智慧財產法院104年度行商訴字第40號行政判決(104.8.6)
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「四、本院之判斷：
（一）按「（第1項）商標註冊申請案經審查認有第二十九條第
一項、第三項、前條第一項、第四項或第六十五條第三項
規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。（第2項）前項
核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意
見。（第3項）指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之
非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核
駁審定前為之」，商標法第31條定有明文。又商標法第31
條第3項係100年6月29日增訂，並於101年7月1日施行，其
立法理由為：「（一）商標註冊申請案，若僅部分指定使
用之商品或服務與在先權利相衝突，得透過減縮該部分商
品或服務之方式加以排除；或透過申請分割之方式，以先
取得部分商品或服務之註冊。從而依本法施行細則第二十
七條第二項規定，申請人得提出申請減縮、分割商品或服
務之時點，與申請註冊範圍之確認及審查密切相關，係屬
涉及人民之權利義務事項，依中央法規標準法第五條第二
款規定，應以法律定之，爰予明定。（二）關於申請人得
提出上述申請之時點，考量實務上於核駁審定後行政救濟
期間始減縮商品或服務及申請分割者，因行政救濟機關無
法進行審查，往往須由商標專責機關以違法事由不存在而
先自行撤銷原處分，再另重新審理另為處分之方式處理，
反覆審查，浪費行政資源。復按現行制度已採行核駁理由
先行通知機制，並於此次修正放寬陳述意見期間，申請人
已有充分審慎斟酌考量是否減縮商品或服務、商標圖樣之
非實質變更及申請分割之機會，復為使案件早日確定，自
應就核駁審定後請求減縮及申請分割之時點加以限制，爰
規定應於核駁審定前為之。至於其所申請之商標經核准審
定者，於核准審定後，仍可請求減縮及申請分割，自不待
言。……。」是以，商標註冊申請案，若僅部分指定使用
之商品或服務與在先權利相衝突，經商標專責機關為核駁
理由先行通知，通知申請人得申請減縮與據以核駁商標構
成類似之商品或服務，或申請分割為2個以上之註冊申請
案後，申請人未於核駁審定前向商標專責機關提出減縮或
分割之申請，致商標專責機關並無從逕行排除該等商品或
服務而准予商標之註冊，則申請人縱事後提起行政救濟，
亦無從再為減縮或分割之申請，法院亦無從命商標專責機
關准予部分商品或服務之註冊，否則商標法第31條第3項
規定即無增訂之必要。經查，被告就系爭商標之註冊申請
為核駁審定之處分前，業以103年1月17日（103）慧商003
39字第10390043710 號核駁理由先行通知書，通知原告得
申請減縮與據以核駁商標構成類似之商品，亦即僅保留第
18類之「傘；走路用手杖及手杖；鞭子；皮革；毛皮」商
品與第25類之「服飾用皮帶；吊褲帶；領帶；圍巾；冠帽
；泳帽；服飾、禦寒用手套」商品，或申請分割為2 個以
上之註冊申請案（參原處分卷第31至32頁之核駁理由先行
通知書），惟原告並未向被告提出減縮或分割之申請，是
被告並無從逕行排除該等商品而准予本件商標之註冊，合
先敘明。
（二）本件兩造所爭執之處，應在於系爭商標有無商標法第30條
第1項第10款規定之情事，茲分述如下：...... ２、系爭商標與第319號商標圖樣近似程度：
(1)按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗
之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩
商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混
淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其
主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相
關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。次按所
謂「主要部分」觀察，係認為商標雖以整體圖樣呈現，然
商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能
是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，
故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終
仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。是以
，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸（參「混淆誤認
之虞」審查基準5.2.3）。
(2)經查，原告申請註冊之系爭商標圖樣，係由外文「eYe」
及「JUNYA WATANABE」、「COMME des GARCONS」、「MAN
」上下排列組成。其中，「MAN」部分為男人、男性之意
，為系爭商標指定使用之皮包、傘、皮革、服飾等商品性
質之說明，屬不具識別性之部分，相關消費者對該部分之
印象通常較淺。而外觀上，「eYe」部分所使用之字體最
大，復位於較引人注意之商標最上方，應為消費者觀察系
爭商標時較為關注的部分；且讀音上，因我國僅將英語納
入義務教育課程，國人通常對英語較為熟悉，「JUNYA
WATANABE」為日本人名音譯、「COMME des GARCONS」則
非英語，而「eye」則為英語基本單字，應為消費者用以
唱呼系爭商標之部分，故本件商標之「eYe」部分應為我
國消費者較為關注或事後留在印象較為深刻之主要部分，
是原告陳稱被告恣意選取系爭商標之主要部分乙節，實有
誤解。又第319號商標之圖樣，係由外文「EYE」與「半圓
弧線與實心橢圓」設計圖（即原告所稱E之抽象圖形）所
組成，其中「半圓弧線與實心橢圓」僅係「E」之抽樣寫
法，故予人寓目印象明顯之處仍為「EYE」之字樣。據此
，「EYE」應為相關消費者較為關注或事後留在印象之主
要部分。是以，系爭商標與第319號商標相較，均有外文
「eYe」或「EYE」為主要部分，外觀上僅有大小寫字體之
些微差異，觀念、讀音則均無二致，故以具有普通知識經
驗之消費者，於異時異地購買時施以普通之注意及交易唱
呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。再者，系爭商
標與第319 號商標構成近似之緣由，除主要部分即「eYe
」與「EYE 」字樣僅大小寫之些微差異外，另亦參酌系爭
商標與第319 號商標之外觀、觀念、讀音等因素整體觀察
，而非僅以主要部分觀察法為判斷，故原告主張原處分以
「主要部分觀察法」認為系爭商標與據以核駁商標均有顯
著之「EYE 」字樣，構成近似商標，顯與「整體觀察原則
」相悖等語，要非可取。」
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