(商標 廢止 變換加附記) dada SUPREME皇冠圖

智慧財產法院105年度行商更（一）字第1號行政判決(2017.8.15)

「五、本院之判斷： （一）本件商標廢止事件之準據法： 　　　按本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，尚未處 　　　分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但 　　　修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，商標法 　　　第107條第1項定有明文。查參加人於100 年11月15日主張 　　　系爭商標於註冊後有99年商標法第57條第1項第1款所規定 　　　之情形，而向智慧局申請廢止系爭商標註冊，智慧局作成 　　　「廢止不成立」之處分日期為103年5月28日，故本件乃商 　　　標法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，依前揭規定 　　　，應適用商標法修正施行後即現行商標法之規定辦理，而 　　　現行商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由， 　　　適用申請廢止時之規定」，故本件系爭商標註冊後有無廢 　　　止事由之判斷，應適用申請廢止時（100 年11月15日）之 　　　商標法，即99年商標法，準此，關於系爭商標廢止註冊案 　　　件之判斷，自應適用99年商標法第57條第1項第1款規定。 　　　至參加人及被告主張應適用現行商標法第63條第1項第1款 　　　規定云云（參前審卷第212至213、276 頁反面），尚有誤 　　　會。 （二）本件爭點（參本院更審卷第79頁）： 　１、原告是否明知或可得而知，被授權人子佳公司有自行變換 　　　或加附記於系爭商標圖示？ 　２、原告是否明知參加人已發警告函，而任由被授權人子佳公 　　　司繼續使用自行變換或加附記後之商標？ 　３、被授權人子佳公司變換使用後之商標，是否與參加人據以 　　　廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞？且為原告 　　　明知或可得而知而不為反對之意思表示？ （三）按商標註冊後，有自行變換商標或加附記，致與他人使用 　　　於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似， 　　　而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職 　　　權或據申請廢止其註冊，99年商標法第57條第1項第1款定 　　　有明文。又「自行變換商標或加附記使用」，係指就註冊 　　　商標本體之文字、圖樣、色彩加以變更或加添其他文字圖 　　　樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社 　　　會一般通念已喪失其同一性者而言。再「有致相關消費者 　　　混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰 　　　之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標 　　　予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同 　　　來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使 　　　用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關 　　　係。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務 　　　之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法 　　　院98年度判字第455 號判決意旨參照）。故判斷二商標有 　　　無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標 　　　是否近似暨其近似之程度；3.商品、服務是否類似暨其類 　　　似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤 　　　認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商 　　　標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認 　　　定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞（最高行政 　　　法院103 年度判字第21號、104年度判字第354號判決意旨 　　　參照）。 （四）原告之被授權人子佳公司就系爭商標之實際使用態樣，為 　　　「自行變換商標或加附記」之情形： 　１、系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字 　　　體外文「SUPREME 」上下併列組成。又依參加人於100 年 　　　11月15日向智慧局申請廢止系爭商標註冊所提證據4 至15 　　　所示（參廢止卷第28至34頁），可知原告之被授權人子佳 　　　公司於申請廢止日前所生產之襪子、帽子、鞋子、衣服商 　　　品，其標示系爭商標之實際使用態樣如下：(1) 襪子本體 　　　係標示「DADA」（參廢止卷第28頁），吊牌上未見商標（ 　　　參廢止卷第29頁）；(2) 帽子本體係標示「DADA」或「DA 　　　DA」、「皇冠圖形」（參廢止卷第28頁），帽子內側布標 　　　上係將「皇冠圖形」標示於「DADA SUPREME SKATETEAM」 　　　右側（參廢止卷第30頁）；(3) 鞋子之鞋底（參廢止卷第 　　　31頁）、鞋舌部大多標示「DADA」（參廢止卷第31至34頁 　　　）；鞋帶上係標示「DADA SUPREME」（參廢止卷第32頁） 　　　；鞋盒上則標示「皇冠圖形」及「dada」文字（見廢止卷 　　　第31頁）；(4) 衣服本體正面印有「DADA SUPREME」文字 　　　、衣服領標隱約可見「皇冠圖形」（參廢止卷第34頁）。 　２、按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務 　　　或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體 　　　或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，99年商標 　　　法第6 條定有明文。又商標自註冊公告當日起，由權利人 　　　取得商標權，惟商標權人係以核准註冊之圖樣，使用於註 　　　冊指定之同一或類似商品或服務上，始受到商標法之保護 　　　（99年商標法第27條第1 項、第29條規定參照），是以， 　　　商標權人使用註冊商標時，應就所申請之整體商標圖樣為 　　　使用，倘實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或 　　　字體等加以變化，而自行變換商標或加附記或僅使用商標 　　　中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產 　　　生顯著差異，致該變換使用之商標與註冊商標不具同一性 　　　，即有該當於99年商標法第57條第1項第1款廢止註冊之法 　　　定事由。查被授權人子佳公司於襪子、帽子、鞋子及衣服 　　　等商品上所使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA S 　　　UPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKA 　　　TETEAM及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系爭商標 　　　係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「 　　　SUPREME 」上下併列組成之整體圖樣相較，其或僅使用系 　　　爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用大寫外文「DA 　　　DA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」，或僅使用皇冠 　　　圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之組合，可知，被授 　　　權人子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態 　　　樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般 　　　通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，無從認識 　　　該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認與系 　　　爭商標不具同一性，堪認被授權人子佳公司有就系爭商標 　　　為變換使用之情事。 　３、原告主張被授權人子佳公司雖於部分商品有單獨使用系爭 　　　商標其中一部分，此乃「有無使用註冊商標」之問題，而 　　　非「自行變換商標或加附記」之問題，被告誤認「有無使 　　　用註冊商標」與「自行變換商標或加附記」之適用情形， 　　　處分自有違誤云云。惟查，參加人係主張系爭商標於註冊 　　　後有99年商標法第57條第1項第1款所規定之情形，向智慧 　　　局申請廢止系爭商標註冊，至於原告主張被授權人子佳公 　　　司僅使用系爭商標其中一部分，屬「有無使用註冊商標」 　　　之問題云云，此乃99年商標法第57條第1項第2款規定之情 　　　事，被告自無從就參加人所未主張99年商標法第57條第 1 　　　項第2款規定之法律事實進行審究。又原告主張依其於101 　　　年4 月13日向智慧局所提出的商標廢止答辯理由書之附件 　　　六照片所示，被授權人子佳公司就系爭商標仍有完整使用 　　　於指定之商品云云。然查，依原告上開所提附件六照片（ 　　　參廢止卷第153至164頁），雖有使用系爭商標於指定商品 　　　之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DADA」，或併 　　　於鞋子側邊標示皇冠圖形（參廢止卷第155至156頁），或 　　　於櫃位上標示「皇冠圖形DADA SUPREME」（參廢止卷第15 　　　7、159至160 頁）、或於帽子本體標示「皇冠圖形DADA」 　　　、「DADA SUPREME」（見廢止卷第163 頁）等變換系爭商 　　　標使用之事實，況觀之上開照片，均無相關拍攝日期可佐 　　　，則系爭商標縱有完整使用於指定之商品，是否於系爭商 　　　標申請廢止日（100 年11月15日）前有使用指定商品一事 　　　，已乏所據，佐以，被授權人子佳公司於系爭商標申請廢 　　　止日（100 年11月15日）前，即有就系爭商標為變換使用 　　　之情事，業如前述，則被授權人子佳公司縱有於系爭商標 　　　申請廢止日前，使用系爭商標整體圖樣於指定商品之情事 　　　，亦無礙於本院前揭被授權人子佳公司就系爭商標所為變 　　　換使用之事實認定，是原告上開主張，尚無可採。 （五）被授權人子佳公司變換使用後之商標，是否與參加人據以 　　　廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞？ 　１、系爭商標變換後商標圖樣與據以廢止商標圖樣之近似程度 　　　高： 　　(1)按「兩商標就通體觀察雖不無差異，而其主要部分為文字 　　　讀音，易滋混同或誤認者，仍不能謂非近似之商標」，最 　　　高行政法院28年判字第33號判例著有明文。職是，判斷商 　　　標是否近似，固以整體觀察為原則，惟因商標構成之文字 　　　、圖形、記號等標識之中，如有較為顯著之部分者，事後 　　　留在消費者印象中者即為該較顯著之部分，此即為商標之 　　　主要部分。因商標之主要部分較易影響消費者對商標之整 　　　體印象，故採通體觀察並比較其主要部分之方式，以判斷 　　　商標是否近似，與商標整體觀察原則並無牴觸。101年4月 　　　20日修正之現行「混淆誤認之虞」審查基準第5.2.3 點亦 　　　規定：「所謂『主要部分』觀察，則係認為商標雖然係以 　　　整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留 　　　在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的 　　　部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非 　　　兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之 　　　消費者的整體印象」（最高行政法院103 年度判字第99、 　　　111 號判決意旨參照）。是以，判斷商標近似與否，主要 　　　部分觀察方法，是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔 　　　相成具體觀察方法之一，倘認商標圖樣有特定部分特別引 　　　人注意，且此部分商標之識別功能特別顯著，即可就此部 　　　分加以比較觀察，即從外觀、觀念、讀音等判斷，是否已 　　　達可能混淆之程度。 　　(2)據以廢止商標1 係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內 　　　置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標2 係由單 　　　純橫書外文「DADA」所構成。而系爭商標變換使用後之上 　　　開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATE 　　　TEAM及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止商標1、2之圖樣 　　　相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而 　　　為整體商標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際 　　　交易唱呼之際之主要識別部分，又二者主要識別部分，均 　　　為橫書外文「DADA」，整體以觀，視覺感受繁簡差異性不 　　　大，外觀予人寓目印象極為相似，且其觀念主要皆為指向 　　　相同之「DADA」，在讀音、觀念亦均相彷彿，此於異時異 　　　地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，顯易使 　　　消費者有同一或系列商標之聯想，故二者均有引人注目之 　　　橫書外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應 　　　屬構成近似之商標，且其近似程度高。 　　(3)原告雖主張被授權人子佳公司在廣告上或貨品陳列時，均 　　　與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列，且據以廢 　　　止商標字體屬經設計後具馬蹄鐵特色之圖樣，與單純英文 　　　正楷大小寫變換不同，二者並不近似云云。查本案所審究 　　　者係系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止商標1、2是否 　　　構成近似，此與廣告上或貨品陳列時，系爭商標變換後之 　　　商品有無均與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列 　　　無涉，又據以廢止商標1、2較引人注目之橫書外文「DADA 　　　」，於外文「D 」字體，雖有類似馬蹄鐵之圓弧設計，與 　　　系爭商標變換使用後之上開「DADA」之「D 」字體，為正 　　　楷字體，僅屬些微差異，整體以觀，二者視覺感受繁簡差 　　　異性不大，主要識別部分之「DADA」外觀，予人寓目印象 　　　仍極為相似，原告上開主張二者不近似云云，即屬無稽。 　２、系爭商標變換後實際使用商品與據以廢止商標指定使用商 　　　品構成高度類似： 　　(1)按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料 　　　、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相 　　　同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使 　　　商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源 　　　者；而商品之功能相同或相輔者為類似商品，商品的功能 　　　為何，應以一般社會通念為主（最高行政法院103 年度判 　　　字第98號判決意旨參照）。 　　(2)系爭商標變換後實際使用於衣服、帽子、襪子、鞋類商品 　　　，此與據以廢止商標1 指定使用於第25類之「衣服、束腹 　　　，運動服，束腰，泳衣褲，背心，雪衣，羽毛衣，工作服 　　　，休閒服裝，空手道服，帽子」、據以廢止商標2 指定使 　　　用於第25類之「衣服、泳裝、泳衣、背心、Ｔ恤、休閒服 　　　、韻律服、運動服、制服、滑水裝、自行車騎士服、鞋子 　　　、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、襪子、服飾用手套、 　　　禦寒用手套、綁腿。衣服、泳裝、泳衣、背心、Ｔ恤、休 　　　閒服、韻律服、運動服、制服、滑水裝、自行車騎士服、 　　　鞋子、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、襪子、服飾用手 　　　套、禦寒用手套、綁腿」，均有包含衣服、帽子、襪子、 　　　鞋類商品，二者商品性質相近，在用途、功能、產製者及 　　　消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近 　　　似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消 　　　費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者 　　　應屬構成高度類似之商品。 　３、商標識別性之強弱： 　　(1)按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全 　　　像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品／服務之相關消費 　　　者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不 　　　同而有強弱之別。又商標有無識別性，應依其指定使用之 　　　商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及使用方式， 　　　判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標 　　　識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，原則上創意性 　　　的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及 　　　以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別 　　　性即較弱，而識別性越強的商標，商品／服務之消費者的 　　　印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤 　　　認。 　　(2)查據以廢止商標1 係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一 　　　內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標2 係由 　　　單純橫書外文「DADA」所構成，業如前述，予人寓目印象 　　　明顯與深刻者，均為橫書外文「DADA」，並非代表特定意 　　　義之英文字彙，亦非屬習見之文字，且與其上述指定使用 　　　於第25類衣服、帽子、襪子、鞋類等商品，均無直接關聯 　　　性，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指 　　　定之商品內容，故據以廢止商標1、2應屬任意性商標，具 　　　有先天識別性，其先天識別性雖不若創意性商標高，惟其 　　　須經消費者運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才 　　　能領會該標識與商品或服務間的關聯性，消費者會直接將 　　　其視為指示及區別來源的標識，故亦具有相當之識別性， 　　　而系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADA SUPREME 　　　」或「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖形」商標圖樣， 　　　外觀上均有予人寓目印象深刻之橫書外文「DADA」，一般 　　　消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰來源或產製主 　　　體產生混淆誤認。 　４、相關消費者對各商標熟悉之程度： 　　(1)按相關消費者對衝突之兩商標如均為相當熟悉者，亦即兩 　　　商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區 　　　辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。相關消 　　　費者對衝突之兩商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被 　　　熟悉之商標，應給予較大之保護。相關消費者對商標之熟 　　　悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者 　　　提出相關使用事證證明之。 　　(2)原告雖主張系爭商標自96年起，即被智慧局認定為著名商 　　　標，且被授權人子佳公司自93年起即陸續贊助諸多活動， 　　　且持續、不定期於94年至100 年11月前於諸多雜誌、公車 　　　廣告上，經常同時可見皇冠圖形、「DADA」或「dada」、 　　　「SUPREME」，消費者見「DADA SUPREME」、「dada SUPR 　　　EME 」或「DADA」、皇冠圖形標示於鞋子、衣服等商品時 　　　，會與系爭商標相聯想，且已為我國相關消費者熟悉，應 　　　給予較大之保護云云。惟查，系爭商標之變換使用是否有 　　　致相關消費者產生混淆誤認之虞，應就系爭商標變換後之 　　　商標圖樣本身判斷，此與系爭商標是否為著名商標，並無 　　　關聯性；又原告固於廢止卷附件4、8、12提出前揭所述之 　　　使用證據資料（附件4，參廢止卷83至86頁；附件8、12， 　　　另置放於大型紙袋內），然被授權人子佳公司以變換系爭 　　　商標圖樣之方式使用，且變換使用存有多種態樣，究非系 　　　爭商標之整體商標圖樣，原告所提上開使用證據資料，是 　　　否可認系爭商標變換後之諸多使用態樣之商標圖樣，業經 　　　其廣泛行銷使用於其指定之商品，已具相當知名度而為相 　　　關消費者所熟悉，亦非無疑；再者，99年商標法第57條第 　　　1項第1款規定，旨在避免商標權人於實際使用商標時自行 　　　變換或加附記，致與其註冊商標喪失同一性，而有與他人 　　　註冊商標發生混淆誤認之虞之情形，本款廢止事由係以保 　　　護他人依法獲准註冊之商標為目的，而原告所提上開使用 　　　證據，係以變換系爭商標圖樣之方式使用，若因此而受有 　　　不利益，本為其所應承擔，且其使用系爭商標之方式，並 　　　非合於商標法規定之使用態樣，自無受到較大保護之法律 　　　上利益可言，是原告上開主張，當無可採。 　５、行銷方式與場所： 　　(1)按就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道 　　　或服務提供場所相同者，相關消費者同時接觸之機會較大 　　　，致混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物 　　　或郵購等行銷管道者，其與一般市場行銷者，發生混淆誤 　　　認之虞程度較低。而商品銷售或提供服務之場所，亦會影 　　　響混淆誤認之虞程度。 　　(2)查系爭商標變換後使用之商標圖樣與據以廢止商標1、2所 　　　指定使用之商品，均有包含衣服、帽子、襪子、鞋類商品 　　　，則二者之行銷方式或提供場所，即有重疊之可能性，無 　　　從排除相關消費者同時接觸系爭商標與據以廢止商標1、2 　　　之機會，進而發生混淆誤認之虞情形。 　６、其他混淆誤認之審酌因素： 　　(1)原告主張依據本院101 年度行商訴字第56號、99年度行商 　　　訴字第215 號判決之見解，被授權人子佳公司使用系爭商 　　　標並未失去其同一性，消費者並無與據以廢止商標之商品 　　　來源產生混淆誤認之虞云云。然查，本院前開二判決中之 　　　商標與系爭商標之變換使用態樣並不相同，且指定使用之 　　　商品也有差異，且其他個案之法律及事實狀態基準亦有不 　　　同，案情並非相當，不同他案間自難以比附援引，尚不能 　　　以其他案所為判斷之結果不同，即據以指摘被告之訴願決 　　　定違法。 　　(2)原告又主張對於系爭商標之變換使用態樣分別為「DADA」 　　　、「DADA SUPREME」及皇冠圖形，此乃基於一般商業性的 　　　作法，就原較複雜之系爭商標中各自部分，均能因原註冊 　　　商標長期帶領下成為著名商標，並非原始即出於與第三人 　　　的商標造成一般消費者產生混淆誤認之虞的惡意云云。查 　　　系爭商標既獲准註冊，原告將系爭商標授權於被授權人子 　　　佳公司，被授權人子佳公司自應依商標法規定，使用系爭 　　　商標整體圖樣，原告如認系爭商標圖樣較為複雜，而欲單 　　　獨使用系爭商標之一部分，本可依其所欲使用之商標圖樣 　　　，另向智慧局申請取得商標註冊，然被授權人子佳公司卻 　　　以變換系爭商標圖樣之方式使用，縱其非出於與據以廢止 　　　商標1、2造成一般消費者產生混淆誤認之虞的惡意，亦無 　　　礙其與據以廢止商標1、2間，另有致相關消費者產生混淆 　　　誤認之事實。 　７、綜上所述，本院審酌系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢 　　　止商標1、2間，二者近似程度高、指定使用之商品高度類 　　　似、商標識別性之強弱、相關消費者對各該商標熟悉之程 　　　度、行銷方式或提供場所有重疊之可能性等因素，認系爭 　　　商標變換後之商標圖樣，自有可能致使同一或類似商品之 　　　相關消費者，誤認二者為同一商標，或雖不致誤認為同一 　　　商標，但極有可能誤認指定之商品為同一來源之系列商品 　　　，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟 　　　關係或其他類似關係，已達有致相關消費者產生混淆誤認 　　　之虞情事，則被授權人子佳公司自行變換系爭商標使用， 　　　致有使相關消費者混淆誤認之虞，則系爭商標即有99年商 　　　標法第57條第1項第1款規定之情事。 （六）原告就參加人已寄發警告函一事，應屬知情： 　　　原告就參加人提出之系爭商標廢止申請案，曾多次提出答 　　　辯（參本院更審卷第50至52頁），而參加人於102 年12月 　　　10日提出之商標廢止補充陳述意見理由書(二)中，已載明參 　　　加人寄發警告函一事（參廢止卷第267至290頁），且原告 　　　於103年2月18日亦據以提出答辯，否認系爭商標之使用不 　　　失其同一性等語（參廢止卷第299至302頁）。準此，原告 　　　雖答辯系爭商標並無99年商標法第57條第1項第1款之適用 　　　，惟就參加人已寄發警告函一事，顯已知情，應足堪認定 　　　。 （七）被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2 　　　，有致消費者產生混淆誤認之虞，是否為原告明知或可得 　　　而知而不為反對之意思表示： 　　　原告主張縱認被授權人子佳公司有99年商標法第57條第 1 　　　項第1 款規定之情事，惟原告並無於臺灣設立辦事處，故 　　　原告無從得知被授權人子佳公司就全部商品之使用態樣之 　　　情形下，實難謂原告明知或可得而知而不為反對之表示云 　　　云。然查： 　１、被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2 　　　，有致消費者產生混淆誤認之虞，已如前述。 　２、原告前於廢止程序主張系爭商標所有「DADA」之品牌，於 　　　85年3 月27日提向美國專利商標局申請商標註冊（參廢止 　　　卷第165至166頁) ，而原告大量委由美國NBA 球星代言， 　　　且獨家授權子佳公司在臺灣、大陸等亞洲之大中華地區使 　　　用及註冊後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成美國、歐洲 　　　、大洋洲、臺灣、大陸…等世界各地，最熱門、最成功的 　　　品牌之一云云（參廢止卷第73頁），可知原告所稱其在美 　　　國取得「DADA」之註冊商標，獨家授權子佳公司在臺灣使 　　　用，經被授權人子佳公司經營後，「DADA」之鞋子、服飾 　　　早已變成臺灣最熱門、最成功的品牌之一，顯然，原告對 　　　於其在臺灣獨家授權人子佳公司如何使用其授權之商標一 　　　事，自屬知之甚稔。 　３、原告自95年3 月起即獨家授權子佳公司使用系爭商標迄今 　　　，此為原告所不爭執，且系爭商標自96年起即經智慧局認 　　　定為著名商標，亦有智慧局96年11月16日中台異字第G009 　　　60833號商標異議審定書、97年7月9日中台評字第H009604 　　　13號商標評定審定書及98年3月9日中台評字第 H00970142 　　　號商標評定審定書附卷可稽（參前審卷第22至27頁），則 　　　被授權人子佳公司在臺灣是否合法使用系爭商標於所指定 　　　商品，關乎系爭商標商品之品牌商譽及行銷販售之營業收 　　　益，則自原告於95年3 月開始獨家授權子佳公司使用系爭 　　　商標，迄至參加人於100 年11月15日向智慧局申請廢止其 　　　註冊止，長達5 年餘之期間，原告豈有絲毫未予聞問之理 　　　，參以智慧局於100年10月1日公告原告延展對被授權人子 　　　佳公司之授權期間至110年7月15日（參廢止卷第13頁）， 　　　可知參加人於100 年11月15日向智慧局申請廢止其註冊之 　　　日前，原告再與被授權人子佳公司就系爭商標簽訂延長授 　　　權契約，則原告於決定是否延長被授權人子佳公司於系爭 　　　商標之獨家授權期間時，衡情，原告自會瞭解被授權人子 　　　佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況及銷售情形，始 　　　據以決定是否同意延長系爭商標之獨家授權及授權金數額 　　　。從而，原告前揭主張不僅與其自陳其授權被授權人子佳 　　　公司在臺灣經營「DADA」品牌之情有別，且與常情不符， 　　　不足為採。 　４、原告與被授權人子佳公司分別於96年12月5 日（中台評第 　　　960413號、智商收字第0968170760號）、97年5 月13日（ 　　　中台評第970142號、智商收字第0978060297號），共同對 　　　第三人提出評定申請，而與被授權人子佳公司共同引用DA 　　　DA文字之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物（即證 　　　物37至40，廣告載登日期分別於94─96年間），所用之廣 　　　告商品照片，多屬變換使用後之商標，故原告實無法諉稱 　　　不知被授權人子佳公司有自行變更商標之事實。況且，原 　　　告於102年8月7日所提出之廢止答辯理由書（廢止卷第207 　　　頁）亦自承在據以廢止商標2申請前（但在據以廢止商標1 　　　申請後），原告即以「DADA」文字作為表彰商品來源，刊 　　　登於各大廣告媒體及客運車體之事實。 　５、綜上，被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商 　　　標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，且為原告明知或 　　　可得而知而不為反對之意思表示已甚為明顯，原告諉以其 　　　在台灣無設辦事處，無從得知被授權人子佳公司就商標之 　　　使用態樣，顯為推託之詞，不足採信。 （八）系爭商標廢止註冊案件之判斷，應適用99年商標法第57條 　　　第1項第1 款規定，業如前述，又99年商標法第57條第1項 　　　第1 款規定與現行商標法第63條第1項第1款規定之內容相 　　　同，本件參加人以系爭商標有違現行商標法第63條第1 項 　　　第1 款規定，對之申請評定，被告認原告之被授權人子佳 　　　公司有自行變換使用系爭商標之事實，且經變換使用之商 　　　標圖樣與據以廢止商標有使相關消費者產生混淆誤認之情 　　　事，有現行商標法第63條第1 項第1 款規定之適用，而撤 　　　銷智慧局就系爭商標廢止註冊案為廢止不成立之處分，此 　　　依被告之訴願決定內容觀之，實則已就系爭商標有無99年 　　　商標法第57條第1 項第1 款規定之廢止事由予以審究，雖 　　　其引用條文未臻精確，並非妥適，尚不影響於訴願決定之 　　　結果，附此敘明。 六、綜上所述，系爭商標有99年商標法第57條第1項第1款規定之 　　適用，應予廢止。從而，被告撤銷智慧局所為廢止不成立之 　　處分，並發回由智慧局另為適法之處分，其所援引之法律依 　　據固有未洽，惟其結論並無不同，原告訴請撤銷訴願決定， 　　為無理由，應予駁回。」
　　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　林欣蓉 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　魏玉英 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭文學 　　　　　　　　　　　　　　　

(商標 廢止 最高行政法院 維權使用 真實使用) Bentley商標in家具：商標維權使用須有積極標示商標於指定商品，並使消費者對 商標與商品產生來源連結之事實，故商標權人所提出之使用證據應有註冊商標、日期及使用人之標示。

最高行政法院107年度判字第383號判決(2018.07.05)

上　訴　人　英商‧賓利汽車有限公司 　　　　　　（BENTLEY MOTORS LIMITED） 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 參　加　人　瑞士商歐思藍股份有限公司
　　主　文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 　　理　由 一、緣參加人於民國97年12月9日以「BENTLEY」商標，指定使用 　　於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第20類 　　「桌、椅、餐椅、沙發、茶几、床頭板、床頭櫃、化粧台、 　　五斗櫃、電視機架、無靠背長沙發椅、餐桌、組合櫃、書桌 　　、床、客廳櫃、衣櫃、家具隔板、家具、壁櫥」商品，向被 　　上訴人申請註冊。經被上訴人審查，於98年7月16日核准公 　　告為註冊第1370296號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人於1 　　03年9月16日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款所定廢 　　止事由，向被上訴人申請廢止其註冊。案經被上訴人審查， 　　以105年3月23日中台廢字第1030436號商標廢止處分書為「 　　廢止不成立」處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回， 　　上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政 　　訴訟。原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟， 　　並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。... 五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)依參加人所 　　提之商標使用授權合約書，可知參加人於西元2010年1月1日 　　至2014年12月31日有將系爭商標授權予瑞陶時公司使用，該 　　授權情事雖未向被上訴人登記，然當事人間之授權契約，其 　　於意思表示無瑕疵與雙方合致時，於兩造當事人間即發生效 　　力。至該授權未經登記，僅不得對抗有正當利益之第三人， 　　其與商標有無使用之事實認定問題，核屬二事。公司法第59 　　條規定自己代表或雙方代表禁止，其立法目的在於避免利益 　　衝突，損及公司之權益。本件授權契約當事人之代表人均為 　　鄭嘉祥，然系爭商標之商標權人為瑞士商，而被授權人瑞陶 　　時公司為本國商，所簽訂授權契約為具涉外因素之契約，是 　　否全面適用我國公司法規定，固非無疑。惟因本件契約僅訂 　　定授權標的與期間等事項，並未約定瑞陶時公司應給付予參 　　加人授權金額，而鄭嘉祥作為瑞陶時公司代表人，所簽訂之 　　該授權契約，難謂有損瑞陶時公司利益，公司法第59條雙方 　　代表之禁止規定，就本件授權契約不適用之。(二)系爭商標為 　　單純橫書外文組成，審酌參加人所提瑞陶時公司開立之發票 　　及商品實物照片，可知瑞陶時公司於103年9月1日、5日曾販 　　售品名「Bentley桌」、「Bentley椅」、「Bentley家具」 　　、「Bentley皮沙發」、「Bentley茶几」、「Bentley床頭 　　板」、「Bentley組合櫃」等商品予翡仕公司，並於桌子、 　　床頭板上亦貼有「Bentley」，勾稽上開事證，堪認參加人 　　之被授權人於申請廢止日103年9月16日前之3年內，有將系 　　爭商標使用於桌、椅、家具等商品之事實，足徵參加人有以 　　行銷為目的之主觀意思，客觀將系爭商標使用於相當其指定 　　「桌、椅、餐椅、沙發、茶几、床頭板、床頭櫃、化粧台、 　　五斗櫃、電視機架、無靠背長沙發椅、餐桌、組合櫃、書桌 　　、床、客廳櫃、衣櫃、家具隔板、家具、壁櫥」商品，符合 　　系爭商標使用於商品與其有關之物件，足以使相關消費者認 　　識其為商標，系爭商標無繼續停止使用已滿3年之情事。綜 　　上，參加人於上訴人申請廢止日前3年內，有使用系爭商標 　　於其指定使用之商品，系爭商標並無商標法第63條第1項第2 　　款之廢止註冊情形。因將原決定及原處分均予維持，駁回上 　　訴人之訴。 六、本院按： 　(一)按商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形 　　之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二 　　、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授 　　權人有使用者，不在此限。」第65條第1項及第2項規定：「 　　（第1項）商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人 　　，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將 　　答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事 　　證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。（第2項）第63條第1 　　項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明 　　其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。」第 　　67條第3項規定：「商標權人依第65條第2項提出使用證據者 　　，準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定：「依前項規 　　定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一 　　般商業交易習慣。」準此，商標權人應真實使用商標，其使 　　用須符合一般商業交易習慣，此即商標權人為維護其商標權 　　之使用，亦稱商標之維權使用，如無正當事由迄未使用或繼 　　續停止使用已滿3年，即構成註冊商標之廢止事由。 　(二)商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目 　　的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標 　　：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販 　　賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有 　　關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或 　　廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、 　　網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」上開規定所稱之「 　　行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域 　　參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神，應指我國領域內 　　之地域而言。商標最主要功能即在於識別商品或服務來源， 　　故商標之真實使用，係指使用人基於行銷之目的，於客觀上 　　在國內有積極使用商標於指定商品或服務之行為（例如商標 　　法第5條規定之使用情形），足使相關消費者認識為指示商 　　品或服務之來源，而得與他人之商品或服務相區別。如其商 　　標使用並非基於行銷商品或服務之目的，而無商業交易行為 　　或計畫，致其使用不具經濟上意義，或其使用行為於客觀上 　　不足以表彰所指定商品或服務之來源，即非真實使用。至於 　　是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易 　　方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。又商標權人雖 　　未使用或繼續停止使用商標已滿3年，但其有授權他人使用 　　商標時，被授權人之使用可視為商標權人使用，即不構成廢 　　止事由。因商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否 　　使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實，縱商標 　　授權契約嗣後被解除，而使契約之效力溯及消滅，或因其他 　　法律原因而無效，倘被授權人於授權期間，基於授權契約為 　　有效之信賴，於客觀上對商標為真正實際使用，足使消費者 　　將商標與商品或服務產生來源之具體連結，已實現商標作為 　　識別來源之主要功能，亦可視為商標權人有合法使用商標。 　　依原判決確定之事實，參加人係於西元2010年1月1日與瑞陶 　　時公司簽訂商標使用授權合約書，將系爭商標授權予瑞陶時 　　公司使用，授權期間為西元2010年1月1日至2014年12月31日 　　，雖斯時參加人之代表人鄭嘉祥亦為瑞陶時公司之代表人， 　　而有雙方代表之情事，縱雙方所簽訂商標授權契約之效力應 　　適用我國公司法第108條準用第59條及第223條規定，且參加 　　人之股東於事後亦否認上開契約，致其無效，然依上開規定 　　及說明，倘被授權人瑞陶時公司於上開授權期間係依授權契 　　約對系爭商標為真實使用，其使用仍應視為參加人之商標維 　　權使用。 　(三)商標法第39條第1項及第2項規定：「（第1項）商標權人得 　　就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為 　　專屬或非專屬授權。（第2項）前項授權，非經商標專責機 　　關登記者，不得對抗第三人。……」準此，商標授權係採登 　　記對抗主義，亦即授權契約於意思表示合致時，於契約當事 　　人間即發生效力，至於未經商標專責機關核准授權登記，僅 　　該授權不得對抗第三人，並不影響商標授權於契約當事人間 　　之效力，且其授權方式並不以書面為限，口頭合意亦屬之。 　　另依行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第358條第1項規定 　　：「私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院 　　或公證人之認證者，推定為真正。」參加人提出商標使用授 　　權合約書係用以佐證其授權瑞陶時公司於西元2010年1月1日 　　至2014年12月31日使用系爭商標之事實，上訴人並未爭執上 　　開契約業經雙方代表人鄭嘉祥簽名或蓋章，則依上開規定及 　　說明，參加人與瑞陶時公司間之商標授權契約於意思表示合 　　致時即已生效，且上開商標使用授權合約書於形式上亦推定 　　為真正，上訴人雖泛稱因參加人與瑞陶時公司代表人為同一 　　人，故上開契約係通謀而為虛偽意思表示，然未提出證據予 　　以佐證，則法院自得就卷內相關證據資料，根據經驗法則， 　　依自由心證判斷上開私文書是否足以證明授權契約之存在。 　　上訴意旨以：參加人所提商標使用授權合約之代表人與瑞陶 　　時公司之代表人為同一人，自足以推論該授權合約書有事後 　　補簽、臨訟製作及通謀虛偽意思表示之嫌，原審未命參加人 　　舉證，該私文書既未能證明真正，自不得採為判決基礎云云 　　，即非可採。 　(四)按行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果 　　，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將得心證之理由， 　　記明於判決。判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法 　　之意見及法律上之意見，行政訴訟法第189條第1項前段、第 　　3項、第209條第1項第7款、第3項分別定有明文。故凡當事 　　人提出之攻擊或防禦方法，行政法院應斟酌全辯論意旨及調 　　查證據之結果，依論理及經驗法則判斷其真偽，而將得心證 　　之理由記明於判決。如對於當事人提出之攻擊或防禦方法未 　　加以調查，或認定事實未憑證據或未說明其理由者，即構成 　　行政訴訟法第243條第2項第6款所謂判決不備理由之當然違 　　背法令。原判決雖以：系爭商標為單純橫書外文組成，審酌 　　參加人於訴願卷中所提附件3瑞陶時公司開立之發票及附件4 　　商品實物照片，足證瑞陶時公司於103年9月1日、5日曾販售 　　品名「Bentley桌」、「Bentley椅」、「Bentley家具」、 　　「Bentley皮沙發」、「Bentley茶几」、「Bentley床頭板 　　」、「Bentley組合櫃」等商品予翡仕公司，並於桌子、床 　　頭板上亦貼有「Bentley」，勾稽上開事證，堪認參加人之 　　被授權人瑞陶時公司於申請廢止日（103年9月16日）前之3 　　年內，確有將系爭商標使用於桌、椅、家具等商品之事實。 　　此外，被上訴人曾以104年11月16日(104)慧商20496字第104 　　90995980號書函請翡仕公司提供相關統一發票扣抵聯影本， 　　其所送發票品名等欄位之記載，均與參加人（原判決誤載為 　　「原告」）提供之發票完全相同，故參加人授權瑞陶時公司 　　與翡仕公司之交易堪認其為真實等語，並以此佐證系爭商標 　　並無商標法第63條第1項第2款廢止事由等情。惟承前所述， 　　商標維權使用須有積極標示商標於指定商品，並使消費者對 　　商標與商品產生來源連結之事實，故商標權人所提出之使用 　　證據應有註冊商標、日期及使用人之標示。經查，參加人於 　　廢止階段曾提出訴外人財聚公司於100年1月31日、100年2月 　　28日、100年3月31日、100年4月30日、100年6月30日、100 　　年1月1日、101年4月30日、101年8月1日、103年1月31日所 　　開立之統一發票（其商品品名包括Bentley櫥具、Bentley家 　　具、Bentley沙發、Bentley餐桌、Bentley椅子、Bentley桌 　　子等），以及翡仕公司於103年9月1日、103年9月5日所開立 　　之統一發票（其商品品名包括Bentley桌、Bentley椅、Bent 　　ley餐椅、Bentley家具、Bentley書桌、Bentley皮沙發、Be 　　ntley布沙發、Bentley單人皮沙發、Bentley單人布沙發、B 　　entley茶几、Bentley床頭板、Bentley床頭櫃、Bentley餐 　　桌、Bentley組合櫃、Bentley客廳櫃等）暨皮沙發、茶几、 　　桌、椅等實物照片彩色影本作為使用證據。惟查，訴外人瑞 　　陶時公司與翡仕公司縱有於上開統一發票所載日期交易商品 　　，與交易商品上是否使用系爭商標，核屬二事。抑且，上開 　　照片內實物僅部分有使用系爭商標，照片復均未標示拍攝日 　　期，則上開照片之實物究如何與上開何交易對象所出具統一 　　發票所載何項商品進行勾稽，而足以證明參加人之被授權人 　　瑞陶時公司確有於本件申請廢止日（103年9月16日）前之3 　　年內有使用系爭商標於桌、椅、家具等商品，即攸關判決結 　　果，上訴人於原審已主張附件4照片未註記日期，故無法與 　　上開統一發票相互勾稽，惟原判決就上訴人此部分之主張， 　　未予審酌並說明不採理由，其判決不備理由。上訴人於原審 　　另提出委託訴外人京華公司於105年11月15日至訴外人翡仕 　　公司進行調查之報告，訴外人翡仕公司之人員曾表示該公司 　　僅販賣Bentley手錶及行李箱，且現場並無Bentley家具（見 　　原審卷第44至45頁），另被上訴人以104年11月16日(104)慧 　　商20496字第10490995980號書函請翡仕公司提供相關統一發 　　票扣抵聯影本時，亦請其提供購買商品之照片，惟翡仕公司 　　僅提出發票扣抵聯影本，而未檢附商品照片，則參加人所提 　　出瑞陶時公司與翡仕公司交易之統一發票是否能與上開實物 　　照片進行勾稽，尚非無疑。上訴人於原審已提出上開證據作 　　為攻擊及防禦方法，惟原審就此未加以調查，亦未於原判決 　　說明不採之理由，其判決不備理由。上訴意旨以：參加人所 　　提之3張商品照片並未記載日期，無法證明照片中商品在系 　　爭商標申請廢止日前真實存在，亦無法證明其所提統一發票 　　所銷售商品即照片中實物。上訴人曾委託京華公司在105年 　　11月15日對翡仕公司進行調查報告，原判決未予採納，亦未 　　說明理由，逕認系爭商標無商標法第63條第1項第2款規定之 　　適用，實有判決不備理由之違法，即非無據。 七、從而，原判決有判決不備理由之違背法令，是上訴人求予廢 　　棄，為有理由。因原判決違背法令影響事實之確定及判決結 　　果，自應由本院將原判決廢棄，發回原審更為審理。 八、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項 　　、第260條第1項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　107　 年　　7　　 月　　5　　 日 　　　　　　　　　　最高行政法院第三庭 　　　　　　　　　　　　審判長法官　吳　明　鴻 　　　　　　　　　　　　　　　法官　鄭　忠　仁 　　　　　　　　　　　　　　　法官　黃　淑　玲 　　　　　　　　　　　　　　　法官　姜　素　娥 　　　　　　　　　　　　　　　法官　林　欣　蓉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

時尚法(商標 民事 識別性 商標使用 功能性配件) LV鎖扣商標(勝訴) v. 霈姬時尚公司：被告使用與LV鎖扣商標完全相同的鎖扣，是侵害商標的行為，應賠償100萬元。

智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決(2018.12.20)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 上訴人即 附帶被上訴人　霈姬時尚股份有限公司 兼法定代理人 莊O隆 被上訴人即 附帶上訴人　　法商路易威登馬爾悌耶公司（Louis Vuitton Ma 　　　　　　　　lletier ）

霈姬時尚公司上訴駁回，並應再連帶給付LV新臺幣40萬元。

原告LV鎖扣商標


被告包包

「五、本院得心證之理由：
　(一)系爭商標不具有應撤銷之原因： 　1.霈姬公司於本件一再攻擊系爭商標之識別性及知名度，又由 　　於當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，法院應就抗辯 　　有無理由自為判斷；法院認有撤銷原因時，智慧財產權人於 　　該民事訴訟中不得對於他造主張權利；智慧財產案件審理法 　　第16條第1 、2 項分別定有明文，而不具商標識別性，依商 　　標法第29條第1 項，不得註冊，並得依商標法第57、60條規 　　定申請評定撤銷其註冊。因此，霈姬公司對於系爭商標識別 　　性之攻擊，合議庭自有必要加以判斷。 　2.經查：霈姬公司認為系爭商標不具識別性之原因，是因為有 　　很多其他品牌之皮包，也有使用類似系爭商標之鎖扣，以致 　　系爭商標無從與其他相同商品區別。依此質疑，應是認為系 　　爭商標有商標法第29條第1 項第3 款之不得註冊事由，惟系 　　爭商標於94年4 月16日、同年8 月16日即已分別為註冊公告 　　，有原告所提系爭商標之經濟部智慧財產局商標資訊檢索服 　　務列印本可憑（原證1 ，原審卷第10、11頁），距今已近13 　　年之久，依商標法第58條規定，已經不能再申請評定，自無 　　從認定系爭商標有應撤銷之原因，所以即使很多其他品牌皮 　　包使用類似系爭商標之鎖扣為真，亦不影響法商路易威登公 　　司憑系爭商標對霈姬公司主張權利。 　3.事實上，很多其他品牌皮包使用類似系爭商標之鎖扣，有可 　　能均屬侵害系爭商標權利之行為，這表示系爭商標遭侵權之 　　情況嚴重，更有必要保護系爭商標，怎能反而認為系爭商標 　　因此不具識別性？ 　4.至於系爭商標是否具有知名度，此與系爭商標是否有應撤銷 　　事由，並無關連。這是因為按照我國商標法之規定，只要商 　　標獲准註冊，除非另有應撤銷、廢止原因，否則即應受保護 　　，有關商標法所規定權利侵害之救濟（商標法第68、69條參 　　照），均不以商標有知名度為必要。

　(二)霈姬公司有侵害系爭商標權利之行為： 　1.法商路易威登公司主張霈姬公司有於網路及實體據點，販賣 　　使用與系爭商標相仿鎖扣之系爭包款，於104 年11月4 日經 　　警方搜索扣得該類商品共1,352 件（含霈姬公司於搜索後自 　　行提出之相類似商品），業經法商路易威登公司提出相關網 　　路列印資料（原證5 、6 ，原審卷第18至25頁）及警方之扣 　　押物品清單影本（原證7 ，原審卷第26至30頁背面）可憑， 　　霈姬公司對此亦無爭執，可以認定是事實。 　2.惟霈姬公司抗辯：霈姬公司販賣之系爭包款，其鎖扣是功能 　　性使用，並非商標之使用（功能性抗辯）；相關消費者對於 　　系爭包款不會與系爭商標有混淆誤認之虞（混淆誤認抗辯） 　　；又系爭包款之鎖扣，既為功能性使用，霈姬公司並無侵害 　　商標權之故意或過失可言（故意過失抗辯）。對此三項抗辯 　　，經合議庭逐一審酌後，認為都不成立，分別說明如下。

　　(1)功能性抗辯： 　　　功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者並 　　　　非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，存 　　　　有多種型式可供選擇時，當特定型式之功能性配件，可 　　　　藉由其特定型式，發揮識別性作用時，其亦可為具有識 　　　　別性之功能配件，而此具有識別性之功能配件，於功能 　　　　性使用之同時，即產生具有識別作用之商標使用性質。 　　　　因此，商標法第30條第1 項明文規定：「商標僅為發揮 　　　　商品或服務之功能所必要者，不得註冊。」依此規定反 　　　　面解釋，商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其 　　　　具有功能性，亦可註冊為商標。 　　　以皮包之鎖扣配件而言，如系爭商標所示之樣式，固然 　　　　屬於鎖扣之一種型式，而具有鎖扣包身與包蓋之功能， 　　　　但鎖扣之型式在設計上有多種選擇，這不是空口白話， 　　　　或是單純想像，而是已經法商路易威登公司提出各式鎖 　　　　扣與使用各式鎖扣之皮包照片供參考（原證15、16參照 　　　　，原審卷第149 至163 頁背面）。在此眾多不同型式之 　　　　鎖扣中，選擇其中一種特定型式，使用特定商品，即可 　　　　以產生識別不同品牌商品之作用。 　　　本件最關鍵之處在於：系爭商標樣式之鎖扣，雖然可以 　　　　有識別不同品牌商品之作用，但實際上對於相關消費者 　　　　而言，是否已經有此種鎖扣就是一種商標之認知，而將 　　　　其指向特定之商品來源？這個問題，其實還是商標是否 　　　　具有識別性的問題（且仍為是否符合商標法第29條第1 　　　　項第3 款之識別性欠缺之問題），按照本判決前面所述 　　　　，由於系爭商標已經註冊公告後滿5 年，而不得申請評 　　　　定，所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣 　　　　就是一種商標，且將其商品來源指向法商路易威登公司 　　　　。申言之，因為利害關係人已經不能對於系爭商標難以 　　　　為相關消費者認知為商標為由，申請評定，民事法院就 　　　　不應該再依智慧財產案件審理法第16條，自行另為系爭 　　　　商標具有應撤銷事由之判斷。也就是：系爭商標之識別 　　　　性在法律上，已經處於不能挑戰之狀態。 　　　霈姬公司雖然認為這樣不公平。如果一項功能性的商標 　　　　在註冊審查時，因廣泛使用取得後天識別性，故而獲准 　　　　註冊，但事後廣泛使用之情形消失，僅有小規模的使用 　　　　，以維持不被廢止之狀態，但如此經過相當時間後，相 　　　　關消費者或已遺忘其識別性，或因時間經過改變相關消 　　　　費者組成，而根本不知其原本之識別性（後天識別性喪 　　　　失），這樣的情形，為何不能事後挑戰功能性商標的識 　　　　別性呢？雖然這樣的質疑，並不是完全沒有道理，但相 　　　　同的情形也可能發生在其他以後天識別性獲准註冊的商 　　　　標，故有必要從立法上加以整體考慮，而不能在個案中 　　　　直接改變法律的規定。除此之外，畢竟這樣的商標還是 　　　　經過註冊公告的商標，註冊公告就有相當的公示作用， 　　　　持續給予商標法上之保護，還是有其合理基礎，同時也 　　　　讓商標的法律狀態，在公告後經過一定時間，就能夠趨 　　　　於穩定。所以我認為這應該是立法的價值選擇，不是法 　　　　官可以在個案中變更的立法價值決定。也因此，在本件 　　　　中，即使相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有 　　　　商標之認知，也不能解免霈姬公司可能之侵權責任。不 　　　　過，這一點另外可以在損害賠償推估時，加以為衡平之 　　　　處理，詳如後述。 　　　據上，功能性抗辯並不成立。

　　(2)混淆誤認抗辯： 　　　霈姬公司又認為：霈姬公司所販賣的系爭包款，另有使 　　　　用自己的「Pigi」商標，且全無刻意強調所使用系爭商 　　　　標之識別作用，行銷時所介紹的品牌故事，也明確傳達 　　　　了系爭包款為霈姬公司生產製造的意思；即使相關消費 　　　　者第一眼注意到系爭商標，也可以藉此判斷系爭包款為 　　　　霈姬公司之產品，不至於誤認為法商路易威登公司之產 　　　　品，所以並沒有致消費者混淆誤認之虞云云。 　　　對於霈姬公司此部分提出來的抗辯，首要應該說明的是 　　　　，系爭包款上所用之鎖扣，確實與系爭商標樣式十分相 　　　　似，幾乎到了完全相同的地步。這一點除了直接比較系 　　　　爭商標與系爭包款就可以獲得證實外（可比較原證1 之 　　　　系爭商標與被證12之系爭包款之一，原審卷第10頁、第 　　　　291 頁，並如原判決附件：系爭商標與系爭包款所用鎖 　　　　扣比較示意圖，見本院卷一第38頁），也可從霈姬公司 　　　　在原審言詞辯論時，僅從其並未將此鎖扣作為商品識別 　　　　來源之論點，來論證相關消費者不會混淆，而未爭執此 　　　　鎖扣與系爭商標之樣式有何不同，得到印證（霈姬公司 　　　　於原審言詞辯論簡報第16、17頁，原審卷第333 頁背面 　　　　至第334 頁）。 　　　其次，系爭商標之識別性，在法律上，已不能加以挑戰 　　　　，此已如前述。這表示在法律上還是應該認為相關消費 　　　　者可以藉由系爭商標來區別商品來源。既然如此，系爭 　　　　包款上的鎖扣又與系爭商標樣式如此相似，也已經如上 　　　　段說明，自應認為還是有可能造成相關消費者的混淆誤 　　　　認。也就是，仍有混淆誤認之虞。 　　　再者，系爭商標與系爭包款之鎖扣，既然幾乎完全相同 　　　　，而如前述，且其使用之商品類別又屬相同，則依商標 　　　　法第68條第1 款之規定，根本不必有混淆誤認之虞，即 　　　　可構成侵害商標權。之所以如此規定，其法理基礎應在 　　　　於：商標侵權之構成，不僅發生於相關消費者於選購時 　　　　之混淆誤認，亦在於選購前之初始興趣混淆（initial 　　　　interest confusion）以及售後混淆（post-sale conf 　　　　usion ）。就此並可分別詳細說明如下： 　　　　(甲)以初始興趣混淆而言，當商標以其識別性發揮區別商 　　　　　品來源功能之時，相關消費者就有可能因為看到熟悉 　　　　　的商標而產生選購興趣，此時即使在選購時，因其他 　　　　　因素而可辨析並非原先熟悉商標所指示之商品來源， 　　　　　相關消費者仍可能因此決定嘗試選購。然而，此等初 　　　　　始興趣之產生，既然是基於相關消費者對於原熟悉商 　　　　　標之識別性作用，其背後即為商標權人對於商標之全 　　　　　部資源投入，其利益自不應由他人所掠奪。 　　　　(乙)再以售後混淆而言，商標對於商品來源的指示作用， 　　　　　同時寓有質量保證之意，相關消費者即使因選購時之 　　　　　特別因素（如價格差異或如本件中之其他商標標示） 　　　　　，知悉商品非來自於特定商標權人，但因商品使用完 　　　　　全相同或十分近似之商標，其他潛在相關消費者在缺 　　　　　乏選購時特別因素之情況下，無從判別其差異，因而 　　　　　產生混淆誤認，此時將破壞商標權人對於商標質量保 　　　　　證作用之努力，自應認為已構成商標權之侵害。其典 　　　　　型案例即為廉價銷售之仿冒精品，選購此類商品之相 　　　　　關消費者幾乎都知悉自己購買的是仿冒品，並沒有混 　　　　　淆誤認的問題，但當仿冒品充斥於市面時，就會影響 　　　　　正品的稀有性進而減損品牌價值。如果不以售後混淆 　　　　　作為侵害商標權之法理基礎，就難以說明為何於相關 　　　　　消費者於選購時不會有混淆誤認之虞，但還是應該將 　　　　　此等仿冒品之銷售，列入為侵害商標權之行為態樣。 　　　在本件中，雖然相關消費者在選購系爭包款時，可能因 　　　　為霈姬公司抗辯的各種情節，不會發生混淆誤認，但在 　　　　系爭商標與系爭包款所用鎖扣幾乎完全相同之情況下， 　　　　沒有辦法排除相關消費者在選購前之興趣，是出自於對 　　　　於系爭商標的認識，其他潛在相關消費者也有可能在非 　　　　選購的情況下，誤認系爭包款即是出自法商路易威登公 　　　　司，因而減損其品牌價值，所以霈姬公司此部分之抗辯 　　　　，無論根據法律規定（商標法第68條第1 項第1 款）或 　　　　論析混淆誤認之相關法理，都應該認為並不成立。

　　(3)故意過失抗辯： 　　　霈姬公司另抗辯由於系爭商標缺乏獨立之識別性，業界 　　　　先前也未有此類商標存在，一般業者難以知悉有此種商 　　　　標經註冊保護，故即使販賣系爭包款構成侵害商標權， 　　　　霈姬公司亦無故意過失可言。 　　　然查：在網路上銷售系爭包款，此種具有商業性質之行 　　　　為，由於可能有較大數量的反複交易，在侵害商標權之 　　　　過失認定，即應採取善良管理人注意義務之標準，避免 　　　　輕率地侵害他人商標權，以貫徹法律對於商標之保護。 　　　　本件中需要進一步闡釋的是：什麼是善良管理人之注意 　　　　義務？霈姬公司所抗辯一般業者之主觀認知對此善良管 　　　　理人注意義務有何影響？ 　　　對於以上法律問題，合議庭認為：所謂善良管理人之注 　　　　意義務，固然一般業者之普遍認知可以做為具體參考標 　　　　準，但至少不能低於法律所定之最低標準。以本件而言 　　　　，即使霈姬公司所宣稱一般業者難以知悉系爭商標經註 　　　　冊保護之情況屬實，但既然系爭商標已經註冊公告，即 　　　　處於所有業者均能查閱知悉之狀態，一般業者在進行產 　　　　品設計前，均應加以為法律風險評估，霈姬公司雖質疑 　　　　這樣的標準，對於一般業者過苛，但若非如此，即不免 　　　　鏽蝕商標註冊制度，使註冊商標喪失註冊保護之法律本 　　　　旨，而弱化為使用保護，甚或淪為知名才能保護。 　　　另一方面，本件中法商路易威登公司並未舉證霈姬公司 　　　　明知系爭商標已經註冊，卻故意採用作為功能性配件， 　　　　應認為霈姬公司採用系爭商標樣式之鎖扣作為系爭包款 　　　　之配件，僅具有未事先妥適評估法律風險之過失。 　　　據上，故意過失抗辯也不成立。

　3.與刑事判決歧異之問題： 　　(1)霈姬公司販賣系爭包款之同一行為，其公司負責人莊O隆 　　　已經刑事訴訟程序判決無罪確定，此有霈姬公司所提出之 　　　臺灣臺南地方法院105 年度智易字第20號、本院106 年度 　　　刑智上易字第14號判決可證（被證6 ，原審卷第252 至26 　　　1 頁）。其中有關功能性抗辯、混淆誤認抗辯，均與本判 　　　決前面的認定，有所歧異（至於故意過失抗辯部分，確定 　　　刑事判決認定並無故意，與本判決應無不同），且有關「 　　　商標之使用」、「混淆誤認」是民、刑事責任所共通之要 　　　件，本判決之認定明顯與確定刑事判決不同。 　　(2)雖然民、刑事訴訟，分別為獨立之訴訟程序，個別法官承 　　　審之民、刑事訴訟，依法並無相互拘束的效力，但基於法 　　　律之公平適用以及法律要件之明確性與可預見性，如果沒 　　　有特別的理由，民、刑事訴訟最好不要有歧異的認定結果 　　　。這應該是比較理想的判決結果；但反過來說，如果確實 　　　有特別的理由，當然不應該勉強為使判決結果相同，忽略 　　　了深入探討民、刑事責任在法律要件解釋上是否應該有所 　　　區別，以及法律見解合理性之檢視。 　　(3)以本件的情形而言，在有關「商標使用」之要件部分，經 　　　審慎考量後，合議庭認為：因為民、刑事責任著重的歸責 　　　基礎不同，其中刑事部分特別重視行為之主、客觀惡性合 　　　併考察評價，所以在功能性配件並非主要供行銷目的使用 　　　之情形，確實可因主觀惡性不足，而給予無須承擔刑事責 　　　任之無罪判決結果；但在民事部分，因須貫徹法律對於權 　　　利人與競爭公眾間之財貨關係調整，以達成其法律政策功 　　　能，所以在功能性配件同時兼具有識別性作用，而可能發 　　　揮商標效用時，自有必要進一步為其他要件之判斷，以決 　　　定是否依法進行財貨關係調整（包括依法為禁制令或損害 　　　賠償責任之判定），不應僅因功能性配件非主要供行銷目 　　　的使用，就直接排除其民事責任之認定。因此，此部分合 　　　議庭認為民、刑事責任就「商標使用」之要件，確應為不 　　　同之解釋適用。 　　(4)至於「混淆誤認」之要件部分，確定刑事判決並未見有初 　　　始興趣混淆及售後混淆之說明與討論，但此部分合議庭認 　　　為必須對此有所考慮，比較合理，也比較能夠周延保障商 　　　標權人之合法權益，為此確有必要採取與確定刑事判決不 　　　同之見解。 　4.根據以上認定及說明，霈姬公司確有侵害系爭商標權利之行 　　為，原告自得依商標法第69條第3 項之規定，請求損害賠償 　　。 　(三)關於損害賠償之數額： 　1.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零 　　售單價1,500 倍以下之金額計算其損害，但所查獲商品超過 　　1, 500件時，以其總價定賠償金額，商標法第71條第1 項第 　　3 款有明文規定（下稱推估損害條款）。法商路易威登公司 　　即依此規定，並參考最高法院102 年度台上字第974 號民事 　　判決之見解，認為本件之損害賠償，應分別將查獲侵權商品 　　區別其種類，於超過1,500 件部分以總價定其賠償額，於1, 　　500 件以下部分，則又分別其售價而以1,500 倍定其賠償額 　　，然後予以全部加總成為最終賠償數額，合計為2,606,940 　　元。但合議庭並不認同這樣的計算方式，以下就說明其原因 　　，以及合議庭所認為應該採取的計算方式。 　2.首先，推估損害條款在前段適用上（即查獲件數在1,500 件 　　以下之情形），應以案內查獲侵權商品之最高售價乘上1,50 　　0 倍為法定最高上限，由法院在此法定最高上限內，酌定賠 　　償額即可。因倍數推估損害條款之法理基礎應在於侵權行為 　　往往存在未能發現之黑數，此不僅為存在於一般生活經驗， 　　也在於損害必須以證據證明，但證據之取得往往有現實上困 　　難之事理。所以倍數推估損害條款，其具有填補實際真正損 　　害之功能，如商標權人自認難以其他方法證明其損害數額時 　　，即可選擇利用倍數推估損害條款計算其損害。倍數推估損 　　害條款在查獲多項商品，且零售單價均有不同時，應該如何 　　定倍數，存有解釋空間。以平均零售價格計算之方式，即為 　　其中一種方法，此種計算方法有司法院104 年度智慧財產法 　　律座談會民事訴訟類相關議題提案及研討結果第1 號所採取 　　之乙說可供參考。但此種計算方法無法合理解釋只有查獲一 　　項高價偽品時，可逕以此高價物品之倍數推估損害，但額外 　　再查獲另一較低價格偽品時，卻必須以較低之平均價格進行 　　倍數推估損害，造成查獲越多，反而法定賠償上限可能因此 　　越低之荒謬結果。且查閱上述座談會之研討結果所採取乙說 　　之理由，均是以先前商標法仍有最低推估倍數為基礎，但此 　　項基礎現在已經不存在，自無繼續參考該項研討結果之必要 　　。再者，在商標法修法刪除最低推估倍數後，法官在酌定此 　　推估倍數時，其實已有更大的決定空間，以適用於各種不同 　　個案之實際情況。為此，合議庭認為倍數推估應以查獲商品 　　中最高價格之最高法定推估倍數作為法定賠償上限即可，如 　　此最能發揮該條款可加彈性運用之效果。也不會發生以每件 　　商品推估倍數再行累加，可能造成法定上限過高之不合理現 　　象。再者，法官酌定推估倍數時，也無須受限為整數倍數， 　　亦不妨為帶有小數之倍數，以求更精確地符合個案情況。因 　　此，以查獲商品中最高零售價格之1,500 倍為法定賠償上限 　　，在此法定賠償上限以內，酌定賠償額，即符合倍數推估損 　　害條款之立法意旨。簡單地說，如果查獲之侵權商品，其種 　　類或售價僅有一種，無論其數量多少（以1,500 件為限）， 　　都只能以此售價乘上1,500 倍為法定最高上限；但如果查獲 　　之侵權商品，件數相同，其中一件改為較低售價之商品，如 　　依原告主張之方式（即分類加總計算），卻能分別計算加總 　　，而得到較高之法定賠償上限，形成法定賠償上限，不論查 　　獲侵權物品之總價為何，卻係由查獲種類或售價差異所決定 　　之怪異現象。 　3.其次，推估損害條款在前、後段適用上之區別上，基於相同 　　理由，即應直接以全部查獲總數為適用基礎，而不應區別查 　　獲之售價或種類而分別為前段或後段之適用及計算。但如查 　　獲商品之總價反而低於單一最高單價商品乘上1,500 倍之總 　　數時，仍應以目的性限縮之解釋方式，適用前段（例如：查 　　獲單價1 萬元之侵權商品1 件，100 元之侵權商品1,500 件 　　，如適用前段，其法定賠償上限為1,500 萬，但適用後段其 　　查獲商品總價卻僅有16萬元）。 　4.在本件中，實際經警方搜索扣得之侵權商品數量為1,352 件 　　，已如前述，但霈姬公司等自認就系爭包款之進貨數量就有 　　後背包1,462 件、斜背包938 件、手提包586 件（霈姬公司 　　原審民事答辯二狀第12頁，原審卷第136 頁背面），共計2, 　　986 件，其既已明確自認，自可認定已「查獲」之侵權商品 　　，已經超過1,500 件，故應適用商標法第71條第1 項第3 款 　　後段規定推估其損害。但其中斜背包部分，其數量低於警方 　　查扣數量590 件（原證14，原審卷第88頁）加上霈姬公司銷 　　售網頁上所標示之累積銷量620 件（原證6 ，原審卷第22頁 　　），合計為1,210 件，此部分於計算時，應認為其查獲數量 　　為1,210 件。以上各類查獲侵權商品之零售單價，按照法商 　　路易威登公司之主張，分別為553 元、455 元及553 元，霈 　　姬公司沒有爭執抗辯，並自行據以試算賠償責任成立時之應 　　賠償金額（同上狀第11頁，原審卷第136 頁，其中斜背包之 　　數量，霈姬公司亦以1,210 件設算），所以本件查獲侵權商 　　品之總價應為1,683,094 元（計算式：1,462X553=808,486 　　；1,210X455=550,550 ；586X553=324,058 ；808,486+550, 　　550+ 324,058=1,683,094）。 　5.商標法第71條第2 項另有「前項賠償金額顯不相當者，法院 　　得予酌減之」之規定，這表示根據同條第1 項推估之損害金 　　額，仍應審酌案內全部情況，妥為考量，以求為最適賠償額 　　之決定。以本件而言，經審酌：本件認定查獲侵權商品之總 　　件數有3,258 件（計算式：1,462+1,210+586=3,258 ），數 　　量不少，但法商路易威登公司於原審面對霈姬公司有關系爭 　　商標難以為一般人有商標認知之質疑，僅提出一般使用證據 　　回應，而未提出明白廣泛教育相關消費者及一般社會大眾系 　　爭商標已經註冊保護之證據，原審因此認為雖然在法律上不 　　應因此撤除對系爭商標之法律保障，但在損害賠償數額之認 　　定上，即應給予衡平考量，僅能認為所造成之損害比較有限 　　，而不應為過高損害額之推估，且霈姬公司應屬事先未周詳 　　法律風險評估之過失情形，而非故意，以及案內其他等一切 　　情狀，應認為前述推估之損害數額，顯不相當，認為應酌減 　　至60萬元為適當，但是，法商路易威登公司於第二審主張系 　　爭商標雖具有鎖扣之功能，然其獨特之設計絕非競爭者同業 　　所普遍使用者，故具備我國商標法所要求指示商品來源之識 　　別性，並經過我國智慧局實體審查而取得有效之商標註冊， 　　且系爭商標並於世界知識產權組織及全球眾多國家取得商標 　　註冊，包括：亞洲地區：日本、中華人民共和國、北韓、南 　　韓、泰國、馬來西亞、越南、香港、土耳其、印度、印尼、 　　菲律賓、澳門、新加坡、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 　　、伊朗、以色列、科威特、黎巴嫩、埃及、吉爾吉斯斯坦及 　　塔吉克斯坦等；美洲地區：美國、巴哈馬、墨西哥、烏拉圭 　　、委內瑞拉、智利、阿根廷、哥倫比亞、古巴、巴拿馬及波 　　多黎各等；歐洲地區：歐盟、保加利亞、瑞士、德國、奧地 　　利、法國、西班牙、義大利、希臘、捷克、匈牙利、愛沙尼 　　亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、羅馬尼亞、俄羅 　　斯聯邦、烏克蘭、丹麥、挪威、百慕達、賽普勒斯、馬爾他 　　、列支敦斯登、摩納哥、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、聖馬利諾 　　、塞爾維亞、蒙特內哥羅、葡萄牙共和國及摩爾多瓦等；非 　　洲地區：巴西、南非聯邦、摩洛哥、阿爾及利亞及突尼西亞 　　等；大洋洲：澳洲、紐西蘭等國家，並提出上證4 系爭商標 　　於各國註冊列表為證，合議庭因認系爭商標之識別性業已經 　　全球多數國家包括我國所肯認，因此，合議庭認為原審將本 　　件損害賠償酌減至60萬元，不符比例原則，認為以酌減至10 　　0 萬元為適當。又莊龍隆為霈姬公司之負責人，霈姬公司對 　　此並無爭執，莊龍隆自應依公司法第23條之規定，與霈姬公 　　司負連帶損害賠償之責。」 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀

時尚法(商標 刑事 識別性 商標使用 功能性配件) LV鎖扣商標 v. 霈姬時尚公司負責人(無罪)：被告雖然使用與LV完全相同的鎖扣，但另有標示自己的品牌pigi，並非把鎖扣當作指示來源，無「商標使用」行為；且被告並未「明知」告訴人商標而使用。結論：被告無罪。

智慧財產法院106 年度刑智上易字第14號刑事判決(2017.7.13)

霈姬時尚公司負責人無罪。

原告LV商標


被告包包

四、本院維持原判決與駁回上訴： 　(一)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 　　能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 　　條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。又認定不利於被 　　告之事實，須依積極證據，茍積極之證據本身存有瑕疵而不 　　足為不利於被告事實之認定，即應為有利於被告之認定，更 　　不必有何有利之證據，而此用以證明犯罪事實之證據，猶須 　　於通常一般人均不至於有所懷疑，堪予確信其已臻真實者， 　　始得據以為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有 　　合理性之懷疑存在，致使無從為有罪之確信時，依「罪證有 　　疑，利於被告」之證據法則，即應為有利於被告之認定（最 　　高法院82年度台上字第163 號判決、76年度台上字第4986號 　　、30年上字第816 號等刑事判例及104 年度台上字第3043號 　　刑事判決意旨參照）。 　(二)次按未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有於 　　類似商品，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混 　　淆誤認之虞，而明知他人所為之前二條商品而販賣或意圖販 　　賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘 　　役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金，透過電子媒體或網路 　　方式為之者，亦同，商標法第95條第3 款、第97條定有明文 　　。上開第95條規定所稱之「商標」，乃為表彰自己營業之商 　　品，以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，足以使一 　　般商品購買人認識其為表彰商品，並得藉以與他人之商品相 　　區別之標識（最高法院93年度台上字第1645號刑事判決參照 　　），而所稱「使用」，依商標法第5 條規定：「商標之使用 　　，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費 　　者認識其為商標：一將商標用於商品或其包裝容器。二持有 　　、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三將商標用於與提 　　供服務有關之物品。四將商標用於與商品或服務有關之商業 　　文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路 　　或其他媒介物方式為之者，亦同。本法所稱商標之使用，指 　　為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物、服務 　　或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或 　　其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」，本條立法 　　理由曾說明：「所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財 　　產權協定第16條第1 項所稱之交易過程（in the course of 　　trade ）之概念類似。」，是故判斷商標之使用是否構成商 　　標權之侵害，其重點在於交易過程中，將他人商標商品化係 　　用在辨識商品之來源，並以之為行銷目的，即屬商標之使用 　　，如係將他人商標作為「主要為功能性」之用途，而非作為 　　商品辨識來源，即非屬商標使用。因之，行為人使用相同或 　　近似之商標於同一或類似之商品或服務，而有相關消費者於 　　交易過程致混淆之虞即屬商標之使用，惟於交易過程中如不 　　足以使相關消費者認識其為商標，即非商標之使用，自不該 　　當於修正前商標法第81條第1 款所稱之商標「使用」。又上 　　開規定所稱商標「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商 　　標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混 　　淆誤認之虞，易言之，兩商標因相同或構成近似，致相關消 　　費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但 　　極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或 　　服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、 　　加盟關係或其他類似關係而言。另按商標法第97條規定之販 　　賣仿冒商標商品罪，以行為人「明知」為侵害他人商標專用 　　權商品，而仍「販賣」為其構成要件，故行為人除客觀上有 　　販賣仿冒商品行為外，就其所販賣者屬仿冒商品乙節，在主 　　觀上更須有所「明知」（直接故意），否則仍不能成立本 　　條犯罪；又所稱之「明知」（直接故意），乃指行為人對於 　　構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者而言（刑法第13條 　　第1 項參照）。 　(三)公訴人認被告涉犯商標法第97條及第95條第3 款之於類似商 　　品使用近似於註冊商標之商標致消費者混淆誤認之虞罪係以 　　：被告坦承委託大陸廣州地區代工廠（即廣州市永悅皮具有 　　限公司，下稱永悅公司）生產扣案系爭皮包，並輸入至臺灣 　　地區販賣之事實；告訴代理人陳瓊英律師指述被告侵害告訴 　　人系爭商標權之事實；扣案系爭皮包238 個、插扣零件（上 　　半）25個（下半）12個；告訴人提出系爭商標發表資料，並 　　謂告訴人為國際知名品牌，被告從事皮件生產已有十多年自 　　無不知悉之理；蘋果日報報導被告受訪時曾表示規定霈姬公 　　司設計師需於月初閱畢所有上架流行雜誌，要寫心得報告， 　　推估1 個半月後流行款，被告知悉系爭商標之事實；及告訴 　　人公司鑑定扣案系爭皮包插扣為仿冒系爭商標之鑑定報告等 　　件為證。訊據被告坦承伊創立霈姬公司，扣案系爭皮包係該 　　公司委託廣州永悅公司所製造，惟辯稱：霈姬公司目前有員 　　工130 餘人，職務上有分工，產品多元，伊負責產品出帳及 　　成本控制，不是每件產品均由伊經手，伊不知扣案商品涉及 　　侵害告訴人系爭商標之事實，伊無犯違反商標法之犯罪行為 　　等語。辯護意旨以：被告雖為霈姬公司負責人，然系爭皮包 　　使用之系爭鎖扣，屬於作為皮包開闔之「功能性配件」，霈 　　姬公司未以系爭鎖扣作為商品識別之來源，此可由扣案系爭 　　皮包上皆使用霈姬公司之「pigi」品牌金屬銘牌可知，且霈 　　姬公司PG美人網宣傳網頁，亦都強調係霈姬公司商品，並於 　　該公司門市銷售；又系爭皮包之鎖扣選用，係依「設計、打 　　樣、成本審核」三階段內部流程，凡屬鎖扣之選定皆待包款 　　設計底定後，再由設計部門同仁於「打樣階段」自委外廠商 　　（即永悅公司）先行挑選之數款插扣中擇一，同仁選定插扣 　　考量僅係出於「開闔之必要功能性」（若系爭皮包未被設計 　　開闔式，即無插扣需要），霈姬公司無藉插扣外觀達到行銷 　　系爭皮包或品牌識別等意圖，被告無告訴人指述係刻意挑選 　　近似系爭商標圖樣之插扣使用於系爭皮包，而以此作為識別 　　商品來源方式等語。 　(四)經查： 　　1.系爭商標為鎖扣圖樣，並無文字記載（見商標資料檢索服 　　　務，警詢卷第32至33頁），除指定商品類別第35類之「皮 　　　革及人造皮，皮革或皮板製成的箱子／盒子；皮盒及人造 　　　皮盒；旅行箱、皮包及提箱，旅行用衣袋，皮箱，手提箱 　　　，行李箱，裝梳妝用品的化妝箱，背包，手提袋，海灘提 　　　袋，購物袋，肩背型皮包，公事箱，公事包，書包，無背 　　　帶型皮包，皮夾，非貴金屬製零錢包，束口包，鑰匙包， 　　　名片皮夾；雨傘，海灘傘，洋傘，手杖，手杖（可折疊成 　　　輕便椅）。」告訴人另稱系爭商標亦適用於手鐲、鞋履、 　　　眼鏡、耳環、皮帶、戒指、手機配件、手套及披肩等商品 　　　（見公訴人上訴書及告訴代理人陳述，本院卷第7 、54頁 　　　），而後者商品未在登記指定商品類別中，系爭商標既經 　　　告訴人為多元使用，且無證據證明其為著名商標，對消費 　　　者而言，該商標圖樣所傳達商品資訊，如與指定商品脫離 　　　，其識別功能即不明顯。 　　2.本案係告訴人請市調人員於104 年7 月31日在PG美人網的 　　　網路商店，採證購得「5509玩趣撞色十字紋多way 包」（ 　　　即系爭皮包），網頁販售價標示為新台幣（下同）553 元 　　　，認有仿冒系爭商標而提起告訴，觀諸告訴人於警詢中提 　　　出該網站資料，其中照片呈現系爭皮包使用之鎖扣與系爭 　　　商標圖樣近似。然該網頁內容，所標示商標全部為霈姬公 　　　司於101 年8 月間註冊之「pigi」圖樣之多種註冊商標（ 　　　見被證6 ，原審卷第102 至105 頁），網頁並記載「pigi 　　　」商標的「品牌故事」「品牌精神」「品牌類別」等文字 　　　敘述（見告證四，警詢卷第55至68頁）。由此而觀，上開 　　　網頁資料係以行銷霈姬公司之「pigi」商標商品為目的。 　　　又扣案之系爭皮包均需以開合方式打開與封閉，所使用之 　　　鎖扣之上附有「pigi」金屬銘牌（如被告106 年5 月3 日 　　　陳報狀照片所示），該照片顯示鎖扣與銘牌均為金屬，此 　　　外別無其他可識別產品來源之標識，而僅銘牌上載有「pi 　　　gi」文字，依社會通念，認識該產品來源與其他皮包品牌 　　　區別者，應僅該銘牌所顯示之「pigi」文字，再扣案皮包 　　　售價為553 元，與一般人認知告訴人公司出售皮包價格相 　　　距甚遠，是霈姬公司將告訴人之系爭商標作「主要為功能 　　　性」之用途，而非作為消費者辨識該商品來源之用，消費 　　　者不致誤認系爭皮包使用與告訴人系爭商標近似之鎖扣， 　　　即誤認該鎖扣為商標，亦不致誤認系爭皮包與系爭商標為 　　　同一來源之系列商品或誤認兩者間存在關係企業、授權關 　　　係、加盟關係等，故系爭皮包在該網頁銷售資訊並不致相 　　　關消費者混淆誤認。 　　3.告訴人雖稱系爭皮包之包款亦與其設計之皮包相近等情， 　　　惟系爭商標之包款並無證據證明已廣為相關事業或消費者 　　　所普遍認知表徵，故本案之爭議在於被告經營之霈姬公司 　　　販賣系爭皮包使用之鎖扣與系爭商標近似，而認被告明知 　　　係仿冒系爭商標之商品而販賣之事實。惟系爭皮包製作過 　　　程，據被告陳述：係由霈姬公司設計團隊提出包款設計圖 　　　，送交包含被告參與之「提案會議」決定該包款是否送交 　　　打樣，系爭皮包經設計團隊交由代工生產廠商「廣州市永 　　　悅皮具有限公司」（下稱永悅公司）打樣，由該公司在廣 　　　州當地配件供應商即「日興五金公司」（下稱日興公司） 　　　提供型錄中，先挑選若干款供霈姬公司設計團隊參考確認 　　　，系爭皮包非由霈姬公司指示以系爭鎖扣為配件，而被告 　　　參與「設計決策階段」時，永悅公司未提供任何鎖扣款式 　　　，於「成本審核階段」時，已由設計團隊決定等語，並提 　　　出永悅公司與日興公司間採購五金配件合同影本、日興公 　　　司提供系爭皮包鎖扣照片、日興公司出貨單影本等件為證 　　　（見偵字第3056號卷第8 至9 、21至23頁），就上開被告 　　　答辯與提出之證據，公訴意旨與告訴人雖以：被告經營皮 　　　包販賣業務長達十年以上，被告在蘋果日報記載被告要求 　　　設計師推估一個半月對流行趨勢，告訴人之商標任何人可 　　　透過智慧局網站查知，及上開網頁強調「造型壓扣獨特有 　　　型」用語，而認被告刻意挑選近似系爭商標圖樣插扣之主 　　　觀犯意云云，然被告於原審答辯亦稱：霈姬公司自97年經 　　　營，推出皮包樣式商品超過三千款，實際販售數量超過一 　　　千萬件，會員人數超過50萬人，有其提出之產品照片為證 　　　（見被證7 ，原審卷第106 至108 頁），因之，被告稱其 　　　有130 餘員工，皮包製作過程分三階段審查，可推認非屬 　　　不實；而系爭商標僅有圖樣，並未標示告訴人所有為世界 　　　著名之LV文字，如被告係委託中國大陸廠商代工，再由委 　　　外廠商尋找下游配件廠商，而使用到告訴人之系爭商標， 　　　自有可能，但不能以此即推認被告即明知系爭商標存在而 　　　刻意採用近似於系爭商標圖樣之鎖扣，況被告為霈姬公司 　　　負責人，該公司有設計團隊及多種皮包生產，無法單以被 　　　告為負責人就認其明知有仿冒商標之情事而販賣。 五、綜上所述，原審認扣案之系爭皮包與系爭商標圖樣雖屬近似 　　，但系爭皮包使用金屬插扣，本具功能性目的，且插扣上方 　　係使用霈姬公司註冊商標「pigi」，難認構成商標法第95條 　　之商標使用，不構成商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪， 　　並無不合，此外公訴人所舉證據方法，亦無法證明被告有明 　　知仿冒商標而予販賣之主觀犯意。故公訴意旨所指被告涉犯 　　商標法第95條第3 款於類似商品使用近似於註冊商標之商標 　　致消費者混淆誤認之虞及第97條明知為仿冒商標商品罪嫌之 　　證據，尚不足為被告有罪之積極證明，無從使法官形成被告 　　有罪之心證，被告所為不應受刑事處罰。檢察官執上開理由 　　指摘原判決不當，求予撤銷改判，核無理由，應予駁回。」 　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭 　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英