2022年11月16日 星期三

娛樂法(著作權 音樂 曲)吉馬唱片「愛拼才會赢」(曲) v. 中天電視「大團結一定贏」:被告中天電視將「愛拼才會赢」填寫全新歌詞後成為「旺旺集團社歌」,舉辦社歌口號大賽,由員工現場演唱並在youtube上進行「串流直播」。吉馬唱片認為被告未取得「重製」授權,構成侵權。法院認為,被告中天電視已經自集管團體取得「公開播送、公開傳輸及為公開傳輸必要的重製行為、公開演出」的概括授權,而且原告也沒有證明被告中天電視是預先錄製節目帶再上傳到youtube,被告不構成侵權。


#愛拼才會赢 v. #大團結一定贏
#吉馬唱片 v. #中天 #旺旺

中天/旺旺把「愛拼才會赢」這首歌的「曲」拿來填寫上「全新的歌詞」,
由員工演唱並在youtube上串流直播,
權利人(吉馬唱片)說我沒有同意這樣做喔!

但為什麼法院認為不侵權?

法院認為,中天已經自集管團體取得「公開播送、公開傳輸及為公開傳輸必要的重製行為、公開演出」的概括授權,所以沒有侵權。

吉馬唱片一定不開心的。

如果這個判決被維持的話,
看起來所有跟集管團體拿到概括授權的電視台通通可以把任何該集管團體管理的曲拿來填上全新的歌詞進行直播。

我覺得可以繼續思考的問題有:
1.被告到底有沒有「重製」行為?
2.「串流直播」是「公開播送」?還是「公開傳輸」行為?
3.什麼叫做「為公開傳輸必要的重製行為」?
4.「愛拼才會赢」是一首名曲(雖然詞曲是不同著作,但這首歌的結合已經是經典),會出現特別的考量嗎?

#娛樂法
#恒達法律事務所

【愛拼才會赢 v. 大團結一定贏】
智慧財產及商業法院111年度民著上字第3號民事判決(2022.10.13)
 https://ipcase.blogspot.com/2022/11/v-youtubeyoutube.html



智慧財產及商業法院111年度民著上字第3號民事判決(2022.10.13)
 
上 訴 人 吉馬唱片錄音帶股份有限公司(原告)

被 上訴 人 中天電視股份有限公司(被告)


上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議事件,上訴人對於中華民國110年10月26日本院109年度民著訴字第101號第一審判決提起上訴,本院於111年9月15日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
一、上訴駁回。(原告之訴駁回)

  事實及理由

一、上訴人主張:(原告)

伊為「愛拼才會赢」台語詞曲(下稱系爭音樂著作,並就詞、曲分別稱為系爭歌詞或系爭歌曲)之專屬被授權人,於民國109年5月13日在網路YouTube頻道發現被上訴人中天電視股份有限公司(下稱中天電視)製作播放之「2019旺旺集團社歌口號大賽-台灣地區海選賽」(下稱系爭社歌口號大賽)視頻中,未經上訴人之授權,擅自重製系爭歌曲,並改作系爭歌詞為「大團結一定贏」(如附表),侵害上訴人之著作財產權。嗣於同年5月18日、6月9日經上訴人寄發存證信函告知限期解決後仍未獲置理,中天電視顯係故意侵害上訴人之著作財產權。系爭音樂著作自77年起即傳唱於大街小巷,為華人地區之國民歌曲,中天電視擅自重製及改作後,並演唱錄製於系爭社歌口號大賽之節目共18次,且上傳至YouTube頻道上播放,並非合理使用,且情節重大。又被上訴人潘O蔭斯時為中天電視之法定代理人,依公司法第23條第2項規定,應與中天電視負連帶賠償責任。爰依著作權法第88條第1項、第2項第1款、第3項等規定,請求被上訴人連帶給付新臺幣(下同)500萬元之本息,並願供擔保請准宣告假執行等情。

二、被上訴人抗辯:(被告)

(一)上訴人係依其與○○科技股份有限公司(下稱○○公司)間之著作專屬授權合約書,取得系爭音樂著作之專屬授權,惟○○公司係依其與陳○○之轉讓合約取得系爭音樂著作之著作財產權,且陳○○前於99年6月間已發函○○公司解除轉讓合約,並要求○○公司應回復原狀,故○○公司是否仍為系爭音樂著作之合法著作財產權人,且上訴人有無取得系爭音樂著作之專屬授權,即有疑問。

(二)上訴人為社團法人亞太音樂集體管理協會(下稱亞太音樂協會)之會員之一,已將系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸及公開演出等權利專屬授權給亞太音樂協會,由該協會代為管理、分配使用報酬。而中天電視與亞太音樂協會於108年10月24日簽訂公開播送及公開傳輸概括授權契約書(下稱系爭概括授權契約),依系爭概括授權契約第2條後段約定,亞太音樂協會已就系爭音樂著作授權中天電視得使用於製播節目並於網際網路(含行動通訊)平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製行為,故中天電視上傳系爭社歌口號大賽視頻(該賽事現場有演唱系爭歌曲部分)至YouTube頻道,屬於系爭授權契約所授權使用之範圍,並無違法重製系爭歌曲。又系爭社歌口號大賽演唱之歌詞「大團結一定贏」係一全新創作,兩者不僅用語、字數、段落及用字遣詞完全相異,所欲表達意境亦不相關,並無侵害系爭歌詞之改作權。

(三)系爭社歌口號大賽乃旺旺集團內部舉辦之非營利性、非經常性之特定活動,參加者僅有集團所屬員工,並未對觀眾或聽眾收取費用,亦未對表演人支付報酬,在系爭社歌口號大賽中由員工演唱或播放系爭音樂著作,由中天電視上傳YouTube播放,應符合著作權法第55條之合理使用範圍。退言之,縱認被上訴人等有侵害上訴人系爭音樂著作之重製或改作權,然依智慧財產局所訂非商業傳輸之公開傳輸費率,每首音樂著作每月僅需支付700元,本件情節單純輕微,上訴人主張所受損害金額高達500萬元,不符比例原則等語。

三、原審駁回上訴人之訴及假執行聲請,上訴人提起上訴並聲明:㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人500萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。㈢願供擔保,請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明:㈠上訴駁回。㈡如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執事項:

(一)陳○○於77年1月間取得系爭音樂著作之著作財產權,於95年1月間與○○公司簽訂著作財產權轉讓合約書。又陳○○於99年6月間委請律師發函○○公司,主張解除上開轉讓合約書,並要求回復原狀。

(二)○○公司對陳○○提出刑事告訴,業經臺灣臺北地方檢察署99年度偵字第00000號不起訴處分確定。

(三)上訴人(吉馬唱片)為亞太音樂協會之會員,已將系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸含為公開傳輸之必要上載重製行為及公開演出等權利專屬授權給亞太音樂協會,由該協會為上訴人管理系爭音樂著作、收取並分配系爭音樂著作公開演出、公開播送及公開傳輸之使用報酬。

(四)中天電視有於YouTube網路平台播放系爭社歌口號大賽之視頻,YouTube螢幕上有顯示「中天電視」、「串流直播日期:2019年8月14日」。

(五)中天電視有與亞太音樂協會簽訂如被證4之系爭概括授權合約,授權標的包含系爭音樂著作。

五、本院判斷:

(一)上訴人為系爭音樂著作之專屬被授權人:

⒈查陳○○係於77年1月8日取得系爭音樂著作之著作財產權,於95年1月25日與○○公司簽訂轉讓合約書,同意將系爭音樂著作之著作財產權讓與○○公司,○○公司再於108年1月1日將系爭音樂著作之著作權法第22至29條之著作財產權專屬授權予上訴人,專屬授權有效期間至112年12月31日止,此有內政部著作權執照、轉讓合約書、著作專屬授權合約書在卷可稽(原審卷第21至27頁),堪認上訴人為系爭音樂著作之專屬被授權人。
  ⒉被上訴人雖以陳○○已發函○○公司解除轉讓合約,抗辯○○公司非系爭音樂著作之合法著作財產權人,並提出108年11月21日律師事務所函、107年10月19日法律事務所函、臺灣臺北地方檢察署99年度偵字第00000號不起訴處分書(原審卷第119至132頁)為證。然觀其內容,僅能知悉陳○○係以其與○○公司間尚有尾款未付及有著作財產權歸屬之爭議,要求與○○公司儘速協商,否則將行使解除權解除其與○○公司之轉讓合約並提起訴訟;又依○○公司委由律師回覆陳○○解除轉讓合約之函文(原審卷第255至297頁),可知陳○○所稱未給付尾款部分,業經○○公司多次函知陳○○前來領取尾款,並認其解除轉讓合約之意思不生效力。據此,可認陳○○與○○公司間是否已合法解除系爭音樂著作之轉讓合約,顯有爭執,並無從認定陳○○已經合法解除轉讓合約而取回著作權,且參以事後雙方並未就系爭音樂著作之著作權歸屬提起民事訴訟,自難僅憑上開律師函內容即認陳○○已合法解除其與○○公司間之轉讓合約,故被上訴人抗辯○○公司並非系爭音樂著作之著作財產權人,上訴人無法取得系爭音樂著作之專屬授權,尚非可採。

(二)被上訴人之「大團結一定贏」歌詞為獨立著作,並非利用系爭歌詞而為改作,並無侵害系爭音樂著作之改作權或重製權:

⒈所謂改作,係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作,著作權法第3條第1項第11款定有明文。著作權法所保護之音樂著作,包括曲譜、歌詞及其他之音樂著作(著作權法第5條第1項各款著作內容例示第2條),一首歌曲如包含「曲」及「詞」二個部分,「曲」及「詞」分別為獨立之音樂著作而受保護。故改編歌詞原則上不用取得「曲」之改作授權,且如係利用原曲自行重新填詞,並未利用到他人的歌詞與著作內容,因未涉及原歌詞利用行為,並無侵害著作財產權的問題。

⒉又所謂獨立著作,乃指著作人為創作時,係獨立完成而未抄襲他人先行之著作而言。著作人為創作時,從無至有,完全未接觸他人著作,獨立創作完成具原創性之著作,固屬獨立著作;惟著作人創作時,雖曾參考他人著作,然其創作後之著作與原著作在客觀上已可區別,非僅細微差別,且具原創性者,亦屬獨立著作。於後者,倘係將他人著作改作而為衍生著作,固有可能涉及改作權之侵害,但若該獨立著作已具有非原著內容之精神及表達,且與原著作無相同或實質相似之處,則該著作即與改作無涉,而為單純之獨立著作,要無改作權之侵害可言(最高法院106年度台上字第1635號判決意旨參照)。

⒊經比較如附表所示系爭歌詞與「大團結一定贏」歌詞,無論是歌詞內容、用字遣詞、段落及所欲表達之寓意,兩者差異甚大,並無相同或實質相似之處,且系爭歌詞係以台語演唱,而系爭社歌口號大賽所演唱「大團結一定贏」歌詞係以國語演唱,發音迥然不同,客觀上可資區別,參以被上訴人創作該歌詞目的係強調團隊合作,用於內部活動以提升公司員工之凝聚力與向心力,與系爭歌詞所欲表達追求個人不應向命運低頭之精神不同,並未利用到系爭歌詞之原有內容,堪認「大團結一定贏」歌詞為另行重新填詞,而為獨立著作,並未涉及原著作之改作,即無侵害上訴人就系爭歌詞之著作財產權。

⒋至上訴人雖主張被上訴人自創新詞縱非改作,然其結合相同之系爭歌曲一同使用,仍應取得上訴人之同意或授權,否則應屬侵害系爭歌曲之重製權云云。

惟如前述,「曲」及「詞」乃分別為獨立之音樂著作,利用原曲自行重新填詞(,)並未重製,亦未改作原曲,無須取得原曲之重製、改作授權,自未侵害原曲之重製權,故上訴人之主張要不足採。是以,上訴人主張被上訴人自行創作「大團結一定贏」歌詞,已侵害系爭音樂著作之改作權或重製權,洵屬無據。

(三)中天電視就系爭社歌口號大賽演唱之「大團結一定贏」歌曲(與系爭歌曲相同)上傳至YouTube頻道,並未侵害系爭音樂著作之著作財產權:


⒈上訴人為亞太音樂協會之會員,已將系爭音樂著作之公開播送、公開演出權、公開播送權、公開傳輸權及為公開傳輸之必要上載(upload)重製之權利專屬授權予亞太音樂協會,由亞太音樂協會為上訴人管理,並收取及分配系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸及公開演出之使用報酬;

又中天電視於108年10月24日與亞太音樂協會簽訂系爭概括授權契約,約定被告中天電視就系爭音樂著作得為公開演出、公開播送、公開傳輸及公開傳輸之必要上載重製行為,此有亞太音樂協會官網歌曲資料查詢結果及會員名單、系爭概括授權契約附卷可稽,且為兩造所不爭執。

是依系爭概括授權契約第1至5條約定,可知中天電視於授權期間內,在授權區域得於自己所有之電視頻道及將該等頻道之節目於網際網路(含行動通訊)平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製行為。

⒉查中天電視於108年8月14日舉辦系爭社歌口號大賽,參賽對象為台灣相關企業員工,地點在中視南港二大樓A棚,且YouTube頻道由中天電視製作上傳之系爭社歌口號大賽影片,其上顯示「中天電視」、「串流直播日期:2019年8月14日」,此有被上訴人提出之旺旺中時媒體集團簽呈、台灣海選賽活動規劃及系爭社歌口號大賽之錄影光碟及畫面截圖可參。

足見中天電視確係於108年8月14日(即系爭概括授權契約之授權期間內)在其所有之電視頻道舉辦系爭社歌口號大賽時,同步將該節目併同系爭歌曲,係以串流直播方式上傳至YouTube頻道為公開傳輸行為,自符合系爭概括授權契約所稱於中天電視自己所有之電視頻道及將該等頻道之節目於網際網路平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製範圍,並無侵害上訴人就系爭音樂著作或系爭歌曲之重製權。

⒊雖上訴人主張中天電視係預先錄製節目帶後再行上傳網路平台,該節目帶之重製行為,非屬亞太音樂協會授權使用公開傳輸之必要重製範圍,仍應獲上訴人之同意或授權等等。

惟觀諸系爭社歌口號大賽之錄影畫面截圖,既顯示「串流直播」,即非屬預先錄製節目帶後再上傳之情形,上訴人既未能提出證據證明中天電視有預先錄製節目帶之重製行為,其主張自不足採。

準此,中天電視將系爭社歌口號大賽影片連同系爭歌曲,以串流直播方式上傳至YouTube頻道,符合系爭概括授權契約之授權範圍,並無侵害上訴人就系爭歌曲之著作財產權。

(四)從而,上訴人主張中天電視有未經授權,擅自重製系爭歌曲並改作系爭歌詞之行為,而侵害上訴人之著作財產權,均不可採。故其主張依著作權法第88條第1項、第2項第1款、第3項及公司法第23條第2項規定,請求被上訴人應負連帶損害賠償責任,即屬無據。

六、綜上所述,本件上訴人請求被上訴人應連帶給付500萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,並無理由,不應准許。從而,原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請,核無不合,上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回。

智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 吳俊龍

2022年11月2日 星期三

(商標 減損 大著名 小著名)Valentino:關於商標法30.1.11後段「減損著名商標不得註冊」的規定,是否限於「大著名商標」才能Dilution?105年最高行政法院決議及相關判決採取肯定說。最高行政法院第四庭、第一庭擬採取否定說,第二庭、第三庭擬採取肯定說。此法律爭議提案予大法庭裁判。


#商標 #著名商標 #減損
#大著名商標 #小著名商標

在商標法上有一個重要爭議是:

商標法30.1.11後段「減損(Dilute)著名商標不得註冊」的規定,所謂的「著名商標」是否限於「大著名商標」?是否只有「大著名商標」才能主張減損(Dilution)?

105年最高行政法院庭長法官決議說「大著名商標」才能主張Dilution(肯定說)
(據我印象這應該是汪漢卿法官所執筆,但不確定)

最高行政法院歷來見解也認為「大著名商標」才能主張Dilution(肯定說)

但最高行政法院第四庭擬採取不同見解
(法官為陳國成法官、蔡如琪法官)

第四庭認為要分成二階段來說:
1.第一階段:判斷商標法30.1.11的「著名商標」不用區分「大著名」「小著名」
2.第二階段:判斷有無Dilution的時候才要考慮「著名程度」,比較著名的商標,比較可以主張Dilution

意思就是:不能說「第一階段不是大著名,就一概無法主張Dilution」

觀察做出決議和判決的法官,可以說這是一場從智慧財產法院燒到最高行政法院的法律辯論啊!

讓我們看到血流成河吧XD

第四庭現在有第一庭當援軍,擬採取否定說
第二庭和第三庭擬採取肯定說

我的 #商標法訴訟贏的策略 小書第一版來不及把105年最高行政法院決議放進去,第二版則是把105年最高行政法院決議補充進去,但現在感覺「早知道就不用放進去啦」XD

👉否定說(第四庭、第一庭),認為30.1.11「減損著名商標」的「著名商標」包括「大著名商標」和「小著名商標」,也就是「大著名商標」「小著名商標」都可以主張「減損」,理由是:
  1. 商標法30.1.11、商標法施行細則31並沒有區分大著名小著名
  2. 智慧局審查基準也沒有區分大著名小著名
  3. 商標法30.1.11立法理由是參考WIPO1999共同決議事項而來。該共同決議事項art.4規定,是否要限於「大著名商標」才能主張Dilution,由會員國自行決定。而台灣商標法30.1.11、商標法施行細則31(立法)並沒有區分大著名小著名,判決(司法)用目的性限縮來區分「大著名」「小著名」,違反立法意旨
  4. 商標法70.2沒有區分大著名小著名(關於著名商標減損的民事責任)。採取肯定說的話,會造成商標法70.2與商標法30.1.11歧異
  5. 105年最高行政法院決議是「增加法無明文的限制」,有損小著名商標權利人的利益,有「違憲」疑慮
  6. 第四庭的意見沒有「判斷標準模糊」問題,商標審查實務已經實施操作多年,沒有「操作不易」的問題

👉肯定說(第二庭、第三庭),認為30.1.11「減損著名商標」的「著名商標」僅指「大著名商標」,只有「大著名商標」才能主張「減損」。理由是:
  1. Dilution脫離Confusion的範疇,要提高對於著名程度的要求,才能避免壟斷
  2. 美國商標法要求「大著名商標」才能適用Dilution
  3. 第四庭意見較有彈性但難以操作

第四庭的意見cite如下,但我的翻譯蒟蒻可能比較好懂(上面提到的二階段):

「商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知,依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞,則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度(大著名),較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定,但並無須達一般消費者普遍知悉之程度(大著名),始認有該後段規定之適用。」

「就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時,就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查階段予以區分,而非於審查商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」定義要件時予以區分。」

我覺得可以進一步思考幾個問題:
  1. 肯定說(在第一階段區分大著名和小著名)比較難以操作?還是否定說(到第二階段再考慮著名性)比較難以操作?
  2. 肯定說和否定說看起來好像不一樣,但操作上會不會還是一樣?
  3. 大著名和小著名到底要怎麼區分?有辦法區分嗎?
  4. 商標法70.2與商標法30.1.11,要相同解釋?還是可以做不同解釋?如果要相同解釋,是「商標法70.2要跟著商標法30.1.11解釋」?還是「商標法30.1.11要跟著70.2解釋」?

這是一個很適合上課討論的判決啊~

#申請商標找律師
#商標訴訟找律師
#不要再跟我說商標案件很簡單

【Velantino】
最高行政法院111年度徵字第2號提案裁定(2022.10.6)
https://ipcase.blogspot.com/2022/11/valentino.html
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最高行政法院111年度徵字第2號提案裁定(2022.10.6)

上 訴 人 義大利商法倫提諾公司(Valentino S.p.A.)

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 優尼士國際股份有限公司

上列當事人間商標異議事件,上訴人對於中華民國109年11月26日智慧財產法院109年度行商訴字第55號行政判決,提起上訴(本院110年度上字第138號),本庭(第四庭)就下列法律問題,經評議後擬採之法律見解與本院先前裁判歧異,經徵詢其他各庭意見後,見解仍有歧異,爰依法提案予本院大法庭裁判

本案提案之法律爭議

商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標,其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用?

理 由

一、本案基礎事實

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國l06年5月3日以「GIO-VANNI VALENTINO ITALY」商標(嗣變更商標:名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」),指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料,薄絹,紡織製掛毯,紡織製壁掛,家具套,盥洗清潔用手套,桌墊,電話絨布套,馬桶蓋套墊,面紙盒套,被褥,棉被,絲、被,被套,毛巾被,太空被,尼龍被,床單,床罩,枕套,枕頭罩,毛毯,毛巾毯,蚊帳,床毯,家庭寵物用毯,裝飾用床罩,裡布用棉布,棉織布,鴨絨被套,床墊罩,衣服及服飾用棉布,裝飾用枕頭巾,泡茶用毛巾,毛毯套,毛巾,擦碗毛巾,浴巾,餐巾,桌巾,手帕,枕巾,椅巾,擦澡巾,紡織品製旗,紡織品製標籤,窗簾,門簾,摺簾,舞台幕簾,粘布標籤,布製廣告牌,布製鍋用隔熱墊,棉布製個人餐墊」商品,向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊,並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人),被上訴人審查後,准列註冊第1920292號商標(下稱系爭商標)。

嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形,對之提起異議。

被上訴人審查後,以108年11月26日中台異字第G01070605號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處分)。

上訴人不服,提起訴願,經訴願決定駁回,上訴人仍不服,循序提起行政訴訟,並聲明:⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被上訴人應作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院,下稱原審)認為本件判決結果,如認為訴願決定及原處分應予撤銷,參加人的權利或法律上利益將受有損害,故依職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。

經原審109年度行商訴字第55號行政判決(下稱原判決)駁回其訴後,提起本件上訴。

二、本院先前裁判(106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解採取肯定說。即商標法第30條第1項第11款後段規定,所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者。該規定所述之著名商標,其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用。

理由如下:

商標法第30條第1項第11款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞,保護之對象為相關消費者,而所稱之相關消費者,則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言(商標法施行細則第31條參照);至該規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞,保護之對象為該著名商標,不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限,兩者保護之對象及範圍並不相同。

又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以,倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性,對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者,自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利,否則將造成市場不公平競爭之結果,明顯與商標法第1條規定有違。

準此,該規定後段所述之著名商標,其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度,始有本規定後段規定之適用,與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。

質言之,本規定前、後段就著名商標之著名程度,應為不同之解釋,前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標,後段則應解釋為不僅止於相關消費者,而須達一般消費者均知悉之商標,始符立法目的,同時平衡保護消費者及商標權人,維護市場公平競爭。

商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,應為目的性之限縮解釋,而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」〔本院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議(下稱105年決議
)可資參考〕

基此,判斷商標註冊是否違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定時,所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者,而不適用商標法施行細則第31條規定。

三、本庭(第四庭)徵詢擬採否定說之法律見解,即商標法第30條第1項第11款後段規定,所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用。

理由如下:

(一)商標法第30條第1項第11款規定,「商標有下列情形之一,不得註冊:……相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者,不在此限。」商標法施行細則第31條規定:「本法所稱著名,指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」業已明定於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標,並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。

(二)依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2適用商標淡化保護之商標明訂,「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。……商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度,就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定」。依上開審查基準規定,亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標,其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,始有該後段規定之適用。

(三)商標法於92年增訂商標淡化規定,依其立法理由記載:

「(十二)第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下:世界智慧財產權組織(WIPO)於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項,該決議明確指明對著名商標之認定,應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ,而非以一般公眾之認知判斷之;又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外,並應避免對著名商標之減損(dilution)產生 ,基於APEC於八十九年三月決議會員國應遵守WIPO該決議,爰將『公眾』修正為『相關公眾』,並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,不得註冊。」依商標法增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,不得註冊規定之立法意旨,亦無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度,提高至一般消費者普遍知悉之程度,始有不得註冊規定適用之意涵。

(四)世界智慧財產權組織(WIPO)於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.)第2條規定,會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件,會員國不得要求:……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3) [Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。

又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定,商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的,會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉( for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。

因此,依世界智慧財產權組織(WIPO)於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項,關於著名商標減損或淡化著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。

而我國於商標法於92年增訂商標淡化規定,依前述立法理由記載,以及商標法施行細則第31條規定:「本法所稱著名,指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標,其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度,始有該規定適用之意涵。

(五)肯定說係以目的性之限縮解釋,認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。

如依該目的性限縮之法學方法解釋,至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」,仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標,其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度,始有該規定適用之結論。

因此,要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標,其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度,亦即提高商標著名程度之要求,才能獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護。在商標法及商標法施行細則均無該提高條件限制要求之規定,經由判決解釋要求須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,而與同條前段規定之著名程度作差別處理,將不符立法意旨,而有損害商標權人財產權保護之虞。

(六)從而商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知,依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞,則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度,較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定,但並無須達一般消費者普遍知悉之程度,始認有該後段規定之適用。

四、經徵詢其他各庭,第一庭同意本庭見解第二庭不同意本庭見解(建議提請大法庭討論)第三庭不同意本庭見解

第二庭回復書略以:

(一)商標法第30條第1項第11款後段規定係有關商標淡化之規定。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下,仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此當二商標之商品/服務之市場區隔有別,且營業利益衝突並不明顯,消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源,但如允許系爭商標之註冊,可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害,此即為商標淡化所要解決的問題。由於保護這樣的商標,已跨越到營業利益衝突不明顯的市場,對自由競爭影響很大,並有造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險,為降低這樣的傷害與危險,商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標。

是以,第二庭認為商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。徵詢書對此,似乎並無不同見解,而僅是認為並非著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」才能受到商標淡化規定之保護。

徵詢書前開文字表述,容易使人誤以為本院係因認為商標混淆之虞與商標淡化規定,二者對於商標著名程度之要求相同,而要變更105年決議。

(二)固然商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,其對商標著名程度之要求,本應較同款前段規定為高。而本院105年決議文字,則認為商標之著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」,才能受到商標淡化規定之保護,於個案適用上未免較欠彈性。

徵詢書則認為,商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知,依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞(按即商標淡化保護),則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度,較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定,但並無須達一般消費者普遍知悉之程度,始認有該後段規定之適用(見徵詢書第6頁)。

此等見解(註解:第四庭見解)適用於個案中,較有彈性,但判準模糊,操作不易,因此有必要透過大法庭之裁定,將適用商標淡化理論之商標著名程度標準,予以更清楚之界定,方屬妥適。

第三庭回復書略以:

(一)商標法第30條第1項第11款前段規定在避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞,後段規定在防止著名商標與特定商品/服務來源間之聯繫能力減弱,而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。第30條第1項第11款前段與後段規定各有其不同的理論基礎與立法意旨。

(二)商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下,仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此,當兩造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯,消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源,但如允許系爭商標之註冊,可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害,此即為商標淡化保護所要解決的問題。

(三)因此種脫離商標法原本保護消費者免於混淆誤認之虞規範理念的稀釋、不正當利用規定,可能不當擴大對著名商標的保護而引發不公平競爭或不當限制合理使用商標等疑慮。保護這樣的商標已跨越到營業利益衝突不明顯的市場,對自由競爭影響很大,並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險,為降低這樣的傷害與危險,商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標,是以,第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。

(四)一般而言,對於稀釋防止規範的適用,有要求其僅以相關消費者普遍認知為已足者,例如歐盟商標法制關於稀釋防止規範的適用,即僅要求相關消費者普遍認知即可;相對於此,美國商標法制則要求其著名程度必須達到為一般消費者所普遍認知時,方可適用稀釋防止規範。

(五)我國在92年商標法增訂商標淡化規定,然商標法施行細則第31條未併同修正,則一體適用同法施行細則第31條規定之定義判斷,並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低。

五、本庭(第四庭)除徵詢時之理由外,另補充理由如下:

(一)商標法第70條第2款規定,「未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:……(第2款)明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

關於著名商標視為侵害商標權之情形,包括有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。

就有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損該商標之識別性或信譽之虞對象均為「著名商標」同一用語,亦可說明商標法對著名商標民事侵害有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損該商標之識別性或信譽之虞,有關著名商標之定義並無分別界定之立法意旨。

因此,如就民事侵害著名商標權,包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形,關於該「著名商標」之定義係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標。

本院105年決議,則認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,應為目的性之限縮解釋,而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。顯與商標法第70條第2款規定對於民事侵害著名商標權有致相關消費者混淆誤認之虞,或減損該商標之識別性或信譽之虞,就著名商標之定義並無分別界定產生衝突。造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護,與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護,就「著名商標」定義規定採取不同解釋之歧異情形。

(二)依前所述,商標法及商標法施行細則就商標法第30條第1項第11款所稱之「著名商標」定義,並未與同法其他相同「著名商標」用語作不同界定。如依本院105年決議見解,認關於商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定,應為目的性之限縮解釋,而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」,後段就著名商標之著名程度,應解釋為不僅止於相關消費者,而須達一般消費者均知悉之商標,始符立法目的,將提高「著名商標」定義之要求標準,此要求標準的提高係增加著名商標權人請求依商標法第30條第1項第11款後段保護之限制條件。

本院判決如經由解釋要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義,須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度,而與同條前段規定之「著名商標」定義作差別界定,將有增加法律所無之限制,使達到「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知」之著名商標權人,都無法因減損其著名商標之識別性或信譽之虞而可請求獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護,致有損害該著名商標權人憲法上所保障財產權保護之虞,採此見解之本院判決後續亦可能有裁判憲法訴訟之問題。

(三)關於第二庭所指採本庭見解有判準模糊,操作不易問題。

因本庭所採見解,係就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定,與商標法其他所稱「著名商標」用語,基於同一用語同一內涵之法理,均採同一界定,即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標,並無判斷標準模糊問題

另商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準亦載明:「無論商標著名程度高低為何,只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知,便足以認定該商標為著名商標。是以,本法所稱之著名,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言(商施31),其與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣,均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知,便足以認定該商標為著名,而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1.1參見)。

至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度,較有可能適用第30條第1項第11款後段規定,係指參考商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素,於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時,應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素,說明於個案審查時,商標著名程度愈高,愈有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定之情形而言。

關於判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素,包括商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素。該等參酌因素之審查操作方式,與判斷有無混淆誤認之虞之8項參考因素類似,商標審查實務業已實施操作多年,並無操作不易問題

(四)關於第三庭所指一體適用商標法施行細則第31條規定之定義判斷,並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低問題。就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定,對商標著名程度之要求較同款前段規定為高,應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時,就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查階段予以區分,而非於審查商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」定義要件時予以區分

(五)綜上所述,商標法第30條第1項第11款後段規定,所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞,則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。但並無須達一般消費者普遍知悉之程度,始認有該後段規定之適用。
 
最高行政法院第四庭
審判長法官 陳 國 成
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 紹 良
法官 蔡 如 琪

2022年10月21日 星期五

時尚法(設計 著作權 美術著作) MOLO (softwall softblock design) v. CHANEL香奈兒櫥窗設計:法院認為,原告的softwall softblock(軟磚牆)設計是一種「概念」而不是「表達」,原告並沒有特定「著作」到底是什麼。法院駁回原告的請求。

Source MOLO公司的softwall softblock design

Google "softwall softblock MOLO disign"

#MOLO #softwall #softblock #軟磚牆設計 
#CHANEL #櫥窗設計
#著作權 #專利權 #時尚法

真是有趣的案子啊!

MOLO(加拿大公司)的softwall&softblock(軟磚牆構造)的設計我還真的有印象哩。很多精品業者的櫥窗都有使用到這樣的裝飾。據說LV、Dior和Hermes都使用MOLO的這項設計。

               Source Bottega和Repetto都採用MOLO的設計

所以如果像MOLO所說「CHANEL本來有跟MOLO接觸,但後來卻找了別家廠商做了一樣的設計」,難怪MOLO會感覺震驚與生氣。



  Source 香奈兒美國櫥窗

問題來了,這樣具有 #美感 又具有 #功能 的設計,
到底要用什麼IP保護呢?

這樣的構造可以用 #專利 保護,所以在美國也發生類似的案子,MOLO是用專利提告。來看看MOLO在美國提出的案件主張。還有新聞報導:Chanel copied shop display design, suit claimed.

  Source MOLO美國專利

但在台灣是用 #著作權 提告(在台灣應該沒有取得專利),所以法院認為這樣的設計是一種「概念」,不是「著作」,駁回原告的請求。

原告主張這樣的設計是一種「美術著作」:

「原告精心設計以紙、不織布或其他材質之上開softwall及softblock產品,其本身具有延展性,得自如書本般厚度延展至超過百倍之長度,延展時不僅如手風琴般於側面有規則之凹凸起伏,且可呈現直線或曲線等線條之美感,其頂面呈現綿延蜂巢式結構,亦可於尾端呈現花朵般之映象;且softwall及softblock產品亦得互相搭配使用,打造綿延而柔軟之牆塊設計,或將其圍圈後形成一獨立的空間,亦可透過堆疊進行擺設,呈現多層次之不同美感。

此外,softwall及softblock產品有輕透白、深黑及多種顏色,亦得於其內安裝不同顏色的LED燈泡,以呈現明暗或不同色彩之光線與深度。

softwall及softblock產品本身創造出多變的陳列擺設型態,其所呈現之多樣美術視覺效果」、「透過直線或彎曲之手風琴般『軟(soft)』性延展、紙或不織布等不同材質、LED燈泡之安裝、蜂巢式結構、尾端花朵狀設計等整合藝術創作,或將系爭產品加以堆疊,抑或將softwall及softblock產品互相搭配使用,原告該等產品有其不同藝術型態,進而呈現獨特之線條、色彩、明暗或形狀,進而打造具有層次感及韻律感的視覺效果」

台灣法院認為這樣的設計不是著作:

「原告前開所述均係表明系爭商品之型態、特色,且可互相達配變換各種形式,均未表明其欲主張之特定作品,是原告並未提出特定之作品供本院審酌是否為著作權法所保護之美術著作,

又觀諸甲證1、2、3之資料,係softwall及softblock產品之結構、材質、顏色、組合方式說明,並非特定之作品,均屬解釋該結構之概念及操作方法,然該等概念、操作方法,屬於表達所蘊含之一般性抽象概念,並非著作權法保護「表達」之客體,且原告亦未特定本院卷二第163至188頁之圖片何者為其所要主張之著作。故系爭商品自非著作權法所保護之美術著作甚明。」

【MOLO軟磚牆設計 v. CHANEL】
智慧財產及商業法院110年度民著訴字第103號民事判決(2022.10.13)
https://ipcase.blogspot.com/2022/10/molo-softwall-softblock-design-v.html

________________________

智慧財產及商業法院110年度民著訴字第103號民事判決(2022.10.13)

原 告 加拿大商 MOLO DESIGN, LTD.

被 告 香奈兒有限公司

被 告 法商Chanel SAS

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議等事件,本院於民國111年9月15日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
原告之訴駁回。
 
  事實及理由
...
一、原告主張:  

㈠原告係西元2003年設立之設計製作工作室,藉由立體之美術技巧,投入大量精神,以美感為特徵表現創作者思想、個性、創意及感情,製作「softwall(軟牆)」、「softblock(軟塊)」、「發光式softwall」、「發光式softblock」及「softwall與softblock模組化系統」之商品(下合稱系爭商品),係原告所有原創性極高並受著作權保護之美術著作

原告於西元2021年初發現被告香奈兒公司,未經原告同意或授權,擅自於麗晶精品、新光三越百貨A4館、SOGO百貨復興館、信義遠百A13、台中大遠百及漢神百貨之櫥窗陳列擺設,重製系爭商品,而櫥窗設計係由被告法國香奈兒公司統一決定,故被告香奈兒公司是受被告法國香奈兒公司指示而侵害原告就系爭商品之著作財產權。

由於精品櫥窗及櫥櫃係消費者購物時的第一寓目印象,消費者自然對於其視覺效果極為印象深刻,被告香奈兒公司之前開侵害行為,已致消費者誤認被告香奈兒公司、法國香奈兒公司係採用原告之系爭商品。

被告公司集團從西元2014年即直接或間接與原告接觸索取型錄或相關資料,可知其等就本次之侵權行為具有故意;

另被告香奈兒公司之櫥窗及櫥櫃陳列擺設大舉採用系爭商品之重製物,致消費者誤以為二者間有商業上合作關係,自屬足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為,爰依著作權法第84條、第88條第1項、第88條之1、第89條、公平交易法(下稱公平法)第25條、第29條、第30條、第31條、第33條、公司法第23條第2項之規定,請求被告等連帶負損害賠償責任或排除該等侵害行為。

㈡並聲明:

⒈被告等應連帶給付原告美金357,000元整,其中被告香奈兒公司及歐德格應自原告110年3月4日民事起訴狀繕本送達翌日起,被告法國香奈兒公司應自民事準備(二)狀繕本送達翌日起,至清償日止,按年息5%計算之利息。

⒉被告香奈兒公司應將系爭商品等相關侵權產品及陳列擺設予以銷毀;被告香奈兒公司、法國香奈兒公司亦不得直接或間接、自行或委託他人重製系爭產品。

⒊被告等應負擔費用將本件最後事實審判決書之法院判決名稱、案號、當事人姓名、案由及主文,以黑體字型32號字體刊登於自由時報、聯合報、中國時報及經濟日報等四大報之全國版第一版下半版。

二、被告等則以:

㈠原告未特定被侵害之著作物:

原告僅泛稱系爭商品具有各式多變的陳列擺設型態,依其所提之網頁介紹、商品型錄報價單、客戶計畫,可知系爭商品有各種形狀、尺寸、顏色、材質,互相搭配組合更有多達數百種可能性,然原告並未特定本件被侵害之著作物為何。

㈡系爭商品非美術著作:

系爭商品蜂巢結構之特色係蜂巢紙應用的習見特徵,非原告基於思想或情感之表達而賦予該商品呈現之特徵。蜂巢紙拉開後頂面形成六角形蜂巢結構、側面如手風琴狀呈現有規則之凹凸起伏、可直線、變曲、伸縮及延展,兩側收合後於尾端可呈現原告所謂的花朵形狀,作為隔間、牆、塊、展示架,也是普遍的應用方式,其應用上本即具有表達限制性,實不容原告予以壟斷。原告所稱「立體之美術技巧」,僅係將數個蜂巢紙板作堆疊、相互組合,不具較高的「創作高度」或是「明顯超越一般平均創作水準」,不具備美術著作應有之創作性要件。

㈢原告未舉證證明為著作財產權人:

原告未特定受侵害之商品,亦未提出受侵害商品係原告何人員所創作、創作歷程資料、著作權歸屬證明,故無法證明原告係著作財產權人。

原告所提甲證34、35聲明書僅係原告負責人之自我陳述,甲證36係攝影師陳述APPENDIXA照片之拍攝情形,惟原告並未特定其著作,聲明書照片之物與民事準備(二)狀附表1、2、3所謂「原告著作」照片不同,甲證44至47係外國人陳述在國外看到Chanel櫥窗之情形,與本件臺灣櫥窗無關,甲證37、38並未說明該文章之原始出處、發表日期,甲證41僅係網頁截圖,甲證42僅為原告自已的網頁資料。前開資料照片顯示之物品亦與民事準備(二)狀附表1、2、3所列「原告著作」不同,皆與本件無關。

㈣本件無公平法之適用:

原告係設計公司,被告臺灣、法國香奈兒均係時尚精品公司,彼此間產業不同、商品不同、客戶不同,不存在競爭關係,並無公平法之適用。

三、兩造間不爭執事實:

麗晶精品、新光三越百貨A4館、SOGO百貨復興館、信義遠百A13、台中大遠百及漢神百貨之陳列擺設,均係被告香奈兒公司所營銷售據點之陳列擺設。 
 
四、兩造間主要爭點:

㈠系爭商品是否為我國著作權法之美術著作?
㈡原告是否為系爭產品之著作人?
㈢原告主張被告等於銷售據點的陳列擺設有侵害原告之系爭產品,其主張是否有理由?
㈣原告依著作權法第88條第1項規定,請求被告等負損害賠償責任,有無理由?若有,其損害賠償金額如何計算?
㈤原告依著作權法第84條、第88條之1規定,請求被告香奈兒公司、法國香奈兒公司除去、銷毀或防止侵害,是否有理由?
㈥原告依著作權法第89條規定請求被告等將本件判決書登載報紙,是否有理由?
㈦被告等於其銷售據點之陳列擺設是否違反公平法第25條之規定?
㈧原告依公平法第30、31條請求被告等負損害賠償責任,有無理由?若有,其損害賠償金額如何計算?
㈨原告依公平法第29條規定,請求除去或防止侵害,是否有理由?
㈩原告依公平法第33條規定請求被告等將本件判決書登載報紙,有無理由?
被告歐德格、香奈兒公司是否應依公司法第23條第2項之規定,負連帶賠償責任?  

五、得心證之理由:

㈠系爭商品非我國著作權法之美術著作:
 

⒈按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第277條前段定有明文。以侵權行為為原因,請求回復原狀或損害賠償者,應就其權利被侵害之事實負舉證之責,若原告先不能舉證,以證實自己主張之事實為真實,則被告就其抗辯事實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回原告之請求。

次按著作,指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作,著作權法第3條第1項第1款定有明文。凡屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作,具有原創性,及一定之表達形式,且非著作權法第9條第1項所列不得為著作權之標的,即為受著作權法保護之「著作」。

著作權法所謂之原創性者,包括原始性與創作性。原始性係指著作人原始獨立完成之創作,而非抄襲或剽竊而來。創作性係指該創作足以表達著作人之思想、感情,且與先前存在之作品,具有可資區別的變化,足以表現創作人之個性及獨特性而言。又按依法取得之著作權,其保護僅及於該著作之表達,而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現,為著作權法第10條之1所明定。是著作權之保護標的僅及於表達,而不及於思想。創作內容必須已形諸於外部,具備一定外部表現形式,方合保護要件(最高法院106年度台上字第1726號判決意旨參照)。

故著作權法所保護者,為具有原創性之「表達方式」,而不及於創作之構想或觀念。

原告主張:「原告精心設計以紙、不織布或其他材質之上開softwall及softblock產品,其本身具有延展性,得自如書本般厚度延展至超過百倍之長度,延展時不僅如手風琴般於側面有規則之凹凸起伏,且可呈現直線或曲線等線條之美感,其頂面呈現綿延蜂巢式結構,亦可於尾端呈現花朵般之映象;且softwall及softblock產品亦得互相搭配使用,打造綿延而柔軟之牆塊設計,或將其圍圈後形成一獨立的空間,亦可透過堆疊進行擺設,呈現多層次之不同美感。

此外,softwall及softblock產品有輕透白、深黑及多種顏色,亦得於其內安裝不同顏色的LED燈泡,以呈現明暗或不同色彩之光線與深度。

據此,softwall及softblock產品本身創造出多變的陳列擺設型態,其所呈現之多樣美術視覺效果」、「透過直線或彎曲之手風琴般『軟(soft)』性延展、紙或不織布等不同材質、LED燈泡之安裝、蜂巢式結構、尾端花朵狀設計等整合藝術創作,或將系爭產品加以堆疊,抑或將softwall及softblock產品互相搭配使用,原告該等產品有其不同藝術型態,進而呈現獨特之線條、色彩、明暗或形狀,進而打造具有層次感及韻律感的視覺效果」云云。

惟查,原告於本院準備程序時表示:本件其主張之著作就是softwall及softblock產品,甲證1、2、3有提供說明,系爭商品之說明如本院卷二第163至188頁之圖片所示等語,原告前開所述均係表明系爭商品之型態、特色,且可互相達配變換各種形式,均未表明其欲主張之特定作品,是原告並未提出特定之作品供本院審酌是否為著作權法所保護之美術著作

又觀諸甲證1、2、3之資料,係softwall及softblock產品之結構、材質、顏色、組合方式說明,並非特定之作品,均屬解釋該結構之概念及操作方法,然該等概念、操作方法,屬於表達所蘊含之一般性抽象概念,並非著作權法保護「表達」之客,且原告亦未特定本院卷二第163至188頁之圖片何者為其所要主張之著作。故系爭商品自非著作權法所保護之美術著作甚明。是原告主張系爭商品係美術著作云云,尚無可採。

㈡綜上所述,系爭商品非著作權法所保護之表達,自非為著作權法所保護之美術著作。另本院亦無庸就爭點2至11等事項再為論述。從而,原告依著作權法第84條、第88條第1項、第88條之1、第89條、公平法第25條、第29條、第30條、第31條及第33條等規定,訴請判命如聲明所示之請求,為無理由,應予駁回。又原告之訴暨經駁回,其假執行之聲請即失其依據,應併予駁回。
 
智慧財產第三庭
法 官 王碧瑩

2022年10月20日 星期四

娛樂法(有限電視 頻道授權)東昱投資公司 v. 大佧公司、紅樹林有線電視公司:系統業者對收視戶為公開播送,但未向頻道代理商支付授權費用,構成不當得利。被告應給付頻道費用。

智慧財產及商業法院111年度民著訴字第20號民事判決(2022.09.13)

原 告 東昱投資股份有限公司

被 告 大佧有限公司

被 告 紅樹林有線電視股份有限公司

上列當事人間請求返還不當得利事件,本院於民國111年8月9日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
一、被告大佧有限公司應給付原告新臺幣20,348,952元 
二、被告紅樹林有線電視股份有限公司應給付原告新臺幣20,348,952元...
 
  事實及理由
...  
一、原告主張:

原告為有線電視頻道代理業者,營業内容係先支付授權費用予上游頻道商,取得頻道獨家代理權及授權後,再與下游有線電視系統業者簽約,授權系統業者於經營區域公開播送,並向其收取頻道授權費用。

被告大佧有限公司(下稱大佧公司)歷年來即與原告簽署「基本頻道播送授權協議書」取得授權後,再指定其旗下有線電視系統業者即被告紅樹林有線電視股份有限公司(下稱紅樹林公司),於特許經營區域將頻道播送予收視戶,並向收視戶收取收視費用。

依原告107年度基本頻道銷售辦法(下稱107年銷售辦法),有「國興衛視台」、「高點電視台」、「彩虹頻道」、「三立台灣台」、「三立都會台」、「三立新聞台」、「NHK WORLD PREMIUM」、「MTV」等8個頻道之代理權利(下稱系爭8個頻道),被告大佧公司即依107年銷售辦法選購系爭8個頻道之公開播送權,並與原告簽署107年度基本頻道播送授權協議書(下稱107年授權協議書),約定授權期間為107年1月1日起至同年12月31日止。

嗣於108年度,原告未持續代理「國興衛視台」,因而按比例於108年之授權費用中扣除,並制定108年度基本頻道銷售辦法(下稱108年銷售辦法),惟被告等在未與原告完成簽訂108年度基本頻道授權契約之情形下,仍持續將原告剩餘所代理之7個頻道(下稱系爭7個頻道)訊號透過數位機上盒傳輸節目頻道訊號予收視戶收視,並藉此向收視戶收取費用,經原告多次函催請求完成授權契約之簽訂,仍未獲置理。

因此,被告紅樹林公司於108年未獲授權而公開播送之行為,即受有相當於應支付授權費用之利益,並致原告受有相當於授權費用之損害,而被告大佧公司為被告紅樹林公司之經營階層,除往年均與原告簽署頻道授權協議,並實質參與頻道之播送,是被告等應就該利益對原告負不真正連帶之不當得利返還責任。

再原告為顧念與被告等商賈情誼,於本件請求金額仍給予107年之優惠基礎,亦即簽約收視戶數及頻道價格均暫時延續過往折扣優惠計價,而得出每月金額為1,695,746元(計算式:簽約收視戶數57,541戶×系爭7個頻道授權價格29.9元×240/243.5),年度授權金額即為20,348,952元。為此,爰依民法第179條規定,提起本件訴訟,並聲明:㈠如主文第一項至第三項所示。㈡原告願供擔保,請准宣告假執行。

二、被告等則以:

系爭7個頻道授權證明書之作成日期皆在本件提起訴訟後,且原告並未提出任何事證證明其為系爭7個頻道內「視聽著作」之著作財產權人或被專屬授權人,自不得以自己名義提出本件不當得利訴訟。

又依107年授權協議書第6條第2項之約定可知,雙方合意以「佳訊錄影視聽企業有限公司(下稱佳訊公司)104年度基本頻道銷售辦法」(下稱104年銷售辦法)之各頻道銷售單價計算授權費用,是107年授權費用實與107年銷售辦法無關,而雙方於108年度既未簽署相關合約,就頻道單價及簽約戶數自應待雙方合意後再為計算授權費用,而非依原告片面主張變更之107年、108年銷售辦法所定之頻道單價計算授權費用;另被告大佧公司並非實際播送系爭7個頻道之人,非本件不當得利之受益人,自不應負返還責任。

縱認被告等均獲有利益,惟依有線廣播電視法(下稱有廣法)第11條第2項第5款、第29條第1項前段規定及主管機關國家通訊傳播委員會(下稱NCC)歷次新聞稿可知,系統經營者若欲下架或替換頻道,應取得頻道商或頻道代理商之下架同意書,逕自下架將遭NCC罰鍰;而原告明知被告等不同意108年銷售辦法,卻仍不提供下架同意書,協助被告等申請下架,致被告等無法替換引進其他優質頻道,僅能持續播送,實屬違反被告等意願之強迫得利行為,故被告等自毋庸負返還責任。

倘認被告等應負返還不當得利之責,惟原告為頻道代理商,與頻道供應商簽訂代理合約,皆會約定需使代理之頻道取得一定「定頻率」及「普及率」,頻道供應商始願意授予代理權,涉及巨額之廣告利益,是以身為頻道代理商之原告,雖形式上似受有損害,惟實際上係藉由持續占用被告紅樹林公司之頻位,以維持其上述積極及消極利益(如毋庸給付違約金、續約利益等),即應就此利益範圍類推適用民法第216條之1規定予以抵除,以防雙重得利之情形;再原告未獲被告等同意而占用其所屬之頻位,本應賠償或返還相當於頻道租賃費用或上架費用之利益,被告等就此依民法第334條等規定,為抵銷之抗辯等語資為抗辯。並聲明:㈠原告之訴及假執行聲請均駁回。㈡如受不利判決,准予宣告預供擔保,免為假執行。

三、兩造不爭執事項:

㈠原告為衛星電視頻道之頻道代理商,於108年間與被告大佧公司簽署107年授權協議書,約定於107年1月1日至107年12月31日之期間,就原告所代理系爭8個頻道授權被告大佧公司,再由其轉授權透過其旗下即被告紅樹林公司之有線電視系統經營者於所在經營區為公開播送,並向原告支付授權費用。

㈡依107年度頻道授權協議書第6條第2項約定,原告與被告大佧公司係依據104年銷售辦法中就各「標的頻道」所明列之銷售單價作為授權費用之計算標準,且原告同意撤回107年度銷售辦法。

㈢原告於108年5月22日以108年東字第1080522001號函(檢附「108年度銷售辦法」)寄送與全國各有線電視系統業者(含被告),並請於108年6月30日前與原告完成108年基本頻道授櫂契約之簽訂,而原告於該年度並未取得「國興衛視台」之代理授權。

㈣被告大佧公司於108年1月1日起至108年12月31日間,與其旗下即被告紅樹林公司就系爭7個頻道對其有線電視收視戶為公開播送並針對所有播出之基本頻道收取相對應的收視費用。 

四、得心證之理由:

原告主張其為有線電視頻道代理商,已向上游頻道商取得系爭7個頻道授權,得以與下游有線電視系統業者簽約,授權其於經營區域公開播送。詎被告大佧公司與旗下被告紅樹林公司未經原告同意或取得授權,逕自於108年1月1日起至同年12月31日間對其有線電視收視戶,就系爭7個頻道為公開播送,迄今仍拒絕支付108年授權費用予原告,自應負不當得利之返還責任,則為被告等所否認,並以前詞置辯。

是本件經整理並協議簡化爭點後,所應審究者為:

㈠原告可否以自己名義提起本件訴訟?

㈡被告紅樹林公司於108年間向其有線電視收視戶播送系爭7個頻道之行為,是否為無法律上原因而受利益,致原告受有損害?原告依民法第179條規定請求被告二人負不真正連帶返還責任,有無理由?是否有強迫得利之適用?原告得請求返還之金額為何?

㈢被告等主張類推民法第216條之1規定,進行損益相抵是否有理由?

㈣被告等主張依民法第334條等規定,為抵銷之抗辯是否有理由?茲論述如下:

㈠原告具備提起本件訴訟之當事人適格:
...
⒊至被告等雖辯稱原告並未證明其為系爭7個頻道內「視聽著作」之著作財產權人或被專屬授權人等語,惟本件原告經頻道商授權者及再授權予系統商者,其標的均為「頻道」之有線電視公開播送權,而非頻道內之視聽著作;原告並已提出頻道授權證明書,該等證明書上亦明確記載「已授權東昱投資股份有限公司於台灣及澎湖、金門、馬祖等離島獨家代理及銷售『標的頻道』之有線電視播送權利,及授權東昱投資股份有限公司得以自己名義於『授權區域』,將『標的頻道』授權予『有線電視系統』或其代理商...東昱投資股份有限公司得以自己名義與有線電視系統或其代理商進行授權之協商、簽約及收取授權費用,對於授權所生糾紛及有線電視系統或其代理商未獲授權而為公開播送等行為,並『得以自己名義為訴訟上之行為』,益證原告得以自己名義就頻道授權所生糾紛提起本件訴訟。

另被告雖再辯稱原告所提出之證明書作成日期均在原告提起本件訴訟後,難以證明簽約當時有授權之真意等語,惟授權協議書並非應以書面為之之要式行為,且原告所提出該等證明書之簽署日期(110年8月16日、110年8月23日),均仍在系爭7個頻道所約定自108年1月1日起至110年12月31日之授權期間內(本院卷㈠第97至107頁),此回溯簽署之授權約定,未顯然背於常情,被告等上開所辯,尚非可採。
 
㈡被告等應負不真正連帶返還責任:

⒈被告紅樹林公司為無法律上原因而受利益,致原告受有損害

⑴按不當得利依其類型可區分為「給付型之不當得利」與「非給付型不當得利」,前者係基於受損人之給付而發生之不當得利,後者乃由於給付以外之行為(受損人、受益人、第三人之行為)或法律規定或事件所成立之不當得利。

在「給付型之不當得利」固應由主張不當得利返還請求權人(受損人),就不當得利成立要件中之「無法律上之原因」負舉證責任;惟在「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」,由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來,而係因受益人之侵害事實而受有利益,因此祇要受益人有侵害事實存在,該侵害行為即為「無法律上之原因」,受損人自不必再就不當得利之「無法律上之原因」負舉證責任,如受益人主張其有受益之「法律上之原因」,即應由其就此有利之事實負舉證責任。

又「非給付型之不當得利」中之「權益侵害之不當得利」,凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益,致他人受損害,欠缺正當性,亦即以侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益,而從法秩權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者,即應構成「無法律上之原因」而成立不當得利(最高法院100年度台上字第899號民事判決意旨參照)。

⑵次按依有廣法第2條第3、4、5款規定可知,頻道供應事業(下稱頻道業者)指以節目及廣告為內容,將之以一定頻道名稱授權系統經營者播送之供應事業;而系統經營者(下稱系統業者)係指經依法許可經營有線廣播電視服務之事業;訂戶則為與系統經營者訂定契約,使用該系統經營者提供之有線廣播電視服務者。

有線電視之產業結構,即包含頻道業者、系統業者及訂戶,惟因頻道業者、系統業者眾多,為節省人力成本及經濟效率考量,頻道代理商因應而生,而成為頻道業者、系統業者間之媒介。因此,頻道業者會先授權予頻道代理商,向頻道代理商收取授權費用;再由頻道代理商授權予系統業者,向系統業者收取授權費用;最後則由系統業者與訂戶簽約,向訂戶收取收視費用。

⑶本件原告為頻道代理商,業已支付授權費用取得系爭7個頻道頻道業者之獨家授權,且原告得在其授權範圍內,以自己名義與系統業者或其代理商進行授權之協商、簽約及收取授權費用,有上開證明書在卷可參,則原告授權系統業者就系爭7個頻道於有線電視系統為公開播送,自有權向系統業者收取授權費用;

而被告大佧公司於108年1月1日起至108年12月31日間,與其旗下即被告紅樹林公司就系爭7個頻道對其有線電視收視戶為公開播送並針對所有播出之基本頻道收取相對應的收視費用,卻均未向原告支付108年之授權費用,為兩造所不爭執,可知被告紅樹林公司受有於108年度公開播送系爭7個頻道卻未支付授權費用之利益,並致原告受有本應取得之授權費用卻未取得之損害。

而被告紅樹林公司於此權益侵害型態之不當得利事件中,就其受有利益之法律上原因負有舉證之責,惟被告等就被告紅樹林公司何以未支付授權費用仍得於108年度公開播送系爭7個頻道之法律上原因並未舉證,足見被告紅樹林公司所受之上開利益不具有法律上原因甚明,自應對原告負不當得利返還責任。

⒉被告大佧公司應與被告紅樹林公司負不真正連帶返還責任

⑴按不真正連帶債務係謂數債務人具有同一目的,本於各別之發生原因,對債權人各負全部給付之義務,因債務人中一人為給付,他債務人即同免其責任之債務(最高法院101年度台上字第367號民事判決意旨參照)。

⑵查本件被告大佧公司雖非實際公開播送系爭7個頻道之業者,惟被告紅樹林公司之已發行股份總數為21,160,000股,其董事長及董事所代表之法人均為被告大佧公司,而被告大佧公司持有之股份數14,912,000股,已超過被告紅樹林公司已發行股份總數之半數,有被告紅樹林公司經濟部商工登記公示資料查詢附卷可參,足見被告大佧公司為控制公司,被告紅樹林公司則為被告大佧公司之從屬公司。

再觀諸107年授權協議書及106年度基本頻道播送授權協議書(下稱106年授權協議書),立協議書人均為原告與被告大佧公司,且其上前言、第1條、第7條分別約定「緣甲方(即原告)係經目的事業主管機關核准許可經營衛星廣播電視事業之衛星電視頻道節目供應業者或經合法授權代理衛星電視頻道之頻道代理商,有權處理如附件一所示衛星電視頻道『節目』及『廣告』,於有線電視系統公開播送授權事宜;且乙方(即被告大佧公司)擬向甲方取得前述衛星頻道授權後,再轉授權如附件二所示有線電視系統經營者(即被告紅樹林公司)公開播送之。」、「甲方(即原告)授權乙方(即被告大佧公司)得再授權如附件二所示有線電視系統經營者(即被告紅樹林公司)於本協議書授權經營區內公開播送……。本授權為不可轉讓且非專屬授權,乙方未經甲方事前書面同意,不得再授權予非附件二所示之第三人……。」、「乙方(即被告大佧公司)應於雙方完成本協議書簽署日起30日內,將授權期間應付之每月授權費用……交付甲方(即原告)……本協書之授權費用……無論乙方及(或)『乙方系統台』經營收入多寡、就個別標的頻道之利用情形如何,均需擔保支付前開全額授權費用,並不得就此授權費用主張留置權、抵銷、同時履行抗辯或其他性質之抗辯。」

是由上開立協議書人及協議書約定,可知歷來與原告簽署頻道授權協議者均為被告大佧公司,並非被告紅樹林公司,且係由被告大佧公司先向頻道代理商(即原告)取得頻道授權後,再轉授權由旗下有線電視系統經營者即被告紅樹林公司於授權區域向收視戶為公開播送,並應由被告大佧公司為最終付款之責任。

而本件被告大佧公司並未與原告就系爭7個頻道於108年度取得有線電視公開播送授權之約定,是大佧公司於108年度既未支付任何授權費用,仍持續再授權予其旗下系統業者即被告紅樹林公司對有線電視收視戶就系爭7個頻道為公開播送並收取收視費用,是被告大佧公司受有再授權被告紅樹林公司公開播送系爭7個頻道卻未支付授權費用之利益,並致原告受有本應取得之授權費用卻未取得之損害,縱被告大佧公司非實際播送系爭7個頻道之業者,仍應與其旗下系統業者即被告紅樹林公司對原告就本件不當得利負不真正連帶返還責任。

⒊本件並無強迫得利之情形

⑴按所謂「強迫得利」,乃指就受益人之財產狀況觀察,形式上雖因他人行為存有得利之情形,然該增加之利益對其而言,實屬違反其個人意見,非在其所計劃之範圍內,並未對受益人為增益者,甚或有害其所有權之行使而言。

⑵被告等辯稱其等不同意108年銷售辦法,原告卻遲不主動提供下架同意書,自屬違反被告等意願之強迫得利行為等語。

被告紅樹林公司於108年度甚且於109年度,依有廣法第44條第1項規定,於每年8月1日起1個月內向新北市政府新聞局申報收視費用過程之頻道表,均仍將系爭7個頻道列入有線電視公開播送之列,並未將系爭7個頻道排除在外,此有新北市政府新聞局111年5月11日新北新行字第1110879538號函及檢附之「紅樹林有線電視股份有限公司」107年至109年度提送本府有線廣播電視費率審議委員會審核之「基本頻道表」在卷可參,堪認被告等受有前開利益,係於其計畫範圍內,已難認有何違反其意願之情事。

⑶又依有廣法第11條第2項第5款、第29條第1項規定,申請經營有線廣播電視服務者應提供營運計畫並載明頻道之規劃及其類型,如有變更,應向中央主管機關申請許可變更或報請備查;是以,有廣法並未明文規定下架同意書應由頻道業者主動提出,僅規範如有頻道異動應向NCC申請變更許可。而NCC歷次新聞稿中,亦一再宣示「系統業者與頻道業者如有協商不成而無法繼續播送者,應取得頻道供應事業下架同意書,並提出頻道異動申請,獲NCC許可後,始得將頻道下架」,其意應指系統業者因與頻道業者協商不成而無法繼續播送時,應由系統業者「取得」頻道業者之下架同意書,並無頻道業者應主動提供下架同意書之意。

因此,被告等倘就頻道銷售單價有協商不成之情事,而不欲再繼續播送系爭7個頻道,當可請求原告提供下架同意書,並向NCC提出頻道異動申請許可,惟被告等既未主動要求原告提供下架同意書,亦未向NCC提出頻道異動申請許可,顯然持續公開播送系爭7個頻道並未違反其意願,自難認原告有何強迫得利之情事。

至被告等雖稱NCC新聞稿之「頻道代理商事先提供下架同意書」內容,係原告應主動提供下架同意書之依據,惟觀諸新聞稿全文,僅係陳述其他頻道代理商與系統業者間之爭議,在該案中其他頻道代理商有先提供下架同意書之事實,並非NCC認定頻道業者有主動提供下架同意書之義務,自非得據以作為頻道業者有主動提供下架同意書之依據。

⑷另被告等雖一再辯稱原告倘認受有損害大可停止供應頻道視訊信號等語,惟依NCC新聞稿已一再宣示有線電視公司不應恣意斷訊或下架罔顧消費者權益,以保障公眾視聽權益,甚且在原告與被告紅樹林公司之協調會上,亦一再重申二人不得任意斷訊,亦有調處紀錄在卷可稽,原告身為頻道代理商,亦應受有廣法規範,豈有不顧中央主管機關宣導逕自斷訊之理。

反之,被告等雖亦不可逕自斷訊,惟揆諸前揭說明,被告等倘不欲再繼續播送系爭7個頻道,當可向原告請求提供下架同意書,並向NCC提出頻道異動申請許可,而循合法管道將系爭7個頻道下架,卻捨此不為,一方面持續公開播送系爭7個頻道,一方面卻辯稱原告係強迫得利而拒絕支付授權費用,實無可取,益徵被告等上開所辯,顯屬無稽。

⒋原告得請求被告等返還之金額

⑴本件計算之標準:兩造曾合意就原告所代理之系爭8個頻道(即系爭7個頻道及國興衛視頻道),於107年度及106年度授權被告等於授權經營區域為播送等情,此有106年、107年授權協議書在卷可參。

而前開授權費用均係以「簽約收視戶數」×「每戶頻道授權價格」×「額外優惠240/243.5」×「12個月」計算,亦經兩造具狀陳明在卷,爰依此標準計算本件原告所得請求返還之金額。

⑵就「簽約收視戶數」之認定:

原告主張延續兩造107年度授權協議書相同之訂閱戶數57,541戶;被告等則辯稱應扣減107年度至108年度流失之簽約收視戶比率後,所得之54,761.7697戶計算。

又收視訂戶須支付費用始能收看有線電視節目,而系統業者則必須支付費用予頻道商(或頻道代理商),始能取得頻道節目播放之權利,但其所取得之播放權利,不會因缺乏收視訂戶而減損或滅失,且如以實際訂戶數作為計算基礎,即須仰賴系統經營者提供正確之訂戶資訊,惟因實際訂戶數隨時均可能變動,且相關資訊均由系統經營者所掌控,故頻道代理商不易進行監督查核,亦容易發生授權費計算之爭議,而增加交易上之監督成本及糾紛處理成本,此由有廣法於105年1月6日增訂第36條第2項規定:「系統經營者與頻道供應事業協議授權條件時,如以訂戶數為計算基礎者,應以中央主管機關公告之訂戶數為準。」以解決授權費以訂戶數作為計算基礎之問題即明;因此,若以依實際流失戶數作為計算依據,而相關戶數統計資料除偏重於系統業者之外,亦將加重頻道代理商交易上之監督成本,並未有利於產業發展。是本院審酌上情,並考量原告所主張之簽約收視戶數57,541戶為兩造先前合意之戶數,且遠低於有廣法第36條第2項規定NCC所公告之被告紅樹林公司107年第4季、108年第4季之訂戶數63,768戶、60,691戶,因認原告主張就「簽約收視戶數」以57,541戶計算,應屬合理。

⑶就「每戶頻道授權價格」之認定:

原告主張就系爭7個頻道之頻道單價為「高點電視台」1元、「彩虹頻道」1元、「三立台灣台」15元、「三立都會台」15元、「三立新聞台」12元、「NHK WORLD PREMIUM 」1元、「MTV」1元,合計共46元,並延續兩造先前優惠方案給予65%之折扣,即29.9元;

被告等則辯稱依據104年銷售辦法計算,可推知國興衛視台之購買價為2.28元 ,107年度系爭7個頻道加國興衛視台單價為31.2元,原告108年度已未代理國興衛視,應於31.2元再扣除2.28元,故每戶頻道授權價格為28.92元。

惟審酌頻道單價之訂定,係頻道代理商可視系統經營業者所交易頻道數量、信用風險等因素,於頻道單價給予不同彈性之折扣優惠,此由同為頻道代理商之訴外人全球數位媒體股份有限公司、佳訊公司發函予各系統業者,通知調整頻道單價之函文即明。

而原告就107年銷售辦法相較於104年銷售辦法之頻道單價將國興衛視台由4元調降為2元,將三立新聞台由10元調升為12元,並非一概調漲頻道單價,且以104年、107年銷售辦法之頻道單價計算系爭8個頻道,其總額同為48元,已難認有何顯不合理之處;

又原告亦已陳明代理商會考量銷售成本、經營成本、人力支出成本、通貨膨脹等因素,本件係因佳訊公司先前已多年未調整單價,且系爭7個頻道中之三立新聞台為熱門頻道,國興衛視台收視情況較沒那麼好,始為頻道單價調整並維持折扣額度等因素,再考量國興衛視台及三立新聞台二者相較之收視狀況確有存有相當差距,可認原告就107年銷售辦法調整之頻道單價並非恣意調整價格,應屬合理;

而108年銷售辦法就系爭7個頻道之頻道單價均與107年銷售辦法完全相同,僅108年銷售辦法已無國興衛視台,原告依108年銷售辦法計算系爭7個頻道之頻道單價,並陳明基於頻道代理商及系統經營者長期合作關係下仍願即比照兩造106年、107年授權協議,就系爭7個頻道定頻單價總額給予65%優惠計價,故原告主張以29.9元作為計算每戶頻道授權價格,即屬有據。至被告等雖辯稱應依臺北高等行政法院105年度訴字第1919號判決所載,就107年度系爭7個頻道單價總和,再扣除國興衛視台之購買價2.28元等語,惟上開判決之當事人並非本件原告,故被告等以上開判決為由,請求拘束原告就系爭7個頻道定頻單價總額,顯無理由。

⑷承上所述,爰以此計算本件原告得請求返還之金額應為20,348,952元【計算式:「57,541戶」×「29.9元」×「額外優惠240/243.5」×「12個月」=20,348,952元】,小數點以下四捨五入。

㈢被告等主張類推民法第216條之1規定,進行損益相抵之抗辯或依民法第334條等規定為抵銷之抗辯,均無理由:

被告等辯稱原告於108年度以系爭7個頻道占用被告紅樹林公司頻位,原告應返還利益或賠償損害,並與本件原告請求數額為損益相抵或主張抵銷等語。

查被告等於108年度將系爭7個頻道在其經營區域公開播送,係於其原本計畫範圍內,已如前述,故為達此一營運計畫目的,被告紅樹林公司自須提供其頻位予系爭7個頻道播送,故系爭7個頻道於108年度以被告紅樹林公司提供之頻位播送,係本於被告等同意而為,自難因兩造嗣後未達成授權費用數額之共識,而推翻被告等之同意,自無所謂原告無法律上之原因,受有本應歸屬於被告等之利益,而致被告等受損害,或原告侵害被告等權利之可言,故被告等辯稱其類推民法第216條之1或依民法第334條等之規定,得對原告請求返還所受利益或賠償損害,並以此主張損益相抵或抵銷等語,即非可採。

五、末按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程式送達支付命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力,民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應負利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之5,民法第233 條第1項、第203條亦有明定。

查本件原告請求被告等返還不當得利,並未定有給付期限,而原告於109年2月18日發函催告被告大佧公司於函到7日內給付,函文係於109年2月21日送達被告,有相關函文在卷可參(士院卷第48至49頁),亦為被告等所不爭執,已生催告給付之效力,是原告就12,388,428元部分請求被告等自催告期滿之翌日即109年2月29日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息;另原告於111年3月25日民事準備狀擴張請求返還不當得利金額7,960,524元之部分,該書狀係於111年3月29日送達於被告等,亦有原告提供之雙掛號回執影本在卷可憑(本院卷㈠第189至191頁),是原告就擴張追加之7,960,524元部分請求被告等自擴張追加書狀繕本送達之翌日即111年3月30日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,即均屬有據,應予准許。

智慧財產第三庭
法 官 林怡伸

2022年10月14日 星期五

(商標)「春天」v.「瑞穗春天國際」:兩造商標有相同的「春天」,有混淆誤認之虞,「瑞穗春天國際」不得註冊。

最高行政法院109年度上字第318號判決(2022.09.15)

上 訴 人 瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司
(原名稱:瑞穗春天國際觀光酒店股份有限公司)

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 春天酒店股份有限公司

上列當事人間商標評定事件,上訴人對於中華民國108年12月5日智慧財產法院108年度行商訴字第45號行政判決,提起上訴,本院判決如下:

  主 文
上訴駁回。

  理 由

一、緣上訴人於民國103年7月17日以「瑞穗春天國際GRAND COSMOS SPA及圖」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「賓館;…飲食店;小吃店;…餐廳;…會議室出租」等服務,向被上訴人申請註冊,經於104年6月16日核准列為註冊第1713473號商標(下稱系爭商標,如附圖一所示)。

嗣參加人於106年12月11日以系爭商標註冊有違商標法第30條第1項第10款規定,檢具包括註冊第1293837號商標及第1315812號商標(下合稱據以評定商標,如附圖二、三所示)對之申請評定。經被上訴人審查,作成107年9月25日中台評字第H01060246號商標評定書(下稱原處分)為系爭商標註冊應予撤銷之處分。

上訴人不服,循序向智慧財產法院(現已更名為智慧財產及商業法院,下稱原審)提起行政訴訟,聲明:訴願決定及原處分均撤銷。原審因認本件訴訟之結果,倘認訴願決定及原處分應予撤銷,參加人之權利或法律上利益將受損害,乃依行政訴訟法第42條第1項規定,依職權裁定命其獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣經原審以108年度行商訴字第45號行政判決(下稱原判決)駁回上訴人之訴,上訴人不服,提起本件上訴。...

三、原判決駁回上訴人在原審之訴,其主要論據如下:

㈠系爭商標係由葉片設計圖、中文字「瑞穗春天國際」、外文字「GRAND COSMOS SPA」由上而下排列所構成;據以評定商標則係以中文「春天」2字,由左至右排列方式所構成之文字商標。二商標相較,皆有相同之中文字春天。

系爭商標中之「瑞穗」係指臺灣花蓮縣之瑞穗鄉,為一服務提供地點之說明;「國際」則泛指跨國企業或營業國際化,尚難作為消費者識別之用;「SPA」則為營業種類之說明,以上差異均為說明性用語。故其主要識別部分仍應包括「春天」,與據以評定商標之「春天」相同,整體予消費者之外觀寓目印象、觀念、讀音仍有近似之處,若標示在相同或類似之商品或服務時,仍可使具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯,應屬構成近似之商標,且近似程度不低。

㈡系爭商標指定使用於「賓館;汽車旅館;供膳宿旅館;代預訂旅館;旅館預約;臨時住宿租賃;觀光客住所;旅館;預訂臨時住宿;民宿;提供膳宿處;旅社;冷熱飲料店;飲食店;小吃店;冰果店;茶藝館;火鍋店;咖啡廳;咖啡館;啤酒屋;酒吧;飯店;自助餐廳;備辦雞尾酒會;備辦宴席;點心吧;外燴;伙食包辦;流動咖啡餐車;流動飲食攤;快餐車;小吃攤;泡沫紅茶店;餐廳;學校工廠之附設餐廳;速食店;早餐店;漢堡店;牛肉麵店;拉麵店;日本料理店;燒烤店;牛排館;涮涮鍋店;居酒屋;素食餐廳;提供餐飲服務;備辦餐飲;披薩店;冰店;冰淇淋店;食物雕刻;複合式餐廳」部分服務,與據以評定第1315812號商標指定使用於「餐廳、旅館」服務相較,二者服務滿足消費者相同或類似之需求,應屬相同或高度類似之服務,與據以評定第1293837號商標指定使用之「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、露天溫泉浴池、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」服務相較,均有關溫泉食宿湯屋及其相關服務,應屬高度或中度類似之服務。又系爭商標指定之「廚房用品租賃;玻璃器皿出租;桌子椅子桌布及玻璃器皿出租;桌子椅子桌布出租;傢俱租賃;烹飪設備出租;飲水機出租;展覽會場出租;會場出租;會議室出租」部分服務,與據以評定第1315812號商標指定使用於「餐廳」部分服務相較,考量餐廳服務可能有廚房用品、玻璃器皿、桌子椅子桌布及玻璃器皿、傢俱、烹飪設備、飲水機之租賃使用需求,以及現今餐廳服務經常附有會議場所之出租服務,故相關前者物品租賃及場所出租服務與後者之餐廳服務間,仍具有相當程度之關聯性,而構成類似之服務,其類似程度中等。

㈢以系爭商標與據以評定商標近似之程度,以及兩造商標所指定使用之商品高度類似之情形下,依一般社會通念及市場交易情形觀之,自然易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,而產生混淆誤認之虞。

㈣據以評定商標「春天」2字固屬常見字詞,惟與所指定使用之服務並無直接關連性,仍足使消費者認識其為表彰服務來源之標識,並得藉以與他人之服務相區別,應具有識別性,僅其識別性不高。

惟參加人設立於64年,所營事業項目包括旅社及附設餐廳、一般浴室業等,早於87年起陸續申准註冊多件商標包含「春天」、「春天酒店」等中文,指定使用於餐廳、旅館、美容美髮、三溫暖、按摩等服務;再據參加人提出之證據資料,亦可看出在系爭商標申請註冊時,參加人已使用「春天酒店SPRING CITY RESORT及圖」、「春天酒店及圖」等商標於餐廳、住宿、溫泉浴池等服務,其後復持續使用「春天酒店SPRING CITY RESORT及圖」、「春天酒店及圖」、「春天」等商標於前述服務。

反觀上訴人所檢送之「花蓮縣政府函」、「花蓮縣政府公告」、「交通部觀光局函」、動土典禮照片等資料,均非多數消費者得知悉或參與,在系爭商標註冊時亦僅西元2015年1月8日更生日報1篇相關報導可參。是據以評定商標應係較為相關消費者所熟悉之商標,於判斷有無混淆誤認之虞時,自應給予較大之保護。

㈤上訴人所舉含有「春天」字樣之註冊商標,其中有指定使用類別完全不同者,且因不同個案間之所有個別情狀,亦並非完全可以顯現於商標註冊之登記資料中,況上開商標尚未有與據以評定商標間有商標爭議案件,故尚難認被上訴人會就相類似案件為不同之處理。至「陽明春天」雖已與「春天」商標有商標異議事件,但該件中之「春天」商標並非據以評定商標,且係指定使用於餐飲等服務,亦與本件情形不同。另上訴人所舉其他非使用「春天」2字之其他商標案例,亦非使用於與本件相類似之商品服務,自不得就其所舉之例,執為本件有利之論據。

㈥據以評定商標使用「春天」2字應具有相當識別性;且參加人早於64年設立,並於87年起陸續申請且取得註冊多件商標指定使用於餐廳、旅館、美容美髮、三溫暖、按摩等服務;再系爭商標於103年7月17日申請註冊時,參加人早已使用「春天酒店SPRING CITY RESORT及圖」、「春天酒店及圖」等商標於餐廳、住宿、溫泉浴池等服務,故就現有資料,相關消費者應對據以評定商標較為熟悉,且係以北投春天酒店為名,前均已詳述。

上訴人雖提出相關資料,欲證明系爭商標亦有相當識別性,然其中相關新聞報導係於西元2019年1、2月刊出,亦有部分刊登「工商」版,而廣告投放部分之照片模糊不清或無日期可稽,且上開資料暨訂房網站之資訊均為業者自行提供,並非為相關消費者之認知;而花蓮縣政府相關開發公文、觀光飯店申請案委託書影本、動土典禮照片,亦僅為飯店業者自行簽訂,或業者與官方間公文往來,並非相關消費者所得知悉或參與,其中亦僅有一篇於104年1月更生日報介紹花蓮地方新聞刊載投資飯店之資訊,上開資料尚無法作為系爭商標較具識別性之事證。且據以評定商標係以在北投經營春天酒店為相關消費者所知悉,系爭商標以地名瑞穗連接在春天之前,當有致相關消費者誤認二者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,而產生混淆誤認之虞,故就消費者之保護而言,上訴人主張據以評定商標之識別性極低,其係善意使用系爭商標,仍不足採。

四、本院經核原判決於法並無違誤,茲論述理由如下:
...
㈡次按「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限。」為商標法第30條第1項第10款所明定。

可見上開規定之構成要件為「商標相同或近似」、「商品或服務同一或類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」。

所謂商標近似,係指具有普通知識經驗之一般商品購買人,於購買時施以普通之注意,可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。

而判斷二商標間有無混淆誤認之虞,應參酌:⑴商標識別性之強弱;⑵商標是否近似暨其近似之程度;⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度;⑷先權利人多角化經營之情形;⑸實際混淆誤認之情事;⑹相關消費者對各商標熟悉之程度;⑺系爭商標之申請人是否善意;⑻其他混淆誤認之因素等,綜合判斷是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞(參照經濟部101年4月20日經授智字第10120030550號令修正發布,自同年7月1日生效之「混淆誤認之虞」審查基準第4點規定)。

而各項參酌因素間具有互動之關係,原則上若其中一因素特別符合時,應可以降低對其他因素的要求。

其中「商標是否近似暨其近似之程度」及「商品/服務是否類似暨其類似之程度」係屬主要因素,至於「先權利人多角化經營之情形」、「商標申請人是否善意」及「有無實際混淆誤認情事」均屬輔助因素。

而以文字、圖形、記號或其聯合式所構成之傳統商標,其書寫方式、組合態樣、構圖設色、相對位置、比例大小等情形,均可能影響消費者對於該商標的注意程度,判斷商標是否構成近似,原則上以商標註冊申請之商標圖樣為準據,就商標整體外觀、讀音及觀念方面,判斷是否已達到可能誤認的近似程度,而非單純機械性比對。

㈢上訴意旨雖以:

1.上訴人於原審多次主張據以評定商標與系爭商標所提供之服務差異甚鉅,不僅於市場上實際使用態樣不同,而上訴人提供服務屬高單價,消費者會施以較高之注意,且消費者足以自系爭商標之英文COSMOS識別服務提供來源係天成集團,實無混淆誤認之虞等情,原判決未加以斟酌,實有判決不備理由之違法;

2.於原審所提出之原證60號及原證61號之報導資料係分別於107年3月28日及107年7月7日刊登於工商時報之產業商業版,非於西元2019年1月、2月間所刊登,亦非刊登於工商版,原判決未敘明理由,逕認上開資料無法作為系爭商標具識別性之事證,且認定事實與所憑證據不符,亦有判決理由矛盾與理由不備之違法;

3.原審判斷系爭商標與據以評定商標是否有致消費者混淆誤認之虞,未逐一斟酌「混淆誤認之虞」審查基準所列8項因素,復將系爭商標予以割裂觀察,違反商標整體觀察原則,錯誤適用商標法第30條第1項第10款規定,有判決不備理由及適用法規不當之違誤;

4.上訴人業已證明被上訴人歷來核准其他註冊商標案含有「春天」字樣,而撤銷系爭商標之註冊,係無正當理由對上訴人為差別待遇,原判決未詳細調查上訴人所提出之商標核准案資料,顯違反職權調查之義務,有不適用行政訴訟法第125條第1項規定之違法,亦有判決理由不備之違法等情詞,資為指摘原判決有違背法令情形之論據。惟:

⒈按事實認定乃事實審法院之職權,而證據之證明力如何,事實審法院有認定判斷之權,苟其事實之認定已斟酌全辯論意旨及調查證據的結果,而未違背論理法則、經驗法則或證據法則,縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同,致其事實的認定異於當事人之主張者,亦不得謂為原判決有違背法令之情形。所謂判決不備理由,乃判決未載理由、或所載理由不完備、所載理由不明瞭等情形,如其已將其判斷事實所調查證據之結果及斟酌辯論意旨等項,記明於判決,可勾稽認定事實之證據基礎,並足以明瞭其調查證據及取捨原因,證據與應證事實間之關聯性,事實真偽之判斷,合於經驗法則與論理法則者,即不能謂有判決理由不備之違法。而所謂判決理由矛盾,係指其理由前後牴觸,或判決主文與理由不符,足以影響裁判結果之情形而言。

⒉查上訴人於103年7月17日以「瑞穗春天國際GRAND COSMOSSPA及圖」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「賓館;汽車旅館;供膳宿旅館;代預訂旅館;旅館預約;臨時住宿租賃;觀光客住所;旅館;預訂臨時住宿;民宿;提供膳宿處;旅社;冷熱飲料店;飲食店;小吃店;冰果店;茶藝館;火鍋店;咖啡廳;咖啡館;啤酒屋;酒吧;飯店;自助餐廳;備辦雞尾酒會;備辦宴席;點心吧;外燴;伙食包辦;流動咖啡餐車;流動飲食攤;快餐車;小吃攤;泡沫紅茶店;餐廳;學校工廠之附設餐廳;速食店;早餐店;漢堡店;牛肉麵店;拉麵店;日本料理店;燒烤店;牛排館;涮涮鍋店;居酒屋;素食餐廳;提供餐飲服務;備辦餐飲;披薩店;冰店;冰淇淋店;食物雕刻;複合式餐廳;廚房用品租賃;玻璃器皿出租;桌子椅子桌布及玻璃器皿出租;桌子椅子桌布出租;傢俱租賃;烹飪設備出租;飲水機出租;展覽會場出租;會場出租;會議室出租」等服務,申請註冊,經被上訴人核准列為註冊第1713473號商標即系爭商標;而參加人據以評定之第1315812號商標指定使用於「餐廳、旅館」服務;據以評定之第1293837號商標指定使用於「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、露天溫泉浴池、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」服務等情,為原審所確定之事實,核與卷內證據資料相符,堪為本院判決基礎。

⒊經核原判決認定系爭商標係由葉片設計圖、中文字「瑞穗春天國際」、外文字「GRAND COSMOS SPA」由上而下排列所構成;而據以評定商標則以中文「春天」二字,由左至右排列方式所構成之文字商標。二者皆有相同之中文字「春天」等情,核與卷內系爭商標與據以評定之註冊商標圖樣相符。

再者,原判決進而論述:系爭商標之「瑞穗」係指花蓮縣○○○鄉,為一服務提供地點之說明;「國際」則泛指跨國企業或營業國際化,尚難作為消費者識別之用;「SPA」則為營業種類之說明,以上差異均為說明性用語,故系爭商標之主要識別部分仍應包括「春天」,與據以評定商標之「春天」相同,整體予消費者之外觀寓目印象、觀念、讀音仍有近似之處,若標示在相同或類似之商品或服務時,仍可使具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯,應屬構成近似之商標,且近似程度不低。將系爭商標指定使用於「賓館;汽車旅館;供膳宿旅館;代預訂旅館;旅館預約;臨時住宿租賃;觀光客住所;旅館;預訂臨時住宿;民宿;提供膳宿處;旅社;冷熱飲料店;飲食店;小吃店;冰果店;茶藝館;火鍋店;咖啡廳;咖啡館;啤酒屋;酒吧;飯店;自助餐廳;備辦雞尾酒會;備辦宴席;點心吧;外燴;伙食包辦;流動咖啡餐車;流動飲食攤;快餐車;小吃攤;泡沫紅茶店;餐廳;學校工廠之附設餐廳;速食店;早餐店;漢堡店;牛肉麵店;拉麵店;日本料理店;燒烤店;牛排館;涮涮鍋店;居酒屋;素食餐廳;提供餐飲服務;備辦餐飲;披薩店;冰店;冰淇淋店;食物雕刻;複合式餐廳」服務部分,與據以評定第1315812號商標指定使用於「餐廳、旅館」服務部分,二者服務滿足消費者相同或類似之需求,應屬相同或高度類似之服務;而與據以評定第1293837號商標指定使用之服務相較,均有關溫泉食宿湯屋及其相關服務,應屬高度或中度類似之服務。系爭商標指定使用於「廚房用品租賃;玻璃器皿出租;桌子椅子桌布及玻璃器皿出租;桌子椅子桌布出租;傢俱租賃;烹飪設備出租;飲水機出租;展覽會場出租;會場出租;會議室出租」服務部分,與據以評定第13158212號商標指定使用於「餐廳」服務部分相較,考量餐廳服務可能有廚房用品、玻璃器皿、桌子椅子桌布及玻璃器皿、傢俱、烹飪設備、飲水機之租賃使用需求,以及現今餐廳服務經常附有會議場所之出租服務,故相關前者物品租賃及場所出租服務與後者之餐廳服務間,仍具有相當程度之關聯性,而構成類似之服務,其類似程度中等。以系爭商標與據以評定商標近似之程度,以及兩造商標所指定使用之商品高度類似之情形下,依一般社會通念及市場交易情形觀之,自然易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,而產生混淆誤認之虞等語,並無上訴人所稱判決理由不備之情形,亦無違反商標整體觀察原則、錯誤適用商標法第30條第1項第10款規定等情事。

⒋關於上訴人於原審爭執據以評定商標識別性乙節。原判決已論明:據以評定商標之「春天」二字固屬常見之字詞,然與所指定使用之餐廳、旅館等服務並無直接關連性,仍足使消費者認識其為表彰服務來源之標識,並得藉以與他人之服務相區別,應具有識別性。復引據參加人於評定階段檢送之商標註冊、營業登記資料、商標檢索資料與報章雜誌、廣告委刊合約及餐廳菜單等資料,與上訴人檢送之花蓮縣政府函、花蓮縣政府公告、交通部觀光局函、動土典禮照片等資料,憑以判斷參加人設立於64年,所營事業項目包括旅社及附設餐廳、一般浴室業等,早於87年起陸續申准註冊多件商標包含「春天」、「春天酒店」等中文,指定使用於餐廳、旅館、美容美髮、三溫暖、按摩等服務,且在系爭商標申請註冊時,參加人已使用「春天酒店SPRING CITY RESORT及圖」、「春天酒店及圖」等商標於餐廳、住宿、溫泉浴池等服務,其後復持續使用「春天酒店SPRING CITY RESORT及圖」、「春天酒店及圖」、「春天」等商標於前述服務;

而上訴人所屬天成飯店集團申請「瑞穗春天觀光飯店」開發計畫一案,雖於95年12月25日獲花蓮縣政府同意開發許可,並以「瑞穗春天國際觀光酒店」為名於西元2015年5月13日舉行動土典禮,非多數消費者所得知悉或參與,在系爭商標註冊時亦僅西元2015年1月8日更生日報1篇相關報導。堪認據以評定商標應係較為相關消費者所熟悉之商標,自應給予較大之保護等情,核與事證情況相符,適法有據。此外,原判決理由亦論明:註冊商標之權利範圍,係以其指定使用之商品或服務為依據。二商標既均獲准註冊指定使用於食宿餐飲等同一或類似服務,自應以其註冊之商品或服務為其比對之對象。況實際交易市場上服務之經營模式及鎖定客群本可由權利人依其商業策略隨時調整。考量系爭商標與據以評定商標之近似程度不低,二者指定使用之服務具有同一或高度類似關係,或類似程度中等,參加人使用據以評定商標於餐廳、旅館等服務較為相關消費者所熟悉等因素加以判斷,系爭商標之註冊客觀上應有使相關消費者誤認二商標服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係,而有混淆誤認之虞等語,以指駁上訴人主張系爭商標與據以評定商標使用之服務,二者經營模式與客群並不相同,無致消費者產生混淆誤認之虞云云,為不可採。經核於法亦無不合。

⒌關於上訴意旨主張:上訴人於原審已提出其他使用相同文字之註冊商標資料,憑以主張被上訴人顯然違反平等原則,原判決就該等資料未盡調查義務,有不適用行政訴訟法第125條第1項規定及判決理由不備之違法乙節。查原判決業已敘明:上訴人所舉含有「春天」字樣之註冊商標,如「春天三月」、「川湯春天」、「巴黎春天百貨」等商標,其中有指定使用類別完全不同者,且因不同個案間之所有個別情狀,亦並非完全可以顯現於商標註冊之登記資料中,況且上開各商標尚未有與據以評定商標間有商標爭議案件,故難認被上訴人會就相類似案件為不同處理。至「陽明春天」雖已與「春天」商標有商標異議事件即原審102年度行商訴字第97號行政判決,但該件中之「春天」商標並非據以評定商標,與本件情形不同,其他非使用「春天」二字之商標案例,亦非使用於與本件相類似之商品服務,上訴人所舉案例均難認與本件情形相同,不得逕為比附援引等理由,詳予以論駁。上訴意旨仍指摘原審未履行職權調查義務及原判決有理由不備之情形,自非有據。

⒍至於上訴意旨指稱:上訴人於原審提出之原證60號、原證61號等報導係分別於107年3月28日及107年7月7日刊登於工商時報之產業商業版,非於西元2019年1月、2月間所刊登,亦非刊登於工商版,原判決未敘明理由,逕認上開資料無法作為系爭商標具識別性之事證,且認定事實與所憑證據不符,亦有判決理由矛盾與理由不備之違法乙節。經稽之卷內上訴人提出於原審之相關資料所示,雖其中如上訴意旨所稱原證60號資料及原證61號資料(分見原審卷二第85頁及第87至88頁),其刊登時間及刊登版面固分別為107年3月28日工商時報A15版面及同年7月7日工商時報A10版面,但確實有多篇新聞報導刊登於西元2019年1、2月間或其後日期,且有部分係刊登於工商版(分見原審卷一第139至147頁),而部分廣告投放照片則影像不明或未顯示日期。

至於上開原證60號新聞報導資料之主標題為「君達攜手千禧 花蓮攜手千禧」,次標題為「秧悅千禧酒店預計第三季試營運,成台灣東部首家『國際牌』飯店」,圖像則為君達集團董事長相片及秧悅千禧酒店建物外貌,僅在內文附帶敘及:「繼『秧悅千禧酒店』之後,花蓮地區尚有天成飯店集團投資的「瑞穗春天國際觀光飯店」,……」等文字

而原證61號新聞報導資料之標題為「天成飯店集團 客房數突破千間」,內文及表格雖出現「瑞穗春天國際觀光飯店」字樣,但其內容係記者依當時天成集團執行長接受訪問所撰寫而成,並未顯示系爭商標之使用情形,其他新聞報導主要亦在上訴人公司名稱之報導,而多未顯示系爭商標之使用情形

則原審就上訴人提出供證明系爭商標亦有相當識別性之相關資料,依其內容、性質予以分類評價,而於原判決理由載明:上訴人雖提出相關新聞報導、廣告投放之照片、旅行社網頁資料等,欲證明其亦有相當識別性,然其中相關新聞報導係於西元2019年1、2月刊出,亦有部分係刊登「工商」版,而廣告投放部分之照片模糊不清或無日期可稽,且上開資料及訂房網站之資訊,均為業者自行提供之資料,並非為相關消費者之認知,而花蓮縣政府相關開發公文、觀光飯店申請案委託書影本、動土典禮照片,亦僅為飯店業者自行簽訂,或業者與市府間公文往來,並非相關消費者所得知悉或參與,其中亦僅有一篇於104年1月更生日報介紹花蓮地方新聞刊載投資飯店之資訊,上開資料尚無法作為系爭商標較具識別性之事證

且據以評定商標係以在北投經營春天酒店為相關消費者所知悉,系爭商標以地名瑞穗連接在春天之前,當有致相關消費者誤認二者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,而產生混淆誤認之虞,故就保護消費者而言,上訴人之主張仍不足採等語,於法並無不合,自無上訴意旨所指判決理由矛盾及判決理由不備之情形。

㈣綜上所述,原判決認定系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10款規定之情形,而維持訴願決定及原處分,駁回上訴人在原審之訴,核無違誤。上訴論旨指摘原判決有判決不備理由、理由矛盾及適用法規不當等違背法令情形,求予廢棄,為無理由,應予駁回。

最高行政法院第四庭
審判長法官 陳 國 成 
法官 蕭 惠 芳
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 紹 良
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中  華  民  國  111  年  9   月  15  日

2022年10月3日 星期一

(商標 指示性合理使用)「歐姆龍Omron替代貼片」:被告銷售非原廠的貼片,並在廣告文案中加註「歐姆龍Omron替代貼片」,於商品規格品牌欄位刊載「自有品牌」,法院認為,此為指示性合理使用,不構成商標侵害。

智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第18號刑事判決

主文:被告無罪

  理 由


一、公訴意旨略以:

被告李春林明知註冊第01703784號「歐姆龍」商標圖樣(下稱「歐姆龍」商標),係告訴人日商歐姆龍股份有限公司向我國經濟部智慧財產局申請註冊登記取得商標權,指定使用於醫療分析儀器、醫療器具、醫療儀器等商品,且仍在權利期間內,未經商標權人同意,不得任意販賣使用相同或近似於前開註冊商標之同一或類似商品,竟基於違反商標法之犯意,於民國109年9月間起至同年11月間止,利用電腦相關設備,向大陸淘寶網不知名商家,以每組平均單價新臺幣(下同)150元之價格,輸入仿冒「歐姆龍」商標之醫療耗材替代貼片;再於前開期間,在新北市○○區住所,於蝦皮帳號「000000000000」賣場刊登廣告,以每組平均單價179元之價格,公開陳列、販售前開仿冒醫療耗材,供不特定人瀏覽選購。因認被告涉犯商標法第97條後段透過電子媒體或網路方式非法販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸入仿冒商標商品罪嫌。...

四、經查:

㈠告訴人為「歐姆龍」商標之商標權人,且「歐姆龍」商標係指定使用於醫療分析儀器、醫療器具、醫療儀器等商品,現仍在商標權利期間。...上開網頁畫面標示「歐姆龍Omron替代貼片」文字,系爭商品為被告在蝦皮購物網站陳列販賣等情,為被告自承不諱,核與告訴代理人指訴相符,並有授權書、商標註冊證、商標註冊簿、商標單筆詳細報表、蝦皮賣家資料等件在卷可稽,此部分事實,堪予認定。

㈡按商標使用係指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告;前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同,商標法第5條定有明文。職是,商標之使用應具備使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用,且需足以使相關消費者認識其為商標之要件(最高法院106年度台上字第1224號民事判決意旨參照)。

次按下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,商標法第36條第1項第1款亦有規定,本規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法,提供商品或服務本身的有關資訊,而非作為商標使用之使用行為。

商標合理使用,包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種。所謂「描述性合理使用」,係指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,此種方式之使用,並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能,純粹作為本身商品或服務之說明;又所謂「指示性合理使用」,係指第三人以他人之商標指示該他人(即商標權人)或該他人之商品或服務,此種方式之使用,乃利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能,用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等,凡此二者皆非作為自己商標使用,均不受商標權效力所拘束。又明知為仿冒商標商品而透過電子媒體或網路方式販賣,或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入,除須在客觀上於同一或類似商品或服務上有使用相同或近似於註冊商標之行為以外,其主觀構成要件,以行為人有侵害商標權之故意為前提。

㈢經查,告訴人除享有中文字樣之「歐姆龍」註冊商標權外,尚註冊取得英文字樣之「OMRON」註冊商標權,此經本院於準備程序當庭以網際網路連結至經濟部智慧財產局之商標檢索系統,以商標權人為「歐姆龍股份有限公司」查詢告訴人所有註冊商標,列印查詢結果附卷可證。

觀諸被告在蝦皮購物網站陳列販賣之系爭商品照片,商品本身雖未標示「歐姆龍」或「OMRON」商標,然系爭商品照片旁之說明文字記載「歐姆龍Omron替代貼片」,則有使用相同及近似於告訴人前揭註冊商標之字樣。

惟查,被告既使用「替代貼片」用語,且在商品規格品牌欄位刊載「自有品牌」,在商品詳情欄記載「正常版本(17公克)比原廠厚一些,粘一些。厚版(22公克)」等語,佐以被告販賣之貼片商品形狀與告訴人販賣之OMRON低周波治療器產品使用之貼片形狀相合,有被告刊登之「歐姆龍Omron替代貼片」拍賣頁面、告訴人產品之操作手冊、官網產品照片在卷足資勾稽,可知被告使用「歐姆龍」、「Omron」文字僅係單純用以敘述其販售之貼片係與告訴人販賣之OMRON低周波治療器產品相容,可替代告訴人之原廠貼片。

再者,被告販賣之系爭商品2片至10片價格為40元至179元,一片均價為17.9元至20元不等,與告訴人販賣之原廠貼片價格每片250元,二者價差達12倍以上,相關消費者由被告刊登之系爭商品文字說明及價格差異,足資判斷被告販賣之替代貼片雖可替代告訴人販賣之低周波治療器原廠貼片,惟屬自有品牌,不會誤認系爭商品與告訴人販賣之原廠貼片來源相同或有關係企業、授權契約、加盟或其他類似之關係存在。

核被告所為,並非利用他人商標指示系爭商品來源,而係利用告訴人商標指示告訴人之商品來源,用以表示系爭商品之用途可替代告訴人之原廠貼片,而為指示性合理使用,不為「歐姆龍」、「OMRON」商標之商標權效力所及,據此難認被告有侵害商標權之故意。

智慧財產第四庭
審判長法 官 林欣蓉
法 官 林昌義
法 官 吳靜怡

2022年10月2日 星期日

(商標)ibus商標:商標權人「愛巴士公司」使用「ibus」的方式是在使用「公司名稱」,而非使用「商標」。

智慧財產及商業法院109年度行商訴字第111號行政判決(2022.6.15)

原 告 中鹿汽車客運股份有限公司

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 愛巴士通運有限公司
 
上列當事人間因商標異議事件,原告不服經濟部中華民國109年9月15日經訴字第10906309010號訴願決定,提起行政訴訟,並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟,本院判決如下:

  主 文
原處分及訴願決定均撤銷。
 
  事實及理由

壹、事實概要:

原告於民國105年9月22日以「Ibus」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第39類之「車輛運輸;汽車貨運;汽車運輸;遊覽車客運;計程車客運;計程車運輸;鐵路運輸;捷運;貨櫃運輸;貨車運輸;電車運輸;公共汽車運輸;乘客運輸;旅客運輸;觀光旅遊的運輸服務;汽車出租;轎車出租;動力賽車出租;貨車出租;車輛出租;賽車租借;卡車租借;司機服務;公車租賃;大客車出租;旅行拖車出租;車頂行李架租賃;鐵路貨車車廂出租;鐵路客車車廂出租;牽引機出租;交通工具租賃;導航系統出租;安排旅遊;安排觀光旅遊;旅遊預約;旅行預約;安排航海旅遊;代辦出入國手續;代售國內外運輸事業之客票;代預訂國內外運輸事業之客票;運輸工具預約;運輸預約;提供旅遊資訊;旅客陪同;為旅遊預訂座位;為旅行目的提供行車指引;停車場;車庫租賃;停車場租賃;提供運輸資訊;以電腦追蹤貨物運送過程之服務;交通資訊;提供電子地理資訊;藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務;提供衛星導航服務;運輸經紀;貨運經紀;船務代理」服務,向被告申請註冊,經被告核准列為註冊第1924711號商標(下稱系爭商標,如附圖一所示)。

嗣參加人愛巴士通運有限公司(下稱愛巴士公司)以系爭商標有違商標法第30條第1項第8款、第10款與第12款之規定,對之提起異議。

經被告審查,認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用,以109年6月22日中台異字第G1070550號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分(至於有無商標法第30條第1項第10款規定之適用,已毋庸論究)。

原告不服,提起訴願,復經經濟部於109年9月15日以經訴字第10906309010號決定駁回,原告遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果,倘認訴願決定及原處分應予撤銷,參加人之權利或法律上利益將受損害,乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

伍、得心證之理由:   

一、按異議商標之註冊有無違法事由,除第106條第1項及第3項規定外,依其註冊公告時之規定,現行商標法第50條定有明文。系爭商標之申請日為105年9月22日,註冊公告日為107 年7月1日(見本院卷一第25頁),參加人於107年8月27日對系爭商標提起異議(見異議卷第15頁),經被告於109年6 月22日作成原處分(見異議卷第1頁),則本件註冊及異議審定,均在現行商標法105年12月15日施行後,無同法第106 條第1項及第3項規定之適用,故本件關於系爭商標是否有異議事由,應否作成異議成立處分之判斷,應依系爭商標註冊公告時即105年12月15日施行之現行商標法為斷。又參加人以系爭商標違反同法第30條第1項第8款、第10款、第12款規定提出異議,原處分僅以違反同條項第12款規定撤銷系爭商標之註冊,並以參加人逾系爭商標註冊公告之日後3個月內之期間,始追加同條項第8款,違反商標法施行細則第42條第2 項規定而以程序不合法駁回,且對於現行商標法第30條第1項第10款亦未審酌,故同條項第8款、第10款自不在本院審理範圍內。基此,本件爭點為:系爭商標之註冊,是否違反同法第30條第1項第12款本文規定,合先敘明。

二、按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標
,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者,不得註
冊,商標法第30條第1項第12款定有明文。次按商標法第30條第1項第12款之規範意旨,係基於民法之誠實信用原則、防止消費者混淆誤認及不公平競爭行為,故賦予先使用商標者救濟之權利,以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時,因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,而知悉先使用商標存在,且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實,負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態,而非申請註冊後之事實狀態,本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標,進而襲以註冊(最高行政法院108年度判字第224號、第447號行政判決參照)。準此,本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款之適用,必須符合以下要件:⑴系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。⑵據以異議商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。⑶申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在。⑷未經他人同意申請註冊等要件外,尚須申請人具有仿襲之意圖。

三、經查:

 ㈠本件原告提出之各項據以異議商標如111年5月18日行政訴訟陳報狀附表四所載,即本判決附圖二至八所示(見本院卷二第151至158頁),合先敘明。

⒈關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院(現已更名為智慧財產及商業法院)仍應審酌之;智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀,表明他造關於該證據之主張有無理由,智慧財產案件審理法第33條第1、2項定有明文。上開條文所指之新證據係就同一撤銷理由所提之新證據,但對於補強上開證據證明力之補強證據,則非上開條文所規範,除有礙訴訟終結之情形外,自得於事實審言詞辯論終結前隨時提出(行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第196條參照),行政法院就補強證據自應盡上開調查證據,認定事實之職責(最高行政法院109年度判字第411號、107年度判字第163號判決意旨參照);為發現真實而提出以增強主要證據證明力之補強證據,則非上開條文所謂之「新證據」,此種補強證據因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內,並無提出時點之限制,行政法院原應加以審酌,並無排除之理(最高行政法院104年度判字第488號判決意旨參照)。

⒉參加人於本院110年3月26日時提出商標權申請查詢資料(即參證2,本院卷一第265頁,附圖四編號2、附圖六編號1)、遊覽車照片(本院卷一第251頁,附圖八),及遊覽車照片上之據以異議商標,於異議程序時未曾出現,揆諸前開說明,為新證據,然係就同一撤銷理由所提出,本院應予以審酌。參加人於本院110年3月26日時提出遊覽車照片3張(即參證11,本院卷一第295頁),於異議程序時雖未提出,此乃針對據以異議商標「愛巴士」所提出之補強資料,揆諸前開說明,應為補強證據而非新證據,本院仍應予以審酌。

⒊按商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:⑴將商標用於商品或其包裝容器;⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品;⑶將商標用於與提供服務有關之物品;⑷將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同,商標法第5 條定有明文。因此商標之使用,應具備:⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思;⑵使用人需有行銷商品或服務之目的;⑶需有標示商標之積極行為;⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

⒋參加人所提臺北市政府營利事業登記證、臺北市遊覽車客運商業同業公會會員證、汽車運輸業營業執照(即附圖四編號1),其上「愛巴士」字樣,為「愛巴士通運有限公司」之一部,係在證明文件上表示各項登記之主體,為公司名稱之使用,並非商標之使用

訂車確認單(即附圖四編號4、附圖六編號7)其上「愛巴士」字樣,為該訂單抬頭「愛巴士通運」之一部,係表示該訂車確認單商業交易主體,屬公司名稱之使用,並非商標之使用,而其上「ibus」字樣,為E-mail之一部,係表示E-mail信箱,亦非商標之使用

商標權登記查詢資料(即附圖四編號2、附圖六編號1)其上「愛巴士」字樣係「中文名稱:愛巴士通運有限公司」之一部,屬公司名稱之使用,並非商標之使用,而其上「IBUS」字樣,係「英文名稱:IBUS TRAVEL LIMITED COMPANY」之一部,係公司名稱之使用,亦非商標之使用,是上開資料均難據此作為參加人於系爭商標申請註冊日前,有實際使用如附圖四所示據以異議商標之論據。

⒌參加人所提之網域名稱註冊資料(見異議卷第30頁,即附圖六編號2),其上所記載之申請人為「徐O民」,公司中文名稱為「利達通運股份有限公司」,而非參加人;網頁資料(見異議卷第32頁反面,即附圖四編號5、附圖五編號1、附圖六編號3)其上記載「利達關係企業特別成立『愛巴士』網站」,可知該網站非參加人設立,自無法作為參加人使用據以異議商標之證明。第二季活動表(即附圖六編號5)上記載「吉象旅行社股份有限公司」,而非參加人,足認該活動表非參加人所製作,亦無法作為參加人使用據以異議商標之證明。

⒍參加人所提之名片(即附圖四編號6、附圖五編號2、附圖六編號4),附圖六編號4右上方紅色圈選「愛巴士」字樣,為「愛巴士通運」之一部,係在表示名片所記載之公司名稱,並非商標之使用,附圖六編號4右下方紅色圈選「ibus」字樣,為網址之一部,係表示網域名稱,亦非商標之使用,亦難作為參加人於系爭商標申請註冊日前,有實際使用如附圖四至五所示據以異議商標之論據。

附圖六編號4左下紅色圈選之「IBUS愛巴士旅遊」,雖屬商標之使用,然無顯示該名片之製作日期,則參加人是否有於系爭商標註冊前已先使用該名片,並非無疑。

證人即參加人之經理劉○○雖於本院證稱:該名片於愛巴士通運公司成立之前約西元2005年就有了,在與客戶接洽、對飯店、餐廳使用等語,惟證人劉○○於103年間因重製原告享有著作財產權之「ibus」圖樣美術著作之行為,經臺灣新竹地方法院以106 年度智易字第4號刑事判決有罪,提起上訴後,復經本院以107年度刑智上易字第15號刑事判決駁回上訴而確定等情,業經本院依職權調閱前開卷宗核對無誤,是證人劉○○既屬參加人之員工,又曾因侵害原告之著作財產權而遭刑事判決確定,故其前開證詞是否真實並非無疑,參加人又無提出其他證據佐證上開名片實際使用時間之證明,自無法單以證人劉○○之前開證詞,為有利參加人之認定。是參加人所提前開證據資料尚難執為參加人先使用如附圖六之據以異議商標之事證。

⒎參加人所提之遊覽車照片,即附圖四編號9、編號10、附圖五編號3),其紅色圈選之「愛巴士」係在遊覽車車身上「愛巴士通運公司」字樣之一部,屬公司名稱之使用,並非商標之使用。而遊覽車擋風玻璃放置名牌之照片(參證9第四張照片,即附圖四編號8),其上有二處記載「愛巴士」字樣,下方之「愛巴士」字樣,係「愛巴士通運有限公司」之一部,屬公司名稱之使用,並非商標之使用。上方之「愛巴士」字樣,雖屬商標之使用,然該照片並未顯示實際拍攝日期,無法認定是否為先使用資料。

⒏參加人所提臉書網頁資料(參證7,本院卷一第275頁,即附圖四編號3、附圖六編號6),臉書名稱其中紅色圈選之「愛巴士」字樣,係「愛巴士通運」之一部屬公司名稱之使用,並非商標之使用。其上「ibus」字樣屬商標之使用,然無證據證明該臉書名稱中之「ibus」字樣之出現時間,該臉書頁面雖有記載按讚時間為西元2013年10月31日,然臉書之使用人得隨時申請變更名稱,上開時間僅能證明按讚之時間,無法證明按讚時該臉書名稱即有記載「ibus」字樣,亦無法為有先使用之認定。參加人主張遊覽車照片之臉書頁面截圖(參證9,見本院卷一第285頁,即附圖四編號7、附圖六編號8)上紅色圈選之「愛巴士」字樣,係「愛巴士通運」之一部,屬公司名稱之使用,並非商標之使用。其上「ibus」字樣雖屬商標之使用,然該文字並非係照片本身之一部,係事後加註於該照片上,觀之該臉書頁面截圖,無法判斷該文字是否係參加人於2014年1月19日所加註,自無法作為係參加人先使用據以異議商標之證明。

⒐參加人所提出之遊覽車照片(即附圖八),其上雖有附圖三所示之商標,然該照片並無標示日期,是否先於系爭商標申請日前使用並非無疑,證人劉○○雖於本院證稱:其電腦有檔案照片,該照片係99年1月拍攝等語,然證人劉○○之證述是否真實並非無疑,業如前述,且證人劉○○或參加人均未提出足以佐證該照片真實拍攝日期之證據,本院自無從認定該照片之真實拍攝日期先於系爭商標申請註冊時。參加人另提出遊覽車照片之臉書截圖(即附圖七),其上雖有附圖七所示之商標,然本院卷一第299頁之臉書截圖並無標示日期,無法認定係何時之臉書截圖畫面;本院卷一第300頁之臉書截圖畫面雖有記載西元2013年10月6日,然該臉書頁面記載係鄭O介之刊登該照片,而非參加人,亦無法認定係參加人先使用該商標之證明。

㈡綜上,參加人所提之上開證據資料,均無從證明其有先使用據以異議諸商標之事實。參加人既無法證明其有先使用據以異議諸商標之事實,則本院自無庸再就系爭商標與據以異議諸商標是否相同或近似、系爭商標與據以異議諸商標是否屬同一或類似之服務、原告是否知悉據以異議諸商標存在且意圖仿襲而申請註冊系爭商標等事項加以審酌。

四、綜上所述,本件依現有資料,難認參加人有先使用據以異議諸商標之情形,是系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1 項第12款之適用。從而,被告認系爭商標之註冊違反上開規定,所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分,於法尚有未合,訴願決定予以維持,亦有違誤,原告據此請求撤銷原處分及訴願決定,為有理由,應予准許。
 
中  華  民  國  111  年   6  月  15  日
智慧財產第三庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 林惠君
法 官 王碧瑩
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上

2022年10月1日 星期六

娛樂法(商標 姓名) Celine Dion v. 席琳迪昂:Celine Dion對創寶公司申請的「席琳迪昂」商標提出異議,法院認為,Celine Dion為著名藝人,創寶公司未經Celine Dion同意,不得申請註冊。

智慧財產法院106年度行商訴字第168號行政判決(2018.5.24)

原告 創寶發展有限公司 

被告經濟部智慧財產局

參加人席琳迪翁(CelineDion)

上列當事人間因商標異議事件,原告不服經濟部中華民國106年10月20日經訴字第10606311210號訴願決定,提起行政訴訟,並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟,本院判決如下:

主文

原告之訴駁回。

理由

壹、事實概要:

緣原告前於民國(下同)104年10月23日以「席琳迪昂」商標,指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類之「眼鏡、雪鏡、風鏡、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡盒、眼鏡框、隱形眼鏡、眼鏡架、隱形眼鏡盒、眼鏡掛帶、眼鏡鏡片、安全護目鏡、眼鏡止滑墊片、射擊用眼鏡、防煙護目鏡、眼鏡組件」,向被告申請註冊,經被告審查,准列為註冊第1777205號商標(下稱系爭商標,如附圖所示)。

嗣參加人加拿大籍席琳迪翁CelineDion以該商標有違商標法30條第1項第13款之規定,對之提起異議。案經被告審查,以106年4月21日中台異字第G01050588號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部106年10月20日經訴字第10606311210號決定駁回,遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果,倘認訴願決定及原處分應予撤銷,參加人之權利或法律上利益恐將受有損害,爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張:

一、系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1項第13款規定:

(一)異議證據1至9中,證據1至7、證據9內完全未見任何「席琳迪昂」的使用事實,有些證據內甚至未見任何中文字;證據8Google及Yahoo!奇摩等搜尋網站資料中也僅有「雄獅旅遊部落格」網站來自加拿大導遊維克多的一篇報導、中國「東方網」之東方新聞一篇報導,以及Google之「CelineDion」檢索頁面13頁,其中加拿大導遊維克多該篇約三千七百字的報導中僅經提到二次「席琳迪昂」名稱、一次「席琳.迪翁」名稱,相對地比例不高。

(二)經以「席琳迪昂」為關鍵字搜尋Google發現,使用「席琳迪昂」作為譯名對應「CelineDion」女歌手的資料及報導十分稀少,其中有記載的刊載日期的大部分都較系爭商標註冊申請日104年10月23日為晚,早於系爭商標註冊申請日者竟只有區區1篇(2009年10月2日-天籟美聲灰姑娘的傳奇-魁北克的驕傲),故若謂參加人「CelineDion」的中文姓名「席琳迪昂」,早於系爭商標104年10月23日申請註冊前,在西洋流行歌壇已係有高知名度之公眾人物,並廣為我國相關事業或消費者普遍認知而達著名程度,顯然與事實不符。另外,值得考量的是,國外所謂具知名度的英文名字,其中文譯名相似之程度,應以在國內實際使用之證據來檢驗,否則商標法的地域、地緣關係的限制將蕩然無存。

(三)系爭商標申請註冊日前,「席琳迪昂」與參加人「CelineDion」的關連程度根本無法達到廣為周知的程度,原審查委員才會於最初的註冊審查時,在未發出相關審查意見之下,發給原告註冊證書,因此,被告實不宜無限地放大「CelineDion」中文譯名的近似程度。

(四)美國人也有許多人名字為席琳迪翁(CelineDion),且「CELINEDION」英文商標業經原告申請註冊在案(註冊第00933114號),原告並授權予參加人使用,參加人自不得再以「席琳迪昂」為其中文譯名為由,聲明異議云云。

二、並聲明:1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯:

一、本件據參加人檢送之證據資料以觀,參加人CelineDion為加拿大籍(異議申請書證1號)世界知名法語及英語流行女歌手,1981年步入樂壇,曾榮獲1988年歐洲歌唱大賽冠軍、5次葛萊美音樂獎(GrammyAwards)、12次世界音樂獎等獎項(異議申請書證2、5號),1990年起至今發行超過數十張個人英語音樂專輯,全球專輯銷量上億張(異議申請書證3、4號),是美國成人抒情榜最多冠軍單曲女歌手,及最多冠軍周數歌手(異議申請書證9號)。曾受邀1996年美國亞特蘭大奧運會閉幕式獻唱(ThePoweroftheDream),1997年演唱之電影「鐵達尼號」主題曲(MyHeartWillGoOn),單曲下載量超過100萬,美國百強單曲冠軍銷售榜(Hot100SinglesSales)兩周。又舉辦多次世界(包括亞洲)巡迴演唱會、參與中國大陸中央電視台春節聯歡晚會演唱(異議申請書證6、9號),且以「CelineDion」在西洋流行歌壇的高度知名度,國人聽聞「席琳迪翁」或「席琳迪昂」等中文譯名,亦會自然產生聯想並立即指向參加人,據此,足認參加人「CelineDion」或其中文姓名「席琳迪翁」或「席琳迪昂」,早於系爭商標104年10月23日申請註冊前,在西洋流行歌壇已係有高度知名度之公眾人物,並廣為我國相關事業或消費者普遍認知而達著名程度。

二、參加人「CelineDion」之中文譯名可譯為「席琳迪昂」或「席琳迪翁」,其中雖以「席琳迪翁」於我國較為常見;然以「席琳迪昂」為關鍵字於Google搜尋所得之資料仍多指向參加人,且我國網站上亦有以「席琳迪昂」作為參加人之中文譯名介紹參加人之事蹟,可見對我國消費者而言,「席琳迪昂」仍不失為參加人姓名之中文譯名之一,以之作為商標,極易使消費者誤認該商標商品之來源係來自參加人或與參加人有關連,依商標法第30條第1項第13款之規定,自應不准系爭商標之註冊。

復按商標異議制度乃商標法所設公眾審查制度之一,以補商標專責機關就商標案審查之不足,並維護合法商標權之正常運作,俾使真正權利人獲得保障。是商標專責機關應於異議階段依據異議人所提之證據及理由審查該註冊商標之合理性,縱審定結果與商標申請階段有所不同,乃屬公眾審查制度之本質使然,要難執為原告有利之論據。

三、並聲明:1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人之陳述:

原告提到「CELINEDION」英文商標部分,與本案無關,本件參加人本身就是一個著名的姓名,原告申請的英文發音文字與參加人非常接近,考量到消費者角度,會聯想到參加人進而影響消費者及參加人的權益,故提起本件異議。其餘援引被告書狀之答辯。並聲明:1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

伍、得心證之理由:

一、本件兩造間之爭點為:系爭商標之註冊,是否違反商標法第30條第1項第13款規定?

二、按商標有下列情形之一,不得註冊:十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者,不在此限,商標法第30條第1項第13款定有明文。

三、經查:

(一)參加人加拿大籍CelineDion為世界知名法語及英語流行女歌手,1981年步入樂壇,曾榮獲1988年歐洲歌唱大賽冠軍、5次葛萊美音樂獎(GrammyAwards)、12次世界音樂獎等獎項(異議申請書證2、5號),1990年起至今發行超過數十張個人英語音樂專輯,全球專輯銷量上億張(異議申請書證3、4號),是美國成人抒情榜最多冠軍單曲女歌手,及最多冠軍周數歌手(異議申請書證9號)。參加人曾受邀1996年美國亞特蘭大奧運會閉幕式獻唱(ThePoweroftheDream),1997年演唱之電影「鐵達尼號」主題曲(MyHeartWillGoOn),單曲下載量超過100萬,美國百強單曲冠軍銷售榜(Hot100SinglesSales)兩周。又舉辦多次世界(包括亞洲)巡迴演唱會、參與中國大陸中央電視台春節聯歡晚會演唱(異議申請書證6、9號)等情,有異議證據1至9參加人官方網頁、參加人個人音樂專輯單曲樂譜集影本、參加人個人音樂專輯名稱及銷售量統計、參加人獲頒世界各地音樂獎項一覽表、參加人於加拿大、美國、日本、歐洲各地舉辦演唱會之宣傳廣告海報影本、1993至1999年間關於英美報章雜誌訪問參加人之報導資料、Google及Yahoo!奇摩的搜尋網站資料、維基百科關於參加人之中英文網專頁介紹等可稽(見原處分卷第18-234頁)。上開證據資料,足以證明在系爭商標104年10月23日申請註冊日前,參加人CelineDion在西洋流行歌壇已係具有高知名度之公眾人物,並廣為我國相關事業或消費者普遍認知,而達於著名之程度。

(二)參加人「CelineDion」之中文譯名可譯為「席琳迪昂」或「席琳迪翁」,雖然「席琳迪翁」於我國較為常見;然網路上亦有以「席琳迪昂」之中文譯名介紹參加人之文章,且因參加人在西洋流行歌壇具有極高之知名度,我國之相關消費者在聽聞「席琳迪翁」或「席琳迪昂」等中文譯名,會自然產生聯想並立即指向參加人,原告以「席琳迪昂」中文作為商標,極易使消費者誤認該商標所表彰之商品,係來自參加人或與參加人有關連之來源,系爭商標之註冊,有違商標法第30條第1項第13款之規定,不應准許。

四、原告雖主張,異議證據1至7、證據9內完全未見任何「席琳迪昂」的使用事實,證據8之Google及Yahoo!奇摩等搜尋網站資料中也僅有少量之「席琳迪昂」或「席琳迪翁」名稱,不能認為參加人CelineDion或至少其中文姓名「席林迪昂」在系爭商標申請時,已達著名之程度云云。惟查,參加人提出之異議證據1至7係關於參加人在音樂事業發展之英文介紹,異議證據8係雄獅旅遊部落格、東方網、Google及Yahoo!奇摩等搜尋「CelineDion」之資料,異議證據9係維基百科關於異議人CelineDion之中英文專頁介紹,上開異議證據足以證明參加人在西洋流行歌壇係具有高知名度之公眾人物,且在系爭商標申請時,已廣為我國相關事業或消費者普遍認知,而達於著名之程度,已如前述,且外國人之中文譯名,向來均以音譯,並無固定之文字,「席琳迪翁」及「席琳迪昂」之發音十分接近,對於我國之相關消費者而言,「席琳迪翁」或「席琳迪昂」之中譯,並無實質差異,均會直接與參加人產生聯想,原告主張參加人之中文譯名「席琳迪昂」並未達於著名之程度,不足採信。

五、原告又主張,美國人也有許多人名字為席琳迪翁(CelineDion),且「CELINEDION」英文商標業經原告申請註冊在案(註冊第933114號),原告並授權予參加人使用,參加人自不得再以「席琳迪昂」為其中文譯名為由,聲明異議云云。

惟查,由於參加人在西洋流行歌壇具有高知名度,相關消費者看見「CelineDion」、「席琳迪翁」或「席琳迪昂」作為商標時,均會直接與參加人產生聯想,而非聯想為一般泛泛之外國人。

原告申請註冊之「CELINEDION」英文商標(註冊第933114號),其申請日係88(1999)年12月15日(見原處分卷第259頁),依參加人於本案提出之證據資料,參加人早在1996年即已受邀美國亞特蘭大奧運會閉幕式獻唱(ThePoweroftheDream),1997年並演唱電影史上極為賣座之電影「鐵達尼號」主題曲(MyHeartWillGoOn),足見參加人在1999年之前,已是廣為我國相關事業或消費者普遍認知的西洋流行歌壇之著名人物,因參加人欲申請撤銷該商標時,已超過五年之申請評定期限,而無法撤銷該商標權,已據參加人陳明在卷,且基於商標個案審查原則,原告不得以其已取得「CELINEDION」英文商標註冊,作為本案有利之論據,原告之主張,不足採信。

六、綜上所述,原告未經參加人之同意,而以參加人之著名之姓名申請註冊商標,有違商標法第30條第1項第13款規定,不得註冊,被告所為系爭商標註冊應予撤銷之處分,並無違誤,訴願決定予以維持,核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定,為無理由,應予駁回。

智慧財產法院第二庭
審判長法官李維心
法官蔡如琪
法官彭洪英 

娛樂法(肖像權)李蒨蓉:品牌商將李蒨蓉的肖像用於BB霜以外的產品,對李蒨蓉的經紀公司違約,應賠償經紀公司24萬元,對李蒨蓉本人則構成侵害肖像權,應賠償非財產上損失20萬元。


臺灣臺北地方法院99年度重訴字第708號民事判決(2011.8.17)

原 告 騰龍國際有限公司
原 告 李蒨蓉

被 告 韓貿開發有限公司

上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國100 年8月3日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

被告韓貿開發有限公司應給付原告騰龍國際有限公司新臺幣24萬元。
被告韓貿開發有限公司、吳O瑜應連帶給付原告李蒨蓉新臺幣20萬元。


事實及理由 

原告起訴主張:

㈠原告騰龍公司與被告韓貿公司於民國97年10月6 日簽訂「韓
貿開發有限公司韓國ORIKS全系列的BB CREAM 產品廣告平面拍攝暨平面代言人合約書」(下稱系爭合約書),約定由被告韓貿公司委請原告騰龍公司所屬藝人即原告李蒨蓉擔任被告之「韓國ORIKS全系列BB CREAM 」商品(下稱系爭BB霜)平面廣告代言人,契約期間自97年10月24日起至98年10月23日止,代言費用為120萬元。

㈡詎被告韓貿公司未經原告騰龍公司同意或授權,擅將原告李
蒨蓉之肖像使用於系爭BB霜外之多項商品廣告,而刊載於報紙、雜誌及購物網站等處(明細詳見附表一、二),違反系爭合約書第5條第2項之約定;另於契約期間屆滿後,仍繼續將原告李蒨蓉之肖像使用於商品廣告(明細詳見附表三),另違反系爭合約書第7條第5項之約定,因此受有就該等商品享有原告李蒨蓉代言之利益,卻未支付代言費用,致原告騰龍公司受有損害。被告韓貿公司違約將原告李蒨蓉之肖像使用於13項商品之廣告,該等商品屬性約含括「基礎保養」、「清潔」、「彩妝」、「機能型保養」、「卸妝」五大類,以每類代言費用120萬元計算,原告騰龍公司至少受有600萬元之損害,爰僅請求被告韓貿公司賠償其中之500 萬元。

㈢再者,被告吳馥瑜為被告韓貿公司之負責人,曾親自出席被
告韓貿公司於東森購物台之電視節目,使用原告李蒨蓉之肖像行銷系爭商品外之商品,且被告吳馥瑜對被告韓貿公司之經營有決策權,其就被告韓貿公司逾越系爭合約範圍而使用原告李蒨蓉肖像之行為,核屬侵害原告李蒨蓉之肖像權,爰依民法第184條第1項前段、第195條第1項之規定,請求被告吳馥瑜賠償原告李蒨蓉慰撫金100 萬元。被告韓貿公司另應依民法第28條、公司法第23條第2 項規定,與被告吳馥瑜連帶負賠償責任等語。

被告則抗辯:

㈠締結系爭合約之雙方為原告騰龍公司及被告韓貿公司,而原
告李蒨蓉係原告騰龍公司所屬藝人,於系爭合約權利義務範圍內,係由原告騰龍公司承當其權利義務,故原告李蒨蓉提起本件訴訟,其當事人不適格。另被告吳馥瑜係代表被告韓貿公司為系爭合約應履行之行為,而非屬其個人行為,本件所有法律關係應以系爭合約加以認定,而非擴及其他侵權行為,是原告請求被告韓貿公司依民法第28條規定負連帶賠償責任,亦無理由。

㈡又被告韓貿公司使用原告李蒨蓉肖像所代言之商品均為系爭
BB霜,完全合於系爭合約第1條第2項之約定。原告雖主張被告韓貿公司使用原告李蒨蓉肖像代言非屬合約範圍內之商品,而刊載於報紙、雜誌及購物網等處云云,惟原告所指之該等商品均為價格較低之贈品,並非欲出售之商品,且被告韓貿公司於該等商品之宣傳品上均已特別註記「ORIKS BB霜代言人李蒨蓉」等語,並無逾越系爭合約範圍而使用原告李蒨蓉肖像之行為。退步言之,縱鈞院認原告所指之該等商品非屬贈品,亦應考量該等商品出現於平面廣告上之版面大小、時間長短等因素,作為衡量損害賠償之依據,原告徒以系爭合約金額之倍數計算損害賠償,並不合法。

㈢至原告主張被告韓貿公司於系爭合約期間屆滿後仍使用原告
李蒨蓉之肖像代言商品云云。然原告所指購物網上原告李蒨蓉之肖像並非全由被告韓貿公司所刊載,被告韓貿公司僅於系爭合約期限外在附表三編號⒉、⒊、⒌、⒍、⒎、⒏、⒐等7 個網站刊載原告李蒨蓉之肖像等語。

得心證之理由:

㈠原告起訴主張:

原告騰龍公司於97年10月6 日與被告韓貿公司簽訂系爭合約書,約定由被告韓貿公司委請原告騰龍公司所屬藝人即原告李蒨蓉擔任系爭BB霜平面廣告代言人,契約期間自97年10月24日起至98年10月23日止,代言費用為 120萬元等情,為被告所不爭執,且有該合約書影本在卷可稽,應可信實。

㈡原告騰龍公司另主張:依據其與被告韓貿公司間之前開契約
,被告韓貿公司僅得於合約期間內將原告李蒨蓉之肖像使用於系爭BB霜之平面廣宣物,惟被告韓貿公司竟違約使用原告李蒨蓉之肖像,致其受有財產上損害600 萬元,被告韓貿公司對其中500 萬元即有賠償之責等語。被告韓貿公司則否認有原告所指違約使用原告李蒨蓉肖像情事,並辯稱原告主張之損害計算方式不當云云。是本件之爭點為:⒈被告韓貿公司是否違約使用原告李蒨蓉之肖像?⒉原告騰龍公司是否因此受有財產上損害?若然,數額為何?以下茲析論之:

⒈被告韓貿公司違約使用原告李蒨蓉之肖像:

①被告韓貿公司與原告騰龍公司簽訂系爭合約書,原告騰龍公司除須為被告韓貿公司執行平面廣告拍攝執行企劃外,尚須安排其所屬藝人即原告李蒨蓉為系爭BB霜作一次平面拍攝並出席商品相關活動,被告韓貿公司另得於原告李蒨蓉進行平面拍攝時以電子攝影側拍,並將側拍結果剪輯成三分鐘之拍攝花絮影帶。至原告李蒨蓉為系爭BB霜所作平面拍攝之成果(即原告李蒨蓉之多幀照片,下稱系爭宣傳照),被告韓貿公司僅得將之使用於系爭BB霜所有平面相關製作、促銷活動(宣傳)製作物、SP活動(宣傳)相關製作物、EVENT 活動(宣傳)相關製作物,例如:報紙、雜誌、網路、戶外媒體、店頭宣傳物(如人型立牌、貨架插卡、店頭海報、商品DM、主題板、陳列架、POP …等例行廣告製作物),此觀系爭合約書第1條之約定即明。

再參酌系爭合約書第5條第2項、第7條第5項另分別約定:「甲方(即被告韓貿公司)製作之所有廣告物件,其智慧財產權均歸甲方,限於本合約廣告促銷宣傳用途,不得將版權單獨分割販賣、轉售或作其他用途使用,亦不得作為甲方其他非本合約產品之宣傳…」、「甲方均不得在本合約合作終止日後,繼續使用乙方(即原告騰龍公司)藝人李蒨蓉之肖像、姓名、畫面於任何之商業即非商業用途上,如甲方違約,乙方並保留向甲方追討一切乙方因此而引致之損失賠償權利」等語,可資確認被告韓貿公司依約僅得於合約期間內將系爭宣傳照使用於製作系爭BB霜,而不及於其他商品之廣宣物,且不得於合約期間外使用系爭宣傳照。

②被告韓貿公司並不爭執其於合約期間內,確實使用系爭
宣傳照製作成商品平面廣告文宣,於附表一、二所示時間及媒體刊登,細觀該等廣告文宣之內容,可歸納出被告韓貿公司將系爭宣傳照用於廣宣物之方式約有三種:

⑴廣宣物之內容包含商品照片、系爭宣傳照與商品說明等文字,而與系爭宣傳照出現於同一版面之商品,除系爭BB霜外,尚有如附表一所載之各項美妝品,且系爭BB霜與其餘美妝品之照片間,不論位置或照片尺寸均無明顯區隔。

⑵被告韓貿公司於購物網站銷售商品時,將系爭BB霜與其他美妝品搭配成組或採加價購方式銷售,並於該銷售之網站頁面中將系爭宣傳照與該組商品或加價購商品並列。

⑶被告韓貿公司另於購物網站中,將系爭宣傳照與系爭
BB霜以外商品照片並列使用於購物網站。

③查廠商為促進商品或服務之銷售,除於各大媒體刊登廣告外,另輒視商品或服務特性,邀請知名藝人或運動員擔任代言人拍攝廣告、出席產品發表會或促銷活動,以該等知名人士之形象與商品或服務相結合,除可吸引消費大眾對該廣告或商品之目光,尚有名人推銷、保證之作用,並可提高消費者對該產品或服務品質之信賴度,此為現今社會生活中為吾人熟知之常態。

而以被告韓貿公司依前述①、②使用方式製成之廣宣物或購物網站頁面之視覺效果而論,因系爭宣傳照與商品照片係出現於同一版面,實易使人認為系爭宣傳照係與系爭BB霜及其餘商品之照片一體搭配使用,而產生系爭宣傳照之肖像人(即原告李蒨蓉)即為該等商品代言人之印象。

雖附表一所示廣宣物偶有出現「蒨蓉公主指定愛用BB霜」、「ORIKS BB霜代言人李蒨蓉」、「ORIKS 全系列BB霜代言人蒨蓉小公主」等文字,說明原告李蒨蓉僅為系爭BB霜之代言人,惟該等文字占前述廣宣物之版面面積甚微,若非細看,甚難察覺前開文字之存在,是以上述廣宣物及網站頁面之內容而論,堪認一般消費者並無法因此區辨原告李蒨蓉代言之商品範圍除系爭BB霜外,是否及於其他商品;易言之,就與系爭BB霜一同出現於前述廣宣物中之商品而言,事實上亦發生由原告李蒨蓉代言之效果。原告騰龍公司主張被告韓貿公司對系爭宣傳照之此種使用方式,亦屬將系爭宣傳照使用於系爭BB霜以外商品,核屬可採,被告韓貿公司對此空言否認,則非有理。至被告韓貿公司對系爭宣傳照之前述③使用方式,則係於合約期間內,將系爭宣傳照用於系爭BB霜以外商品之廣宣物,惟被告韓貿公司依約僅得在合約期間內使用系爭宣傳照製作系爭BB霜之廣宣物,如前述,其對系爭宣傳照之前述三種使用方式,均發生將系爭宣傳照使用於系爭BB霜以外商品之廣宣物之效果,其有違約使用系爭宣傳照,即違約使用原告李蒨蓉肖像之情事,即堪認定。

④原告騰龍公司另指稱被告韓貿公司於合約期滿後在附表三所示購物網站銷售商品時,仍繼續使用系爭宣傳照作為商品之廣告,雖提出自網站列印之畫面為證,惟被告韓貿公司僅承認附表三編號⒉、⒊、⒌、⒍、⒎、⒏、⒐等7 個網站畫面,確為其於銷售商品時所上傳使用,原告並未舉證附表三編號⒈、⒋、⒑-⒔等6個網站之頁面亦為被告韓貿公司所上傳使用,是僅能確認被告韓貿公司確實於合約期滿後,仍有於附表三編號⒉、⒊、⒌、⒍、⒎、⒏、⒐等7 個網站使用系爭宣傳照之違約情事,併予說明。

⒉被告韓貿公司應賠償原告騰龍公司之財產損害24萬元:

①按人格權受侵害時,得請求法院除去其侵害;有受侵害
之虞時,得請求防止之。前項情形,以法律有特別規定者為限,得請求損害賠償或慰撫金;因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任;不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民法第18條、第184條第1項、第195條第1項分別定有明文。而肖像為個人形象及個性之表現,所謂肖像權,係個人對其肖像是否公開之自主權利,即以自己肖像之利益為內容之權利,屬重要之人格法益之一種。

肖像權與其他人格權不同,肖像之使用,若用於商業上,亦具財產權之性質,得發揮其經濟上之利益與價值,此於知名之影藝人員、運動員尤然。故未經他人同意,就其肖像為攝影、寫生、非以幽默為目的之漫畫陳列、複製,或以肖像作營業廣告,均構成對肖像權之侵害。

肖像權因受他人故意或過失不法之侵害,且情節重大者,受侵害者除得請求賠償財產上損害,亦得依民法第195條第1項前段規定,請求侵權行為人賠償非財產上之損害(臺灣高等法院96年度重上字第323 號判決參照)。關於財產上損害,原則上受侵害人得請求賠償肖像所受損害及所失利益(民法第216 條參照),並依差額說具體加以計算。

但因肖像權不同於具有形體之物權,當遭他人侵害作為商業上廣告時,受侵害人通常難以依差額說具體計算其損害,而肖像權之財產利益,性質上與專利權、商標權、著作權之法律構造近似,當專利權、商標權、著作權遭侵害時,專利法、商標法、著作權法規定相同之損害賠償計算方式,被害人得擇一請求,即:⒈依民法第216 條之規定請求。但被害人不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形所可得預期之利益,減除受害後實施同一權利所得之利益,以其差額為所受損害。⒉請求侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得全部收入,為其所得利益(專利法第85條第1項、商標法第63條第1項、著作權法第88條第2 項規定參照)。

法律所以就專利權等無體財產權設此規定,主要係鑑於此等權利易受侵害,難以防範及損害難以證明。此項立法意旨於姓名、肖像等人格特徵遭受侵害時,亦屬存在,前開關於專利權等所設損害賠償之計算方法,應有類推適用之餘地(參見王澤鑑著《人格權保護的課題與展望㈤--人格權的性質及構造:精神利益與財產利益的保護(下)》,臺灣本土法學雜誌第107期第82-83頁)。

②查原告李蒨蓉為國內知名藝人,其於95年10月17日至98年10月16日期間與原告騰龍公司締有演藝經紀合約,由原告騰龍公司為其全權獨家接洽處理全世界各地演藝活動,原告李蒨蓉因該等演藝活動所得收入,原告騰龍公司得收取20% 作為經紀報酬,此觀彼等簽署之合約書即明。原告騰龍公司與被告韓貿公司簽署系爭合約書,約定韓貿公司支付代言費120 萬元後得於合約期間內使用系爭宣傳照,原告李蒨蓉因此得受領代言費用,原告騰龍公司亦得因此受領經紀報酬,應無疑義。惟

被告韓貿公司有未依約定方式、時間使用系爭宣傳照之違約情節,前已詳論,其該等使用系爭宣傳照之行為,一方面違反與原告騰龍公司之契約,另一方面則屬侵害原告李蒨蓉之肖像權,原告騰龍公司與李蒨蓉,自得分別依債務不履行之法律關係及侵權行為之法律關係,請求被告韓貿公司賠償財產上損害。

③原告騰龍公司雖主張:被告韓貿公司違約將系爭宣傳照
使用於附表一至三所列商品,該等商品可區分為「基礎保養」、「清潔」、「彩妝」、「機能型保養」、「卸妝」五大類,以每類代言費用120 萬元計算,其所受財產損害至少為600 萬元云云,惟原告騰龍公司於本件交易係以經紀公司身份與被告韓貿公司締約,其向韓貿公司所收之代言費用,尚須按前述比例與原告李蒨蓉拆帳,並非全額由其受領,則其以系爭合約之代言費用 120萬元為基準,計算其所受財產上損害,此計算方式之不合理,灼然明甚,為本院所不採。

④按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定其數額,為民事訴訟法第222條第2項所明定。

原告騰龍公司雖未能證明其因被告韓貿公司違約使用系爭宣傳照所受財產損害之具體數額,然本院審酌被告韓貿公司違約使用系爭宣傳照,侵害原告李蒨蓉之肖像權,依前開說明,原告李蒨蓉得類推適用專利法、商標法、著作權法對於損害賠償之共通規定請求被告韓貿公司賠償財產損害,即得請求被告韓貿公司賠償其將肖像授權予他人使用,依通常情形可得預期之利益,與其肖像權受侵害後行使同一權利所得利益之差額。而依原告騰龍公司與原告李蒨蓉間之經紀合約,原告李蒨蓉將肖像授權他人使用之事宜,須由原告騰龍公司獨家為其接洽,其並須因此支付原告騰龍公司經紀報酬。是當原告李蒨蓉之肖像權受侵害,除原告李蒨蓉本身受有財產損害外,原告騰龍公司亦因此受有減少經紀報酬之財產損害,應堪認定,至原告騰龍公司受損之具體數額,則應以原告李蒨蓉得請求侵害人賠償之數額,再乘以原告騰龍公司得請求之經紀報酬比例及同業利潤標準之淨利率算定之。

準此:被告韓貿公司於97年11月至98年10月28日期間違約將系爭宣傳照使用於附表一至三所示美妝品,而該等美妝品依用途區分,可大別為「基礎保養」、「清潔」、「彩妝」、「機能型保養」、「卸妝」五大類,被告韓貿公司針對系爭BB霜,於一年合約期間給予原告李蒨蓉之代言費為120 萬元,是原告李蒨蓉如將其肖像授權予他人使用於前述五大類產品一年,依通常情形可得預期之代言費約為600萬元(120×5=600),而遍觀全案卷證,並無原告李蒨蓉於肖像權遭被告韓貿公司侵害後,再因授權他人使用其肖像受有利益之證據,另佐以藝人及模特兒等經紀業於98年度之同業利潤淨利率為20% ,是原告騰龍公司得請求被告韓貿公司賠償之財產損害為24萬元(600×20%×20%=24)。...

⒊按法院於酌定慰撫金數額時,應斟酌加害人與被害人雙方
之身分、資力與加害程度,及其他各種情形核定之(最高法院51年台上字第233 號判例意旨參照)。

本院審酌原告李蒨蓉為國內知名藝人,被告未以其同意之時間及方式使用系爭宣傳照之肖像,其主張因此受有精神上痛苦,應屬非虛。

惟原告李蒨蓉係因其經紀公司即原告騰龍公司為其接下系爭BB霜之代言工作而拍攝系爭宣傳照,該等照片之目的本即為搭配系爭BB霜作為廣告之用,被告雖未依約將系爭宣傳照全部使用於約定之商品上,然仍係將系爭宣傳照用於與系爭BB霜性質、用途相仿之美妝品廣告,而非用以詆毀、貶抑原告李蒨蓉,應無損其形象,原告李蒨蓉所受精神上痛苦核屬有限、及被告違約使用系爭宣傳照歷時約一年等一切情狀,認原告李蒨蓉請求被告連帶賠償慰撫金100 萬元,尚嫌過高,應予核減為20萬元方屬公允,原告李蒨蓉逾此數額之請求,為無理由。

2022年9月30日 星期五

娛樂法(肖像權)楊貴媚:原告擔任被告光泉公司「薏仁糙米漿」廣告代言人,為期二年,代言費為80萬元。原告在家樂福和大潤發超市發現該產品廣告在代言結束後仍刊登其照片,長達三年半。一審法院認為,被告光泉公司在代言期間結束時有通知大賣場下架照片的義務,被告未通知,違反附隨義務,應負擔侵害原告肖像權的責任。就「財產上損害」部分,原告未舉證受有損害。就「非財產上損害」部分,原告為國際知名影星,法院酌定為150萬元。二審法院,此案為賣場誤用照片,被告光泉公司已盡通知義務,未侵害原告肖像權,不得請求財產上及非財產上損害賠償。原告僅得請求被告返還代言利益2萬3667元。

臺灣臺北地方法院98年度訴字第595號民事判決(2007.10.23)

原 告 丙○○
被 告 光泉牧場股份有限公司

上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國98年10月6日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

被告應給付原告新臺幣150萬元。

事實及理由
...
一、原告主張:

㈠原告於民國91年10月25日與被告簽訂「光泉薏仁糙米漿」廣
告演出合約書(下稱系爭合約),工作內容包含拍攝電視廣告影片乙支及為相關宣傳物使用之平面攝影擔任代言人工作,系爭合約第6條「合約期限」載明「甲乙雙方約定以電視廣告上檔日起計(民國91年12月),合約期限為二年。」,依約被告於合約期限屆滿即93年11月30日後,即無權再將原告肖像使用於該公司光泉薏仁糙米漿產品之任何宣傳製作物。

惟查被告竟於合約期限屆滿後,繼續將原告肖像使用於大賣場之促銷廣告目錄冊中,此觀大潤發流通事業股份有限公司(下稱大潤發公司)97年1月30日至2月6日促銷活動目錄,被告仍將原告肖像使用於該公司相關商品,家樂福股份有限公司(下稱家樂福公司)97年2月6日至同年月20日促銷之廣告目錄冊上,光泉薏仁糙米漿產品亦仍使用原告肖像作為宣傳使用即明,迺至97年2月7日至同年月19日及4月30日至5月13日之大潤發公司促銷目錄冊仍繼續盜用,期間雖經原告所屬傳播公司多次轉知被告公司銷企劃部產品行銷處資深專案主任錢正清先生,請求停止使用,惟並未有任何改進。

㈡按民法第18條第1項及第184條第1項前段之規定,被告公司
於合約期限屆滿後仍盜用原告肖像於該公司之宣傳製作物,迄今已逾三年半,且經多次告知仍不改正,顯已侵害原告肖像權。

原告於93年間代言產品,包括電視及平面廣告,一年之代言費用約為250萬元,本件被告於合約期限屆滿後仍盜用原告肖像於該公司之平面宣傳製作物,造成原告每年代言費用損失125萬元(計算式:2,500,000元÷2=1,250,000元),期間長達三年半,損害金額總計為4,375,000元(計算式:1,250,000元×3.5年=4,375,000)。

再按民法第195條第1項前段規定,原告曾多次入圍亞太影展、金馬獎及金鐘獎,亦曾多次代表臺灣參加威尼斯影展、柏林影展、坎城影展等,已成為國際知名影星,從影以來,電影及電視作品已達數十部,廣告作品亦有十餘部,係為橫跨影視兩界之實力派演員,原告不法之商業圖利行為侵害原告之人格法益情節重大,衡諸原告經多年努力於演藝界所建立之地位,請求被告賠償150萬元之精神上損害賠償,應屬合理。

準此,總計被告應給付原告之損害賠償為5,875,000元(計算式:4,375,000 元+1,500,000元=5,875,000元)。

㈢雖被告辯稱本件廣告目錄為大潤發公司及家樂福公司所印製
,與其無關,該公司對於渠等大賣場使用原告肖像權毫無所知,被告公司並非印製該廣告型錄之行為人,無任何侵害原告權利之行為云云,惟按系爭合約第1條「工作內容」〔二〕「其他相關配合工作」第2目約定:「平面攝影:參與平面攝影工作。拍攝素材將供相關宣傳物使用,包括…賣場相關宣傳製作物」,可知本件大潤發公司及家樂福公司之廣告目錄即使並非被告印製,被告亦曾提供使用原告肖像之拍攝素材給前開二賣場,被告公司諉稱目錄並非其印製,並無侵權行為,顯意圖卸責,已不足採。次按最高法院43年台上字第371號判例,可知侵權「行為」不限於積極之作為,亦包含消極之不作為,由系爭合約第6條與第1條之約定對照觀之,足見雙方約定被告得使用包含原告肖像之拍攝素材供製作賣場宣傳物,惟該等宣傳物僅得使用至93年11月30日,則合約期限屆至後,被告公司自有義務通知相關賣場不得繼續使用含有該等拍攝素材之宣傳物,詎被告竟稱其對於大潤發公司及家樂福公司使用原告肖像之情事毫無所知,遲至97年1月9日始以電子郵件通知大潤發公司,對於家樂福公司則未見其通知,顯殆於履行其作為義務,縱無積極之侵權行為,依前揭最高法院判決意旨,亦顯存有消極之侵權行為,被告公司徒以本件大潤發公司及家樂福公司廣告目錄無須經其審核,並非由其印製,進而主張其並無侵權行為,顯無依據。

二、被告則抗辯:

㈠被告公司自系爭合約屆滿後,隨即變更產品之包裝同時亦未
曾再使用過原告之肖像於任何產品或廣告之上,合先陳明。原告主張被告公司於系爭合約屆滿後,繼續將原告肖像使用大賣場之促銷廣告目錄中,並舉原證2、原證4、原證5之大潤發公司促銷活動目錄及原證3家樂福公司廣告目錄為證,惟該等廣告目錄係為大潤發公司及家樂福公司所印製者,並非被告公司所印製者,與被告公司無關,且其等於印製廣告目錄之前並未送請被告公司審核,准此,被告公司對於其等使用原告肖像之情事毫無所知,被告公司顯非印製該廣告型錄之行為人,根本無任何侵害原告權利之行為。

復原告主張被告公司於系爭合約書終止後仍繼續使用其肖像長達三年半,惟依據原告所提出之大潤發公司廣告目錄與家樂福公司廣告目錄總和計算,所有宣傳期總計50天,根本非原告所主張之三年半。

又原告主張被告公司於接獲告知後仍不知改正,顯與事實不符,按被告公司接獲通知後,隨時發電子郵件通知通路商,要求通路商必須注意不要使用到已經到期的圖檔,惟因通路商印製廣告目錄,無須經產品製造商即被告公司之同意,因此被告公司對於原告之主張已經盡通知通路商之義務,並非如原告所主張者不知改正。

㈡原告主張其每年之代言費用約為250萬元,被告於契約屆滿
後仍使用被告肖像造成原告每年代言費損失125萬元,期間長達三年半,請求被告賠償4,375,000元之損害賠償,准此,原告必需證明被告確實有使用原告肖像之行為,時間長達三年半,且其每年代言費損失為125萬元,否則原告之請求即無理由。

且原告所舉用以證明每年代言費用為新台幣250萬元之合約書,被告否認其真正,縱該合約書為真,則該合約書係93年間簽訂者,合約內容所約定之酬勞包含原告及所有成員,並非全部歸屬原告之代言費用,且其約定之工作事項內容繁多與範圍及於臺灣地區與大陸地區等,且藝人之代言費常隨其走紅受歡迎程度而有不同,原告遽以93年間之代言費金額作為其損害賠償之計算依據,顯屬無據。

又原告主張因被告公司之侵權行為請求被告公司非財產上之損失150萬元,亦顯無理由,按如前所述,被告公司並非廣告型錄之製作或刊登者,被非侵權行為之行為人。

縱認為被告公司確有侵權行為,則被告公司為國內知名食品製造商,信譽卓著,產品之品質獲得廣大消費者之肯定,對於原告並無造成任何負面影響之可能,甚至可能提升原告之聲譽,故原告顯無因此而在人格權上受到任何損失。

㈢本件光泉薏仁糙米漿系列商品最早於91年11月26日決定上市
,嗣被告公司與原告於91年12月間訂代言廣告合約後,被告公司於新品上市之日起即將原告肖像置入商品包裝上,而原告與被告公司間之廣告代言契約期間於93年12月屆滿,被告隨即變更商品之外包裝,同時亦未再使用原告肖像任何商品或廣告之上,依據被告公司與印製包裝公司於93年12月間對系爭產品包裝之確認卡內容可知,被告公司在代言契約屆滿後除移除原告肖像圖樣外,亦將系爭商品之外包裝作大幅變動,增列「瓷碗」、「湯匙」等物品圖樣,且另加註「健康美麗新概念」之標語,由此顯見,被告公司於代言期間過後,立即變更系爭產品之外包裝,不僅未再使用原告肖像,且根本以無須使用之必要。

復被告公司自95年間起因更換被告公司「光泉」商標圖樣,為將所有新的光泉商標圖案全面使用於被告公司旗下所有商品,故被告公司於民國95年間再度更換系爭產品之外包裝,被告公司確實未再使用原告之肖像於系爭產品之上。又依據本件原告所提出之載有原告肖像之系爭商品外包裝之97年間大潤發等賣場DM所載商品外包裝圖樣後可知,該包裝所載之「光泉」商標圖樣為被告公司95年前所使用之舊版商標圖樣,而非被告公司95年後更換使用之「光泉」商標圖樣。

且被告公司於95年間復將系爭商品之外包裝再為變動,即於包裝正面下方另加註:「加熱飲用,風味絕佳」字樣外,於包裝背面再行加註:「薏仁與糙米,健康你一身」暨薏仁營養成分之說明等字樣,顯見原告所提出之大潤發等賣場廣告型錄之系爭產品照片,確實係通路商誤植所致,與被告公司無關。

㈣被告公司於兩造合約屆期後,曾兩度更改系爭產品之包裝,
所有市面上之產品包裝早在代言期間屆滿後全數更新,顯見被告已為積極之行為,根本無任何侵權行為之情。再者,被告公司於97年1月接獲原告通知有發現使用其肖像之情事後,即於第一時間寄發電子郵件通知各家通路商,要求通路商必須注意不要使用到舊包裝的圖檔,因此,被告就此實已善盡注意義務,並無任何消極之侵權行為存在。

三、兩造不爭執之事實:

㈠原告、訴外人昇揚有限公司與被告於91年10月25日簽訂「光
泉薏仁糙米漿」廣告演出合約書,其中第6條合約期限約定「甲(即被告)乙(即原告)雙方約定以電視廣告影片上檔日起計(民國91年12月),合約期限為24個月(含相關宣傳物)。」

㈡大潤發流通事業股份有限公司(下稱大潤發公司)、家樂福
股份有限公司(下稱家樂福公司)分別於附表上所載期間之廣告目錄光泉薏仁糙米漿產品上以原告之肖像為產品之包裝。

四、得心證之理由:本件首應審究者厥為:

㈠被告依系爭合約第1條、第6條約定,有無於合約期限屆滿後通知通路商不得繼續使用含有原告肖像之宣傳物之義務?被告有無遲延通知之情事?

㈡被告有無違反作為義務致侵害原告之肖像權?原告之人格權是否因此而受到侵害?原告請求被告賠償所受之財產上損害4,375,000元及非財產上之損害1,500,000元,有無理由?茲分述如下:

㈠被告依系爭合約第1條、第6條約定,有無於合約期限屆滿後
通知通路商不得繼續使用含有原告肖像之宣傳物之義務?被告有無遲延通知之情事?

⒈按當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契約
即為成立;解釋意思表示,應探求當事人之真意,不得拘泥於所用之辭句,民法第153條第1項、第98條分別定有明文。

是故,契約若有未明文規定,甚或文義不清情事,此時即本於誠實信用原則,依契約之主要目的及經濟價值探求當事人之真意,或依當事人舉動或其他情事去推知當事人之效果意思為何,以確定當事人有無默示意思表示或意思表示內容為何。

⒉查系爭合約第1條「工作內容」〔二〕「其他相關配合工作」
第2目及第6條「合約期限」分別約定:「平面攝影:參與平面攝影工作。拍攝素材將供相關宣傳物使用,包括平面廣告、戶外媒體、網際網路、光泉內部刊物以及賣場相關宣傳製作物」、「甲乙雙方約定以電視廣告影片上檔日起計(民國91年12月),合約期限為24個月〔含相關宣傳物〕。」
,可知原告同意被告公司使用元告知肖像期限自91年12月起至93年11月底,且於合約有效期間被告可將原告拍攝之肖像用於平面廣告、戶外媒體、網際網路、光泉內部刊物以及賣場相關宣傳製作物,換言之,自93年12月起,被告不得使用原告肖像於平面廣告、戶外媒體、網際網路、光泉內部刊物以及賣場相關宣傳製作物。

依一般社會通念,系爭合約係存在於原告與被告之間,而被告為飲品之製造商,當被告將原告之肖像印製在產品包裝上時,就外觀之形式,易使一般人相信原告為被告代言其產品,因此與被告合作之通路商亦以被告之提供訊息為最新之資訊,因此,當系爭合約到期時,被告之通路商須由被告主動告知,始能知悉原告之代言已終止,故依上開規定,雖系爭合約未明文約定被告負有通知通路商不得繼續使用原告肖像之義務,惟原告授權同意被告使用肖像於被告產品包裝上有其期限,被告基此授權將肖像圖檔散布予其通路商使用,授權期限屆至後,被告基於契約附隨義務,即負有保護授權期間散布原告肖像不得再被公開展示從事商業活動,換言之,被告應本於誠實信用原則及契約之主要目的而有告知通路商不得繼續使用原告肖像之義務,俾免不知情通路商仍繼續使用原告肖像,侵害原告肖像權益,故原告主張被告負有通知義務乙詞,應為可採。

⒊被告抗辯代言期滿後,立即將新產品包裝圖檔送給通路商,
嗣接獲原告通知後,立即以電子郵件通知,已進行適當處理,大潤發公司與家樂福公司使用原告肖像圖檔係其本身誤載,與被告無關云云。

經查擔任被告特販部量販超市業務處負責人丁○○證稱:「我的工作內容主要是與我們公司的量販及超市通路作合約的協調與促銷的安排,合約的協調指的是與客戶談年度合約的內容,例如說我們的商品由通路販賣,我們應該給客戶多少回扣,DM檔期的安排我們也是要付費,大部分工作就是這樣。DM檔期的安排通常都是採購跟我們說要求我們提供DM產品,我會告訴他進價與售價,本件原告代言的產品我們有改包裝過,關於圖檔的部分我們會提供兩次,一次是代言人到期前改包裝後,還有其他的細部修改的情況下也會再提,因為通路在收貨時如果發現圖檔不同收貨會有困難,所以本件我們也有提供圖檔給通路,但是就DM 的安排我們只提供售價與進價,對於他的板面我們沒有審核的權限,我們拿到DM時,是已經印出來的,我們沒有辦法提前拿到DM,進架或售價打錯,我們會去跟通路要求更正,本件印錯的情形我們也有要求更正,97年4月時我有發文給那時的家福採購經理maggie,說圖檔是用舊的包裝有印錯,對方表示會更正,之前我們在與家福對DM時,沒有去核對圖檔,所以之前並沒有特別反應。」

被告業務甲○○證稱: 「業務方面的工作,與各大賣場協談,職稱為專案副理,與各大賣場協調主要是談產品報價與促銷安排,我與丁○○先生從事一樣的工作,我的職級比較高而已。我的工作內容具體而言,我負責的是大潤發,如果我們公司有新品上架,我就會去與大潤發談,如果對方有促銷我們也會配合,促銷的安排的部分,大潤發每年都會給一份促銷檔期,我們就按照促銷檔期的時間排定促銷商品,檔期有兩種一種是ip,一種是DM檔期,ip是我們安排對方就會接受,DM則是由對方採購挑選,我們只是配合。ip指的是沒有上海報的促銷,DM的部分我們在與大潤發談時,大潤發有提案書,我們會填上貨號建議售價與進價,圖檔的部分是在新產品與對方報價時會提供通路,如果在公司有改包裝的情況下我們會變更圖檔,會把最新的圖檔給對方,關於DM上的圖檔,通路商會使用我們報價提供的圖檔。因為產品變更時我們會提供新的圖檔,可能是通路商新舊圖檔都有存在,可能抓錯圖檔,對於DM我們沒有審閱權,大潤發也不會寄DM給我們看。本件我們有發電子郵件給大潤發說圖檔錯,大概是在97年1月份時,是公司通知我們說大潤發的DM刊錯,我就去通知大潤發,也有再附上一份新的圖檔,大潤發的採購說有收到我們的通知。」等語,依渠等陳述,被告更換產品包裝時會提供更新後產品圖檔供通路商使用,惟查證人甲○○於97年1月10日寄送大潤發公司採購經理電子郵件中記載「貴公司留存之有代言人肖像圖檔,因1年前即沒有代言了,所以無法使用..」,證人丁○○寄給家樂福公司採購經理之電子郵件亦有「Jerry日前已特別提醒大家有關『DM圖檔肖像親權事宜』似乎同仁未加重視,主管也漫不經心,…至今尚在索取『產品圖檔MO 片』…」乙詞,

可知證人及被告公司人員於更換產品包裝後,仍以為原告代言期間於96年始屆滿,況證人等均係於94年9月間始進入被告公司任職,自無從證實被告有於契約屆至後通知通路商原告代言期限屆至,不得再行使用印製有原告肖像產品圖檔於促銷文宣。

次查,大潤發公司98年6月19日回函答覆
「1.被告光泉牧場股份有限公司曾提供如被證三之包裝圖檔予本公司採購助理。2.被告公司於2008年1月23 日提供前開圖檔予本公司採購助理,再由採購助理提供予本公司行銷部門將圖檔更新於大潤發圖庫系統供分店製作快報或其他宣傳物下載使用。3.當事人不能確定被告公司於提供該圖檔同時是否曾明確告知,當事人認為既已提供,依常理判斷應可使用,否則廣告公司就不應提供圖檔予本公司使用。4.依例本公司並不會將促銷活動產品之促銷廣告目錄冊提供予被告公司,且被告公司亦不曾要求。」,可知被告於原告代言期限屆至後,係延至97年1月23日始提供更新圖檔供大潤發公司使用,但在此之前從未告知代言人更換,不得繼續使用原告肖像圖檔,致大潤發公司於不知情下繼續使用原告肖像圖檔。

再查家福股份有限公司98年7月24日回函
「.. (三)因採購已離職,故無法查證。惟如供應商之商品代言人有異動時,供應商均會告知何商品於何時終止該代言人之活動,並提供最新產品圖檔供通路商使用。(四)本公司DM均係提供予一般消費者,並不會提供予參與促銷活動之供應商。」,依其敍述,係指通常情形下,供應商會提供新品圖檔並同時告知代言人異動,但就本件具體情形,被告是否明確告知原告代言終止,因家福公司承辦採購人員已離職致無法證實,惟該公司持續至97年2月底仍使用原告肖像圖檔於行銷目錄中,應可推知被告於契約屆至後未通知代言人更換,不得繼續使用原告肖像圖檔,尚不得執此即謂被告於系爭契約屆至後有告知家樂福公司原告代言終止乙事。

末查被告所提之被證1、被證5、被證6、被證7等電子郵件,其發送日期分別為97年1月9日、97年1月10日、97年4月28日及97年2月18日,而系爭合約係於93年11月底終止,其合約到期日至被告所提之寄發電子郵件日期,期間已逾3年多,大潤發公司回函稱被告公司於97年1月23日提供被證3之圖檔,而被證3之圖檔係為被告所稱無原告肖像之新圖檔,由上可知,被告提供通路商新圖檔的日期應為97年1月間,被告辯稱於合約到期即提供通路商新圖檔云云,核不足採。而被告既負有通知之義務,應於合約到期之同時即通知各通路商不得使用原告之肖像,詎被告遲延履行通知義務,致通路商因不知原告代言期限屆至,仍繼續使用原告肖像作為宣傳使用,此係可歸責於被告事由所致,原告主張被告違反契約作為義務,應為可採。

㈡被告有無違反作為義務致侵害原告之肖像權?原告之人格權
是否因此而受到侵害?原告請求被告賠償所受之財產上損害4,375,000元及非財產上之損害1,500,000元,有無理由?

⒈肖像為個人形象及個性之表現,所謂肖像權,係個人對其肖
像是否公開之自主權利,即以自己肖像之利益為內容之權利,屬重要之人格法益之一種。又肖像權與其他人格權不同,肖像之使用,若用於商業上,亦具財產權之性質,得發揮其經濟上之利益與價值,此於知名之影藝人員、運動員尤然。

關於肖像權,我民法未設明文,惟民法第18條設有人格權的規定,肖像權乃一般人格權的具體化。並為民法第184條第1項前段所稱之權利,及同法第195條第1項所稱之「其他人格法益」。

肖像權之侵害行為主要有⑴肖像的作成⑵肖像的公開⑶以營利目的使用他人肖像。故未經他人同意,就其肖像使用於營業廣告,構成對肖像權之侵害。肖像權因受他人故意或過失不法之侵害,且情節重大者,受侵害者,亦得依民法第195條第1項前段請求侵權行為人,賠償其非財產上之損害賠償。復按債務人因債務不履行,致債權人之人格權受侵害者,準用第192條至第195條及第197條之規定,負損害賠償責任,民法第227條之1定有明文。

⒉依上述,被告於系爭合約屆滿後,未通知通路商不得繼續使
用原告肖像作為產品宣傳文宣,致通路商大潤發公司、家樂公司於附表所示期間繼續使用原告肖像於促銷廣告目錄,在未經原告同意或合法授權下,擅自使用原告肖像於公開商業活動,此係可歸責於被告未及時履行通知義務所致,被告之上開行為,乃屬不法侵害原告對其肖像是否公開之自主權利,揆諸前揭規定,原告自得依民法第227條之一、第184條第1 項前段及同法第195條第1項之規定,請求被告賠償財產及非財產上之損害賠償。惟按「損害賠償之債,以有損害之發生及有責任原因之事實,並二者之間,有相當因果關係為成立要件。故被上訴人所主張損害賠償之債,如不合於此項成立要件者,即難謂有損害賠償請求權存在。」、「按損害賠償之債,以有損害之發生及有責任原因之事實,並二者之間,有相當因果關係為成立要件。所謂相當因果關係,謂無此行為,雖必不生此種損害,有此行為,通常即足生此種損害者,為有相當因果關係;如無此行為,必不生此種損害,有此行為,通常亦不生此種損害者,即為無相當因果關係。」,最高法院48年年台上字第481號、80年台上字第1773號分別著有判例可稽。故原告依上開法條請求被告賠償財產、非財產上之損害,仍應就其有損害之發生及有責任原因之事實,並二者之間,有相當因果關係等成立要件,負舉證之責任。茲就原告所請求之財產、非財產上之損害,應否准許,析述如下。

⒊財產上之損害部分:

再按,損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利益,視為所失利益。民法第216條定有明文。又,「民法第216條規定,損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外,應以填補債權人所受損害(積極損害)及所失利益(消極損害)為限。既存利益減少所受之積極損害,須與責任原因事實具有相當因果關係,始足當之。又依通常情形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利益,視為所失利益。該所失利益,固不以現實有此具體利益為限,惟該可得預期之利益,亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足,尚須依通常情形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,具有客觀之確定性。」(最高法院95年度台上字第2895號判決參照)。

原告主張於93年間代言產品,包括電視及平面廣告,一年之代言費用約為250萬元,被告盜用原告肖像於該公司之平面宣傳製作物,造成原告每年代言費用損失125萬元,期間長達三年半,損害金額總計為4,375,000元云云,並據提出忠食國際有限公司與原告簽訂之寶夫人一代燕商品代言人合約書之代言酬勞250萬元作為計算損害基礎,惟原告並未舉證證明因被告上開行為期間致原告與廠商間代言、肖像權授權之洽商因而中止,致喪失每年250萬元以上之肖像權授權金收益

再查,肖像權如作為商業上使用,非不得重複、多次授權予相同或不同之人使用,故縱使原告肖像遭被告通路商非法使用於廣告上,亦不因此而使原告之肖像權永遠無法再度授權他人使用,原告既未舉證證明有預期代言、肖像權授權簽訂因本事件而無法成立之情事,原告空言主張其受有4,375,000元之收益損害,即無可採。

⒋非財產上之損害部分:

按慰藉金之賠償須以人格權遭遇侵害,使精神上受有痛苦為必要,其核給之標準固與財產上損害之計算不同,然非不可斟酌雙方身分資力與加害程度,及其他各種情形核定相當之數額 (最高法院51年台上字第223號判例意旨參照)。

查被告非法使用原告肖像於廣告上,侵害原告之肖像權,已如前述,原告之精神自因此受有痛苦,則原告依前述規定,請求被告賠償其因此所受之非財產上之損害,自屬有據。本院斟酌原告曾多次入圍亞太影展、金馬獎及金鐘獎,亦曾多次代表臺灣參加威尼斯影展、柏林影展、坎城影展等,已成為國際知名影星,從影以來,電影及電視作品已達數十部,廣告作品亦有十餘部,係為橫跨影視兩界之實力派演員,原告簽訂系爭契約二年間酬勞為80萬元,93年間代言產品廣告之代言費用約為250萬元,被告以廣告之方式侵害原告肖像權,期間約三年半,原告所受精神上之痛苦應屬非輕,及被告公司為國內知名飲品之製造商,其飲品於市場上佔有一定之銷售量,實收資本額為961,119,400元等一切情況,認為原告請求150萬元,尚屬公允,應予准許。

五、綜上所述,原告主張被告侵害其肖像權,致其受有非財產上之損害,依民法第227條之一、第184條第1項前段、第195條第1項前段規定,請求被告賠償其非財產上之損害150萬元,及自起訴狀繕本送達翌日即97年8月20日起至清償日止,按年息5%計算之利息,為有理由,應予准許。至於原告請求被告賠償其財產上之損害4,375,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,為無理由,應予駁回。
 
民事第一庭 法 官 熊志強 
_______________________

臺灣高等法院98年度上易字第1130號民事判決(2010)

上訴人即附帶被上訴人 光泉牧場股份有限公司

被上訴人即附帶上訴人 乙○○

上列當事人間損害賠償事件,上訴人對於中華民國98年10月23日臺灣臺北地方法院98年度訴字第595 號第一審判決提起上訴,被上訴人提起附帶上訴並為訴之追加,本院於民國99年10 月5日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

原判決關於㈠命光泉牧場股份有限公司給付部分,及該部分假執行之宣告;㈡駁回乙○○下開第三項之訴部分,暨訴訟費用負擔之裁判均廢棄。
前開廢棄㈠部分,乙○○在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
光泉牧場股份有限公司應給付乙○○新臺幣貳萬叁仟陸佰陸拾柒元,及自民國九十七年八月二十日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
乙○○其餘附帶上訴駁回。
乙○○其餘追加之訴及假執行之聲請均駁回。

事實及理由

被上訴人即附帶上訴人乙○○(下稱被上訴人)於原審起訴主
張:

伊於民國(下同)91年10月25日與上訴人即附帶被上訴人光泉牧場股份有限公司(下稱上訴人)簽訂光泉薏仁糙米漿(下稱系爭產品)廣告演出合約書(下稱系爭契約),約定由伊於91年12月1日起至93年11 月30日止期間擔任系爭產品之代言人,除拍攝電視廣告影片外,並參與平面攝影,將拍攝素材(如原審卷1第68 頁所示)供上訴人使用於賣場等相關宣傳物,期限屆滿後,依民法第148條第2項規定,上訴人負有通知其通路商不得繼續使用上開拍攝素材之電子圖檔(下稱系爭舊圖檔)之義務,但上訴人未履行此義務,致其之通路商大潤發流通事業股份有限公司(下稱大潤發公司)、家福股份有限公司(下稱家福公司)於附表所示期間在賣場使用包括系爭舊圖檔在內之促銷廣告目錄,而侵害伊之肖像權,使伊因而減損代言費用4,375,000元,並受有150萬元之非財產上損害,爰依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段、第231條第1 項、第227條之1規定,請求上訴人賠償5,875,000元等語。 

上訴人以:

伊於系爭契約終止後,不負通知通路商不得繼續使用系爭舊圖檔之義務;伊於系爭契約期限屆至時,變更系爭產品包裝,並提供新包裝拍攝素材之電子圖檔(如原審卷1 第69頁所示,下稱新圖檔㈠)予通路商,嗣伊於95年間因變更商標,而再度變更系爭產品之包裝,並提供此新包裝拍攝素材之電子圖檔(如原審卷1第70、71 頁所示,下稱新圖檔㈡)予通路商,依商品行銷慣例,通路商會隨之變更其廣告目錄中使用之產品圖檔,至於大潤發、家福公司印製促銷廣告目錄誤用系爭舊圖檔,伊事先不知情,亦無法控制,且伊於知悉上情後,立即通知通路商勿使用系爭舊圖檔,故伊應無庸負債務不履行或侵權行為損害賠償責任;系爭契約所定報酬中,將平面拍攝素材供賣場相關宣傳製作物之報酬約占10 %左右,且其中包含被上訴人及昇揚有限公司(下稱昇揚公司)之報酬;伊係國內知名食品製造商,信譽卓著,產品品質獲得廣大消費者肯定,被上訴人之人格權不致因通路商誤用系爭舊圖檔而受損等語,資為抗辯。

原審判命上訴人應給付被上訴人150 萬元(非財產上損害),
及自97年8月20日起至清償日止按年息5 %計算之利息,並為附條件之准、免假執行宣告,另駁回被上訴人其餘之訴及假執行聲請。上訴人就敗訴部分提起上訴,聲明求為:㈠原判決不利於上訴人部分廢棄;㈡前項廢棄部分,被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明求為駁回上訴。又被上訴人就敗訴部分,提起附帶上訴,聲明求為:㈠原判決不利於被上訴人部分廢棄;㈡上訴人應再給付被上訴人4,375,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5 %計算之利息。上訴人則答辯聲明求為駁回附帶上訴。

被上訴人就其請求上訴人賠償代言利益損失4,375,000 元及其
利息部分,於第二審追加請求權基礎民法第179 條規定(見本院卷第75頁),依民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款規定,准予為訴之追加。

兩造不爭執事項:

㈠被上訴人及昇陽公司於91年10月25日與上訴人簽訂系爭契約,
合約期限自91年12月1日起至93年11 月30日止,並已履行完畢。

㈡上訴人之通路商大潤發公司、家福公司以系爭舊圖檔製作促銷廣告目錄,於附表所示期間在賣場使用之。

得心證之理由:

㈠按行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法,民法第148 條
第2 項定有明文。此誠信原則乃斟酌事件之特別情形,衡量雙方當事人之利益,使其法律關係臻於公平妥當之一種法律原則。民法第245條之1,對於當事人為訂立契約而進行準備或商議,彼此間已建立特殊信賴關係後,因一方未誠實提供資訊、嚴重違反保密義務或違反誠實及信用方法,致他方受損害者,規定對於他方應負賠償責任,即係基於上開原則所創設之締約過失責任。則於當事人已締結契約並履行後,彼此間之特殊信賴關係更甚於未締約之狀態,當事人一方對於他方是否應負特定之附隨義務,當得援用誠信原則,超越契約解釋之界限,予以補充或創設之。

㈡依被上訴人提出系爭契約,其第1條、第4條第1項、第6 條第2
項,約定被上訴人之給付義務包括「參與平面攝影工作。拍攝素材將供相關宣傳物使用,包括平面廣告、戶外媒體、網際網路、光泉內部刊物以及賣場相關宣傳製作物。」,上訴人則享有上開拍攝素材之著作權,得由上訴人或上訴人指定之人重製、剪接、編輯、展示、上映、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物,上開與宣傳物相關之合約期限亦為24個月。是上訴人於91年12月1日起至93年11月30日止期間內,有權將被上訴人為系爭產品所拍攝之素材電子圖檔,提供給上訴人之通路商,並授權通路商用以重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物。上訴人上開權利於合約期限屆滿後消滅,上訴人及其通路商無權繼續以該電子圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物。惟因通路商係自上訴人處取得上開電子圖檔,而存檔於通路商之電腦系統內,通路商有隨時存取之可能,通路商又非系爭契約之當事人,如不知悉兩造間代言系爭產品之關係終了,上訴人不能再為上述授權之事實,顯無法排除通路商有於兩造間之代言關係終了後,繼續誤用上開圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物,而侵害被上訴人就其肖像所享有之人格權之虞,依誠信原則,被上訴人應可期待上訴人於系爭契約履行後,會採取合理、適當作為,使通路商知悉兩造間已不存在系爭產品代言關係之事實,以防免通路商誤用上開圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物,導致被上訴人之肖像權遭通路商侵害之結果發生,是本院認為上訴人於系爭契約終止後,對被上訴人負有上述契約後附隨之保護義務。

㈢被上訴人主張:通路商進行促銷,須取得製造商同意,並會提
供促銷廣告給製造商,故上訴人負有事先要求通路商更正之義務;縱令上訴人無法事先查核促銷廣告,亦應於得知通路商誤用系爭舊圖檔後,負阻止通路商於嗣後之促銷活動中繼續使用系爭舊圖檔之義務云云,均為上訴人否認。

查:大潤發公司於98年6 月29日以函文表示「依例本公司並不會將(促)銷活動產品之促銷廣告目錄冊提供予被告公司(即上訴人),且被告公司亦不曾要求」(原審卷2第40頁),及家福公司以98年7月24日98家福法字第20090724號函表示「本公司DM均係提供予一般消費者,並不會提供予參與促銷活動之供應商」。又證人鄭兆景證稱:「我受僱於被告公司,擔任特販部量販超市業務處負責人,我的工作內容主要是與我們公司的量販及超市通路作合約的協調與促銷的安排..例如..DM檔期的安排..就DM的安排我們只提供售價與進價,對於他的版面我們沒有審核的權限,我們拿到DM時,是已經印出來的,我們沒有辦法提前拿到DM..檔期的當天我到賣場去才拿到,家福公司不會主動提供DM給廠商..我們不一定會到賣場拿DM,我們去市場主要是瞭解我們的產品銷售狀況如何,目的不是為了拿DM,拿DM只是順手的動作。」,及證人王復文證稱:「我受僱上訴人公司。(問:在上訴人公司從事何職?)業務方面的工作,與各大賣場協談,職稱為專案副理,與各大賣場協調主要是談產品報價與促銷安排,我與鄭兆景先生從事一樣的工作,我的職級比較高而已..(問:何時到職?)自83年起,94年9月起任職系爭職務...我的工作內容具體而言,我負責的是大潤發..大潤發每年都會給一份促銷檔期,我們就按照促銷檔期的時間排定促銷商品..一種是DM檔期..由對方採購挑選,我們只是配合..我們會填上貨號建議售價與進價..對於DM我們沒有審閱權,大潤發也不會寄DM給我們看。」。

被上訴人復未提出任何積極證據證明大潤發公司、家福公司於促銷活動之前,將促銷廣告目錄交付上訴人核對之事實。足見大潤發公司、家福公司印製促銷廣告目錄,並在賣場發放給消費者,上訴人並無事先發現其中誤用系爭舊圖檔,而即時要求更正之可能,故本院認為尚無令上訴人負事先要求通路商更正促銷廣告目錄之契約後附隨義務之理。再查,上訴人於系爭契約履行後,如已採取合理、適當作為,使通路商知悉兩造間就系爭產品之代言關係業已終了,通路商不得再繼續使用系爭舊圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物之事實,應認上訴人已盡上述契約後保護義務,至於通路商知悉上開事實後,因故意或過失而使用系爭舊圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物,致發生侵害被上訴人肖像權之結果,實已超出上訴人所能控制之範疇,且被上訴人亦得自行對通路商行使權利侵害排除之請求權,故本院認為上訴人縱得知通路商有誤用系爭舊圖檔情事,尚無庸對被上訴人負阻止通路商於嗣後之促銷活動中繼續使用系爭舊圖檔之契約後附隨義務。

㈣附表所示大潤發公司於93年11月17日至30日期間,以系爭舊圖
檔製作促銷廣告目錄,在賣場使用之,尚在系爭契約之合約期限內,為上訴人行使系爭契約第1 條權利之結果,被上訴人主張上訴人應就大潤發公司此部分行為,負債務不履行損害賠償、返還不當得利及侵權行為損害賠償等責任云云,尚非可採。

㈤按請求履行債務之訴,原告就其所主張債權發生原因之事實業
已舉證,若被告主張該債權已因清償而消滅,則清償之事實,應由被告負舉證之責任(最高法院28年上字第1920號判例意旨參照)。本件被上訴人主張:上訴人未履行前揭保護義務,導致大潤發公司、家福公司於附表所示合約期限屆滿後之各段期間,以系爭舊圖檔製作促銷廣告目錄,在賣場發送給消費者,而侵害伊之肖像權,上訴人應依民法第231條第1項規定,賠償伊所失代言利益4,375,000元,及依民法第227條之1 規定,賠償伊之非財產上損害150 萬元云云。

上訴人則抗辯:系爭契約期限屆至後,伊先後二次變更系爭產品包裝,並提供新圖檔㈠、㈡給通路商,依商品行銷慣例,通路商即知悉被上訴人不再代言系爭產品,而應以新圖檔製作廣告目錄,不得再使用舊圖檔,故伊已履行上開保護義務等語。揆之前揭判例意旨,應由上訴人就其履約抗辯,負舉證責任。查:

⒈上訴人抗辯:兩造間之代言關係終了後,伊於93年12月間變更
系爭產品包裝為新圖檔㈠,嗣伊於95年間因變更商標樣式,而再度變更系爭產品之包裝如新圖檔㈡等語,提出彩色標籤標準卡為證,被上訴人就此一事實並未爭執,堪予採信。

⒉上訴人抗辯:伊變更系爭產品包裝為新圖檔㈠、㈡後,隨即提
供各該新圖檔予通路商,依商品行銷慣例,通路商為免消費者誤認,會隨之變更廣告目錄使用之商品圖檔等語,為被上訴人否認。經查:

⑴家福公司以98年3月11日98家福法字第20090311 號函提出促銷廣告目錄,其中95年11月16日至29日期間以後之目錄所示上訴人之產品,已有標示新商標者。又家福公司以98年7月24日98家福法字第20090724號函表示「如供應商之商品代言人有異動時,供應商均會告知何商品於何時終止該代言人之活動,並提供最新產品圖檔供通路商使用」,及以99年6月17日99家福法字第2010061701 號函表示「如光泉牧場股份有限公司提供之產品其包裝與之前的包裝不同時,該公司會於交貨前或同時提供圖檔予本公司,而交付圖檔時該公司並會告知舊包裝之使用期限。」另與證人鄭兆景證稱:「本件被上訴人代言的產品我們有改包裝過,關於圖檔的部分我們會提供兩次,一次是代言人到期前改包裝後,還有其他的細部修改的情況下也會再提,因為通路在收貨時如果發現圖檔不同,收貨會有困難,所以本件我們也有提供圖檔給通路。」,相互勾稽。堪認供應商之商品外觀有變動時,會提供新外觀之圖檔給通路商,且上訴人變更系爭產品包裝為新圖檔㈠、㈡後,確有隨之提供各該新圖檔予家福公司之事實。

⑵大潤發公司提出促銷廣告目錄,其中95年5月31日至6月13日期
間以後之目錄所示上訴人之產品,已有標示新商標者;96 年4月18日至5月1日期間以後之目錄,有使用新圖檔㈡者,可見上訴人確曾於變更商標樣式後,提供新圖檔㈡給大潤發公司。又大潤發公司於98年6 月29日之函文承認上訴人有提供圖檔㈠之事實,至於大潤發公司於同函雖表示上訴人於97年1 月23日提供圖檔㈠云云,但嗣後於99年6 月21日以函文表示無法查證上訴人提供日期等語(本院卷第251、268頁),自不能以前一來函認定上訴人於93年12月間變更系爭產品包裝,迄97年1 月23日始提供新圖檔㈠給大潤發公司。另大潤發公司於99年6 月21日來函表示無法查證上訴人提供新圖檔㈠時,是否表示不再使用系爭舊圖檔;無法查證上訴人提供新圖檔㈡時,是否表示不再使用新圖檔㈠,及不確定上訴人變更產品包裝時,是否會於交貨前或同時提供新包裝之圖檔云云(本院卷第251、268頁),均無否認上訴人變更系爭產品外包裝,會一併提供新包裝圖檔給大潤發公司之事實,僅對於上訴人提供新圖檔之目的,是否寓有通知不再使用舊圖檔之意思,以無法查證之詞,加以迴避,不能否定上訴人變更系爭產品包裝為新圖檔㈠、㈡後,有隨之提供各該新圖檔予大潤發公司之事實。再依證人王復文證稱:「圖檔的部分是在新產品與對方報價時會提供通路,如果在公司有改包裝的情況下,我們會變更圖檔,會把最新的圖檔給對方,關於DM上的圖檔,通路商會使用我們報價提供的圖檔..一般而言,寄新的產品包裝給大潤發時,會通知上面的代言人期限屆至..(問:公司與通路商之間的SOP 流程所指為何?)在我們公司的操作作業,產品在換新包裝,或者是增加其他的促銷活動,有在包材上變更的情況,我們都會通知通路商。」(原審卷2第19、20 頁)。本院認為上訴人抗辯其變更系爭產品包裝為新圖檔㈠、㈡後,有隨之提供各該新圖檔予大潤發公司之事實為可採。

⑶參酌系爭產品係以花生、糙米、薏仁粉等主原料製作而成,須
冷藏保存之飲品,有上開各圖檔之成份標示可稽,其保存期限頂多十來日,上訴人變更系爭產品外包裝,並交貨予通路商,依先進先出原則,賣場中展售之系爭產品外包裝,不久之後應均為變更後之包裝,不復見有系爭舊圖檔之外包裝者,而上開家福公司、大潤發公司提出之促銷廣告目錄顯示賣場之促銷活動十分頻繁,此二公司將產品外觀印於促銷廣告目錄,目的之一又係便於消費者按圖購物,則為使促銷廣告目錄中所示系爭產品外觀符合賣場中實際展售之系爭產品外觀,上訴人於變更外包裝時,確有即時提供新包裝之圖檔給此二公司之必要。

⑷上訴人陳稱:被上訴人於97年1 月間通知伊有關大潤發公司之
廣告目錄使用系爭舊圖檔後,行銷企劃部資深專案副理林進富立即於97年1月9日以電子郵件通知業務部協理汪兆祥,並副知相關業務單位人員,提醒被上訴人之代言已結束多年,不能再使用系爭圖檔之事,另由王復文於97年1 月10日以電子郵件通知大潤發公司同一情事;又被上訴人於97 年2月間通知伊有關家福公司之廣告目錄使用系爭舊圖檔後,鄭兆景立即於97 年2月18日以電子郵件及以電話通知家樂福公司之採購經理;被上訴人嗣後再通知伊有關大潤發公司之廣告目錄繼續使用系爭舊圖檔,王復文立即於97年4 月28日要求大潤發公司通知各分店不要再使用系爭舊圖檔等語,提出電子郵件為證。上開王復文於97年1月10日寄給大潤發公司採購經理之電子郵件雖記載「貴公司留存之有代言人肖像圖檔,因1 年前即沒有代言了,所以無法使用了」,但證人王復文證稱:「我寫一年前的原因只是要提醒本件肖像權已經過很久,我在寫這電子郵件時是知道代言期間何時屆滿。」。另上開鄭兆景於97年2月18 日寄給家樂福公司採購經理之電子郵件雖記載「Jerry日前已特別提醒大家有關『DM圖檔肖像侵權事宜』似乎同仁未加重視,主管也漫不經心,…至今尚在索取『產品圖檔MO片』…」,但證人鄭兆景證稱:「(提示原審卷2第9 頁被證7,問:這封電子郵件上所指是何意?)我們發現對方印錯時,我們擔心對方用舊的肖像圖檔,所以我們要求我們公司行銷企劃提供所有產品最新的圖檔,給我交給家福公司,要求家福公司全面更新。(問:Jerry是誰?)我們業務部協理,被證7上面的字是我們協理寫的,我只是單純轉寄給家福公司,產品圖檔mo片是指我們公司的cd片裡面有所有產品的圖檔,我在收到這封電子郵件前確實有索取產品圖檔mo片,但我的目的是為了要請家福公司確實更新,但是我們主管誤解,所以才發這封郵件給全體的業務,我會直接轉寄的原因是為了要讓家福公司瞭解我們公司的服務態度,James是當時通路行銷的主管。」。

足見王O文索取產品圖檔mo片,及王O文、鄭O景發上開函文之目的,均係因被上訴人將大潤發公司、家福公司誤用系爭舊圖檔之事歸咎於上訴人,上訴人為釐清責任,而提醒家福公司、大潤發公司不要繼續誤用,尚難解為上訴人未履行保護義務。

⒊綜合上述事證,本院認為通路商與供應商間有關產品之行銷慣
例,係由供應商提供產品外觀之電子圖檔給通路商重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物,且供應商變更產品包裝(其原因包括代言關係終止等),並開始供應新包裝之產品給通路商銷售時,供應商會隨之提供新包裝之電子圖檔給通路商,其目的係取代舊圖檔,即寓有通知通路商嗣後就該產品製作平面廣告或其他宣傳製作物,應使用該新圖檔,而不再使用舊圖檔之意。

且上訴人與被上訴人之代言關係終了後,上訴人確有變更系爭產品包裝為新圖檔㈠、㈡,並隨即提供各該新圖檔予家福公司、大潤發公司之事實。則家福公司、大潤發公司收受新包裝之系爭產品及新圖檔㈠、㈡時,應已知悉新圖檔㈠係取代系爭舊圖檔,其後新圖檔㈡再取代新圖檔㈠,而不能再以系爭舊圖檔於促銷廣告目錄中表彰系爭產品,換言之,上訴人已採取合理、適當作為,使家福公司、大潤發公司知悉兩造間就系爭產品之代言關係業已終了,不得再繼續使用系爭舊圖檔重製、剪接、編輯、展示、發行或使用於平面廣告或其他宣傳製作物之事實,應認上訴人已履行上開保護義務。從而,被上訴人主張上訴人應依民法第231條第1項、第227條之1規定,負損害賠償責任云云,難謂有據。

㈥被上訴人主張:上訴人未履行通知家福公司、大潤發公司不得
繼續使用系爭舊圖檔之義務,致該二公司於系爭契約之合約期限屆至後,繼續在賣場使用包括系爭舊圖檔在內之促銷廣告目錄,侵害伊之肖像權,應依民法第184 條第1項前段、第195條第1項前段規定,賠償伊5,875,000元云云。

惟查,上訴人於系爭契約之合約期限屆至時,變更系爭產品外包裝、提供新圖檔㈠予家福公司、大潤發公司時,即已履行契約後保護義務。家福公司、大潤發公司嗣後繼續誤用系爭舊圖檔印製促銷廣告目錄,而侵害被上訴人之肖像權,並非上訴人不履行作為義務之結果。從而,被上訴人主張上訴人應依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段規定,賠償其5,875,000 元云云,委無可取。

㈦被上訴人主張:家福公司、大潤發公司於系爭契約終止後,繼
續使用系爭舊圖檔製作促銷廣告目錄,在賣場中發放予消費者以達促銷系爭產品之目的,致上訴人獲有相當於由伊代言系爭產品之利益,爰依民法第179 條規定,請求上訴人返還不當得利4,375,000元及其利息等語。上訴人則否認受有上開利益。
查:

⒈家福公司、大潤發公司於系爭契約終止後,繼續使用系爭舊圖
檔製作促銷廣告目錄,在賣場中發放予消費者,侵害被上訴人之肖像權。家福公司、大潤發公司之行為,使消費者信賴被上訴人仍為系爭產品之代言人,致上訴人受有減免相當於委由被上訴人以系爭舊圖檔代言系爭產品原應支出之費用之利益,此利益本應歸屬於被上訴人,上訴人並無保有該利益之法律上原因,是被上訴人主張上訴人應返還此一不當得利,尚非無據。

⒉家福公司、大潤發公司於促銷廣告目錄上均載明促銷期間,促
銷活動結束後,並無任何宣傳製作物可使消費者信賴被上訴人於非促銷活動期間亦為系爭產品之代言人,故上訴人因家福公司、大潤發公司之行為,受有上述不當得利之期間,應以附表所示大潤發公司、家福公司在賣場使用包含系爭舊圖檔之促銷廣告目錄之期間共計440天,扣除大潤發公司於93年11 月17日至30日之促銷期間14天後,共計426天。被上訴人主張:促銷廣告目錄發放給消費者後,一再流傳,致伊之肖像權被侵害之事實持續存在,故上訴人不當得利之期間應為三年半云云,尚非可採。

⒊揆之系爭契約第1、2條約定,被上訴人之工作內容包括拍攝電
視廣告影片1 支(播放地區:台灣、澎湖、金門、馬祖。播放媒體:無線電視、有線電視、衛星電視、廣播媒體)、參與電視及廣播廣告旁白錄音、平面攝影(拍攝素材供平面廣告、戶外媒體、網際網路、上訴人內部刊物及賣場相關宣傳製作物)、參與系爭產品上市宣傳記者會1 場,上訴人應給付被上訴人及昇揚公司之報酬共計80萬元。

本院闡明被上訴人應證明其中將平面拍攝素材供賣場製作相關宣傳物之報酬數額若干,及被上訴人、昇揚公司內部各分受若干報酬,被上訴人均未舉證說明,爰依上訴人所自承系爭契約所定報酬中,將平面拍攝素材供賣場相關宣傳製作物之報酬約占10%左右(即8萬元)等語,及依民法第271 條關於數人有同一債權,而其給付可分者,除法律另有規定或契約另有訂定外,應各平均分受之規定,認定被上訴人本於系爭契約,將平面拍攝素材供賣場製作相關宣傳物之報酬為4萬元。

再查,系爭契約第6條約定合約期限為24個月,以上訴人不當得利426 天比例計算,上訴人不當得利金額為23,667元(40,000÷24÷30*426)

⒋被上訴人主張:伊及昇陽公司於93年12月30日與忠食國際有限
公司簽訂代言契約,期限1年,報酬250萬元,應按此計算上訴人之不當得利數額云云,並提出合約書為證。

惟查,上開契約第1 條約定,被上訴人之工作內容包括拍攝電視廣告影片1 支(播放地區:台灣、中國之無線、有線電視台、電影院、VCR 、網路、店頭)、平面現場跟拍、參與台灣地區之代言記者會1場及旗艦店開幕剪綵活動1場、廣播廣告5 支、平面廣告及照片(用於台灣、中國之報紙、雜誌、海報、DM、搖搖卡、戶外看板、人型立牌、網路、店頭、電視插卡、商品包裝、燈箱、商品目錄),顯然超出系爭契約所約定之工作甚多,授權區域、範圍亦較廣,尚難據以計算上訴人之不當得利數額。被上訴人復未舉其他證據證明上訴人受有超過23,667元之不當利益,自應認被上訴人本於民法第179 條規定,請求上訴人返還不當得利在23,667元,及自起訴狀繕本送達翌日(即97年8月20日)起至清償日止按年息5 %計算之利息範圍內,為有理由,逾此所為請求,為無理由。

綜上所述,分就被上訴人請求代言費用損失及非財產上損害,論斷如下:

㈠就代言費用損失部分:

被上訴人本於民法第179 條規定,請求上訴人給付23,667 元(相當於代言費用之利益),及自97年8月20日起至清償日止按年息5%計算之利息部分,為有理由,應予准許(被上訴人就此部分,另主張請求權基礎民法第184 條第1項前段、第231條第1項,因與民法第179條請求權基礎立於選擇合併關係,本院認定後者為有理由,即無庸對於前者為裁判,附此敘明)。被上訴人於原訴訟本於民法第184條第1項前段、第231條第1項,及於本院追加本於民法第179 條規定,請求上訴人再給付4,351,333 元(4,375,000-23,667)及其利息,為無理由,應予駁回。上開應准許部分未逾150 萬元,上訴人不得對之提起上訴,自無依被上訴人之聲請,宣告假執行之必要。至於上開不應准許部分,被上訴人之假執行聲請失所附麗,應併予駁回。原審就上開應准許部分,為被上訴人敗訴之判決,尚有未洽,被上訴人提起附帶上訴,求予廢棄改判,為有理由,爰由本院予以廢棄改判如主文第三項所示。至於被上訴人之請求不應准許部分,原判決為被上訴人敗訴之判決,並駁回其假執行之聲請,並無不合,附帶上訴意旨求予廢棄改判,為無理由,應駁回其附帶上訴。本院另駁回被上訴人上開追加訴訟不應准許部分及其假執行之聲請。

㈡就非財產上損害部分:

被上訴人本於民法第195條第1項前段、第227條之1規定,請求上訴人賠償150 萬元及其利息,為無理由,應予駁回。被上訴人假執行之聲請失所附麗,應併予駁回。原審就此部分為上訴人敗訴之判決,並為假執行之宣告,自有未洽,上訴人求予廢棄改判,為有理由,爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。

民事第三庭
審判長法 官 張劍男
法 官 彭昭芬
法 官 翁昭蓉