(營業秘密) 2019企業營業秘密合理保密措施研討會 by智慧財產局、台灣營業秘密保護促進協會

前言

營業秘密案件，
64.5%的被告不起訴。
權利人表示檢察官審理速度很慢。

台積電PIP

「營業秘密」無須登記，
平時的「合理保密措施」就很重要，
是未來訴訟中檢察官或法官認定「營業秘密」的標準之一。

【企業「合理保密措施」建置策略介紹 by台積電 郭子文】

公司對於有價值資訊的保護，小部分為「專利」，大部分為「營業秘密」。

「保密措施」要與時俱進，不能一成不變。

營業秘密有哪些？
「公司」或「客戶」的
「商務資訊business」或「技術資訊technical」

常見洩漏方式：
1.無知或不當心(帳密告訴別人、與親朋好友聊天、在外處理公事)。
2.刻意的行為(看似無知或不當心的行為、email、上網傳送、下載攜出、攜出筆電交換資料、遠方連線存取、列印攜出、手機拍攝機密照片、存取非授權資訊、進入非容許的管制區、電話告知、記憶)

沒有完全保護的方案
要了解有多少風險，值得花多少錢保護它。

企業要保護營業秘密的挑戰：
1.內容包羅萬象
2.多樣的形式與載體(電子、實體、物件、經常是日常使用且有相當人數需要知悉的資訊)
3.人的行為複雜(兼顧人性、作業效率及秘密保護的控管措施才會有效。授權取捨、合理行為與不合理行為的判斷)
4.需要公權力的協助(如何提供證據協助偵查、釋明事項表)
權利人要證明營業秘密三要素

營業秘密保護是一種風險管理：
1.評估標的物及其價值(哪些要保護？)
2.風險的衡量
3.適切的保護對策(值得花少錢？代價評估：力氣用在刀口上)
4.確實執行
5.經常回顧檢討(風險會隨時間和環境改變)

常見的企業資安保護措施
1.清楚的政策聲明
2.雇用時簽訂智財及保密同意書
3.資訊分類(分級、分類、正確標示、依標示使用存取保管)
4.資安控管(人員進出管制、隨身攜帶物品控管、電腦網路與資訊安全管制、權限與存取使用控管、離職程序與提醒)
5.教育訓練(建立正確觀念、留下訓練記錄、確認傳達到新進員工、在職員工、協力廠商)
6.偵測與紀錄(電磁資料使用記錄、門禁出入、CCTV影像)
7.稽核、調查與處分(決心與執行的宣示、準備釋明事項表)

實務上的挑戰
何時開始？
資訊分類與標示
資訊共享與使用
當方便與管制無法兼得時的取捨
保護的標的是文件檔案還是內容？
資訊數位化與個人行動工具的挑戰(公私務使用平台與資訊的區隔)
電郵上網及通訊
電子檔案存取
手機
紙本文件

保護營業秘密，人的管理為要
人的管理為主，安全技術及程序為輔。
教育訓練
企業文化

高層主管的重視與支持
授權與分工
風險評估與對策選擇
執行與紀律的維持

跨單位的合作：
資安、資訊、保全、法務、人資、稽核

【資訊技術安全保護機制介紹 by台積電 陳耀文】
On the Internet, nobody knows you're a dog.

一、營業秘密洩漏主要管道
(內部員工、網路駭客攻擊、供應商與合作夥伴)

二、資訊技術安全-六大保護重點
1.裝置安全 Our devices are 100% secure?
(硬碟加密、MDM、檔案加密、就電子郵件、檔案列印、資料存取、電腦使用建立紀錄稽核紀錄)
2.帳號與權限安全
(公私分離、限縮權限need-to-know basis、病毒防護、複雜密碼定期更改)
3.資料安全
(分級、授權管理、加密、限制存取裝置、限制散佈、紀錄與稽核)
4.網路安全
(駭客直接攻擊、滲透攻擊、防火牆、防毒、防火牆、定期執行弱點滲透測試、階層式多層次網路安全防護、與電信廠商合作防護阻斷式攻擊)
5.應用程式安全
(安全管控必須設計在應用程式當中、不預留後門程式、不要使用預設密碼、利用安全掃瞄程式找出安全漏洞、權限小心設定)
6.雲端安全

三、偵測與事件處理Detection/ Response
偵測的規劃(事先告知、認知宣導、警示機制、完整全面偵測)
偵測事件的處理(證據的保全與可信度、違規的認定、內部調查與懲處、司法機關的調查與訴訟)

外包給廠商的安全營運中心SOC Security Operation Center
訂立相關的責任歸屬及服務層級協議SLA Service Level Agreement
訂定SOP

自行營運的安全營運中心
偵測系統的選擇安裝
偵測機制的建立與人員配置
自動化警示機制
訂定SOP

四、證據保全與電腦鑑定
1.儘早蒐集證據、確認沒有受到破壞
2.慎選外部電腦鑑識廠商(最好有認證或司法調查經驗)
3.提供公司認證且具法院效力的鑑識報告
4.公司內部調查鑑定(需有專業人員及相關工具、需與法務律師5.商討所有調查細節，確定無破壞竄改疑慮)

1.公司資安相關認證
2.資安人員相關認證
CISM
CISSP
GLAC

【營業秘密案件偵查實務-合理保密措施的觀察與建議 by台灣高檢署智財分署 朱帥俊檢察官】

法務部調查報告：
2014-2018：地檢署偵查被告911人，逐年增加。
營業秘密案件佔智財案件2.3%。
不起訴處分53%。

不起訴處分率高的原因：
濫訴(無裁判費，刑事附帶民事無裁判費)
告訴人無法證明三大要素
多涉及產業領先或獨家資訊，無適當鑑定單位

平均偵查時間144天
一般智財案件65天

偵查案件裁判確定情形(46人)
無罪12人/19.6%
有罪9人/26.1%
不受理25人/54.3%(撤回告訴達92%)

起訴率34%，起訴後定罪率43%。

產業界希望的偵查進程：
1.提出告訴
2.限制出境
3.發動搜索
4.訊問被告及證人
5.起訴

實際上偵查過程：
釋明不足補正
調詢或偵訊
補充聲搜資料
聲請搜索票(法官會考慮員工的生存權工作權遷徙自由)
限制出境
證物分析
電磁紀錄報告
etc

告訴人考量與檢察官、法官考量不同

混凝土「配方」是營業秘密(高雄地院102自6)

技術營業秘密、非技術性(商業)營業秘密 (士林地院101智7)

非技術性營業秘密：
「客戶名單」需花心力編纂
106刑智上易73
107刑智上訴14(2018.8.30)
判斷標準：相對較低

技術性營業秘密：
告訴人需說明技術層級
需強調該資訊是有別於其他
判斷標準：「是否為業界習知」的技術(訴訟攻防重點)，
                相對較高。

台北地院刑102智1
「參數」

彰化地院105智 1109

「經濟利益」
過去法院以民事法律的標準解釋。
最高法院99台上2425「經濟價值」「締約機會所受損害及所失利益」

但「投入的研發成本」「保護的成本」應該都算是。
新竹地院102智易12

台北地院104,617

「秘密保密措施」(企業應建立！成案的第一要件！)
1.交由特定人、無權者無法接觸
2.物理性(上鎖)、行為性(授權出入)管制措施
3.告知承辦人員保密的內容及保密方法、保密協定(單獨的保密合約，而非例稿的條文！)、教育訓練

舉證性
不可否認性
可追溯性

ex.分區面膜案(專利能否有營業秘密存在的空間？精華液配方是否可以視為秘密資訊？)
被告無罪(告訴人跟代工廠商沒有簽保密合約)
ex.機密檢測儀案(零件材質的改變是否可以視為技術？買同業機器回來拆解研究有無侵害營業秘密？)
被告無罪(對員工沒有保密措施)

中小企業的保密制度不需滴水不漏，
但必須要可以向法院說明。

「意圖」
如何證明意圖？ex規避保密措施

「隱匿」
美光案件

加告「背信罪」
優點：可以把外面的人拉進來告
         上市上櫃公司高階主管 證交法171I(3)加重背信
         非告訴乃論

高雄地院107智訴11(2018.11.27)

法院向來實務見解認為，員工違反保密合約(並非為他人處理事務)，並非背信罪。
但智財法院有二個判決認為構成背信。

如何將員工洩密
由「工作行為的不作為義務違反」
變成「積極為他人處理特定事務的違反」

釋明事項表

企業內部
證據保存及避免污染

提告後應考慮限縮營業秘密的數量(爭點減縮)

聲請搜索票
限制出境

告訴人與檢察官充分溝通，就能加快速度。

(商標 意圖仿襲 先使用 商標使用) 台灣亞洲植牙醫學會(申請異議人) v. 台灣亞太植牙醫學會(APAID商標權人)：：作為商標的名稱只是專為自己的事物或商品，而不是對一般不特定多數的他人提供服務，並非商標使用。

最高行政法院107年度判字第301號判決(2018.5.31)

上 訴 人 台灣亞太植牙醫學會(APAID商標權人)

被 上訴 人 經濟部智慧財產局 
參 加 人 台灣亞洲植牙醫學會(申請異議人)

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國105年10月20日智慧財產法院105年度行商訴字第30號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

...
二、上訴人(台灣亞太植牙醫學會)前於民國101年10月12日以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣告稿除外）、除廣告以外的版面設計、書法服務、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯、教育服務、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、珠算補習班、才藝補習班、學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、宗教教育、體操訓練、教導服務、幼兒園、幼稚園、實地訓練（示範）、教學、培訓服務、寄宿學校、體育教育、運動營服務、特殊教育、對個人之技能與學術能力程度做甄別及檢定、教育考試、技能檢定、職業訓練、性向測驗及評估、健身訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練上之建議）、就業輔導、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務、提供休閒設施、籌辦教育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、運動會競賽計時、選美競賽安排、各種動物競技比賽、舉辦賽車、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、舉辦娛樂活動、舉辦運動活動、舉辦文化活動、影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、碟影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行、錄音帶製作、錄音帶發行、伴唱帶製作、伴唱帶發行」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查核准列為註冊第1597817號商標（下稱系爭商標）。

參加人(台灣亞洲植牙醫學會)嗣以系爭商標有違商標法第30條第1項第5款、第11款、第12款及第14款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，以104年5月25日中台異字第1020673號商標異議審定書，為系爭商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣告稿除外）、除廣告以外的版面設計、書法服務、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯、籌辦教育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、運動會競賽計時、選美競賽安排、各種動物競技比賽、舉辦賽車、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、舉辦娛樂活動、舉辦運動活動、舉辦文化活動」部分服務註冊，應予撤銷之異議成立處分；暨系爭商標指定使用於其餘服務之註冊，異議不成立處分。上訴人就異議成立部分，不服提起訴願，經濟部以104年12月8日以經訴字10406317040號訴願決定駁回，上訴人不服該訴願決定，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。

因原審(智慧財產法院)認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣經原審(智慧財產法院)判決駁回後，提起上訴。

三、上訴人(台灣亞太植牙醫學會)起訴主張：

㈠上訴人先使用系爭商標：

上訴人前於100年7月以台灣亞太植牙醫學會（Asia Pacific Associationof Implant Dentistry，英文縮寫APAID）為名，依法設立社團法人，並自100年8月27日起開始使用以臺灣為中心之藍橘色動感圓形圖案之系爭商標。參加人(台灣亞洲植牙醫學會)係成立於91年間之維瀚牙醫再教育中心，於101年11月2日公告更名為與上訴人名稱近似「台灣亞洲植牙醫學會」，且使用尼日共和國為中心之綠色扁形會議圖案（下稱據以異議商標）。

㈡參加人未使用據以異議商標：

參加人之前身係維瀚牙醫再教育中心，雖宣稱其代表人早在97年即發起APAID國際組織，並使用據以異議圖案為商標云云。然其未在臺灣辦理APAID之法人登記，亦不為商標註冊，顯有違常情。參加人因發現上訴人舉辦研討會之報名者眾，不失為擴展其維瀚牙醫補習事業之良策，為攀附上訴人聲譽，並將自身加上國際之包裝，以利招生。故於101年11月2日始將其名稱自台灣維瀚全人再教育學會更名為與上訴人名稱近似之台灣亞洲植牙醫學會，並虛構所謂之國際APAID組織。

㈢上訴人未知悉據以異議商標存在之情事：

上訴人於101年10月12日申請註冊系爭商標前，參加人於我國未曾有任何活動，亦未曾使用據以異議商標。據參加人官網中文活動網頁所示，其最早活動日期為102年10月26日，已晚於上訴人系爭商標申請日1年以上，上訴人顯無從知悉與無仿襲據以異議商標之可能。參加人雖主張因上訴人前代表人為臺北醫學大學（下稱北醫）校友，必然知悉參加人舉辦之102年活動云云。然上訴人早於100年間即已開始使用系爭商標，參加人竟稱上訴人於100年間使用系爭商標，係仿襲參加人102年活動，其主張顯係時序錯亂。準此，上訴人未知悉據以異議商標存在。

㈣系爭商標與據以異議商標不構成近似：

整體而言，系爭商標所顯示之上訴人英文名字、中文名字，並與簡寫相互呼應，APAID為Asia PacificAssociation of Implant Dentistry之各字母，分別獨立列出，可讓人易辨識系爭商標為上訴人之商標。據以異議商標僅剪貼世界地圖，不曾考慮以臺灣作為設計元素，整體構圖意匠與寓目印象均與系爭商標完全不同。況據以異議商標其「i」係以平面鋸尺線條呈現，為表現靜態之牙根螺絲，其與系爭商標刻意使用暖橘立體迴路強調動態植牙技術之設計風格，亦截然不同。是相關消費者、專業牙醫師均得區辨系爭商標與據以異議商標等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分不利上訴人部分。

四、被上訴人(智慧財產局)則以：

㈠據以異議商標為先使用商標：

依參加人前於異議階段所提資料，可知據以異議商標於系爭商標101年10月12日申請註冊前，已有先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務之事實。

㈡系爭商標與據以異議商標為近似商標：

比較系爭商標與據以異議商標，均有相同之較大字體置於商標圖樣中央位置之外文「APAiD」，其為引人注意之主要識別部分，且外文均結合有地球經緯圖。系爭商標之外文「Asia Pacific Association of Implant Dentistry」與據以異議商標之外文「Asia Pacific Academy of ImplantDentistry」，雖有「Association」與「Academy」差異，惟二外文均有「學會、協會」涵義，是兩商標整體外觀、觀念及讀音均有相仿處，而於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。況系爭商標與據以異議商標使用於高度類似之服務。準此，縱兩商標所提供之服務消費者多為醫師等專業人士，無法藉由中文「台灣亞太植牙醫學會」而產生區別之印象。

㈢APAID於97年間由含我國在內之亞洲各國植牙醫師所成立，嗣於98年與99年間舉辦國際學術交流研討會及發行相關刊物，並將據以異議商標使用於相關會議資料及刊物。上訴人係由我國植牙醫師所組成之學術組織，並曾舉辦多場學術交流研討會及出版會刊。職是，同為由植牙醫學同業組成之上訴人，其於系爭商標申請註冊日101年10月12日前，對於APAID之國際團體，暨其舉辦之學術研討會與出版文獻等資訊，應較一般人熟悉與關注。顯見其係因業務經營等關係曾留意或接觸過APAID相關訊息，知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭行為，搶先申請系爭商標之註冊。又商標法第30條第1項第12款規定之先使用商標，係指相對於系爭商標使用在先之商標而言，其是否為著名商標，要非所問等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、參加人(台灣亞洲植牙醫學會則以：

㈠系爭商標將據以異議商標原本橢圓球型拉高成正圓球形、世界地圖位置挪移、APAID字母取直微調大小比例等，並適時保留經緯線，且字母i仍維持小寫等，組織英文全銜相似，僅單字由Academy抽換成Association，主要識別部分之組織英文縮寫APAID亦完全相同，無論是相關消費者或專業牙醫師均易混淆誤認，上訴人仿襲甚多，整體構成近似。且兩商標指定之使用服務，均為第41類相同及類似服務。

㈡APAID國際組織即國際亞太植牙學會成立及實際使用據以異議商標之時間，均早於上訴人成立之99年間。再者，參加人先前因在我國舉辦APAID第3屆國際年會，並於國內牙醫師社群積極宣傳行銷，可證APAID國際組織即國際亞太植牙學會、參加人及據以異議商標為國內牙醫師知悉甚詳。而北醫牙科校友會北市分會作為APAID第3屆國際年會協辦單位期間，上訴人理事長周承澤不僅為北醫牙科校友，亦任該校牙醫學系臨床助理教授。足證上訴人於事前，因地緣關係、業務關係或競爭同業間業務經營之其他關係，知悉據以異議商標，而惡意搶註。

㈢據以異議商標係先使用商標：據以異議商標自菲律賓國際年會起至泰國國際年會止，均有先使用之事實，據以異議商標首次於97年間使用，早於上訴人設立登記之99年間等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

六、原審(智慧財產法院)駁回上訴人在第一審之訴，係以：

㈠依商標法第30條第1項第14款之立法意旨，APAID國際組織即國際亞太植牙學會於西元2008年使用據以異議商標時雖未於國內登記，然該組織為有一定名稱而有自主意思之團體，且自2008年起至2014年即以APAID為名，分別於各會員國按期召開國際年會，此有APAID第1屆至第4屆國際年會資料附卷可稽。準此，APAID有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定事務，並持續舉辦數屆國際活動，衡諸常情，應為從事植牙職業者所知悉或熟識，自應為商標法保護之對象。又參加人為全國性及區級人民團體，成立日期為99年7月19日，會址設於臺北市○○區○○路0段00號1樓。職是，參加人應為本件適格之訴訟當事人。

㈡上訴人前於101年10月12日以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類之服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查核准列為註冊第1597817號商標。參加人嗣以系爭商標有違商標法第30條第1項第5款、第11款、第12款及第14款規定，對之提起異議。案經被上訴人審查後，以部分服務註冊，認違反商標法第30條第1項第12款規定，應予撤銷之處分；系爭商標指定使用於其餘服務之註冊，異議不成立處分。上訴人不服異議成立部分而提起訴願，經濟部嗣以訴願決定駁回，上訴人不服訴願決定，遂提起行政訴訟。準此，系爭商標異議不成立部分，暨是否違反商標法第30條第1項第5款、第11款及第14款規定，均非本院審理範圍。職是，本件當事人主要爭點在於系爭商標有無商標法第30條第1項第12款之商標不得註冊事由。

㈢系爭商標有搶註商標之事由：

⒈商標法第30條第1項第12款規定所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。上訴人雖主張據以異議商標於系爭商標申請註冊前，未達著名之程度，難認上訴人可能知悉據以異議商標而有仿襲意圖，不足為憑。

⒉依參加人所提資料，據以異議商標前於97年間先使用於菲律賓馬尼拉APAID第1屆國際年會，該年會係國際組織與POCI共同主辦，此有APAID第1屆國際年會手冊、POCI雜誌報導為憑。會議照片顯示講臺有張貼由據以異議商標APAID與PCOI主辦之會議海報。而98年之APAID第2屆國際年會於泰國曼谷登場，係TADI與國際組織合辦，國內牙醫師有前往共襄盛舉，亦有使用據以異議商標之證據。職是，據以異議商標自菲律賓國際年會起至泰國國際年會止，均有先使用之事實，據以異議商標首次於97年間使用，早於上訴人設立登記之99年間。足徵據以異議商標於系爭商標101年10月12日申請註冊前，已有先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務之事實。

⒊APAiD為易引起注意之主要部分：所謂商標圖樣近似，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。且商標可分主要部分與附屬部分時，應以比較主要部分為主，總體觀察為輔，其主要部分近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，縱使其附屬部分不近似，亦屬近似之商標。相較兩商標圖樣可知，均有相同之較大字體置於商標圖樣中央位置之外文「APAiD」，為易引起相關消費者注意之主要部分，且該外文均結合有地球經緯圖。系爭商標之外文「Asia Pacific Association of Implant Dentistry」，其與據以異議商標之外文「Asia Pacific Academy of Implant Dentistry」，雖有「Association」與「Academy」差異，惟該等外文均有學會或協會之涵義。職是，兩商標不論自整體或主要部分之外觀、觀念及讀音，均有相仿處，而於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，不易區辨，構成近似之商標。

⒋相關消費者或專業牙醫師均易混淆誤認：系爭商標將據以異議商標原本橢圓球型拉高成正圓球形、世界地圖位置挪移、APAID字母取直微調大小比例、保留經緯線及字母i維持小寫，足認上訴人仿襲甚多，商標整體成立高度近似，而主要識別部分之組織英文縮寫APAiD完全相同，無論是相關消費者或專業牙醫師均易混淆誤認，無法藉由中文「台灣亞太植牙醫學會」而產生區別之印象。

⒌兩商標使用於同一或類似之服務：比較兩商標使用或指定之服務範圍，據以異議商標先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務，相較兩商標指定或使用之服務範圍，兩者均為書刊文獻之出版、發行及編輯等或會議、競賽及活動之舉辦等服務，兩者於功能、服務提供者或消費族群等因素上均具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬高度類似之服務。

⒍APAID前於97年間由含我國在內之亞洲各國植牙醫師所成立，並將據以異議商標使用於相關會議資料及刊物，而上訴人於100年7月間由我國植牙醫師所組成之學術組織。上訴人與參加人均為植牙醫學同業，上訴人於系爭商標申請註冊日101年10月12日前，衡諸常情，其就APAID之國際團體，暨其舉辦之學術研討會與出版文獻等資訊，可經由同業資訊管道知悉據以異議商標先使用於文獻出版、植牙醫學學術研討會等事實。況北醫牙科校友會北市分會作為APAID第3屆國際年會協辦單位期間，上訴人理事長周承澤不僅為北醫牙科校友，亦任該校牙醫學系臨床助理教授。且上訴人當時之理事長周承澤身為北醫校友與教職員，並於臺北市實際執業兼臺北市來德牙醫診所負責人。準此，上訴人因地緣及業務關係知悉據以異議商標之存在，上訴人竟以相同之外文APAID申請系爭商標之註冊，足認有仿襲據以異議商標之意圖，而以不正競爭行為，搶先申請系爭商標之註冊。㈣綜上所述，上訴人知悉先使用之據以異議商標存在，意圖仿襲而以高度近似於據以異議商標之圖樣作為系爭商標之圖樣，指定使用於同一或類似之服務搶先申請註冊，系爭商標之註冊自有違商標法第30條第1項第12款規定。職是，原處分所為系爭商標應予撤銷之處分，其於法有據，洵屬無誤等詞，為其判斷之基礎。

七、本院查：

㈠按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。因我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。

本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。此經原判決闡釋在案，核無不合。惟適用本款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標要件：除原判決所列之㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。㈣未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。

而商標權人作為商標之使用（或稱之為商標維權之使用，與以混淆誤認之虞為中心之他人商標侵權使用應予區別），除符合商標法第5條商標使用之規定外，更應能證明係屬『商業交易過程而使用』以及『需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣』之要件，亦有本院105年度判字第394號判決可按。

㈡再者，商標使用於服務，是指為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式，以促銷其服務。

另作為商標使用於服務，必須對他人實際提供勞務或活動，且與銷售自己商品所必須提供的相關服務不同。如果作為商標之名稱或標識所提供的服務只是專為自己的事物或商品，不是對一般不特定多數人所提供的服務，即使有表彰該作為商標名稱或標識的事實，仍不認為已合法使用。經濟部頒註冊商標使用之注意事項2.2.規定亦採相同見解，可資參照。

此外，本院104年度判字第97號判決亦揭示「……僅能證明其有以『五姊妹』一詞作為商號名稱，或僅能證明其曾以五姊妹翻譯社名稱從事商業活動，尚不足以證明其曾以『五姊妹』一詞作為商標使用，……」可稽。關於本款保護之權利人，當然包括自然人及法人以外其他無權利能力之其他團體，但表彰其他團體名稱或標識，與上述商標之使用有別，自應加以區別，若其他團體僅提供本身成員服務之際，以表彰該其他團體名稱或標識方式區別其他團體者，並無對其他人提供服務者，自難謂係商標之使用。

㈢原判決認定有他人先使用之商標，無非以：APAID於98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會，並認定：「APAID於97年間，由來自香港、印度、印尼、日本、韓國、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及我國等亞洲國家或地區之植牙醫師所成立，其成立宗旨在於促進會員國間植牙新知與研究進展之交流，以提升亞太地區植牙治療之水平，故據以異議商標為APAID所表彰使用之標識。」固非無見。

㈣本件所據以認定先使用商標之證據，僅有98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會（原審判決於第26頁誤載為97、98年），即異議卷中參加人所提附件4、5或原審卷二所附資料而已。若上開證據僅能證明其使用據以異議商標（雖尚未認定係先使用商標，暫以此名詞稱之）係APAID會員本身固定例行事務舉辦之年會，而非為他人提供服務，則98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會，僅為其所表彰APAID此一其他團體名稱與標識，並非商標之使用。

至於在本件究應以何種行為始得認定為真正商標之使用，可以參考同為參加人所提出異議卷附件6，即在第1、2屆之後，相隔多年之102年（西元2013，在系爭商標註冊申請後）所舉辦之第3屆年會及參加人所設置之網站內容，即可知所謂商標使用之作法為何。

本件自應就98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦國際年會之內容再作詳細調查，例如究竟APAID會員為何，有無章程？或其他據以認定APAID應提供之服務內容，以究明據以異議商標確係先使用之商標，而非APAID團體之名稱與標識。

再從APAID98年與99年年會，均在當地與其他團體合辦，並列名稱與標識，顯在於區別APAID與其他團體之名稱與標識。又APAID在98年與99年除例行性為會員舉辦年會外，有無對會員以外之其他人實際提供勞務或活動，以作為商標之使用？此外，商標註冊，通常足以認定其有使用為商標之意思，據以異議商標有無在其他國家註冊為商標，以證明據以異議商標確有作為商標使用之意思？原判決僅認定係APAID此一其他團體使用其為名稱及標識，並未就商標使用而為論述，有判決不備理由之違法。

㈤再者，所謂他人先使用之商標，必須確定商標使用於何種商品或服務，方能依本款正確判斷意圖仿襲而申請註冊者，究是否使用於同一或類似商品或服務。依據原審認定：「APAID於98年與99年間在菲律賓及泰國舉辦APAID國際年會，除邀請相關專家發表演說及進行學術交流討論外，亦將據以異議商標使用於相關會議資料與刊物」而據以認定「已有先使用於安排及舉行研討會及文獻出版等服務之事實。」等語。惟查，舉行相關會議，必定會有印發會議資料、會議議程介紹等，以及該會議中發表之文章，而製作成刊物等等，此等刊物資料僅係會議所附帶出版，得否認定為商標之使用，亦應予以詳加調查審認。

㈥另本件之意圖仿襲而申請註冊者，條文規定之重點在於意圖仿襲而申請註冊者，與混淆誤認之虞之規定顯然不同，則判斷本款之要件㈠相同或近似於他人先使用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。自應更進一步判斷是否有以意圖仿襲而申請註冊為中心，而非僅以混淆誤認之虞為判斷基準，原判決以混淆誤認之虞為判斷基準，亦有違誤。

㈦綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。

最高行政法院第四庭
審判長法官 林 茂 權
法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 林 樹 埔

法官 劉 介 中