(商標 定暫時狀態處分 商標使用) 洪瑞珍 v. 「洪家手作」「洪瑞珍第二代」：法院准許定暫時狀態處分，為有理由。

最高法院109年度台抗字第712號民事裁定(2020.05.21)

再抗告人 洪瑞珍傳世有限公司(相對人)
兼法定代理人 洪O姍(相對人)
再抗告人 蔡O明(相對人)

上列再抗告人因與洪O聲間商標權爭議聲請定暫時狀態之處分事件，對於中華民國109年2月27日智慧財產法院裁定（109 年度民暫抗字第1號），提起再抗告，本院裁定如下：

主文
(相對人)再抗告駁回。

理由

...本件再抗告人對於原法院所為抗告有理由部分之裁定再為抗告，係以：再抗告人洪O姍之父洪O照為「洪瑞珍北斗店」創始人之一，且曾登記為負責人，洪O姍確為「洪瑞珍之第二代」；再抗告人於自家產品包裝上以「洪瑞珍第二代」描述說明商品之歷史淵源，並非作為商標使用，伊積極使用於自身服務或商品之商標為「洪家手作」及「洪家」，並非「洪瑞珍」，消費者不致有混淆誤認之虞；相對人亦未釋明其日後有何無法彌補之重大損害或急迫危險。原法院疏未審酌上情，遽謂伊有使用「洪瑞珍」商標且相對人已釋明定暫時狀態處分之請求及原因，逕准定暫時狀態之處分，理由不備且適用法規顯有違誤。又原法院核定之擔保金額，亦屬過低等語，為其論據。

惟查再抗告人所陳上述理由，係屬原法院認定相對人已釋明定暫時狀態處分之請求及原因暨所定必要方法與酌定擔保金額等事實當否及裁定是否不備理由或理由矛盾之問題，要與適用法規是否顯有錯誤無涉，依上說明，其再抗告自非合法。

最高法院民事第一庭
審判長法官 陳 國 禎
法官 陳 真 真
法官 李 寶 堂
法官 王 金 龍
法官 鄭 純 惠

(著作權 最高法院 專屬授權) 被告於原審否認合約的證據能力，但原審法院卻認為被告不否認合約的證據能力，最高法院認為應廢棄原判決再調查清楚。

最高法院109年度台上字第2354號刑事判決(2020.5.27)
上訴人 陳O鼎 

主文
原判決撤銷，發回智慧財產法院。


理由


一、本件原判決撤銷第一審之不當科刑判決，改判依想像競合犯規定，從一重論處上訴人陳焱鼎犯著作權法第91條第2 項之意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪刑，併諭知沒收等。固非無見。


二、原判決係以：
上訴人及其辯護人於第一審及原審應係同意告訴人心空間文化事業有限公司偵查中所提2011年9 月1 日「總代理契約書」（附於偵查卷第61頁）及於第一審所提之韓國版總代理契約書均有證據能力，但質疑上開證據之證據力，並認告訴人無告訴權，應為公訴不受理之判決，因認上開2 總代理契約書應有證據能力（見原判決第3 頁），並據該2011年9 月1 日之總代理契約書及2014年9 月1 日之著作授權契約之契約內容，論斷告訴人有系爭著作權之「專屬授權」，其本件告訴為合法（見原判決第6 頁至第9 頁）。

三、惟查：

(一)上訴人及其辯護人固於民國107 年12月7 日第一審審理時，就偵查卷第61頁附告訴人所提2011年9 月1 日「總代理契約書」表達同意作為證據，但就告訴人於第一審所提附於第一審智訴字第4 號卷第157 頁之韓國版契約及第159 頁之2014年9 月1 日中文版「著作授權契約」之真正，表示爭執，同時要求告訴人應就該韓國版契約書為認證並翻譯（見同上第一審卷第149 頁）；嗣上訴人及其辯護人於原審時，亦為相同之爭執（見原判決第3 頁及原審卷第81、83頁）。均未曾同意該第一審卷第157 頁韓國版契約或第159 頁中文版2014年9 月1 日「著作授權契約」有證據能力。

而原判決於第 6頁至第9 頁憑以論斷告訴人有本件合法告訴權之2 份契約，分別係上開2011年9 月1 日「總代理契約書」及中文版2014年9 月1 日「著作授權契約」（見原判決第7 頁），並無原判決第3 頁所謂之「韓國版總代理契約書」。如原判決認有證據能力之「韓國版總代理契約書」實係上開第一審卷第157 頁之韓國版契約及第159 頁「著作授權契約」之誤載，則依上說明，原判決認定上訴人曾同意該第159 頁之「著作授權契約」有證據能力，即與卷內證據資料不符，有證據上理由矛盾之違法。而如非誤載，則原判決就該159 頁所附之中文版「著作授權契約」，何以有證據能力，並未敘明其認定所憑之證據及理由，亦有理由不備之違法。

(二)依第一審筆錄記載，告訴人之代理人於第一審提出並請求庭呈附卷，嗣由第一審審判長當場提示予上訴人及其辯護人辨識並表示意見之「韓國版總代理契約書」，應係該卷第 157及159 頁所附之韓國版契約及中文版「著作授權契約」。

如果無訛，告訴代理人已於庭呈時表示：「今日庭呈的這份契約確實是在2014年9月1日簽署」（見同上智訴字第4 號卷第150頁）。則原判決謂：該第157 頁之著作授權契約（韓文）「經核韓文日期之記載實為2018年12月5 日，則此份韓文著作授權契約無法作為告訴人是否合法告訴之證明」（見原判決第9 頁），即與上開筆錄記載之告訴代理人陳述不合。

又同上卷第159 頁之中文版2014年9月1日「著作授權契約」，與第157 頁之韓國版契約間，有何關係？何以同時提出？是否為該韓國版契約之中文譯本？實情如何，因攸關該2014年9月1日中文版「著作授權契約」是否為真，得否憑以論斷告訴人有本件告訴權，自有調查釐清之必要。

四、上訴意旨指摘原判決不當，為有理由，應認有撤銷發回更審之原因。 

最高法院刑事第一庭
審判長法官 陳 世 淙
法官 洪 兆 隆
法官 楊 智 勝
法官 吳 冠 霆
法官 黃 瑞 華 

(著作權 出版) Phonics系列圖書著作權轉讓爭議：董事長讓與公司著作權，屬與公司營業有關的事務，無需董事會或股東會同意。

最高法院民108年度台上字第1640號事判決(2020.6.4)
上訴人 謝O惠 林O娥(被告)
被上訴人 東西出版事業股份有限公司(原告)

主文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。


理由

本件被上訴人(原告：東西出版公司)主張：

上訴人謝O惠之夫即訴外人周O朗於民國97年間擔任伊董事長，明知伊無積欠上訴人債務，竟未經伊股東會及董事會決議，擅於同年7月間代表伊與上訴人簽訂「Phonics系列圖書」美術及聲音著作權轉讓同意書（下稱系爭同意書），將伊所有如原判決附表（下稱附表）一所示Phonics 系列著作封面、插畫、版面編輯（美編）、文字校對編輯之美術與編輯著作權、聲音CD之視聽著作權，及附表二所示Phonics kids系列著作封面、插畫、版面編輯（美編）、文字校對編輯之美術與編輯著作權、動畫DVD與聲音CD 之視聽著作權（下稱系爭著作權）讓與上訴人，供為其新臺幣（下同）100 萬元權利金之抵償，足以影響伊所營之出版事業，上開無權代表行為對伊不生效力等情，求為確認上訴人就如附表一、二所示著作之系爭著作權不存在之判決。

上訴人(被告)則以：

被上訴人積欠伊權利金200 萬元，其實收資本額為2,473萬2,000元，被上訴人將系爭著作權讓與伊以抵償100 萬元之權利金債務，不足影響被上訴人之事業營運，系爭著作權自非被上訴人之主要部分財產，其讓與無須經被上訴人股東會決議。著作權之讓與非屬須受許可之業務，為被上訴人得經營業務之範圍，且係其營運有關之日常營業事務，周O朗為其董事長，有權將系爭著作權讓與伊以抵償債務，無須經被上訴人董事會決議等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為被上訴人(原告)勝訴之判決，駁回上訴人之上訴，係以：

謝O惠之夫周O朗於97年7 月間為被上訴人董事長，以被上訴人積欠上訴人權利金為由，代表被上訴人與上訴人簽訂系爭同意書，將系爭著作權讓與上訴人，為兩造所不爭執。

次查被上訴人主張系爭著作權之轉讓無效，為上訴人所否認，致被上訴人得否享有系爭著作之著作權處於不安之狀態，此一不安之狀態得以對於上訴人之確認判決除去，被上訴人請求確認上訴人對系爭著作之著作權不存在，有即受確認判決之法律上利益。又股份有限公司業務之執行，除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外，應由董事會決議行之；董事長所享有之對外代表權，僅限於公司營業上之事務，此觀公司法第202條、第208條第5 項準用同法第57條之規定自明。所謂營業上之事務，係指具經常性與反覆性之日常營業事務。系爭著作為被上訴人雇用他人完成，供被上訴人經營之出版事業使用，系爭著作權歸被上訴人享有。被上訴人實收資本總額2,473萬2,000元，周均朗代表被上訴人將系爭著作權讓與上訴人以抵償100 萬元之債務，不足使被上訴人所營事業不能成就或有顯著重大之困難，系爭著作權非屬被上訴人主要部分財產，其讓與無庸依公司法第185條第1項第2 款規定經股東會決議。

惟被上訴人章程第2條規定所營事業如下：(1)各種圖書之出版發行業務；(2)各種錄音帶、唱片、CD唱片買賣業務；(3)前各項廠商產品之代理經銷業務；(4)F401010國際貿易業；(5)J305010有聲出版業；(6)J303010雜誌出版業；(7) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。足見被上訴人所營事業以圖書出版為主，並無著作財產權讓與之例示項目，被上訴人讓與著作權以抵償債務，不具經常性與反覆性，顯非公司營業上之事務，自應依上開規定，經董事會決議行之。周O朗代表被上訴人簽訂系爭同意書，轉讓系爭著作權予上訴人以抵償100 萬元權利金之債務，未經被上訴人董事會決議，自屬無權限之行為，被上訴人不承認，對其不生效力。故被上訴人請求確認上訴人就系爭著作之著作權不存在，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按股份有限公司之董事長對外代表公司，關於公司營業上一切事務，有辦理之權，公司法第208條第3項、同條第5項準用第57 條規定甚明。又公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制，同法第18條第2 項亦有明文。故凡與公司營業有關之一切事務，董事長均有代表公司辦理之權，不以公司章程所載之營業事項為限，以維謢交易安全及保障善意之交易相對人。

周O朗於97年7 月間為被上訴人董事長，代表被上訴人將系爭著作權讓與上訴人，以抵償被上訴人對上訴人之100 萬元權利金債務；系爭著作權非屬被上訴人主要部分財產；被上訴人章程第2 條規定，除許可業務外，其得經營法令非禁止或限制之業務，為原審認定之事實。

果爾，被上訴人既係將系爭著作權讓與上訴人，以抵償其對上訴人之100 萬元權利金債務，則能否謂被上訴人清償該項債務與其營業無關，該事務非屬被上訴人營業上有關之事務，周O朗無權代表被上訴人為之，自滋疑問。原審見未及此，遽謂被上訴人章程規定之所營事業以圖書出版為主，並無著作財產權讓與之例示項目，周O朗無權代表被上訴人讓與系爭著作權以抵償債務，進而為上訴人不利之判決，自有未合。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。
 
最高法院民事第一庭
審判長法官 陳 國 禎
法官 陳 真 真
法官 梁 玉 芬
法官 王 金 龍
法官 鄭 純 惠

音樂法(著作權 錄音著作 youtube) 東聲唱片公司v.Under Lover：依據雙方簽署的演藝合約，錄音母帶和視聽母帶的權利屬於東昇唱片公司，放在歌手youtube播放的MV收益，亦應歸屬於東聲公司。

臺灣臺北地方法院106年度原智字第1號民事判決(2019.4.25)
原告 東聲唱片傳播有限公司
被告 胡O楷
       賴O琳

主文
被告胡O楷應給付原告新臺幣622,676元...
被告賴O琳應給付原告新臺幣622,676元...

事實及理由
...
四、本件經本院整理並與兩造協議簡化爭點後，確認兩造不爭執事項及主要爭點如下：
(一)不爭執事項
1.原告與被告簽訂系爭演藝合約及系爭授權合約書。原告並為被告以「Under Lover」 演藝團體名義，錄製發行首張專輯「LOVER」，曲目包括起訴狀附表二10首歌曲。
2.被告於105年8 月寄發329號存證信函予原告，要求原告結算版稅、提出相關報表及給付報酬等。原告以1529號存證信函函覆被告委任之律師。
3.被告於105年9月6日對原告寄發361號存證信函，終止系爭演藝合約及系爭授權合約，原告以1682號存證信函函覆被告委任之律師，表達拒絕同意終止各合約之意思。
4.被告復於106年1月17日委任律師發函主張依據民法第92條規定，撤銷簽署系爭演藝合約及系爭授權合約之意思表示並重申已合法終止系爭演藝合約。
5.混血兒娛樂工作室106年4月26日函及附件、滾石移動股份有限公司106 年11月22日函、兩造對彼此所提證物之形式上真正均不爭執。

(二)主要爭點
1.原告主張被告終止系爭演藝合約違反該合約第4 條，依該合約第13條約定，請求被告給付違約金各1,000 萬元，有無理由？
2.被告主張有關演藝酬勞分配比例一事遭原告法定代理人徐O良詐欺，而依民法第92條規定撤銷簽署系爭演藝合約之意思表示，有無理由？
3.被告賴O琳主張已提供且「一見鍾情」、「啾啾啾」歌曲予原告，原告已授權予他人使用，卻刻意隱瞞，主張終止系爭授權合約，有無理由？
4.原告主張期出資拍攝並擁有「LOVER」專輯中所有歌曲MV 之著作財產權，但該MV視聽著作於YouTube 網站之收益均由被告收取，原告依不當得利之法律關係，請求被告給付該收益，有無理由？

五、本院之判斷：

...
(四)被告Youtube頻道收益部分1.

被告既不得依民法第92條之規定撤銷締結系爭演藝合約之意思表示，則該合約僅於被告以105年9月6日361號存證信函表示終止意思時起，向將來消滅，並無溯及效力。又系爭演藝合約第6 條約定：「本合約期間內，由乙方所演出、錄製之所有錄音母帶、視聽母帶，及甲方為乙方所作之攝影、畫像、訪問、文宣等所有著作，不論是否公開發表或發行，皆由甲方於全世界永久享有全部之著作財產權，並得為任何之運用及授權，且乙方不得向甲方行使著作人格權。」另系爭授權合約書第1 條「權利之授與」之約定內容，業如前引。可知，原告於系爭演藝合約及系爭授權合約期間出資為被告錄製發行之歌唱專輯「LOVER」 之錄音及視聽母帶等著作，均依約享有全部著作財產權，自包括在傳輸至Youtube 頻道及公開播送等權利。

2.查上開原告就被告之「LOVER」專輯所錄製之歌曲MV 視聽著作，經被告傳輸至其Youtube頻道上供不特定人點閱，迄107年11月29日止，點閱率已達1億1,827萬3,521 次，實際營收換算新臺幣為124萬5,353元，有台灣金媒體有限公司107 年11月29日金字第107112900001號函所附資料可參，且為兩造所不爭執，復經被告具狀自承已由渠2 人平分該收益，可知，被告2人就該收益各分得62萬2,676.5元無疑。惟原告既就上開「LOVER」專輯之歌曲MV 視聽著作享有全部著作財產權，則該歌曲MV視聽著作在被告之Youtube 頻道上供不特定人點閱之收益，自應歸屬予原告，乃被告收取該收益，對原告而言，即屬無法律上原因，並致原告受有損害，原告自得依不當得利之法律關係，請求被告2 人返還其各自取得之收益。...

如前引系爭演藝合約及系爭授權合約之約定，原告於系爭演藝合約及系爭授權合約期間出資為被告錄製發行之歌唱專輯之錄音及視聽母帶等著作，均依約享有全部著作財產權，若兩造確有關於此等音樂錄音或錄影著作傳輸YouTube 頻道供不特定人點閱之收益不歸原告，而仍由被告享有之約定，自應在上開合約中明文排除。然不僅系爭演藝合約或系爭授權合約並無此項排除條款，即被告所稱之第一次經紀合約亦同。則證人陳佩莉上開證詞，與系爭演藝合約及系爭授權合約客觀呈現內容不符，即難遽採。

5.至被告賴O琳主張已提供且「一見鍾情」、「啾啾啾」歌曲予原告，原告已授權予他人使用，卻刻意隱瞞，主張終止系爭授權合約云云，並無確切事證，且縱屬實情，其終止系爭授權合約之效力，與終止系爭演藝合約均同向後發生，且非終止原已授權之音樂著作授權，自不影響原告前本於系爭授權合約而錄製「LOVER」 專輯之歌曲MV視聽著作之著作財產權，及原告就該MV視聽著作之著作財產權得依不當得利之法律關係請求被告2人返還其Youtube頻道之收益。本院毋庸就被告主張終止系爭授權合約合法與否為認定，附此敘明。

(商標 偽造文書) RECIPE水晶防曬噴霧：被告偽造化妝品的中文標籤，是侵害商譽的行為。

智慧財產法院109年度附民上字第5號刑事附帶民事訴訟判決(2020.06.11)

二、上訴人起訴主張：
上訴人為訴外人韓商RECIPE CO . , LTD【中文名稱：瑞瑟品有限公司（下稱瑞瑟品公司）】所有註冊第01706613號「RE：CIPE」商標（下稱系爭商標）之專屬被授權人，現仍於商標專用權期間內。被上訴人李O人明知其向訴外人○○○購買的全透明水晶防曬噴霧（下稱本案水晶噴霧），是未經商標權人同意的仿冒商標商品，然李兆人竟意圖為自己不法之所有，透過不知情之艾米金科技有限公司（下稱艾米金公司）董事○○○出售本案水晶噴霧500 瓶給琦珍行銷有限公司（下稱琦珍公司），且偽造載有「進口商名稱：精實國際行銷有限公司」、「許可證字號：衛部粧輸字第02296 號」之中文說明標籤（下稱系爭中文標籤），將上開偽造標籤與仿冒商品併同交付琦珍公司，而侵害系爭商標權並造成上訴人商譽損害...

四、本院得心證之理由：...

商譽除表彰企業經營者之信用，具有人格權之非財產權性質外，其於商業活動，亦可產生一定之經濟效益，具有經濟利益，而具財產權之性質，應受保障。

查本案水晶噴霧為含藥化妝品，依化妝品衛生安全管理法規定，應向中央主管機關申請查驗登記，經核准並發給許可證後，始能製造或輸入，被上訴人李O人偽造之系爭中文標籤，記載進口商為「精實國際公司」及商品許可證字號「衛部粧輸字第02296 號」，而證人即琦珍公司負責人○○○證稱：○○○說已跟台灣總代理說好，衛妝字號共用。噴霧有防曬成分，必須要有藥字號，因此噴霧只要是代理商的貨基本上百分之百是真品。他拿到系爭中文標籤後，發現商品成分說明模糊不清，覺得有問題，就通知精實公司前來處理等語，上訴人員工亦證稱：琦珍公司取得系爭中文標籤後覺得有問題，連同產品送上訴人檢驗，上訴人鑑定後發現系爭中文標籤是仿冒等語，顯見被上訴人李O人偽造系爭中文標籤之行為，會使得購買該產品之琦珍公司誤以為該產品與上訴人有關，而於發現有問題時找上訴人處理，但事實上該商品為仿品（然此部分因被上訴人李O人欠缺主觀故意而經本院刑案判決不另為無罪之諭知），當不具備與上訴人進口之商品相同品質，且系爭中文標籤有模糊不清、品質欠佳之情形，卻因為被上訴人李O人在系爭中文標籤上記載上訴人為進口商及商品許可證號，導致購買者對上訴人之評價產生錯誤之認知及貶損，上訴人之商譽自受有損害，而該等損害與被上訴人李O人的不法行為間有因果關係存在，被上訴人李O人自應負侵權行為損害賠償責任。 

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪

(商標)「有誠」商旅，並非著名商標，不得主張被告侵權。

智慧財產法院109年度民商訴字第10號民事判決(2020.5.29)

原告 有誠股份有限公司
被告 有誠管理顧問有限公司

主文
原告之訴駁回。

事實及理由

...
三、法官整理兩造爭執事項：
(一)系爭商標是否為著名商標？
(二)被告公司名稱有無致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性之虞？
(三)原告依商標法第70條第2 款、第69條第1 項，請求排除、防止侵害，有無理由？

四、本院得心證之理由：
...
(二)原告未能證明系爭商標於被告108 年1 月10日設立時已為著名商標：


1.按「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」現行商標法施行細則第31條定有明文。關於著名商標之認定時點，依現行商標法第30條第2項均以申請時為準，亦即商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準；至著名之區域，係指於中華民國境內廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。是以，依前揭規定意旨，所謂「著名商標」係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知而言，惟縱使係著名商標，其著名程度仍有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度；反之，如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低，或者，應認為該商標在特定消費者（相關消費者）市場為著名商標，惟在一般消費者市場則未必達普遍認知之程度。至所稱之相關事業或消費者，係以商標所指定使用之商品或服務之交易範圍為準，包括下列3 種情形，但不以此為限：商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；經營商標所使用商品或服務之相關業者，凡商標為上述其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標。申言之，不論商標著名程度高低為何，倘商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」（即特定類別消費者）所普遍認知，便足以認定該商標在該特定類別或相關消費者市場為著名商標。

2.查系爭商標乃指定使用於「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」，原告欲主張系爭商標於被告公司設立時，已因其長期廣泛使用而為著名商標，自應提出系爭商標於上開所指定使用服務交易範圍內之使用證據為憑。原告就此雖提出原證4 至8 為憑，惟查其中原證4 至6 僅為原告所營「有誠商旅」官方網站所示之商旅外觀、內景及中英日文版商旅簡介文宣，原證7 則為台灣觀光月刊日本語版、ESQUIRE 君子雜誌國際中文版85週年紀念特輯November 2018 、TAIWAN TATLER August 2018 號、This Month in Taiwan中英日韓文商務旅遊月刊June2019號、July 2019 號、2017年10月10日人間福報、107 年5 月18日東吳大學校刊專欄等有關「有誠商旅」之介紹、報導或廣告，原證8 亦僅為以google搜尋「有誠」關鍵字，而出現「有誠商旅」於訂房網站、旅遊網站上之簡介、住房旅客之評論、留言，及「有誠商旅」於臉書所建專頁及於人力銀行徵才之資料，準此，原證4 至8 均僅屬原告使用另一「有誠商旅」商標提供旅宿業服務之相關事證，核與原告就系爭商標於「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務之使用情形無涉，自不足證明系爭商標就其所指定服務之特定類別或相關消費者市場已達普遍認知之程度，遑論為一般消費者所熟知。

3.原告雖又主張系爭商標經由如原證7 所示國內外報章雜誌等媒體廣告之採訪、報導，已遠近馳名，此由原證8 之GOOGLE搜尋資料亦可得知系爭商標已為一般消費者所熟知云云。惟查原證7 均僅與另一「有誠商旅」商標有關，並非系爭商標之使用情形，業如前述，且細究原證7 之內容，其中(1)台灣觀光月刊日本語版雜誌有關「有誠商旅」之資訊乃廣告頁面，並非專題報導介紹（本院卷第57至62頁）；(2)ESQUIRE 君子雜誌國際中文版85週年紀念特輯November 2018 （159 號）之男性流行雜誌主要係以「邱澤」作為當期專題報導（本院卷第63至68頁），「有誠商旅」僅提供拍攝場地，並非受報導之主體，該報導內容本身亦無任何有關「有誠商旅」之識別記號；(3)TAIWAN TATLER August 2018 號之品味生活雜誌僅以單頁半面篇幅概述五家主打自然健康的餐館（本院卷第69、70頁），其中包含「有誠商旅」內之「米羅」的歐式家鄉料理餐廳簡介，並非介紹「有誠商旅」本身；(4)ThisMonth in Taiwan 中英日韓文商務旅遊月刊June 2019 號、July 2019 號乃華宇商信服務股份有限公司所發行之旅遊月刊（本院卷第122 頁），其中有刊登二則內容相同之「有誠商旅」廣告頁面（本院卷第73、76頁），並非媒體採訪報導；(5)2017年10月10日人間福報雖以「有誠商旅一故宮旁的夢想釋站」專題報導（本院卷第77頁），然該報刊係由（佛教）宗教團體經營，並非國內主流報刊，難認經一般消費者廣為閱覽；(6)107 年5 月18日東吳大學校刊專欄（本院卷第79至85頁）中雖有「有誠商旅」之資訊（本院卷第84頁），惟該校刊之末頁亦註明「贊助單位：有誠商旅」（本院卷第85頁），是該等資訊顯僅為贊助廣告，而非「有誠商旅」之報導。至原證8 即以google搜尋「有誠」關鍵字，雖出現原告「有誠商旅」之多筆結果，惟觀諸該等搜尋所得內容，部分為訂房網站、旅遊網站上對該商旅之簡介及住房旅客之評論、留言，其餘則為該商旅於臉書所建專頁及於人力銀行徵才之資料，而觀諸其中Agoda 訂房網站上之住客評論為110 筆，TripAdvisor 之住客評論為29筆，該商旅臉書專頁上之按讚人數為472 ，該商旅之Google評論亦僅有83則，均非甚多。準此，由原證7 、8 之內容不足證明原告有廣泛使用、行銷「有誠商旅」商標而使該商標達到相關或一般消費者熟知之著名程度，是縱該商標與系爭商標均有「有誠」二字，仍難認原告所主張系爭商標亦因而取得相關消費者或一般消費者熟知之著名程度乙節可採。


4.原告雖另請求函詢臺北市議員○○○、臺北市副市長○○○、前臺北市議員、郭元益糕餅博物館辦人○○○、興拓實業股份有限公司董事長○○○、萬國法律事務所○○○律師、永然聯合法律事務所○○○律師有關原告是否為著名公司、是否曾聽聞原告如何著名之事蹟、系爭商標是否為著名商標等事項，惟查，原告上開函詢對象乃政界及法界人士，並非系爭商標所指定之服務交易範圍之相關事業或消費者，且人數甚少，縱其等曾聽聞系爭商標，仍無從據為有利原告之認定，自無調查之必要。

5.綜上，依原告所舉之上開事證，尚無法證明系爭商標已為相關或一般消費者普遍認知之著名商標，此外，復無其他積極證據可佐，自難認原告之主張可採。

法官 黃珮茹 

(商標 系列商標 單一商業印象 有後天識別性) Intel 「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」商標，經大量使用後，已傳達出指向intel的單一商業印象，應予註冊。

智慧財產法院106年度行商訴字第98號行政判決(2018.1.11)

原告 美商英特爾公司 Intel Corporation
被告 經濟部智慧財產局 

主文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告就申請第104023900 號「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE LOGO（HORIZONTAL）」商標應為准予註冊之處分。

事實及理由

一、事實概要：
原告前於民國104 年4 月30日以商標（下稱本件商標，如本判決附圖一所示），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類、第38類、第41類及第42類之「電腦…電腦硬體及軟體之設計與開發」等商品／服務，向被告申請註冊，同時並以104 年3 月20日向牙買加申請第66795號商標主張優先權，旋以105 年5 月31日補充申請書，修正商品／服務名稱為第9 類之「電腦；手持電腦；迷你電腦；電腦硬體；積體電路；電腦晶片組；半導體處理器；半導體晶片；印刷電路板；電子電路板；電腦主機板；微處理器；資料處理器；中央處理器；半導體記憶體記憶儲存裝置；快閃驅動器；軟體可程式處理器；數位及光學微處理器；電腦周邊設備，即電腦攝影機、網路介面卡、固態硬碟、網路卡USB 快閃驅動器、電視棒；視訊電路板；音訊電路板；音訊視訊電路板；視訊圖形加速器；圖形及視訊處理器；電子保全裝置及監視裝置，亦即專用於電子保全監視之電腦硬體、電腦晶片及微處理器；操作及控制電腦用之演算軟體程式；電腦操作系統軟體；用於連結個人電腦、網路、電信裝置及全球電腦網路應用之應用程式相關領域之電腦系統延伸軟體、工具軟體及公用程式軟體；加強及提供音訊及視訊圖像資訊之即時轉移、傳輸、接收、處理、及數位化之電腦硬體及軟體；電腦韌體；用來維護及操作電腦系統之電腦公用軟體及其他電腦軟體；電腦裝置；個人數位助理器；攜帶式及手持式電子個人記事器；電腦硬體及軟體之保全系統，亦即防火牆、用於建立及維護防火牆之網路存取伺服器硬體、用來建立及維護防火牆之虛擬專屬網路（VPN ）電腦硬體及電腦伺服器操作軟體；用於存取、控制及保全電腦及通訊系統之保全軟體；保護電腦網路免受未授權使用者竊取資料或損害之電腦硬體及軟體；電腦語音加速板；電信網路設備及電腦處理軟體及操作系統軟體；電信裝置及工具，亦即電腦路由器、集線器、伺服器及開關；用於開發、維護、使用區域及廣域電腦網路之電腦硬體及軟體；電腦網路硬體；機上盒；用於電腦及全球電腦電信網路與電視和有線電視廣播及設備之間之連結與控制之電子控制裝置；用於測試及編程積體電路之裝置；電腦伺服器；用於建立、便利及管理區域網路（LANS）、虛擬專屬網路（VPN ）、廣域網路（WANS）、及全球電腦網路遠端存取及溝通之電腦硬體及軟體；用於提供多重使用者存取全球電腦資訊網路，以從事搜尋、擷取、傳輸、操作、散佈各類資訊之電腦軟體及硬體；電腦軟體工具，亦即便利第三方軟體應用程式使用之公用軟體；用於無線網路通訊之電腦硬體及軟體；以電子、半導體，積體電子設備及裝置、電腦、電信、娛樂、電話、及有線和無線電信領域為內容，採用新聞信、書籍、雜誌、期刊、小冊持、及白皮書形式之可下載電子出版品；可在全球電腦網路下載之電子格式使用手冊；全球定位系統設備（GPS ）；車輛導航電腦；車輛通訊裝置；車用螢幕及電子顯示器；車用電腦及車用電腦軟硬體；車用娛樂及資訊傳輸之軟體；電力傳導、開關、轉換、蓄積、調節或控制用儀器及器具；聲音或影像記錄、傳送或複製（再生）用器具；磁性資料載體、記錄磁碟；光碟、數位影音光碟及其他數位記錄媒體；投幣啟動設備之機械裝置；現金出納機、計算機、資料處理設備；電腦軟體；滅火設備」商品、第38類之「電信及通訊傳輸服務；透過電信方式傳輸資料；提供使用者進入全球電腦網路通路；透過無線通訊網路及網際網路傳輸語音、資料、圖形、聲音、視訊影像、及多媒體內容；提供網際網路語音傳輸服務；廣播服務以及提供語音、資料、圖形、聲音、視訊及多媒體內容之電信傳輸；視訊會議電信通訊傳輸；資料、音訊、視訊及多媒體內容的電信傳輸及資料串流傳輸；網際網路廣播服務；透過全球及地方電腦網路，為他人從事資料、音訊、視訊及數位媒體內容的電信傳輸及串流傳輸；無線廣播；透過光學網路提供電子電信連結；電信傳輸諮詢服務；提供使用者相互傳送一般興趣相關領域之線上聊天室及電子佈告欄（電信通訊服務）；電子訊息傳輸；電信傳輸服務」、第41類之「網路、網路系統設計、網路操作、網路維護、網路測試、網路協定、網路管理、網路工程、電腦、軟體、微處理器及資訊科技相關領域之訓練服務；娛樂服務，亦即籌辦電腦遊戲展覽、提供線上電腦遊戲、及籌辦社區運動及文化活動；提供攝影、影像及相關商品及服務相關領域之雜誌、新聞信、日誌、書籍及小冊子性質之線上出版；教育服務，亦即透過全球電腦網路提供數位影像相關領域之講習、課程及教學；電腦化線上教育服務，亦即提供與電腦、電腦硬體、微處理器、軟體、及電腦網路相關之課程、研討會、研習班、會議、及講習班；教育服務，亦即對於有關電腦硬體、電腦軟體、電腦網路、電傳通訊會議及通訊商品及服務之購買、使用、照護、維護、支援、升級、更新及組構，提供具有使用指南、訣竅及技巧、專業指導及建議等之互動教學及課程；教育服務，亦即對於有關電腦及軟體使用、全球電腦網路導航、電腦技術及管理相關領域，提供課程、講習、會議及線上教育論壇；有關電腦及軟體使用、全球電腦網路導航、電腦技術及管理相關領域之課程教材之發行；教育；提供培訓；娛樂；運動及文化活動」及第42類之「電腦網路安全管理服務；在電腦及無線運算相關領域之技術設計諮詢服務；為加強及提供音訊及視訊圖形資訊之即時傳送、傳輸、接收、處理及數位化提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為資料之處理、儲存、擷取、傳輸、展示、輸入、輸出、壓縮、解壓縮、修改、廣播及印出提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為確保電腦網路安全、存取控制及保全、以及用於保護電腦網路免受未授權使用者竊取或損害資料提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為接受、顯示即使用廣播視訊、音訊及數位資料訊號提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為建立、便利、開發、維護及管理區域網路（LANS）、虛擬專屬網路（VPN ）、廣域網路（WANS）、及全球電腦網路遠端存取及溝通提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為從事全球電腦資訊網路搜尋、擷取、傳輸、操作、散佈各類資訊之多重使用者提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為便利他人軟體之應用提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；為無線通訊網路提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務；電腦軟體及硬體開發、設計、諮詢服務；為他人設計及開發電腦軟體、電腦硬體、及電信設備；電腦軟硬體之設計諮詢服務；科學及技術性之研究及開發；工業分析及研究服務；電腦硬體及軟體之設計與開發」服務。經被告審查，認本件商標圖樣上之「experience what's inside」有體驗內在之寓意，以之指定使用於上揭商品／服務，予人為廣告標語口號之感，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，惟原告未為不專用之聲明，依商標法第29條第3 項之規定，應不准註冊，以10
6 年1 月25日商標核駁第377705號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以106 年6 月9 日以經訴字00000000000 號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。


二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，命被告就本件商標為核准之註冊處分，並主張：


(一)本件商標整體具相當先天識別性：


1.原告公司創立於西元1968年，為全球最大之電腦晶片製造商。於1991年起開始大量使用「INTEL 」、「INTEL INSIDE」商標字樣於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，因而成功打響英特爾品牌名號。原告授權全球數以千計及臺灣超過一千家以上之電腦製造商使用其商標，如IBM 、戴爾、惠普等電腦大廠，更早在1998年起，即在臺灣市場不斷戮力宣傳其優良產品。據1998年「INTEL INSIDE」商標於歐美及亞洲之知名度調查顯示，約80% 以上的人知曉「INTELINSIDE」商標可見經原告之長期努力宣傳下，「INTEL 」、「INTEL INSIDE」商標已達高度知名，使一般消費者一見到「INTEL 」、「INTEL INSIDE」此一文字組合和特殊圖形設計之商標，即會聯想至原告公司。原告除自81年起，即陸續取得「INTEL INSIDE」商標之註冊，且該商標亦已在世界二百多國獲准註冊。有鑑於「INTEL 」、「INTEL INSIDE」之高度識別性及知名度，原告於我國更廣泛沿用並註冊一系列以「INTEL 」、「INTEL 」和「INSIDE」為核心元素之商標，如「INTEL INSIDE OUT」、「INTEL LOOK INSIDE 」及「THE JOURNEY INSIDE」等，故以「INTEL 」、「INTEL 」及「INSIDE」為關鍵字組合之系列商標，已成為原告獨特之識別標識。


2.本件商標係以原告著名之「INTEL 」及「INSIDE」為核心元素所設計之系列商標，且「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」非業界通用或說明性文字，並非毫無先天識別性。復以「INTE
L 」圖樣具有極高識別性，相關事業及消費者以本件商標整體為觀察時，與其組合「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，因而與原告公司之印象連結，使該部分產生相當之先天識別性。

3.電腦大廠如「MSI 微星」、「lenovo聯想」等均使用原告產品於其電腦商品中，為表示該電腦商品在使用原告產品下產生高處理效能之特性，普遍習慣於產品包裝上標示有本件商標，以作廣告行銷之用。另原告產品於各大網路銷售通路之網頁，亦以本件商標整體標示於產品說明之上方角落，作為表彰原告商品來源之商標使用，與產品說明內容及廣告標語相互區隔，可證本件商標業已於相關產業業者心中，產生獨特且單一商業印象，得以之識別為原告公司之商品服務，因而將本件商標整體作為商標使用。同時，原告亦大量標示本件商標於其產品宣傳文宣，以其圖樣整體傳達原告之商業印象，使相關消費者得以識別商品與服務來源，並對本件商標整體產生單一之商業印象。此外，原告為宣傳本件商標，更邀請知名歌星蔡依林與網路圖文作家Duncan一同參與宣傳與行銷。原告更於臺北市「三創數位生活區」開設之INTEL 概念店，皆已使相關消費者知悉本件商標之整體圖樣，並成功產生整體圖樣與原告公司之印象連結。

4.原告為創造新一代產品形象，結合「INTEL 」及「INSIDE」核心識別標誌，並增加「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以凸顯新系列產品之使用者虛擬互動體驗，商標圖樣設計本即已強調該部分。嗣經原告上述之大量廣泛使用，相關事業及消費者認識原告之新系列商標時，更會將關注重點放在「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以茲作為識別原告新系列產品來源之標誌，因而使該部分取得更高之識別性，亦使本件商標整體構成不可分割之單元，指向原告公司，故無須聲明不專用。

(二)本件商標之註冊不影響市場公平競爭，故無聲明不專用之必要：


1.原告為主打使用者科技互動體驗之新系列產品服務，組合關鍵字「INTEL 」、「INSIDE」及新增的「experience」元素，創設本件商標，乃「INTEL INSIDE」系列商標，本身即具有完整且單一之商業印象。本件商標中「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部份，業已因原告大量且廣泛使用，而取得更高之後天識別性，使整體具有識別性之本件商標權利範圍明確，且在相關事業及消費者心目中產生不可分割之單一印象，而無須聲明不專用。被告審查原告所提之大量使用證據時，不當割裂本件商標圖樣來觀察，對「經原告大量使用後，已使本件商標整體構成獨立單元」部分隻字未提，顯係違法。

2.原告為電腦資訊產業之領導大廠，在業界本即具高知名度，相關業者或媒體皆經常關注報導原告之經營動向。本件商標已於WIPO、韓國、香港、丹麥、牙買加、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、祕魯、馬來西亞…等多國獲准註冊，亦可證本件商標在全球有相當之知名度。再者，Google搜尋引擎中，以「INTEL EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」為關鍵字搜尋，共約有4,030,000 項搜尋結果，且絕大部分係原告本件商標之相關產品或報導等，可證本件商標已大量且廣泛地充斥在無國界電腦資訊領域中，相關競爭同業對本件商標應當有所知悉。故原告在持續強力行銷下，將本件商標整體塑造成不可分割之新產品概念單元，用以傳達原告英特爾公司所推出之新一代產品訴求，早已廣受電腦資訊業者所關注。本件商標之權利範圍即為商標圖樣整體，且競爭同業業者亦已知悉原告本件商標之權利範圍，本件商標之註冊並不影響市場公平競爭，因此無須聲明不專用。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)按「商標識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，商標法第18條第2 項定有明文，又「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」，同法第29條第3 項亦有明文。而商標是否具備識別性，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。

本件商標係由外文「intel」、「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」及圖形組合而成，整體而言具有一定的識別力，然圖樣上之「EXPERIENCE WHAT'SINSIDE」字義有體驗內在之寓意，乃原告近二年在轉型時所提出的新口號標語詞，以之指定使用於第9 類、第38類、第41類及第42類之商品及服務，予人為廣告標語口號之感，依消費者認知，通常僅將其視為不具識別性的口號標語之標識，不會將之視為區別來源的識別標誌，競爭同業也不容易判斷該等文字是否取得專用權，有致商標權範圍產生疑義之虞，依法應聲明不專用始能取得註冊，被告於105 年8 月12日以（105 ）慧商40055 字第10590724330 號文，通知原告依商標法第29條第3 項規定，應就「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分聲明不主張專用權，惟原告仍未為不專用之聲明，自有首揭法條規定之適用。

(二)又原告起訴狀所附的使用資料，其標示方式確予人口號標語的寓目印象，此由訴願時所附使用資料上載有「在台北國際電腦展的主題演講之前，英特爾在台北國際會展中心舞台上打出的口號是EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」字樣得以證之。


關於本件商標圖樣是否已有後天識別性乙節，經核標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而具有識別性。因此除非是高度創意性的標語或含有高度識別性商標的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。審酌本件商標圖樣實際使用情形皆搭配「intel」標誌共同使用，且在使用時並未特別凸顯「EXPERIENCEWHAT'S INSIDE 」，且因版面配置與標示方式，仍予人主要識別印象在於特引人注目的「intel 」標誌，「EXPERIENCEWHAT'S INSIDE 」單獨予人印象並不深刻，仍不脫口號標語詞之感，尚難足資作為識別來源的標誌，自無法以之作為本件已因使用而產生識別商品來源功能之證明，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

四、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：...

(二)本件爭點：
本件商標是否有商標法第29條第3 項規定應不准註冊之適用？


五、得心證之理由：

(一)按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，商標法第18條定有明文。又「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」。固為同法第29條第3 項所明定。惟「聲明不專用審查基準」第4 點及第4.3 點指出，若商標中不具識別性的部分與其他部分結合結果，使不具識別性事項脫離原先的概念，並傳達出新奇獨特的商業印象，因其結合已成為一不可分割的單元，而具有單一性，即無須將該不具識別性事項聲明不專用。

(二)查本件原告申請註冊之本件商標圖樣係由字體較大之外文「intel 」置於橢圓形框內及其右下角字體較小之外文「experience what's inside」等兩部分所聯合組成，惟該兩部分所占比例相等，其中外文「experience what's inside」有「體驗內在」或「體驗裡面有什麼」之意，以之作為商標之一部分，指定使用於「電腦；手持電腦；迷你電腦；電腦硬體…電腦硬體及軟體之設計與開發」等商品／服務（詳如不爭執事項所載），予相關消費者之印象及認知，僅為一種「廣告用語」或「標語」，不會將之視為區別來源的識別標誌，尚難認識其為指示商品／服務來源之標識，並得藉以與他人之商品／服務相區別，不具先天識別性。

(三)惟查，原告創立於西元1968年，為全球最大之電腦晶片製造商，於1991年起開始大量使用「intel （置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」商標字樣於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，因而成功打響英特爾品牌名號（原證一）。又原告授權全球數以千計及臺灣超過一千家以上之電腦製造商使用其商標，如IBM 、戴爾、惠普等電腦大廠，更早在1998年起，即在臺灣市場不斷戮力宣傳其優良產品（原證二），據1998年「INTEL INSIDE」商標於歐美及亞洲之知名度調查顯示，約80％以上的人知曉「INTEL INSIDE」商標（原證三），可見經原告之長期努力宣傳下，「intel （置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」商標已達高度知名，使一般消費者一見到「intel （置於橢圓形框內）」、「INTEL INSIDE」此一文字組合和特殊圖形設計之商標，即會聯想至原告。

原告除自81年起，即陸續取得「INTEL INSIDE」商標之註冊，且該商標亦已在世界二百多國獲准註冊（原證四）。有鑑於「intel （置於橢圓形框內）」、「INTE LINSIDE」之高度識別性及知名度，原告於我國更廣泛沿用並註冊一系列以「intel （置於橢圓形框內）」、「INTEL 」和「INSIDE」為核心元素之商標，如「INTEL INSIDE OUT」、「INTEL LOOK INSIDE 」及「THE JOURNEY INSIDE」等（原證五），故以「intel （置於橢圓形框內）」、「INTE L」及「INSIDE」為關鍵字組合之系列商標，已成為原告獨特之識別標識。


(四)本件商標圖樣中包含不具識別性之外文「experience what's inside」，有如前述，雖該外文非屬該業界普遍習用之說明性文字，亦非通用標章／名稱，尚難使一般消費者或競爭同業得直接認知本件商標核准註冊後之權利範圍不及於其圖樣上之外文「experience what's inside」部分，但本件商標明顯係以原告著名之「INTEL 」及「INSIDE」為核心元素所設計之系列商標，且包含原告極著名之「intel （置於橢圓形框內）」圖樣，由於前述「INTEL INSIDE」及「intel（置於橢圓形框內）」商標之高著名性，以及該商標所處市場領域之專業性，本件商標整體予相關事業及消費者寓目之感，傳達並產生原告英特爾公司之單一商業印象，相關事業及消費者以本件商標整體為觀察時，「intel （置於橢圓形框內）」部分與組合之「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，也因而與原告英特爾公司之印象連結。且本件商標整體經原告大量使用後，已在相關事業及消費者心中產生原告英特爾公司單一商業印象，詳述如下：

1.查多家等電腦大廠如「MSI 微星」、「lenovo聯想」均使用原告產品於其電腦商品中，為表示該電腦商品在使用原告產品下產生高處理效能之特性，普遍習慣於產品包裝上標示有本件商標（如本判決附圖二所示），以作廣告行銷之用。另各大網路銷售通路之原告產品網頁，亦以本件商標整體標示於產品說明之上方角落，作為表彰原告商品來源之商標使用，與產品說明內容及廣告標語相互區隔，可證本件商標業已於相關產業業者心中，產生獨特且單一商業印象，得以之識別為原告之商品服務，因而將本件商標整體作為商標使用（原證六）。此外，原告亦大量標示本件商標於其產品宣傳文宣，以其圖樣整體傳達原告之商業印象，使相關消費者得以識別商品與服務來源，並對本件商標整體產生單一之商業印象（原證七）。

2.又查，原告為宣傳本件商標，更邀請知名歌星蔡依林與網路圖文作家Duncan一同參與宣傳與行銷本件商標之系列產品（分別如本判決附圖三、四所示）。相關網路媒體經常報導原告之最新商品資訊，或原告所舉辦之電腦遊戲競賽，文中時常援用本件商標整體圖樣作為商標使用，用以指示原告英特爾公司，可證明本件商標整體於一般消費者心中，已產生指向原告之單一商業印象（原證八）。原告於臺北市「三創數位生活區」開設之INTEL 概念店，更大量使用本件商標。透過該概念店中各種各樣之活動，以及相關親身體驗原告產品等互動行銷模式，已使相關消費者知悉本件商標之整體圖樣，並成功產生整體圖樣與原告之印象連結，且眾多消費者於社群網站，亦張貼為推廣本件商標所舉辦之活動（原證九），可見本件商標整體經過原告之大量使用後，在相關消費者心中已產生單一商業印象。另外，亦有眾多相關消費者於部落格及討論區，分享體驗原告產品之心得，文中更經常出現本件商標，可見本件商標整體不但已獲高度識別性，更已在相關消費者心中，亦產生指向原告之單一商業印象（原證十）。

3.再查，原告為創造新一代產品形象，結合「INTEL 」及「INSIDE」核心識別標誌，並增加「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以凸顯新系列產品之使用者虛擬互動體驗，商標圖樣設計本即已強調該部分，嗣經原告上述之大量廣泛使用，相關事業及消費者認識原告之新系列商標時，更會將關注重點放在「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分，以茲作為識別原告新系列產品來源之標誌，因而使該部分取得更高之識別性，亦使本件商標整體構成不可分割之單元，指向原告。

4.承上，本件商標經原告大量使用後已具有相當之後天識別性。職是，原處分不當忽略本件商標大量使用證據，和本件商標整體圖樣在市場上形成單一商業印象之事實，顯有違誤。

(五)本件商標之註冊不影響市場公平競爭，且「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部分已因大量使用取得後天識別性，無聲明不專用之必要：

1.依「聲明不專用審查基準」第2.1點規定，申請人往往為了促銷的目的，喜將與商品或服務有關的品質、功能、產地說明等不具識別性的事項，納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標整體具有識別性，應可取得註冊，但商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異。聲明不專用制度的目的，主要在避免商標註冊後，商標權人主觀認知其取得之商標權利範圍及於客觀上不具識別性之事項，據以主張權利而造成競爭同業的困擾，或因商標權利範圍不明確，使競爭者躊躇於該不具識別性事項之使用，而不利於市場公平競爭。為兼顧審查時效及市場公平競爭，在商標圖樣經審查認為不具識別性的部分，「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，始須透過不專用的聲明，使整體具有識別性的商標的權利範圍明確。亦即，該審查基準規定，商品服務之說明性或業界通用之圖形及文字，或其他不具識別性部分，原則上須聲明不專用，以免商標權人獨占相關競爭同業使用需求量大的圖文符號，以維持市場公平競爭。惟若無識別性情形已屬明確，或已因大量使用取得後天識別性，為減少審查時間成本，即例外無須聲明不專用。倘商標權利範圍未有疑義，不影響競爭同業公平競爭之利益，即無聲明不專用之必要，而應准許整體具有識別性且權利範圍明確之商標註冊。

2.又「聲明不專用審查基準」第4 點及第4.3 點指出，若商標中不具識別性的部分與其他部分結合結果，使不具識別性事項脫離原先的概念，並傳達出新奇獨特的商業印象，因其結合已成為一不可分割的單元，而具有單一性，即無須將該不具識別性事項聲明不專用。例如，該商標在市場上之大量使用，使商標整體不具先天識別性部分因而取得後天識別性，通常在消費者心目中已產生不可分割的單一商業印象，此時即無須就商標該部分所包含之不具先天識別性部分聲明不專用。因此，即便商標包含不具先天識別性部分，商標申請人仍可透過整體商標之使用，使商標整體或欠缺先天識別性部分取得後天識別性，使商標之文字組合產生指向單一之商業印象，即無須就該部分聲明不專用。

3.查本件商標權利範圍明確並無疑義，就本件商標整體而言具有識別力，被告之原處分亦肯認之，合先敘明。又查，原告為主打使用者科技互動體驗之新系列產品服務，組合關鍵字「INTEL 」、「INSIDE」及新增的「experience」元素，創設本件商標乃「INTEL INSIDE」系列商標，本身即具有完整且單一之商業印象，而且本件商標中「EXPERIENCE WHAT'SINSIDE」部份，業已因原告大量且廣泛使用，而取得更高之後天識別性，已如上述，使整體具有識別性之系爭商標權利範圍明確，且在相關事業及消費者心目中產生不可分割之單一印象，因此，若本件商標中「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE」部份，不影響競爭同業公平競爭之利益，應無須聲明不專用，爰就此續行說明如下。

4.本件商標在電腦資訊市場上廣為競爭同業所知悉，其註冊不影響競爭同業公平競爭之利益：


查原告為電腦資訊產業之領導大廠，在業界本即具高知名度，相關業者或媒體皆經常關注報導原告之經營動向，本件商標已於WIPO、韓國、香港、丹麥、牙買加、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、祕魯、馬來西亞…等多國獲准註冊（原證十一），亦可證本件商標在全球有相當之知名度。次查，原告在Google搜尋引擎中，以「INTEL EXPERIENCE WHATS INSIDE 」為關鍵字搜尋，共約有4,030,000 項搜尋結果，且絕大部分係原告系爭商標之相關產品或報導等（原證十二），可證本件商標已大量且廣泛地充斥在無國界電腦資訊領域中，相關競爭同業對本件商標應當有所知悉，可知原告在持續強力行銷下，將本件商標整體塑造成不可分割之新產品概念單元，用以傳達原告所推出之新一代產品訴求，應已廣受電腦資訊業者所關注。職是，本件商標之權利範圍即為商標圖樣整體，且競爭同業業者亦已知悉原告本件商標之權利範圍，本件商標之外文「experience what's inside」係與其著名之外文intel （置於橢圓形框內）圖樣組合整體經大量使用而具有後天識別性，若原告就外文「experience what's inside」部分不聲明不專用，而准於商標註冊，當競爭同業業者若單獨使用「experience what's inside」易被認為係標語或廣告用語，尚不致於侵害本件商標權，亦即本件商標之註冊並不會影響市場公平競爭。

5.綜上，本件商標業已因原告之大量且廣泛行銷使用，使本件商標圖樣整體取得相當識別性，本件商標之權利範圍應屬明確，且本件商標已廣為電腦資訊業者所關注，競爭同業業者亦已清楚知悉本件商標之權利範圍，而無影響市場公平競爭之情事，故「experience what's inside」部分無聲明不專用之必要。


六、綜上所述，本件商標之註冊並無違反商標法第29條第3 項規定，故被告就本件商標所為不准註冊之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非適法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應就申請第104023900 號「EXPERIENCE WHAT'S INSIDE LOGO（HORIZONTAL）」商標應為准予註冊之處分，為有理由，應予准許，爰判決如主文第1、2項所示。
 

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 曾啟謀

(商標 有善意先使用 無侵害故意) 南蠻堂：被告經營之南蠻堂有限公司於60年先使用「南蠻堂」品牌並註冊商標(但80年時未延展)，告訴人遂於90年申請並取得「南蠻堂」註冊商標，並於107年要求被告不得使用。法院認為：被告構成善意先使用，且被告已經依據法院和解筆錄加註與「南蠻堂」註冊商標無關的文字，沒有侵害商標的故意。

臺灣臺北地方法院108年度智易字第40號刑事判決(2020.5.28)

公訴人  臺灣臺北地方檢察署檢察官
被告  蘇O民
    
主文
蘇O民無罪。
   
理由

一、公訴意旨略以：

被告蘇 O民係址設門牌號碼臺北市○○區○○街0段00號之南蠻堂有限公司（下稱南蠻堂公司）負責人，其明知註冊審定號00000000、00000000號，如附件一、二所示之「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」之商標圖樣（以下合稱系爭商標，單指其中之一，則逕稱「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」），係商標權人葉O根向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊取得商標權，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品；另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，專用期限分別自民國100年7月16日及100年10月16日起，至110年7月15日及110年10月15日止，現仍在專用期間內，未經商標註冊人授權或同意，不得於同一或類似之商品，使用相同之註冊商標。

緣葉O根前曾同意南蠻堂公司使用系爭商標作為行銷使用，葉O根前亦以「南蠻堂」之英文諧音註冊「http://www.namando.com」網域名稱而供南蠻堂公司作為網站網址而為網路行銷行為使用。

嗣葉O根因故於107年7月18日委請律師發函予南蠻堂公司，並表明禁止南蠻堂公司於未經葉O根授權下，繼續使用系爭商標及「http://www.namando.com」網域名稱。

詎蘇O民於收受上開函文後，竟置之不理，為行銷目的，基於違反商標法之犯意，未經葉佩根之授權或同意，仍持續自107年8月6日前不詳時間起，迄至108年5月間（迄今仍未停止），在不詳地點製造及生產系爭商標圖樣之包裝盒、包裝紙及手提紙袋，復在南蠻堂公司位於臺北市○○區○○街0段00號門市（下稱開封街門市）、臺北市○○區○○○路0段000○0號門市（下稱復興門市）及新北市○○區○○街00號門市（下稱新民街門市），販售附有系爭商標圖樣包裝及紙袋之蛋糕等商品，且其雖另以「https://www.nanmantang.com」網域名稱作為南蠻堂公司之網站營運，惟持續以系爭商標圖樣作為網路行銷之用而牟利，致消費者有混淆、誤認蘇O民及南蠻堂公司有系爭商標權及混淆、誤認與葉佩根經營之南蠻堂餐飲有限公司之同一性之虞。

嗣葉O根見南蠻堂公司未經其同意，仍在網站及實體門市繼續使用系爭商標圖樣，遂具狀提出告訴。因認被告涉犯商標法第95條第1款之未得商標權人同意，為行銷目的而於同一商品及服務，使用相同於註冊商標之商標罪嫌。...
  
四、訊據被告蘇O民固坦承為南蠻堂公司負責人，迄今仍使用系爭商標圖樣等事實，惟堅詞否認有何違反商標法之犯行，辯稱：我是從107年6月25日，開始擔任負責人，107 年7 月之前我就在南蠻堂公司工作，我不知道系爭商標圖樣被人申請註冊商標，我收到告訴人於107年7月18日所發的律師函後，有去問過律師，我們以前也申請過一樣的商標等語。

辯護人為被告辯護稱：

①南蠻堂公司早於60年已設立登記，由創始人葉永青開始代代傳承，現由第三代子孫即被告經營，被告與告訴人葉佩根係舅甥親屬關係。

②告訴人於75年前至79年間曾為南蠻堂公司之股東，並非董事或得代表執行業務之股東，於79年時已將出資額全部轉讓，自此已不再具有股東身份。告訴人於98年至101年時任職於南蠻堂公司，負責網路宅配部門之管理，其後於101年至107年時仍為南蠻堂公司提供管理及輔助。告訴人在南蠻堂公司服務期間，於99年11月24日申請系爭商標圖樣，顯然明知系爭商標圖樣為南蠻堂公司長久使用之商標圖樣，然於99年時竟違背職務逕以自已名義向智慧財產局申請系爭商標圖樣註冊，顯有搶註商標之嫌，而有應撤銷商標註冊之事由。

③又南蠻堂公司早於60年就已設立登記，且早於60年即申請「南蠻卷」與「南蠻堂及圖」商標註冊在案，此外，在系爭商標圖樣申請前南蠻堂公司亦有實際使用之事實，被告於107年接手經營南蠻堂公司後仍持續使用系爭商標圖樣，係屬善意先使用，依商標法第36條第1項第3款之規定，自不受系爭商標權效力所拘束。

④告訴人除私自申請系爭商標圖樣註冊，更於107年協助其子葉O廷另設立南蠻堂餐飲有限公司，並將系爭商標圖樣提供予其子使用，藉以打壓被告所經營之南蠻堂公司，企圖以不正競爭手段謀取商業利益，自應為被告無罪之諭知等語。

五、經查：

 ㈠如附件一、二所示之系爭商標為告訴人於99至100年間向智慧財產局申請註冊取得商標權，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品，另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，現均仍在專用期間內；被告為南蠻堂公司之負責人，販售如附件三所示，含有南蠻堂、南蠻加壽蛋糕圖樣之包裝及紙袋之蛋糕等商品，且以如附件四所示之南蠻堂圖樣作為網路行銷等情，業據被告坦承在卷，並有智慧財產局系爭商標資料、南蠻堂公司網站列印資料等件在卷可稽，堪信為真。另南蠻堂公司使用於其蛋糕等商品之包裝及紙袋上，及使用於網路行銷，如附件三、四所示之南蠻堂、南蠻加壽蛋糕圖樣，均具識別性，且均與系爭商標圖樣相似，有致消費者有混淆誤認之虞，亦堪認定。

　㈡惟按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。其立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：

⑴使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；
⑵使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；
⑶繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；
⑷須基於善意而使用，至於所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。

㈢第三人葉O青為葉O根、葉O宙及被告 母親葉O慎之父。

葉O青於60年間成立南蠻堂公司，製作販售蜂蜜蛋糕，葉O青去世後，由其子葉O宙擔任負責人，再由其女葉O慎擔任負責人，於107年6月25日起則由葉O慎之子即被告擔任負責人；

另南蠻堂公司曾於60年9月7日，以如附件五、六所示之商標圖樣「南蠻堂及圖（墨色）」及「南蠻卷（墨色）」圖樣，指定用於糕糰點心及其他各種西點商品，向智慧財產局申請商標獲准後，使用附件三所示之圖樣於其招牌或產品之包裝上；又南蠻加壽蛋糕是另外一種蛋糕捲的蛋糕，其外包裝上有如附件三所示之圖樣，且於告訴人取得系爭商標登記後，南蠻堂公司仍持續於所生產之蛋糕等西點商品上沿用上開文字及圖樣迄今等情，為證人葉O宙證述明確，核與被告辯稱：南蠻堂公司在系爭商標申請前已使用相同之商標圖樣等語相符，並有被告提出之被告商標登記證、97至99年臉書搜尋結果 、97年「SMART遊09—台北」雜誌 、95年蘋果日報採訪新聞及99 年以前的網路部落客文章等件在卷可參，足見南蠻堂公司在系爭商標申請前後均使用與系爭商標圖樣相似之商標圖樣一節，應可認定。

　㈣告訴人葉O根前亦為南蠻堂公司之股東，於79年間將其出資額轉讓予葉O慎，然均持續負責南蠻堂公司之事務，並協助開設開封街門市復興門市及板橋門市等情，為證人即告訴人葉O根證述在卷，且為被告所不爭執，並有被告提出之經濟部南蠻堂公司商工登記公示資料、南蠻堂公司股東同意書等件在卷可考，堪以採信。

又南蠻堂公司於81年4月30日商標專用權屆滿前，未申請延展註冊，嗣告訴人未告知當時之負責人葉O宙，於99年間自行以個人名義向智慧財產局申請系爭商標，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品，另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，又以「http://www.namando.com」註冊網域名稱，由其接單，被告及其他員工等人製作蜂蜜蛋糕，並以南蠻堂公司名義販售，

迄告訴人於107年7月18日委請律師發函予南蠻堂公司，禁止南蠻堂公司使用系爭商標，葉O宙與被告方知悉告訴人申請註冊系爭商標等情，有證人葉O宙、葉O根之證詞可證，堪認被告辯稱：收到告訴人之律師函，才知道告訴人有申請系爭商標等語為真。

參以，告訴人亦證稱：並未告知當時之負責人葉O慎同意南蠻堂公司使用系爭商標等語。是告訴人申請系爭商標前既未告知南蠻堂公司負責人葉O宙，其後亦未對南蠻堂公司負責人葉O慎表示同意南蠻堂公司使用系爭商標，則被告持續使用如附件三、四所示之商標，尚難認有意圖混淆商品來源之惡意。從而，南蠻堂公司於告訴人申請系爭商標前，既曾申請註冊如附件五、六所示之商標圖樣，且於其招牌或產品之包裝上，使用如附件三、四所示之商標圖樣，而於告訴人申請系爭商標後，南蠻堂公司亦持續使上開商標圖樣，應屬善意使用，符合商標法第36條第1 項第3 款之規定，不受系爭商標權效力之拘束，自不應以侵害他人商標權罪相繩。

㈤末查，告訴人提起本件商標權告訴後，亦對被告提起排除侵害商標權行為事件，嗣兩造於智慧財產法院成立和解，內容為：⒈被告得使用「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」字樣於其原使用之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為，但應於前開字樣相鄰處以8號字附加「本商品與中華民國註冊第00000 000號、第00000000號之『南蠻堂』、『南蠻加壽蛋糕』商標均無任何關係」等字。⒉告訴人同意撤回本案及附帶民事訴訟案件，有該和解書在卷可憑。

告訴人未依約撤回本案及附帶民事訴訟案件，亦未提起撤銷和解之訴，業經告訴代理人陳述在卷，雖有違誠信原則，然被告已依和解筆錄而為加註，足見被告已依商標法之規定，應商標權人之要求，為適當之區別標示，益難認有何侵害系爭商標之故意。

附件一

附件二
 
附件三


 


 


 
  

附件四

附件五

 
附件六
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(商標 無搶註)THC V-touch：台灣廠商雖有委託韓商製造「 THC V-touch」化妝品，但韓商早已使用此品牌，韓商註冊商標，不構成搶註。

智慧財產法院108年度行商訴字第133號行政判決(2020.5.27)

原告 蔡O雀即龍宇企業社(異議人)
被告 經濟部智慧財產局 
參加人 韓商路易羅哈斯股份有限公司(T.H.C V-touch註冊商標) 

主文
原告之訴駁回。
 
事實及理由
... 
二、事實概要：

參加人於民國104 年7 月21日以「T .H .C V-touch 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3 類之「面霜；浴用化粧品；化粧用清潔乳液；化粧品；洗髮精；粉底；頭髮用化粧品；化粧用髮油；牙膏；防曬劑；香皂；指甲油；香水；面膜；髮膠；化粧製劑；晚霜；護膚霜；身體乳；化粧用凡士林」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1802636 號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖一所示）。

嗣原告主張其先使用如本判決附圖二所示之商標（下稱據爭商標），而以系爭商標有違商標法第30條第1 項第12款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊無違前揭商標法規定，以108 年5 月28日中台異字第1060104 號商標異議審定書為異議不成立之處分。

原告不服，提起訴願，經經濟部108 年9 月11日經訴字第10806311750 號訴願決定駁回後，向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。


三、原告主張：

(一)由原告於異議階段所提附件1 至4 、起訴階段所提原證3 原告與參加人雙方簽訂之OEM 合同書（下稱系爭合同書）、原證4 原告之負責人蔡秀雀護照之英文姓名、原證5 原告之「T .H .C V-touch 」商標設計草稿照片及原證6 使用「T .H. C V-touch 」品牌於產品包裝盒之實物照片等事證，可證明系爭商標為原告自己草創之商標，僅因原告負責人蔡O雀之夫○○○為韓國人，因語言、地利之便而委託韓國廠商即參加人代工生產。後來因雙方合作關係生變，其後參加人刻意搶註原告自己草創之系爭商標。

(二)訴願決定書第5 頁雖稱系爭合同書中所載產品為「百+ 百專業美髮V-touch 」，未見與系爭商標有關之記載，而認無法作為系爭商標之使用事證云云。惟觀之系爭合同書觀，即可知悉參加人不否認「T .H .C 」為蔡秀雀英文姓名字首英文字母及兩造之間確有契約及業務往來關係，以令參加人有機會接觸原告草創之商標。而被告及訴願機關卻片面認為未見與系爭商標有關之記載，顯有違誤。

(三)訴願決定書第5 頁第3 點又稱：「異議附件3 訴願人所稱為據以異議商標使用於產品包裝及瓶身之設計草圖，其上雖可見據以異議商標及相關韓文註記，惟無日期可稽，且其既仍屬草圖，自不足為據以異議商標業經訴願人基於行銷之目的使用之事證。」云云，惟依常理，無人將日期按押至草圖之上，該設計草圖亦能證明系爭商標係為原告所設計、繪製，且原告對於「T . H . C 」三個字母係將原告蔡秀雀中文名字音譯為護照上英文「Tsai Hsiu Chuen 」，取其英文名字首字開頭而來，觀諸原證4 及原證5 均可證明；反觀參加人對於系爭商標之「T .H . C」所指理念隻字未提，也從未提供相關證據證明「T .H . C」為參加人所先發想，訴願決定書僅以無日期可稽等語，認定不足據以證明原告早於參加人使用該商標，難認可採。

四、被告抗辯：

(一)按商標法第30條第1 項第12款本文規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，前揭法條之適用，係商標法先申請先註冊原則之例外規定，除兩造商標構成近似及商品或服務相類似外，應有客觀事證證明他人於系爭商標申請註冊前有先使用據爭商標。又「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前述各種情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」復為現行商標法第5 條規定。經查：

1.系爭商標與原告主張先使用之據爭商標相較，二外文均由「T .H .C 」、「V-touch 」所組成，如標示在相同或類似之商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。又系爭商標指定使用之「面霜；浴用化粧品；化粧用清潔乳液；化粧品；洗髮精；粉底；頭髮用化粧品；化粧用髮油；牙膏；防曬劑；香皂；指甲油；香水；面膜；髮膠；化粧製劑；晚霜；護膚霜；身體乳；化粧用凡士林」商品，與原告據爭商標主張先使用之頭皮護理等商品，均屬清潔/ 保養頭髮商品、或屬人體用化粧/ 保養等美體商品，於功能、用途、行銷管道、產製主體及行銷場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬類似程度不低之商品。

2.本案二商標近似程度雖高，然據原告於異議階段所提之附件1 （同起訴狀原證3 ）即原告與參加人於西元2014年10月23日簽訂之系爭合同書，僅得認定在系爭商標104 年7 月21日申請註冊前，兩造間具有契約及業務往來關係，並委託參加人產製品名：「百+ 百專業美髮V-touch 」商品之情事，惟該契約內容均未對「T .H .C V-touch 」相關商標之權利歸屬有任何說明或約定，難認為原告先使用據爭商標之事證；另原告於異議階段所提之附件2 、3 （同起訴狀原證4 、5）之原告護照影本及「T .H .C V-touch 」相關商標設計草稿照片，係屬私文書性質，非屬前開商標法第5 條規定之商標使用證據；又原告於異議階段所提附件4 及起訴狀所附原證6 之頭皮、毛髮營養液商品包裝盒照片上之中文標貼固見「T .H .C V-touch 」字樣之商標標示，製造日期（2015/02/27）亦早於系爭商標申請註冊日，然觀該標貼之「進口商」係標示原告，「原產地」/ 「製造商」係標示韓國/LOUIELOHAS （參加人），依一般社會通念，消費者於購買進口商品時，尚無法辨識該商標為進口商或製造商所先使用，原告應另檢附先行銷使用據爭商標商品之證據資料互為勾稽證明；至原告於異議階段所提附件6 其上標示有「T .H .C V-touch 」/00000000 等字樣之出貨明細，縱屬原告向參加人訂購商品之交易資料，仍屬私文書性質，證據力薄弱，與系爭合同書均僅能證明兩造間有製造行銷之合作關係。準此，原告迄未檢送其實際使用據爭商標之事證，自難認定原告於系爭商標申請註冊日前，有先使用據爭商標於人體/ 頭髮用化粧/ 保養商品之事實。

3.另觀參加人於異議階段所提被證1 即2013年4 月經參加人刊載於韓國部落格上之文章、被證2 韓國2013年7 月號「CeCi」雜誌內頁「Klli x V-touch」商標商品廣告及被證3 參加人於韓國營業執照等證據資料，堪認參加人早於2014年10月23日簽訂系爭合同書前，即於2013年4 月有先使用經設計後「T .H .C V-touch 」字樣之商標於頭髮用保養品上，與原告舉出之附件4 商標包裝盒所載「T .H .C V-touch 」字樣之商標近似，亦堪認參加人系爭商標之外文「T .H .C V-to
uch 」並無仿襲之惡意。至原告舉出系爭商標之「V 」字母並未經過設計，且「touch 」字串譯為「接觸、碰觸」，常使用於化妝品、保養品、面膜商品，於我國、大陸地區、日本、美國等國在該類商品中獲准註冊者所在多有，故系爭商標識別性不高等節，核屬另案問題，非本案所得審究。
 
五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下：
系爭商標之註冊有無商標法第30條第1 項第12款本文規定之適用？


六、本院得心證理由：...
 
(二)本件系爭商標之註冊，並無商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定：


1.按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。. . . . 惟適用本款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標要件：除原判決所列之(一) 相同或近似於他人先使用之商標。(二) 使用於同一或類似商品或服務。(三) 申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(四) 未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。」（最高行政法院107 年度判字第301 號行政判決意旨參照）。

次按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，商標法第5 條第1 項、第2 項定有明文。故認定為商標使用，應符合下列三要件：使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；需足以使相關消費者認識其為商標。

2.經查，有關原告所提其先使用據爭商標之證據資料，其中於異議階段所提之附件1 （同起訴狀原證3 ）乃原告與參加人於2014年10月23日簽訂之系爭合同書，依其內容雖得認定在系爭商標104 年7 月21日申請註冊前，原告及參加人間具有契約及業務往來關係，原告並委託參加人產製品名：「百+百專業美髮V-touch 」商品之情事，惟細究該合同書之內容，均未提及「T .H .C V-touch 」相關商標之權利歸屬，尚難執為原告先使用據爭商標之事證；

而原告於異議階段所提之附件2 、3 即原告護照影本及「T .H .C V-touch 」相關商標設計草稿照片，係屬私文書性質，非屬使用人基於行銷商品或服務之目的而使用，其行為亦不符合前揭商標法第5 條所列之4 款態樣，亦未足以使相關消費者認識其為商標，非屬商標法第5 條規定之商標使用證據；

又原告於異議階段所提出附件4 及起訴狀所附原證6之頭皮、毛髮營養液商品包裝盒照片上之中文標貼固可見「T .H .C V-touch 」字樣之商標標示，其製造日期（2015/02/27）亦早於系爭商標申請註冊日，然該標貼之「進口商」係標示原告，「原產地」/ 「製造商」則係標示韓國/ 參加人，依一般社會通念，消費者於購買進口商品時，尚無法辨識該商標為進口商或製造商所先使用，亦無從確認該商品究係於何時對外銷售，仍無從證明其實際行銷使用情形；

至原告於異議階段所提附件6 「與台灣龍宇企業交易明細」資料，其上雖標示有「T .H .C V-touch 」/00000000 等字樣，惟至多僅足認定原告有向參加人訂購使用「T .H .C V-touch 」相關商標之商品，仍未能證明該商標究係由何人先使用，縱與上開附件1 至4 等證據相互勾稽，亦僅能證明兩造間有製造行銷之合作關係，仍無從證明原告確有先使用據爭商標於人體/ 頭髮用化粧/ 保養商品之事實。

3.反觀參加人於異議階段所提被證1 、2 之部落格文章及雜誌廣告，可證參加人在2014年10月23日系爭合同書簽訂前，早於2013年4 月、7 月間即於韓國部落格及雜誌中刊載使用經設計後「T .H .C V-touch 」字樣商標之頭髮用保養商品，且經核該等文章、雜誌所刊登之商品外盒照片，其上所載「T .H .C V-touch 」字樣亦與原證6商標包裝盒所載「T .H .C V-touch 」之字樣（本院卷第75頁）近似，足證參加人於系爭合同簽訂前即已先行銷使用系爭商標，此外，復查無其他積極事證，自難認參加人於系爭商標所使用之外文「T .H .C V-touch 」有何仿襲惡意。

4.原告雖另稱系爭商標之「V 」字母並未經過設計，且「touch 」字串譯為「接觸、碰觸」，常使用於化妝品、保養品、面膜商品，於我國、大陸地區、日本、美國等國在該類商品中獲准註冊者所在多有，故系爭商標識別性不高云云，惟本件原告未能證明其有先使用據爭商標，亦無法證明參加人有仿襲之意圖，業如前述，參照首揭說明，顯與商標法第30條第1 項第12款之前提要件不符，難認系爭商標之註冊有違該規定，則原告上開其餘爭執於本案之認定已不生影響，自無庸再予審究。
七、綜上所述，被告認系爭商標無違商標法第30條第1 項第12款之規定，所為異議不成立之處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
 
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 張銘晃
法 官 黃珮茹