臺灣臺北地方法院108年度智易字第40號刑事判決(2020.5.28)
公訴人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被告 蘇O民
主文
蘇O民無罪。
理由
一、公訴意旨略以：
被告蘇 O民係址設門牌號碼臺北市○○區○○街0段00號之南蠻堂有限公司（下稱南蠻堂公司）負責人，其明知註冊審定號00000000、00000000號，如附件一、二所示之「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」之商標圖樣（以下合稱系爭商標，單指其中之一，則逕稱「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」），係商標權人葉O根向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊取得商標權，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品；另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，專用期限分別自民國100年7月16日及100年10月16日起，至110年7月15日及110年10月15日止，現仍在專用期間內，未經商標註冊人授權或同意，不得於同一或類似之商品，使用相同之註冊商標。
緣葉O根前曾同意南蠻堂公司使用系爭商標作為行銷使用，葉O根前亦以「南蠻堂」之英文諧音註冊「http://www.namando.com」網域名稱而供南蠻堂公司作為網站網址而為網路行銷行為使用。
嗣葉O根因故於107年7月18日委請律師發函予南蠻堂公司，並表明禁止南蠻堂公司於未經葉O根授權下，繼續使用系爭商標及「http://www.namando.com」網域名稱。
詎蘇O民於收受上開函文後，竟置之不理，為行銷目的，基於違反商標法之犯意，未經葉佩根之授權或同意，仍持續自107年8月6日前不詳時間起，迄至108年5月間（迄今仍未停止），在不詳地點製造及生產系爭商標圖樣之包裝盒、包裝紙及手提紙袋，復在南蠻堂公司位於臺北市○○區○○街0段00號門市（下稱開封街門市）、臺北市○○區○○○路0段000○0號門市（下稱復興門市）及新北市○○區○○街00號門市（下稱新民街門市），販售附有系爭商標圖樣包裝及紙袋之蛋糕等商品，且其雖另以「https://www.nanmantang.com」網域名稱作為南蠻堂公司之網站營運，惟持續以系爭商標圖樣作為網路行銷之用而牟利，致消費者有混淆、誤認蘇O民及南蠻堂公司有系爭商標權及混淆、誤認與葉佩根經營之南蠻堂餐飲有限公司之同一性之虞。
嗣葉O根見南蠻堂公司未經其同意，仍在網站及實體門市繼續使用系爭商標圖樣，遂具狀提出告訴。因認被告涉犯商標法第95條第1款之未得商標權人同意，為行銷目的而於同一商品及服務，使用相同於註冊商標之商標罪嫌。...
四、訊據被告蘇O民固坦承為南蠻堂公司負責人，迄今仍使用系爭商標圖樣等事實，惟堅詞否認有何違反商標法之犯行，辯稱：我是從107年6月25日，開始擔任負責人，107 年7 月之前我就在南蠻堂公司工作，我不知道系爭商標圖樣被人申請註冊商標，我收到告訴人於107年7月18日所發的律師函後，有去問過律師，我們以前也申請過一樣的商標等語。
辯護人為被告辯護稱：
①南蠻堂公司早於60年已設立登記，由創始人葉永青開始代代傳承，現由第三代子孫即被告經營，被告與告訴人葉佩根係舅甥親屬關係。
②告訴人於75年前至79年間曾為南蠻堂公司之股東，並非董事或得代表執行業務之股東，於79年時已將出資額全部轉讓，自此已不再具有股東身份。告訴人於98年至101年時任職於南蠻堂公司，負責網路宅配部門之管理，其後於101年至107年時仍為南蠻堂公司提供管理及輔助。告訴人在南蠻堂公司服務期間，於99年11月24日申請系爭商標圖樣，顯然明知系爭商標圖樣為南蠻堂公司長久使用之商標圖樣，然於99年時竟違背職務逕以自已名義向智慧財產局申請系爭商標圖樣註冊，顯有搶註商標之嫌，而有應撤銷商標註冊之事由。
③又南蠻堂公司早於60年就已設立登記，且早於60年即申請「南蠻卷」與「南蠻堂及圖」商標註冊在案，此外，在系爭商標圖樣申請前南蠻堂公司亦有實際使用之事實，被告於107年接手經營南蠻堂公司後仍持續使用系爭商標圖樣，係屬善意先使用，依商標法第36條第1項第3款之規定，自不受系爭商標權效力所拘束。
④告訴人除私自申請系爭商標圖樣註冊，更於107年協助其子葉O廷另設立南蠻堂餐飲有限公司，並將系爭商標圖樣提供予其子使用，藉以打壓被告所經營之南蠻堂公司，企圖以不正競爭手段謀取商業利益，自應為被告無罪之諭知等語。
五、經查：
㈠如附件一、二所示之系爭商標為告訴人於99至100年間向智慧財產局申請註冊取得商標權，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品，另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，現均仍在專用期間內；被告為南蠻堂公司之負責人，販售如附件三所示，含有南蠻堂、南蠻加壽蛋糕圖樣之包裝及紙袋之蛋糕等商品，且以如附件四所示之南蠻堂圖樣作為網路行銷等情，業據被告坦承在卷，並有智慧財產局系爭商標資料、南蠻堂公司網站列印資料等件在卷可稽，堪信為真。另南蠻堂公司使用於其蛋糕等商品之包裝及紙袋上，及使用於網路行銷，如附件三、四所示之南蠻堂、南蠻加壽蛋糕圖樣，均具識別性，且均與系爭商標圖樣相似，有致消費者有混淆誤認之虞，亦堪認定。
㈡惟按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。其立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：
⑴使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；
⑵使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；
⑶繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；
⑷須基於善意而使用，至於所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。
㈢第三人葉O青為葉O根、葉O宙及被告 母親葉O慎之父。
葉O青於60年間成立南蠻堂公司，製作販售蜂蜜蛋糕，葉O青去世後，由其子葉O宙擔任負責人，再由其女葉O慎擔任負責人，於107年6月25日起則由葉O慎之子即被告擔任負責人；
另南蠻堂公司曾於60年9月7日，以如附件五、六所示之商標圖樣「南蠻堂及圖（墨色）」及「南蠻卷（墨色）」圖樣，指定用於糕糰點心及其他各種西點商品，向智慧財產局申請商標獲准後，使用附件三所示之圖樣於其招牌或產品之包裝上；又南蠻加壽蛋糕是另外一種蛋糕捲的蛋糕，其外包裝上有如附件三所示之圖樣，且於告訴人取得系爭商標登記後，南蠻堂公司仍持續於所生產之蛋糕等西點商品上沿用上開文字及圖樣迄今等情，為證人葉O宙證述明確，核與被告辯稱：南蠻堂公司在系爭商標申請前已使用相同之商標圖樣等語相符，並有被告提出之被告商標登記證、97至99年臉書搜尋結果 、97年「SMART遊09—台北」雜誌 、95年蘋果日報採訪新聞及99 年以前的網路部落客文章等件在卷可參，足見南蠻堂公司在系爭商標申請前後均使用與系爭商標圖樣相似之商標圖樣一節，應可認定。
㈣告訴人葉O根前亦為南蠻堂公司之股東，於79年間將其出資額轉讓予葉O慎，然均持續負責南蠻堂公司之事務，並協助開設開封街門市復興門市及板橋門市等情，為證人即告訴人葉O根證述在卷，且為被告所不爭執，並有被告提出之經濟部南蠻堂公司商工登記公示資料、南蠻堂公司股東同意書等件在卷可考，堪以採信。
又南蠻堂公司於81年4月30日商標專用權屆滿前，未申請延展註冊，嗣告訴人未告知當時之負責人葉O宙，於99年間自行以個人名義向智慧財產局申請系爭商標，指定「南蠻堂」商標使用於網路廣告設計、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、網路購物、購物中心、農產品零售批發、食品零售批發等商品，另指定「南蠻加壽蛋糕」商標使用於蛋糕用非香精油調味香料、糖、糖果、月餅、糕餅、糕點、甜點、餅乾、鳳梨酥、麵包、蛋糕、布丁、年糕、麵包粉等商品，又以「http://www.namando.com」註冊網域名稱，由其接單，被告及其他員工等人製作蜂蜜蛋糕，並以南蠻堂公司名義販售，
迄告訴人於107年7月18日委請律師發函予南蠻堂公司，禁止南蠻堂公司使用系爭商標，葉O宙與被告方知悉告訴人申請註冊系爭商標等情，有證人葉O宙、葉O根之證詞可證，堪認被告辯稱：收到告訴人之律師函，才知道告訴人有申請系爭商標等語為真。
參以，告訴人亦證稱：並未告知當時之負責人葉O慎同意南蠻堂公司使用系爭商標等語。是告訴人申請系爭商標前既未告知南蠻堂公司負責人葉O宙，其後亦未對南蠻堂公司負責人葉O慎表示同意南蠻堂公司使用系爭商標，則被告持續使用如附件三、四所示之商標，尚難認有意圖混淆商品來源之惡意。從而，南蠻堂公司於告訴人申請系爭商標前，既曾申請註冊如附件五、六所示之商標圖樣，且於其招牌或產品之包裝上，使用如附件三、四所示之商標圖樣，而於告訴人申請系爭商標後，南蠻堂公司亦持續使上開商標圖樣，應屬善意使用，符合商標法第36條第1 項第3 款之規定，不受系爭商標權效力之拘束，自不應以侵害他人商標權罪相繩。
㈤末查，告訴人提起本件商標權告訴後，亦對被告提起排除侵害商標權行為事件，嗣兩造於智慧財產法院成立和解，內容為：⒈被告得使用「南蠻堂」、「南蠻加壽蛋糕」字樣於其原使用之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為，但應於前開字樣相鄰處以8號字附加「本商品與中華民國註冊第00000 000號、第00000000號之『南蠻堂』、『南蠻加壽蛋糕』商標均無任何關係」等字。⒉告訴人同意撤回本案及附帶民事訴訟案件，有該和解書在卷可憑。
告訴人未依約撤回本案及附帶民事訴訟案件，亦未提起撤銷和解之訴，業經告訴代理人陳述在卷，雖有違誠信原則，然被告已依和解筆錄而為加註，足見被告已依商標法之規定，應商標權人之要求，為適當之區別標示，益難認有何侵害系爭商標之故意。
附件一
附件二
附件三
附件四
附件五
附件六
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