2018年8月31日 星期五

(商標) 「熊本賀」有使公眾誤認誤信產地之虞,不得註冊。

智慧財產法院106 年度行商訴字第133 號行政判決(2018.03.15)

30I(8)

(二)按商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地   之虞者,不得註冊,商標法第30條第1 項第8 款所明定。本   款規範對象在於商標本身對其所指定商品或服務之聯結,可   能有致消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產   地。其規範目的在於防止消費者因商標表徵之外觀、讀音或   觀念等與指定使用之商品或服務不相符合,以致於消費者誤   信誤認而予以購入商品或服務,受不測損害之公益目的。經   查,系爭商標係由「熊」形圖樣及中文「熊本賀」3 字所構   成,而由於「熊本」一詞對於臺灣消費者而言並不陌生,乃   係日本知名的旅遊勝地,尤其是近年來臺灣對於日本的熊本   地區已有相當程度的了解,並因旅遊往來頻繁而設有直航班   機,故大多數臺灣民眾皆知「熊本」為日本著名觀光地區,   熊本縣政府並設計吉祥物「熊本熊」作為宣傳大使,除在日   本享有高人氣,在臺灣亦廣為人知,並引發媒體對熊本縣與   臺灣民間交流活動之相關報導,且熊本地區於2016年發生大   地震後,更受到臺灣許多民眾的關注。「熊本」既為臺灣消   費者所熟知之地名,且亦以其吉祥物「熊本熊」之立偶及圖   片等行銷該地區之觀光旅遊,則以熊形圖案及文字「熊本賀   」所結合之系爭商標,於外觀、觀念及讀音整體觀之,特別   是讀音的部分,極易使消費者於觀察或唱呼系爭商標時,注   意到起首中文「熊本」二字,並與日本「熊本」地區產生聯   想。換言之,系爭商標標示熊形圖案及中文之「熊本賀」三   字,易使相關公眾將系爭商標與日本「熊本」地區產生聯想   ,難謂無使公眾誤認誤信系爭商標表彰商品之產地或服務之   提供地,係於日本「熊本」地區所產製或與日本「熊本」地   區有關聯之可能。況日本熊本縣一直在臺灣致力於推廣熊本   地區之旅遊觀光,臺灣中華航空公司於104 年10月25日起即   開設直航班機,且即係以「熊本雄賀」為主題班機,主題即   為拜訪「熊本熊」的故鄉「熊本」,並透過大量的報章媒體   報導宣傳,更加深臺灣消費者對熊本地區的認識,而系爭商   標之申請註冊日為104 年12月28日,故縱認原告申請系爭商   標時並無仿襲之意,但客觀上系爭商標之組成,特別是文字   之部分,仍易使消費者將之與日本的熊本地區產生聯想而誤   信誤認系爭商標指定之商品及服務與熊本地區有關。從而,   本件系爭商標之註冊,有違商標法第30條第1 項第8 款之規   定。原告雖辯稱二商標之熊形圖樣相差甚遠,並不會有致相   關消費者混淆誤認之虞等語云云,惟查商標法第30條第1 項   第8 款之規定,並不是在判斷二商標是否近似以致相關消費   者混淆誤認,且本件係在判斷系爭商標是否會致相關消費者   誤信誤認系爭商標所提供之商品及服務係來自於熊本地區,   故原告所辯,並不足採。
               

(商標 著名商標) 「Gotham」為著名商標

智慧財產法院106年度行商訴字第91號行政判決(2018.03.20)
原   告 美商黛西康美克(DC COMICS)

  主 文
原處分關於註冊第1711091 號「Gotham」商標指定使用於「各種 書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯;文字撰寫(廣告稿除外 );書刊之出版;書刊之發行;書籍出租;雜誌出租;攝錄影; 新聞採訪服務;籌辦教育或娛樂競賽;安排及舉行會議;籌辦文 化或教育目的之展覽;影片錄影片碟影片之製作;電視娛樂節目 之策劃製作;劇本編寫服務;劇本改編。」等服務異議不成立及 其訴願決定均撤銷。 上開撤銷部分,由被告依本判決之法律見解另為適法之處分。

(二)據爭商標識別性高:   1.「GOTHAM CITY 」是原告(DC Comics )公司《蝙蝠俠》    漫畫中的虛擬城市,雖「CITY」為普通名詞,不具商標識    別性;但「GOTHAM」為創造性文字,且依社會通念及習性    ,一般消費者稱呼城市名稱均省略「CITY」為之,「GOTH    AM」為「GOTHAM CITY 」的精髓,即主要部分,復與表彰    商品及服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明    ,或通用標章或名稱無涉,具先天識別性,且商標識別性    高,足以使商品或服務之相關消費者認識其為指示商品或    服務來源,並得與他人之商品或服務相區別。   2.據爭商標為相關消費者所熟知,為著名商標:    (1)所稱「著名之商標或標章」,係指有客觀證據足以認定     該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者;     且商標是否著名,係指中華民國境內一般所知者而言(     司法院釋字第104 號解釋意旨)。又商標是否著名,應     以國內消費者之認知為準,而國內消費者得普遍認知該     商標之存在,通常係因其在國內廣泛使用之結果,其參     酌因素如商標識別性之強弱、相關事業或消費者知     悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、     商標宣傳之期間、範圍及地域、申請註冊之期間、     範圍及地域、商標成功執行其權利之紀錄、商標之     價值,及其他足以認定著名商標等因素,並得佐以商     品服務銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜誌等大眾     媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額與     廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討論與網友     評價等證據資料。    (2)原告為知名漫畫出版公司,出版之「蝙蝠俠」系列漫畫     ,在美國並有著作權登記,嗣授權美商華納兄弟娛樂公     司( Warner Bros. Entertainment Inc .) 製作發行多     部「蝙蝠俠」電影片及錄影光碟在全球包括臺灣發行,     其中蝙蝠俠:開戰時刻( Batman Begins)的全球票房逼     近3.742 億美元( 約112.26億) ,黑暗騎士:黎明昇起      ( The Dark Knight Rises) 則為10.85 億美元( 約32     5.5 億) ;「黑暗騎士/The Dark Knight」97年全球票     房逼近10億美金( 約331 億) (本院卷一第294 至31 5     頁證7 ),該影片於當年8 月1 日至2008年8 月3 日在     臺灣上映,票房紀錄可觀,其後於98年間製作發行電視     節目在台灣有線電視之HBO 及東森電影等頻道,陸續播     映,甚至製作及銷售「蝙蝠俠」、「GOTHAM CITY 」遊     戲軟體、周邊商品(包括鑰匙圈,手錶,皮夾,提背袋     ,漫畫書,海報,明信片,印刷出版品,筆記本,服飾     ,帽子,鞋,LEGO遊戲積木,玩偶塑像,滑鼠墊,馬克     杯,水瓶及其他配件),有系爭商標申請日(103 年12     月15日)前之維基百科網頁資料、美國著作權登記資料     、「蝙蝠俠」三部曲影片截取資料、HBO 播映資料(     2014年前)、華納公司及Dishhdasia歷史網頁及節目表     ,以及高雄電影節、痞客邦媒體、YouTube 、幕迷影評     、中時電子報、宅宅新聞、黑咖啡聊美劇、電影滔客、     ETtoday 東森新聞、楓葉小嘉部落格、娛樂計程車部落     格、開眼電影、好享看影視娛樂網、OBERDOPE、超級英     雄談部落格、樂多日誌、風偏左見部落格、美麗華影城     官網、ePrice、刀神網球部落格、超級英雄部落格、T     客邦、holy SHARE好享看影視娛樂網、開眼電影網、Am     azon、Word Press、Daily View網路溫度計、聯合新聞     網、蕃新聞網、信報財經新聞、PCDVD 數位科技、中時     電子報等網頁資料,及台灣新潮服飾品牌B-side與Warn     er Bro. Consumer Products 合作相關介紹、Hann Sta     r Display 瀚宇彩晶股份有限公司製造之包裝圖樣、20     08年至2015年的全球淨銷售額、2004年至2016年BATMAN      (包括GOTHAM CITY)在全球、台灣與香港之授權金淨額     報表在卷可按。另有「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」及     含「GOTHAM」文字組合的商標美國使用證據,及日本、     香港之商標註冊資料(本院卷一339 至376 頁)附卷為     憑,縱電影、影集為視聽著作,與商標之使用有別,但     不可忽略「蝙蝠俠」三部曲之電影、電視節目、影片光     碟、錄影帶之流傳,對於週邊商品「GOTHAM」、「GOTH     AM CITY 」之行銷,產生相當大之助益與推廣效應,進     而使消費者將「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」商標商品     與電影、影集產生一定程度之連結與聯想,且據爭商標     之聲名已遠播及臺灣消費者,並深植在相關消費者心中     ,與「蝙蝠俠」三部曲之電影、影集等產生緊密不可分     之關係,據爭商標「GOTHAM」、「GOTHAM CITY 」在漫     畫、電影,及其上開周邊商品,均應堪認為著名商標。

  智慧財產法院第三庭              審判長法 官 汪漢卿                 法 官 張銘晃                 法 官 魏玉英                  

(商標 著名商標) 「八方雲集」是著名商標

智慧財產法院106年度行商訴字第35號行政判決(2018.03.28)                  
「三、據爭諸商標為著名商標:
(一)被告機關「商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查    基準」所列要點,僅係參考項目,是否為著名商標,仍需    依個案認定,尚非每一參考項目均符合始為著名商標。 (二)查本件據參加人檢附之參加人公司登記資料;參加人網站    企業簡介、參加人香港分店地圖、以「八方雲集」為關鍵    字於Google及Yahoo!搜尋引擎查詢結果資料、以「八方雲    集」為關鍵字於Google圖片查詢結果資料、媒體報導及專    訪新聞截圖或紙本之相關資料、商業周刊100 年第1215期    封面及第18頁、第1217期封面及第18頁、「財團法人新北    市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會」法人登記資料    、流通快訊、參加人臺北分店列表及據爭諸商標註冊資料    (見異議卷第43至78頁、第81至86頁)、據爭諸商標各國    註冊列表(見本案卷第166 、167 頁),可知參加人公司    設立於89年1 月19日,迄今已超過18年,除早於87年起即    以其公司特取名稱「八方雲集」作為商標表彰使用於水餃    、鍋貼等商品外,並於88年在被告獲准註冊第00858291、    00116228號「八方雲集」商標,指定使用於「水餃、冷凍    水餃」商品及「水餃零售」服務,嗣於92年起陸續獲准註    冊第01056364、01071986、01090301、01415172、014252    10、01425289、01505549、01505707、01640610、016569    37號等多件「八方雲集及圖」、「八方雲集及設計圖」商    標,指定使用於豆漿、米漿、豆奶、水餃、冷凍水餃、鍋    貼、筒仔米糕、牛肉麵、便當、速食麵、茶葉製成之飲料    、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料    、汽水、果汁、礦泉水、紙杯、免洗杯、紙碗、紙盤、杯    、餐盤、餐具、食品零售批發、飲料零售批發、鍋貼水餃    小吃店、冷熱飲食店等第021 、030 、035 、043 類商品    /服務,據爭諸商標表彰使用於水餃、鍋貼等商品及相關    服務,經參加人多年來透過各式電視及平面媒體廣為宣傳    報導及專訪、廣告,亦成立「財團法人新北市私立八方雲    集社會福利慈善事業基金會」致力於慈善公益事業,另以    「八方雲集」為關鍵字在Google及Yahoo!搜尋結果,大多    與參加人有關,又以「八方雲集」為關鍵字搜尋Google圖    片,亦有甚多參加人之招牌、菜單、店內裝潢、產品(鍋    貼、水餃、酸辣湯、魚丸湯、玉米濃湯、豆漿、小菜…)    等相關圖片,而多年來,參加人經營之「八方雲集鍋貼水    餃專賣店」在國內迄今已超過700 家之連鎖店,其中臺北    市分店即高達113 家,103 年正式登陸中國大陸,且自97    年進入香港市場,迄今在香港已有超過70家之連鎖店,據    此堪認於系爭商標104 年4 月9 日申請註冊時,據爭諸商    標經參加人持續多年廣泛使用及行銷於鍋貼水餃專賣店等    相關商品、服務,所表彰之商品來源,廣為相關消費者所    熟知,其商標識別性甚強,已達著名商標之程度。」

智慧財產法院第三庭              審判長法 官 汪漢卿                 法 官 黃珮茹                 法 官 伍偉華

(著作權 供貨商) 通路商應就供貨商所販售的侵害著作權商標負連帶責任

智慧財產法院106年度民著訴字第41號民事判決(2018.03.19)

「 (三)【14】大潤發、家樂福、特力屋另又以自己只是銷售通路,
    販售商品繁多,著作權依法又無公示機制,實無從知悉或查
    核系爭商品侵害他人著作權,根本不具故意或過失來加以抗
    辯。惟查:通路商自己無法查核銷售商品是否侵害著作權,
    並不代表不能透過契約約定轉而要求供貨商查核並轉嫁相關
    責任。畢竟,系爭商品都是以各該通路商之名義銷售出去(
    見原證8-10之各該銷售發票),也就是說侵害著作權的銷售
    行為之所以能夠完成,很重要的原因,是透過這些銷售通路
    的實體店面所造成的集客效果所促成。銷售通路不能要求只
    享受其因行銷規模所帶來的銷售利益,卻自身完全絕緣於其
    銷售模式所隱含的法律風險。通路商經由供貨商供應而銷售
    侵權商品之時,通路商與供貨商即應一體視之(共同過失行
    為),或認為供貨商為通路商之履行輔助人,倘發生供貨商
    對於商品來源之侵權查核不確實時,其過失即應視為通路商
    之過失。而各供貨商對於所供應商品之市場情形,本身即較
    為熟悉,疏於查核其供貨之商品有無著作權侵權,即可認定
    存有過失。以本案而言,古富嘉公司事先疏未查核原告先前
    所銷售載有系爭財神圖像之年曆,就應該認定有所過失。所
    以接受古富嘉公司供貨而銷售系爭商品之大潤發、家樂福與
    特力屋,自應就其過失一起負責。
  (四)【15】如果接受大潤發等通路商的切割主張,只讓供貨商負
    損害賠償之責,而允許通路商可以就此抽離,不必負責,就
    可能發生供貨商資力較差無力賠償時,著作權受侵害之損害
    賠償債權落空之後果。這將形成參與銷售侵權商品之通路商
    ,全無責任,著作權人卻對無資力的供貨商求償無門之不合
    理現象。相對於此,如果讓通路商共同承擔供貨商的故意或
    過失,一來可以讓通路商因此慎選供貨商(此亦為通路商承
    擔同一故意過失之法理依據),從而保障消費者與權利人之
    權利;另一方面,一旦發生有銷售侵權商品之時,通路商因
    為與供貨商之間具有契約關係,也比較能夠轉而對供貨商行
    使求償權利。因此,在本案中,應認為各被告(除虞玉蘭外
    )均應依著作權法第88條第1 項前段,對原告負損害賠償責
    任;又古富嘉公司應分別與大潤發、家樂福、特力屋,依同
項後段,連帶負賠償責任。」
                                  

(著作權 原創性 勵志短句) 那些電影教我的事:中英文短句具有原創性,受著作權保護。

抄襲城邦暢銷書 布蘭登創意老闆被訴

城邦文化指控布蘭登抄襲的部分包括「只因為你覺得不重要,不代表你可以不盡全力」Just because you think something doesn’t matter, doesn’t mean you don’t have to give your best。其中抄襲的英文相同,中文原創為「只因為你覺得它不重要,不代表你可以不盡全力」,作者感來源為《穿著Prada的惡魔》 (The Devil Wears Prada,2006)。

「喜歡是看見一個人的優點;愛是接受人個人的缺點。」Affection is when you see someone’s strengths; love is when you accept someone’s flaws。其中英文相同,中文原創為「看到一個人的優點叫做喜歡;包容一個人的缺點才是愛。」作者靈感來源《真愛每一天》(One Day,2011)。

「很多時候我們缺的不是機會,而是決心與勇氣」Often times what we lack is not the opportunity, rather the courage and determination。。中英文均相同,作者靈感來源《心靈捕手》 (Good Will Hunting,1997)。

對於指控,布蘭登否認犯行,辯稱,告訴人主張的這些詞句並不具備原創性,再者依照經濟部的函文及《著作權法》第3條的相關規定,單句或是短句並不受著作權法的保護。

承辦主任檢察官特地看完二本書,並上《那些電影教我的事》的臉書,發現作者林御斌在評論電影前所做的提綱,其原創性應與評論電影文章等同視之,不能切割成單句或短句,而不受著作權法的保護。


智慧財產法院106年度刑智上易字第88號刑事判決(2018.03.01)
                                
2.侵權書籍之侵權語句為翁○○編輯:
    被告高于清係被告布蘭登公司之前負責人,而由被告布蘭登
    公司出版、由翁○○編輯之侵權書籍內,載有之侵權語句等
    情,為被告高于清所不否認,核與證人翁○○於偵查中之證
    述內容,大致相符(見106 年度調偵字第28號卷第20頁反面
    )。並有被告布蘭登公司之公司登記查詢相關資料及公司登
    記資料、侵權書籍版權頁及第89、71、45頁之內容影本等在
    卷可稽(見105 年度他字第10462 號卷第8 至14、17、19、
    21、56至59頁)。此部分事實,自堪認定。
  3.侵權語句源自林○○之系爭著作:
   自侵權書籍所載之侵權語句,其與林○○創作之系爭著作中
    之上開中英文短句相較,均詳如附表編號1 、2 所示,其中
    編號1 之中文短句文字上雖略有不同,惟語句結構及文字實
    質意義上均完全相同,而英文短句除侵權書籍將「give it
    yo ur best」變更為「give your best」外,其餘均完全相
    同;編號2 之中文短句文字則完全相同,而英文短句除侵權
    書籍將「but 」變更為「rather」外,其餘均完全相同。而
    證人翁○○於偵查中結證稱:其所編輯侵權書籍如附表編號
    1 至2 所示之中英文短句,均為網路上所搜尋,有中英文字
    ,搜尋方式是用google輸入電影名稱,即出現該等字句,沒
    有參考其他書籍,而網頁可能是其他書籍之粉絲網頁等語(
    見106 年度調偵字第28號第20頁反面)。堪認侵權書籍,如
    附表編號1 、2 所示之中英文短句,確重製證人林○○所創
    作系爭書籍中,如附表編號1 、2 所示之著作而來,雖堪認
    定。然上開證據僅能證明被告布蘭登公司出版、證人翁○○
    編輯之侵權書籍,其中如附表編號1 、2 所示之中英文短句
    ,重製證人林○○之著作而來,無法遽認被告布蘭登公司之
    負責人即被告高于清知悉或明知此等情事,而有違反著作權 
    法之主觀故意。

2018年8月30日 星期四

(專利 申請專利範圍 原告抗拒證據開示 失權制裁) 日鐵住金新材料 v. 台灣田中貴金屬

智慧財產法院104年度民專訴字第94號民事判決(2018.01.15)

 (四)原告抗拒開示相關證據結果,系爭專利請求項之解釋更不利
    於原告
  1.【79】前已敘及,我曾於106 年4 月20日當庭裁定原告應為
    相關證據之開示(前述【63】段參照)。當時就此部分之裁
    定如下:「原告應依民事訴訟法第344 條第1 項第5 款之規
    定,於106 年7 月30日前就我院101 年度民專訴字第128 號
    案件提出訴訟卷宗中關於有效性之攻防及更正之相關資料(
    下稱前案訴訟資料),但所應提出之資料中有涉及第三人或
    當事人之隱私或營業秘密者,得加工隱蔽後提出。」(本院
    卷六第280 頁,當日諭知事項第1 點)由於在裁定前,我已
    經開庭聽取兩造意見,了解原告不願配合開示之理由(原告
    民事準備二十一狀參照,本院卷六第208-227 頁),並認為
    原告拒絕開示沒有理由,所以在裁定同時,我也特別諭知:
    未依裁定遵期提出文書者,將依民事訴訟法第345 條認他造
    對於本件之主張或依該文書該應證之事實為真實(本院卷六
    第280 頁,當日諭知事項第5 點)。
  2.【80】惟原告於前述裁定命提出相關書證之期間屆至後,仍
    未遵從提出,僅提出民事準備二十三狀,主張前述裁定應提
    出之書證,不具必要性(本院卷七第132-159 頁)。原告抗
    拒法院裁定開示相關證據之結果,必然引發是否及如何適用
    民事訴訟法第345 條規定(下稱抗拒開示制裁條款)給予制
    裁之問題。這不是我第一次處理抗拒證據開示命令的情況,
    先前我在我院105 年度民專訴字第53號、105 年度民專訴字
    第62號專利侵權事件,以及我院105 年民商訴字第36號商標
    侵權事件,都曾經適用抗拒開示制裁條款對於抗拒方加以制
    裁。本案特殊且具有指標作用之處在於:這是第一次遇到原
    告抗拒開示,且抗拒開示之證據資料與專利有效性或專利權
    範圍解釋相關。這與先前大多是被告抗拒提出計算損害賠償
    之銷售資料,有很大的不同,因而有特別闡述之意義。以下
    即對於原告抗拒開示有無正當理由、原告抗拒結果應否適用
    抗拒開示制裁條款以及如何適用抗拒開示制裁條款分別說明
    。
  3.原告抗拒開示相關證據,並無正當理由
  (1)【81】綜合原告民事準備二十一狀(本院卷六第208-218 頁
    )及民事準備二十三狀(本院卷七第132-140 頁),原告認
    為自己有正當理由不配合法院裁定開示前案訴訟資料,大致
    有以下幾項論點:被告對於前案訴訟資料,已經二度以第
    三人地位聲請閱卷,惟均經法院駁回確定在案。如果被告可
    以在本案中藉由聲請開示書證而得知前案訴訟資料,豈不是
    規避了那些駁回閱卷聲請的裁定?再者,被告於本案中曾聲
    請調取前案訴訟資料卷宗,並聲請閱卷,當時經法院指示應
    檢具該案承審法官許可,如無法取得許可,才聲請命對造開
    示。但被告未經取得承審法關許可之程序,直接聲請命原告
    開示,有違訴訟指揮,其聲請不具必要性;前案訴訟資料
    ,與本案訴訟無關,沒有於本案引用之理,國外對應案之主
    張與前案訴訟資料可能相同,不能成為准許開示之理由;
    被告應自行負擔專利無效之證明責任,不能藉由證據開示制
    度坐享前人努力之成果;被告已經閱得與系爭專利1 相關
    之我院103 年度行專訴字第73號行政訴訟卷宗,沒有理由進
    一步閱覽他人間已經撤回起訴之民事卷證;要求原告開示
    前案訴訟資料,係屬過度擴張我國民事訴訟法書證開示制度
    ;前案訴訟資料過於模糊,未能特定具體書狀。然而,這
    些論點,經我逐一審酌後,認為都不能成立,分別說明如後
    。
  (2)【82】首先,前案訴訟資料與前案訴訟資料卷宗應該要有所
    區別。前案訴訟資料是指我院101 年度民專訴字第128 號案
    件卷宗中關於有效性之攻防及更正之相關資料(前述【79】
    段參照),前案訴訟資料卷宗則是該案全部卷宗。被告聲請
    閱覽前案訴訟資料卷宗,應依民事訴訟法第242 條第2 項規
    定處理;被告聲明前案訴訟資料為書證,則應依同法第342
    條規定,提出聲請,並依同法第343 條以下處理。兩者規範
    目的不同,並沒有准許書證聲明,就是在規避駁回閱覽卷宗
    裁定之問題。申言之,對於第三人聲請閱覽卷宗所應考慮的
    是,第三人運用卷宗之正當需求與卷宗案件當事人隱私或業
    務秘密保護間之權衡對於當事人聲明他造所執之文書為書
    證,主要所應衡量的,則是發現真實之需要與其可能耗費成
    本間是否合乎比例原則之問題。由於我在裁定命原告提出前
    案訴訟資料時,已同時附加「應提出之資料中有涉及第三人
    或當事人之隱私或營業秘密者,得加工隱蔽後提出。」之但
    書(前述【79】段參照,此種進行必要加工隱蔽後提出書證
    之方式,已可見於原告於民事爭點整理暨準備二狀所提出之
    原證18,見本院卷二第219-223 頁,自應為原告所熟悉而操
    作無困難之提出方式),而得以對前案訴訟資料中所涉當事
    人隱私或業務秘密,提供適當保護機制,更應認已無規避駁
    回閱覽卷宗裁定之問題。
  (3)【83】被告確曾聲請調取並閱覽前案訴訟資料卷宗(被告狀
    署日期106 年1 月26日民事聲請調查證據狀,本院卷四第27
    9-281 頁),我亦曾指示應依民事訴訟法第242 條第2 項檢
    具該案承審法官許可憑辦,並說明我對於發現真實之訴訟目
    的及比較法上之證據開示制度,至感重視,如被告無法取得
    閱卷許可,可檢具比較法上之案例或立法例釋明他造先前訴
    訟之卷證亦在證據開示範圍,重新聲請由對造提出(106 年
    2 月8 日通知,本院卷四第316 頁)。但此項說明,僅在於
    表明我對於利用證據開示制度發現真實之重視,不在限制被
    告依法聲明書證。被告既已依法聲請命原告提出前案訴訟資
    料(被告狀署日期106 年3 月10日民事聲請調查證據狀,本
    院卷五第67-72 頁),我也已經當庭裁定准許命提出(前述
    【63】段參照),原告並不能以裁定前之通知說明,作為抗
    拒開示之正當理由。
  (4)【84】前案訴訟資料到底與本案審理判斷有無關連?這是判
    斷原告抗拒開示有無正當理由之最關鍵問題。此一問題,涉
    及到原告如果在前案訴訟中,因專利有效性爭議,做出限縮
    系爭專利請求項範圍之解釋,原告在本案中,應否受到同一
    限制?(下稱問題1 )如果答案是肯定,這表示原告就有開
    示前案訴訟資料之必要。在回答這個問題前,我想先處理另
    一個比較容易的情況:如果原告是在先前另案舉發之行政訴
    訟中,為防禦專利有效性之攻擊,因而對於系爭專利做出限
    縮性解釋,那麼原告在本案中主張之專利權範圍是否應受此
    限縮性解釋之限制?(下稱問題2 )雖然專利法第58條第4
    項規定:「專利權之範圍,是以申請專利範圍為準,於解釋
    申請專利範圍時,並得審酌說明書或圖式。」並未明文規定
    專利權範圍還要受專利權人在面臨專利有效性爭執時,所為
    限縮性解釋之限制,但如果專利權人一面限縮解釋其申請專
    利範圍,以與先前技術區隔,防禦專利有效性之挑戰;另一
    方面卻又擴大解釋其申請專利範圍,以求盡量將競爭對手之
    產品納入其權利範圍,等於是讓專利權可以用忽大忽小、前
    後歧異之方式,來維護權利(權利範圍小)以及行使權利(
    權利範圍大),這不僅違反權利範圍應該盡量讓公眾明確可
    以預見之智慧財產法理,也與行使權利應該本於誠信原則之
    法律基本原理不符,倘容許透過法院訴訟程序如此行使權利
    ,更是違背了司法正義。所以問題2 的答案自然應該是肯定
    。專利專責機關—智慧局於105 年2 月所發布之專利侵權判
    斷要點第2.5.1.2 節第2 段:「專利案自申請專利至專利權
    維護過程中,專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉
    發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時,則
    該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。」就採取了相
    同的看法。
  (5)【85】那麼對於問題2 的答案與理由,是否一樣可以適用在
    問題1 呢?原告對此主張:所謂專利權維護過程,應不包括
    「涉及其他當事人民事糾紛之民事訴訟文件」,更何況是民
    事和解撤回起訴之案件,依法既不發生既判力、爭點效,就
    不應該又拿來限制專利權人日後之專利侵權訴訟主張(原告
    民事準備二十三狀,本院卷七第137 頁背面)。原告為此主
    張還提出專家學者之意見書,以為佐證(原證104-1 ,本院
    卷七第218-224 頁)。其中有關民事和解撤回起訴案件,不
    生既判力、爭點效一節,這從民事訴訟法第263 條第1 項前
    段明文規定:「訴經撤回者,視同未起訴。」可以得到當然
    的解釋:視同未起訴,就是沒有起訴,沒有起訴又何來的既
    判力、爭點效?所以應該沒有爭議。但我在此要提出來的疑
    問是:智慧財產民事案件真的只應該以純粹的民事訴訟看待
    嗎?在智慧財產案件審理法第16條賦予法院判斷智慧財產權
    有無應撤銷或廢止原因之權限後,此類民事訴訟在專利有效
    性之爭執範圍內,是否也是一種專利權維護過程呢?在法律
    上真的應該容許專利權人在民事訴訟甲案中因遭遇專利有效
    性挑戰,在限縮解釋自己之專利範圍後,另又在民事訴訟乙
    案,重新回復原先專利範圍,甚或擴張解釋其專利權範圍嗎
    ?這難道不是等同容許專利權可以用忽大忽小、前後歧異之
    方式,來維護權利(權利範圍小)以及行使權利(權利範圍
    大)?這就不會違反權利範圍應該盡量讓公眾明確可以預見
    之智慧財產法理,以及行使權利應該本於誠信原則之法律基
    本原理?
  (6)【86】我認為:問題1 與問題2 在本質上其實沒有不同。行
    使專利權應本於誠信原則、專利權存在範圍應該明確可以預
    見,這都應該是跨越民事、行政訴訟存在的法律原則,不會
    在行政訴訟有適用,但到了民事訴訟就遭遇障礙。智慧財產
    案件審理法第16條賦予民事法院判斷專利有效性之安排,參
    看其立法理由是為了讓權利有效性與權利侵害事實於同一訴
    訟程序一次解決,即時保障權利人,避免民事訴訟程序拖延
    ,且因為我院民事法官,已具備判斷有效性之專業能力,無
    須另行等待行政爭訟結果必要,並沒有因此要改變專利有效
    性之原先法理及政策架構。專利權之有效性維護及其爭執,
    在立法上是採取公眾審查,任何人認為專利權有特定得撤銷
    之事由,都可以依法提出舉發,乃至進行其後衍生之行政訴
    訟。此類舉發訴訟反映的正是專利權人與社會公眾間就專利
    權範圍大小之釐清與確認。也因此,在此類舉發訴訟中,即
    使舉發人撤回訴訟,依行政訴訟法第115 條準用民事訴訟法
    第263 條也視同未起訴,但專利權人在此類訴訟中曾經所為
    限縮專利權之解釋,並不應該因此隨同消逝(舉發人之所以
    撤回訴訟,有可能就是因為專利權人已經限縮了專利權解釋
    ),否則等同專利權人可以經由協議舉發人撤回訴訟,而鏽
    蝕專利有效性開放公眾審查之政策制度安排。民事訴訟導入
    有效性由法官於民事程序中判斷後,並沒有任何堅強具體理
    由,就可以透過當事人間之和解撤回,改變專利有效性之公
    眾審查制度安排(這包括在公眾審查過程中,專利權人自我
    限縮專利權範圍所造成之效果)。
  (7)【87】承上,挑戰專利有效性之證據資料,應該在社會公眾
    中資料透明與流通,這樣才能更有效率地進行公眾審查,而
    不是浪費社會成本讓個別公眾重複搜尋可資挑戰的先前技術
    ,這樣也可以盡快讓專利權之可行使範圍趨於確定,有效率
    地發揮專利權之效用。又專利權人曾經就專利權所為之限縮
    性解釋,也應該有適當的機制,讓公眾理解,以釐清確認專
    利權之範圍。民事訴訟法中之書證開示制度,在專利侵權訴
    訟面向,就可認為扮演了此適當機制之角色。也因此,原告
    所稱:被告應自行負擔專利無效之證明責任,不能藉由證據
    開示制度坐享前人努力成果、被告已經閱得相關行政訴訟卷
    宗,不能進一步請求開示其他民事卷證,我認為都不能認同
    。
  (8)【88】以上解釋說明,都是基於對於我國專利法制之理解與
    確信,既與國外對應案無關,也沒有因為仿效外國證據開示
    制度而過度擴張我國書證開示制度之疑慮。事實上,我在最
    近撰寫的我院106 年民專訴字第50號判決中,就以專利權人
    在專利有效性挑戰之回應解釋(導致專利權範圍限縮),限
    制其專利權所能解釋之範圍。所以這並不是僅是理論說明而
    已,而是有部分已經真正司法實踐。又因為前案訴訟資料之
    內容有可能影響本案之判斷,原告自有依照法院裁定提出之
    義務,其抗拒提出,自屬無正當理由。至於原告另質疑命其
    提出之資料,過於模糊,不夠具體明確,我認為我在裁定中
    所指定之前案訴訟資料為「關於有效性之攻防及更正之相關
    資料」(前述【79】段參照),以原告於本案其他爭點所展
    現之專業能力來說,應該已經足以讓原告於該案卷宗中加以
    判斷辨識並提出,要求未持有前案訴訟資料卷宗之被告,去
    具體特定各該文書之名稱或內容,顯然並不合理。所以這也
    不影響原告無正當理由抗拒開示書證之認定。
  (9)【89】另外,原告所提出來要我參考的我院100 年度民專抗
    字第6 號裁定(原證94,本院卷七第141-142 頁),僅在處
    理訴之撤回後,在特定情況下,對於退還裁判費之法律效果
    ;臺灣高等法院98年度抗字第270 號裁定(原證95,本院卷
    七第145 頁),是在處理撤回民事強制執行聲請後,對於原
    執行程序中之異議應如何處理;最高法院22年抗字第303 號
    判例(原證125 ,本院卷八第74頁),則是在闡釋本訴撤回
    後,對於反訴之影響;這些案例都與本案所涉及之專利權範
    圍應如何一致解釋的核心法理,沒有甚麼關係,原告以這些
    案例主張應該比照辦理,顯然欠缺說服力。反而,被告所提
    出供參考之日本東京地方法院平成12年()第8204號判決
    意旨認為:當事人在侵權訴訟中所為與舉發程序不同之主張
    ,因違反誠信原則或禁反言,不應允許;在特定情況下,即
    使專利權人在舉發程序中已經撤回關於專利權範圍之解釋,
    仍可以在侵權訴訟中由法院加以參酌而為專利權範圍解釋(
    被告所提附件43,本院卷五第76頁),此與我在本判決前述
    所闡釋的內容,可以說法理相通而一致。以上均附帶在此說
    明。
  4.原告抗拒結果應否適用抗拒開示制裁條款
  (1)【90】原告對於其抗拒開示應否制裁,當然表達反對之立場
    (原告民事準備二十四狀,本院卷七第101-107 頁)。審核
    其所提出來的各項理由,均仍不脫「有正當理由」可以拒絕
    配合之說法。但原告所陳之各項正當理由,經逐一斟酌後,
    都不是正當理由,已如前述,不再重覆(前述【81】至【89
    】段參照)。
  (2)【91】不過,根據抗拒開示制裁條款之規定,抗拒開示之制
    裁只是「得」而已,並不是「應」,這表示還是應該經過法
    院的裁量。由於本案是第一件發生原告抗拒開示之情形,所
    以本案雖然很明顯地,不給予制裁,根本無法貫徹原先證據
    開示之裁定,但還是再詳細說明一下理由如後。
  (3)【92】司法正義的實現,有賴於事實真相的發現;唯有基於
    事實真相的裁判,才能最接近真實的正義。這一點不但對原
    告如此,對被告也是這樣。在訴訟上發現真實,有賴於先發
    現證據,為了追求發現真實,對於無正當理由抗拒證據發現
    者,無論是原告或是被告,都應該公平地加以制裁。當被告
    抗拒證據發現時,權利人有可能明明有權利,卻因為沒有證
    據而難以伸張權利,以致正義無法實現;但如果權利人的權
    利明明有所限制,卻因抗拒證據發現,掩飾遮蔽其權利限制
    ,無辜的被告就可能因此白白地「被行使權利」,這已經不
    只是正義無法實現正義,而是對正義的戕害。
  (4)【93】就如我之前所述,我已經在多個案件中對於無正當理
    由抗拒證據開示之被告,以抗拒開示制裁條款加以制裁(前
    述【80】段參照)。這些案件,幾乎都對原告所主張的損害
    賠償金額全額判賠。如果我只是單方面貫徹被告應該配合證
    據開示以發現真實,卻無法用同等標準要求原告,讓兩造可
    以對等盡力攻防,那就失去了法院應該公平公正的基本立場
    ,也將喪失法院所最應該具備的公信力。
  (5)【94】在本案中,原告明明知道我是在開庭聽取兩造關於證
    據開示言詞陳述意見後,才為相關證據開示裁定,且給予提
    出之時間長達超過3 個月之久。根據民事訴訟法第234 條、
    第483 條之規定,這樣的裁定本來可以不經過言詞辯論,也
    不能抗告。我特別提高了裁定前的程序規格,就是為了要加
    強在本案對於相關書證開示裁定之正當性與嚴肅性,並彰顯
    我認為民事訴訟應該貫徹證據開示以追求發現真實的決心。
    在當次的裁定中,我不僅要求原告為證據開示,同時也要求
    被告就系爭產品之銷售資料為完全開示(本院卷六第280 頁
    )。即使在裁定前,被告表達了請求暫緩開示銷售資料之立
    場,極力爭取我可以裁定駁回原告之銷售資料開示請求(詳
    見當次被告開庭簡報第11-15 頁,本院卷六第292-296 頁)
    ,但在我裁定後,被告還是遵期配合提出(被告狀署日期10
    6 年7 月28日民事陳報狀,本院卷七第99-100頁)。相對於
    此,原告卻幾乎只是重覆裁定前不願配合開示之理由(比對
    民事準備二十一狀及二十三狀,可知其理由大致相同),就
    率然拒絕配合提出。如果這樣還不應該適用抗拒開示制裁條
    款給予制裁,以後還會有任何當事人理會法院的證據開示命
    令嗎?證據開示命令不能落實執行,證據發現就無法克盡其
    功,事實真相就無法水落石出,那麼法院還能夠實現司法正
    義嗎?司法訴訟不就淪為一場杯葛證據發現、隱藏事實真相
    以求勝訴的技術競賽而已!
  (6)【95】據上,原告抗拒結果應適用抗拒開示制裁條款給予制
    裁。
  5.本案應如何適用抗拒開示制裁條款
  (1)【96】抗拒開示制裁條款之適用效果為「認他造關於該文書
    之主張或依該文書應證之事實為真實。」,此為該條款之明
    文規定。
  (2)【97】前已反覆說明,原告如果在前案訴訟中,因專利有效
    性爭議,做出限縮系爭專利請求項範圍之解釋,原告在本案
    中,應該受同一解釋限制(前述【84】至【89】段參照)。
    所以命原告開示前案訴訟資料,就是為了要釐清到底原告在
    前案訴訟中,是否有做出限縮系爭專利請求項範圍之解釋,
    以致於系爭產品並不符合系爭專利之權利範圍。因此前案訴
    訟資料之應證事實即為:原告曾在前案訴訟中,做出限縮系
    爭專利請求項範圍之解釋,以致於系爭產品並不符合系爭專
    利之權利範圍。我在言詞辯論時,也當庭向被告確認,於本
    案中有關抗拒開示制裁條款之適用,包括對請求項在內(本
    案106 年12月4 日言詞辯論筆錄第6 頁,本院卷九第13頁)
    。現因適用抗拒開示條款之結果,即應認該應證事實為真實
    。
  (3)【98】其實,如果從一般生活經驗與邏輯推理,也可以得到
    相同的結果。一般人要是面臨與原告相同的情況,亦即:在
    訴訟過程中,法院已經明確裁定應提出文書,且已經告知:
    未依裁定遵期提出文書者,將認依該文書應證之事實為真實
    (前述【79】段參照),理性的選擇應該是會遵命提出。要
    不是遵命提出文書,其文書內容會不利於判決結果,根本沒
    有必要甘冒遭受制裁的風險,強硬抗拒到底。畢竟抗拒不提
    ,或許還可以測試法院底線,爭取法院裁量不予制裁,僥倖
    求得有利結果;一旦遵命提出,文書內容不利之結果,立即
    獲得證實,必然得到不利之判決結果。兩相權衡,因而會有
    抗拒提出之情況。也正因為如此,更有必要認為遭抗拒提出
    之文書,其應證事實,必然不利於原告。於本案中,即為原
    告曾在前案訴訟中,做出限縮系爭專利請求項範圍之解釋,
    以致於系爭產品並不符合系爭專利之權利範圍。
  (4)【99】被告在聲請命原告提出前案訴訟資料時,其對於應證
    事實之表明,雖僅提及系爭專利1 ,而不涉及系爭專利2 (
    被告狀署日期106 年3 月10日民事聲請調查證據狀參照,本
    院卷五第67-72 頁),但仔細詳閱其如此表明之依據,只不
    過是因為被告所掌握的資訊是第三人銘凱電子股份有限公司
    就系爭專利1 更正應否准許之行政訴訟(即被證3 ,見被告
    民事聲請調查證據狀第1 頁背面之說明,本院卷五第67頁;
    被證3 可見本院卷二第102-103 頁),而不是被告曾經接觸
    過前案訴訟資料。事實上,從原告所陳被告一再聲請閱覽前
    案訴訟卷宗,卻未能如願之過程看來,被告根本不知道前案
    訴訟資料真正涉及之專利為何。因此,前案訴訟資料之應證
    事實應不必限於:原告僅就系爭專利1 曾做出限縮解釋,以
    致系爭產品不符合系爭專利1 之權利範圍,亦可認為其應證
    事實包括:原告對於系爭專利2 亦曾做出限縮解釋,以致系
    爭產品不符合系爭專利2 之權利範圍。畢竟前案訴訟資料內
    容無法呈現,導致事實真相不明,應該歸責的人是原告,不
    應該因事實真相不明,反而做成有利於原告之認定。
  (5)【100 】另外,系爭專利1 、2 之專利權人相同,且均為半
    導體裝置合接線之專利,專利說明書中均對於「表皮層」有
    「從構成表皮層的導電性金屬檢測濃度總計為50 mol%部位
    到表面」之相同解釋(前述【72】段參照),甚至於對於此
    項解釋之前提,亦均實質相同(前述【74】段參照),故可
    認為彼此屬於具有關連性之專利,其使用之相同用語,亦應
    有相同解釋。這一點在智慧局105 年2 月發布之專利侵權判
    斷要點第2.6.1.1 節第5 點:「相關聯之專利案( 例如一專
    利案與由該案分割出之分割案) 之間,若有相同用語時,原
    則上應為一致或相同之解釋。」也是持相同立場。也因此,
    如果因為被告表明前案訴訟資料之應證事實僅限於系爭專利
    1 之解釋,以致於僅能認為原告曾對系爭專利1 為不利之解
    釋,亦可因系爭專利1 、2 為相關聯專利案,而可認為系爭
    專利2 亦應為相同之不利解釋,以致系爭產品並不符合系爭
    專利2 之專利範圍。
  6.【101 】據上所述,原告抗拒開示相關證據結果,對於系爭
    專利請求項之解釋更不利於原告。
  (五)根據「表皮層」之解釋結果,不能認定系爭產品符合系爭專
    利之權利範圍
  1.【102 】根據前述關於適用抗拒開示制裁條款結果之說明,
    已可認定系爭產品並不符合系爭專利請求項所界定之權利範
    圍,自可認為系爭產品並未侵害系爭專利。
  2.【103 】另外,根據前述「表皮層」之解釋結果,對比原告
    所提出之分析結果報告,其實也可以得到系爭產品並不符合
    系爭專利請求項所界定權利範圍之結果。這表示適用抗拒開
    示制裁條款之結果,亦與真實事實相符。以下即分點詳細說
    明。
  (1)【104 】根據我在本判決前面對於系爭專利請求項之解釋結
    果,應先判斷合接線究竟為雙層結構或三層結構,而區別「
    表皮層」不同之解釋。又依照原告所提出之系爭專利1 、2
    與系爭產品之侵權比對報告中,將系爭產品進行AES 分析之
    示意圖1 (原證15第5 頁,本院卷一第128 頁;原證16第5
    頁,本院卷一第154 頁,如附圖)所標示:系爭產品自表面
    向下檢測,分別有Au(金)、Pd(鈀)、Cu(銅)三種金屬
    材質,其中:從約130 奈米開始往下,均為濃度百分之百之
    銅;從約20奈米左右至130 奈米之深度,可見銅、鈀兩者交
    互消長(即隨著深度增加,銅之濃度增加,鈀之濃度下降)
    ;從約5 奈米至20奈米則為濃度為百分之百之鈀;另從表面
    至5 奈米左右,則可見金與鈀相互消長(即隨著深度增加,
    鈀之濃度增加,金之濃度下降)。以上有兩種材質濃度交互
    消長之情形者,應均為相互擴散、滲入之現象。
  (2)【105 】系爭產品經檢測結果,既有三種金屬材質,且彼此
    間有交互消長之相互擴散、滲入現象,則此應為三層結構,
    而非為表皮層為金、鈀合金,芯材為銅之雙層結構,只不過
    金所在之深度甚薄,以至鈀直接滲入表面,自表面處即顯示
    有鈀之成分。如果表皮層是金、鈀合金之結構,則應該不會
    有如此明顯隨深度增加鈀逐漸升高濃度,金卻逐漸降低濃度
    之現象。既為三層結構,則根據前面解釋結果(前述【77】
    段參照),其表皮層即指最外一層,根據附圖也就是接近最
    表面之位置,而不含與中間層相互擴散、滲入部分。
  (3)【106 】根據原告自己所提出系爭產品送請日本一般財團法
    人材料科學技術振興財團之分析結果,系爭產品經測定其最
    表面各種元素含量,測定採樣共有三項,測定結果最表面之
    金含量均屬最高,分別為31.3% 、39.2% 、44.6% (原證15
    、16附件1 ,Fig1、5 、9 ,本院卷一第134 、136 、138
    頁),經換算其所占最表面導電金屬之含量比(詳如附表)
    ,均超過50mol%以上,也就是符合系爭專利說明書對於表皮
    層主成分之定義(系爭專利1 說明書第18頁第6-10行,本院
    卷一第40頁背面;系爭專利2 說明書第18頁倒數第1 行起至
    19 頁 第3 行,本院卷一第70頁背面-71 頁)。所以系爭產
    品之最表面,也就是表皮層,其主成分的導電性金屬即為金
    ,且其厚度遠低在5 奈米以下(參照前述【105 】段,僅有
    最表面為表皮層,不含與中間層相互擴散、滲入部分)。這
    表示系爭產品根本不符合系爭專利1 之技術特徵(C)所界
    定表皮層之主成分為Pd、Pt、Ru、Rh及Ag中至少1 種,也不
    符合系爭專利2 之技術特徵(G)所界定表皮層之厚度為
    0.005~0.09μm (即5 奈米至90奈米)範圍。至此,已可認
    定系爭產品並不符合系爭專利請求項所界定之權利範圍,自
可認為系爭產品並未侵害系爭專利。」

智慧財產法院第三庭
                                法  官  蔡志宏                                  

2018年8月26日 星期日

( 著作權 戒指 設計 實質近似) KOPO METAL柯基狗、貴賓狗、臘腸狗戒指:被告的戒指與告訴人的戒指在質和量均「高度近似」,連凹陷缺角處都相同,一定是因為接觸抄襲才有可能,被告獨立創作的機率是「微乎其微」。


Source 


智慧財產法院107年度刑智上訴字第7號刑事判決(2018.07.12)                 
「貳、被控侵權戒指,乃抄襲系爭三犬戒指,而為侵害著作財產權
    之重製物:

二、被控侵權戒指與系爭三犬戒指高度實質近似︰
    本件經臺灣臺中地方檢察署檢察官送請財團法人臺灣經濟科
    技發展研究院智慧科學研究所鑑定之比對分析如下(見外放
    系爭鑑定報告第41頁、第46至58頁):
(一)系爭鑑定報告比對分析模式:本案將系爭三犬戒指與被控
      侵權戒指各部位所呈現之特徵進行比對,以確認系爭三犬
      戒指與被控侵權戒指是否構成相同或相似。
(二)柯基狗戒指之比對分析:
1、系爭柯基狗戒指著作物特徵說明(A 至L):
   A :一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   B :呈現頭尾各置於兩端,前腳與後腳略為錯開而非完全相
       對。
   C :頭的兩旁向前延伸為前腳;前腳呈現略向內縮,腳指有
       四個。
   D :臉頰的兩側以略為圓弧的凸起形成毛皮層疊之感覺,前
       方的毛皮在下巴位置處形成V 形,與前腳形成一M 字形
       的弧度,後腦處則形成三層倒V 形之毛皮。
   E :眼睛上方有月牙形的凸起形成眉毛,其中右眉毛上中央
       處有一凹陷。
   F :鼻頭呈現上方為圓形下方為T 字形,下方嘴巴呈倒V 形
       ,嘴巴兩端之刻紋較大且上揚形成略帶笑容的感覺。
   G :著作物耳朵呈現豎起樣,可見其外耳及耳廓之毛皮線條
       及耳道;其中左耳之外耳廓於靠近耳根處有一凹陷。
   H :後腦毛皮層中央處形成背脊,背脊往後延伸形成一尾巴
       ;背脊兩側向下削形成背部,於右側背部有兩處具有圓
       弧形之刻痕。
   I :由後腦毛皮層向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部
       向後延伸為後腳;其中,臀部中央處形一略呈心形之凹
       陷,凹陷之中央處有具有X 形刻紋的一個圓形凸起,呈
       肛門的樣態。
   J :臀部下方有一橫向之凹陷區隔出後腳,後腳有四個腳指
       及一個半圓形的肉球;其中右後腳相較於左後腳短。
   K :頭部及臀部的裡面呈現向內挖空之樣態,該挖空之形狀
       略呈葫蘆狀。
   L :於內部中央處位置刻有「KOPO METAL」之字樣。
2、被控侵權柯基狗戒指特徵說明(a至l):
   a :一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   b :呈現頭尾各置於兩端,前腳與後腳呈現相對。
   c :頭的兩旁向前延伸為前腳;前腳呈現略向內縮,左前腳
       的腳指有四個,右前腳較短呈圓形而沒有腳指。
   d :臉頰的兩側以略為圓弧的凸起形成毛皮層疊之感覺,前
       方的毛皮在下巴位置處形成V 形,與前腳形成一M 字形
       的弧度,後腦處則形成三層倒V 形之毛皮。
   e :眼睛上方有月牙形的凸起形成眉毛,其中右眉毛上中央
       處有一凹陷,而左眉毛的左側與眼珠連在一起。
   f :鼻頭呈現上方為圓形下方為T 字形,下方嘴巴呈倒V 形
       ,嘴巴兩端之刻紋較大且上揚形成略帶笑容的感覺。
   g :著作物耳朵呈現豎起樣,可見其外耳及耳廓之毛皮線條
       及耳道;其中左耳之外耳廓於靠近耳根處有一凹陷。
   h :後腦毛皮層中央處形成背脊,背脊往後延伸形成一尾巴
       ;背脊兩側向下削形成背部,於右側背部有兩處具有圓
       弧形之刻痕。
   i :由後腦毛皮層向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部
       向後延伸為後腳;其中,臀部中央處形一略呈心形之凹
       陷。
   j :臀部下方有一橫向之凹陷區隔出後腳,後腳有四個腳指
       及一個半圓形的肉球;其中右後腳相較於左後腳短。
   k :頭部及臀部的裡面呈現向內挖空之樣態,該挖空之形狀
       略呈葫蘆狀。
   l :於內部中央處位置刻有「J.L 985」之字樣。
3、系爭柯基狗著作物特徵(A 至L )與被控侵權柯基狗戒指特
   徵(a 至l )比對結果說明:
   (1)A與a之比對:相同。
   (2)B 與b 之比對:被控侵權柯基狗戒指的前腳與後腳呈現
        相對,而系爭柯基狗著作物的前腳與後腳呈現錯位,兩
        者構成不相同。
   (3)C 與c 之比對:被控侵權柯基狗戒指的右前腳較短呈圓
        形而沒有腳指與系爭柯基狗著作物不相同。
   (4)D與d之比對:相同。
   (5)E與e之比對:相同。
   (6)F與f之比對:相同。
   (7)G與g之比對:相同。
   (8)H與h之比對:相同。
   (9)I 與i 之比對:系爭柯基狗著作物利用於臀部中央處以
        一具有X 形刻紋的圓形凸起,來表現肛門;而被控侵權
        柯基狗戒指並無此特徵。
   (9)J與j之比對:相同。
   (10)K與k之比對:相同。
   (11)L 與l 之比對:被控侵權柯基狗戒指與系爭柯基狗著
         作物所刻的文字並不相同,但兩者仍在相同位置刻字
         。
(三)貴賓狗戒指之比對分析:
1、系爭貴賓狗戒指著作物特徵說明(A至K):
   A :一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   B :呈現頭尾各置於兩端,前腳與後腳相對應。
   C :頭的兩旁向前延伸為前腳,前腳呈圓柱狀。
   D :以一圓弧形之凸起表現鼻子及上嘴脣,中央處形成一T
       形凸起之鼻頭。
   E :頭顱整體呈圓形,向下凹陷形成前額及眉骨,下方形成
       兩個圓形凹陷,內有一圓形凸起之眼珠,其中右眼珠下
       方與鼻子連在一起。
   F :上嘴脣之下方向內形成三角形之凹陷,中央處形成圓形
       凸起成下嘴脣,下嘴脣中央處具有一舌頭形成吐舌狀,
       該舌頭上具有一刻痕以表現舌正中溝。
   G :耳呈現水滴狀,耳廓外以曲線表現毛皮,其中左右耳
       廓各有四條不規則之曲線,又右耳廓下方耳垂處有一圓
       形凸起使其與肩膀連在一起。
   H :全身表面呈現有不規則之凹凸型態,於後腦兩側及後方
       以凹陷表現出後頸及肩膀,肩膀向下延伸為前腳之上肢
       部。
   I :前腳上肢部向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部向
       後延伸為後腳;其中,臀部中央處形一略呈圓形之凸起
       形成尾巴而後腳呈圓柱狀,其中,左後腳靠內側有一凹
       陷形成一個缺角。
   J :頭部及臀部的裡面呈現向內挖空之樣態,該挖空之形狀
       略呈水滴狀。
   K :於內部中央處位置刻有「KOPO METAL」之字樣。
2、被控侵權貴賓狗特徵說明(a 至j ):
   a :一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   b :呈現頭尾各置於兩端,前腳與後腳略為錯開而非完全相
       對。
   c :頭的兩旁向前延伸為前腳,前腳呈圓柱狀。
   d :以一圓弧形之凸起表現鼻子及上嘴脣,中央處形成一T
       形凸起之鼻頭。
   e :頭顱整體呈圓形,向下凹陷形成前額及眉骨,下方形成
       兩個圓形凹陷,內有一圓形凸起之眼珠,其中右眼珠下
       方與鼻子連在一起。
   f :上嘴脣之下方向內形成三角形之凹陷,中央處形成圓形
       凸起成下嘴脣,下嘴脣中央處具有一舌頭形成吐舌狀,
       該舌頭上具有一刻痕以表現舌正中溝。
   g :耳呈現水滴狀,耳廓外以曲線表現毛皮,左右耳廓各
       有四條不規則之曲線。
   h :全身表面呈現有不規則之凹凸型態,於後腦兩側及後方
       以凹陷表現出後頸及肩膀,肩膀向下延伸為前腳之上肢
       部。
   i :前腳上肢部向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部向
       後延伸為後腳;其中,臀部中央處形一略呈圓形之凸起
       形成尾巴,而後腳呈圓柱狀,其中,左後腳靠內側有一
       凹陷形成一個缺角。
   j :頭部及臀部的裡面呈現向內挖空之樣態,該挖空之形狀
       略呈水滴狀。
3、系爭貴賓狗著作物特徵(A 至K )與被控侵權貴賓狗戒指特
   徵(a 至j )比對結果說明:
   (1)A與a之比對:相同。
   (2)B 與b 之比對:被控侵權貴賓狗戒指的前腳與後腳呈現
        相錯,而系爭貴賓狗著作物的前腳與後腳呈現相對,兩
        者構成不相同。
   (3)C與c之比對:相同。
   (4)D與d之比對:相同。
   (5)E與e之比對:相同。
   (6)F與f之比對:相同。
   (7)G 與g 之比對:相似,被控侵權貴賓狗戒指的耳與系
        爭貴賓狗著作物皆同樣呈現水滴狀,其中,左右耳廓的
        不規則曲線不論數量或彎曲樣態皆相同,但被控侵權貴
        賓狗戒指在右耳廓下方耳垂處並無圓形凸起,故判斷兩
        者為相似。
   (8)H與h之比對:相同。
   (9)I與i之比對:相同。
   (10)J與j之比對:相同。
   (11)K 與k 之比對:被控侵權貴賓狗戒指無此特徵。
(四)臘腸狗戒指之比對分析:
1、系爭臘腸狗戒指著作物特徵說明(A至K):
   A :一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   B :呈現頭尾各置於兩端,前腳呈現平行,前腳與後腳相對
       應。
   C :頭的兩旁向前延伸為前腳,前腳具有四根腳指,腳掌的
       裡面有一圓形之凹陷。
   D :以鼻樑之中央為基準線,以相對應之放射斜線向外延伸
       表現毛皮;鼻頭為上方略呈圓形,下方略為T形之凸起。
   E :頭顱整體呈圓形,眼睛上方有月牙形的凸起形成眉毛,
       下方形成圓形凸起之眼珠,其中右眉眉頭比左眉眉頭高
       。
   F :鼻頭下方有一直線刻痕向下延伸,並向兩側傾斜形成倒
       V ,分隔出上嘴脣及下嘴脣及下巴,下巴中央處有一三
       角形之凹陷。
   G :耳呈現三角形,並呈現貼合臉形的樣態,耳廓以直線
       表現毛皮,其中右耳廓靠外側處有一明顯凹陷之刻痕,
       左耳廓比右耳廓高。
   H :於後腦兩側及後方以凹陷表現出後頸及肩膀,肩膀向下
       延伸為前腳之上肢部。
   I :前腳上肢部向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部向
       後延伸為後腳,後腳有四根腳指,於後腳掌的中央處有
       一圓形之凹陷;其中,臀部中央處形一長條形的尾巴,
       尾巴高度皆相同,其中,尾巴之呈現向右擺而置於右後
       腳上。
   J :頭部的裡面呈向內挖空之樣態,該挖空之形狀略呈圓形
       ,而於挖空位的右上側有兩個三角形的凸起。
   K :於內部中央處位置刻有「KOPO METAL」之字樣。
2、被控侵權臘腸狗戒指特徵說明(a至k):
   a :為一圓環狀之雕塑,動物身形呈現趴姿。
   b :呈現頭尾各置於兩端,前腳呈現平行,前腳與後腳相對
       應。
   c :頭的兩旁向前延伸為前腳,前腳具有四根腳指,腳掌的
       裡面有一圓形之凹陷。
   d :以鼻樑之中央為基準線,以相對應之放射斜線向外延伸
       表現毛皮;鼻頭為上方略呈方形,下方略為T 形之凸起
       。
   e :頭顱整體呈圓形,眼睛上方有月牙形的凸起形成眉毛,
       下方形成圓形凸起之眼珠,其中右眉眉頭比左眉眉頭高
       。
   f :鼻頭下方有一直線刻痕向下延伸,並向兩側傾斜形成倒
        V,分隔出上嘴脣及下嘴脣及下巴,下巴中央處有一三
       角形之凹陷。
   g :耳呈現三角形,並呈現貼合臉形的樣態,耳廓以直線
       表現毛皮,其中右耳廓靠外側處有一明顯凹陷之刻痕,
       左耳廓比右耳廓高。
   h :於後腦兩側及後方以凹陷表現出後頸及肩膀,肩膀向下
       延伸為前腳之上肢部。
   i :前腳上肢部向內漸縮形成腰身後漸寬形成臀部,臀部向
       後延伸為後腳,後腳有四根腳指,於後腳掌的中央處有
       一圓形之凹陷;其中,臀部中央處形一長條形的尾巴,
       尾巴於臀部處較扁平而漸高,其中,尾巴之呈現向右擺
       而置於右後腳上。
   j :頭部的裡面呈向內挖空之樣態,該挖空之形狀略呈圓形
       。
   k :於內部靠近肩膀至中央處位置刻有「J :L XXX*」之字
       樣。(* 代表無法辨識)
3、 系爭臘腸狗戒指著作物特徵(A 至K )與被控侵權臘腸狗戒
    指特徵(a 至k )比對結果說明:
    (1)A與a之比對:相同。
    (2)B 與b 之比對:相同。
    (3)C與c之比對:相同。
    (4)D與d之比對:相同。
    (5)E 與e 之比對:被控侵權臘腸狗戒指鼻頭上方為略呈
         方形,與系爭臘腸狗戒指著作物略呈圓形不相同。
    (6)F與f之比對:相同。
    (7)G 與g之比對:相同。
    (8)H與h之比對:相同。
    (9)I 與i 之比對:被控侵權臘腸狗戒指的尾巴於靠近臀
         部一端呈扁平狀,而系爭臘腸狗戒指著作物的尾巴呈
         長條狀,兩者並不相同。
    (10)J 與j 之比對:被控侵權臘腸狗戒指雖然同樣呈挖空
          之圓形,但並無系爭臘腸狗戒指著作物右上側具有兩
          個三角形凸起之特徵。
    (11)K 與k 之比對:被控侵權臘腸狗戒指刻字位置與型態
          與系爭臘腸狗戒指著作物不同。
(五)綜上所述,被控侵權戒指,無論就質或量而言,均屬高度
      實質近似,若非接觸抄襲,何以致之?是被告重製系爭三
      犬戒指之事實,顯堪認定。
(六)被告陳稱:當初購買純粹就是因為覺得跟自己的作品很像
      要拿回去比對,後來經過比對,覺得細節有許多差異,所
      以才安心地把自己的作品放上網路等語(見警聲搜卷第41
      頁)。另被告於原審審判程序陳稱:「(審判長問:(提
      示警卷第14頁反面並告以要旨)你在警詢稱,為何要到臺
      北車站的微風廣場購買告訴人四支戒指商品,你說要比對
      與自己作品的差異性,為何要比對?)答:是。當時我是
      第一次看到有人與我作品非常相似,當時我還沒有發表任
      何商品,所以我才基於好奇、比較方式而購買。(審判長
      問:你看到告訴人製作的商品時跟你製作的非常類似,沒
      有嚇一跳?)答:當時我也有嚇一跳,所以我才購買,因
      為我也會發表,擔心會有侵權的問題」(見原審卷第155
      頁正面)。被告既自承︰「當初購買純粹就是因為覺得跟
      自己的作品很像」、「我看到告訴人製作的商品時跟我製
      作的非常類似,當時我也有嚇一跳」等語,可證以販賣銀
      飾配件為業之被告,認被控侵權戒指與系爭三犬戒指非常
      近似,況一般理性大眾之整體觀念與感覺,益徵被控侵權
      戒指與系爭三犬戒指高度實質近似,故被告重製系爭三犬
      戒指之事實,顯堪認定。
三、被告具合理機會接觸系爭三犬戒指︰
(一)查系爭三犬戒指為告訴人創作,告訴人於102 年7 月25日
      、103 年4 月9 日、103 年6 月7 日,陸續將其完成之系
      爭三犬戒指之著作物公開於臉書「KOPO METAL」粉絲專頁
      ,已如前述,故被告於上開時點之後,即有合理機會接觸
      系爭三犬戒指。
(二)告訴人為知名銀飾手工創作家,其行銷通路擴及海內外、
      包括網路、實體通路店面(見警卷第30至50頁),並將系
      爭三犬戒指量產之重製物於國際知名之網路通路Yaci或誠
      品店面販售(見警卷第38至44頁);而被告之職業,則係
      銀飾礦物古董珠寶買賣(見警卷第10頁被告訊問筆錄、見
      原審卷第55頁正面、背面),且有在網路露天拍賣帳號○○
      ○○○○○ 販賣銀飾礦石及珠寶工藝品(見警卷第14頁被告訊
      問筆錄、第127 頁)。被告陳稱︰其每週六、日兩天都會
      在臺北建國玉市擺攤,去的時候,都住在華陰街、太原路
      口的獅城旅館,是常客,其所販賣的是銀飾、礦物、珠寶
      、工藝品、古董(見偵字卷第7 頁背面、第8 頁正面)。
      此外,被告早於102 年8 月13日起,即有以動物戒指之作
      品於其個人§Secret│飾品金工坊臉書粉絲團予以行銷、
      販售(見原審卷第60至71頁)。以上證據,均可證被告與
      告訴人均有從事銀飾配件等買賣,且被告早於102 年8 月
      13日起,即於個人臉書粉絲團販賣、行銷動物戒指,足徵
      被告與告訴人具同業競爭關係,尤其銀飾配件為時尚產業
      ,業者對於流行風向,自須保持敏感,故對同業推出之作
      品必會加以留意關注,又告訴人既為國內知名銀飾手工創
      作家,被告尚難諉為不知,故被告自有合理機會接觸系爭
      三犬戒指之設計。
(三)被告提出其於103 年7 月7 、10日於其個人§Secret│飾
      品金工坊臉書粉絲團網頁張貼其鑄造被控侵權三犬戒指之
      製程,用以證明其有能力完成被控侵權三犬戒指等文(見
      警聲搜字卷第40、41頁)。另被告於原審於106 年8 月1
      日審判程序辯稱:「三犬雕模完畢的時間我不確定,因為
      三犬製模非為委外,是我獨自以土法煉鋼的方式完成。(
      審判長問:你其他有販賣的銀飾是否有委外製模?)被告
      答:大部分都有。(審判長問:為何本案三犬銀飾不委外
      製模?)被告答:當時我居住於老家埔里,我想以老家現
      有的設備、鑄模的設備是否可以完成,而我也失敗相當多
      次才成功」(見原審卷第154 頁背面)。惟查︰被告以臉
      書於103 年7 月5 日與網友「○○○○-○○○ ○○○」間對話略以
      :「○○○○-○○○ ○○○:『你仿柯柏的東西喔。是的話快去道
      歉。你是自己做的快去證明給人家看啦』;被告問:『我
      這一隻要2500他是賣多少?……如何證明?』;○○○○-○○○
      ○○○ 答:『不然會越鬧越大。拍照蠟雕過程之類的。』;
      被告回:『我不會拍!我明天去找律師詢問一下!…』」
      (見偵字卷第73至78頁)。可知當網友「○○○○-○○○ ○○○」
      詢及如何製作及證明時,被告第一時間回答:明天去找律
      師詢問一下等語。倘被控侵權戒指確係被告在未抄襲系爭
      三犬戒指情形下所獨立創作者,且果被告上開所辯之利用
      其老家設備、鑄模以土法煉鋼方式且失敗相當多次始完成
      ,則被告理應可將其鑄造方法及失敗多次之親身經歷,當
      下直接回覆給該網友「○○○○-○○○ ○○○」,而非第一時間回
      答再找律師詢問如何證明等語
(四)被告於103 年7 月7 、10日所張貼其鑄造被控侵權戒指之
      製程方法,僅涉及抽象、籠統的製程說明(見警聲搜字卷
      第40、41頁),並未揭露被控侵權戒指之毛髮特徵、身型
      比例、表情(如貴賓狗皆作成吐舌狀)及五官肌肉線條等
      具體特徵之具體創作說明。又被告雖提出被證三之製程照
      片,惟該製程照片之動物戒指臉部輪廓、五官、毛髮特徵
      等皆相當模糊,此與被控侵權戒指之毛髮特徵、身型比例
      、表情(如貴賓狗皆作成吐舌狀)及五官肌肉線條整體特
      徵相比較,差異甚大,故均不足以證明被告係獨立創作被
      控侵權戒指。
(五)因系爭三犬戒指,經告訴人分別於102 年7 月25日、103
      年4 月9 日、103 年6 月7 日公開於其臉書「KOPO METAL
      」粉絲專頁,已如前述,故被告於上開時點之後,即有合
      理機會或可能見聞系爭三犬戒指之著作並加以重製,因此
      被告辯稱:其於103 年7 月1 日在微風臺北車站火柴邦購
      買系爭三犬戒指,乃第一次看到系爭三犬戒指云云,尚非
      可採,是被告縱確於103 年7 月1 日購買系爭三犬戒指,
      亦僅係為將來可能發生訴訟之前揭辯詞進行鋪陳。
(六)由上述可知︰被告具合理機會接觸系爭三犬戒指,且被告
      所提獨立創作之證據尚非可採,係屬飾卸之詞。
四、綜上所述,被控侵權戒指具有與系爭三犬戒指多數相同之雕
    刻特徵(例如柯基狗的右眉毛中央處具有凹陷、貴賓狗的左
    後腳具有一缺角等),即使以真犬為臨摹對象,仍會因告訴
    人與被告之個性、技法與能力不同,而呈現出截然不同之美
    感表達手法,在表達方式並非唯一或極少數之情形下,縱使
    直接對照系爭三犬戒指或照片臨摹出具有前述完全相同刻紋
    特徵之機率,微乎其微,因此被控侵權戒指確實抄襲而重製
    系爭三犬戒指無誤,兩者整體觀念及感覺,應認已達高度實
    質近似之程度,且該高度實質近似,係因巧合而非被告刻意
    重製之機率,微乎其微,是被告故意重製系爭三犬戒指之事
    實,顯堪認定。
五、由於被告尚非必然係以翻模方式重製,而不無可能係以直接
    臨摹系爭三犬戒指之方式或其他方式加以重製,因此系爭三
    犬戒指與被控侵權戒指,或有些許差異,因此被告是否有足
    夠時間翻模重製,尚非重要。證人○○○已於原審結證略
    以:系爭三犬戒指一起壓模、翻模,約4 小時;如果被告禮
    拜三將蠟件送到伊工廠,要拿到銀製品,通常是在禮拜四下
    午拿得到等語(見原審卷第157 、158 、167 頁),故被告
    若確於所辯稱之103 年7 月1 日第一次看到系爭三犬戒指並
    加以翻模重製,並於所辯稱之103 年7 月5 日公開發表,尚
    非不可能,是被告辯稱:其於103 年7 月1 日購得系爭三犬
    後,並無足夠時間重製云云,亦非可採。
六、被告是否有自行創作設計被控侵權戒指之能力,與被告是否
    確實擅自重製系爭三犬戒指,並無必然關係,被告抄襲而重
    製系爭三犬戒指,得以節省自行創作設計被控侵權戒指之勞
    力、時間、費用,故尚難因被告或可能具自行創作設計被控
    侵權戒指之能力,即斷認被告必非擅自重製系爭三犬戒指。
           智慧財產法院第三庭
             審判長法 官 汪漢卿
                法 官 黃珮茹
                           法 官 伍偉華       

2018年8月25日 星期六

(著作權) TCA:告訴人設計的TCA色塊為美術著作,所撰寫的文字為語言著作。被告不得將圖樣和文字單獨拆解後,辯稱該等元素為日常生活所常見而欠缺原創性。

告訴人作品


被告



智慧財產法院106年度刑智上易字第67號刑事判決(2018.07.26)


 (一)告訴人為系爭TCA 色塊圖樣之著作人:
    上訴意旨雖謂:因系爭TCA 色塊圖樣係於Canva 網站設計下
    載,而條款第6 條已約定由Canva 保留所有權利,故告訴人
    並非系爭系爭TCA 色塊圖樣之著作人,其告訴不合法云云。
    查Canva 乃簡報海報、圖表、卡片等設計平台軟體,系爭著
    作為告訴人透過Canva 網站所創作,業經原審勘驗屬實(見
    原審卷第107 、110 至140 頁),經檢視Canva 網站條款,
    其中第6 條記載:「Our proprietary Rights:Except for
    your User Content , the Service and all materials
    therein or transferred thereby…are the exclusive
    property of Canva and its licensors …(除了您的「用
    戶內容」以外,本服務以及其中或轉讓的所有資料…均屬於
    Canva 及其授權人的專屬財產…,見本院卷一第104 頁、卷
    二第49至50頁),因此,「User Content」(用戶內容)並
    未由Canva 網站保留權利,而「User Content」規定在條款
    第4條,其中4.1 規範「Some areas of the Service allow
    Users to submit and publish content such as profile
    information ,comments , questions ,photographs ,illu
    strations , fonts , designs , and other content or
    information ( any such materials a User submits ,pos
    ts , displays , prints or otherwise makes available
    on or via the Service without compensation“User Con
    tent”) . You retain ownership of your User Content
    …」(本服務的某些範圍允許用戶提交和發佈內容,如個人
    資訊、評論、問題、照片、插圖、字體、設計和其他內容或
    信息:用戶提交,發布,顯示,打印或以其他方式提供的任
    何此類材料,可透過服務獲得而無需用戶內容補償。您保留
    對用戶內容的所有權…,見本院卷一第101 頁),由此可見
    「User Content」(用戶內容)指該服務使用者所發佈的插
    圖、設計等,由使用者保有所有權,且第4.2 進一步約定「
    …You understand that publishing your User Content
    on or via the Service is not a substitute for regist
    ering it with the U .S .Copyright Office ,the Writer
    ’s Guild of America , or any other rights organizat
    ion …」(您了解在本服務上或通過本服務發布您的用戶內
    容不能代替向美國版權局,美國作家協會或任何其他權利組
    織註冊…,見本院卷一第102 頁)明定即使「用戶內容」由
    使用者保有所有權,但透過該服務發布「用戶內容」仍不能
    取代向美國版權局或其他權利組織註冊。據上,系爭TCA 色
    塊圖樣雖使用Canva 網站所設計,但其既為告訴人所設計,
    應屬「User Content」(用戶內容),依Canva 網站條款第
    6 條已明文排除在Canva 網站所保留之權利之外,是被告等
    依上開第6 條約定辯稱告訴人非系爭系爭TCA 色塊圖樣之著
    作人、告訴人之告訴不合法云云,自不足採。
  (二)上訴意旨又謂:系爭著作係使用Canva 網站現成範本為設計
    ,且為常見圖樣與語句,精神作用層次甚低,不具有原創性
    而非屬著作權法所稱之著作云云。然有關系爭TCA 色塊圖樣
    及系爭敘述文字具有原始性及創作性,而為著作權法所保護
    之美術著作、語文著作之理由,業經原審於判決理由二(一)中
    論述甚詳。被告等上訴意旨所辯均不足採,茲分述如下:
    1.就系爭TCA 色塊圖樣部分,雖藍、紅、黃三色為日常生活
      所使用之顏色,以圓圈套色並置入英文字母亦無高度創意
      可言,然著作權法所保護之著作本不以高度創作性為必要
      ,只須可表達著作權人個性或獨特性即為已足,而色彩之
      選擇及搭配千變萬化,遑論圖形與英文字母之選擇亦有各
      式各樣之組合,告訴人選擇藍、紅、黃三色,套色入圓圈
      圖樣中,並以「Taiwan Chinese Academy」之字首T 、C
      、A 分別置入色塊中,外觀所呈現之整體構圖意匠、予人
      之寓目印象,已產生獨特之視覺效果,足以表現創作人個
      人思想、感情,自具有原創性無疑,被告等將系爭TCA 色
      塊圖樣單獨拆解為顏色、圓圈圖形、英文字母三個元素,
      以各個元素為日常生活所常見,而主張系爭TCA 色塊圖樣
      未表現個人精神作用云云,並不足採。至於告訴人雖自承
      系爭TCA 色塊圖樣之創作靈感發想自加州健身中心,其與
      朋友在美國都以TCA 稱呼該健身中心,TCA 在很多地方都
      被如此稱呼,在台灣只有這間學校及另一個電腦機構等語
      (見他字卷第1 頁、原審卷第67頁背面),然所有的創作
      均有其靈感來源,且著作權法係保護「表達」而非「思想
      」,因此創作是否具原創性,仍須視該創作所為之表達是
      否已產生與前人作品有可資區別變化為判斷,而由告訴人
      所提美國加州健身中心之網頁列印資料(見他字卷第7 頁
      ),僅可得知加州健身中心名稱為「TEAM CROSSFIT ACA
      DEMY」,其並未以字首TCA 作為商標使用,亦無任何圖形
      組合、構圖、顏色及排列與系爭TCA 色塊圖樣相同或類似
      ,況且本件係以系爭TCA 色塊圖樣整體來論斷是否具原創
      性,縱使「TCA 」曾有他人使用,亦不代表告訴人將TCA
      三字以藍、紅、黃三色套色入圓圈圖樣中,所表達出來的
      整體美術著作無創意可言,被告等以告訴人上開靈感來源
      之陳述而辯稱「TCA 」三字無原創性,顯然又將系爭TCA
      色塊圖樣中之文字部分單獨拆解來論斷,忽略系爭TCA 色
      塊圖樣為美術著作而非語文著作,被告等上開辯解自不可
      採。此外,被告等復提出其他相類似之設計網頁、「TCA
      」搜尋頁面、商標登記資料(見他字卷第99至112 頁、原
      審卷第33至43頁、本院卷一第55頁),辯稱市面上有許多
      類似系爭TCA 色塊圖樣之設計云云,然檢視上開證據,有
      的為單獨圓圈內置一個英文字母之色塊,有的「TCA 」圖
      樣與本件系爭TCA 色塊圖樣完全不同,自難認系爭TCA 色
      塊圖樣有抄襲他人創作之情事。因此,系爭TCA 色塊圖樣
      屬著作權法所稱之美術著作,應受著作權法保護,自堪認
      定,被告等辯稱該圖樣不具有原創性,非著作權法所保護
      之著作云云,自屬無據。
    2.就系爭敘述文字而言,被告等雖辯稱:該敘述文字應屬標
      語而不受保護云云,並提出Google搜尋頁面,辯稱:分別
      搜尋「Explore Taiwan」、「Make New Friends」、「Li
      ve the Culture」、「Join the Academy」可分別找出數
      萬筆句子有使用上開語句,故系爭敘述文字不具創作性云
      云。然,標語之所以不受著作權法保護,係因標語本身欠
      缺著作內涵及表達方式,原創性過低之故,但本件系爭敘
      述文字,均係告訴人為其學校理念所創作之語句,讀者閱
      讀系爭敘述文字可感受到告訴人對學校理念之表達,已具
      有創作者之個別性及獨特性,尚難認僅屬一種標語。此外
      ,系爭敘述文字之完整句子應為「Explore Taiwan .Make
      New Friends . Live the Culture」、「Join the Acade
      my . For Adventures People Like You 」、「Learn Fr
      om Experienced Taiwanese Teachers 」,告訴人所享有
      語文著作權範圍應為整段文字,縱各語句為簡單用語,亦
      不代表各語句所組合而成之整段敘述不具原創性,是被告
      等將上開整段敘述拆解為各語句進行搜尋,而謂系爭敘述
      文字不具原創性云云,亦不足採。
    3.此外,系爭著作雖係使用Canva 軟體所創作,然著作權法
      所保護之「創作」,並不以「單純手工創作」為限,在科
      技發達之今日,許多創作均係透過先進之硬體或電腦軟體
      而為,如同本院在另案攝影著作所表示之法律意見:「隨
      著科技發達,攝影裝置不僅從傳統底片相機進展到數位相
      機,發展出單眼、類單眼、微單眼等不同型態產品,且手
      機亦演進至附有拍照功能之智慧型手機,使得吾人在日常
      生活中均可輕易以智慧型手機拍攝照片紀錄影像,又無論
      係相機或智慧型手機,為使消費者能輕易操作,均建置有
      不同之拍照模式以供選擇,即使不懂攝影技巧之人,亦可
      透過內建的拍照模式拍出專業完美照片,正因攝影著作之
      完成需以機器協力為之,而隨著機器本身功能日漸強大,
      攝影者不須逐一設定各個拍攝模式即可完成創作,在此科
      技進步之時空背景下,於探討攝影著作是否具『創作性』
      要素時,不應僅以攝影者是否有進行『光圈、景深、光量
      、快門』等攝影技巧之調整,作為判斷該攝影著作是否有
      『創作性』之依據,只要攝影者於攝影時將心中所浮現之
      原創性想法,於攝影過程中,對拍攝主題、拍攝對象、拍
      攝角度、構圖等有所選擇及調整,客觀上可展現攝影者與
      他人可資區別之個性,足以呈現創作者之思想、感情,而
      非單純僅為實體人、物機械之再現,即應賦予著作權之保
      護。」(本院106 年度刑智上訴字第38號判決參照)則同
      樣的道理,於本案中,告訴人係以Canva 軟體來創作系爭
      TCA 色塊圖樣美術著作,而吾人皆知目前坊間有許多功能
      強大之電腦軟體,均標榜就算沒有專業的設計功力,也能
      輕鬆的利用該軟體製作出媲美專業的美術著作,該等軟體
      雖提供各式各樣素材,但不同使用者因個人精神作用程度
      之不同,利用該等素材所表達出來的創作,自有不同,因
      此,創作是否具有原創性而可達到著作權法所保護之門檻
      ,仍應視其精神作用之程度是否足以表達作者之個性而定
      ,與其是否使用電腦軟體所提供之素材為創作,並無直接
      關係,是被告辯稱系爭著作係使用Canva 網站現成範本為
      設計故無原創性云云,自不可採。
  (三)上訴意旨復稱:告訴人所提創作日期資料有變造可能,無法
    認定系爭著作早在104 年7 月18日已完成云云。然查,經本
    院依被告等之聲請,將系爭著作原始檔送法務部調查局鑑定
    ,鑑定結果認「檢視TCAlogo .jpg檔案之檔案系統內部資訊
    ,其建立時間為2015年7 月18日23時22分56秒,修改時間為
    2015年7 月18日23時22分27秒」、「未發現前述檔案時間遭
    竄改相關紀錄檔」等情,有法務部調查局107 年2 月13日鑑
    定報告附卷可參(見本院卷二第14至19頁),是被告等質疑
    系爭著作完成日期有遭變造可能云云,不可採信。被告等於
    言詞辯論時復辯稱上開鑑定報告無證據能力(見本院卷二第
    121 頁),然按法院或檢察官得囑託醫院、學校或其他相當
    之機關、團體為鑑定,或審查他人之鑑定,並準用刑事訴訟
    法第203 條至第206 條之1 之規定,而鑑定之經過及其結果
    ,應命鑑定人以言詞或書面報告,刑事訴訟法第208 條第1
    項前段及第206 條第1 項分別定有明文。又刑事訴訟法第15
    9 條第1 項所稱「除法律有規定者外」,修法意旨明確指出
    包含同法第206 條,是以法院或檢察官依刑事訴訟法第208
    第1 項之規定,囑託鑑定機關所出具之鑑定報告,應屬刑事
    訴訟法第206 條第1 項之鑑定報告,為傳聞法則之例外,具
    有證據能力(最高法院96年度台上字第2860號判決意旨參照
    ),因此,被告等辯稱該鑑定報告無證據能力云云,自不足
    採。
  (四)上訴意旨又稱:檢察官並未舉證證明被告關德倫有接觸系爭
    著作之行為,亦未證明被告關德倫為實際行為人,不得以推
    測之方式認被告關德倫涉有本件違反著作權法犯行云云。然
    被告等上開指摘事項,業據原審判決於理由二(二)(三)中論述甚
    詳,而實質相似之二著作,雖非無可能係個別獨立之創作,
    但依社會通常情況,如其相似之程度越高,侵權人曾接觸著
    作人創作之可能性越高,因此在「接觸」要件之判斷上,必
    須與二著作「相似」之程度綜合觀之,如相似程度不高,則
    公訴人應負較高之關於「接觸可能」之證明,但如相似程度
    甚高時,僅需證明至依社會通常情況,有合理接觸之機會或
    可能即可,除非相似程度甚低,始有證明「確實接觸」之必
    要。查告訴人就系爭TCA 色塊圖樣之創作時間為104 年7 月
    18日、登載於臉書之時間為104 年7 月21日、登載於FORUMO
    SA網站上之時間為104 年9 月4 日(見他字卷第8 至20頁)
    ,而被告福爾摩莎公司係於101 年11月2 日設立登記,迄至
    104 年9 月9 日始註冊登記「TAIWAN CHINESE ACADEMY CO
    . 」為其英文名稱,而其申請使用之網域(http://www .t
    cachinese .com/ )係於104 年9 月7 日註冊登記,臉書專
    頁亦係於同日刊登「TCA 」色塊圖樣,是被告等使用TCA 色
    塊圖樣之時間顯然晚於告訴人公開使用之時間,又告訴人將
    系爭著作公開使用在學校官方網站、臉書、FORUMOSA網站上
    ,任何人均可任意瀏覽觀看,被告福爾摩莎公司與告訴人同
    樣經營華語教學服務業務,且同在台北市內,故合理接觸告
    訴人系爭著作之可能性極高,佐以被告等所使用之TCA 色塊
    圖樣及敘述文字與系爭著作幾乎完全相同,依上開說明,自
    足以認定刊登在被告福爾摩莎公司官方網頁、臉書專頁及Tw
    itter 網頁之如原審判決附件二所示之內容確係重製告訴人
    系爭著作而來。又被告關德倫實際負責被告福爾摩莎公司之
    經營,關於公司華語教學服務對外招生之Logo、宣傳文字、
    公司英文名稱之登記、官方網頁之上線等重要業務內容豈有
    全然不知之理,被告關德倫雖於本院提出西班牙籍人士之聲
    明書,辯稱網頁係由該西班牙籍人士所製作等語,然其於第
    一次偵查中供稱:網頁並非其所製作,而係之前一個員工,
    網頁上的文字也是之前的員工所提供等語(見他字卷第49頁
    反面),之後改稱為西班牙籍人士所製作,並遲至本院才提
    出西班牙人士之聲明書,其前後供述已有不一致,是該聲明
    書之內容是否屬實,顯非無疑,加上被告對此有利之抗辯,
    僅提出區區一紙外籍人士於審判外之聲明書,聲明書內容對
    於網頁之創作時間、創作過程等待證事實之重要事項均付之
    闕如,本院實無從調查其真正,因此,本院認被告所提之前
    開抗辯,並未證明至「使本院有合理懷疑程度」,揆諸前開
    說明,尚不成為有效抗辯,自難採為有利被告之認定,是其
    此部分抗辯並不足採。至被告一再以告訴人曾於偵查中向檢
    察官表示:「我知道網頁是誰設計的,應該是被告的弟弟」
    ,而辯稱被告關德倫確實未違反本件著作權法犯行云云,然
    告訴人上開陳述,僅為主觀推測之詞,其既已就被告等之犯
    行提起告訴,則實際行為人為何人,仍應依客觀證據認定之
    ,況被告等亦未主張網頁為被告關德倫弟弟所設計,益證告
    訴人上開陳述僅為主觀之推測,自難以此而為有利被告等之
    認定。
  (五)末查,被告關德倫辯稱:依禁止外國人入國作業規定,若被
    告關德倫被宣判拘役、罰金、緩刑以上之罪,即會被禁止入
    國2 年,將對其人身自由造成侵害,請求依刑法第57條、第
    59條規定科以最輕之刑云云。然本件被告所犯著作權法第91
    條第1 項、第92條之罪,其最輕本刑為罰金刑,是縱依刑法
    第57條、第59條規定酌減其刑,依被告上開所稱,被告關德
    倫仍會被禁止入國,況原審已審酌一切情狀,判處被告關德
    倫拘役55日,其量刑並無不妥之處,本院自無酌量減輕其刑
    之必要。又被告等聲請本院將系爭著作送中華工業技術鑑定
    股份有限公司鑑定是否具有原創性,然系爭著作符合著作權
    法最低創意程度之要求,業經原審判決及本院前開理由論述
甚詳,並無送鑑定之必要,均附此敘明。」

智慧財產法院第二庭
              審判長法 官  李維心
                 法 官  熊誦梅
                 法 官 蔡如琪                                

(著作權) logo設計為受著作權法保護的美術著作。

智慧財產法院106年度刑智上易字第67號刑事判決(2018.07.26)

「  (一)告訴人為系爭TCA 色塊圖樣之著作人:
    上訴意旨雖謂:因系爭TCA 色塊圖樣係於Canva 網站設計下
    載,而條款第6 條已約定由Canva 保留所有權利,故告訴人
    並非系爭系爭TCA 色塊圖樣之著作人,其告訴不合法云云。
    查Canva 乃簡報海報、圖表、卡片等設計平台軟體,系爭著
    作為告訴人透過Canva 網站所創作,業經原審勘驗屬實(見
    原審卷第107 、110 至140 頁),經檢視Canva 網站條款,
    其中第6 條記載:「Our proprietary Rights:Except for
    your User Content , the Service and all materials
    therein or transferred thereby…are the exclusive
    property of Canva and its licensors …(除了您的「用
    戶內容」以外,本服務以及其中或轉讓的所有資料…均屬於
    Canva 及其授權人的專屬財產…,見本院卷一第104 頁、卷
    二第49至50頁),因此,「User Content」(用戶內容)並
    未由Canva 網站保留權利,而「User Content」規定在條款
    第4條,其中4.1 規範「Some areas of the Service allow
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    對用戶內容的所有權…,見本院卷一第101 頁),由此可見
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    圖、設計等,由使用者保有所有權,且第4.2 進一步約定「
    …You understand that publishing your User Content
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    容不能代替向美國版權局,美國作家協會或任何其他權利組
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    取代向美國版權局或其他權利組織註冊。據上,系爭TCA 色
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    應屬「User Content」(用戶內容),依Canva 網站條款第
    6 條已明文排除在Canva 網站所保留之權利之外,是被告等
    依上開第6 條約定辯稱告訴人非系爭系爭TCA 色塊圖樣之著
    作人、告訴人之告訴不合法云云,自不足採。
  (二)上訴意旨又謂:系爭著作係使用Canva 網站現成範本為設計
    ,且為常見圖樣與語句,精神作用層次甚低,不具有原創性
    而非屬著作權法所稱之著作云云。然有關系爭TCA 色塊圖樣
    及系爭敘述文字具有原始性及創作性,而為著作權法所保護
    之美術著作、語文著作之理由,業經原審於判決理由二(一)中
    論述甚詳。被告等上訴意旨所辯均不足採,茲分述如下:
    1.就系爭TCA 色塊圖樣部分,雖藍、紅、黃三色為日常生活
      所使用之顏色,以圓圈套色並置入英文字母亦無高度創意
      可言,然著作權法所保護之著作本不以高度創作性為必要
      ,只須可表達著作權人個性或獨特性即為已足,而色彩之
      選擇及搭配千變萬化,遑論圖形與英文字母之選擇亦有各
      式各樣之組合,告訴人選擇藍、紅、黃三色,套色入圓圈
      圖樣中,並以「Taiwan Chinese Academy」之字首T 、C
      、A 分別置入色塊中,外觀所呈現之整體構圖意匠、予人
      之寓目印象,已產生獨特之視覺效果,足以表現創作人個
      人思想、感情,自具有原創性無疑,被告等將系爭TCA 色
      塊圖樣單獨拆解為顏色、圓圈圖形、英文字母三個元素,
      以各個元素為日常生活所常見,而主張系爭TCA 色塊圖樣
      未表現個人精神作用云云,並不足採。至於告訴人雖自承
      系爭TCA 色塊圖樣之創作靈感發想自加州健身中心,其與
      朋友在美國都以TCA 稱呼該健身中心,TCA 在很多地方都
      被如此稱呼,在台灣只有這間學校及另一個電腦機構等語
      (見他字卷第1 頁、原審卷第67頁背面),然所有的創作
      均有其靈感來源,且著作權法係保護「表達」而非「思想
      」,因此創作是否具原創性,仍須視該創作所為之表達是
      否已產生與前人作品有可資區別變化為判斷,而由告訴人
      所提美國加州健身中心之網頁列印資料(見他字卷第7 頁
      ),僅可得知加州健身中心名稱為「TEAM CROSSFIT ACA
      DEMY」,其並未以字首TCA 作為商標使用,亦無任何圖形
      組合、構圖、顏色及排列與系爭TCA 色塊圖樣相同或類似
      ,況且本件係以系爭TCA 色塊圖樣整體來論斷是否具原創
      性,縱使「TCA 」曾有他人使用,亦不代表告訴人將TCA
      三字以藍、紅、黃三色套色入圓圈圖樣中,所表達出來的
      整體美術著作無創意可言,被告等以告訴人上開靈感來源
      之陳述而辯稱「TCA 」三字無原創性,顯然又將系爭TCA
      色塊圖樣中之文字部分單獨拆解來論斷,忽略系爭TCA 色
      塊圖樣為美術著作而非語文著作,被告等上開辯解自不可
      採。此外,被告等復提出其他相類似之設計網頁、「TCA
      」搜尋頁面、商標登記資料(見他字卷第99至112 頁、原
      審卷第33至43頁、本院卷一第55頁),辯稱市面上有許多
      類似系爭TCA 色塊圖樣之設計云云,然檢視上開證據,有
      的為單獨圓圈內置一個英文字母之色塊,有的「TCA 」圖
      樣與本件系爭TCA 色塊圖樣完全不同,自難認系爭TCA 色
      塊圖樣有抄襲他人創作之情事。因此,系爭TCA 色塊圖樣
      屬著作權法所稱之美術著作,應受著作權法保護,自堪認
      定,被告等辯稱該圖樣不具有原創性,非著作權法所保護
      之著作云云,自屬無據。
    2.就系爭敘述文字而言,被告等雖辯稱:該敘述文字應屬標
      語而不受保護云云,並提出Google搜尋頁面,辯稱:分別
      搜尋「Explore Taiwan」、「Make New Friends」、「Li
      ve the Culture」、「Join the Academy」可分別找出數
      萬筆句子有使用上開語句,故系爭敘述文字不具創作性云
      云。然,標語之所以不受著作權法保護,係因標語本身欠
      缺著作內涵及表達方式,原創性過低之故,但本件系爭敘
      述文字,均係告訴人為其學校理念所創作之語句,讀者閱
      讀系爭敘述文字可感受到告訴人對學校理念之表達,已具
      有創作者之個別性及獨特性,尚難認僅屬一種標語。此外
      ,系爭敘述文字之完整句子應為「Explore Taiwan .Make
      New Friends . Live the Culture」、「Join the Acade
      my . For Adventures People Like You 」、「Learn Fr
      om Experienced Taiwanese Teachers 」,告訴人所享有
      語文著作權範圍應為整段文字,縱各語句為簡單用語,亦
      不代表各語句所組合而成之整段敘述不具原創性,是被告
      等將上開整段敘述拆解為各語句進行搜尋,而謂系爭敘述
      文字不具原創性云云,亦不足採。
    3.此外,系爭著作雖係使用Canva 軟體所創作,然著作權法
      所保護之「創作」,並不以「單純手工創作」為限,在科
      技發達之今日,許多創作均係透過先進之硬體或電腦軟體
      而為,如同本院在另案攝影著作所表示之法律意見:「隨
      著科技發達,攝影裝置不僅從傳統底片相機進展到數位相
      機,發展出單眼、類單眼、微單眼等不同型態產品,且手
      機亦演進至附有拍照功能之智慧型手機,使得吾人在日常
      生活中均可輕易以智慧型手機拍攝照片紀錄影像,又無論
      係相機或智慧型手機,為使消費者能輕易操作,均建置有
      不同之拍照模式以供選擇,即使不懂攝影技巧之人,亦可
      透過內建的拍照模式拍出專業完美照片,正因攝影著作之
      完成需以機器協力為之,而隨著機器本身功能日漸強大,
      攝影者不須逐一設定各個拍攝模式即可完成創作,在此科
      技進步之時空背景下,於探討攝影著作是否具『創作性』
      要素時,不應僅以攝影者是否有進行『光圈、景深、光量
      、快門』等攝影技巧之調整,作為判斷該攝影著作是否有
      『創作性』之依據,只要攝影者於攝影時將心中所浮現之
      原創性想法,於攝影過程中,對拍攝主題、拍攝對象、拍
      攝角度、構圖等有所選擇及調整,客觀上可展現攝影者與
      他人可資區別之個性,足以呈現創作者之思想、感情,而
      非單純僅為實體人、物機械之再現,即應賦予著作權之保
      護。」(本院106 年度刑智上訴字第38號判決參照)則同
      樣的道理,於本案中,告訴人係以Canva 軟體來創作系爭
      TCA 色塊圖樣美術著作,而吾人皆知目前坊間有許多功能
      強大之電腦軟體,均標榜就算沒有專業的設計功力,也能
      輕鬆的利用該軟體製作出媲美專業的美術著作,該等軟體
      雖提供各式各樣素材,但不同使用者因個人精神作用程度
      之不同,利用該等素材所表達出來的創作,自有不同,因
      此,創作是否具有原創性而可達到著作權法所保護之門檻
      ,仍應視其精神作用之程度是否足以表達作者之個性而定
      ,與其是否使用電腦軟體所提供之素材為創作,並無直接
      關係,是被告辯稱系爭著作係使用Canva 網站現成範本為
      設計故無原創性云云,自不可採。」
                                 

2018年8月24日 星期五

(商標 刑事 關鍵字廣告 不公平競爭 插入關鍵字) 瑪麗蓮 v.維娜斯:維納斯公司雖有購買「瑪麗蓮」關鍵字廣告,且廣告文案上出現「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」之廣告文案,但法院認為:單純購買「瑪麗蓮」關鍵字(不會出現在廣告文案上)並非商標使用行為,而廣告文案上出現「瑪麗蓮」文字,係廣告公司員工誤植,並非被告或維娜斯公司指示,故被告無罪。

臺灣臺北地方106年度智易字第23號法院刑事判決(2018.08.16)      
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被   告 葉O伶

    主  文
葉O伶無罪。
    理  由
一、公訴意旨略以:被告葉O伶為維娜斯國際有限公司(下稱維
    娜斯公司)之負責人,與告訴人瑪麗蓮國際實業有限公司同
    為販售女性內衣、產後塑身衣、馬甲、睡衣之知名廠商,其
    明知「瑪麗蓮」之文字為告訴人之商標,已向經濟部智慧財
    產局申請註冊,註冊/審定號00000000、00000000、0000000
    0號,指定使用於衣服、胸罩、內衣、馬甲、睡衣等商品及
    廣告企劃、廣告設計、電腦網路線上廣告等服務,現仍於商
    標權利期間,未經告訴人之同意或授權,不得為行銷之目的
    ,於相同或類似之商品、服務使用同一或類似之於上開商標
    之商標。竟基於使用他人商標作為行銷之目的,於民國104
    年8月10日前之不詳時間起至104年12月17日間,以「瑪麗蓮
    」作為廣告搜尋關鍵字,向搜尋引擎Google及Yahoo!奇摩網
    站購買維娜斯公司之關鍵字廣告,使瀏覽網站之不特定使用
    者,若於網站搜尋欄鍵入「瑪麗蓮」字樣時,搜尋結果同時
    會出現維娜斯公司之網站、活動網頁等內容,以此方式增加
    維娜斯公司網站及商品活動之曝光度,提高消費者之點閱率
    ,達到其行銷維娜斯公司之目的,侵害瑪麗蓮公司之商標權
    ,嗣於104年8月10日瑪麗蓮公司員工發現Google搜尋網頁出
    現「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」等字樣之廣告時,點選進
    入連結竟為維娜斯公司經營之塑身衣產品網頁,並於104年
    12月17日再次發現於Google、Yahoo!奇摩搜尋引擎網站鍵入
    「瑪麗蓮」搜尋後,出現維娜斯公司之官方網站等情後,始
    悉上情。因認被告涉犯商標法第95條第1款之罪嫌等語。...

(一)「瑪麗蓮」為告訴人註冊之商標,指定用於衣服、胸罩、內
    衣、馬甲、睡衣等商品,現仍在商標權利期間內,為被告及
    其辯護人所不爭執(見本院卷二第52頁),另有經濟部智慧財
    產局商標資料檢索服務查詢結果明細1紙、中華民國商標註
    冊證2紙(見臺北地檢署104年度他字第9739號卷,下稱他字
    卷,第31頁至第33頁)。被告係維娜斯公司負責人,維娜斯
    公司於104年間有委託艾得基思公司進行數位廣告優化,包
    括於Google與Yahoo!奇摩網站進行關鍵字廣告操作、於臉書
    進行廣告操作,合作期間為104年6月至同年10月初,維娜斯
    公司與艾得基思公司結束合作後,由維娜斯公司數位行銷部
    分員工張健中、高若禕進行Google與Yahoo!奇摩網站關鍵字
    廣告操作等情,業據證人即維娜斯公司數位行銷部門總監張
    健中、證人即維娜斯公司數位行銷部門員工高若禕於本院審
    理時證述明確(見本院卷三第117頁反面,本院卷四第9頁反
    面至第14頁反面),並有104年7-8月委刊單、104年8月關鍵
    字加碼委刊單(見本院卷一第137頁、第150頁)在卷可參。維
    娜斯公司於104年5月22日有向Google台灣分公司申請關鍵字
    廣告(Adwords)帳戶,並於104年6月22日授權艾得基思公司
    以帳號venus@adgeek.com.tw操作維娜斯公司關鍵字廣告帳
    戶之權限,並於105年10月6日移除艾得基思公司權限,艾得
    基思公司員工曹馨諭以venus@adgeek.com.tw帳戶操作Googl
    e關鍵字廣告時,有選取「瑪麗蓮」字組做為關鍵字,維娜
    斯公司員工高若禕操作Google關鍵字帳戶時,並未更動原有
    設定而繼續沿用,維娜斯公司Google關鍵字廣告帳戶內確曾
    選取「瑪麗蓮」、「瑪麗蓮塑身衣」、「隋棠瑪麗蓮」、「
    瑪麗蓮內衣」、「瑪麗蓮產後」等關鍵字組等情,亦據證人
    即艾得基思公司員工曹馨諭、證人高若禕於本院審理時證述
    屬實(見本院卷二第152頁、第153頁、第158頁反面至第159
    頁,本院卷四第11頁反面),並有美商科高國際有限公司台
    灣分公司105年12月28日函覆暨附件、同公司106年8月1日函
    覆暨附件(見偵續卷第108頁至第112頁,本院卷一第112-1頁
    至第112-12頁)在卷可參。另維娜斯公司有向Yahoo數位行銷
    有限公司申請開設Yahoo!奇摩網站之關鍵字廣告帳戶,該帳
    戶關鍵字選取及廣告文案內容均由使用者帳號「zooey_venu
    s」登入系統自行操作設定,上開使用者帳號「zooey_venus
    」為證人高若禕使用,證人高若禕有將Google關鍵字廣告帳
    戶內之關鍵字清單移植到Yahoo關鍵字廣告帳戶,包括「瑪
    麗蓮」字組,維娜斯公司於104年9月25日起,迄至105年11
    月4日間,曾以「瑪麗蓮」做為關鍵字設定廣告等情,此亦
    有證人高若禕於本院審理時證述詳實(見本院卷四第10頁),
    並有雅虎數位行銷有限公司105年11月10日雅虎數位(105)字
    第00027號函暨附件、同公司106年6月22日雅虎數位(106)字
    第00019號函暨附件(見偵續卷第106頁至第107頁,本院卷一
    第110-1頁至第110-5頁)在卷可參。上開各節,均堪信為真
    。
(二)公訴意旨雖以告訴人於104年8月10日在Google搜尋引擎網頁
    搜尋欄鍵入「瑪麗蓮」執行搜尋結果,第一筆出現「維娜斯
    瑪麗蓮讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」之廣告文案,
    點擊連結進入網頁,為維娜斯公司產品網頁,公訴意旨並以
    告訴人於同年12月17日再次於Google、Yahoo!奇摩搜尋引擎
    網頁搜尋欄鍵入「瑪麗蓮」執行搜尋後,於Google搜尋結果
    第一筆出現「維娜斯塑身衣週年慶優惠中-venussecret.com
    .tw」之廣告文案,另於Yahoo!奇摩搜尋結果第一筆出現「
    維娜斯推推指限時優惠中-venussecret.com.tw」之廣告文
    案,兩文案經點擊連結進入網頁,均連結至維娜斯公司產品
    網頁等情,以及上開Google公司、Yahoo公司函覆內容,欲
    佐證被告有指使維娜斯公司員工刻意以「瑪麗蓮」做為關鍵
    字,於搜尋引擎Google及Yahoo!奇摩網站操作關鍵字廣告,
    當消費者搜尋「瑪麗蓮」時,將「瑪麗蓮」商標使用於維娜
    斯公司廣告文案內,或使維娜斯公司網站連結會置頂,以達
    到行銷維娜斯公司之目的,侵害瑪麗蓮公司之商標權。經查
    :
  1.告訴人於104年8月10日在Google搜尋引擎網頁搜尋欄鍵入「
    瑪麗蓮」執行搜尋結果,第一筆出現「維娜斯瑪麗蓮讓老公
    更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」之廣告文案,於同年12月17
    日再次於Google、Yahoo!奇摩搜尋引擎網頁搜尋欄鍵入「瑪
    麗蓮」執行搜尋後,於Google搜尋結果第一筆出現「維娜斯
    塑身衣週年慶優惠中-venussecret.com.tw」之廣告文案,
    另於Yahoo!奇摩搜尋結果第一筆出現「維娜斯推推指限時優
    惠中-venussecret.com.tw」之廣告文案,上開三文案經點
    擊連結進入網頁,均連結至維娜斯公司產品網頁等情,為被
    告及其辯護人所不爭執(見本院卷二第52頁),另有公證人楊
    昭國盧榮輝聯合事務所104年度北院民公鑫字第500060號公
    證書暨附件、同所104年度北院民公鑫字第500077號公證書
    暨附件附卷可稽(見他字卷第36頁至第41頁、第145頁至第
    175頁),固堪信為真。
  2.然維娜斯公司於104年8月10日登載之廣告文案「維娜斯瑪麗
    蓮讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」,為艾得基思公司
    員工曹馨諭製作之替代關鍵字型態廣告,並非維娜斯公司數
    位行銷部門員工製作,且證人曹馨諭於本院審理時證稱:伊
    設定上開文案是希望呈現「維娜斯塑身衣讓老公更愛妳」及
    「助妳完美塑身衣」,但因為插入關鍵字功能導致廣告誤植
    ,也就是說伊在後台系統設定文案是「維娜斯(KEYWORD:塑
    身衣)讓老公更愛妳」及「助妳完美(KEYWORD:塑身衣)」,(
    KEYWORD)裡面希望帶入產品字組之關鍵字,但在後台系統時
    不小心把競品字設定進去,所以網路上就出現「維娜斯瑪麗
    蓮讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」文意不通順的廣告
    文案,因為Google Adword系統建議的競品字組中有「瑪麗
    蓮」,所以競品字組就包含進「瑪麗蓮」,伊有提供「維娜
    斯(KEYWORD:塑身衣)讓老公更愛妳」及「助妳完美(KEYWORD
    :塑身衣)」之廣告文案給維娜斯公司窗口即證人吳秉澄審閱
    ,並副件給證人吳秉澄之主管即證人張健中,維娜斯公司窗
    口有同意該廣案文案,伊才會操作上線,但不記得提供給維
    娜斯公司窗口的文案中有無(KEYWORD)這部分,伊應該沒有
    提供這次廣告的關鍵字清單,後來維娜斯公司有用LINE通知
    廣告誤植,要求伊修改,伊馬上關閉競品字群組文案;維娜
    斯公司不排斥關鍵字使用競品字組,競品字組在關鍵字廣告
    很常見,像肯德基會選麥當勞做關鍵字,因為會搜尋肯德基
    的人可能在麥當勞也有相同需求,但維娜斯公司並沒有要求
    伊以「瑪麗蓮」做為廣告文案關鍵字;伊業務上沒有和被告
    接觸,不認識被告等語(見本院卷二第152頁至第159頁),另
    觀諸證人曹馨諭與證人吳秉澄間往來電子郵件,證人曹馨諭
    最初提供給證人吳秉澄者關於上開廣案文案之原型,係「維
    娜斯產後塑身衣讓老公更愛妳」、「沁夏純白輕上市!掌握
    產後黃金塑身期,迅速完美(param2:局部雕塑),還妳產前
    魔鬼曲線」,有律衡民間公證人事務所公證書暨104年7月21
    日電子郵件內容在卷可稽(見本院卷二第29頁,本院卷三第
    139頁至第143頁、第145頁及反面),該廣告文案確實並未規
    畫插入競品字,該文案內容以功能字、產品字為主軸,且上
    開電子郵件之收件者確無被告,則證人曹馨諭上開證述即屬
    有據,堪信為真,故維娜斯公司104年8月10日廣告文案內容
    之所以使用「瑪麗蓮」字樣,乃證人曹馨諭誤植之結果,並
    非被告、維娜斯公司數位行銷部門員工刻意指使艾得基思公
    司使用「瑪麗蓮」商標於廣告文案內誤導消費者,足認被告
    辯稱不知維娜斯公司廣告文案中為何出現「瑪麗蓮」商標,
    也沒有授意員工這樣做等語,實屬有據。
  3.再者,公訴意旨所指告訴人104年12月17日於Google、Yahoo
    !奇摩搜尋引擎網頁搜尋欄鍵入「瑪麗蓮」執行搜尋後,發
    現維娜斯公司廣告文案置頂等事實,及美商科高國際有限公
    司台灣分公司105年12月28日函覆暨附件、同公司106年8月1
    日函覆暨附件、雅虎數位行銷有限公司105年11月10日雅虎
    數位(105)字第00027號函暨附件、同公司106年6月22日雅虎
    數位(106)字第00019號函暨附件等證據,固可證明維娜斯公
    司確有於Google網站及Yahoo!奇摩網站關鍵字帳戶內選取「
    瑪麗蓮」做為關鍵字,且由證人張健中、高若禕於本院審理
    時證述亦可知上開關鍵字帳戶選取「瑪麗蓮」字組做為關鍵
    字並行銷維娜斯公司,確為該公司數位行銷部門主管即證人
    張健中所允許並執行,然此情並非被告所知悉並指示證人張
    健中所為一節,亦有下列證據可證,分敘如下:
  (1)證人張健中於本院審理時證述:伊本來不知道艾得基斯公司
    操作關鍵字廣告有選取「瑪麗蓮」做為關鍵字,在104年8月
    伊做市場調查時才發現該公司使用「瑪麗蓮」做為關鍵字,
    因為該廣告是文案內使用「瑪麗蓮」字組,所以伊馬上要求
    下架,這樣會誤導消費者,但購買競品字做為關鍵字是業界
    常態,其他公司也有買維娜斯做為關鍵字,為保護公司網路
    流量及讓公司曝光,伊在104年9月有同意購買競品字,消費
    者使用競品字搜尋時,讓維娜斯公司官網置頂,只要競品字
    不要出現在廣告文案內,就不會有誤導消費者的問題,因為
    廣告文案很明顯呈現是維娜斯公司的廣告,所以伊同意「瑪
    麗蓮」可以做為關鍵字,只要「瑪麗蓮」字組不要出現在廣
    告文案中;伊知道Google、Yahoo!奇摩關鍵字帳戶有購買「
    瑪麗蓮」做為關鍵字,與艾得基斯公司合作結束後,維娜斯
    公司員工操作Google、Yahoo!奇摩關鍵字帳戶時,並無變動
    原來設定的關鍵字等語(見本院卷三第117頁至第126頁反面)
    ,證人高若禕於本院審理時證述:伊於104年9月到公司,路
    續接手Yahoo!奇摩、Google關鍵字帳戶,裡面原本就有設好
    的關鍵字清單,Google關鍵字帳戶原有就有「瑪麗蓮」字組
    ,伊有繼續沿用,也將「瑪麗蓮」字組複製到Yahoo關鍵字
    帳戶,因為Google流量比較多,主管張健中就指示Yahoo關
    鍵字缺少部分從Google移植過去,伊進入公司時知道競品字
    不能出現在文案內,但公司沒有說不能買競品字;104年12
    月17日在Google、Yahoo!奇摩搜尋引擎網頁以「瑪麗蓮」執
    行搜尋,第一筆出現之「維娜斯塑身衣週年慶優惠中-venus
    secret.com.tw」、「維娜斯推推指限時優惠中-venussecre
    t.com.tw」等廣告文案,是伊撰寫並選取原本帳戶內關鍵字
    製作該廣告等語(見本院卷四第9頁反面至第15頁反面),上
    開兩證人之證述內容互核相符,堪信證人張健中確允許外包
    之廣告公司及維娜斯公司員工自身操作Google、Yahoo!奇摩
    數位廣告時,以「瑪麗蓮」字組做為關鍵字行銷維娜斯公司
    。
  (2)然證人張健中於本院審理時亦證稱:被告沒有指示伊以「瑪
    麗蓮」做為關鍵字,在Google、Yahoo!奇摩網站操作關鍵字
    廣告,數位行銷部門收到艾得基思公司員工提供之廣告文案
    及關鍵字清單,不會送給被告審閱;伊向被告開會報告之重
    點都是講廣告成效,沒有講關鍵字清單等語(見本院卷三第
    122頁至第123頁反面、第126頁反面),核與證人吳秉澄於本
    院審理時證述:艾得基思公司製作之廣告文案及關鍵字清單
    ,證人曹馨諭會用電子郵件寄送給伊,並副件給證人張健中
    ,並沒有副件給被告,伊和主管張健中看過討論後覺得沒問
    題,伊會用電子郵件回覆證人曹馨諭後上線,被告沒有指示
    伊以「瑪麗蓮」做為廣告內容或購買關鍵字廣告,伊也沒有
    主動指示艾得基思公司以「瑪麗蓮」做為關鍵字購買關鍵字
    廣告等語(見本院卷三第130頁至第131頁)及與證人高若禕於
    本院審理時證述:伊操作Google、Yahoo!奇摩關鍵字廣告時
    ,是向證人張健中報告廣告文字及直接使用原有關鍵字清單
    ,並不會向被告報告,在伊任職期間伊不曾提供廣告文案或
    關鍵字清單給被告審閱,證人張健中跟伊報告部門的事給被
    告時,只會報告廣告成效,不會講關鍵字清單等語(見本院
    卷四第12頁、第15頁)相符,堪認維娜斯公司於Google、Yah
    oo!奇摩網站進行關鍵字廣告時,關於廣告文案內容、是否
    使用替代關鍵字功能、取選何字組做為關鍵字等執行細節,
    均係由數位行銷部門主管張健中及員工吳秉澄、高若禕處理
    ,被告並未參與,且證人張健中向被告報告者既均為廣告成
    效,被告辯稱其沒有指示員工以「瑪麗蓮」字組做為關鍵字
    ,且不知公司有以「瑪麗蓮」字組做為關鍵字操作廣告等語
    ,自屬實在,而堪採信。
  (3)末查公訴意旨雖指稱被告為維娜斯公司負責人,公司購買「
    瑪麗蓮」做為關鍵字,須公司出帳付款,被告應屬知情等語
    ,然關鍵字廣告費用之計算,係以點擊次數計費,經數位行
    銷部分員工吳秉澄、高若禕依Google、Yahoo!奇摩關鍵字帳
    戶實際點擊產生費用計算總額後,交證人陳思彙整並檢附
    相關資料後,送證人張健中確認,經相關主管簽核後,由會
    計部去付款等情,業據證人陳思證述詳實(見本院卷四第4
    頁反面),是單由費用總額應無從知悉關鍵字清單內容為何
    ,且本案公訴人既未提出維娜斯公司請款流程中有同時檢附
    廣告文案及關鍵字清單之情形,其上開推論稍嫌速斷,尚無
    從採信。
  4.綜上,被告辯稱其未指使維娜斯公司員工選取「瑪麗蓮」字
    組做為關鍵字行銷維娜斯公司,且不知維娜斯公司關鍵字廣
    告帳戶有以「瑪麗蓮」做為關鍵字等語,實屬有據,公訴意
    旨之主張,尚嫌速斷,而難認有據。
(三)公訴意旨雖另以:於網路廣告運作模式中,使用他人商標文
    字或圖樣購買關鍵字之方式,雖未直接將他人商標呈現於消
    費者面前,卻可藉由網路使用者鍵入他人商標關鍵字搜尋時
    ,於搜尋結果中同時呈現出自己商品及網站內容之結果,增
    加自己商品出現於搜尋他人商標之消費者面前之能見度,而
    達成其行銷之目的,此情難謂非商標使用之行為等語,而認
    本件被告經營之維娜斯公司構成違反商標法第95條第1款之
    罪。惟查:
  1.按商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足
    以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包
    裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
    三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與
    商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位
    影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同,商
    標法第5條定有明文。其立法理由謂:「商標之使用,可區
    分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之
    使用兩種樣態,二者之規範目的雖有不同,惟實質內涵皆應
    就交易過程中,其使用是否足以使消費者認識該商標加以判
    斷,爰明定於總則,以資適用。」,是以無論商標權人是維
    持其權利所為使用或他人侵害商標權之使用,均須有符合商
    標法第5條規範之使用行為。而該條之商標使用可歸納為下
    列三要件:使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用;
    需有上述使用商標之行為;需足以使相關消費者認識其
    為商標,此乃商標使用之要件。所稱「需足以使相關消費者
    認識其為商標」,意指不論該條第1項或第2項所示之情形,
    客觀上均足以使相關消費者認識其為商標,才具商標的識別
    功能,達到商標使用之目的。亦即,除商標權人之維權使用
    要能表彰商標之識別性外,當商標權人以外之第三人侵權使
    用商標,若其使用結果可能造成商品或服務之相關消費者混
    淆誤認,而無法藉由商標來正確識別商品或服務來源時,則
    該第三人使用商標之行為即應予禁止,以避免商標識別功能
    遭受破壞(以上商標使用要件之解釋,參照經濟部智慧財產
    局編印2013年12月版之「商標法逐條釋義」第16頁、第17頁
    ),故須是外在、有形之商標使用,才足以使相關消費者認
    識其為商標,才有商標之識別性。次按商標法第95條所規範
    非法侵害商標權之客觀構成要件,係指未經商標權人同意,
    為行銷目的而有下列情形;一、於同一商品或服務,使用相
    同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相
    同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三
    、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標
    ,有致相關消費者混淆誤認之虞者。依上開條文之文義解釋
    ,行為人客觀上須先有商標使用行為,使相關消費者認識其
    為商標,才有混淆誤認商品或服務來源之可能,而成立該條
    之罪責,且「混淆誤認」之解釋,乃著重於消費者於接觸商
    標權人、廣告主兩方之商品或服務後,於實際交易之際,是
    否會混淆誤認,而有選擇錯誤之可能。又按廠商購買關鍵字
    廣告並利用他事業之商標,以便利其網站資訊為搜尋引擎所
    尋得,並導引潛在客戶進入其網站,廠商此種使用關鍵字廣
    告之行為,雖可能對於他事業之著名表徵或營業信譽背後所
    蘊含經濟成果之努力造成損害,對於市場公平競爭秩序可謂
    不無影響,惟其網站內容所推銷之商品或服務,倘未使用該
    商標,則網路使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推
    銷之商品或服務是屬於商標所有人所提供,故並不屬於商標
    使用之行為,即不構成商標權之侵害(智慧財產法院101年度
    刑智上易字第47號判決可資參照)。末按關鍵字廣告消費者
    「幸福空間」關鍵字搜尋後,固可能會誤認該搜尋網頁上廣
    告主之廣告文案為上訴人所有而予以點選進入觀覽(按此亦
    為各廣告主藉以增加消費者進入廣告主網站觀覽而增加交易
    機會或擴展網站知名度之廣告目的,乃後述不公平競爭之問
    題),惟上揭消費者之可能誤認該搜尋網頁之廣告,美國學
    者稱之為「初始興趣混淆(initiali nterest confusion)
    」,即對該搜尋網頁之廣告可能會混淆而誤認為係上訴人所
    有之廣告網址,惟消費者點選進入該網址之網站後,該等廣
    告主網站之網頁並未使用系爭商標,如有使用相關文字亦均
    為描述性使用,而非作為商標使用者,且均有標明其公司名
    稱、其所有商標等可資識別標示,消費者並不會誤認係為上
    訴人所有之網站網頁,自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所
    示之商品/服務係上訴人公司所有者,而致生混淆誤認之虞
    ,故誤認該搜尋網頁廣告之「初始興趣混淆」,並非上揭商
    標法第68條所稱之「致生混淆誤認之虞」(智慧財產法院102
    年度民商上字第8號判決可資參照)。
  2.告訴人104年12月17日於Google、Yahoo!奇摩搜尋引擎網頁
    搜尋欄鍵入「瑪麗蓮」執行搜尋後,發現維娜斯公司廣告文
    案置頂部分,非商標使用之行為,且無從認有致消費者混淆
    誤認之虞,不符合商標法第95條第1款之客觀構成要件,分
    敘如下:
  (1)維娜斯公司員工或其委託之艾得基思公司員工操作關鍵字廣
    告,係先向Google公司、Yahoo!奇摩公司申請開立關鍵字帳
    戶,於取得該帳戶使用權限,在該帳戶內自行製作廣告文案
    、選定關鍵字後上線,其後更改廣告文案內容或關鍵字清單
    ,亦由廣告主或其委託之專業廣告業者自行操作,廣告主或
    其委託之專業廣告業者選取之關鍵字(包含品牌字、產品字
    、功能字、競品字),透過Google公司、Yahoo!奇摩公司以
    內部程式作指令連結,消費者於Google、Yahoo!奇摩搜尋引
    擎輸入已選定關鍵字後,搜尋網頁之廣告空間即會出現廣告
    主或其委託之專業廣告業者所擬定之廣告文案及連結網頁,
    是關鍵字「瑪麗蓮」係由消費者所輸入,廣告主或其委託之
    專業廣告業者係於內部指令使用「瑪麗蓮」商標,並未對外
    使用「瑪麗蓮」商標於廣告文案、連結網頁,消費者於輸入
    「瑪麗蓮」後,見搜尋頁面廣告欄位出現維娜斯公司廣告,
    亦無從認識該廣告有標示「瑪麗蓮」商標之意,故維娜斯公
    司員工或其委託之艾得基思公司員工選取「瑪麗蓮」做關鍵
    字之內部程式指令連結行為,乃內部無形之使用,並非外在
    有形之使用,不足使消費者認識其為商標,自非商標使用之
    行為。
  (2)再者,觀之廣告文案內容,維娜斯公司於Google網頁放置之
    廣告為「維娜斯塑身衣週年慶優惠中-venussecret.com .tw
    」、「沒穿過推推指=沒穿過塑身衣,為妳打造專屬S曲線,
    限時買衣送配件,週年慶限時買衣送一,預約試穿抽非賣品
    美腿襪,獨家推推指系列」,連結後為維娜斯公司推推指塑
    身衣優惠廣告及門市位置,另維娜斯公司於Yahoo!奇摩網頁
    放置之廣告為「維納斯推推指限時優惠中-venussecret.co
    m.tw」、「CP值爆表!維娜斯塑身衣限時5折起,僅此一檔別
    錯過」,連結後亦為維娜斯公司推推指塑身衣優惠廣告及門
    市位置,廣告文案及連結網頁內均無使用「瑪麗蓮」字樣,
    且上開Google、Yahoo!奇摩搜尋頁面,置頂之維娜斯公司廣
    告文案旁均有標示「廣告」、「相關廣告」等字樣等情,有
    公證人楊昭國盧榮輝聯合事務所104年度北院民公鑫字第000
    000號公證書暨附件可稽(見他字卷第145頁至第175頁),則
    維娜斯公司廣告文案旁既已清楚標示「廣告」,已難認相關
    消費者會誤認為告訴人之網站而進行連結,縱有所誤認(初
    始興趣混淆)而進行連結,然連結網頁內容所推銷之商品並
    無「瑪麗蓮」字樣,明確標示為維娜斯塑身衣,維娜斯公司
    於網頁內既無使用「瑪麗蓮」商標,亦難認消費者對該網頁
    推銷之商品會誤認為告訴人之商品,而有生混淆誤認之虞。
  3.至告訴人104年8月10日於Google搜尋引擎網頁搜尋欄鍵入「
    瑪麗蓮」執行搜尋後,出現「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」
    、「助妳完美瑪麗蓮」之廣告文案,經連結後為維娜斯公司
    產後塑身衣優惠廣告及門市位置,有公證人楊昭國盧榮輝聯
    合事務所104年度北院民公鑫字第500060號公證書暨附件可
    稽(見他字卷第36頁至第41頁),雖艾得基思公司使用「瑪麗
    蓮」商標於廣告文案內,確可能造成消費者混淆誤認為告訴
    人之網站而進行連結,然當消費者點選連結進入網頁後,該
    網頁內推銷之產品並無使用「瑪麗蓮」字樣,則消費者對於
    網頁所推銷產品之來源,會否因廣告文案使用「瑪麗蓮」字
    樣,而產生混淆誤認,尚無從遽以認定。該則廣告係艾得
    基思公司員工過失誤植,非被告、維娜斯公司授意,業據本
    院認定如前,自不影響本案被告無罪之認定,僅此敘明。
六、綜上所述,本件依公訴人所舉之證據,尚不足以證明被告知
    悉或授意維娜斯公司員工選取「瑪麗蓮」做為關鍵字操作關
    鍵字廣告,且選取「瑪麗蓮」做為關鍵字操作關鍵字廣告,
    乃內部程式指令連結,並非外部有形使用,不足使消費者認
    識其為商標,無從認係商標使用行為,又本件關鍵字廣告連
    結之網頁並無使用「瑪麗蓮」字樣,尚難認消費者有誤認網
    頁推銷之商品為告訴人商品之虞,故公訴意旨雖指被告涉犯
    商標法第95條第1款侵害商標權罪嫌,然尚乏被告犯罪之積
    極證明,致本院無從形成被告有罪之確切心證,屬不能證明
    被告犯罪,自應作有利於被告之認定,揆諸前開規定及說明
    ,依法應為被告無罪之諭知。」

(不公平競爭) 全球城市小姐 v. 全球城市天使:被告使用高度近似的名稱,並有引人錯誤的標示,係在攀附「全球城市小姐」的知名度和市場上經濟利益,影響「全球城市小姐」贊助商的贊助意願,是違反公平交易法的行為。被告將「全球城市小姐」的標章(美術著作)登記為商標,是侵害著作權的行為。

智慧財產法院106年度民公上字第3號民事判決(2018.05.31)

上  訴  人
即被上訴人 中華全球城市選拔協會
被上訴人
即上訴人  八馬國際事業有限公司 


主文
原判決關於命八馬公司給付超過新臺幣參佰萬元之裁判廢棄。
    

理由

「三、被上訴人不違反公平交易法第22條規定:
  按事業就其營業所提供之商品或服務,不得以相關事業或消
  費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他
    表示他人營業、服務之表徵,為相同或類似之使用,致與他
    人營業或服務之設施或活動混淆者。而事業就其營業所提供
    之商品或服務,不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、
    標章或其他表示他人營業、服務之表徵,而於同一或類似之
    服務為相同或近似之使用,致與他人營業或服務之設施或活
    動混淆者。前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、
    包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵,依法註冊取
    得商標權者,不適用之。104 年2 月4 日修正前公平交易法
    第20條第1 項第2 款及現行公平交易法第22條第1 項第2 款
    、第2 項分別定有明文。上訴人雖主張其所舉辦「全球城市
    小姐」選美活動,自95年至起104 年止,已舉辦長達10年,
    經各媒體廣泛報導,成為兩岸四地選美唯一之重大活動,縱
    活動非上訴人之全名,仍如同藝名,而為相關事業或廣大消
    費者所普遍認知,是公平交易法第22條規定之著名事業姓名
    或服務表徵云云。惟被上訴人抗辯稱上訴人之名稱為「中華
    全球城市選拔協會」,「全球城市小姐」僅係上訴人舉辦之
    選美活動名稱,並非上訴人之名稱,自非屬公平交易法第22
    條所指之姓名、商號或公司名稱等語。職是,本院自應審究
    被上訴人是否有違公平交易法第22條之行為(參照當事人整
    理爭執事項2)。
(一)著名表徵之認定:
    所謂著名者,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消
    費者所普遍認知者,商標法施行細則第31條定有明文。現行
    公平交易法第22條規定修正前原本之用語為「相關事業或消
    費者所普遍認知」,104 年2 月4 日修正時參考商標法之用
    語改為著名(參照104 年2 月4 日修正立法理由)。法條用
    語雖有變更,然應不影響有關著名之認定,商品及服務之表
    徵是否為著名,係指該表徵是否為相關事業或消費者所普遍
    認知,應綜合審酌該表徵為訴求之廣告量、於市場之行銷時
    間、銷售量、占有率、是否經媒體廣泛報導等足使相關事業
    或消費者對該表徵產生印象,及具有表徵之商品或服務之品
    質及口碑、公正客觀之市場調查資料、相關主管機關之見解
    等因素判斷之(參照104 年3 月18廢止之公平交易委員會對
    於公平交易法第20條案件之處理原則)。
(二)上訴人名稱非著名之服務表徵:
  1.維基百科資料無法證明著名之服務表徵:
    上訴人雖主張「全球城市小姐」名稱,已為著名之服務表徵
    云云。並提出維基百科「全球城市小姐」條目記載為憑,其
    記載全球城市小姐選拔大賽(Miss Globalcity Pageant) ,
    目前擁有超過70個國家與150 個以上全球城市組織,加入此
    新興選拔組織,2009年進入第四屆賽事,已發展成為全球五
    大選拔品牌、2006年至2014年「全球城市小姐」選拔大賽會
    刊首頁、以GOOGLE搜尋引擎搜尋「全球城市小姐」、「全球
    城市小姐選美」、「中華全球城市選拔協會」、「全球城市
    小姐中華全球城市選拔協會」、「全球城市小姐兩岸四地」
    ○○○○○○○○○○○○000 ○○○○○○0000號卷第12
    頁;原審卷第53至57、223 至225 頁)。惟維基百科為內容
    開放之線上百科全書,其允許任何第三方不受限制複製、修
    改及再釋出材料之任何部分或全部之內容,由於其編寫者不
    明,且「全球城市小姐」條目中尚標明「中立性有爭議」、
    「內容、語調可能帶有明顯之個人觀點或地方色彩」、「沒
    有列出任何參考或來源」文字(見原審卷第29頁)。準此,
    本院認維基百科資料之客觀性及中立性,容有疑義,不足為
    憑。
  2.GOOGLE搜尋引擎資料無法證明著名之服務表徵:
    GOOGLE搜尋引擎之資料,僅係表示網路使用者以某一關鍵字
    搜索結果之筆數,無法直接證明某商品或服務之廣告量、在
    市場行銷之時間、銷售量、占有率、經媒體報導之廣泛程度
    ,足以使相關事業或消費者對該商品或服務表徵產生深刻印
    象之事實。況上訴人提出之GOOGLE搜尋引擎之資料,係原審
    起訴後,始提出為憑,無法據以認定上訴人主張被上訴人侵
    權時,「全球城市小姐選拔大賽」名稱是否已達著名之程度
    。至上訴人雖提出2006年至2014年發行「全球城市小姐」選
    拔大賽會刊之刊物首頁,然未提出該刊物發行量、發行範圍
    等資料,無從依該資料認定「全球城市小姐選拔大賽」,業
    經上訴人廣泛行銷,而廣為相關事業或消費者所普遍認知。
    職是,本院審酌認為由上訴人提出之證據,無法證明其舉辦
    「全球城市小姐選拔大賽」名稱,已成為著名之服務表徵。
    因上訴人不能證明其舉辦「全球城市小姐選拔大賽」名稱,
    已成為上訴人著名之服務表徵,故上訴人主張被上訴人仿襲
    其選美活動名稱,舉辦「全球城市天使選拔大賽」,違反公
    平交易法第22條第1 項第2 款規定云云,為無理由。
四、被上訴人違反公平交易法第25條規定:
  除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序
    之欺罔或顯失公平之行為,公平交易法第25條定有明文。自
    市場上效能競爭之觀點而言,事業從事競爭或商業交易行為
    ,以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨
    之手段,妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決
    定之情形,均屬欺罔或顯失公平之類型。適用第25條規定,
    應符合補充原則,無法適用其他公平交易法之其他條文規定
    ,始有本條適用,故本條為不正競爭或不公平競爭行為之概
    括規定。行為是否構成不正競爭,可從行為人與交易相對人
    之交易行為、市場上之效能競爭是否受侵害,作為判斷因素
    。上訴人主張被上訴人攀附上訴人商譽、榨取上訴人努力成
    果之行為,足以影響交易秩序而顯失公平,自屬違反公平交
    易法之行為等語。然被上訴人抗辯稱「全球城市小姐」並非
    著名之服務表徵,無搭便車或攀附其商譽之必要云云。準此
    ,本院自應探討被上訴人之行為是否違反公平交易法第25條
    規定(參照本院整理當事人爭執事項3)。
(一)被上訴人有不公平競爭行為:
 1.上訴人授權○○○○在香港舉辦活動:
  (1)上訴人自95年起至104年舉辦全球城市小姐選拔大賽:
  上訴人自95年間開始舉辦「全球城市小姐選拔大賽」,至10
    4 年為止,已舉辦第10屆,此有選拔特刊封面可稽(見原審
    卷第223 至225 頁)。且舉辦之地區橫跨兩岸四地,由上訴
    人提出之贊助廠商合約書、贊助金額統計表(見原審卷第16
    5 至189 頁)。可知在被上訴人仿襲上訴人之名稱舉辦選美
    活動前,上訴人102 年、103 年募集之贊助金額,不含贊助
    商品,已達200 至300 餘萬元,且初賽至決賽之選拔期間長
    達6 個月,堪認上訴人所舉辦「全球城市小姐選拔大賽」,
    雖未達相關事業或消費者所普遍認知之著名程度,惟因持續
    舉辦已達10年,且具有相當之規模,且在上訴人持續努力耕
    耘,在華人地區已具有一定之知名度。
  (2)王文欽身為○○○○負責人:
    王文欽身兼○○○○及八馬公司之負責人,上訴人於103 年
    2 月25日授權○○○○,在香港地區舉辦「2014年全球城市
    小姐兩岸四地選拔大賽—香港分賽區前五強總決賽選拔」,
    並將相關全球城市小姐選拔之資料庫、LOGO、肖像權等項目
    ,授權○○○○在香港地區使用(見104 年度重訴字第1173
    號卷第26至28頁)。職是,○○○○與上訴人間前有簽訂授
    權契約,當事人前有密切之合作關係。
  2.被上訴人行為足以影響交易秩序或顯失公平:
  (1)影響交易秩序之認定:
    所謂交易秩序者,係指符合善良風俗之社會倫理及效能競爭
    之商業競爭倫理之交易行為,其具體內涵則為符合社會倫理
    及自由、公平競爭精神賴以維繫之交易秩序。判斷足以影響
    交易秩序時,應考量是否足以影響整體交易秩序。例如,受
    害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產
    生警惕效果、是否為針對特定團體或組群所為之欺罔或顯失
    公平行為等事項;或有影響將來潛在多數受害人效果之案件
    ,且不以其對交易秩序已實際產生影響者或造成實害為限。
    準此,故判斷事業行為是否構成足以影響交易秩序,僅要該
    行為實施後,有足以影響交易秩序之可能性,達到抽象危險
    性之程度即可(參照最高行政法院94年度判字第479 號行政
    判決)。
  (2)顯失公平之認定:
    所謂顯失公平,係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易
    者。其中榨取他人努力成果之判斷,應考量如後因素:遭
    攀附或高度抄襲之標的,應係該事業已投入相當程度之努力
    ,而於市場上擁有一定之經濟利益,已被系爭行為所榨取;
    其攀附或抄襲之結果,應有使交易相對人誤以為兩者屬同
    一來源、同系列產品或關係企業之效果等。其常見行為態樣
    有攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力,推展自己商品
    或服務之行為。本條與公平交易法其他條文適用之區隔,應
    有補充原則關係之適用,本條僅能適用於公平交易法其他條
    文規定所未涵蓋之行為,倘公平交易法之其他條文規定對於
    某違法行為已涵蓋,該個別規定已充分評價該行為之不法性
    ,或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵,則該行為僅
    有構成或不構成該個別條文規定的問題,而無由再就本條加
    以補充規範之餘地。反之,倘該個別條文規定評價該違法行
    為後,仍具剩餘之不法內涵,始有以本條加以補充規範之餘
    地(參照公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理
    原則)。
  (3)攀附上訴人舉辦選美活動之知名度與違反效能競爭:
  王文欽獲得上訴人提供之全球城市小姐選美活動相關資源後
    ,王文欽在最後香港區總決賽,竟將活動名稱改名為「2014
    年第九屆全球城市小姐暨全球城市天使香港區總決賽」(見
    原審卷第65頁) 。而於「全球城市小姐」後接上「暨全球城
    市天使」,此係引人錯誤之行為。且被上訴人於上開授權關
    係終止後,竟於104 年8 月未獲上訴人授權,另以「2015第
    二屆全球城市天使選拔大賽」名稱,在臺灣舉辦選美活動,
    與上訴人之「全球城市小姐選拔大賽」名稱高度近似,且被
    上訴人「全球城市天使選拔大賽」並無第一屆。所謂第一屆
    ,實係指原告授權「2014年第九屆全球城市小姐暨全球城市
    天使香港區總決賽」,顯係攀附上訴人長期經營「全球城市
    小姐選拔大賽」所獲得之知名度及市場上之經濟利益,且其
    攀附或抄襲之結果,足以使交易相對人即贊助廠商,誤以為
    兩者屬同一來源或具有關連性,將減損上訴人在選美活動市
    場上具有之獨特性,進一步影響上訴人贊助廠商之贊助意願
    。職是,足證被上訴人之行為違反效能競爭原則,對於其他
    遵守公平競爭本質之競爭者顯失公平,而使市場上公平競爭
    之本質受到侵害,致其行為具有商業倫理非難性者,自屬影
    響交易秩序之顯失公平之行為。
  證人○○○於本院結證稱:其為上訴人活動之舞台總監,未
    承包上訴人每次之舞台設計,其業務上係與張如君接洽。上
    訴人舉辦選美方式為自行舉辦,嗣後有授權關係。至石淑平
    、高嘉璘則為上訴人之合辦人,各自尋找贊助廠商,並非單
    純被授權。贊助廠商之招募,不一定由張如君親自為之,亦
    有廠商友人相互介紹。王文欽於103 年於香港舉辦選美活動
    ,上訴人於102 年在臺灣以外籌備選美活動,因證人有辦王
    文欽公司之活動,其告訴王文欽,上訴人有在香港開放賽區
    。兩造所簽備忘錄,王文欽所收20萬人民幣含機票,應為授
    權金。自103 年間起,上訴人每年均有選出選手參加香港賽
    事。證人未告知被上訴人香港物價高,舉辦活動不易。103
    年之賽事,並非全球城市小姐與全球城市天使共同舉辦。其
    向張如君表示看到香港全球城市天使出現,張如君反應很生
    氣,並表示要跟王文欽反應,亦提及張如君拒絕出席香港賽
    事表達抗議,張如君不同意兩賽事之合辦等語(見本院卷一
    第200 至208頁)。
  本院參諸上開證人○○○證言可知,王文欽前於103 年間在
    香港地區舉辦選美活動,當事人有簽備忘錄,王文欽所收20
    萬人民幣應為授權金。上訴人自103 年間起,每年均有選出
    選手參加香港賽事。103 年之賽事,並非全球城市小姐與全
    球城市天使共同舉辦。張如君就香港全球城市天使選美活動
    非常生氣,除向王文欽反應外,亦拒絕出席香港賽事表達抗
    議,足徵張如君不同意兩賽事之合辦。職是,益徵被上訴人
    攀附上訴人長期經營「全球城市小姐選拔大賽」所獲得之知
    名度及市場上之經濟利益,其行為違反效能競爭原則,具有
    商業倫理非難性者,屬影響交易秩序之顯失公平之行為。
  被上訴人雖抗辯稱:上訴人舉辦賽事多所相異,難認「全球
    城市小姐」有其獨特識別性,自無攀附之嫌云云。然「全球
    城市小姐」舉辦已有10屆之情形,應具有一定知名度,其與
    上訴人曾舉辦之其他賽事,並無相關性,被上訴人攀附上訴
    人選美賽事之知名度,榨取上訴人努力之成果,以增加其交
    易機會,其行為具有商業倫理非難性者,自屬影響交易秩序
之顯失公平之行為,違反公平交易法第25條規定。」

「(三)王文欽重製選美大會標章部分:
 1.選美大會標章為上訴人之美術著作:
  按在著作之原件或其已發行之重製物上,或將著作公開發表
   時,以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者,
    推定為該著作之著作人。因故意以背於善良風俗之方法,加
  損害於他人者,負損害賠償責任。著作權法第13條與民法第
   184 條第1 項後段分別定有明文。所謂美術著作,係指以美
    感為特徵而表現思想或感情之創作,其包括繪畫、版畫、漫
    畫、連環圖、卡通、素描、法書、書法、字型繪畫、雕塑、
    美術工藝品及其他之美術著作。上訴人主張自創會迄今,均
    使用由英文「Miss Globalcity Pageant in Taiwan 」及中
    文「全球城市選拔大會」圍成圓形、中間有盛開花朵,加上
    「MISS CITY 」英文組成之圖樣,作為選美活動之標章,如
    附圖一所示,其係以美感為特徵而表現思想或感情之創作,
    該大會標章為上訴人所有之美術著作。
  2.王文欽持選美大會標章至香港知識產權署為商標註冊:
    按重製者,係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或
    其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。著作人除本
    法另有規定外,專有重製其著作之權利。著作權法第3 條第
    1 項第5 款前段與著作權法第22條第1 項分別定有明文。重
    製權屬有形之利用權,係著作人最基本之著作財產權,各類
    著作之著作人均享有重製權。查王文欽竟於103 年3 月27日
    以相同之圖樣向香港知識產權署申請商標註冊,如附圖二所
    示,且登記為王文欽所有(見原審卷第226 至228 頁)。該
    申請商標註冊時期,為王文欽於103 年2 月25日與原告簽署
    授權合作契約(見104 年度重訴字第1173號卷第26至28頁)
    。上訴人授權○○○○在香港地區舉辦全球城市小姐選拔大
    賽之期間,王文欽未經上訴人同意或授權,擅將上訴人之選
    美活動標章向香港智慧財產署註冊,侵害上訴人之系爭美術
    著作之重製權等事實。業據上訴人提出上訴人發行之0000-0
    000 、2013、2014年「全球城市小姐」大會會刊、香港知識
    產權署商標註冊資料等件附卷為證(見原審卷第223 至228
    頁)。
  3.王文欽故意以背於善良風俗之方法侵害上訴人之標章:
  (1)上訴人未同意或授權:
    按故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人,成立侵權行
    為,民法第184 條第1 項後段定有明文。上訴人發行之2006
    至2007 、2013、2014年「全球城市小姐」大會會刊上確有
    標示如附圖一之標章,且上訴人與○○○○負責人即王文欽
    於103 年2 月25日簽訂之授權合作備忘錄,其上亦載有如附
    圖一所示之商標,足認上訴人確實自95年間開始,已使用該
    圖樣作為選美活動服務之標章,並經上訴人公開發表,應推
    定上訴人為該美術著作之著作人,上訴人雖於103 年與○○
    ○○簽訂授權合作備忘錄,惟上訴人僅授權○○○○於該年
    度使用「全球城市小姐」名稱及LOGO、肖像權、網路連結等
    資源,在香港地區舉辦選美活動,未同意或授權王文欽將該
    圖樣申請商標註冊。
  (2)以違反誠實信用之行為長期侵害系爭美術著作:
  被上訴人竟未得上訴人授權或同意,將系爭美術著作重製於
    商標申請文件上,向香港知識產權署申請註冊,指定使用於
    第41類「安排選美競賽」等服務,並經核准註冊,商標圖案
    如附表二所示(見原審卷第226 至228 頁)。自屬侵害上訴
    人所有美術著作之重製權,且王文欽僅獲得103 年之單年度
    授權,竟將上訴人長期迄今使用於選美活動之標章據為已有
    ,顯然有違誠實信用原則。被上訴人雖辯稱上訴人提出之商
    標紀錄模糊難辨,不知如何進行比對云云。惟香港知識產權
    署之商標註冊資料,包括商標註冊記錄及商標圖樣,均屬公
    開資訊,任何人均得透過網際網路查證,且王文欽註冊之商
    標圖樣與上訴人刊載於「全球城市小姐」大會會刊之圖案完
    全相同,並無無法比對之問題,被上訴人所辯不足採信。職
    是,王文欽故意以背於善良風俗之方法侵害上訴人美術著作
    。」

「(一)被上訴人違反公平交易法第25條之損害賠償:
    按事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,應負損害賠償
    責任。法院因前條被害人之請求,如為事業之故意行為,得
    依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損
    害額之3 倍。倘侵害人因侵害行為受有利益者,被害人得請
    求專依該項利益計算損害額。當事人已證明受有損害而不能
    證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,
    依所得心證定其數額。公平交易法第30條、第31條及民事訴
    訟法第222 條分別定有明文。被上訴人仿襲上訴人「全球城
    市小姐」名稱舉辦選美活動,違反公平交易法第25條規定。
    揆諸前揭說明,上訴人請求被上訴人負損害賠償責任,洵屬
    正當(參照本院整理當事人爭執事項6)。
 1.被上訴人選美活動有影響相關廠商之贊助:
  (1)被上訴人仿襲上訴人全球城市小姐名稱:
  被上訴人仿襲上訴人「全球城市小姐」名稱,以「全球城市
   天使」名稱,在臺灣地區舉辦選美,造成贊助廠商及社會大
    眾之混淆誤認,影響相關廠商之贊助意願,依上訴人提出之
    贊助資料及贊助合作回饋合約,上訴人102 年贊助廠商贊助
    現金為241 萬元,103 年為301 萬元,104 年為133 萬元,
    105 年為51.5萬元(見原審卷第165 至216 頁之原證29至32
    )。由103 年上訴人授權○○○○在香港地區舉辦「全球城
    市小姐」選美之翌年,上訴人於104 年之贊助金額即大幅減
    少,約為前1 年之半數,可見被上訴人以類似上訴人之名稱
    舉辦選美活動,確實造成選美活動相互混淆誤認之觀感,而
    影響相關廠商之贊助意願,並造成上訴人損害,且上訴人所
    受之損害,除有形之贊助金額減少外,尚使其在市場上所長
    期建立選美品牌及獨特性受有減損,該部分損害,難予以具
    體計算。
  (2)上訴人所得贊助金額非等同被上訴人所得利益:
  上訴人雖主張依八馬公司之網站自稱該公司104 年獲利成長
    33.9% 及獲利42.2億元,可知被上訴人攀附上訴人選美名稱
    販售其直銷商品之獲利驚人云云(見原審卷第81頁)。惟被
    上訴人仿襲上訴人之選美名稱,雖可達到提高知名度間接有
    利於商品銷售量之效果,惟不能將該公司銷售商品之營業額
    成長,完全歸因於被上訴人仿襲上訴人選美名稱之結果。因
    自相關公眾或消費者之需求面以觀,商品或服務於特定相關
    市場有其他替代商品或服務存在時,被上訴人侵害上訴人之
    權利,上訴人所受之損害,未必等同被上訴人因侵害行為所
    得之利益。因被上訴人所得之利益,不完全來自侵害所得,
    其包含自身之其他努力。故上訴人所得贊助金額有減少,並
    非等同被上訴人因侵害上訴人所得利益。
  就舉辨選美活動以觀,相關公眾或消費者欲滿足其需求時,
    有多種類似功能之選美活動可以選擇或贊助,各選美活動間
    得互相替代。當選美市場上並無其他可供替代其他選美活動
    時,上訴人所受之損害,雖等同被上訴人因侵害行為所得之
    利益,其計算所得數額為合理之結果。然上訴人舉辦選美賽
    事曾分別使用臺灣區全球城市小姐選拔及世界邀請賽、臺灣
    區全球城市小姐選拔及世界盃全球城市小姐選拔大賽、臺灣
    區全球城市小姐選拔暨全球城市先生示範賽、臺灣區全球城
    市小姐選拔暨全球城市先生與城市媽媽示範賽、臺灣區全球
    城市小姐與城市媽媽選拔賽、臺灣區全球城市小姐選拔賽、
    臺灣區全球城市小姐選拔賽暨世界大賽、全球城市小姐選拔
    賽暨全球城市形象大使暨全球城市小姐選拔大賽及世界盃、
    全球城市小姐選拔賽暨全球城市形象大使暨全球城市小姐、
    全球城市先生選拔大賽及世界盃總決賽、全球形象大使暨全
    球城市小姐選拔大賽。
  證人○○○於本院結證稱:全球城市小姐名稱非上訴人獨有
    ,全球城市小姐本稱中華港都小姐,因港都之範圍太狹隘,
    故於94年停辦比賽,嗣設計以城市為主題,不以國家為限,
    推動地球村觀念舉辦,以獲得兩岸及全球認同,至名稱部分
    ,因選拔活動非營利,為推動公益,故名稱大同小異,在世
    界各地均有城市小姐,世界小姐亦分世界比基尼小姐、世界
    觀光小姐,各自為推動不同公益努力,所以互相尊重認同等
    語(見本院卷一第194 至200 頁)。自證人○○○之上揭證
    言可知,選美活動城市為設計主題,以推動地球村觀念舉辦
    甚多,因選拔活動非營利與推動公益,名稱大同小異,在世
    界各地均有城市小姐。職是,本院勾稽被上訴人抗辯與證人
    ○○○之證言,可知選美市場範圍與舉辨人,不限本件當事
    人,其有與相同或類似之諸多選美活動存在,被上訴人所得
    利益計算損害賠償額,其不符合實際發生之情況。況該獲利
    資料為八馬公司之自稱,能否代表其實際獲益情形,容有疑
    義。職是,上訴人以被上訴人之獲利成長作為本件侵權行為
    得之利益,洵非可採。
  2.被上訴人應連帶賠償上訴人300萬元為適當:
  (1)上訴人103年至105年之捐贈收入均逾200萬元:
    上訴人所受之損害,確有不能證明其數額或證明顯有重大困
    難之情形,本院自應依民事訴訟法第222 條第2 項規定,審
    酌本案一切情況,依所得心證定其數額。爰審酌上訴人自95
    年開始以「全球城市小姐」名稱舉辦選美活動,涵蓋之地區
    包含兩岸四地,已投注相當之心力及時間,在華人地區建立
    一定之知名度,上訴人僅於103 年授權○○○○在香港地區
    舉辦「全球城市小姐」選美活動,被上訴人竟為攀附上訴人
    已建立之知名度,嗣於翌年104 年在臺灣以「全球城市天使
    」名稱舉辦選美活動,不當榨取上訴人長期努力之成果,造
    成上訴人之贊助廠商降低其贊助意願及贊助金額,被上訴人
    行為雖屬不當。然經本院函詢財政部臺北國稅局,其檢附之
    上訴人103 、104 及105 年結算申報書(見本院卷二第1至3
    頁),顯示上訴人於103 至105 年之選拔活動、專案活動收
    入均分別逾200 萬元,顯見捐贈收入並無減少之情,104 年
    、105 年捐增收入反較103 年為高。況上訴人10 4年之贊助
    廠商計有17家,並非原審之7 家,106 年贊助商亦逾20家(
    見本院卷一第130 至133 頁)。職是,足徵廠商贊助意願之
    下滑幅度,非如原審所認。
  (2)被上訴人前贊助上訴人舉辦選美活動:
    證人○○○於本院結證稱:其於93年時在上訴人之前身中華
    港都小姐擔任秘書長,嗣後負責籌辦上訴人擔任發起人,籌
    備會之總幹事,在成立大會之後被遴選為秘書長。在選美組
    織部分,全球城市小姐選拔組織,其為聯合創辦人,負責整
    個選拔比賽之軟體策劃及活動執行,嗣後八馬公司、○○○
    ○有擔任上訴人傳銷商。其有參加王文欽之八馬公司傳銷業
    務,知悉上訴人使用王文欽承租之辦公室。因上訴人經濟情
    形不佳始由王文欽提供辦公室予上訴人,證人離開上訴人之
    原因,係因舉辦活動後未拿到應得之酬勞。王文欽有資助上
    訴人以前選美之佳麗,有看見幾位城市小姐有固定到王文欽
    辦公室上班,有拿車馬費等語(見原審卷一第188 至190 頁
    )。自證人○○○上開證言可知,八馬公司、○○○○曾擔
    任上訴人之傳銷商,因上訴人之經濟情形不佳,由王文欽提
    供辦公室予上訴人,王文欽有資助上訴人選辦選美活動。
  (3)斟酌本件賠償金額因素:
    按公司負責人對於公司業務之執行,如有違反法令致他人受
    有損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責,公司法第23條
    第2 項定有明文。本院雖認為被上訴人故意違反公平交易法
    第25條規定,然被上訴人前贊助上訴人舉辦選美活動,認原
    審酌定上訴人之損害金額為200 萬元,並以被上訴人之行為
    係出於故意,另依侵害情節,酌定3 倍之損害賠償額即600
    萬元,實屬過高。是本院綜合上述情狀,爰酌定上訴人之損
    害金額為200 萬,並依侵害情節,酌定1.5 倍之賠償額即
    300 萬元,始屬合理。再者,王文欽為八馬公司之負責人,
    其舉辨選美活動屬執行公司業務範圍,其違反公平交易法第
    25條規定致上訴人受有損害時,依公司法第23條第2 項規定
    ,王文欽應與八馬公司連帶負損害賠償責任。
(二)王文欽侵害上訴人著作權應負損害賠償金額30萬元:
  1.王文欽以故意以背於善良風俗之方法侵害系爭美術著作:
    按故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者,負損害賠
    償責任。因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權
    者,負損害賠償責任。數人共同不法侵害者,連帶負賠償責
    任。前項損害賠償,被害人得依下列規定擇一請求:(1)依民
    法第216 條之規定請求。但被害人不能證明其損害時,得以
    其行使權利依通常情形可得預期之利益,減除被侵害後行使
    同一權利所得利益之差額,為其所受損害。(2)請求侵害人因
    侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用
    時,以其侵害行為所得之全部收入,為其所得利益。依前項
    規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害
    情節,在新臺幣1 萬元以上100 萬元以下酌定賠償額。倘損
    害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至新臺幣500 萬元
    。著作權法第88條與民法第184 條第1 項後段分別定有明文
    。王文欽未經上訴人之同意或授權,擅自重製上訴人之系爭
    美術著作,向香港知識產權署申請商標註冊,侵害上訴人對
    其美術著作之重製權。揆諸前開規定,請求被上訴人負損害
    賠償責任,洵屬正當(參照本院整理當事人爭執事項6 )。
  2.酌定賠償金額因素:
    法院於具體個案,固得參酌兩造之經濟能力、社會地位、侵
    害情節等因素,在法定範圍內,酌定相當賠償額。惟為避免
    被害人不盡舉證責任,遽行請求法院酌定賠償額,導致酌定
    損償制度遭濫用之弊端。倘被害人可具體確定之實際損害,
    並非不易證明者,則不得請求法院依據著作權法第88條第3
    項規定,酌定加害人應給付之損害賠償額。是被害人依著作
    權法第88條第3 項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易
    證明為其要件,法院始審查侵害之情節,酌定賠償金額定賠
    償額之範圍(參照最高法院97年度台上字第375 號、第1552
    號民事判決)。查王文欽明知系爭美術著作為上訴人長期舉
    辦選美活動之標章,竟重製系爭美術著作向香港知識產權署
    申請商標註冊,侵害上訴人所有系爭美術著作之重製權,因
    王文欽並未因重製行為直接取得財產上之利益,雖此部分有
    被害人不易證明其實際損害額之情形,然本院審酌王文欽以
    故意以背於善良風俗之方法侵害系爭美術著作,排除上訴人
    在香港地區使用該標章。參諸王文欽此侵害行為僅在香港地
    區為之,且上訴人未在香港舉辦賽事,王文欽嗣後亦未再為
    上訴人商標或美術著作之使用,其侵害行為僅限於香港註冊
    ,情節並非重大者。職是,原審酌定王文欽需負50萬元之損
    害賠償額,略嫌過高,本院參酌上訴人長期將系爭美術著作
    ,作為其選美活動之標章,已具有相當之知名度及財產上價
    值等一切情狀,酌定上訴人得請求王文欽損害賠償金額為30
    萬元,較為允當。」
「九、被上訴人應將本件判決書內容登報:
(一)登報之必要性:
    按被害人依本法之規定,向法院起訴時,得請求由侵害人負
    擔費用,將判決書內容登載新聞紙。被害人得請求由侵害人
    負擔費用,將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌,公
    平交易法第33條與著作權法第89條分別定有明文。被上訴人
    侵害上訴人著作財產權或王文欽違反公平交易法,本院應審
    酌本件情節,除命負損害賠償責任外,另命其支出判決書之
    登報費,是否有必要性(參照本院整理當事人爭執事項6 )
    。
(二)故意與背於善良風俗方式侵害上訴人權利:
  1.應登報部分:
    被上訴人共同違反公平交易法第25條規定,王文欽侵害上訴
    人系爭美術著作之著作財產權,前者具有故意之主觀要件,
    後者故意以背於善良風俗方法為之。準此,本院認除命被上
    訴人應連帶賠償上訴人300 萬元、王文欽負損害賠償金額30
    萬元外,有必要者命渠等登報。是上訴人自得請求被上訴人
    負擔費用,將本件判決書內容全部或一部刊載於新聞紙。本
    院審酌本件侵害情節,認為原告請求將本件判決書之案號、
    當事人名稱、案由及主文之全文,以14號字體刊登於蘋果日
    報全國版第一版1 日,為有理由。原審酌定就被上訴人負擔
    登報費用,被上訴人違反公平交易法第25條部分,應由被上
    訴人連帶負責。而王文欽侵害著作財產權部分,應由王文欽
    單獨負責,故登報費用2 分之1 應由被上訴人連帶負擔,其
餘2 分之1 由王文欽負擔,核無違誤。」

(專利 新型專利 警告信函處理原則) 新型專利權人未取得新型專利技術報告而進行警告,是違反公平交易法的侵權行為。

智慧財產法院 106年度民公訴字第14號民事判決(2018.06.05)
                                  
原   告 彩國貿易股份有限公司
原   告 富商國際股份有限公司

被   告 劉O銘即耕源商行
被   告 許O月治即加輝洋行

六、得心證之理由:
(一)被告等警告GOMAJI、17Life、生活市集之行為,是否違反
      專利法、公平交易法規範,並構成侵權行為之判斷:
 1、按「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利
      技術報告,不得進行警告。」,專利法第116 條定有明文
      。其立法理由為:「一、由於新型專利採形式審查,未對
      是否合於專利要件進行實體審查,即賦予專利權,為防止
      權利人濫發警告函,新型專利權利人進行警告時,有提示
      新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要,惟其並非提
      起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使
      新型專利權時之重要性,爰明定權利人如未提示新型專利
      技術報告,不得進行警告,以資明確。」。
  2、次按「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,
      因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基
      於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在
      此限。」,專利法第117條亦有明定。且該條於100年12月
      21日修正之立法理由已記載「…二、第一項修正:(一)
      新型專利自92年修正改採形式審查後,固加速專利權之賦
      予,然因未經過實體審查,無法認定其權利之有效性,故
      現行條文第104 條規定權利人行使權利時,應提示新型專
      利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告,
      藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。(二)為
      防止權利人不當行使權利或濫用權利,致他人遭受不測之
      損害,明定新型專利權人行使權利後,若該新型專利權遭
      到撤銷,除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利
      技術報告之內容,且已盡相當之注意者外,應對他人所受
      損害負賠償責任。三、現行條文第二項修正後移列但書規
      定:(一)現行條文第2 項係屬新型專利權人舉證免責之
      規定,自應由新型專利權人負舉證責任,為使舉證責任之
      分配更加明確,爰修正移列但書規定。(二)另現行條文
      第2 項規定,『常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利
      技術報告等客觀權利有效性判斷資料,亦得就僅經形式審
      查之新型專利直接主張權利』;或認為只須取得新型專利
      技術報告,即得任意行使新型專利權,而不須盡相當注意
      義務,不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙,亦嚴重
      影響交易安全。(三)按新型專利技術報告即使比對結果
      無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等
      ,並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知
      之技術申請新型專利之可能性,考量新型專利權人對其新
      型來源較專利專責機關更為熟悉,除要求其行使權利應基
      於新型專利技術報告之內容外,並應要求其盡相當之注意
      義務,始為周妥,爰予修正。」等語明確,益足認新型專
      利權人不得僅以形式上取得新型專利權,而在欠缺新型專
      利技術報告之情形下進行警告。又按因故意或過失,不法
      侵害他人之權利者,負損害賠償責任。民法第184條第1項
      前段亦有明定。因專利權人行使專利權致侵害他人權利,
      仍屬民法第184條第1項侵權行為之態樣,故行為人因故意
      過失不法侵害他人權利,須行為人具備歸責性、違法性,
      且不法行為與損害間有因果關係,始能成立(最高法院10
      0年度台上字第328號判決要旨參照)。
  3、關於被告許O月治於104年9月22日警告GOMAJI之行為:
    (1)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責
      任;違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負損害賠
      償責任。但能證明其行為無過失者,不在此限。民法第18
      4條第1項前段、第2 項分別定有明文。前開規定所謂保護
      他人之法律,係指保護他人為目的之法律,亦即一般防止
      危害他人權益或禁止侵害他人權益之法律而言(最高法院
      77年度台上字第1582號、98年度台上字第1333號裁判要旨
      參照)。
    (2)原告等主張被告許洪O治於104年9月22日寄發電子郵件予
      GOMAJI,檢附系爭專利,要求GOMAJI不得販售系爭商品;
      於104 年10月30日寄發電子郵件予GOMAJI,檢附原證10被
      告劉O銘對17Life之民事起訴狀電子檔,要求將系爭商品
      下架;被告劉O銘委託律師於104年10月2日寄發存證信函
      (附上專利公告)予17Life等事實,業據原告提出前揭郵
      件(原證2、9)、存證信函(原證21)為證,且為被告等
      所不爭執,應堪認為真實。又被告許O月治於104年9月22
      日寄出電子郵件要求GOMAJI將系爭商品下架,致GOMAJI因
      受前揭警告,將原告富商公司所有系爭商品自104年9月22
      日至104年9 月30日共9日期間暫緩上架而受有營業損失,
      此亦有GOMAJI 出具之聲明書1紙在卷足參(參本院卷一第
      78頁,原證17)。
    (3)依被告許O月治所述,其認與系爭專利權人即被告劉O銘
      間就反向傘商品有合作銷售關係,即得以自己之名義進行
      警告,惟依前揭專利法第116 條規定及立法理由可知,進
      行警告之性質應屬新型專利權之行使,須符合相關規定要
      件,始得為之。而被告許O月治縱與系爭專利權人即被告
      劉O銘有銷售反向傘商品之合作關係,然究非系爭專利權
      人,亦無證據顯示其為系爭專利之被授權人,自無行使系
      爭專利權之資格,故被告許O月治此部分所辯,自認其與
      被告劉O銘就反向傘商品有合作銷售關係,即得以自己之
      名義進行警告,顯係對法規有所誤解。又因無其他事證顯
      示被告許O月治係故意以此方式造成原告富商公司之損害
      ,且有違反保護他人法律之情事,故原告富商公司依民法
      第184條第1項前段、第2 項規定請求被告許洪月治就其前
      揭警告行為負過失侵權行為損害賠償責任,即屬有據,惟
      並不構成同條第1項後段之侵權行為。
  4、至於原告等主張被告劉O銘於104年10月2日寄發電子郵件
      警告17Life(原證21)、被告許O月治於104 年10月30日
      寄發電子郵件警告GOMAJI(原證9)、被告劉O銘於104年
      11月2 日、24日寄發律師函警告康太公司(原證23)、寶
      雅公司(原證8 )部分,因17Life、寶雅公司皆未因被告
      劉O銘之警告而將系爭商品下架;GOMAJI亦未因被告等之
      警告而於104年10月1日後再度將系爭商品下架,故未導致
      原告等因前揭警告而受有損害,故原告等依此主張被告等
      有違反民法第184條第1 項前、後段、第2項及公平交易法
      第25條規定部分,即無理由。
  5、關於被告劉O銘於104年12月2日警告生活市集之行為:
    (1)創意家公司所設立之生活市集於104年12月2日寄送電子郵
      件予原告彩國公司,表示收到投訴單位反映有專利侵權問
      題,因事關法律相關問題,已將系爭商品下架並暫停排檔
      等語,此有104年12月2至3 日生活市集與原告彩國公司間
      往來電子郵件及所附由被告劉O銘委託亞律事務所寄送之
      存證信函等件在卷足憑(原證20),是被告劉O銘於 104
      年12月2 日有以寄送存證信函之方式警告生活市集之事實
      ,應堪認為真實。
    (2)按「事業不得為競爭之目的,而陳述或散布足以損害他人
      營業信譽之不實情事。」、「除本法另有規定者外,事業
      亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為
      。」公平交易法第24條、第25條定有明文。又按「依照著
      作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利
      之正當行為,不適用本法之規定。」公平交易法第45條亦
      有規定。又此條所定排除公平交易法適用規定之要件有二
      ,一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」
      ,二是該項行使權利行為係屬「正當」。換言之,並非行
      使著作權法、商標法或專利法權利之行為,即得排除公平
      交易法之適用,如果權利人在行使上開權利時,濫用其權
      利或違反誠信原則,對競爭秩序造成影響,而非屬正當者
      ,仍不能免除公平交易法之適用(最高行政法院98年度判
      字第1479號判決參照)。而公平交易委員會對於是否屬於
      上開公平交易法第45條「行使權利之正當行為」,訂有警
      告函處理原則,以供相關事業遵循,該警告函處理原則係
      公平交易委員會本於公平交易法主管機關之立場就該法第
      45條所為解釋性之行政規則,用以處理事業對他人散發侵
      害智慧財產權警告函之行為,有無濫用權利,致生該法所
      禁止之不公平競爭行為,自與法律保留原則無違(司法院
      釋字第548 號解釋參照),是本院判斷被告之行為是否屬
      於「依照專利法行使權利之正當行為」,自得參酌上開警
      告函處理原則加以認定。又被告劉O銘係於104 年12月間
      寄發警告通知,自應依公平交易委員會104年2月16日公法
      字第10415601194號令發布之警告函處理原則(下稱104年
      警告函處理原則)為其依據。按「事業踐行下列確認權利
      受侵害程序之一,始發警告函者,為依照著作權法、商標
      法或專利法行使權利之正當行為:(一)經法院一審判決
      確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。(二)經著作權
      審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。(三)
      將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定,取得鑑定
      報告,且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口
      商或代理商,請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款
      後段排除侵害通知,但已事先採取權利救濟程序,或已盡
      合理可能之注意義務,或通知已屬客觀不能,或有具體事
      證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形,視為已踐行排
      除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列確認權利受侵害
      程序,且無公平交易法第二十條、第二十一條、第二十四
      條、第二十五條規定之違法情形,始發警告函者,為依照
      著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為:(一)
      發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代
      理商請求排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標
      權或專利權明確內容、範圍,及受侵害之具體事實(例如
      系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等
      ),使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事
      業未踐行前項第一款排除侵害通知,但已事先採取權利救
      濟程序,或已盡合理可能之注意義務,或前項通知已屬客
      觀不能,或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之
      情形,視為已踐行排除侵害通知之程序。」104 年警告函
      處理原則第3、4點定有明文。
    (3)查被告劉O銘購得原告等販售之系爭商品後,於104 年10
      月6日委請亞律事務所進行鑑定,該所於104年10月15日做
      成系爭商品已落入系爭專利申請專利範圍之鑑定結果,此
      有該鑑定報告1份在卷可稽(參本院卷一第103-127頁,被
      證2)。又系爭專利之技術報告係由原告彩國公司於106年
      1月20日向智慧局提出申請,經智慧局於106年5 月16日完
      成,結論為系爭專利全部請求項均不具進步性,此亦有系
      爭專利之技術報告1份在卷足憑(參本院卷一第28-31頁,
      原證4 )。準此,因系爭專利之技術報告係在被告劉O銘
      提出前揭警告後,始由原告彩國公司向智慧局申請做成,
      顯然被告劉O銘於104年12月2日對生活市集進行警告時,
      並未提示系爭專利技術報告,而有違專利法第116 條規定
      。且被告劉O銘於提出前揭警告時,雖業已取得其委託亞
      律事務所做成之系爭專利侵害鑑定報告,惟該鑑定報告內
      容並不含有效性部分之判斷,在未取得技術報告之前貿然
      發警告函,此專利有效性部分之風險應自行承擔;況且,
      其未同時提示該鑑定報告,又未於發函前事先或同時通知
      可能侵害之製造商即原告彩國公司,及雖於警告函中敘及
      系爭專利號及專利名稱,惟並未敘明系爭專利之明確內容
      、範圍及受侵害之具體事實,從而被告劉O銘提出前揭警
      告並不符合104年警告函處理原則第3、4 點之規定,而不
      得謂係符合公平交易法第45條規定之正當行使專利權之行
      為。且生活市集因接獲被告劉O銘之警告而取消原定於10
      4年12月1日起預計約1 年之系爭商品上架檔期,此有創業
      家公司106年7 月31日出具之聲明書1紙在卷可稽(參本院
      卷一第74頁),顯見被告劉O銘之警告已然影響交易秩序
      ,依104年警告函處理原則第5點之規定,構成公平交易法
      第25條之違反。
    (4)考量本件被告劉O銘本於其為系爭專利權人之地位,及其
      已取得系爭商品落入系爭專利範圍內之鑑定報告之情況下
      進行警告,雖因未符合前揭104 年警告函處理原則而致原
      告彩國公司受有損害,然原告彩國公司曾於104年10月5日
      對系爭專利提出舉發,但經智慧局於105年8月10日以(105
      )智專三(一)02054字第10520991530號審定「請求項3至
      10舉發不成立。請求項1至2 舉發駁回。」(被證8),顯
      見被告劉O銘在委請律師發警告函時,應自認系爭專利有
      效無虞,且系爭商品落入系爭專利範圍內,故被告劉皓銘
      應非以故意方式造成原告彩國公司之損害,被告劉皓銘此
      部分行為,對於原告彩國公司應構成民法第184條第1項前
      段之過失侵權行為。又公平交易法第1 條規定「為維護交
      易秩序與消費者利益,確保自由與公平競爭,促進經濟之
      安定與繁榮,特制定本法」,可知公平交易法係保護消費
      者利益之法律,依前揭規定及說明,被告劉O銘此部分行
      為亦構成民法第184條第2項之侵權行為。因本案並無其他
      事證顯示被告劉O銘係故意以此方式造成原告彩國公司之
      損害,尚不構成同條第1項後段之侵權行為。」

  智慧財產法院第三庭
                    法 官 蕭文學