林佳瑩律師blog #商標、著作、專利、智慧財產權: 2月 2020

「據以評定商標除附圖二編號4 之商標外，其餘附圖二編號1 至3 、5至9 之商標雖均因商標權期間屆滿未申請延展而消滅，惟如上述，商標法第30條第1 項第12款規定之他人「#先使用」之商標，#不論在國內有無註冊均有適用，#亦未排除註冊後因商標權期間屆滿而消滅之商標，參加人之據以評定商標中，如附圖二編號4 商標之專用權期間尚未屆滿，#其餘據以評定商標雖因專用權期間屆滿未申請延展而失效，惟參加人仍可援引作為依商標法第30條第1 項第12款申請評定之依據，原告主張據以評定商標均因屆期而消滅，參加人已非利害關係人，不得申請評定云云，不足採信。...」

這個案子給我們的啟示還是一樣：

#商標意識很重要
#申請商標很重要
#不申請商標會被搶註
即使是數十年的老店，
也要記得申請註冊商標啊！

【三福】智慧財產法院108年度行商訴字第96號行政判決（2020.2.13）https://ipcase.blogspot.com/2020/02/sun-furein.html
【鼎旺】最高行政法院108年度判字第602號判決（2019.12.31）
https://ipcase.blogspot.com/2020/02/oo8110487oooo.html

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智慧財產法院108年度行商訴字第96號行政判決（2020.2.13）
原告李O龍
被告經濟部智慧財產局
參加人三福製衣有限公司

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108 年7 月10日經訴字第10806307260 號訴願決定，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文
原告之訴駁回。

事實及理由

...
緣原告前於民國（下同）105 年2 月25日以「三福Sun Fure」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、內衣、汗衫、Ｔ恤、內褲、圍兜、肚圍、襪子、服飾用手套、初生嬰兒服、嬰兒褲、嬰兒和服」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1795335 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。

嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，對之申請評定。

案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第12款規定，以108年4 月22日中台評字第H01060053 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（至於是否有商標法第30條第1 項第10、11款規定之情事已無庸論究）。原告不服，提起訴願，經經濟部同年7 月10日經訴字第10806307260 號訴願駁回，原告仍不服，乃向本院提起行政訴訟。...

伍、得心證之理由：

一、本件兩造間之爭點為：
系爭商標之註冊有無違反商標法第30條第1 項第12款之規定？

二、按相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得申請註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。...

三、又按，商標法第30條第1 項第12款規定，除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法86年5 月7 日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由（參見民國100 年06月29日第30條立法理由）。該規定之他人「先使用」之商標，依其文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用之任何商標，不論是否為著名商標，不分國內外使用，亦不問於國內註冊與否，只要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。倘將先使用之商標限於國內未註冊之商標為限，將增加法律條文所無之限制。且本款著重在排除後商標申請人主觀惡意之情形，並不以後商標與前商標是否構成混淆誤認為要件，故本條款與同條項第10款之要件尚屬有別（參見司法院108 年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第4 號研討結果）。

查據以評定商標除附圖二編號4 之商標外，其餘附圖二編號1 至3 、5至9 之商標雖均因商標權期間屆滿未申請延展而消滅，惟如上述，商標法第30條第1 項第12款規定之他人「先使用」之商標，不論在國內有無註冊均有適用，亦未排除註冊後因商標權期間屆滿而消滅之商標，參加人之據以評定商標中，如附圖二編號4 商標之專用權期間尚未屆滿，其餘據以評定商標雖因專用權期間屆滿未申請延展而失效，惟參加人仍可援引作為依商標法第30條第1 項第12款申請評定之依據，原告主張據以評定商標均因屆期而消滅，參加人已非利害關係人，不得申請評定云云，不足採信。...

七、原告因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在：

(一)參加人自73年間開始陸續申請註冊據以評定商標並取得商標權，據以評定商標之商品除由參加人透過實體通路及線上通路PChome商店街銷售外，更有諸多個人或小型賣家透過Yahoo ！拍賣、露天拍賣及蝦皮購物等各大拍賣網站中進行銷售，且並未因部分據以評定商標屆期未延展註冊失效而停止使用，除被告於行政訴訟答辯書中乙證2 附件28、30及32相互勾稽之「866-L 螺紋男大三角」、「886-M 螺紋女大三角」等商品外，更有「167-XXL 單面男大平口」、「單面男大平口褲（全白）商品料號：167 」及網路賣家「小月亮優質童裝」於104 年12月29日銷售之「小三福167 男士單面純棉四角內褲」，於105 年1 月1 日獲得買家評價之銷售資料可稽，可證參加人於據以評定商標專用期限到期後至系爭商標申請日前，仍有持續使用據以評定商標之事實。

又參加人依乙證2 附件28之資料，統計其於104 年間在PChome商店街銷售據以評定商標之商品的金額達487,726 元，依乙證2附件30至34統計其餘第三人於104 年4 月至105 年2 月間在Yahoo ！拍賣平台銷售據以評定商標之商品達45,264元，足認參加人長期註冊及使用據以評定商標達相當之期間並有一定之銷售數量，另由原告於106 年7月24日評定答辯書所附系爭商標使用於衣服商品之事證可知，原告亦係從事服飾相關產業之業者，與參加人具競爭同業關係，對於服飾相關商品市場情形必然會投入較多之關注，且系爭商標申請註冊前，據以評定商標商品已在各大購物網路平台上行銷達一定之數量，原告不難透過業務經營及對相關資訊之關注及蒐集而知悉據以評定商標之存在。

(二)再查，訴外人○○公司曾於104 年12月29日向參加人購入100 套「棉男大衛生衣」商品，有參加人提出之統一發票影本1 張可稽，而○○公司之地址臺北市○○區○○街000 號1 樓與原告申請系爭商標註冊時所填載之地址相同，原告於其個人臉書載明其為○○公司員工，參加人並主張○○公司負責人林○○為藝人蕭○○之經紀人，原告則為蕭○○之司機，經本院提示上開證據予原告，原告自承其為○○公司之員工並為藝人蕭○○之司機，惟辯稱其並未接觸○○公司之採買業務，○○公司是否有在上開時間向參加人購買「棉男大衛生衣」商品，經其詢問○○公司相關人員，因時日已久無從確定云云。

查○○公司負責人林○○既為藝人蕭○○之經紀人，原告為蕭○○之司機，衡情二人之間關係應甚為熟稔密切，並非一般單純之老闆及員工之關係可比，原告對於○○公司曾向參加人購買「棉男大衛生衣」商品，自有知悉之可能性，並因此知悉據以評定商標存在，原告主張其對於○○公司曾向參加人購買「棉男大衛生衣」商品毫不知情，應屬避重就輕之詞。

(三)「三福」之漢語拼音，應為「San Fu」而非「Sun Fure」，「三福」與「Sun Fure」，並非彼此的發音對照，而係兩個獨立的單詞，衡情原告如欲以中文「三福」拼音相同之外文合併作為商標使用，應使用「三福San Fu」而非「三福SunFure」，惟系爭商標竟採用與據以評定商標完全相同之「三福Sun Fure」作為商標，且對於何以採用「三福Sun Fure」為商標，並未提出相關說明，難認為二者誠屬巧合，應認為原告在申請系爭商標之前，已知悉據以評定商標之存在。

(四)綜上，本院認為參加人提出之證據，足以證明原告在申請系爭商標註冊之前，已因業務往來或同業關係等，知悉據以評定商標存在，其以高度近似於據以評定商標之圖樣，指定使用於同一或高度類似之商品，應係出於仿襲之意圖，洵堪認定。

智慧財產法院第二庭
審判長法官汪漢卿
法官曾啟謀
法官彭洪英

(商標著作權移轉)「永和三美人」：董事長將公司商標移轉到自己名下，構成雙方代理，移轉無效，董事長應將商標移轉登記給公司。

智慧財產法院107年度民商訴字第34號民事判決（2019.2.1）
原告永和膠業廠有限公司
法定代理人鄭O仁（董事）
被告鄭O銘（董事長）

上列當事人間因商標權移轉登記事件，本院於中華民國108 年1月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文
被告應將中華民國商標註冊第00350277號「永和三美人及圖」商標、註冊第01117472號「永和三美人及圖」商標、註冊第01154115號「海大#414」商標、註冊第01154116號「海特大#424」商標、註冊第01350064號「海小#212」商標、註冊第01376398號「永和三美人及心圖」商標移轉登記予原告。

事實及理由
壹、程序事項
一、本院於本件具管轄權：依商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，由智慧財產法院管轄（智慧財產法院組織法第3 條第1 款及智慧財產案件審理法第7 條規定參照）。本件原告主張其為主文所示之中華民國商標註冊第00350277號「永和三美人及圖」商標、註冊第01117472號「永和三美人及圖」商標、註冊第01154115號「海大#414」商標、註冊第01154116號「海特大#424」商標、註冊第01350064號「海小#212」、註冊第01376398號「永和三美人及心圖」商標（以下合稱：「系爭商標」）之申請權人及商標權人，請求被告移轉登記系爭商標予原告；被告則辯稱其為系爭商標之著作權人，而否認原告之主張。職是，本件系爭商標之歸屬不明，涉及原告與被告得否合法行使系爭商標專用權等商標法上所保護之權益，故本院就本件商標權移轉登記事件具管轄權。

二、鄭O仁（董事）得合法代表原告提起本件訴訟：
（一）按「當事人之法定代理權有無欠缺，不問訴訟程度如何，法院均應依職權調查之，故法定代理權之有無，當屬程序事項」（最高法院107 年度臺抗字第735 號民事裁定意旨參照）。被告主張其為原告之董事長，對外代表公司，而鄭O仁僅係原告的董事，不得代表原告提起本件訴訟等語。本件涉及有限公司之董事長自己與其公司間訴訟時，應由何人代表公司對該董事長提起訴訟之問題。

（二）按有限公司負責人為董事，其應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務（公司法第8 條第1 項及第23條第1 項規定參照）。次按：「有限公司應至少置董事1 人執行業務並代表公司，最多置董事3 人，應經3 分之2 以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。又董事就法人一切事務，對外代表法人。董事有數人者，除章程另有規定外，各董事均得代表法人，公司法第108 條第1 項及民法第27第2 項分別定有明文。是以有限公司經以章程特定一董事為董事長，對外代表公司者，如該董事長為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事代表公司」（最高法院95年度臺上字第2888號民事判決意旨參照）。復按：「有限公司之董事有數人者，均有代表公司之權，但如以章程特定一人為董事長時，則僅由董事長對外代表公司，其他董事之代表權即受限制，而停止行使。亦即在董事長代表權限範圍內，其他董事之代表權一時受有限制而已，非謂一經章程特定一人為董事長時，其他董事即自始喪失其代表權。此觀公司法於第一章總則第8 條規定董事為有限公司之負責人，以及民法第27條第2 項『除章程另有規定外，各董事均得代表法人』之基本原則規定，益臻明灼。從而有限公司因其董事長涉嫌犯罪，而有追訴之必要時，為保護公司權益，殊無仍由該董事長代表公司提起自訴或告訴之理。此時董事長既已無從行使其代表權，自應由其他董事代表公司對之提起自訴或告訴。倘謂必待另行選任董事或董事長，始得代表公司，因董事或董事長之姓名為有限公司章程應記載事項之一，而變更章程係準用無限公司之規定，應得全體股東之同意，且原董事長亦屬股東之一員（公司法第47條、第101 條第1 項第7 款、第108 條第1 項、第113 條參照），則更換董事長，勢所難能，無異剝奪有限公司對董事長之刑事追訴權」（最高法院89年度臺上字第7082號刑事判決意旨參照）。

（三）又按有限公司代表公司之董事或董事長，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為，既不得同時為公司之代表；置董事2 人以上並特定1 人為董事長者，由其餘之董事代表公司（柯芳枝著，公司法要義，三民書局，94年增訂5 版1 刷，第381 頁；梁宇賢著，公司法論，三民書局，96年修訂6 版2 刷，第241 頁；經濟部91年6 月20日經商字第09102124690 號函釋參照），再按：「系爭協議書用印係蔡○○英委由代書林某為之，蔡○○英同時代理蔡○慧及上訴人與自己簽訂，上訴人未能證明其有得蔡○慧之許諾，亦未能證明嗣後經同意追認，蔡○○英無權代理並違反民法第106 條自己代理及雙方代理禁止之規定，被上訴人已明白表示不同意，應屬無效」（最高法院104 年度臺上字第2315號民事判決意旨參照），是原告公司如欲將商標權移轉於被告，亦應由其餘之董事代表原告公司。

（四）準此，有限公司董事長對外代表公司，公司與第三人間訴訟，屬公司外部事項，原則上由董事長為公司於訴訟程序時之法定代理人，惟若公司與董事長個人之涉訟，為保護公司權益及避免因利害衝突而違反忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，故殊無仍由該董事長代表公司提起訴訟之理，而應由其餘之董事代表公司。

（五）被告為原告公司之董事長，其餘董事僅鄭智仁一人，則依上述說明，本件該董事長即被告為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事即鄭智仁一人代表公司。臺灣高等法院107年度抗字第334 號民事裁定︰「按有限公司應至少置董事一人執行業務並代表公司，最多置董事三人，應經三分之二以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。董事就法人一切事務，對外代表法人。董事有數人者，除章程另有規定外，各董事均得代表法人，公司法第108 條第1 項及民法第27條第2 項分別定有明文。又有限公司經以章程特定一董事為董事長，對外代表公司者，如該董事長為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事代表公司（最高法院95年度臺上字第2888號判決意旨參照）。本件抗告人以相對人擔任董事長期間，擅自資遣全部員工，並對外發布停業聲明等事項為由，聲請對相對人定暫時狀態處分，依上開說明，相對人即不得同時為抗告人公司之代表人，自應由其餘董事代表抗告人公司。茲鄭O仁為抗告人公司之董事，有變更登記表在卷可憑，鄭智仁以抗告人法定代理人身分提起本件聲請、抗告，核無不合，相對人抗辯抗告人未經合法代理，應無可採」，亦同此見解。...

參、本院得心證之理由
一、按「不當得利依其類型可區分為『給付型之不當得利』與『非給付型不當得利』，前者係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在『給付型之不當得利』，既因自己行為致原由其掌控之財產發生主體變動，則本於無法律上之原因而生財產變動消極事實舉證困難之危險，自應歸諸主張不當得利請求權存在之當事人。是該主張不當得利返還請求權人，應就不當得利之成立要件負舉證責任，亦即必須證明其與他方間有給付之關係存在，及他方因其給付而受利益致其受損害，並就他方之受益為無法律上之原因，舉證證明該給付欠缺給付之目的，始能獲得勝訴之判決。又關於不當得利之『無法律上原因』為消極事實，本質上難以直接證明，僅能以間接方法證明之。因此，倘主張權利者對於他方受利益，致其受有損害之事實已為證明，他造就其所抗辯之原因事實，除有正當事由（如陳述將使其受到犯罪之追訴等），應為真實完全及具體之陳述，使主張權利者得據以反駁，以平衡其證據負擔，並俾法院憑以判斷他造受利益是否為無法律上原因，惟並非因此即生舉證責任倒置或舉證責任轉換效果」（最高法院102 年度臺上字第420 號民事判決意旨參照），次按：「給付不當得利之所謂給付，係指有意識地，並基於一定目的而增加他人財產，強調『給付目的指向』，以決定給付關係之當事人為何」（最高法院106 年度臺上字第239 號民事判決意旨參照）。
二、按「股份有限公司股份之實際出資人，倘以其所指定之第三人為股份名義人，指示公司將之登載於其股東名簿，經該公司完成登記後，對公司而言，得行使股東權利之人乃登記名義人，與實際出資人無涉。至該出資人與登記名義人間之內部關係為何，要非該公司所得過問」（最高法院104 年度臺上字第1252號民事判決意旨參照），被告既主張原告公司之股東登記為真實之借名登記，而非偽造或不實者，則姑且先無論被告所提新北市中和區調解委員會調解書及同意書影本所稱之「出資額」借名登記，是否必然等同於「董事」之借名登記，依上述說明，對當時之原告公司而言，得行使股東權利之人，乃登記名義人○○○及周寶菊，與實際出資人無涉，至該實際出資人與登記名義人○○○及周寶菊間之內部關係為何，要非原告公司所得過問。而原告公司之系爭商標移轉予被告之法律行為，被告當時既為原告公司之董事長，則不得同時為公司之代表，而應由其餘之董事代表公司，已如前述。

三、按「『代表公司之股東，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表』，公司法第108 條第3 項（按︰現行公司法第108 條第4 項，下同）準用同法第59條之規定甚明，如違反此項禁止規定，其法律行為應屬無效」（最高法院80年度臺上字第180 號民事判決意旨參照），又按︰「代表公司之董事，僅關於公司營業上之事務有辦理之權，若其所代表者非公司營業上之事務，即屬無權限之行為，不問第三人是否善意，非經公司承認，不能對公司發生效力」（最高法院82年度臺上字第2860號民事判決意旨參照）。

查：系爭商標移轉予被告之移轉登記申請書，其時間均為99年間，均於上開103 年間之調解書及104 年間之同意書前，且均僅由被告一人及股東○○○簽署於「商標專用權移轉契約書」，而未經當時之其餘董事即包括鄭O仁在內簽署，甚至未達其餘董事過半數或全體股東過半之門檻，依上述說明，其違反公司法第108 條第4 項準用同法第59條之禁止規定而屬無效，況縱非當然無效，鄭O仁現有權代表原告起訴而不同意追認被告上開自己代理行為，則無論就原告之主張，或於客觀上之認定，原告公司與被告間，就系爭商標並無任何給付行為，被告自無從由原告公司取得系爭商標之權利，且因原告公司並無任何給付行為，本案尚非給付型不當得利，致應由被告就其關於系爭商標之登記有何法律上之原因，負舉證責任。被告既未舉證證明其受系爭商標登記之利益，有何法律上之原因，自應認被告係不當得利而應將系爭商標移轉登記於原告公司。

四、法務部73年11月8 日（73）法律字第13168 號函︰「一、本案貴部（經濟部）函轉內政部73年8 月17日73臺內著字第246895號函略以：『如某一股份有限公司（甲）將其著作權轉讓與另一有限公司（乙），兩造代表人為同一人（均為各該公司之董事長）時，似有違公司法第108 條準用同法第59條及民法第106 條禁止雙方代表之規定。』經查『代表公司之股東，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。』公司法第59條前段定有明文，而有限公司董事，依公司法第108 條第3 項準用前開第59條規定時，自應受其禁止為雙方代表之限制」，內政部92年1月28日內授中辦地字第0920001180號函︰「有關僅置董事長一人之有限公司代表人為自己與公司為法律行為時，如何另選公司代表人疑義，前經經濟部以91年6 月27日經商字第091021284710號函釋以：『查公司法第108 條第4 項準用同法第59條規定，有限公司代表公司之董事或董事長，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為，既不得同時為公司之代表，自應依下列情形，另定代表公司之人：（一）僅置董事一人者，由全體股東之同意另推選有行為能力之股東代表公司。（二）置董事二人以上，並特定一董事為董事長者，由其餘之董事代表公司。是以，具體個案宜請配合上開說明辦理。』前經本部91年6 月18日經商字第0910211350
0 號函釋在案。』，本案請依上開經濟部函釋辦理」，法務部75年8 月13日（75）法參字第9736號函︰「查有限公司之董事長，依公司法第108 條第3 項準用同法第59條之規定，除向公司清償債務時外，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。公司法第59條之規定，其性質上屬於禁止之規定，如有違反者，其法律行為應屬無效（民法第71條前段參照) 。因此，有限公司之董事長若非向公司清償債務，縱經全體股東事前授權，似仍不得為公司之代表與其本人訂立買賣契約」，依上述說明，原告公司即使經全體股東同意，仍不得將系爭商標移轉登記於董事長即被告名下，況僅經股東○○○一人同意，更不發生移轉效力。

五、按「著作權係屬所有權以外之財產權，且不因物之占有而成立，得依民法第966 條第1 項規定，成立準占有」（本院101 年度民著上字第9 號民事判決意旨參照，最高法院103 年度臺上字第5 號民事判決駁回上訴確定），商標權亦應為同一解釋。次按：「占有人於占有物上行使之權利，推定其適法有此權利」，民法第943 條第1 項定有明文。經查：系爭商標最初係由原告公司而非被告名義申請「創設商標」或「註冊」而原始取得，且既為創設取得，即顯示先前無人所有或占有，而無民法第943 條第2 項第2 款所規定之使原告公司占有之人，則被告縱使對系爭商標之文字或圖案具有何著作權，因商標權與著作權係分屬不同之權利，被告亦自承：系爭商標與被告所稱之著作權確實是兩件事情等語，被告並不當然因此取得系爭商標權，自應由原告公司原始取得其權利或至少成立準占有，並至少依民法第943 條第1 項規定推定適法具有系爭商標之權利，因此退而言之，即使原告需舉證證明被告登記系爭商標之利得不具法律上之原因，亦因原告前述推定適法具有系爭商標之權利，且被告將之移轉登記予自己之自己代理行為，被告並未證明其有何效力，致上開推定仍然存在，則被告自應對其有權受移轉登記系爭商標、致原告公司系爭商標登記權利受損，究有何法律上之正當原因，負舉證責任。臺灣新北地方法院107 年度自字第5 號刑事判決判認：「被告將原由自訴人永和膠業廠於75年9 月間創設申請註冊登記之『永和三美人及圖』商標於99年11月1 日轉移至伊自己名下，此有經濟部智慧財產局107 年7 月6 日（107 ）智商50056 字第10780354160 號函暨所附『永和三美人及圖』註冊商標申請書、自訴人永和膠業廠公司營利事業登記證、委任狀、商標審定書、商標註冊證、延展註冊申請書、移轉登記申請書、商標轉用權移轉契約書、委任書、經濟部智慧財產局99年10月8 日（99）智商0104字第09980480880 號函等文件在卷可證」，亦同此認定被告受移轉登記系爭商標致原告公司權利受損，益徵因被告無法舉證證明其登記系爭商標有何法律上之原因，故被告為不當得利無誤。

六、按「主張法律關係存在之當事人，僅須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任，至於他造主張有利於己之事實，應由他造舉證證明」，最高法院著有48年臺上字第
887 號民事判例，可資參照。被告主張兩造間具繼續性供給契約及其終止事由之法律關係存在，並未舉證以實其說，尚難採信。況退而言之，被告縱使對系爭商標之文字或圖案具有何著作權且兩造間就該著作權有何繼續性供給契約存在，被告亦非當然就系爭商標有何權利而得受移轉登記系爭商標。被告既自承：被告沒有讓與著作權，只是授權原告利用，故被告不會因此就喪失此著作權等語，則被告就系爭商標之文字或圖案，縱有何著作權存在，亦不因原告公司之登記系爭商標，而因此當然喪失該著作權致有何受移轉登記系爭商標之必要或正當理由，更見被告即使就系爭商標之文字或圖案有何著作權，此亦非被告登記系爭商標權之正當理由或法律上原因。

七、綜上所述，被告受移轉登記系爭商標致原告公司上開權利受損，並無法律上之正當原因，則原告依不當得利法律關係請求被告移轉登記系爭商標，為有理由，應予准許。而本件判准原告所請，則原告另以民法第184 條第1 項前段為其訴訟標的部分，即無准駁之必要。

智慧財產法院第三庭
法官伍偉華
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

智慧財產法院108年度民商上字第3號民事判決（2020.1.16）

上訴人鄭O銘（董事長）
被上訴人永和膠業廠有限公司
法定代理人鄭O仁（董事）

上列當事人間商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國108年2月1日本院107年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，本院於108年12月26日言詞辯論終結，判決如下：

主文
上訴駁回。

事實及理由
...
二、鄭O仁得合法代表被上訴人提起本件訴訟：...
1.鄭O仁為被上訴人之董事：...
2.被上訴人股東表決權同意由鄭O仁代表提起本件訴訟：
(1)按總會決議，除本法有特別規定外，以出席社員過半數決之。社員有平等之表決權。社員表決權之行使，除章程另有限制外，得以書面授權他人代理為之。但1人僅得代理社員1人。社員對於總會決議事項，因自身利害關係而有損害社團利益之虞時，該社員不得加入表決，亦不得代理他人行使表決權。民法第52條定有明文。有限公司之股東會，相當於民法社團法人之社員總會，故有限公司關於表決權之行使，得適用民法第52條規定，是有限公司之股東會決議，除民法有特別規定外，以出席股東過半數決之。且對於股東會決議事項，因自身利害關係而有損害公司利益之虞時，該股東應不得加入表決，亦不得代理他人行使表決權。

(2)查被上訴人之股東有上訴人、○○○、○○○及鄭O仁等4人，○○○、○○○及鄭O仁決議由董事鄭O仁代表被上訴人對董事長鄭O銘提起本案訴訟，此有被上訴人之公司章程揭示各股東持股比例與股東同意書在卷可稽。針對被上訴人股東是否欲對上訴人即董事長鄭O銘違法移轉商標一事提起本案訴訟，因上訴人為利害關係人，且有損害公司利益之虞，故其應不得加入表決。職是，被上訴人計有2萬表決權，被上訴人總出資額為新臺幣（下同）2,000萬元，此有被上訴人之公司變更登記表可證。扣除上訴人不得加入表決之6,000表決權部分，剩餘之14,000表決權，已有超過半數即10,000表決權，同意由董事鄭O仁代表公司提起本案訴訟，益徵鄭O仁合法代表被上訴人對上訴人提起本案訴訟。...

參、本院得心證之理由：...
(一)兩造不爭執事項：
被上訴人前於75年5月29日，向智慧局申請商標註冊，取得系爭商標之商標權，系爭商標嗣於99年11月1日自被上訴人移轉登記至上訴人。 ...

二、上訴人構成不當得利與應移轉系爭商標予被上訴人：
...本院首應審究系爭商標前於99年11月1日，自被上訴人移轉予上訴人，是否為有效移轉？繼而認定上訴人取得系爭商標，是否構成不當得利？為何類型之不當得利？最後判斷是否應將系爭商標移轉登記予被上訴人）。

(一)行使股東或董事權利之人與實際出資者無涉：
1.公司登記具有公示作用：按股份有限公司股份之實際出資人，倘以其所指定之第三人為股份名義人，指示公司將之登載於其股東名簿，經公司完成登記後。對公司而言，得行使股東權利之人為登記名義人，自與實際出資人無涉。至出資人與登記名義人間之內部關係為何，要非公司所得過問（參照最高法院104年度台上字第1252號民事判決）。準此，將公司法規定應記載事項，登載於主管機關所備置之登記簿冊，以確定公司內部與外部關係，並供公眾閱覽、抄錄，其具有公示作用，以保護交易安全與公司權益。有限公司之實際出資人，倘以其所指定之第三人為登記股東，經公司登載於股東名簿，得行使股東權利之人為登記名義人，並非實際之出資人。繼而由經2/3以上股東同意，就有行為能力之股東選任之，由被選任之董事行使董事權，並非實際之出資人。
2.有限公司以登記股東或董事行使對公司之權利：上訴人雖主張被上訴人之股東登記為真實之借名登記，而非偽造或不實者云云。並提出新北市中和區調解委員會103年7月1日調解書及104年8月20日之同意書影本為憑（見原審卷第495至501頁）。然揆諸前揭說明，系爭商標前於99年11月1日自被上訴人移轉登記至上訴人，上揭調解書及同意書所稱之出資額借名登記，為嗣後所作成，對移轉系爭商標時之被上訴人而言，得行使股東權利之人，為登記名義人○○○與○○○，而與實際出資人○○○○無涉。至實際出資人○○○○與登記名義人○○○及○○○間之內部關係為何，為保護交易安全與公司權益，應以公司登記者為準，要非被上訴人所得過問。自不得以實際出資人之身分，對被上訴人行使股東權或董事權，本件應由移轉系爭商標時之登記股東或董事，行使股東權或董事權。

(二)系爭商標之移轉無效：
1.禁止代表公司董事長為雙方代表：
按代表公司之股東，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。公司法第108條第4項、第59條本文及民法第71條本文別定有明文。是違反雙方代表之禁止規定，其法律行為應屬無效。查被上訴人之系爭商標移轉予上訴人之法律行為，上訴人時任被上訴人董事長，自不得同時為公司之代表，應由其餘之董事代表公司，簽訂系爭商標移轉契約，縱經全體股東事前授權，因違反雙方代表之禁止規定，亦屬無效之法律行為。
2.移轉系爭商標之法律行為違反禁止雙方代表規定：
所謂無效者，係指法律行為因欠缺生效要件，而自始、當然、確定不發生法律上之效力，不因期間經過或當事人承認而發生效力，原則上任何人均得對無效之法律行為，主張其無效。查系爭商標移轉予上訴人之商標專用權移轉書，僅由上訴人及股東○○○簽訂。股東○○○非被上訴人當時之董事，其無權代表被上訴人，而與上訴人簽訂系爭商移轉契約，自不發生系爭商標之移轉效力。參諸系爭商標移轉予上訴人之商標專用權移轉書與移轉登記申請書，期間均為99年，均早於前開103年間調解書及104年間之同意書。揆諸前揭說明，移轉系爭商標之法律行為無效，縱經全體股東事後承認，因違反雙方代表之禁止規定，仍無法經由調解書或同意書承認而有效。

(三)上訴人取得系爭商標登記為非給付型之不當得利：
所謂給付，係指有意識之行為，並基於一定目的而增加他人財產，強調給付目的指向，以決定給付關係之當事人為何（參照最高法院106年度台上字第239號民事判決）。查上訴人取得系爭商標登記之受益事實，並非由被上訴人給付行為所致，係因上訴人侵害系爭商標之事實而受有利益，被上訴人與上訴人間就移轉系爭商標登記，並無任何給付行為。準此，被上訴人無移轉系爭商標之給付行為，上訴人取得系爭商標登記，核其本質為非給付型之不當得利。

(四)上訴人取得系爭商標登記構成不當得利：
上訴人取得系爭商標登記為非給付型之不當得利，應由上訴人就其關於取得系爭商標之登記有何法律上之原因，負舉證責任。上訴人雖主張其系爭商標之文字或圖案具有著作權，有權取得系爭商標云云。然商標權與著作權分屬不同之權利，商標權適用登記註冊主義，對商標圖樣有著作權者，未經商標註冊登記，並非商標權人。上訴人將系爭商標移轉登記予自身之行為，因違反禁止雙方代表規定，應屬無效，使被上訴人所有系爭商標有侵害事實存在，致被上訴人之系爭商標登記權利受損害，而上訴人主張其有受益之法律上之原因，迄今均未就此有利之事實，舉證以實其說。準此，上訴人取得系爭商標登記，致被上訴人之系爭商標登記權利受損害，上訴人無法舉證證明其登記系爭商標有何法律上之原因，上訴人取得系爭商標登記應構成不當得利。

智慧財產法院第一庭
審判長法官李維心
法官蔡如琪
法官林洲富

2020年2月15日星期六

時尚法(商標著名商標混淆誤認之虞) Dior v. Koradior：Koradior與Dior著名商標高度近似，造成消費者實際混淆誤認，且Koradior的廣告有攀附Dior商譽的情形並非善意，故Koradior對Dior著名商標有混淆誤認及減損識別性之虞，應予撤銷。

智慧財產法院103年度行商訴字第111號行政判決（2015.03.26）

原告 法商‧克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司(Christian Dior Couture)

被告 經濟部智慧財產局 
參加人 （中國）大陸地區‧深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國103 年7 月8 日經訴字第10306106840 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於註冊第1536843 號「Koradior」商標異議事件，應作成異議成立，註冊應予撤銷之處分。
 
事實及理由

一、事實概要：

參加人大陸地區深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司（下稱珂萊蒂爾公司）前於民國101 年3 月14日以「Koradior」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「衣服；鞋；腰帶；泳衣；滑水裝；初生嬰兒服；嬰兒褲；帽子；襪子；服飾用手套；披肩」商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第1536843 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以該商標有違商標法第30條第1 項第10款及第11款之規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標並未違反前揭商標法之規定，以102 年11月20日中台異字第1010994 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部103 年7 月8 日經訴字第10306106840 號駁回，其仍不服，提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。...

三、被告抗辯：（智慧財產局）
（一）茲就本件存在之相關因素審酌如下：
１、據以異議諸商標是否為著名商標：

本件依原告所檢送之原告公司簡介及歷史資料、據以異議系列商標產品型錄、販售據以異議系列商標商品之我國門市一覽表、報紙資料等證據資料，堪認據以異議諸商標在系爭商標101 年3 月14日申請註冊前，其所表彰之商譽，已廣為相關事業或消費者所熟知，已達著名商標之程度。

２、商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標與據以異議諸商標相較，二者固均有相同之「dior」，惟除系爭商標於「dior」前緊密銜接「Kora」組成之「Koradior」外文予人整體視覺印象，足以與單純之據以異議「Dior」、「DIOR」等商標區辨外，且與據以異議「Christian Dior」、「DIORPHONE （device）」等商標更可區辨，是兩商標於整體文字外觀、觀念及讀音均差異明顯，應屬構成近似程度極低之商標。...

五、本院得心證之理由：...

（二）系爭商標違反註冊時商標法第30條第1 項第10款規定：...

２、商標識別性之強弱：

(1)按商標識別性越強，相關消費者就商品或服務之印象越深
，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。原則上創意性的商標識別性最強，而以習

見事物為內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。
(2)查本件據以異議諸商標為「Dior」、「Christian Dior」、「DIOR」、「Diorphone 」，其中「Dior」雖為姓氏、「Christian 」雖為人名，然其與附圖二至十三所指定使用之商品或服務之品質、功用及特性並無關聯，而據以異議「Diorphone 」之「phone 」雖為電話之意，然其結合「Dior」後所呈現之商標寓目印象亦與附圖十四所指定使用之商品或服務關聯性甚低，其競爭同業於交易過程中並無使用該等字彙之必要，相關消費者會將之視為指示及區別來源之標識，況據以異議諸商標經商標權人廣泛使用後，已成為廣為相關消費者熟知之著名商標，是據以異議諸商標識別性極高，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。

３、商標是否近似暨其近似之程度：

(1)按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又按兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照）。惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年度判字第1144號判決意旨參照），亦即商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。又識別性極高之商標，尤其是著名商標，因已於相關消費者心中取得強烈識別之印象，若將該識別性高之商標作為整體商標圖樣之一部分，則相關消費者見該商標整體圖樣仍會特別留意其中識別性高之部分，而對之留下深刻之印象，該部份自可認為係商標之主要部份。

(2)查據以異議諸商標經原告長期、廣泛使用，已為國內大部分消費者所熟知，此亦為被告及參加人所是認。而系爭商標為未經設計之英文字母「Koradior」，其中之「dior」與據以異議諸商標之「dior」完全相同，系爭商標除英文字母外並無任何圖案設計，所使用之英文字母亦與據以異議諸商標相同均未有任何美工設計，且「Kora」並無任何特殊意義，「Kora」於字尾結合「dior」組合成系爭商標，則相關消費者見系爭商標，自會對該商標圖樣中識別功能特別顯著之「dior」留下深刻印象，而將系爭商標中之「dior」作為與其他商標相區別之標識，因此，系爭商標中之「dior」自可於商標整體觀察中取得主要部分之地位。準此，系爭商標主要識別部份「dior」與據以異議諸商標之外觀、讀音、觀念接近，異時異地整體觀之，兩商標予人之寓目印象差異不大，近似程度極高。被告及參加人謂系爭商標與據以異議諸商標有明顯差異云云，顯然忽略系爭商標圖樣中之「dior」於商標整體觀察中較為顯著而為系爭商標之主要部份，其等所稱尚無足採。...

５、實際混淆誤認之情事：

經查，依原告所提蘋果日報報導：「中環在線：新股珂萊蒂爾英文名扮Dior？…中文名蹺口概珂萊蒂爾，英文名Koradior同樣特別，驟眼睇以為係國際大品牌Dior個friend…」，而謂兩商標乍見似有一定之關聯性，再依原告所提網頁資料所示，有網友上網詢問「Koradior 」和「dior」的區別，另一網友回覆「Koradior珂萊蒂爾賣女裝的，dior迪奧賣化妝品的」，足見已有相關消費者無法區辨「Koradior」和「dior」來源之不同，此外，據以異議諸商標不僅使用在化妝品亦使用在相關服飾類產品，另一網友僅以「女裝」、「化妝品」作為區辨兩商標之標準，益證相關消費者已有混淆誤認情事。


６、系爭商標之申請人是否善意：

(1)按商標之主要功能在表彰自己之商品，俾以與他人之商品相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在發揮商標此一識別功能。惟若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。
(2)經查，參加人於微博網站宣稱：「#Koradior Fashion#30年代的巴黎，瀰漫著自由強烈的文藝氣息，來自神秘東方的文化滲入，左岸也成為新思潮的聚集地。從東到西，在俐落簡約的法式風格中，融入曼妙的東方元素」、於官方網站宣稱：「Koradior立足于幸福生活，賦予女性美更親近、更具創造性的解讀。巴黎的優雅、塞納河的不羈、格拉斯玫瑰的萬種風情，共同將法國的時尚與浪漫演譯成流動的色彩。」尤有甚者，參加人更於微博網站張貼：「#Koradior 品味優雅# 5 月31日到6 月20日，＜Dior迷你劇院展覽＞首站在成都國際金融中心，這次展覽不僅是複刻1945年那場歷史性的『迷你劇院』展覽，也是對Dior高極訂製工坊技藝的總結。無論是迷你的『迪奧套裝』，還是迷你的舞會禮服，迷你玩偶模型的展覽都與原作高級定製之美毫釐不差」之內容，有各該網頁公證資料附卷可參，然參加人係設於中國大陸深圳市而非法國巴黎，且其自承系爭商標商品係邀請大陸設計師顧怡擔任藝術指導顧問、聘請臺灣設計師進行形象升級改造、邀請大陸設計師房○擔任設計總監，足見系爭商標商品之設計來源均與法國巴黎無關，然參加人於網站上之介紹一再暗示消費者其與法國巴黎有關，甚且張貼原告「Dior迷你劇院展覽」訊息，並於文章前附加「#Koradior品味優雅# 」之文字，由系爭商標上述實際使用方式，實可認參加人有攀附據以異議諸商標之商譽，企圖引起相關消費者混淆誤認系爭商標之來源與據以異議商標有關，足認參加人就系爭商標之註冊並非出於善意。


７、其他混淆誤認情事：

經查，原告除註冊據以異議諸商標外，另有註冊第01094403號「adiorable 」商標、註冊第00496440號「christian dior coordonnes 」商標、註冊第00594359號「christian dior mosieur」商標，原告之關係企業克莉絲汀迪奧香水股份有限公司除第00161930號「dior」商標外，另有註冊第00891693號「aquadior」商標、註冊第01145308號「diorlywood」商標、註冊第00 010390 號「diorissimo」商標，足見原告或其關係企業已註冊諸多於「dior」前後附加其他文字之系列商標，而本件系爭商標亦係於「dior」前附加「Kora」，極易使相關消費者誤認為係原告之系列商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞。


８、承上所析，本院審酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、實際混淆誤認情事、系爭商標之申請人是否善意及其他混淆誤認因素等，認據以異議諸商標具有相當高之識別性、除據以異議註冊第1348152 號商標部分商品外，兩商標指定使用之商品類似程度甚高、兩商標近似程度極高、依原告所提證據已有實際混淆誤認情事、參加人申請系爭商標並非出於善意、原告或其關係企業已註冊諸多包含「dior」文字在內之註冊商標等具體事證，經本院綜合判斷後，應認系爭商標之註冊足使消費者誤認與據以異議諸商標來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源而產生混淆誤認之虞，而有現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

（三）系爭商標違反現行商標法第30條第1項第11款之規定：
１、按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，現行商標法第30條第1 項第11款定有明文。所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，其認定時點，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。

查由原告所提之原告公司簡介及歷史資料、據以異議諸商標產品型錄、我國門市一覽表、媒體報導等證據資料觀之，可知原告係由法國時裝設計師克里斯汀迪奧(Christian Dior)先生於1947年在巴黎所成立之服裝公司，並以其名「Christian Dior」、「Dior」、「CD」作為商標陸續使用於所產製之服裝、靴鞋、皮件、珠寶、眼鏡、鐘錶等多類商品上，並於國內包括臺北、臺中、高雄等北、中、南各大百貨公司及專櫃陳列販售據以異議諸商標商品 ，2002年之法國首都報紙及2006年之L'EXPANSION 報紙並分別報導，原告公司1998至2001年之營業額從200 億歐元成長至350 億歐元、「Dior」為法國人最喜愛的品牌及於2006至2007年間成長23.1% 等訊息，「DIOR」商標亦經被告、經濟部及法院相關審定書、訴願決定書、判決書肯認為著名商標，綜上事證，堪認據以異議諸商標經原告長期廣泛使用，在系爭商標101 年03月14日申請註冊前，其所表彰之商譽，已廣為相關事業或消費者所熟知，而達著名商標之程度，此為兩造及參加人所不爭執。

２、次按現行商標法第30條第1 項第11款前段與同條項第10款規定均在規範「混淆誤認之虞」，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/ 服務來源產生混淆誤認之虞，因此，於適用第30條第1 項第11款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，與同條項第10款規定相同，均可援用前揭混淆誤認之虞審查因素為判斷。而本院經依上開因素綜合判斷後認系爭商標與據以異議諸商標有使相關消費者混淆誤認之虞，已如前述，是系爭商標自有違現行商標法第30條第1 項第11款前段之規定。...

(1)減損著名商標識別性之虞部分：
據以異議諸商標因原告長期、廣泛使用已達相當著名之程度，其識別性極高，又據以異議諸商標並未經原告或其關係企業以外之第三人廣泛使用於不同之商品、服務，復參以系爭商標與據以異議諸商標相似度極高，且參加人企圖使消費者混淆誤認兩商標出於同一來源或有關聯，其襲用據以異議諸商標之結果，將造成相關消費者之心目中，就據以異議諸商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭受淡化，致據以異議諸商標之識別性受到減損、稀釋或沖淡之危險，故系爭商標之註冊自有減損據以異議諸商標識別性之虞。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 林秀圓

法 官 蔡如琪

餐飲_手羽先(商標)「風來坊」在日本雖然是著名商標（in炸雞和餐廳領域），但其著名程度並未到達台灣，在台灣並非著名商標。

#日本餐飲進軍台灣要注意商標問題
#台灣加盟商逆轉勝
#風來坊 #手羽先 #日本名古屋 #非著名商標

如果去過日本名古屋的人，應該知道手羽先（炸雞翅）是當地的名物。這間風來坊似乎是手羽先的名店，在日本相當著名。

不過接下來是要講一個悲傷的故事。

日本的風來坊曾經在民國88年進軍台灣，與某個台灣加盟商簽署合作契約，準備在台北開設加盟店。而台灣加盟商也在88年把「風來坊」申請註冊並取得台灣商標。

😳這是日本企業第一個輕忽的地方！竟然沒有取得台灣商標！

而日本企業在106年才想到要評定這個商標。結果就遇到 #超出五年不得評定期間的棘手問題。除非「風來坊」在台灣是著名商標，否則無法突破這個五年的法律規定。因此，是不是著名商標就變成一個重要的點。

😳這是日本企業第二個輕忽的地方！竟然睡了那麼久啊！！

👉智慧財產局認為：「風來坊」是著名商標，所以台灣加盟商的「風來坊」商標應該要撤銷。

👉但是智慧財產法院：認為「風來坊」在台灣並不是著名商標，所以日本企業還是受到評定五年期間的限制，台灣加盟商的「風來坊」商標可以繼續活著。

悲傷的地方就在於「風來坊」在台灣合法地不屬於日本企業，因為日本企業在權利上睡覺睡太久的關係。

實在是非常值得做為企業經營的教材。

【風來坊】智慧財產法院108年度行商訴字第95號行政判決（2020.01.30）https://ipcase.blogspot.com/2020/02/in.html

#恒達法律事務所
#致力於成為更好
#品牌行銷商標先行
#企業不僅要有商標意識還要有維權意識

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智慧財產法院108年度行商訴字第95號行政判決（2020.01.30）

原告吉友餐飲事業有限公司
被告經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108 年7 月2 日經訴字第10806306020 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文
原處分及訴願決定均撤銷。

事實及理由
一、事實概要：原告之前手○○○（原名○○○）前於民國88年6 月23日以「風來坊」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之「餐廳、咖啡屋之經營」服務（下稱系爭商標，如附圖一所示），向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第123907號商標，並於105 年12月23日移轉登記予原告。其後，參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第5 款、第7 款及現行商標法第30條第1項第7 款、第11款規定，以據以評定商標（如附圖二所示）對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定，以108 年2 月27日中台評字第1060177 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於108 年7 月2 日以經訴字第10806306020 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。..

三、被告則以下列等語抗辯：（智慧財產局）
(一)參加人得對系爭商標申請評定：
據以評定商標於系爭商標申請註冊時已為著名商標，且原告前手申請註冊系爭商標具有惡意，故本件不受5 年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。
(二)系爭商標有註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用：
1.據以評定商標為著名商標：
由參加人所檢送之相關證據，可知據以評定商標係由參加人之創辦人○○○○在1963年（即昭和38年）於日本名古屋使用作為餐廳店名，1996年於據以評定商標在日本申請註冊審查期間，經多家日本企業出具證明書證實該據以評定商標當時已為一著名商標。衡酌臺灣與日本地理位置及文化相近，長久以來經貿往來頻繁，亦為國人旅遊首選，且由原告前手○○○與○○○○夫婦之合照、2008年12月19日網路「日本風來坊的台灣女兒」貼文、88年（平成11年）6 月15日○○○○夫婦與原告前手簽訂之「風來坊連鎖店開設暨加盟契約書」等內容，可見原告前手○○○前往見習學藝時，據以評定商標所享聲譽業已為臺灣餐飲相關業者普遍知悉，始經推介及慕名前往見習，並於學成後於台北開設風來坊連鎖店，以上堪認於系爭商標申請註冊前，據以評定商標已為國內餐飲相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。
2.兩商標近似程度極高且均具高度識別性：
兩商標均由橫書之單純中文「風來坊」所構成，且其字體設計及書寫方式如出一轍，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，屬於近似程度極高之商標。據以評定商標與其著名使用之商品/ 服務無直接關聯性，復經參加人長期廣泛使用已臻著名，應具有高度識別性。
3.系爭商標之註冊具有惡意：
原告前手○○○早於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定商標之存在，其後未取得同意竟以高度近似之系爭商標申請註冊，難謂無引起相關公眾混淆誤認其來源之企圖，應非屬善意。...

五、本院得心證之理由：
(一)本件參加人申請評定事由雖為註冊時商標法第37條第1 項第5 、7 款及現行商標法第30條第1 項第7 、11款，但被告於審定書中僅就現行商標法第30條第1 項第11款前段及註冊時商標法第37條第1 項第7 款為審酌（審定書第10頁，見本院卷第73頁），故有關現行商標法第30條第1 項第11款後段、註冊時商標法第37條第5 款、現行商標法第30條第1 項第7款部分，既未經被告於審定書中為審酌，自不在本院審理範圍內，先予敘明。...

(三)再按「商標之註冊違反…第30條第1 項第9 款至第15款…之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」為現行商標法第58條第1 項及第2 項所明定。

系爭商標是於89年5 月1 日核准註冊，並於同年6 月1 日公告，參加人於106 年9 月15日對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，除非系爭商標之註冊有同條第2項所定情事而得排除前開除斥期間規定，否則不得對系爭商標申請評定。而「系爭商標之註冊是否有第30條第1 項第11款情形」，及「商標權人是否係屬惡意」，均為評定申請案件能否排除5 年除斥期間規定適用之要件，又現行商標法第30條第1 項第11款前段所稱之「著名」，指有客觀證據足以認定廣為「相關」事業或消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1 項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍（至於現行商標法第30條第1 項第11款後段淡化規定，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者），此有最高行政法院107 年度判字第446 號判決可參。

另外，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素（最高行政法院108 年度判字第299 號判決意旨參照）。又「著名」之認定，應以系爭商標申請時（即88年6 月23日）為判斷之基準時點（現行商標法第30條第2 項規定參照）。

(四)據以評定商標於系爭商標申請註冊時並非著名商標：
1.依參加人所提證據可知，據以評定「風來坊」商標是由參加人之創辦人○○○○在52年（昭和38年）於日本名古屋市開始經營餐廳時所使用作為店名之標識，該店主要以炸雞翅（日文為「手羽先唐楊」）為其特色餐點，○○○○於69年（昭和55年）設立參加人公司，並陸續於日本各地及美國開設「風來坊」分店，截至77年已設立61家分店，其中有60家位於日本境內，1 家位於美國洛杉磯（見評定卷申證1 、2 ）。由於其炸雞翅商品頗具特色，72年至86年間，參加人經營之餐廳及據以評定「風來坊」商標迭經日本出版之「近代食堂」、「日本畫報」、「翼之王國」、「居酒屋」、「L- MOTION 」、「圖像日本」、「NEXT」、「an .an」、「雞肉的一切」、「Dragons 」、「東海雜誌」、「週日每日」、「日本外食新聞」、「JTB 旅行筆記：名古屋‧東海」、「名古屋便利手冊」、「Pia's Gourmet in CHUBU」、「RURUBOOK在名古屋遊玩」、「Bluzon」（見評定卷申證4 至24）等報章、雜誌及書刊持續報導。81年（平成4 年）至84年（平成7 年）間，參加人每年均贊助高爾夫球賽，以增加「風來坊」商標之曝光率（見評定卷申證27），且因商標審查的需要，參加人於85年（平成8 年）間取得10家日本企業簽署證明書，證明「風來坊」商標於82年（平成5 年）起即已為著名商標（見評定卷申證28），並於86年（平成9 年）在日本獲准商標註冊（見評定卷申證3 ）；另參加人亦於88年1月起至6 月間持續於日本名古屋電視台密集播送廣告宣傳促銷據以評定商標商品及服務（見評定卷申證26）。據此，堪認據以評定「風來坊」商標使用於炸雞翅商品及餐廳服務，於系爭商標申請註冊時（88年6 月23日）已在日本成為著名商標。

2.據以評定商標於系爭商標申請時雖在日本已為著名商標，但參加人所提之證據均為日本的使用證據，據以評定商標在我國並無任何行銷之事實，則其在日本所建立之著名程度是否已達到我國，仍應依相關證據證之。

觀諸參加人所提之證據，其中我國出版社所出版之旅遊書籍、雜誌或網友貼文，其時間均在系爭商標申請註冊日（88年6 月23日）之後，無法用以證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時之情形；經濟部國際貿易局對中華民國進出口貿易統計、交通部觀光局對中華民國國民出國目的地人數統計，雖可證明1994年至1999年間，臺灣與日本經貿、旅遊往來頻繁，但吾人均知即使與我國往來頻繁之國家，在該國著名之商標未必亦為我國消費者所熟知，因此實不能僅以兩國經貿旅遊往來頻繁，即直接認定該國著名商標在我國亦為著名，仍須要有其他相關輔助證據證明之；原告前手○○○與○○○○夫婦之合照（見評定卷申證37）僅能證明原告前手與○○○○夫婦認識，無法證明據以評定商標當時在臺灣已為著名商標；2008年12月19日「日本風來坊的台灣女兒」網路貼文記載「很多年前，宥華（即○○○小姐）頂著中山北路名店串之坊的老板娘頭銜，透過日本餐飲名人的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦，希望可以習得手藝，並在台灣開分店。」、「宥華不死心，一再懇求、一再拜託，她想到晶華飯店旁的自己的店如果可以有風來坊的美食，那麼，台北的日式知名料理也就不再只是生魚片或炸蝦而已了。」（見評定卷申證38）雖可證明原告前手○○○前往日本向參加人創辦人○○○○學習料理的歷程，然該貼文並未提及○○○至日本學習料理時，「風來坊」在臺灣已廣為相關事業或消費者所普遍認知。參加人雖一再主張「○○○身為餐飲業的經營者，迄至1999年初至少已經是有5 至7 年經驗的料理人，可以想見願意讓○○○放下身段的師傅，絕對要有相當的名聲、非屬泛泛之輩，更重要的，是在臺灣消費者口耳相傳間，應具有相當的知名度，如此於學成之後，才有可能吸引更多的消費者上門」云云，然而，參加人並未證明○○○當時在臺灣料理界享有如何之盛名，其以「能讓○○○放下身段的師傅，是在臺灣消費者口耳相傳間具有相當知名度者」云云，尚嫌速斷。再者，上開貼文記載○○○是「透過『日本餐飲名人』的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦」，可見○○○是透過日本人而非臺灣人之介紹，是原告主張○○○是在日本才知道「風來坊」這個品牌，似非無據。更何況，為了增進料理技能而至國外學習技藝，乃料理業常見之事，○○○身為餐飲業者，對相關餐飲資訊本來就較為敏感，縱使○○○知悉「風來坊」在日本頗為著名，而決定至日本學習技藝，仍無法以○○○一人之認知，就推論當時「風來坊」在日本建立的知名度已「廣為臺灣相關事業或消費者所普遍熟知」。

再者，據以評定商標於系爭商標申請註冊前，在臺灣並未使用，亦無任何行銷，而原告前手○○○於88年6 月15日與○○○○簽立「風來坊開設暨加盟契約書」後，即在台北開設「風來坊」台北店，並於89年5 月1 日取得系爭商標註冊，顯見「風來坊」商標於88、89年之後在我國已有行銷使用之事實，若據以評定商標在系爭商標申請註冊時（88年6 月23日）於我國已成為著名商標，則○○○在台北開設「風來坊」台北加盟店，並在我國實際使用「風來坊」商標後，依常情該商標應會在我國日益著名才是，然事實上該商標於88年起引進我國行銷至今已20餘年，並未為我國相關事業或消費者所熟知，此反而可以證明，於88年6月23日系爭商標申請註冊時，據以評定「風來坊」商標，在我國並未達著名程度。

(五)綜上，參加人所提證據，客觀上不足以認定據以評定商標於系爭商標申請註冊時，已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知。系爭商標申請註冊時，據以評定商標在我國境內既未臻著名程度，則系爭商標之註冊自無違反現行商標法第30條第1 項第11款前段規定可言，因此不論系爭商標之註冊是否惡意，本件商標評定之申請，即無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間之例外適用，而仍應受五年除斥期間之限制。原告於系爭商標註冊公告日（89年6 月1 日）後之106 年9月15日對系爭商標申請評定，已逾5 年除斥期間，自不得對系爭商標申請評定。

六、綜上所述，本件評定之申請已逾5 年除斥期間，且無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間限制之例外適用，自應駁回評定申請。從而，原處分以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定，所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告請求撤銷原處分及訴願決定為有理由，應予准許。

智慧財產法院第一庭
審判長法官李維心
法官陳忠行
法官蔡如琪

餐飲_咖啡(商標註冊)「ROOTS」善意申請註冊商標於餐廳，與先商標「根」不近似，無混淆誤認之虞，應予註冊。

智慧財產法院108年度行商訴字第59號行政判決（2020.1.8）
原告加拿大商羅茲公司（ROOTS CORPORATION ）
被告經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年4 月29日經訴字第10806303140 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應就申請第105013170 號「ROOTS 」商標作成准予註冊之處分。

事實及理由
壹、爭訟概要︰原告前於民國105 年3 月11日以「ROOTS 」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、備辦餐飲、披薩店、冰店、冰淇淋店；賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、觀光客住所、旅館、預訂臨時住宿、提供膳宿處」等服務，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁註冊第01088404號「JT Roots & 圖形」商標（下稱據爭商標1 ，如附圖2-1 所示）、第01088405號「JT Roots&圖形」商標（下稱據爭商標2 ，如附圖2-2 所示）及第01721752號「根豆花刨冰及圖」商標（下稱據爭商標3 ，如附圖2-3 所示）（據爭商標1 至3 合稱據爭商標）有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第30條第1 項第10款規定不得註冊之情形，以107 年11月12日商標核駁第0392870 號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以108 年4 月29日經訴字第10806303140 號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

參、被告答辯及聲明：（智慧財產局）
一、答辯要旨：
(一)系爭商標與據爭商標近似程度不低：
1.商標近似係指不同商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就各商標外觀、觀念及讀音為觀察。查系爭商標圖樣係僅由外文「ROOTS 」所構成，據爭商標1 、2 係由外文字母「JT」、一菸葉圖右下角置日文「- 」及外文「Roots 」由上而下排列所組成；據爭商標3 則由外文「ROOT」、一圓形圖內置中文「根」字、「根．豆花．刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店－六姊刨冰」由上而下排列所組成，其中外文「ROOT」與中文「根」字同義。系爭商標與據爭商標相較，其主要識別文字部分均包含有相仿之「ROOTS」、「Roots 」或「ROOT」等文字，雖細加比對尚有字母大小寫、字尾「S 」有無或其他圖形之差異，惟其主要之「ROOTS 」或「ROOT」文字之外觀、讀音相仿，且「ROOT
S 」或「ROOT」所傳達之「根」觀念亦相同，有予人系列商標或合作關係之印象，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易唱呼之際，可能會有所誤認兩商標所表彰之商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。

2.又判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此係因商標呈現在商品或服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。在此原則之下，尚有所謂「主要部分」觀察，係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能係其中較為顯著之部分，此一顯著部分即屬主要部分。據爭商標1、2 雖有「三葉菸葉圖」、「JT」等文字，而據爭商標3則有「根」設計字或刨冰、豆花等說明文字或其他標語，然前揭商標亦有引人強烈注目之「Roots 」部分，或由上而下會優先唱呼之「ROOT」文字為其主要部分；系爭商標僅單獨予人為「ROOTS 」之文字印象，與據爭商標間無可資區辨之其他部分，且相關消費者如遇「含有文字之聯合式商標圖樣」，多會以唸讀文字為主要識別，故自系爭商標與據爭商標整體以觀，其外觀、讀音相仿，所傳達之「ROOTS 」觀念並無二致，又因一般消費者皆係憑著對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點，為反覆選購，而非以並列比對的方式來選購商品或服務，系爭商標與據爭商標在整體觀察原則下應構成近似之商標。

(二)系爭商標與據爭商標所指定使用之商品與服務為高度類似：
1.商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受商品及服務分類
之限制，若標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者或接受服務者誤認其來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，即構成類似。商品與服務間亦存有類似之形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。
2.系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、茶藝館、咖啡廳、咖啡館、流動咖啡餐車」服務，與據爭商標1 、2 所指定之「茶葉製成之飲料；咖啡；咖啡豆；可可；巧克力漿；咖啡醬；用作咖啡代用品的植物製劑」、「清涼飲料；水果飲料；汽水；果汁；果汁粉；纖維飲料；纖維飲料；花草茶；不含酒精之飲料；綜合植物飲料；本草植物製成之飲料及粉狀沖泡飲料；植物萃取飲料；健康醋；海藻飲料；富穀物纖維及蛋白質之飲料」等商品相較，前者之飲料店、茶藝館、咖啡廳等服務通常會提供後者之飲料、茶或咖啡等商品；再者，系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、茶藝館、咖啡廳、咖啡館、流動咖啡餐車」服務，與據爭商標3 指定之「冰、食用冰、冰品、芋仔冰」商品及「飲食店、小吃店、冰果店、提供餐飲服務、冰店、小吃攤」服務等相較，前者之餐廳、冰店及冰果店服務亦通常會提供後者之冰品等商品或係經營相同之冰店、飲食店等服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，或其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品及服務之消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則系爭商標與據爭商標所指定使用之商品及服務間應屬存在高度之類似關係。

(三)據爭商標具相當之識別性：
1.據爭商標上之「Roots 」或「ROOT」，固非據爭商標權人所獨創，惟其於所指定之商品或服務，非直接明顯之說明，消費者自會將之視為指示及區別來源之標識，具相當識別性。系爭商標以近似之「ROOTS 」作為商標申請註冊，自易使相關消費者對商標表彰之來源或產製主體產生誤認。
2.系爭「ROOTS 」商標固然知名於衣服、靴鞋及皮包等商品，惟於本件係指定於飲料店、咖啡廳、咖啡館等餐飲業服務，而原告目前僅有3 家開設於百貨公司內之實體餐廳營業據點，數量不多亦不易引人注意，此有消費者之心得分享在卷可稽，則系爭商使用於餐廳、咖啡廳等服務，是否已為消費者普遍知悉，尚非無疑。故依現有資料所示，系爭商標於所指定之餐廳、咖啡廳等服務尚未臻著名程度，自不足以與據爭商標所指定之冰品商品及餐飲服務相區別。

二、爭執事項：
(一)系爭商標與據爭商標3是否近似？
(二)系爭商標指定使用之商品或服務，與據爭商標3 指定使用之
商品或服務是否類似？
(三)系爭商標與據爭商標3是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

伍、本院的判斷如下：
...
二、系爭商標與據爭商標3是否近似？
1.有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體
為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成（最高行政法院107 年度判字第717 號、108 年判字第447 號判決參照）。

2.系爭商標（如附圖1 ）為「ROOTS 」五個墨色由左至右、未經設計之英文字母排列。據爭商標3 （附圖2-3 ）為咖啡色「ROOT」、「根」佐以圓形外框、墨色「根‧豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店─六姐刨冰」由上至下排列而成。其中「豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」，屬於產品之說明性文字，在消費者認知中，通常會將之視為所提供商品之說明，並非區別商品來源之標識，不具識別性。而據爭商標3 中「原台北內湖三十五年知名老店─六姐老店」係排列於最下方，字體較小；「ROOT」及「根」佐以圓形外框，緊接排列在最上方，「根」佐以圓形外框即占據爭商標一半面積，參以我國慣用語言文字為中文，消費者一望據爭商標所留存之寓目印象，應為「ROOT」及「根」佐以圓形外框，此為據爭商標3 之主要部分。

3.經比較二者商標圖樣，其予人寓目印象深刻之主要識別部分均有外文「ROOT」，字體呈現設計上，僅有大小區別，觀念及讀音均相同，且「ROOT」此外文單字亦非艱澀罕見，一般消費者不難了解其中文意涵即為「根」，故兩者商標於觀念及讀音仍有近似之處。惟據爭商標3 尚有佔據大半面積之「根」佐以圓形外框之經設計之文字與圖案組合，較之僅有「ROOTS 」字母排列之系爭商標，兩者近似程度不高。

三、系爭商標指定使用之商品或服務，與據爭商標3 指定使用之商品或服務是否類似？1.系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、備辦餐飲、披薩店、冰店、冰淇淋店；賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、觀光客住所、旅館、預訂臨時住宿、提供膳宿處。」等服務，與據爭商標3 指定使用之「飲食店、小吃店、冰果店、提供餐飲服務、冰店、小吃攤。」等服務相較，均為提供飲食之相關服務。

2.系爭商標指定使用之前開服務，與據爭商標3 指定使用之「豆花、冰、食用冰、冰品、芋仔冰、粉圓、芋圓、蕃薯圓」等商品相較，據爭商標3 指定使用之商品，常見出現在系爭商標指定使用之前開服務範疇。

3.因此，系爭商標指定使用之服務，與據爭商標3 指定使用之商品及服務，其用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業或服務提供者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩者商標所指定使用之商品與服務之間，應屬存在高度之類似關係。

四、系爭商標與據爭商標3是否有致相關消費者混淆誤認之虞？
1.商標識別性：據爭商標3 主要識別部分（即「ROOT」及「根」佐以圓形外框），系爭商標「ROOTS 」，均與各指定使用之商品、服務並無直接關聯，相關消費者會將之視為表彰商品服務來源之標識，自具有相當識別性。
2.先權利人多角化經營之情形：據爭商標3 使用地區僅在臺中市○○區○○路○段000 號、大連路一段279 號，有網路列印資料可參（核駁卷第316 至325 頁），被告並未抗辯先權利人有多角化經營之情事。
3.實際混淆誤認之情事：被告並未提出系爭商標於使用指定之服務，實際上因據爭商標3 之故，而令相關消費者有混淆誤認之情況。
4.而以系爭商標與據爭商標3 主要識別部分比較，兩者僅有外文「ROOT」係使用相同文字。而就兩商標整體觀察，據爭商標3 主要面積為經設計之咖啡色中文字體「根」及咖啡色圓形外框，據爭商標3 中「ROOT」字體較中文字體「根」，明顯較小，且據爭商標3 除主要識別部分外，尚有墨色「根‧豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店─六姐刨冰」由上至下排列，較之單純由左至右排列之墨色「ROOTS 」，有明顯不同。因此，審酌系爭商標與據爭商標3 整體間之底圖設色、文字、圖形設計、所呈現之整體風格、外觀，明顯不同；兩者商標間之主要部分亦有差異，無論就其整體或主要部分之近似程度均為低。是以，依具有普通知識經驗之消費者，就兩者商標以異時異地隔離觀察，並於購買時施以普通所用之注意，不致將系爭商標與據爭商標3 混淆。

5.原告申請系爭商標註冊為善意：
本件原告自100 年起使用近似系爭商標之圖案在百貨商場經營咖啡廳，有網路列印資料可參，而據爭商標3 係103 年12月31日申請註冊（見據爭商標審定卷第1 頁），且系爭商標與據爭商標3 相較，並無令消費者混淆誤認之虞，業如上述，原告並無攀附據爭商標3 之必要與動機，自堪認原告申請系爭商標註冊應係出於善意。...

陸、原處分以系爭商標與據爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而核駁系爭商標之申請，然據爭商標1 、2 業於本院審理過程公告廢止，本院自當審酌系爭商標與據爭商標3 ，是否致相關消費者有混淆誤認之虞。而系爭商標與據爭商標3，並無致相關消費者混淆誤認之虞，業如前述。因此本件系爭商標之申請註冊，應無商標法第30條第1 項第10款規定之適用，原處分因未及審酌前述據爭商標1 、2 遭廢止註冊之情事，而以系爭商標之申請註冊有前揭條款之適用而否准原告註冊之申請，容有未洽。訴願決定予以維持，亦有未合。

智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官杜惠錦
法官何若薇

(商標廢止變換加附記有混淆誤認之虞商品包裝) 九條龍圖

智慧財產法院108年度行商訴字第33號行政判決（2020.01.08）
原告順弘國際貿易有限公司
被告經濟部智慧財產局
參加人金門酒廠實業股份有限公司

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部民國108年3月6日經訴字第10806301910號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文
一、原告之訴駁回。

一、爭訟概要：
(一)原告於民國93年2 月25日以「九條龍圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第33類之「汽泡酒、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、清酒、高梁酒、葡萄酒、米酒、烈酒、含酒精之飲料（啤酒除外）、玫瑰酒、酒（啤酒除外）、各種酒（麥酒及啤酒除外）、紅酒」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1146776號商標（商標權期間經延展至114年3 月31日止，如附圖1，下稱系爭商標）。
(二)參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第1款所定之廢止事由，於106年5月4日申請廢止其註冊。嗣經被告審查，於107年8月24日以中台廢字第L01060202號商標廢止處分書，為系爭商標之註冊應予廢止之處分（如甲證7 ，下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部108年3月6日經訴字第10806301910 號訴願決定駁回（如甲證8，下稱訴願決定），原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、本件爭點：
系爭商標有無商標法第63條第1項第1款「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之情形，而應廢止其註冊？

六、本院判斷：
...
2.商標註冊後，自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第1款定有明文。...

(三)原告就系爭商標有自行變換商標與加附記之行為：

1.系爭商標（如附圖1 ），係由一龍頭設計圖形，置於上、下、左、右各2 條龍組成之長方框內所組成。惟依參加人所提被告函覆金門縣警察局之函文（丙證7 ）、原告所提臺灣士林地方檢察署檢察官106 年度偵字第6626號及第12536號不起訴處分書（甲證10），可知原告於105年間確有將由一「圓形中有金字」、一金色花朵圖案上置字體略經設計之紅色中文「紅高粱」及一紅底白字中文「窖藏」，共同置於由上、下、左、右各2 條金龍圖組成之長方框中所組成圖樣，使用於高粱酒商品（如附圖2之右圖）。

2.系爭商標圖樣與變換後之「金紅高粱」圖樣相較，均有由上、下、左、右各2 條龍圖所構成之長方框圖形，僅設色不同（一黑一金），而系爭商標圖樣中央之龍頭設計圖形部分則被置換為一「金」圖形、一金色花朵圖案上置字體略經設計之紅色中文「紅高粱」及一紅底白字中文「窖藏」，堪認原告有將系爭商標本體中央之圖形、色彩等加以變換與添加其他文字、圖形，而使得實際使用之商標圖樣與系爭商標圖樣整體設計有明顯差異，實質上已變更系爭商標之主要特徵，依社會一般通念及消費者的認知，無使消費者產生與原註冊之系爭商標相同之印象，已失其同一性，顯有自行變換商標與加附記之情形。

3.原告雖主張其係將系爭商標實際運用於系爭產品（如附圖2之左圖），並非「金紅高粱」產品（如附圖2之右圖），且細觀系爭產品圖樣，可知完全無刪略或更改系爭商標註冊圖樣構成元素，而於使用時雖有加上「陳年二鍋」、「極品」、「純釀」、「58°」、「750/ 600毫升」等文字，惟此實屬商品說明之敘述，為酒類商品業界習見之標示方式，不失同一性，並無任何變換或加附記之行為等等。然而，觀諸系爭產品之商標圖案與系爭商標之圖樣並不相同，反而係近似於其已廢止之第1384380號商標（如附圖5），且原告於市場上確有同時銷售系爭產品與「金紅高粱」，此有原告提出之中華郵政型錄可佐，參以「金紅高粱」產品上之八條龍圖外框（上、下、左、右各2 條龍組成），與系爭商標圖樣之八條龍圖外框完全相同，此為原告所不爭執，堪認原告確有擷取系爭商標圖樣之八條龍圖外框部分，與其他文字、圖形相結合，而有自行變換系爭商標圖樣及加附記之行為，縱如原告主張其有將系爭商標圖樣實際使用系爭產品上，亦僅為另一種系爭商標之使用態樣，自不影響原告已有變換系爭商標圖樣及加附記於「金紅高粱」產品之認定，故原告執此否認其無任何變換或加附記之行為，顯屬無據。

4.原告雖又主張其所以於「金紅高粱」花朵商標圖（如附圖4 ）上添加八條龍圖外框，係因在業界以各種造型、數量之龍圖標貼於高粱酒者，甚為普遍，故將之合併使用，乃基於商業上考量，實質上並未變更系爭商標主要識別特徵，不失同一性，亦無妨礙商標之整體使用等等。惟按商標之維權使用必須符合真實使用，使相關消費者可識別商品或服務之來源。本件原告於系爭商標之八條龍圖外框內，添加經廢止之「金紅高粱」花朵商標圖（如附圖4 ），而變換原有系爭商標圖樣，明顯增加系爭商標所無之「金紅高粱」設計圖，且刪除系爭商標原有之中央龍頭設計圖形，已非商標之真實使用，而屬變更系爭商標之主要識別特徵，並有妨礙消費者識別商品來源之虞，故原告前揭主張亦無足取。

(四)系爭商標經變換及加附記使用，致與參加人使用於同一商品之據爭商標近似，有使相關消費者混淆誤認之虞：
...
2.系爭商標經變換使用及加附記之圖樣與據爭商標之近似程度高：

(1)所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。申言之，兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，則構成近似。

(2)據爭商標（如附圖3 ）係由一圓盤圖形及「金門酒廠」、「58°」、「特級」、「金門高粱酒」、「KINMENKAOLIANG LIQUOR 」等文字，由上而下依序置於左右對稱之兩條金龍造型圖中間所組成，其中「酒廠」、「特級」、「高粱酒」、「58°」、「KAOLIANG LIQUOR 」文字，固經參加人聲明不專用，然於判斷商標是否近似時，仍應納入商標整體使用而為考量。而系爭商標經變換及加附記後之「金紅高粱」圖樣（如附圖2 之右圖）與據爭商標相較，均有由龍形圖案所構成之外框，構圖意匠相仿，且該「圓形中有金字」圖案亦會使人產生與金門有關之聯想，與據爭商標之圖樣在外觀上相似。

(3)系爭商標經變換及加附記使用之圖樣「圓形中有金字」圖案、中文「紅高粱」、「38°」會使相關消費者產生與金門有關之聯想，其白底金龍之造型，而與據爭商標之圓盤圖、「金門酒廠」、「金門高粱酒」及「58°」，在觀念上具有相似性；又系爭商標經連貫唱呼其經變換及加附記使用圖樣之字樣「金紅高梁」，與據爭商標「金門高粱酒」之讀音，在連續唱呼時實有相似之處，是其整體觀念均有相近處。

(4)準此，審酌系爭商標經變換及加附記使用之圖樣與據爭商標於外觀、讀音及觀念，皆有相似處，而於異時異地隔離整體觀察，實易予人有同一或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源。是以，系爭商標經變換及加附記使用之圖樣與據爭商標圖樣應構成近似程度高之商標。

(5)至原告雖主張系爭產品、「金紅高粱」、據爭商標，除外框均使用識別性極弱的龍圖外，其餘主要部分圖示皆有相當大差異，且以龍圖外框作為產品標貼之裝飾背景，甚為普遍，不能僅憑此一識別性極為薄弱之處，即認構成近似等等。然由原告刻意將「金紅高粱」之瓶身、瓶蓋設計、配色，均使用與參加人生產之長頸圓身透明玻璃瓶相同之設計，及原告變更系爭商標圖樣顏色，以白底搭配外框金龍之方式，凸顯金龍外框設計（乙證1 第74頁），與據爭商標之設計意匠相仿。又系爭商標移除了中央龍圖之設計，變換為紅高粱之圖案，並加附記「圓形中有金字」圖案、紅高粱、窖藏等字樣，給予相關消費者鮮明之整體觀念或印象，即為近似於據爭商標之圖樣，已如前述，故原告此部分之主張，洵非可採。

智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官伍偉華
法官吳俊龍

2020年2月14日星期五

(商標小著名商標)「 KAWASAKI」in「機械」 v. 「KAWASAKI」in「電池」：「 KAWASAKI」是車輛機械領域的小著名商標，

智慧財產法院108年度行商訴字第90號行政判決（2020.01.09）
原告增培發股份有限公司
被告經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年7 月10日經訴字第10806307150 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文
原告之訴駁回。

事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國107 年5 月30日以「KAWASAKI」商標（下稱系爭申請商標，詳如附圖），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類之電池等商品，向被告申請註冊，嗣於同年11月29日申請減縮所指定使用商品為「電池；電瓶；蓄電器」。案經被告審查，認本件商標申請有商標法第30條第1 項第11款前段規定之情形，應不准註冊，以108 年2 月20日商標核駁第395171號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

四、得心證之理由：
(一)商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，為商標法第30條第1 項第11款本文所規定。

而所稱之著名，指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條復有明文。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關公眾誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

(二)據以核駁商標為著名商標：
據以核駁商標權人日商川崎公司成立於西元1896年，迄今已有一百多年，主要從事重工業設備製造及機械製造，生產摩托車、鐵路車輛、航空機、船舶、工程建設機械等商品，並以該公司名稱特取部分「川崎」之外文拼音「KAWASAKI」作為商標，除在世界多國獲准註冊外，據以核駁商標並曾經葡萄牙、大陸地區、越南、韓國、巴拉圭、歐盟等認定為著名商標。另據以核駁商標權人早於民國58年起即於我國陸續獲准註冊第37441 號「KAWASAKI」等多件商標，並積極參與我國多項公共工程，提供各種大型機具設備，承攬製造台北捷運電聯車廂，於車廂內即標示有據以核駁商標；而其生產各款機車已經超過四十餘年，於西元1996年KAWASAKI機車之生產製造達到第一千萬輛。經濟部105 年6 月2 日經訴字第10506306310 號訴願決定及被告第0319723 號核駁審定書、中台異字第G01030487 號、第G01070367 號商標異議審定書均已認定「KAWASAKI」商標於101 年間係廣為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，另由網路搜尋結果，據以核駁商標權人於西元2018年4 月25日發表「2018Kawasaki忍者400新車發表會…」，同年5 月2 日發表「…KAWASAKI NINJA400 媒體試駕會」等影片，可知其仍持續使用據以核駁商標，故堪認在系爭申請商標於107 年5 月30日申請註冊時，據以核駁之「KAWASAKI」商標使用於車輛、機械器具等商品所表彰之信譽及品質，已廣為國內相關事業或消費者普遍認知而達著名商標之程度。...

(五)衡酌兩商標相同或近似程度極高，據以核駁商標為著名商標，其商標識別性強，並較為相關消費者熟悉，應給予較大之保護，且據以核駁商標權人業於西元2010年開發出電池供電系統，並於2014年6 月9 日推出用於緊急列車運行的鐵路電池動力系統，與系爭申請商標所指定使用之「電池；電瓶；蓄電器」等商品相較，應屬類似之商品；且該等商品亦為據以核駁商標所使用之車輛、機械器具等產品之重要零組件或相關配件，依一般社會通念及市場交易情形，性質上具有相當之關聯性。是以，系爭申請商標之註冊，客觀上極有可能使相關公眾誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

智慧財產法院第一庭
審判長法官李維心
法官林洲富
法官陳忠行

音樂法(著作權音樂著作詞曲讓與)劉家昌 v. 喜馬拉雅唱片公司：劉家昌雖為詞曲創作人(著作人)，但已經將著作權讓與(賣斷)給海山唱片公司。劉家昌已非著作權人，不得提起著作權訴訟。

智慧財產法院107年度民著上字第11號民事判決（2020.01.31）

上訴人喜瑪拉雅音樂事業股份有限公司
上訴人大唐國際影音多媒體科技股份有限公司

被上訴人劉家昌
受告知人大棠科技音樂有限公司法
受告知人海山國際唱片股份有限公司
受告知人可登音樂經紀有限公司

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國107 年6 月1 日本院106 年度民著訴字第53號第一審判決提起上訴，本院於108 年12月19日言詞辯論終結，判決如下：

主文
原判決關於命上訴人喜瑪拉雅音樂事業股份有限公司、大唐國際影音多媒體科技股份有限公司給付部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人（劉家昌）在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分及第二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。

事實及理由
一、被上訴人主張：（劉家昌）
被上訴人於民國50年間開始創作，迄今已創作了超過2,000首歌曲，依74年7 月10日修正著作權法所採之「創作保護主義」，被上訴人於創作歌曲完成後，當然取得所有歌曲之著作權，且被上訴人從未將所創作歌曲之著作財產權讓與給他人，惟日前被上訴人自社團法人中華音樂著作權協會（下稱著作權協會）得知，其所創作如附件一、二所示歌曲（合稱系爭著作），竟分別由上訴人喜瑪拉雅音樂事業股份有限公司（下稱喜瑪拉雅公司）及大唐國際影音多媒體科技股份有限公司（下稱大唐公司）登記為著作權人，對外收取本屬被上訴人之著作財產權利費用，而侵害被上訴人著作財產權，爰依民法第179 條、第184 條規定，提起本件請求。

二、上訴人喜瑪拉雅公司則以下列等語置辯：
附件一所示歌曲是由訴外人海山唱片股份有限公司（下稱海山公司，與本件受告知人海山國際唱片股份有限公司為不同法人）之前負責人○○○檢具經被上訴人簽章之著作權轉讓證明書等資料，向內政部辦理著作權註冊登記，依當時唱片界係以買斷方式向詞曲作者取得其創作之慣例，應認海山公司已依74年7 月10日修正前之著作權法第16條規定，因出資而取得該等歌曲之著作權。被上訴人雖否認著作權轉讓證明書之真正，但其上之簽名與被上訴人在其他字據及信函上之筆跡相同，縱認該簽名非被上訴人所親簽，然被上訴人與海山公司合作出版唱片，長期以來均未提出異議，顯見被上訴人與海山公司確已就附件一歌曲由訴外人海山公司註冊為著作權人乙節達成意思表示合致，海山公司自為附件一歌曲著作權人。上訴人喜瑪拉雅公司於73至75年間自海山公司受讓該等著作權，自無不當得利或侵權行為可言，且上訴人喜瑪拉雅公司為善意第三人，被上訴人於30餘年後才提起本件訴訟，上訴人喜瑪拉雅公司之交易安全應受法律保障。...

四、原審為上訴人喜瑪拉雅公司、大唐公司一部勝訴、一部敗訴之判決...

五、本院與兩造協議並簡化爭點如下：
(一)被上訴人是否為系爭著作之著作人？
(二)被上訴人有無將系爭著作之著作財產權轉讓予海山公司？
(三)被上訴人可否本於著作財產權人地位對上訴人行使權利？
(四)若可，本件被上訴人請求給付的損害賠償或不當得利金額應如何計算？

六、本院得心證之理由：...

(二)被上訴人（劉家昌）為系爭著作之著作人：
所謂「著作人」，係指創作著作之人。系爭著作均為70年以前所創作，雖因年代久遠故被上訴人無法提出創作過程文件，然系爭著作在著作權協會登錄清單中記載被上訴人劉家昌為作詞或作曲人，在內政部著作權登記謄本中登記劉家昌為「著作人」，而內政部著作權送審卷宗中之著作權註冊申請書或轉讓證明書亦記載劉家昌為作詞、作曲者或著作人，有智慧局檢送之內政部著作權送審卷宗在卷可按，復依上訴人喜瑪拉雅公司所提唱片封面，亦有劉家昌為作詞或作曲人之記載，而上訴人復未提出任何有關劉家昌非創作人之證據供本院審酌，應認系爭著作為被上訴人劉家昌創作無誤，被上訴人自為系爭著作之著作人。

(三)被上訴人（劉家昌）已將系爭著作之著作財產權轉讓予訴外人海山公司：
1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。民事訴訟法第277 條前段定有明文。又事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任。私文書之內容及簽名均為真正，所蓋用之印文亦為真正，係屬常態，該印文係偽造，則為變態，倘當事人主張該印文係偽造，自應就此變態事實負舉證之責任（最高法院105 年度台簡上字第16號民事裁判意旨同此見解）。

查被上訴人雖為系爭著作之著作人，然被上訴人已於59至69年間將著作權轉讓予海山公司等情，有智慧局檢送之著作權註冊申請書及著作權轉讓證明書正本可證，上開著作權轉讓證明書記載「茲將本人所作○○○壹首於民國○年○月○日依法轉讓與海山唱片股份有限公司，從此一切著作權歸受讓人所有無誤，本人證明確在此轉讓日絕無再轉讓與他人及同意他人使用（歌曲內容如另紙，其有效範圍包括臺灣及全世界地區）恐口無憑特立證明書為憑」，其上並經被上訴人簽名及海山公司用印，雖被上訴人否認上開簽名之真正，而本院將系爭著作權轉讓證明書原本，連同被上訴人於同時期將其他歌曲轉讓給他人之著作權轉讓證明書原本，送請法務部調查局進行被上訴人之筆跡鑑定，法務部調查局回覆「依現有資料歉難鑑定；如仍需鑑定，請提供劉家昌於民國58至72年間平日書寫之直式簽名筆跡原本多件，例如其他不爭執即確認親書之郵政金融開戶資料、協議書、合約書、契約、借據、簽收單、投保資料、戶政相關資料之申請文件等，數量愈多愈好，再併同原送件資料過局，俾利進一步鑑析。」

本院進一步命被上訴人提出同時期之相關簽名文件，被上訴人則謂劉家昌旅居海外多年故無法尋得58年至72年平日親簽之文件、劉家昌從未以自己名字在臺灣銀行開戶等語，本院依職權調取被上訴人稅務電子閘門資料，亦查無被上訴人銀行開戶資料，本院再依上訴人聲請調取被上訴人戶籍變動申請資料，及被上訴人與訴外人歌林唱片公司之和解書正本，惟仍無法調得被上訴人親簽之文件。

然而，經本院肉眼比對系爭著作權轉讓證明書，其上「劉家昌」簽名之書寫特徵、筆順、筆勢、轉折、勾勒方式及神韻等，彼此間大致相同，又將上訴人所提之被上訴人與訴外人○○○打賭字據、劉家昌寫給香港警務處長官之信函，與系爭著作權轉讓證明書比對，其上「劉家昌」簽名之書寫特徵、筆順等亦大致相符，準此，應可認系爭著作權轉讓證明書上之「劉家昌」簽名為真正。

此外，部分著作權轉讓證明書，於「劉家昌」簽名之下方，亦蓋有「劉家昌」印文，依前開揭示之最高法院105 年度台簡上字第16號民事裁判意旨，該印文為真正應屬常態，若被上訴人主張印文為偽造，此變態事實應由被上訴人負舉證之責，然被上訴人就此未為任何舉證，自難認為該印文係偽造。

準此，堪認前開著作權轉讓證明書為真正，被上訴人辯稱該等簽名不具形式上真正云云，當不足採。又前開著作權轉讓證明書上已明確記載「被上訴人將系爭著作轉讓給海山公司，一切『著作權』歸受讓人所有」，而53年著作權法所稱之「著作權」，是指「著作財產權」，況「著作人格權」本不得讓與或繼承，是由前開著作權轉讓證明書之內容，可證明被上訴人確實已將系爭著作之著作財產權轉讓給海山公司。

2.再者，著作財產權之讓與，法律從未規定必須具備一定之形式，亦不以訂定書據為其要件，若有其他證據方法，足以證明確有讓與之事實，無論明示或默示，只要雙方意思表示合致，讓與契約即屬成立。因此，縱上開著作權轉讓證明書非由被上訴人所親簽，但由下列客觀證據綜合觀之，應認被上訴人與訴外人海山公司就系爭著作之著作財產權確實有讓與之意思合致：

(1)受告知人海山國際唱片股份有限公司負責人鄭尹君（即○○○之子）陳稱：其從小耳濡目染下，認知海山歌曲幾乎都是用買斷的，海山公司的詞曲作者有3 、4 百位，只有其中4位請求海山不要買斷只願意授權海山使用，其父對此4 位非常讚賞，因為買斷的金額比授權高出非常多，劉家昌的歌曲就要付數十萬元。當時海山公司囊括了五分之三的市場，作詞作曲人都在海山公司服務或與海山公司合作，因為劉家昌名氣很大，所以給他買斷的費用也比較高等語，

證人即詞曲創作人○○○於本院證稱：其在74年間創作第一首歌「午夜的街頭」曲，當時唱片界慣例是詞曲要賣斷，其就簽立轉讓書把「曲」轉讓給○○○離開海山公司後所開設的北聯公司，74、75年間大部分詞曲都是賣斷，其不能確定每一首都是，但經驗所及，沒有看過不屬於賣斷的，直到約76年以後，國際唱片公司進入台灣市場，才轉變為可以不賣斷等語；

證人即財團法人台灣唱片出版事業基金會執行長○○○於本院證稱：其75年在基金會任職，負責打擊盜版的維權工作，常會處理到75年以前發行的歌曲，而在70年以前，詞曲作者與唱片公司間的合作方式是由唱片公司買斷歌曲，因為當時授權使用的概念並不普遍，依其75年所接觸唱片公司老闆跟版權人員之經驗，至少75年以前絕大部分的合作模式都是買斷，價錢會因詞曲老師的知名度有些微差距等語，

財團法人台灣唱片出版事業基金會108 年7 月12日中文（108 ）台唱字第01009 號函亦謂：「
六、特別說明：1.民國70年以前（約略估計），當時詞曲作者與唱片公司之合作方式，幾乎都是唱片公司向詞曲作者邀歌，詞曲作者完成後交付作品，再由唱片公司支付款項，俗稱買斷歌曲方式進行，此為台灣唱片業間有關歌曲（詞曲）交由唱片公司出版唱片之商業行為慣例。當時並未有類似現在『詞曲版權經紀』之制度，詞曲作者與唱片公司間『授權使用』之概念並不普及，所以也不會有類似現在『授權合約』書面存在。2.唱片公司於申請詞曲之著作權登記時，即單純提出詞曲作者領款收據或詞曲作者同意由唱片公司登記為權利人之『同意書』或『讓渡書』即可。3.若有非屬前述唱片公司『買斷』詞曲之情形，應屬極少數之個案，在當時應屬特例。4.民國70至80年間（約略估計），海外國際唱片公司陸續進入台灣…也引進了詞曲作者與唱片公司『授權使用』合作模式，逐漸取代當時『買斷』之合作方式…」

由此可知，我國唱片產業界在70年以前，詞曲作者與唱片公司間之合作模式常態為「買斷」方式。又證人○○○證稱：74年以前著作權採註冊主義，唱片公司若發行唱片就會去註冊，否則不能取得著作權就不能抓盜版，唱片公司若要登記就要受讓取得詞曲著作權等語，而系爭著作高達近200 首，發行至今已有3 、40年，其中不乏廣為世人傳唱之歌曲，被上訴人對海山公司註冊為系爭著作之著作權人並發行該等歌曲一事，豈有不知之可能，尤有甚者，該等歌曲中尚有由海山唱片公司出版發行由被上訴人親自演唱之專輯者。

因此，由上開證據相互勾稽，應可認定被上訴人（劉家昌）確實有依當時唱片界慣例，將系爭著作轉讓給訴外人海山公司，由海山公司註冊為著作權人對外發行唱片，否則被上訴人自不可能與海山唱片公司長期合作，更不可能親自演唱上開歌曲而由該公司出版發行唱片。

(2)再者，被上訴人雖主張未將系爭著作轉讓給訴外人海山公司，然被上訴人並未否認就系爭著作與海山公司有合作關係存在，並向海山公司收取對價，經本院曉諭被上訴人應陳報其與海山公司就系爭著作之合作模式為何，其表示「被上訴人授權海山公司使用該等歌曲，發行該等歌曲，但當年收取之授權費用、詳細授權年限已不可考」云云，但被上訴人所述不僅與前開證人證稱70年代以前台灣唱片公司多以買斷詞曲著作權方式經營之常態有違，且被上訴人空言主張授權關係，卻無法提出任何授權書或相關文件以實其說，對於授權期間、授權方式等等亦僅寥寥一句「已不可考」帶過，對照卷內相關著作權讓與之證據，更可證明被上訴人確實已將系爭著作之著作財產權轉讓給海山公司，此才與卷內呈現之客觀證據相吻合。

(3)被上訴人又主張系爭著作權轉讓契約有數種簽名版本、被上訴人之身分證字號亦有記載錯誤之情形，足見被上訴人從未轉讓著作權云云。然被上訴人與訴外人海山公司就系爭著作之著作財產權有讓與之合意，已如前述，縱著作權轉讓契約書內容有被上訴人上開所指之情事，亦無礙於轉讓契約之成立。況觀諸各紙著作權轉讓證明書內所載被上訴人住址曾有變更，然該等住址與被上訴人戶籍地前後相符，如被上訴人與海山公司間無轉讓之合意，海山公司如何知悉被上訴人住址？至於該等著作權轉讓證明書除姓名欄外之資料，應係由唱片公司人員填寫，致該等欄位之筆跡與被上訴人之簽名不同且年籍資料稍有差異，此與吾人日常生活中填載文件時亦僅在簽名欄親自簽名，其餘由承辦人員填寫之常情並不相違，尤以被上訴人當時已為大師級人物，對於文件制式內容當無可能一一填寫之理，自無法以此即謂該轉讓契約書非真正。被上訴人一再對系爭著作權轉讓證明書之枝微末節爭執，然對於其主張之事實從未為任何舉證，僅稱「其為系爭著作之著作人，從未將系爭著作轉讓給他人」，卻刻意忽略本院前開所述之客觀證據，自難認被上訴人之主張為可採。

(四)被上訴人無法本於著作財產權人地位對上訴人行使權利：
被上訴人已將系爭著作之著作財產權轉讓予訴外人海山公司，則無論上訴人是否自海山公司或海山公司之後手直接或間接取得著作財產權，或經授權使用系爭著作，被上訴人既然已非系爭著作之著作財產權人，則被上訴人基於著作財產權人地位，主張上訴人使用系爭著作侵害其著作財產權云云，即屬無據，則有關本件損害賠償或不當得利金額應如何計算之爭點，亦無庸再予審酌。

智慧財產法院第一庭
審判長法官李維心
法官陳忠行
法官蔡如琪

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