智慧財產法院108年度行商訴字第59號行政判決（2020.1.8）
原 告 加拿大商羅茲公司（ROOTS CORPORATION ）
被 告 經濟部智慧財產局
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年4 月29日經訴字第10806303140 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應就申請第105013170 號「ROOTS 」商標作成准予註冊之處分。
事實及理由
壹、爭訟概要︰原告前於民國105 年3 月11日以「ROOTS 」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、備辦餐飲、披薩店、冰店、冰淇淋店；賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、觀光客住所、旅館、預訂臨時住宿、提供膳宿處」等服務，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁註冊第01088404號「JT Roots & 圖形」商標（下稱據爭商標1 ，如附圖2-1 所示）、第01088405號「JT Roots&圖形」商標（下稱據爭商標2 ，如附圖2-2 所示）及第01721752號「根豆花刨冰及圖」商標（下稱據爭商標3 ，如附圖2-3 所示）（據爭商標1 至3 合稱據爭商標）有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第30條第1 項第10款規定不得註冊之情形，以107 年11月12日商標核駁第0392870 號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以108 年4 月29日經訴字第10806303140 號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
參、被告答辯及聲明：（智慧財產局）
一、答辯要旨：
(一)系爭商標與據爭商標近似程度不低：
1.商標近似係指不同商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就各商標外觀、觀念及讀音為觀察。查系爭商標圖樣係僅由外文「ROOTS 」所構成，據爭商標1 、2 係由外文字母「JT」、一菸葉圖右下角置日文「- 」及外文「Roots 」由上而下排列所組成；據爭商標3 則由外文「ROOT」、一圓形圖內置中文「根」字、「根．豆花．刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店－六姊刨冰」由上而下排列所組成，其中外文「ROOT」與中文「根」字同義。系爭商標與據爭商標相較，其主要識別文字部分均包含有相仿之「ROOTS」、「Roots 」或「ROOT」等文字，雖細加比對尚有字母大小寫、字尾「S 」有無或其他圖形之差異，惟其主要之「ROOTS 」或「ROOT」文字之外觀、讀音相仿，且「ROOT
S 」或「ROOT」所傳達之「根」觀念亦相同，有予人系列商標或合作關係之印象，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易唱呼之際，可能會有所誤認兩商標所表彰之商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。
2.又判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此係因商標呈現在商品或服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。在此原則之下，尚有所謂「主要部分」觀察，係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能係其中較為顯著之部分，此一顯著部分即屬主要部分。據爭商標1、2 雖有「三葉菸葉圖」、「JT」等文字，而據爭商標3則有「根」設計字或刨冰、豆花等說明文字或其他標語，然前揭商標亦有引人強烈注目之「Roots 」部分，或由上而下會優先唱呼之「ROOT」文字為其主要部分；系爭商標僅單獨予人為「ROOTS 」之文字印象，與據爭商標間無可資區辨之其他部分，且相關消費者如遇「含有文字之聯合式商標圖樣」，多會以唸讀文字為主要識別，故自系爭商標與據爭商標整體以觀，其外觀、讀音相仿，所傳達之「ROOTS 」觀念並無二致，又因一般消費者皆係憑著對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點，為反覆選購，而非以並列比對的方式來選購商品或服務，系爭商標與據爭商標在整體觀察原則下應構成近似之商標。
(二)系爭商標與據爭商標所指定使用之商品與服務為高度類似：
1.商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受商品及服務分類
之限制，若標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者或接受服務者誤認其來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，即構成類似。商品與服務間亦存有類似之形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。
2.系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、茶藝館、咖啡廳、咖啡館、流動咖啡餐車」服務，與據爭商標1 、2 所指定之「茶葉製成之飲料；咖啡；咖啡豆；可可；巧克力漿；咖啡醬；用作咖啡代用品的植物製劑」、「清涼飲料；水果飲料；汽水；果汁；果汁粉；纖維飲料；纖維飲料；花草茶；不含酒精之飲料；綜合植物飲料；本草植物製成之飲料及粉狀沖泡飲料；植物萃取飲料；健康醋；海藻飲料；富穀物纖維及蛋白質之飲料」等商品相較，前者之飲料店、茶藝館、咖啡廳等服務通常會提供後者之飲料、茶或咖啡等商品；再者，系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、茶藝館、咖啡廳、咖啡館、流動咖啡餐車」服務，與據爭商標3 指定之「冰、食用冰、冰品、芋仔冰」商品及「飲食店、小吃店、冰果店、提供餐飲服務、冰店、小吃攤」服務等相較，前者之餐廳、冰店及冰果店服務亦通常會提供後者之冰品等商品或係經營相同之冰店、飲食店等服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，或其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品及服務之消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則系爭商標與據爭商標所指定使用之商品及服務間應屬存在高度之類似關係。
(三)據爭商標具相當之識別性：
1.據爭商標上之「Roots 」或「ROOT」，固非據爭商標權人所獨創，惟其於所指定之商品或服務，非直接明顯之說明，消費者自會將之視為指示及區別來源之標識，具相當識別性。系爭商標以近似之「ROOTS 」作為商標申請註冊，自易使相關消費者對商標表彰之來源或產製主體產生誤認。
2.系爭「ROOTS 」商標固然知名於衣服、靴鞋及皮包等商品，惟於本件係指定於飲料店、咖啡廳、咖啡館等餐飲業服務，而原告目前僅有3 家開設於百貨公司內之實體餐廳營業據點，數量不多亦不易引人注意，此有消費者之心得分享在卷可稽，則系爭商使用於餐廳、咖啡廳等服務，是否已為消費者普遍知悉，尚非無疑。故依現有資料所示，系爭商標於所指定之餐廳、咖啡廳等服務尚未臻著名程度，自不足以與據爭商標所指定之冰品商品及餐飲服務相區別。
二、爭執事項：
(一)系爭商標與據爭商標3是否近似？
(二)系爭商標指定使用之商品或服務，與據爭商標3 指定使用之
商品或服務是否類似？
(三)系爭商標與據爭商標3是否有致相關消費者混淆誤認之虞？
伍、本院的判斷如下：
...
二、系爭商標與據爭商標3是否近似？
1.有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體
為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成（最高行政法院107 年度判字第717 號、108 年判字第447 號判決參照）。
2.系爭商標（如附圖1 ）為「ROOTS 」五個墨色由左至右、未經設計之英文字母排列。據爭商標3 （附圖2-3 ）為咖啡色「ROOT」、「根」佐以圓形外框、墨色「根‧豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店─六姐刨冰」由上至下排列而成。其中「豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」，屬於產品之說明性文字，在消費者認知中，通常會將之視為所提供商品之說明，並非區別商品來源之標識，不具識別性。而據爭商標3 中「原台北內湖三十五年知名老店─六姐老店」係排列於最下方，字體較小；「ROOT」及「根」佐以圓形外框，緊接排列在最上方，「根」佐以圓形外框即占據爭商標一半面積，參以我國慣用語言文字為中文，消費者一望據爭商標所留存之寓目印象，應為「ROOT」及「根」佐以圓形外框，此為據爭商標3 之主要部分。
3.經比較二者商標圖樣，其予人寓目印象深刻之主要識別部分均有外文「ROOT」，字體呈現設計上，僅有大小區別，觀念及讀音均相同，且「ROOT」此外文單字亦非艱澀罕見，一般消費者不難了解其中文意涵即為「根」，故兩者商標於觀念及讀音仍有近似之處。惟據爭商標3 尚有佔據大半面積之「根」佐以圓形外框之經設計之文字與圖案組合，較之僅有「ROOTS 」字母排列之系爭商標，兩者近似程度不高。
三、系爭商標指定使用之商品或服務，與據爭商標3 指定使用之商品或服務是否類似？1.系爭商標指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、備辦餐飲、披薩店、冰店、冰淇淋店；賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、觀光客住所、旅館、預訂臨時住宿、提供膳宿處。」等服務，與據爭商標3 指定使用之「飲食店、小吃店、冰果店、提供餐飲服務、冰店、小吃攤。」等服務相較，均為提供飲食之相關服務。
2.系爭商標指定使用之前開服務，與據爭商標3 指定使用之「豆花、冰、食用冰、冰品、芋仔冰、粉圓、芋圓、蕃薯圓」等商品相較，據爭商標3 指定使用之商品，常見出現在系爭商標指定使用之前開服務範疇。
3.因此，系爭商標指定使用之服務，與據爭商標3 指定使用之商品及服務，其用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業或服務提供者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩者商標所指定使用之商品與服務之間，應屬存在高度之類似關係。
四、系爭商標與據爭商標3是否有致相關消費者混淆誤認之虞？
1.商標識別性：據爭商標3 主要識別部分（即「ROOT」及「根」佐以圓形外框），系爭商標「ROOTS 」，均與各指定使用之商品、服務並無直接關聯，相關消費者會將之視為表彰商品服務來源之標識，自具有相當識別性。
2.先權利人多角化經營之情形：據爭商標3 使用地區僅在臺中市○○區○○路○段000 號、大連路一段279 號，有網路列印資料可參（核駁卷第316 至325 頁），被告並未抗辯先權利人有多角化經營之情事。
3.實際混淆誤認之情事：被告並未提出系爭商標於使用指定之服務，實際上因據爭商標3 之故，而令相關消費者有混淆誤認之情況。
4.而以系爭商標與據爭商標3 主要識別部分比較，兩者僅有外文「ROOT」係使用相同文字。而就兩商標整體觀察，據爭商標3 主要面積為經設計之咖啡色中文字體「根」及咖啡色圓形外框，據爭商標3 中「ROOT」字體較中文字體「根」，明顯較小，且據爭商標3 除主要識別部分外，尚有墨色「根‧豆花、刨冰」、「SOYBEAN PUDDING AND SHAVED ICE」、「原台北內湖三十五年知名老店─六姐刨冰」由上至下排列，較之單純由左至右排列之墨色「ROOTS 」，有明顯不同。因此，審酌系爭商標與據爭商標3 整體間之底圖設色、文字、圖形設計、所呈現之整體風格、外觀，明顯不同；兩者商標間之主要部分亦有差異，無論就其整體或主要部分之近似程度均為低。是以，依具有普通知識經驗之消費者，就兩者商標以異時異地隔離觀察，並於購買時施以普通所用之注意，不致將系爭商標與據爭商標3 混淆。
5.原告申請系爭商標註冊為善意：
本件原告自100 年起使用近似系爭商標之圖案在百貨商場經營咖啡廳，有網路列印資料可參，而據爭商標3 係103 年12月31日申請註冊（見據爭商標審定卷第1 頁），且系爭商標與據爭商標3 相較，並無令消費者混淆誤認之虞，業如上述，原告並無攀附據爭商標3 之必要與動機，自堪認原告申請系爭商標註冊應係出於善意。...
陸、原處分以系爭商標與據爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而核駁系爭商標之申請，然據爭商標1 、2 業於本院審理過程公告廢止，本院自當審酌系爭商標與據爭商標3 ，是否致相關消費者有混淆誤認之虞。而系爭商標與據爭商標3，並無致相關消費者混淆誤認之虞，業如前述。因此本件系爭商標之申請註冊，應無商標法第30條第1 項第10款規定之適用，原處分因未及審酌前述據爭商標1 、2 遭廢止註冊之情事，而以系爭商標之申請註冊有前揭條款之適用而否准原告註冊之申請，容有未洽。訴願決定予以維持，亦有未合。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 杜惠錦
法 官 何若薇
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