最高行政法院109年度判字第28號判決（2020.1.21）
上 訴 人 蔡O良（舉發人）
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
參 加 人 美國安堤格里斯公司 ENTEGRIS,INC.（專利權人）
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年6月15日智慧財產法院106年度行專訴字第74號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決除確定部分外廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
壹、緣參加人前於民國92年7月3日以「光罩載具及支撐光罩之方法」向被上訴人申請發明專利，並以91年7月5日向美國申請之專利案（申請案號數：10/190,347）主張優先權，經被上訴人編為第92118184號審查，准予專利，公告並發給發明第I317967號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人於104年7月21日以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項（第1款）、第4項與第26條第2項至第4項之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，以106年3月9日（106）智專三（二）04024字第10620264240號專利舉發審定書為「請求項1至20舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部於106年8月18日以經訴字第10606309000號決定書為「訴願駁回」之決定，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被上訴人就系爭專利應為「請求項1至20舉發成立應予撤銷」之處分。因原審認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。經原審判決撤銷原處分關於發明第I317967號專利「請求項14舉發不成立」及訴願決定「原處分關於請求項14部分訴願駁回」；被上訴人應作成發明第I317967號專利「請求項14舉發成立，撤銷該部分專利權」之處分；上訴人其餘之訴駁回。上訴人仍不服，就不利部分提起本件上訴。...
參、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：
一系爭專利請求項1至20是否違反核准時專利法第26條第2、3項之規定？
(一)系爭專利請求項14違反核准時專利法第26條第2、3項之規定：
系爭專利之公告本及107年2月14日所提更正本，均未明確揭露：1.光罩定位凸片之彈力部件之結構形狀及固接至蓋部內表面之位置與光罩放置位置之相對關係；2.彈力部件之自由端、基部之穴部位置與光罩放置位置之相對關係；3.當蓋部與基部配合，該具有彈力部件之光罩定位凸片係以那個部分、何種方式嚙合光罩，而能達成系爭專利請求項14所依附之請求項12界定之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位部」，故系爭專利請求項14界定之技術特徵對於所屬技術領域中具有通常知識者，無論藉由系爭專利之公告本或107年2月14日所提更正本，均不能瞭解其內容並據以實施系爭專利之「用於該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之光罩定位部」，是系爭專利請求項14實質上無法為系爭專利之公告本、107年2月14日所提更正本之發明說明及圖式所支持，系爭專利請求項14違反核准時專利法第26條第2、3項之規定。
(二)系爭專利請求項1至13、15至20未違反核准時專利法第26條第2、3項之規定：
依系爭專利說明書所載內容等相關結論，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據上述所載內容及圖6至9，並參酌申請時之通常知識，來審視系爭專利請求項1之相關整體內容時，當能瞭解系爭專利請求項1之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」所指的是「該光罩定位凸片之方向被定為使該斜角邊緣部迫使該光罩橫向滑動與該光罩限制器嚙合」，並據以實施，且為系爭專利說明書及圖式所支持，據此相同理由，系爭專利請求項2至13、15至20之內容為所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解、據以實施，且為系爭專利說明書及圖式所支持，故系爭專利請求項1至13、15至20未違反核准時專利法第26條第2、3項之規定。
二原證3、原證5是否足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具新穎性？
(一)原證3不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具新穎性：
1.比較系爭專利請求項1與原證3，原證3之「2個相間隔之光罩保持器114」即相當於系爭專利請求項1之「複數個相間隔之光罩限制器」，原證3未揭露或教示如何以光罩保持器114之二端部122搭配光罩支架112之結構而可達成迫使光罩「橫向滑動」之技術內容，亦未揭露可對應於系爭專利請求項1之「一對光罩定位凸片」、「各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」之技術特徵，故原證3不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。又原證3未揭露或教示迫使光罩「橫向滑動」之技術內容，原證3之光罩保持器114之2個端部122之「接觸及保持光罩在其位置」，並不相當於系爭專利之光罩定位凸片之斜角邊緣部之「橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」（迫使光罩橫向滑動至正確位置），上訴人係對原證3說明書第【0026】段揭露之內容有所誤會，原證3之光罩保持器114不相當於系爭專利之光罩定位凸片。
2.比較系爭專利請求項6與原證3，原證3之「2個相間隔之光罩保持器114」即相當於系爭專利請求項6之「複數個光罩限制器」，原證3未揭露或教示如何以光罩保持器114之二端部122搭配光罩支架112之結構而可達成迫使光罩「橫向滑動」之技術內容，原證3未揭露可對應於系爭專利請求項6之「至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」、「該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」之技術特徵，原證3不足以證明系爭專利請求項6不具新穎性。
3.比較系爭專利請求項12與原證3，原證3之「2個相間隔之光罩保持器114」即相當於系爭專利請求項12之「複數個光罩限制器」，原證3未揭露或教示如何以光罩保持器114之二端部122搭配光罩支架112之結構而可達成迫使光罩「橫向滑動」之技術內容，原證3未揭露可對應於系爭專利請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」之技術特徵，原證3不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性。
4.比較系爭專利請求項19與原證3，原證3之「2個相間隔之光罩保持器114」係相當於系爭專利之「複數個光罩限制器」，原證3未揭露可對應於系爭專利請求項19之「光罩定位凸片」、「至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」、「複數個光罩定位凸片中至少一者與光罩中間相鄰隅角之上周邊接觸」、「藉由該複數個光罩定位凸片中至少一者以橫向地滑動方式迫使該光罩進入相關於基部之期望位置」之技術特徵，原證3不足以證明系爭專利請求項19不具新穎性。5.系爭專利請求項3至5、7、9至11、13、17至18、20係直接或間接分別依附於請求項1、6、12、19，包含所依附請求項之所有技術特徵，原證3既已不足以證明系爭專利請求項1、6、12、19不具新穎性，原證3自不足以證明系爭專利請求項3至5、7、9至11、13、17至18、20不具新穎性。
(二)原證5不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具新穎性：
依證人張O成於原審107年1月30日準備程序中之證述，原證5所載之技術內容均屬非常重要的營業秘密，故證人對於有購買意願的顧客於下單之前就會要求其簽署NDA，而依一般經驗法則，其於展示介紹產品時，若涉及產品之重要技術內容，無法想像其會容許尚未表示購買意願之潛在客戶對此重要技術內容無須負保密義務，故其雖表示會以電子檔方式呈現原證5清洗及維修技術手冊給客戶看，但其於展示介紹產品時，僅為產品初步介紹，尚無法依其證述內容遽認其已將原證5清洗及維修技術手冊中關於拆解、清洗、重組光罩盒及光罩盒的結構之非常重要之技術內容均呈現給客戶看，及無法僅依其證述內容即認定在商業習慣上或事實上證人方與客戶間沒有默示的NDA，故無法確認原證5已經公開。準此，原證5不具證據能力。故原證5自不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具新穎性。
三證據3與原證3之組合、證據3與原證5、6之組合、證據3與原證3、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具進步性：
(一)證據3與原證3之組合不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具進步性：
1.依原證3說明書所載內容，系爭專利請求項1、6、12、19非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據3及原證3之內容所能輕易完成，因此，證據3與原證3之組合不足以證明系爭專利請求項1、6、12、19不具進步性。又原證3、證據3未揭露可對應於系爭專利之「光罩定位凸片」、「光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」之技術特徵，縱使等效置換證據3之光罩支架112、光罩保持器114與原證3之光罩支架112、光罩保持器114，證據3與原證3之組合仍無法輕易完成系爭專利之「各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩滑動至正確位置，該光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵。2.系爭專利請求項3至5、7、9至11、13、17至18、20係直接或間接分別依附於請求項1、6、12、19，包含所依附請求項之所有技術特徵，證據3與原證3之組合既不足以證明系爭專利請求項1、6、12、19不具進步性，故證據3與原證3之組合不足以證明系爭專利請求項3至5、7、9至11、13、17至18、20不具進步性。
(二)證據3與原證5、6之組合、證據3與原證3、5、6之組合不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具進步性：
比較系爭專利請求項1、6、12、19（獨立項）與證據3、原證3、6、原證3說明書、原證3圖1，系爭專利請求項1之「一對光罩定位凸片」、「各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵；系爭專利請求項6之「至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」、「該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵；系爭專利請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵；系爭專利請求項19之「至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」、「複數個光罩定位凸片中至少一者與光罩中間相鄰隅角之上周邊接觸」、「藉由該複數個光罩定位凸片中至少一者以橫向地滑動方式迫使該光罩進入相關於基部之期望位置」技術特徵，證據3、原證3、6均未揭露，而原證5不具證據能力。又系爭專利請求項3至5、7、9至11、17至18、20分別依附請求項1、6、12、19，包含請求項1、6、12、19所有技術特徵，是以所屬技術領域中具有通常知識者依證據3與原證3、5、6之任意組合，均無法輕易完成系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20，故證據3與原證5、6之組合、證據3與原證3、5、6之組合，均不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具進步性。
四原證3與證據6之組合、原證5與證據6之組合、證據3、6與原證3之組合、證據3、6與原證5、6之組合、證據3、6與原證3、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2、8、15至16不具進步性？
比較系爭專利請求項1、6、12與證據3、6、原證3、6，系爭專利請求項1之「一對光罩定位凸片」、「各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵；系爭專利請求項6之「至少一自該內表面突出之光罩定位凸片」、「該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵；系爭專利請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵，證據3、6，原證3、6均未揭露，而原證5不具證據能力。又系爭專利請求項2、8、15至16分別包含請求項1、6、12所有技術特徵，是以所屬技術領域中具有通常知識者依證據3、6與原證3、5、6之任意組合，均無法輕易完成系爭專利請求項2、8、15至16，故原證3與證據6之組合、原證5與證據6之組合、證據3、6與原證3之組合、證據3、6與原證5、6之組合、證據3、6與原證3、5、6之組合，均不足以證明系爭專利請求項2、8、15至16不具進步性。
五綜上所述，系爭專利請求項14違反核准時專利法第26條第2、3項之規定，本應為舉發成立之審定，而被上訴人就系爭專利請求項14為舉發不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予以維持，亦非妥適等語，爰判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭專利請求項14舉發不成立部分，上訴人其餘之訴駁回。...
伍、本院查：
...
二次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」同法第22條第1、4項定有明文。而發明有違反第22條第1、4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。原判決認原證5不具證據能力，故不足以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具新穎性，以及上訴人所提證據與原證5組合以證明系爭專利請求項1、3至7、9至13、17至20不具進步性之主張，均因原證5不具證據能力排除組合證據等情，固非無見。
三按前引法條第1項：「一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」同條文第4項要件，係指能證明為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成之「申請前先前技術」而言，同條文第4項進步性要件之「申請前先前技術」與同條第1項之新穎性之定義相同。原判決僅稱無法確認原證5已經公開等語，並未詳加說明究公開何者？
而與本件案例事實相關所爭執者，應係指是否「已公開使用」而言。
公開使用之所謂「使用」，應包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。此從100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之現行專利法第22條第1項第2款「公開實施」，乃原條文（即本件所適用之條文）第1款後段「公開使用」所修正移列，而其修正理由明載可知：「復按現行條文所定之『使用』，係採廣義之概念，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第58條第2項及第3項規定，並參考日本特許法第29條第1項、韓國專利法第29條第1項規定，將『使用』修正為『實施』，以資明確。」
則判斷是否已公開使用，係指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口為必要。「公眾」指不特定多數人。又「因販賣為目的，而其物已成為不特定人得為交易標的之階段，即屬公開，並不需將該物體解體而得知其結構後，才被認為公開」，亦經本院94年度判字第499號判決指明在案。
四原證5係150nm光罩盒清洗暨維修之技術手冊，包含如何拆解、清洗、重組光罩盒，其圖片部分揭露出光罩盒的結構，此為兩造所不爭之事實。
經查，證人張O成於原審107年1月30日準備程序中證述：其係於89年4月開始到100年間任職於AS
YST Technologies,（Far East）Pte.Ltd公司，而於89年4月到91年7月任職過程中，ASYST Technologies光罩產品之最大顧客為台積電，且臺灣、新加坡、馬來西亞幾乎百分之百都使用這個產品，所以他們會有清洗維修手冊等語。
依其證言，台積電、聯電、新加坡科技等及臺灣、新加坡、馬來西亞業界既有購買並使用原證5所示產品，並取得原證5，則原證5之實物並未限定銷售予何人，其買受者即係不特定之第三人。
再者，技術手冊之目的無非為使客戶（即不特定人之公眾）達到可瞭解日後如何做產品維修、清洗，則客戶從樣品與技術手冊中，自足以瞭解光罩盒相關之結構，買受者即係不特定之第三人因買受而得以知悉原證5技術。原判決指稱「尚無法依其證述內容遽認其已將原證5清洗及維修技術手冊中關於拆解、清洗、重組光罩盒及光罩盒的結構之非常重要之技術內容均呈現給客戶看」云云，其論述有違經驗及論理法則，自有違誤。從而，原證5確已因ASYST公司向不特定人販賣之對象則應屬公眾，且其產品所附原證5達足以瞭解其所揭露光罩盒的結構技術特徵之程度，自已知悉原證5之內容，即合致因販賣而公開使用之要件。
五雖證人張O成亦證稱「當顧客下單之前雙方均會要求簽署彼此之NDA（即保密協議）」等語，但其保密協議，係約定所知悉原證5之技術不得對外洩露其技術，並非不得知悉，而本件係透過販賣產品提供原證5已揭露技術內容，系爭專利優先權日前，原證5為不特定人得為交易之標的，因而使該技術能為公眾得知之狀態，至於知悉原證5之技術內容後，是否允許對外洩露其技術，與已公開使用無涉。原判決徒以：有保密協議，而無法確認原證5業經公開，而認定原證5不具證據能力，亦有未合。
六又更正之程序事項，應依現行專利法，則現行專利法第68條第2、3項規定：「（第2項）專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。（第3項）說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」專利案之申請專利範圍更正申請，雖係在舉發案行政訴訟程序中向經濟部智慧財產局為之，但該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。法律已明文規定係由專利專責機關（即行政機關）核准更正並應公告之權責，此涉及究應由行政機關或由司法機關作第一次裁決判斷之權力分立原則，係國會保留事項，應依國會（立法院）制定之法律修改或限制之，法院不應以司法權在個案隨意侵犯行政機關之法定權責。而且更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，則是否合於專利法所規定之更正要件，更正後之內容為何，智慧財產法院應待經濟部智慧財產局的更正處分結果（若當事人有爭議，應待該更正處分案行政救濟確定）始得判斷。
七經查：本件專利權人於107年2月14日向被上訴人申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍，被上訴人係於107年4月25日以（107）智專三（二）04024字第10720361320號函說明經審查該更正案擬准予更正，該函僅係對原審之復函，不只與公告之程序不合，且本件行政訴訟案件係在107年4月11日辯論終結，上述函顯係在言詞辯論後之資料，原判決竟以之為論述之證據，自屬不合。
更甚者，原判決竟將專利權人107年2月14日申請更正案直接准予更正（原判決第34頁倒數第5行）。原判決自行准予更正，顯然違反上開法律規定。
另按對於專利更正案，除非法院認定該專利更正事項與本案訴訟無關，得說明理由不予爰引，但應詳細說明為何更正事項與本案訴訟無關之理由，否則即有判決不備理由之違法。但原判決就本件更正之論述，只是逕准予更正，但未說明與本件有效性要件之明確性，新穎性及進步性之判斷為何無關，僅於判決末處空泛以：「本件系爭專利業經專利權人即參加人申請更正，惟更正之結果並不會影響本院（即原審）之判斷，就更正前後之內容及相關引證，均經兩造及參加人充分辯論，本院自得依法自為判決。」云云，理由亦顯然不備，亦有違誤。
八綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，本件既經發回，原審應依本判決意旨，究原證5是否於優先日前已公開使用，且應究明專利權人107年2月14日申請更正案確定與否及與本件有效性訴訟之關係。爰將原判決廢棄（系爭專利請求項14部分，原判決對參加人不利，但未據上訴，業已確定，不在廢棄範圍內），發回原審再為調查後，另為適法之裁判。
最高行政法院第四庭
審判長法官 鄭 小 康
法官 林 文 舟
法官 帥 嘉 寶
法官 林 玫 君
法官 劉 介 中
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