最高行政法院109年度判字第29號判決（2020.1.21）
上 訴 人 樂福太陽能股份有限公司
上訴 人 經濟部智慧財產局
參 加 人 新能光電科技股份有限公司
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年7月19日智慧財產法院106年度行專訴字第55號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決駁回上訴人於原審之訴關於「請求項2、3、5至14、請求項18、20、21」暨該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。
其餘上訴（即系爭專利請求項16、17、19、22至29項部分及該訴訟費用部分）駁回。
理 由
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貳、緣上訴人之前手劍揚股份有限公司前於民國98年7月30日以「具有色彩調變之太陽能電池及其製造方法」向被上訴人申請發明專利，並以97年8月14日及98年5月19日向美國申請之第61/088,779及12/468,606號專利案主張優先權，經被上訴人編為第98125640號審查，期間該專利之申請權讓與上訴人，嗣經被上訴人於102年7月22日准予專利（申請專利範圍計30項），發給發明第I409962號專利證書（下稱系爭專利，專利圖式如附圖一所示）。上訴人另於103年8月6日提出該專利說明書及申請專利範圍更正本（更正後申請專利範圍共28項，即請求項1至14及16至29，請求項15及30已刪除），經被上訴人准予更正並公告。嗣參加人以該專利請求項1至
14、16至29違反核准時專利法第22條第1項第1款、第2項、第26條第1項、第2項及第67條第4項之規定，對之提起舉發。上訴人則另於104年7月24日及105年2月3日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被上訴人審查，以105年11月24日（105）智專三（二）01159字第10521447700號專利舉發審定書為「105年2月3日之更正事項，准予更正」、「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」、「請求項1、4舉發駁回」之處分。上訴人不服前揭處分中關於「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」之部分，提起訴願，經經濟部以106年6月3日經訴字第10606305070號決定駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分關於「請求項2至3、5至14、16至29舉發成立，應予撤銷」之部分。原審因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分關於舉發成立部分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴訟。經原審判決駁回上訴人於原審之訴，上訴人仍不服，提起本件上訴。
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按關於舉發案件進步性之判斷，應先確定先前技術（即舉發證據）之範圍及內容，繼之確定系爭發明與舉發證據間之差異，最後以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌舉發證據所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成系爭發明。如系爭發明與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的『後見之明』作成能輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。
1.上訴人於105年2月3日申請專利範圍更正本係更正刪除103年12月1日所公告申請專利範圍之請求項1、4，並更正請求項2、5至9、14、16、17至28之內容，經被上訴人審查核准並於105年12月21日公告，嗣當事人均未對該更正表示不服，是本件應依更正後之申請專利範圍審查。
2.其中更正後系爭專利請求項2（及其他相同記載之獨立項、附屬項3、5至14、16至29，以下簡稱請求項2等）記載：「一種太陽能電池，包括：一光電轉換層，用以從一入射光產生電能；至少一第一電極和至少一第二電極，分別設置於上述光電轉換層之相對表面上方，用以輸出上述電能；一色彩調變層，設置於上述光電轉換層上方，用以調變其色彩外觀，但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極，其中該色彩調變層係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，尚包括一抗反射層，設置於上述色彩調變層和上述光電轉換層之間。」
上述請求項2等所稱：一色彩調變層……「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，係更正前請求項2內容：一色彩調變層……「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」，其中所謂「不包括……完全未覆蓋」之用語應如何解釋，則未見原判決有所說明。以致請求項2等所稱：「一色彩調變層……但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」之技術特徵，仍陷於不明。
3.依原判決書所載：「綜上比較，雖證據6未揭露系爭專利之色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」等語（原判決書第32頁），似認為請求項2等所稱「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，係等同於「色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」之意。
然而，請求項2等所稱「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，依審定書准予更正審定所載理由係：「經查本局103年12月1日所核准之更正內容（公告於103年12月21日）為『……色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極』，其實施態樣包括『色彩調變層完全覆蓋所有的第一電極』、『色彩調變層部分覆蓋所有的第一電極』……等等多種覆蓋可能之態樣，依本案說明書第7-8頁所揭示實施例I-IV所揭示內容及圖5可知，更正後排除了『色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極』以更明確表達色彩調變層與第一電極之覆蓋關係，該更正符合不明瞭記載之釋明，並且進一步限定色彩調變層之成份材質係由氧化物、氟化物、硫化物、氮化物、碲化物及硒化物之中至少一介電材料所構成，符合申請專利範圍之減縮，該更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1項第2、4款及第2、4項之規定，准予更正。」顯然更正後排除了「色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」以更明確表達色彩調變層與第一電極之覆蓋關係，該更正符合不明瞭記載之釋明。
上開更正，色彩調變層之成份材質固有減縮申請專利範圍，但「且上述色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」更正為「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」部分，原申請專利範圍之「色彩調變層覆蓋上述至少一第一電極」於更正後，依通常知識之人之理解，是否尚有減縮申請專利範圍。該部分之更正若有減縮，則其申請專利範圍已較更正前減小，原判決仍依更正前之申請專利範圍，解釋更正後請求項2等「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」，自屬有誤。
4.綜上，原判決在未先究明請求項2等之「但不包括該色彩調變層完全未覆蓋於上述所有的第一電極」部分意義之前，即遽將請求項所載特徵與前案技術予以比對，顯有判決理由不備之違法。
(三)此外，證據11為Jenny Nelson於西元2003年所著教科書「The Physics of Solar Cells」之節本，其公開日早於系爭專利最早優先權日，可為系爭專利相關之先前技術，其技術內容提供太陽能電池易於理解的介紹，兩終端串接型磷化銦鎵/砷化鎵太陽能電池之層結構(即串接電池)具有磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵、前電極、金屬層以及抗反射覆層，磷化銦鎵、砷化鎵穿隧接面、磷化鋁鎵窗戶層、砷化鎵的一面設有前電極，另外一面設有金屬層上，該抗反射覆層則設置於該磷化銦鎵、該砷化鎵穿隧接面、該磷化鋁鎵窗戶層、該砷化鎵上（其圖式證據11第10.10圖及第7.7圖，如附圖四所示）。此為兩造所不爭，堪認為實。證據11之技術內容係提供太陽能電池易於理解的介紹，原判決依循審定書，訴願決定書一路說詞，僅謂「證據11第10.10圖已揭露該抗反射覆層（相當於系爭專利之色彩調變層）覆蓋該前電極，且證據11第7.7圖亦揭露該前電極貫穿該抗反射覆層，即表示在系爭專利申請日前已有「該抗反射覆層覆蓋該前電極」以及「該前電極貫穿該抗反射覆層」等兩種技術，究竟所屬技術領域中具有通常知識者如何依附圖四所示之兩圖，理解及認定證據11，原判決並未加以詳認，亦有判決不備理由之違法。
最高行政法院第四庭
審判長法官 鄭 小 康
法官 林 文 舟
法官 帥 嘉 寶
法官 林 玫 君
法官 劉 介 中
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