2018年12月12日 星期三

(不公平競爭 合夥 當事人適格)

智慧財產法院106年度民公訴字第7號民事判決(2018.10.31)                   
原   告 奧莉薇二手婚紗禮服專賣店 法定代理人 高明美    被   告 高華瓊即奧莉薇二手婚紗禮服專賣店民權店

、本院得心證之理由:  (一)原告商號之組織形態為合夥而非隱名合夥:  1.按關於當事人適格之要件是否具備,為法院應依職權調查之   事項(最高法院29年上字第1237號判例意旨參照),無論訴   訟進行至如何之程度,應隨時依職權調查之,如有當事人不   適格之情形,法院不得對之為實體上之裁判。次按合夥為二   人以上互約出資以經營共同事業之契約,隱名合夥則為當事   人約定一方對於他方所經營之事業出資,而分受其營業所生   利益,及分擔其所生損失之契約。故隱名合夥所經營之事業   ,乃出名營業人之事業,非與隱名合夥人共同之事業,隱名   合夥人僅係為出名營業之人而出資,並不協同營業,與普通   合夥由合夥員共同出資,以經營合夥人全體共同之事業者,   顯有區別。苟其契約係互約出資以經營共同之事業,則雖約   定由合夥人中一人執行合夥之事務,其他不執行合夥事務之   合夥人,僅於出資之限度內負分擔損失之責任,亦屬合夥而   非隱名合夥(最高法院42年台上字第434 號、18年上字第17   22號判例意旨參照)。  2.查原告商號原名佳禾服飾店,經高明美、被告高華瓊及訴外   人○○○、○○○四人於94年3 月1 日簽立系爭合約書,嗣   於99年間變更登記名稱為原告商號等情,為兩造所不爭執(   見本院卷第49頁背面、第73頁),並有系爭合約書及原證19   財政部臺北市國稅局中南稽徵所函文在卷可證。而由系爭合   約書記載「1.茲○○○、○○○、高華瓊、高明美肆人自93   .9.1共同出資新台幣肆拾萬元整,每人持股25% ,於北市○   ○○路0 段000 號成立佳禾百貨精品服飾並委任高華瓊為掛   名負責人。」、「3.○○○、高華瓊薪資以時薪80計,高明   美兼會計,工時以每日3 小時、時薪80計,負責雜項接洽,   訂每月月底領取計時薪資。」等語(見本院卷第53頁),可   知該商號係由上開四人互約出資經營,且高明美及訴外人○   ○○亦均實際參與經營事務、支領薪資而有協同營業之情事   ,並非僅為掛名負責人即被告高華瓊而出資,參照前揭說明   ,縱約定由被告高華瓊一人擔任掛名營業人,自仍屬合夥而   非隱名合夥,合先敘明。  (二)本件原告為當事人不適格:   按各合夥人之出資,及其他合夥財產,為合夥人全體之公同   共有,民法第668 條定有明文。蓋合夥非有獨立之人格,其   財產為各合夥人全體公同共有,故因合夥事務而涉訟者,除   由執行業務之合夥人代表合夥為原告或被告外,應由全體合   夥人為原告或被告,其當事人之適格,始無欠缺(最高法院   72年度台上字第832 號判決意旨參照)。本件原告之組織形   態既屬合夥,依民法第668 條之規定,應為全體合夥人所公   同共有,原告主張被告等侵害原告合夥之營業收入、商譽及   系爭粉絲專頁等財產權,係因合夥事務而涉訟,屬固有必要   共同訴訟,除由執行業務之合夥人代表合夥為原告外,應由   全體合夥人為原告,其當事人之適格,始無欠缺。而原告就   此固主張原屬合夥人之訴外人○○○亦已退夥,原告商號目   前係由高明美及訴外人○○○共同出資合夥經營,並約定由   高明美對外代表執行業務,是本件由高明美代表合夥為原告   ,當事人適格並無欠缺云云(見本院卷第49頁背面、第51頁   背面、第66頁背面)。惟查,就訴外人○○○已退夥部分,   原告並未提出任何證據為佐,已難遽採;縱認其此部分主張   屬實,惟就另名合夥人即訴外人○○○是否同意由高明美對   外代表執行業務部分,觀諸前揭系爭合約書僅記載由被告高   華瓊為掛名負責人,並未記載由高明美對外代表執行業務人   ,而系爭同意書(見臺灣臺北地方法院106 年度智字第9 號   民事卷第20頁)雖記載被告高華瓊將原告商號轉讓給高明美   負責經營,惟該同意書並未經○○○簽認,遍查卷內事證,   亦無其他證據證明○○○確已同意由高明美對外代表合夥,   自無從認定高明美確屬足以對外代表原告商號之執行業務合   夥人,而應由全體合夥人共同執行合夥事務,參照前揭說明   ,即應以全體合夥人共同為原告,其當事人之適格始無欠缺   。惟原告未列全體合夥人為原告一同起訴,僅由高明美一人   為法定代理人提起本件訴訟,自屬當事人不適格。  (三)綜上,本件原告訴請被告等為如訴之聲明所示排除侵害、損   害賠償、返還無權占有及刊登道歉聲明,為當事人不適格,   其所為請求於法無據,應予駁回。其假執行之聲請亦失所依   據,應併予駁回。
          智慧財產法院第三庭                 法 官 黃珮茹

2018年12月11日 星期二

(不公平競爭 商標) 「台灣成人博覽會」:法院認為,博展公司向主管機關檢舉雷麒公司侵權,及博展公司刊登聲明啟事主張雷麒公司侵權的行為,是正當行使權利,不違反公平交易法。

智慧財產法院106年度民公訴字第8號民事判決(2018.04.16)

原   告 雷麒科技有限公司 被   告 博展國際有限公司

博展公司的商標 ADULT EXPO聲明不專用
三、關於公平交易法第20條第1款部分  (一)【03】以損害特定事業為目的,促使他事業對該特定事業斷   絕供給、購買或其他交易之行為,有限制競爭之虞者,事業   不得為之,公平交易法第20條第1 款有明文規定(下稱禁止   促使斷絕條款)。  (二)【04】原告認為被告違反禁止促使斷絕條款,其所主張之被   告行為有二:一是於106 年4 月14日以原告違反商標法為由   ,向經發局提出檢舉,指控原告侵害被告的商標權。另一則   是向IPPA提出對原告指控,導致IPPA發函警告各家日本女優   經紀公司,致使多家日本女優經紀公司暫停女優來台活動(   原告起訴狀第4-5 頁,本院卷第5 頁背面至第6 頁)。...  (五)【07】雖然原告主張被告的兩項行為,都確有其事,但被告   已經抗辯其行為依法都沒有公平交易法的適用,而公平交易   法第45條也確實明文規定:依照商標法或其他智慧財產權法   規行使權利之正當行為,沒有公平交易法的適用。所以本案   的核心爭議其實就是如果被告的兩項行為,可否認為是依照   商標法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為?經審視   被告就此提出的證據資料後,我認為可以肯定被告所為的兩   項行為,都是依照公平交易法行使權利的正當行為,以下即   分點詳細說明:  1.【08】被告說其公司舉辦過第一屆至第五屆的台灣成人博覽   會,其所使用的「台灣成人博覽會Taiwan Adult Expo ,英   文縮寫TAE 」,已成為著名商標或表徵。但因為被告所享有   商標權之據爭商標為設計的「AE」之文字及附加有聲明不專   用之「ADULT EXPO」之單純文字,而我國商標法採取註冊主   義,被告沒有辦法只透過使用就取得商標權,所以被告不能   直接對「台灣成人博覽會」、「Taiwan Adult Expo 」乃至   「TAE 」主張商標權,這是首先可以確定的。  2.【09】其次,有關被告認為「台灣成人博覽會」、「Taiwan   Adult Expo」乃至「TAE 」屬於其所提供商品服務之著名表   徵,我認為這也是不能成立的。這是因為「台灣成人博覽會   」本身幾乎就是在描述提供特定博覽會服務之特性及地區所   組成之語詞,很接近特定服務種類之通用名稱,很難讓相關   消費者認識到其為特定服務之來源指示。雖然被告也有提出   一些媒體報導歷屆「台灣成人博覽會」以及被告自己使用「   台灣成人博覽會」的使用證據(被證1 、2 、4 、5 ,本院   卷第57-104頁、第106-113 頁),但整體而言,多數的使用   情形,都難以區別到底是將「台灣成人博覽會」當作提供博   覽會服務之特定來源指稱,還是僅是一項活動、事件之說明   。特別是如果「台灣成人博覽會」就是提供博覽會服務之特   定表徵,而不是單純的活動、事件,就不應該在「台灣成人   博覽會」之前,還要冠上第幾屆的序號。然而,在以上的使   用證據中,多有冠上屆次使用之情形,如:被證1 中之本院   卷第57頁右欄、第61頁、第63頁、第65頁、第69-70 頁、第   72頁、第74頁、第76頁;被證2 中之本院卷第82-83 頁、第   86頁、第93-94 頁、第97頁、第100 -102頁,由此可見,被   告乃至媒體報導對於「台灣成人博覽會」,多數只是作為活   動或事件名稱使用,更無從認為已經是著名表徵。而「Taiw   an Adult Expo 」乃至其字首縮寫之「TAE 」,既是從「台   灣成人博覽會」轉譯為英文而來,基於同一理由,且被告也   沒有特別針對「Taiwan Adult Expo 」、「TAE 」額外提出   使用證據,也難以認定為著名表徵。  3.【10】既然「台灣成人博覽會」、「Taiwan Adult Expo 」   、「TAE 」,被告沒有商標權,也不能算是著名表徵,這些   名稱就可以由原告加以競爭使用。因此,原告於106 年6 月   9 日至6 月11日自行主辦2017「台灣成人博覽會」(此為兩   造不爭執之事實),並沒有侵害被告權益可言。不過,原告   在其所開設以「TAE 台灣成人博覽會」為名的臉書專頁中,   張貼有被告於2016年所舉辦「台灣成人博覽會」之活動影片   (被證8 ,其中本院卷第120-125 頁,下稱系爭不正競爭行   為),這就有將被告所舉辦活動之成果巧妙地嫁接為原告自   己舉辦的活動,讓相關消費者誤以為原告先前也有主辦活動   的經驗(具有榨取被告商業活動經驗之性質),更可能讓有   意再次參與被告舉辦活動之相關消費者,將原告所辦展覽誤   認為被告所舉辦。所以系爭不正競爭行為,已經違反了公平   交易法第21條第1 項、第4 項所準用之規定:「事業不得在   廣告上,對於與服務相關而足以影響交易決定之事項,為引   人錯誤之表示」。被告根據公平交易法第29條之規定,可以   請求除去,並可依據同法第21條第3 、4 項規定,請求原告   停止其所主辦之2017「台灣成人博覽會」服務。  4.【11】既然被告依法可以請求原告除去系爭不正競爭行為及   停止其所主辦之博覽會活動服務,被告自可以因此提起訴訟   ,並於勝訴後藉由強制執行程序,以公權力強制原告履行除   去及不作為。但被告也可以自行直接請求原告除去及不作為   ,並在原告拒絕時,以合目的性、比例性,且具有正當關聯   性之和平手段,促使除去系爭不正競爭行為及原告履行其不   作為。畢竟,被告在實體法上,享有請求除去、不作為的權   利,如何實現其權利,被告應享有程序選擇權,並沒有必要   ,也不應該限制被告自己透過適當的和平手段實現其權利。   此時,雙方如果發生爭執,還是可以透過聲請定暫時狀態處   分,來暫時確定雙方之權利狀態,沒有必要一開始就限制權   利人不能自己以適當的和平手段實現權利。我在過去就曾經   有審理過此類定暫時狀態處分之聲請案件,可供參考(我院   106 年度民暫字第10號裁定參照)。  5.【12】被告已經舉證其在發現原告有不正競爭行為後,曾向   原告方面人員連繫,並請求除去相關被告活動之照片、影像   ,但未獲得解決(被證11,本院卷第182-183 頁),在此情   況下,被告因而有前述向經發局檢舉、向IPPA指控原告之行   為(前述【05】、【06】段參照),應認為其行為屬於以和   平手段促使斷絕相關場所、服務供給,以達到原告履行不作   為(停止引人錯誤廣告之博覽會活動)之結果,其手段與所   欲達成之結果間,合乎目的性、比例性,且具有正當關聯性   。根據我在前一段所闡釋,自應屬於依照公平交易法行使權   利的正當行為。  6.【13】雖然被告在向經發局檢舉及向IPPA指控原告時,並未   正確敘述系爭不正競爭行為是違反公平交易法,而誤指為違   反商標法,但關於公平交易法第21條第1 項禁止虛偽不實或   引人錯誤表示之規範,與商標法對於商標之保護規範,在法   理上多有相通之處(我院105 年度民公訴字第4 號判決第6   段參照),難以苛責被告在還沒有訴訟時,就必須正確地區   別及精準地引用,且此部分法律依據的誤引,應該也不影響   被告有權請求原告履行不作為之法律地位。又由於公平交易   法第21條第4 項、第1 項及因此衍生之同條第3 項規定,都   因為與商標法之法理相通,應認為也屬於公平交易法第45條   所規定之「其他智慧財產權法規」,所以被告自行以和平手   段行使公平交易法第29條、第21條第1 項及同條第3 項之權   利,就應該認為是屬於公平交易法第45條所規定依照其他智   慧財產權法規行使權利之正當行為,因而並沒有公平交易法   之適用。  (六)【14】據上,被告對原告並沒有違反禁止促使斷絕條款之行   為。 四、關於公平交易法第24條部分  (一)【15】事業不得為競爭之目的,而陳述或散布足以損害他人   營業信譽之不實情事,公平交易法第24條有明文規定(下稱   禁止競爭毀謗條款)  (二)【16】原告認為被告違反禁止促使斷絕條款,其所主張之被   告行為有三,其中有二部分之行為,就是前述原告所主張被   告違反禁止促使斷絕條款之行為,此二部分因為沒有公平交   易法之適用,已經詳細說明如前,自然無從認定有違反禁止   競爭毀謗條款之情事。剩下來原告所主張被告違反禁止競爭   毀謗條款的行為,就是被告在自己的臉書粉絲專頁張貼了「   嚴正聲明」,其內容指稱有「近期有不肖單位使用本公司舉   辦過五屆之『台灣成人博覽會』的活動現場圖片及畫面在外   招商,企圖蒙騙廠商及消費者,並使用本公司註冊之商標已   明顯觸法....為此特發此聲明,以正視聽。」(原證4 ,本   院卷第41頁)  (三)【17】根據本判決前面所認定,原告確實有為系爭不正競爭   行為,而有違公平交易法,所以上述被告所張貼「嚴正聲明   」之指稱內容,即與事實相符,並沒有損害原告營業信譽可   言。況且,根據本判決前述說明,被告有權自行以合目的性   、比例性,且具有正當關聯性之和平手段,促使除去系爭不   正競爭行為(前述【11】段參照)。上述「嚴正聲明」具有   向相關消費者澄清系爭不正競爭行為所生引人錯誤之效果,   從而可認是為達到除去系爭不正競爭行為效果,而具有合目   的性及合比例性,且有正當關聯性之和平手段,也屬於依照   其他智慧財產權法規之行使權利行為,而沒有公平交易法之   適用。  (四)【18】據上,被告對原告並沒有違反禁止競爭毀謗條款之行   為。 五、關於公平交易法第25條部分  (一)【19】除公平交易法另有規定者外,事業不得為其他足以影   響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為,公平交易法第25條有   明文規定(下稱顯失公平條款)。  (二)【20】原告認為被告違反顯失公平條款,其所主張之被告行   為仍為前述主張被告違反禁止競爭毀謗條款之三項行為,只   是因被告為該三項行為前,未踐行相關先行程序,所以原告   認為同時也違反顯失公平條款。  (三)【21】惟查:原告所主張之被告三項行為,包括:向經發局   檢舉原告、向IPPA指控原告、張貼「嚴正聲明」,都經本判   決認定屬於依照公平交易法之行使權利行為,已如前述,所   以依據公平交易法第45條規定,並沒有公平交易法之適用,   自然無從認定違反顯失公平條款。  (四)【22】原告雖另又引用25條處理原則第7 點、警告函處理原   則第3 、4 、5 點以為其主張之依據,惟25條處理原則第7   點是以損害競爭對手為目的之阻礙競爭行為做為規範對象,   而原告所主張被告之三項行為,均為依照公平交易法之行使   權利行為,已如前述,且其依法行使權利,亦難認有濫用權   利之情形,自無從認定為阻礙競爭行為。且警告函處理原則   也僅在第5 點第1 項有正面規定何種情形構成公平交易法第   25條之違反,但仍附加有「且為足以影響交易秩序之欺罔或   顯失公平行為者」之條件,並非是任何未經先行程序之發警   告函行為均可認定違反顯失公平條款。  (五)【23】另外,由於公平交易委員會為行政機關,依法並非認   定私權糾紛之權責機關,但又經常必須在私權糾紛未經合法   判斷前,就必須決定是否以及如何行使與私權判斷有關之法   定職權,故警告函處理原則多是在釐清發函者是否已經具備   合理發函之基礎(即所謂之先行程序),或至少以適當規範   降低發函所可能造成不當之限制競爭效果。但法院本身就是   私權糾紛判斷之權責機關,一旦經認定發函者確實為權利者   ,且無權利濫用之情形,即可認屬依法行使權利之正當行為   ,並無一定要有先行程序之必要。公平交易法第45條之排除   適用規定,即是本此法理,一併在此敘明。」           智慧財產法院第三庭                 法 官 蔡志宏
                  

(商標 著名商標) 微軟的彩色方塊圖商標在電腦相關商品及網路相關服務為著名商標。

智慧財產法院 107年度行商訴字第44號行政判決(2018.10.09)

「 1、商標識別性之強弱:   (1)參諸參加人於異議階段提出之維基百科資料、商標註冊資    料、媒體報導、獲獎紀錄等實際使用之證據資料,可知參    加人為電腦科技公司,以研發、製造、授權及提供廣泛之    電腦軟體及周邊商品為主,自64年創立以來,即以公司名    稱特取部分「Microsoft」作為公司標章圖樣,於101年並    另組合彩色四方塊設計圖,作為參加人新標章使用迄今(    證1、2),除於我國取得註冊第01628995、01650507、01    595570、01076153、01015345號等多件商標之註冊外(證    3至5),自101 年起且陸續經GQ瀟灑男人網、蘋果日報、    中時電子報、癮科技、TechNews 科技新報、遠見雜誌、T    客邦、FrostyPlace.com、新華家電-新華網等媒體報導(    證6至26),103、104年間據以異議商標並經包括INTERBRAND    等多家機構評選為世界百大著名商標的前五名(證27、28    ),98年間已可見參加人以彩色四方塊設計圖使用於Windows    7上(證32)。   (2)參諸參加人於訴訟階段提出之證據資料,即據以異議商標    單獨使用的網頁資料(證1號);YouTube頻道(Microsoft's     Taiwan YouTube channel )上使用據以異議商標之資料    (證3 號);參加人透過各式研討會、實習活動、工作坊    、商展、記者會、競賽等方式提供教育服務並藉此提升據    以異議商標知名度的相關資料(證4 號);參加人著名的    Xbox娛樂遊戲機及軟體亦提供了線上論壇 Xbox Forum (    Xbox論壇),供玩家分享經驗的相關資料(證5 號);參    加人著名的MINECRAFT 電玩軟體的官方網站亦提供直播節    目相關資料(證6 號);參加人著名的視訊會議服務、即    時通訊相關服務skype及outlook電子郵件及線上資訊傳輸    服務的相關資料(證8號);參加人著名的MSN網站,提供    多樣化的新聞、娛樂、生活、運動、財經、健康、美食、    旅遊、汽車、影音資訊服務及線上資訊傳輸的相關資料(    證9號);參加人在我國販售的電腦軟體(如 Office 365    、Windows 10)及硬體包裝均印有據以異議商標,且Office    軟體包裝上之據以異議商標旁尚印上TM字樣的相關資料(    證10號);其他在我國報章及網路媒體、道路及捷運看板    及計程車上有關據以異議商標的使用資料(證11號);參    加人在我國、中國大陸及香港促銷Surface 系列平板筆電    的平面與影音廣告(證12、13號);參加人曾以SkyDrive    (天空)名稱所提供雲端儲存服務的相關資料(證14號)    等,足見據以異議商標經參加人廣泛及大量使用。   (3)據以異議商標之圖樣係由紅、綠、黃、藍四個彩色方塊所    組成,並非習見設計,又與所指定使用之電腦商品/服務    並無直接關聯性,且依前揭資料,可知據以異議商標在長    期、大量使用下,於系爭商標註冊日前,在電腦相關商品    及網路相關服務上,應為相關消費者所知悉,為一著名商    標。又據以異議商標指定使用於第16類之「印刷品」商品    、第039 類之「電子化儲存之…影片、音樂…」、第41類    之「教育及娛樂」及第42類之「應用服務供應商,即為他    人代管、管理、開發、分析、更新及維護應用軟體,電腦    作業系統,軟體及網站;……;電腦服務,即由遠端管理    他人之資訊科技系統;……;提供電腦軟體及雲端運算相    關技術資訊;電腦軟體設計;為他人開發電腦軟體及電腦    程式;軟體設計相關諮詢;資訊科技相關諮詢;為企業提    供電腦資訊系統設計及分析相關諮詢服務;……;提供電    腦系統、軟體、硬體、網站、資料庫及手機應用軟體設計    相關資訊」等服務,相關消費者應得辨知據以異議商標所    表彰商品/服務之來源為參加人,故足認據以異議商標具    有相當識別性。  2、商標是否近似暨其近似之程度:    系爭商標係由彩色四方塊設計圖結合中文「數位天空」所    組成;據以異議商標係由彩色四方塊設計圖所構成。二者    相較,彩色四方塊設計圖之部分均係由紅、藍、綠、黃四    色所組成,整體構圖設計意匠極為相似,差別僅在於四個    象限之色塊不同,及其內有無「數位天空」四字之區別,    予人寓目印象極相彷彿,以具有普通知識經驗之消費者,    於異時異地隔離觀察,或於購買時施以普通之注意,均可    能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,    故兩商標構成近似,且近似程度不低。」
          智慧財產法院第三庭              審判長法 官 汪漢卿                 法 官 杜惠錦                 法 官 蕭文學
                 

(商標 著名商標) Omega於鐘錶領域為著名商標。

智慧財產法院107年度行商訴字第53號行政判決(2018.10.25)

「(三)按商標法第30條第1 項第11款規定,相同或近似於他人著名   商標,有致相關消費者混淆誤認之虞,或有減損著名商標之   識別性或信譽之虞者,不得註冊。且本法所稱著名,指有客   觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者,商   標法施行細則第31條亦定有明文。參加人所產製之「OMEGA   」系列之計時裝置先後獲1932年洛杉磯、1948年聖莫里茲冬   季奧運、1952年赫爾辛基、1960年羅馬、1964、1976年茵斯   布魯克冬季奧運、1968格諾伯勒冬季奧運、1980年普萊西德   湖冬季奧運會、1988年卡加立冬季奧運會、1992年阿爾貝維   爾冬季奧運會、2012年倫敦及2014年索契、2016年里約熱內   盧等奧林匹克世運會指定正式計時,除為頂尖運動員提供最   尖端之計時技術外,亦包括助跑器、電子開賽系統及光感應   終點攝影機等裝置(見異議卷第28至52、第213 背頁),另   參加人除在瑞士、美國、日本、加拿大、澳洲、英國、法國   等多國獲准註冊外,在臺灣亦早於58年起即已陸續取得註冊   第33626 、778403號等商標專用權(見異議卷第217 、218   頁),且由參加人所提出國內外影星、名人之代言報導資料   及名品店設立一覽表、漢神百貨、微風廣場及台北101 各店   陳設照片影本(見異議卷第81至107 、138 至139 、142 至   159 、160 至173 頁),可知參加人所產製之「OMEGA 」系   列鐘錶除在國際間已屬著名商品,且在臺灣亦已持續銷售及   廣告達數十年之久,可認系爭商標於105 年1 月21日申請註   冊時,據以異議諸商標所表彰之信譽及品質已為臺灣相關事   業或消費者所知悉,為一著名商標。」                  

(商標 著名商標) Bently於汽車領域為著名商標。

智慧財產法院107年度行商訴字第37號行政判決(2018.10.25)

「(二)據以異議商標為我國之著名商標:  1.判斷著名商標之因素:   本法第30條第1 項第11款所規定之著名認定,以申請時為準   。所謂著名商標,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業   或消費者所普遍認知者。商標法第30條第2 項與商標法施行   細則第31條分別定有明文。著名商標之認定,應就個案情況   考量足資認定為著名因素如後:(1)商標識別性之強弱:(2)相   關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度;(3)商標或標   章使用期間、範圍及地域;(4)商標或標章推廣之期間、範圍   及地域。所謂商標或標章之推廣,包括商品或服務使用商標   或標章之廣告或宣傳,暨在商展或展覽會之展示;(5)商標或   標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域,而須達足以反映   其使用或被認識之程度;(6)商標或標章成功執行其權利之紀   錄,特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形;(7)商標   或標章之價值;(8)其他足以認定著名商標或標章之因素。原   告雖主張據以異議商標為非著名商標云云。惟被告與參加人   均抗辯稱據以異議商標為著名商標等語。職是,本院自應審   究據以異議商標是否已廣為我國相關事業或消費者普遍知悉   ,而為著名商標,原告應舉證其著名程度為何,此涉及系爭   商標是否有違反商標法第30條第1 項第11款前段之要件(參   照最高行政法院106 年度判字第609 號行政判決)。  2.據以異議商標為著名商標之證據:  (1)據以異議商標之使用與推廣:   原告分別於異議程序與本院訴訟程序期間,提出相關新聞及   網路資料,欲證明據以異議商標已廣為我國相關事業或消費   者普遍知悉,其異議程序所提事證附於被告之卷外證物袋如   後:①參加人及「BENTLEY 」品牌介紹、臺灣代理商網站資   料(見卷外證物袋之申證3 、13);②參加人「BENTLEY 」   汽車商品銷售數量統計表及2006年商品型錄影本(見卷外證   物袋之申證4 );③參加人「BENTLEY 」商標之多國申請及   註冊列表(見卷外證物袋之申證5 )。準此,本院勾稽原告   提出事證,並參考認定為著名程度之因素,可知參加人前於   1919年間創立,嗣於1931年與勞斯萊斯公司合併,福斯集團   買下該公司,繼而於1998年以「BENTLEY 」為所產製汽車之   相關商品商標,參加人係以手工製作汽車,因呈現尊貴、典   雅及精工細做之品質,深獲相關消費者信賴,自2004年起至   2013年之期間,共售出77,570輛轎車。  (2)據以異議商標之註冊與認定著名程度事證:  ①據以異議商標陸續於馬德里國際註冊、歐盟、澳大利亞、大   陸地區、英國、美國等多個國家或地區註冊商標並使用於多   項商品及服務,已建立全球之知名度。就我國註冊登記以觀   ,參加人早於71年間,經被告獲准註冊「BENTLEY 」商標,   指定使用於汽車及其零組件、引擎、汽車底盤、車體散熱器   、變速器、變速齒輪、懸吊桿、車輪煞車器商品。賓利汽車   由國內永三汽車擔任總代理,並於臺北、臺中設有展示暨服   務中心。準此,堪認據以異議商標於系爭商標申請註冊日10   3 年2 月24日前,其於汽車等相關商品領域上,已廣為國內   相關事業或消費者普遍知悉而為著名,其知名度並由經濟部   105 年9 月7 日經訴字第10506310040 號訴願決定書認定在   案(見異議卷第135 至136 頁)。準此,據以異議商標於其   指定使用商品,審酌現有事證,足以認定據以異議商標於系   爭商標申請日103 年2 月24日前,已使我國相關事業及消費   者熟悉而臻著名,而足證明據以異議商標為著名商標。  ②至於參加人於2004年至2013年間全球共售出77,570輛轎車,   每年全球僅銷售7,757 餘輛,相較於一般大眾所熟知之高級   品牌,如Mercedes Benz 於2017年全球銷售近230 萬輛,BM   W 近208 萬輛。然參加人之全球汽車銷售數量,並非認定據   以異議商標是否為我國相關事業及消費者熟悉而臻著名之因   素。職是,原告雖主張參加人於汽車領域,非屬大眾所熟悉   之知名商標云云,容有誤會。」                  

2018年12月10日 星期一

(不公平競爭 著名表徵) Rimowa百摺設計是公平交易法保護的著名表徵。

智慧財產法院106年度民公訴字第1號民事判決(2018.04.27)

原  告 德國商里莫華有限公司 RIMOWA GmbH 被  告 康鉅國際有限公司

  主 文 被告康鉅國際有限公司不得將相同或近似附表1 之「百褶設計」 使用於各式手提箱、化妝箱、皮箱、旅行箱、手提旅行箱、行李 箱商品。 被告康鉅國際有限公司不得將使用相同或近似附表1 之「百褶設 計」之各式手提箱、化妝箱、皮箱、旅行箱、手提旅行箱、行李 箱商品,以及附表2 所示「星鑽冰糖」、「經典誘惑」、「凍結 時空」、「美式率性」、「金屬華麗」、「金燦炫光」、「閃耀 律動」、「極致經典」八款行李箱商品,予以販賣、運送、輸出 或輸入。 被告康鉅國際有限公司、程裕智應連帶給付原告新臺幣壹佰萬元 ,及自民國一百零五年十二月十六日起至清償日止,按週年利率 百分之五計算之利息。

壹、不爭執事項 一、本院104 年度民公訴字第3號民事中間判決、104年度民公訴   字第9號民事判決均認原告附表1「百褶設計」為著名商品表   徵 二、被告公司至少自105 年7 月18日起迄今,在MOMO購物網銷售   商品名稱為「星鑽冰糖」、「金燦炫光」、「金屬華麗」、   「美式率性」、「凍結時空」之5款行李箱商品。 貳、爭執事項 一、被告公司所為是否違反公平交易法第22條第1項規定? 二、被告公司所為是否違反公平交易法第25條規定? 三、原告請求排除、防止如聲明第1項所示,有無理由? 四、原告請求被告連帶賠償14,236,692元是否有理由(見本案卷   四第73至75頁正面、卷五第100 至102 頁背面)?金額若干   為適當?

、本院得心證之理由 壹、原告附表1 「百褶設計」為公平交易法規定所保護之「商品   表徵」及該表徵之特定範圍: 一、原告主張其行李箱外觀具有附表1 編號1至8之特徵:(一)   行李箱上有寬約1 吋相互平行的長溝槽設計,溝槽間以折紋   彼此區隔;(二)長溝槽沿著行李箱最長邊延伸;(三)長   溝槽設計的寬度一致;(四)相互平行的折紋以立體的形式   在行李箱外側表面延伸;(五)平行長溝槽設計包含複數在   折紋間延伸的平面長溝槽;(六)箱子的外側表面形塑了有   折紋延伸的複數平面;(七)立體延伸的折紋規律地分布在   外部平面上;(八)折紋會在其邊緣形成暗與亮不同的反光   ,且此反光與平面的亮度不同,業據原告陳明在卷(見本案   卷一第15頁正面、背面)。而上開特徵整體形塑原告行李箱   具有沿著行李箱表面最長邊延伸複數相互平行之等寬約1 吋   平面長溝槽與區隔長溝槽之複數個平行立體折紋,其立體折   紋形成明暗反光與平面亮度不同之百褶設計外觀,如附表1   「百褶設計」所示(見本案卷一第11至15頁背面)。原告主   張之附表1 「百褶設計」,係分別以文字及圖式具體呈現其   內涵,足以明確界定其「著名商品表徵」之範圍,顯見本件   並無被告等所指原告之「百褶設計外觀之具體內涵及範圍含   糊不清、定義不明確」或「訴之聲明內容顯然有欠明確、具   體」等情事(見本案卷六第13、18頁)。 二、按智慧財產權之法律設計並非全然屬於技術性保護,尚擴及   創新性及市場競爭之公平性。以設計專利為例,其係保護對   物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴   求之創作,其著重物品質感、親和性、高價值感之視覺效果   表達,以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性,與技術無   關。至於公平交易法第22條之「著名商品表徵」,其制度設   計之目的則在維護消費市場上之公平競爭環境,避免業者藉   由攀附商譽或高度抄襲之方式,破壞正當之交易秩序,其同   樣與技術無關。再按專利法第136 條第2 項規定:「設計專   利權範圍,以圖式為準,並得審酌說明書」,設計專利之申   請專利範圍(即界定權利之範圍)係以圖式所揭露之內容為   準。職是,附表1 「百褶設計」內涵所列之文字及圖式,若   足以展現其創新性及消費者識別商品來源之依據者,同樣可   作為界定「著名商品表徵」之範圍。至於特定之尺寸、比例   、甚或材質等技術特性,並非判斷是否具備「著名商品表徵   」之要件。被告等固主張原告並未具體說明百褶設計之溝槽   究竟係平面、凹面或斜面,亦未說明褶紋之寬度、或褶紋寬   度與溝槽寬度間之比例,復未敘明褶紋之截面形狀(如:半   圓形、三角形、方形等),故原告關於百褶設計之表述顯然   有欠明確範圍云云(見本案卷六第18頁),惟以上說明已涉   及技術性之描述,顯非「著名商品表徵」之判斷要素。職是   ,被告等忽略公平交易法規上設計「著名商品表徵」之目的   在於避免不公平競爭以維護正當交易秩序,致將「著名商品   表徵」之保護曲解為技術層次之保護,容有誤會。 三、原告主觀上以百褶設計作為行李箱商品之表徵: (一)原告以附表 1「百褶設計」在德國、歐盟、美國註冊商標    ,有相關註冊資料附卷可參(見本案卷一第92 至147頁背    面)。 (二)原告推出系列行李箱之外觀皆有「百褶設計」,有原告行    李箱系列商品目錄、行銷廣告附卷可稽(見本案卷一第21    至78頁正面、背面、第181 頁、第202 至207 頁)。 (三)原告在臺北敦南專賣店、臺中專賣店、臺北仁愛店、臺北    中山老爺店、臺北天母店、臺北101店、新光三越信義A9    店、臺北SOGO 百貨忠孝店等以附表1百褶設計放大作為店    面外觀,有上開各店之外觀照片在卷可按(見本案卷一第    74至77頁)。 (四)原告於相關網頁資料或型錄均強調「百褶設計」係其經典    設計,以及廣告行銷資料亦強調「百褶設計」行李箱,有    相關網頁資料、廣告行銷資料附卷可查(見本案卷一第73    至74頁正面、第181頁)。 (五)原告所有附表 1「百褶設計」之主要部分,是沿著行李箱    表面延伸複數相互平行之寬約1 吋長溝槽與長溝槽間之複    數個平行折紋,及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度。    如後所述之韓國專利上訴法院之判決,亦採通體觀察及比    較附表1 「百褶設計」主要部分之原則。職是,他人行銷    之行李箱商品外觀,若有呈現表面最長邊延伸複數相互平    行之等寬約1 吋長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋,以    及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度之寓目印象,則可    判定該部分給予相關事業或消費者之印象,與原告所有附    表1 「百褶設計」之行李箱商品表徵之主要部分相似,即    異時異地通體觀察兩造之行李箱,主要部分印象相似,足    使一般相關事業或消費者產生混淆誤認之虞,構成附表1    「百褶設計」行李箱商品表徵之近似使用。雖被告等抗辯    :原告所主張「百褶設計」之內涵顯然不足以經過智慧局    實體審核之設計專利圖說及專利說明書相提並論云云(見    本案卷六第19頁正面),此乃將表徵當作設計專利解釋,    ,所辯尚非可採。 (六)綜上,足見原告有意以附表1 「百褶設計」作為其行李箱    外觀之表徵。 四、附表1「百褶設計」之行李箱外觀係著名表徵: (一)著名表徵,係指表徵所表彰之識別性與信譽為相關事業或    消費者所普遍熟知,足為區別商品或服務來源之標識而言    。其相關事業或消費者之範圍,包含:商品或服務表徵之    實際或可能消費者;涉及使用表徵之商品或服務之經銷管    道者;經營使用表徵之商品或服務之相關業者。表徵是否    著名,宜依個案並參酌下列因素判斷:   1、原告行李箱外觀「百褶設計」之概念強度:    原告自西元1950年以來即行銷行李箱商品,並長期在其行    李箱商品採用附表1 「百褶設計」,其特徵俱如前述,有    原告提出證據資料附卷可稽(見本案卷一第21至78頁背面    )。   2、原告行李箱商品始終如一地傳達「百褶設計」之概念:    原告自西元1950年以來即強調以「百褶設計」作為行李箱    外觀之表徵,有型錄、網路資料、店面裝潢可稽,業如前    述,其所推出之行李箱商品,無論行李箱材質、顏色、圖    案如何更動,是原告始終傳達行李箱商品「百褶設計」之    表徵。原告於92年進入國內市場,仍使用「百褶設計」之    表徵,此有相關之網路資料、店面設計、相關報導可證(    見本案卷一第74頁背面至78頁背面、第181 頁、第185 至    207 頁)。   3、對行李箱外觀「百褶設計」之廣告行銷:    原告自99年起,於各大主要新聞媒體、報章雜誌、網路廣    告,強調行李箱「百褶設計」之表徵,廣告費用由99年之    3,186,000 元,成長至102 年之10,226,000元,有廣告行    銷費用、廣告資料、公開活動報導、廣告曝光頻率資料在    卷可憑(見本案卷一第74頁背面至78頁背面、第176 至17    8 頁、第181 頁、第185 至207 頁)。是以,原告不斷傳    達「百褶設計」係原告行李箱商品表徵之概念。   4、原告「百褶設計」之行李箱之營業狀況與品牌形象:    原告販售具有「百褶設計」之行李箱,在臺灣設有旗艦店    、百貨公司專櫃、直營店等計14個銷售據點,有各該銷售    店面照片附卷可參(見本案卷一第73至78頁正面、背面)    ,自92年起至102 年之營業額增長,分別為742, 850元、    17,327,927元、28,632,800元、43,833,994元、107,836,    898 元、144,393,405 元、189,727,468 元、290,675,62    6 元、457,571,627 元、581,032,593 元、712,702,400    元,有原告提出之銷售額資料附卷可按(見本案卷一第17    7 、178 頁)。又103 年「商務人士理想品牌大調查」關    於行李箱類別,第1 名至第5 名,依序係第一名原告品牌    行李箱RIMOWA(14.9% )、第二名HERMES、第三名新秀麗    Samsonite ,此有今週刊第七屆商務人士品牌大賞報導附    卷可查(見本案卷一第181 、184 頁正面)。又102 年「    商務人士理想品牌大調查」關於行李箱類別,第1 名至第    5 名,依序係HERMES(15.7% )、第2 名RIMOWA(14.9%    )、LOUIS VUITTON (13.9% )、新秀麗Samsonite (13    .7% )、美國旅行者American Tourister(10.7% )、對    品牌沒概念(15.9% ),原告RIMOWA品牌行李箱排行位居    第2 名,亦有102 年第883 期今週刊報導附卷可稽(見本    案卷一第181 、184 頁背面),該期今週刊形容原告為「    擁有百褶行李箱象徵圖騰的RIMOWA」(見本案卷一第181    頁正面),是由原告「百褶設計」之行李箱在國內銷售額    之成長與品牌形象排名,可知原告「百褶設計」之行李箱    為相關事業與消費者所知悉。   5、媒體之廣泛報導:    原告之「百褶設計」行李箱,透過張鈞甯、賈永婕、喬喬    、聶雲、林俊傑等名人行銷,有相關報導及照片可參(見    本案卷一第189 頁至第202 頁正面);另媒體知悉附表1    「百褶設計」係原告「RIMOWA」品牌之表徵,有相關報導    附卷可明,例如「東森新聞雲」102 年11月8 日之報導指    出「RIMOWA是德國百年品牌,以飛機鋁材為發想,行李箱    表面也『完整呈現機身溝槽』,後來拜材料科技進步之賜    ,才改為聚碳酸酯材料,不過『溝槽的百褶設計』卻沒有    改變,也成了品牌的最大特色」(見本案卷一第194 頁)    、美國權威旅遊雜誌「TRAVEL & LEISURE」將使用原告所    有附表1 「百褶設計」之「RIMOWA Salsa Deluxe 」系列    行李箱,評選為「2010年度最佳旅行箱獎」、「Salsa    Air 」系列行李箱評選為「2010年度旅行箱創新獎」乙事    ,亦經蘋果日報於99年5 月9 日報導(見本案卷一第196    至201 頁),並有蘋果日報之官方網站(網址:http: /    /ent.appledaily.com.tw /section /article /heal    ie/00000000/00000000/)、百度之官方網站(網址:    http: //tieba.baidu.com /p /0000000000)、中時    電子報之官方網站(網址:http: //www.chinatimes.c    om/newspapers/0000000000000-000000)下載之報導資    料(見本案卷一第202 至206 頁背面),足證原告附表1    「百褶設計」之行李箱商品,業已經媒體廣泛報導,益徵    原告之「百褶設計」行李箱表徵,已為相關事業、消費者    知悉。   6、原告所有附表1 「百褶設計」在104 年6 月4 日於中國香    港獲准註冊為立體商標,益證原告所有附表1 「百褶設計    」確實具有一定程度之識別性,可作為消費者識別商品來    源之依據,此有附表1 「百褶設計」之香港商標註冊證明    書在卷可參(見本案卷四第65頁正面、背面)。又依韓國    專利上訴法院即於2016NA1653號判決指出:「被告稱『原    告行李箱的整體外觀應為認定為韓國反不正當競爭法第2    條第1 項第1 款所稱之識別性來源』。然而,第2 條第1    項第1 款所保護之具來源識別性的『產品外觀』並非必須    是『產品整體外觀』,產品外觀中具備『獨特的設計特徵    』者,只要能取得次要意義、使該產品外觀中獨特的特徵    能讓一般消費者聯想到特定來源,就能並認定為具來源識    別性;此第二意義並非必然來自於整體外觀,亦可來自於    產品的『設計特徵』。因此,被告所提『百褶設計本身』    不具有來源識別性、僅『產品整體外觀』能發揮來源識別    功能之主張顯無理由。被告亦稱原告系列產品中的SALSA    系列產品與其TOPAS 系列產品有明顯不同的外觀,且沒有    證據顯示SALSA 產品的外觀在長期持續、獨佔且專屬之使    用或短期內大量的廣告與促銷後,已取得第二意義。然而    ,如同證物所示,不論行李箱的材質(鋁或PC)或大小為    何,百褶設計被應用在原告每一系列的行李箱,且自1950    年代受到Junkers 飛機啟發而開始應用以來,一直作為公    司的象徵而進行宣傳。因此百褶設計(不論是什麼系列的    產品)是擁有獨特設計特徵的來源識別設計,被告上述主    張顯無理由」等語,有原證12-1:韓國專利上訴法院2016    NA1653號判決正本、原證12-2:韓國公證人KIMSEO YOON    認證與原證12-1判決韓文版本內容同一之英文版本、原證    12-3:原證12-1判決節錄之中文譯本附卷可稽(本案卷四    第9 至55頁,其中之中文譯本為原證12-2英文版第7 、8    頁,判決理由(D )1 、2 ),而原證12-2所判斷之標的    及內涵,即為本件附表1 「百褶設計」。以上均足認附表    1 「百褶設計」在其他亞洲國家同樣受到著名商品表徵地    位之肯定。   7、原告所有如附表 1「百褶設計」業已於美國、歐盟、德國    等主要國家及主權團體取得商標註冊(見本案卷一第79至    147 頁背面原證4、5),雖世界各國為不同法域,對商標    之保護要件容有差異,然商標「藉由於商品上之標示,區    別商品或服務之來源」之目的,各國皆然,世界各國就「    商標權」之「識別性」要件應屬共通。換言之,原告所有    附表1 「百褶設計」既已於他國取得商標註冊,該商品「    表徵」理應具有一定之「識別性」,即可作為「足以使相    關事業或消費者據以認識其來源並藉以與他人商品辨別」    之憑藉。又德國卡爾斯魯厄高等法院於西元2014年3 月26    日所作成之第6U129 /13號判決(見本案卷一第208 至21    6 頁正面、背面之原證12),其亦已明確指出:「任何商    品只要其札實的設計或特定特徵足以吸引有興趣的交易者    注意到該商品的來源或特色,就具有具競爭力的原創性(    A product has competitive originality if its concr    ete design or particular features are capable of d    rawing the attention of interested trade circles t    o its commercial origin or its peculiarities)(原    證12英譯本第9 頁最後一段至第10頁第1 行,見本案卷一    第221 頁正面、背面)。RIMOWA之行李箱因其百褶設計(    groove design )而具有具競爭力的原創性,其設計讓交    易者能辨識行李箱的商業來源(The Plaintiff's suitca    se assortment has competitive originality because    of its so-called groove design. Its concrete desig    n enables it to indicate the commercial origin of    the suitcases to the trade)(原證12英譯本第10頁第    2 段,見本案卷一第221 頁背面)。只要交易者仍能區辨    真品與仿品,即使市場上存在各種仿品,真品仍不會失去    其具競爭力的原創性(a loss of competitive original    ity is not to be considered even when numerous cop    ies are present on the market as long as the trade    still distinguishes between the original and copie    s )(原證12英譯本第13頁倒數第3 行以下,見本案卷一    第223 頁正面、背面)」。申言之,附表1 「百褶設計」    具有「原創性」,且「足以使相關事業或消費者據以認識    其來源並藉以與他人商品辨別」之憑藉,應屬於具有識別    性之商品「表徵」。   8、綜上,原告自始即有意以「百褶設計」作為行李箱之表徵    ,並長期傳達或被報導該表徵之概念,堪認原告行李箱外    觀「百褶設計」之表徵,為相關事業、消費者所普遍認知    ,並與原告之行李箱商品連結。職是,堪認原告行李箱外    觀之「百褶設計」,為具區別商品來源功能之著名表徵。 五、按現行公平交易法於104 年2 月4 日修正公布,並自公布日   施行,而實體法之法律應適用行為時之法律,原告主張侵權   人被告公司自105 年7 月18日間起迄今構成不公平競爭行為   (見本案卷三第98頁、本案卷六第66頁),故被告公司是否   有違公平交易法之規定,應適用前開修正後公平交易法規定   。再按現行公平交易法第22條第1 項第1 款規定,事業就其   營業所提供之商品或服務,不得有下列行為:一、以著名之   他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀   或其他顯示他人商品之表徵,於同一或類似之商品,為相同   或近似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或   輸入使用該項表徵之商品者(本條款相當於104 年2 月4 日   修正公布前之公平交易法第20條第1 項第1 款)。而本條款   所謂「表徵」,公平會於本法修正前「公平交易委員會對於   公平交易法第20條案件之處理原則」固曾加以界定,惟上開   處理原則業經公平交易委員會於104 年3 月18日以公競字第   1041460218號令廢止,經參諸公平交易法第22條修正前之同   法第20條之立法理由說明,姓名、商號或公司名稱屬「標示   」之一種,商品容器、包裝、外觀非屬「標示」或「商標」   ,遂以「表徵」2 字為包括標示、商標或其他表示商品特徵   之泛稱。又公平交易法第1 條揭櫫為維護交易秩序與消費者   利益,確保公平競爭之立法目的,其立法說明並謂同法第三   章「不公平競爭」旨在消弭不公平競爭行為,促進事業之公   平競爭。基此,因著名表徵需經相當期間之投資與使用,始   能於交易市場具有識別性或商譽,進而為相關事業或消費者   作為識別特定商品或服務來源之用,為避免相關事業或消費   者於商品或服務選購時發生混淆誤認,基於促進事業公平競   爭並保護相關事業及消費者之信賴利益,爰有保護著名表徵   之必要。是以,著名表徵既需相當期間使用以建立其識別性   ,達成辨識特定商品來源之效,方能受公平交易法保護,是   公平交易法所稱之著名表徵,係指他人姓名、商號或公司名   稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表   徵,經相當時間之使用,為相關事業或消費者所普遍認知,   而具有區別商品或服務來源之功能者而言。同前所述,既認   原告主觀上有意以「百褶設計」為其行李箱外觀之表徵,且   可認原告相關行李箱商品外觀使用「百褶設計」,並長期傳   達或被報導其行李箱具有「百褶設計」之外觀,則原告行李   箱外觀「百褶設計」,業已為相關事業、消費者所普遍認知   ,並與原告之行李箱商品連結,故堪認原告行李箱外觀「百   褶設計」具有區別商品來源之功能,且為著名表徵。亦即原   告附表1 「百褶設計」,應屬業經相當期間使用而已建立其   識別性,達成辨識特定商品來源之效能,可受公平交易法保   護之著名表徵。又原告部分行李箱商品縱或無「百褶設計」   之商品表徵,然商品表徵之權利人,未必需所有推出之商品   均有該表徵,始能享有該表徵之相關權利,是被告等辯稱:   原告部分行李箱並無「百褶設計」表徵,故「百褶設計」並   非原告之商品表徵云云(見本案卷二第8 、9 頁),尚非可   採。 貳、被告等抗辯:早在原告進入臺灣之際,市場上已有其他行李   箱業者銷售具百褶設計外型之行李箱,且該「百褶設計」外   型近年來更成為多數廠商之通用形狀,早已淡化成為行李箱   之通用形狀,自難認該「百褶設計」在我國為原告獨有之商   品表徵云云(見本案卷二第17頁、本案卷六第36至38頁)。   惟查: 一、原告就附表 1「百褶設計」之內涵,以文字及圖式具體描述   8 項表徵內涵,足認無「要件」或「範圍」不明確之情事,   已如前述。 二、附表1「百褶設計」之商品表徵並無淡化之問題: (一)按以具有普通知識經驗之消費者施以普通之注意而言,看    到被咬了一口的蘋果,會聯想到蘋果手機而非其他手機;    看到穿著圍裙的白髮老人招牌,會覺得自己是走進肯德基    炸雞而非其他速食餐廳;看到藍色的鋁罐包裝,會認為該    飲料是百事可樂而非可口可樂;看到Nikon 的黃色標誌、    CHANEL的雙C 圖案、JOHNNIE WALKER那位走路中的紳士、    曼秀雷敦產品上的小護士以及原告的行李箱附表1 「百褶    設計」外觀等,便會意會到該品牌所呈現的商品品質,或    者聯想到具有意義的品牌故事。上述的圖形、顏色或設計    特徵,都已經在日常生活中進入了消費者的潛意識,這也    正是所有打造自我品牌之公司所要傳遞的品牌意識;更者    ,隨著時間不斷演進,許多品牌公司或因商業上之合作策    略、或因調整商品服務之路線、或為進一步拓展事業版圖    等因素,需要與消費者進行新的溝通和連結,便在原有商    標或著名表徵之基礎下,引入新的設計元素,以刺激及吸    引眾多消費者之目光,藉此持續引領風潮。消費者依然可    以從「基本款」商品上之經典圖形、顏色或設計特徵等,    清楚辨識商品或服務之來源,其品牌之獨特識別性仍繼續    延展,未曾中斷。準此,原告為進一步拓展事業版圖,在    少部分創新款式行李箱商品引入流行設計元素,以附表1    「百褶設計」為基礎做適度之調整,但經典之基本款行李    箱商品始終存在,消費者依然可清楚透過著名之附表1 「    百褶設計」辨識商品或服務之來源。職是,原告除在原先    基本款商品上使用百褶設計外,為引入新設計元素,以刺    激及吸引眾多消費者之目光,藉此持續引領風潮,近年更    引入流行設計元素,以附表1 「百褶設計」為基礎作適度    之調整,並將之用於創新款式行李箱外觀,消費者依然可    以從附表1 「百褶設計」商品上之經典圖形、顏色或設計    特徵等(例如,見本案卷一第78頁正面之下方照片所示原    告融合東方藝術之百褶設計行李箱),清楚辨識商品或服    務之來源,其品牌之獨特識別性仍繼續延展,未曾中斷(    本院106年度民公上字第1 號民事判決,亦同此見解)。 (二)「百褶設計」經原告自始即有意以作為行李箱之表徵,並    長期傳達或被報導其行李箱具有「百褶設計」之外觀,而    原告營業額之成長及品牌形象,足認原告行李箱外觀「百    褶設計」之表徵業已為相關事業、消費者所普遍認知,並    與原告之行李箱商品連結,具有區別商品來源之功能,且    為著名表徵,已如前述,故依上述說明,「百褶設計」之    行李箱外觀,足使相關事業或消費者聯想為原告之行李箱    商品,不因其他業者亦推出類似外觀之行李箱,或原告本    身於款式上之推陳出新而受影響,是被告等指稱:原告附    表1 「百褶設計」早已淡化成為行李箱之通用形狀云云,    並不足採。 參、被告等抗辯:原告所稱之百褶設計為具實用或技術機能之功   能性形狀,非公平交易法所保護之表徵云云(見本案卷六第   38 、39頁)。然查: 一、觀諸市面上各廠牌之行李箱,外觀形式五花八門,例如完全   平面、橫條紋、不規則線條、區塊分割等型態,有Hermes、   LV、Samsonite及American Tourister 行李箱外型照片存卷   足參(見本案卷二第180至185頁背面原證17),非侷限於附   表1 「百褶設計」。各行李箱業者期透過不同外觀之創新設   計,吸引消費者之目光,進而購買,再由數家與原告同為行   李箱專門業者之店面與行李箱照片(見本案卷二第186 至19   1 頁原證18)可知,不同業者為達到獲取消費者青睞之目的   ,常藉由琳瑯滿目之商品外觀,輔以相應之店面配置及商品   擺設,形塑品牌之獨特性,以建立自己於消費者心中之印象   ,並與其他同業進行區隔。基此,原告將附表1 「百褶設計   」用於自己生產之所有包含傳統鋁材及聚碳酸酯材料之行李   箱商品之外觀上,使消費者於見到附表1 「百褶設計」時,   即可聯想到原告之行李箱商品,是附表1 「百褶設計」具有   識別力或次要意義,而為「可使相關事業或消費者據以認識   其來源,並藉以與他人商品相辨別」之依據,非屬行李箱商   品之慣用形狀。 二、原告為驗證附表1 「百褶設計」是否影響行李箱之耐用性、   壽命及品質,於98年間委託德國TUV Rheinland 公司針對實   施及未實施附表1 「百褶設計」之兩組相同材質行李箱,進   行測試並撰寫測試報告,有德國TUV Rheinland 公司行李箱   測試報告原文及英譯本在卷足稽(見本案卷二第192 至198   頁背面原證19)。該測試對象為6 個材質、大小等均相同之   RIMOWA Salsa行李箱,但其中一組之3 個行李箱有溝槽(即   實施原告附表1 「百褶設計」),另一組之3 個行李箱則無   (原證19英譯本第3 、4 頁)。測試內容包括提舉測試、提   放測試、移動測試、靜態直立與橫放載重測試、摔落測試、   翻轉測試等(原證19英譯本第5 頁)。測試結果顯示:二組   行李箱在測試後,其把手及把手連接處未鬆脫或斷裂,其箱   殼上亦未發現任何足以影響安全之損壞,行李亦未掉出來。   原證19之測試報告結論明確指出:附表1 「百褶設計」對受   測行李箱之受測結果並未產生任何影響;未發現這二組行李   箱的堅固度有明顯之區別(The groove structure had no   influence whatsoever on the test results for the sui   tcases presented for testing. Significant difference   s in terms of the strength of the two suit cases cou   ld not be found )(原證19英譯本第6 頁)。 三、附表1 「百褶設計」仍需具備一定之特徵要件,並非獨占所   有「不同形狀之條紋、凹凸高度、平面」之行李箱外觀設計   ,此觀市面上所售其他行李箱之褶紋,有橫紋、斜紋、綜合   各種方向紋路等非原告附表1 「百褶設計」之前述特徵者(   見本案卷二第186 至191 頁),被告公司祇要對所售行李箱   上之紋路方向或組合稍加調整,即可避免與原告之附表1 「   百褶設計」商品表徵相仿,竟捨此不為,反指原告獨占該表   徵,故被告等此部分所辯尚非可採。 四、況原告從未有標榜附表1 「百褶設計」具有超越一般其他設   計之優異抗壓耐重性之行為,附表1 「百褶設計」亦非強化   行李箱結構之必備功能設計,其根本非行李箱不可或缺之「   功能性形狀」,原告所有附表1 「百褶設計」超過半個世紀   均未改變,已如上述,且依原告於西元1950年、1982年、19   84/1985年、1986/1987年、1988/1989年、1990/1991年   、1992/1993年、1994/1995年、1996/1997年、1998/19   99年、2000/2001年、2002/2003年、2014/2015年之型錄   及說明書內容(見本案卷一原證1 ),可見原告長期廣泛行   銷外殼採用附表1 「百褶設計」之行李箱商品,確早已成為   相關業者及消費者熟知及識別來源之依據。 五、按商標法、專利法及公平交易法三者均同屬智慧財產權法之   範疇,彼此間並無位階高低或絕對互斥關係,其所欲保護之   對象或有重疊,但祇要符合法律所規定之保護要件及目的,   自均應受特定法律之保障。因此,原告所有附表1 「百褶設   計」既符公平交易法之著名表徵要件,即應受公平交易法之   保護,與其是否註冊商標、專利並非必然有關。 六、綜上,原告本件援引公平交易法之相關規定主張權利,尚無   被告等所指百褶設計變相於專利制度以外,取得此種具有功   能性形狀之獨占排他權。 肆、原告立體商標申請案之准駁與否不足以作為本件判定之依據   : 一、被告等抗辯:就原告「百褶設計」之造型,原告曾於103 年   8 月13日向智慧局提出立體商標之申請(案號:第10304652   7 號,詳被證2 )。經該局審查後,為不准註冊之決議,由   前揭決議內容可知,原告「百褶設計」難以發揮識別來源之   功能,自非公平交易法所稱之商品表徵云云(見本案卷二第   9 、10頁)。 二、惟查:原告既已自行撤回上開申請案(見本案卷三第244 頁   ),足認智慧局在上開申請案內所表示之意見,性質上僅屬   初步未公開之內部決議,非但不具行政處分之效力,亦非觀   念通知可言。況上開申請案既經原告撤回,足認智慧局之內   部決議,在形式上及程序上均已無所附麗。 三、退萬步言,智慧局縱作成駁回附表1 「百褶設計」立體商標   申請之行政處分,惟其並非最終確定之結論,仍有進行後續   行政救濟程序之可能,法院始為最終之判斷機關。法院是否   准予附表1 「百褶設計」立體商標註冊、抑或其准否之理由   是否影響附表1 「百褶設計為著名商品表徵之事實(涉及公   平交易法第22條第2 項「雖未取得商標註冊但仍受公平交易   法之保護」之規定)仍屬未知。亦即智慧局所為之駁回處分   日後是否受法院之判決支持,抑或法院判決支持之理由,是   否即可推斷附表1 「百褶設計」並非公平交易法所保護之著   名商品表徵,仍處於極端浮動之狀態,因而智慧局對於是否   准予立體商標註冊之判斷,不足以作為否認附表1 「百褶設   計」為著名商品表徵之依據。 四、綜上,被告等抗辯智慧局第103046527 號不准原告註冊「百   褶設計」之立體商標申請案,故「百褶設計」自非公平交易   法所稱之商品表徵云云,並不足採。 伍、被告公司販賣行銷之系爭行李箱,是否使用相同或近似於原   告所有附表1 「百褶設計」,而有公平交易法第22條第1 項   第1 款(修正前公平交易法第20條第1 項第1 款)侵害商品   「表徵」情事: 一、按「公平交易法第20條第1項第1款所保護之商品容器、包裝   、外觀,僅限於經長期使用而達到相關大眾所共知,交易相   對人以之作為區別商品來源之認定對象。即廠商用以區別商   品來源之特徵,須有顯著性、獨特性或辨識性,經該廠商長   期使用於其商品上,使一般人一見該表徵即知該產品為某特   定廠商所產製,亦即商品之表徵須具有表彰商品來源之功能   ,始足當之」(最高法院87 年度臺上字第744號民事判決意   旨參照)。可知「商標」與「商品表徵」兩者在制度上之設   計雖屬不同,然其設計之目的均係透過顯著識別性,作為表   彰商品或服務之來源,藉此區別不同之商品或服務,避免惡   意攀附之不公平競爭,並維護商標權人或商品表徵設計者所   有之智慧財產權。 二、附表1 「百褶設計」係原告行李箱商品之著名表徵,已如前   述。查,被告公司販賣及行銷之系爭行李箱均有相互平行的   長溝槽設計,溝槽間以折紋彼此區隔,長溝槽沿行李箱之長   邊延伸,並且長溝槽設計之寬度一致,並於行李箱兩側之中   間形成凸狀稜線,折紋規律地由行李箱中間凸部稜線向兩側   平行展開分布在行李箱箱面,外觀形成有複數折紋及延伸之   複數溝槽,且此折紋會在其邊緣形成亮度不同之反光等情,   有本院勘驗照片在卷可稽(見本案卷五第253 至296 頁本院   勘驗原告與被告公司之行李箱實物照片),故被告公司販賣   及行銷之系爭行李箱,均具附表1 「百褶設計」之商品表徵   。 三、原告行李箱外觀之「百褶設計」,雖係附表1 所描述之各個   特徵之整體呈現,惟給予消費者之寓目印象,應係沿著行李   箱表面延伸複數相互平行之等寬長溝槽與區隔長溝槽之複數   個平行折紋,及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度之百褶   設計,至於長溝槽之實際寬度、長溝槽之平面在箱體表面係   以平面或斜面呈現、折紋係立體或單斜面等細節,則非普通   知識經驗之相關事業或消費者施以普通注意即能留存印象,   是沿著行李箱表面延伸複數相互平行之等寬長溝槽與長溝槽   間之複數個平行折紋,及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮   度,應係原告行李箱「百褶設計」之主要部分(見本案卷五   第253 至259 頁原告行李箱實物)。以被告公司販賣及行銷   系爭行李箱與原告之百褶設計行李箱,為通體觀察及比較主   要部分可知,系爭行李箱外觀,亦呈現行李箱表面最長邊延   伸複數相互平行之等寬長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋   ,及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度之寓目印象,而該   部分,適為相關事業或消費者對原告行李箱百褶設計商品表   徵之主要印象,隔時異地、施予普通注意觀察兩造之行李箱   ,足使一般相關事業或消費者產生混淆誤認之虞,應足認被   告公司之系爭行李箱,對原告行李箱「百褶設計」商品表徵   ,已為近似之使用。 四、被告等雖辯稱:被告公司之系爭行李箱價格僅約原告10分之   1 ,客群有間云云(見本案卷五第181 頁背面)。惟查:被   告公司將原告「百褶設計」商品表徵,用於廉價之系爭行李   箱,將進而降低原告之「百褶設計」著名商品表徵之商譽,   進而貶損其識別性及經濟價值,原告為將其商品區隔,勢將   投入更多廣告或其他成本或增加損失,是由價格觀之,非但   無法有效區隔或識別原告與被告公司之行李箱商品,更會因   被告公司低價行李箱造成原告之著名「百褶設計」表徵之行   李箱之價值減損及降低,而使原告需要投入更多成本讓相關   事業或消費者區別兩者「百褶設計」之行李箱商品。 五、按公平交易法第22條第1 項第1 款規定:「事業就其營業所   提供之商品或服務,不得有下列行為:一、以著名之他人姓   名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他   顯示他人商品之表徵,於同一或類似之商品,為相同或近似   之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使   用該項表徵之商品者」。綜上所述,被告公司販賣行銷系爭   行李箱,既可認與原告之附表1 「百褶設計」行李箱商品產   生混淆誤認,自有侵害原告附表1 「百褶設計」所示著名商   品表徵之情事。 陸、被告公司行銷販賣系爭行李箱,是否因使用相同或近似於原   告所有附表1 「百褶設計」,而有公平交易法第25條(修正   前公平交易法第24條)之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公   平之行為: 一、按「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易   秩序之欺罔或顯失公平之行為」,公平交易法第25條定有明   文。其範圍包括限制競爭行為與不公平競爭行為。就市場上   效能競爭之觀點而言,事業從事競爭或商業交易行為,以提   供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段   ,妨礙公平競爭或使交易相對人無法為正確之交易決定之情   形,均屬欺罔或顯失公平之類型(參照最高行政法院94年度   判字第1454 號、95年度判字第444號行政判決意旨參照)。   職是,本條之成立要件有二:(一)欺罔或顯失公平行為;   (二)足以影響交易秩序。而所謂欺罔或顯失公平,係指以   欺罔或其他顯失公平之方法從事競爭或商業交易,而榨取他   人努力成果,包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力   推展自己商品或服務之行為。惟公平交易法第25條(修正前   公平交易法第24條)係補遺性質之概括條款,蓋事業競爭行   為之態樣繁多,公平交易法無法一一列舉,為避免有所遺漏   或不足,故以本條補充適用之。是以,本條除得作為公平交   易法其他條文既有違法行為類型之補充規定外,對於與既有   違法行為類型無直接關聯之新型行為,亦應依據公平交易法   之立法目的及本條之規範意旨,判斷有無本條補充適用之餘   地(即「創造性補充適用」)。 二、準此,本件既已認定被告公司販賣行銷系爭行李箱,係使用   相同或近似於原告所有附表 1「百褶設計」,而有公平交易   法第22條第1項第1款(修正前公平交易法第20條第1項第1款   )侵害原告著名商品表徵之情事,即無再審酌被告公司行銷   販賣系爭行李箱是否有公平交易法第25條(修正前公平交易   法第24條)之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為,   且原告亦聲明本件請求權基礎之公平交易法第22條第1 項及   第25條規定,僅二者擇一判決原告勝訴即可(見本案卷二第   353 頁),併此敘明。 柒、原告得否依公平交易法第29條之規定請求被告公司不得將相   同或近似附表1 「百褶設計」使用於各式行李箱商品上,及   被告公司不得將使用相同或近似如附表1 「百褶設計」之各   式行李箱商品予以販賣、運送、輸出或輸入: 一、按公平交易法第29條規定「事業違反本法之規定,致侵害他   人權益者,被害人得請求除去之;有侵害之虞者,並得請求   防止之」。 二、本件既認定被告公司販賣行銷系爭行李箱,近似於原告所有   附表1 「百褶設計」,而具有公平交易法第22條第1 項第1   款侵害原告附表1 「百褶設計」表徵之情事,則原告依公平   交易法第29條規定,請求如主文第1 、2 項所示,為有理由   ,應予准許。 三、按「按起訴,應以訴狀表明應受判決事項之聲明,民事訴訟   法第244 條第1 項第3 款定有明文。該款所稱之『應受判決   事項之聲明』乃請求判決之結論,亦係請求法院應為如何判   決之聲明,如當事人獲勝訴之判決,該聲明即成為判決之主   文,並為將來據以強制執行之依據及範圍。故原告提起給付   之訴,依上揭起訴必備程式之規定,所表明訴之聲明(給付   內容及範圍)與法院所為之判決主文,均必須明確一定、具   體合法、適於強制執行。如其聲明有不明瞭或不完足者,審   判長應行使闡明權,令其補充之」(最高法院98年度臺上字   第1840號民事判決意旨參照)。查原告主張如主文第1 、2   項所示「近似」2 字,原本即為公平交易法第22條第1 項第   1 款構成要件之一,而為民事法院本案實質審理之事項,民   事執行處是否能自行判斷後逕行執行,不無疑義,然原告陳   稱:原告訴之聲明「近似」之字句,為本院於相關案件判決   所採,如原告聲明有理由但執行法院認原告「近似」字句尚   需經民事法院本案實質審理而無從強制執行,則原告對於「   近似」之字句能自我負責等語(見本案卷六第154 頁),是   民事執行處如認主文第1 、2 項「近似」部分給付判決之給   付範圍尚非明確一定、具體合法而適於強制執行,自得斟酌   原告前開陳述辦理之,附此敘明。 捌、損害賠償: 一、按公平交易法第30條規定「事業違反本法之規定,致侵害他   人權益者,應負損害賠償責任」。查被告公司販賣行銷系爭   行李箱,近似於原告附表1 「百褶設計」著名商品表徵,而   具公平交易法第22條第1 項第1 款之侵害情事,原告即受有   「百褶設計」著名商品表徵被侵害之損害,是原告依公平交   易法第30條規定請求被告公司損害賠償,應有理由。 二、原告附表1 「百褶設計」為原告之著名商品表徵,被告程裕   智既為行李箱產業之被告公司負責人(見本案卷二第2 頁被   告公司登記資料),且被告公司前因侵害原告之商標權,經   本院104 年度民商上字第17號民事判決損害賠償確定在案,   是被告等尚難諉為不知原告之該著名商品表徵,故應可認被   告程裕智於被告公司所販賣、行銷、輸入之系爭行李箱侵權   商品上,所造成減損及侵害原告附表1 「百褶設計」著名商   品表徵識別性之行為,至少具應注意能注意而不注意之過失   ,被告程裕智依公司法第23條第2 項規定,自應負連帶賠償   之責。 三、公平交易法第31條第2 項既規定:「侵害人如因侵害行為受   有利益者,被害人得請求專依該項利益計算損害額」,本院   即可依卷內證據資料為審酌,而無庸類推適用商標法第71條   第1 項第3 款規定。原告並未舉證被告等具體明確之所受利   益。 四、按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重   大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定其數額」,   民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。而侵害商品著名表徵   與侵害有形資產相比,前者為無形資產,不易計算價值,故   計算損害數額,常非易事,故公平交易法第31條第2 項規定   之法定方式無法計算時,法院自得依民事訴訟法第222 條第   2 項規定,酌定賠償之金額。

          智慧財產法院第三庭                 法 官 伍偉華

(商標 電視購物平台業者 注意義務) Burberry v. 東森購物:電視購物業者,憑藉其強勢媒體優勢,自居賣方,向廣大消費者銷售產品 ,有義務建立機制以審核、確認自己銷售、交付給消費者的商品不是仿冒品。

東森 森森 購物賣假錶 萬人受害

誆2萬元BURBERRY腕錶打58折業績破億

2016.01.04

智慧財產法院105年度重附民上字第1號刑事附帶民事訴訟判決(2016.8.25)

(一)被上訴人東森及森森公司對於上訴人之商標權受侵害及所受   損害顯有過失:  1.被上訴人東森公司與陳立偉間之「商品寄售契約書」及被上   訴人森森公司與陳立偉間之「供應商合作契約書」,僅屬規   範其內部契約關係之文件,不足以減免被上訴人東森及森森   公司對於上訴人之注意義務,因如被上訴人東森及森森公司   之電視購物與購物網站業者,憑藉其強勢媒體優勢、廣大消   費者可及性,自居賣方,向廣大消費者進行行銷、銷售產品   ,即應建立機制以審核、確認自己銷售、交付消費者之商品   ,乃係並無侵害他人權益之合法授權商品,而不應該僅憑供   應商單方面「未侵害他人權益」之承諾或保證,即信任並銷   售該供應商提供之商品,再主張對於商標權人受侵害,無任   何過失。且被上訴人東森公司並未要求被上訴人陳立偉提出   「貨源的代理或經銷文件」,另不論海關完稅證明無法證明   所進口之商品係屬經過商標權人合法授權生產、銷售之真品   ,被上訴人東森及森森公司亦未如實要求、甚或完全未審核   被上訴人陳立偉所提出上訴人手錶之進口證明文件。被上訴   人東森及森森公司至多僅於被上訴人陳立偉開始申請上架、   供貨前,形式上要求被上訴人陳立偉提供幾張「進口證明」   ,惟部分型號手錶,被上訴人陳立偉甚或從未提供任何進口   報單,被上訴人東森及森森公司亦仍為販售。再比對被上訴   人東森及森森公司所提出之5 份「進口報單」、「稅費繳納   證明」可知,被上訴人東森及森森公司所謂被上訴人陳立偉   提供之5 份切結書,其中第1 及5 筆之時間雖相隔五個月,   且分別是針對「855626 Burberry 經典條紋計時腕錶」及「   0000000 Burberry英倫格紋計時腕錶」二不同型號之手錶所   出具,但被上訴人陳立偉卻提供稅單號碼、日期及金額均完   全相同之「海關進口快遞貨物稅繳納證明」作為進口證明文   件,其所提供之「進口報單」,除無海關用印之外,包括提   單號數、日期、金額等所有內容均屬相同,僅商品型號不同   而已。而第2 、3 及4 筆之時間雖相隔2 至4 個月之久,且   分別是針對「861778 Burberry 時尚簡約女鍊錶」、「8833   70 Burberry 騎士優雅月相腕錶」及「898940 Burberry 都   會風格格紋腕錶」等三個不同型號的手錶所提出,然被上訴   人惟富公司或陳立偉卻提供稅單號碼、日期及金額均完全相   同之「海關進口快遞貨物稅繳納證明」以及除了商品型號之   外,包括提單號數、日期、金額等所有內容均屬相同之「進   口報單」,作為證明進口之文件,足證被上訴人東森及森森   公司僅形式收受陳立偉提出之文件,而未進行實質審核。  2.被上訴人東森及森森公司既非提供用戶對用戶(Customer   to Customer,C2C )交易之電子商務平台業者,而係自己   販賣商品給消費者之企業對用戶(Business to Customers   ,B2C )業者,自更有透過審核、確保自己銷售予消費者之   商品並非侵害他人商標權之仿冒商品的注意義務,不得逕以   售出之商品係由供應商直接出貨給消費者云云,否認自己應   盡之注意義務。亦即被上訴人東森公司之「東森購物網」及   森森公司之「森森購物平台」係以企業主之地位整合供應商   ,再提供充足資訊與便利之介面,吸引消費者直接向被上訴   人東森公司及森森公司購買商品之企業對用戶業者。另被上   訴人東森公司與惟富公司間商品寄售契約第6 條約定,就商   品之訂貨、諮詢及售後服務如退換貨等事宜,均由被上訴人   東森公司統籌辦理。參照被上訴人東森公司所提出消費者之   購買發票,其亦記載商品之賣方為被上訴人東森公司。足認   消費者於被上訴人東森公司之電視購物頻道或購物網站購買   商品,買賣關係之賣方,確為被上訴人東森公司。另被上訴   人森森公司與供應商所簽訂之契約稱之為「供應商合作契約   」,從其契約內容前言即第1 條約定之內容可知,被上訴人   森森百貨公司即定位自己是零售商之立場。且前開供應商合   作契約中第3 條第2 段、第8 條約定,就商品之訂貨、諮詢   及售後服務如退換貨等事宜,均由被上訴人森森公司統籌辦   理;被上訴人森森公司所提供消費者之購買發票,亦記載商   品之賣方為被上訴人森森公司,足證被上訴人森森公司不論   係事實上或消費者之認知,於被上訴人森森公司之購物平台   購買商品,買賣關係之賣方,確係被上訴人森森公司,則身   為應對消費者負責之網路零售直接賣方,自應負有審查所販   售商品是否為侵害他人之仿冒商品、交付予消費者之商品與   當初與供應商簽署之商品是否相同等節,負起應盡之審查義   務。  3.被上訴人東森公司不僅有義務,亦有能力、權力審核、確認   供應商所提供商品是否係屬侵害商標權人權利之仿冒品。依   被上訴人東森公司與供應商所訂定之「商品寄售契約書」第   5 條約定內容可知,被上訴人東森公司要求供應商以「入庫   暫存」及「特約」兩種方式交貨時,均要求供應商將商品直   接送至乙方直接控管之物流中心。亦即針對較有可能侵害他   人權益之商品,例如顯係屬商標權商品之精品商品,被上訴   人東森公司不僅依據民法、商標法,有義務審核、確認供應   商提供渠銷售、出貨給消費者之商品是否為仿冒品,根據前   述「商品寄售契約書」,被上訴人東森公司亦有權利、能力   要求供應商將此等商品先送至被上訴人東森公司之物流中心   ,進行檢驗與確認。則被上訴人東森公司明知被上訴人陳立   偉供其銷售予消費者之BURBERRY手錶係屬涉及商標權人權利   之商標權商品,竟未詢問被上訴人陳立偉手錶來源、不要求   提出商標權人授權證明、甚未要求提出此等手錶之合法進口   證明、將此等手錶送至物流中心審核、確認,即指示被上訴   人陳立偉直接將手錶出貨予消費者,顯然構成應注意、能注   意而不注意之過失。  4.被上訴人東森及森森公司係國內最早成立、市佔率、營業額   均為領先之電視購物與購物網站業者,且因其營業規模龐大   、消費者每日均能在電視及購物網站上看到銷售商品業者,   故消費者方信賴被上訴人東森公司及森森公司銷售之商品,   不可能係未經商標權人授權生產、販賣之仿冒品,縱價錢顯   較市價低廉,仍願向被上訴人東森及森森公司購買商標商品   ,使被上訴人東森及森森公司能大量銷售侵害商標權之商品   ,並藉此獲鉅額收益。本件能銷售出高達6,000 多支仿冒   BURBERRY手錶、造成上訴人,嚴重損害之主因即係被上訴人   東森及森森公司在電視購物頻道、購物網站強力銷售此等仿   冒手錶,故被上訴人東森及森森公司自有建立、落實足以確   保所銷售商品並非仿冒品之制度之注意義務。

          智慧財產法院第一庭              審判長法 官 陳忠行                 法 官 林洲富                 法 官 熊誦梅                 

2018年12月9日 星期日

(商標 真品平行輸入 權利耗盡原則) 在台灣的瑞士商紅牛公司(在台灣擁有Red Bull商標) v. 在台灣的菲越暹邏有限公司(自越南進口Red Bull越南商標權人為TC公司的Red Bull金罐產品):權利耗盡原則僅適用於「附有商標商品於第一次銷售時國內外之商標權人均為同一人之情形」。越南的TC公司與瑞士商紅牛公司並無經濟上或經營上控制或從屬關係,且TC公司已經將台灣的Red Bull商標轉讓給瑞士商紅牛公司,被告進口的商品與原告商品係不同來源、不同商標權人,且各商標權人並未蓄意營造Red Bull商標於全球為同一來源之商業印象,被告不得主張商標權利耗盡,被告構成侵權。


#
紅牛
 #RedBull
#商標 #商標權利耗盡原則 #真品平行輸入
#原廠 #代理經銷 #水貨 

在開始這個案子之前,要先瞭解一下紅牛Red Bull的歷史。

我一直以為Red Bull是歐洲的能量飲料商,是擁有二個F1賽車車隊的大公司。

但回溯它的歷史的話,可以發現Red Bull竟然是起源於泰國的能量飲料,也就是 #泰國的維士比 XD

泰國商人Chaleo Yoovidhya發明了Red Bull能量飲料,並成立了TC公司,將產品輸出至東南亞。

後來奧地利商人Dietrich Mateschitz(DM)想要引進這款飲料到歐洲,遂與Chaleo Yoovidhya(CY)合資成立奧地利紅牛公司,由CY持有49%股份、CY的兒子持有2%股份、DM持有49%股份。

除了加入碳酸氣泡之外,奧地利紅牛公司以嶄新的行銷廣告模式(贊助運動賽事),將Red Bull打造成年輕時尚的飲料,在歐洲大為暢銷,並流行到全世界。

我們在台灣所看到的,就是 #奧地利紅牛公司 製造的 #歐洲版RedBull(瘦長藍銀罐)。

不過,在東南亞,仍有TC公司的 #東南亞版RedBull(矮胖金罐)。

這個案子,就是被告從越南進口東南亞版Red Bull到台灣(越南商標權人是TC公司),而台灣的Red Bull商標則是由原告瑞士商紅牛公司擁有。於是,就發生了爭議:

台灣的Red Bull商標權人可否阻止被告進口越南的Red Bull到台灣?被告可不可以對原告主張「因為TC公司的負責人Chaleo Yoovidhya持有奧地利紅牛公司49%的股份,而奧地利紅牛公司又持有原告瑞士商紅牛公司100%的股份,所以Red Bull商標其實都是同一個集團所擁有,因此被告可以對原告主張商標耗盡而得輸入越南Red Bull」?

智慧財產法院再次確認了 #PhilipB 案的法律見解:國內外商標權屬於同一人才可以主張權利耗盡。

而這個案子比較特別的是:被告可不可以主張Red Bull有一個 #全球同一來源的商業印象,所以也算「同一人」而可以主張權利耗盡?

很值得注意的判決,對 #原廠、#代理商、 #平行輸入廠商都很重要,給五顆星。

紅牛的歷史from wikipedia

紅牛原本是一位華裔泰國商人許書標(Chaleo Yoovidhya)於1966年在曼谷創設的一個機能性飲料品牌,其產品經常被夜班工人、長途客貨運的駕駛員或泰拳選手拿來當作提神與健身用。
1985年時,曾在寶橋(P&G)亞洲地區分公司任職的奧地利商人迪特利希·馬特希茨(Dietrich Mateschitz)因為對這款飲料的喜愛,決定與許書標合資創立紅牛公司,他與許書標各持有公司49%股份,其餘百分之二的股份由許書標兒子持有,平時公司由Mateschitz負責營運[1],行銷到亞洲以外的市場。他在1986年在奧地利設立了紅牛股份有限公司(Red Bull GmbH),改紅牛飲品的配方加入了碳酸,而變成一種氣泡飲料在奧地利銷售。相較於傳統的提神飲料,馬特希茨以一種非常流行、時尚的方式來包裝產品,獲得空前的迴響,而廣為年輕族群接受。1992年紅牛(撇開泰國版的Krating Daeng不計)首次外銷到奧地利以外的國家——匈牙利,並且在之後很快速地擴展到超過一百個國家以上的廣大市場。

智慧財產法院107 年度民商訴字第 30 號民事判決(2018.10.16)

原告:瑞士商紅牛公司 Red Bull AG
法定代理人:Jennifer A. Powers
被告:菲越暹邏有限公司

原告商品(奧地利製造) 
Red Bull台灣商標權人:原告瑞士商紅牛公司

被告商品(越南製造)
Red Bull越南商標權人:TC公司


主文:
一、被告菲越暹邏有限公司不得自行或使他人販賣,或意圖販賣而持 有、陳列、輸出或輸入如附圖 1 所示之商品。
二、被告菲越暹邏有限公司應將持有尚未售出之如附圖 1 所示商品陸拾瓶銷毀。
三、被告菲越暹邏有限公司、陳宣文應連帶給付原告新臺幣柒拾壹萬貳仟捌佰元。

理由:
(三)系爭商標是否有商標法36 條第 2 項權利耗盡原則之適用? 按商標法第 36 條第 2 項前段規定:「附有註冊商標之商品 ,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商 標權人不得就該商品主張商標權。」此即為商標權之「耗盡 原則」(the principle of exhaustion)或「第一次銷售理論」 (First Sales Doctrine)。該條於 100 年修法時,將「市場」 修正為「國內外市場」,其修正理由謂:「本項為商標權國 際耗盡理論之揭示,原條文中之『市場』,包括未明示之『 國外市場』,為明定本法係採國際耗盡原則,爰增列『國內 外』等文字。」由此可知,我國商標法係採國際耗盡原則, 其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品,在 國內或國外為第一次銷售或流通時,即已取得報酬,則附有 商標之商品由製造商販賣予零售商至相關消費者之垂直轉售 過程已存在商標之默示授權使用,故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡,當此商品於市場上再度流通時,原則上商標 權人即不得再主張其商標權。此原則之目的在於商標權人對 於其商標雖享有獨占實施之權利,惟不應給與商標權人就同 一權利重複獲利。易言之,商標權人既將附有商標商品於市 場上流通並取得合理報酬或對價,其商標權已獲得滿足,自 不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權, 禁止他人在市場上再次銷售該產品。商標係採屬地主義, 相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人(商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款但書參照),倘相同商標圖樣之 國內外商標權分別歸屬不同權利人者,由對價衡平之觀點論 之,當國外相同商標商品欲進入國內市場時,對我國商標權 人而言,並未自該商品取得任何對價,則國外商標權人第一 次銷售行為產生之權利耗盡效力,自無拘束我國商標權人之 理,即仍須得國內商標權人同意,始得為之。準此,上開規 定所稱商標權人,應係指附有商標商品於第一次銷售時國內外之商標權人均為同一人之情形。 經查,系爭商品上使用據爭商標 5 及「Red Bull」 之圖樣作 為商標,有致相關消費者與原告據爭諸商標所指定使用之酒 精飲料、無酒精飲料、軟性飲料、提神飲料、可提神之酒精 飲料、適用於運動員之乳清飲料和等滲壓飲料等商品構成混 淆誤認之虞,已見前述。被告公司雖辯稱系爭商品係其向 T T 公司進口之越南紅牛公司所生產之真正「Red Bull」飲料 ,並提出 TT 公司之保證書及進口報單(本院卷第 179 頁至 第 182 頁),以附其說。惟查,系爭商品上使用之據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣,其於越南之商標權人為 TC 公司, 有原告提出之越南商標註冊資料在卷可按(本院卷第 107 頁 至第 111 頁);而據爭諸商標在我國之商標權人均為原告,智財局商標檢索資料在卷可查(本院卷第 49 頁至第 86 頁 ),可知系爭商品上所使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖 樣,其商標權在越南及我國分別歸屬於不同之商標權人。承 前說明,越南之商標權人 TC 公司在市場上第一次販售系爭 商品時,其商標權即已耗盡,此耗盡之效力原則上並不及於 我國之商標權人即原告。況原告並未販售系爭商品予被告, 自未從系爭商品之銷售或流通而取得報酬,原告所有之據爭 諸商標權並未因第一次販賣系爭商品而耗盡,是被告等自不 得以其向越南之商標權人 TC 公司購得之系爭商品,向未曾 出售系爭商品之我國商標權人即原告主張權利耗盡。 被告等復辯稱原告之運動飲料商品係奧地利紅牛公司所製造 ,原告為奧地利紅牛公司百分之百持股成立之公司並且是進 口商;而系爭商品所附商標之商標權人為 TC 公司,TC 公 司之負責人持有奧地利紅牛公司 51%股份,顯見原告與 TC 公司為同一集團,受相同負責人所控制,彼此應共同或相互 同意使用據爭諸商標,此由據爭商標 1 當初申請人為 TC 公 司,至 95 年間始轉讓予原告即明,可見原告與系爭商品所 附商標之商標權人 TC 公司關係密切,被告公司購買 TC 公 司之系爭商品時,其商標權即已耗盡云云,並提出原告商品 包裝標示及 TC 公司之網站介紹,以附其說(本院卷第 183 頁至第 194 頁)。經查,被告等所稱系爭商品之製造商為越 南紅牛公司,而原告商品之製造商是奧地利紅牛公司,有附 圖 1 所示系爭商品標示「產地:越南」(本院卷第 478 頁) ,及附圖 3 所示原告商品容器標示「原產地:奧地利」(本 院卷第 472 頁)之照片在卷可稽,可知系爭商品與原告商品 並非來自相同製造者,即無法使人得知其來自同一來源。復 查,依被告等提出之 TC 公司網頁記載○○○ Chaleo ○○○○○○○○○創立天絲醫藥有限合夥企業,至 1978 年 8 月 28 日成立天絲醫藥保健有限公司(即 TC 公司),首次 以紅牛品牌向新加坡出口;後來○○○ Chaleo ○○○○○ ○○○○認識奧地利商人○○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○,因○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○有意把紅牛產品引入歐洲市場,因此與○○○ C haleo ○○○○○○○○○合資在奧地利設立 Red Bull Gmb H(即奧地利紅牛公司),○○○ Chaleo ○○○○○○○○ ○及其家人持有 51%,○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○持股 49%(本院卷第 186 頁至第 188 頁),比 對原告提出其母公司奧地利紅牛公司之公司股權架構圖所示 ○○○ Chaleo ○○○○○○○○○持股 2%,其餘 Chalerm ○○○○○○○○○等人合資成立之 T.C.AgroTrading Comp any Ltd.持股 49%,另 Distribution & Marketing GmbH 持股 4 9%之股份比例(本院卷第 445 頁),均可認知 TC 公司並未 持有奧地利紅牛公司任何股份,實難認原告與系爭商品之商 標權人 TC 公司有經濟上或經營上控制或從屬關係,故難認 TC 公司與奧地利紅牛公司是關係企業。況且,不同商標權 人乃表彰不同之商品來源,TC 公司於 95 年將據爭商標 1 讓 與原告,而非以專屬授權方式授權原告使用該商標,且據爭 商標 2 至 5 均登記原告為商標權人,有智財局商標資料檢索 服務附卷可考(本院卷第 49 頁至第 87 頁、第 391 頁),可 知 TC 公司並未刻意營造據爭諸商標與其均是同一來源之印 象。是綜上各節,系爭商品與原告運動飲料等商品係不同來 源、不同商標權人,且各商標權人並未蓄意營造前開商標於 全球為同一來源之商業印象,係各自表彰不同之商品來源, 被告公司自不得以向越南商標權人 TC 公司購買之系爭商品,向不同之商標權人即原告主張其商標權已耗盡。 越南 TC 公司澄清稱為避免消費者之混淆誤認,系爭商品並 不會輸出至臺灣或於臺灣流通販售,亦不會授權任何人為此 行為,有 TC 公司之函文在卷可按(本院卷第 341 頁、第 34 2 頁),是被告等縱自越南進口系爭商品,就系爭商品得向 TC 公司主張權利耗盡,但並未因此取得系爭商品上之商標 授權。而查,原告自 90 年投入我國能量飲料市場,先後註 冊據爭諸商標,並使用於所販售能量飲料商品(如附圖 3 所 示),經原告在我國長期行銷、贊助參與或舉辦「Red Bull Soapbox Race」皂飛車大賽等活動(本院卷第 29 頁至第 48 頁),廣為我國消費者所熟知,據爭諸商標並經智財局、經 濟部訴願審議委員會肯認為著名商標,有智財局評定書、異 議書查詢結果明細、經濟部訴願決定書、本院判決書在卷可 參(本院卷第 289 頁至第 339 頁)。而按商標之主要功能在 於表彰商品及服務之來源,而具行銷用途,被告公司未經原 告同意使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣販售其非自原 告販入之運動飲料商品,實已侵奪原告為行銷使用據爭諸商 標運動飲料商品所投資之行銷成本、所建立之市場知名度及 市場占有率,被告公司所為難認符合我國商標法第 1 條所揭 櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」 等立法目的,是被告公司未經原告同意自國外輸入至國內販 售使用前開商標之系爭商品,難謂適法。

(四)被告等有侵害據爭諸商標之故意 
被告等辯稱依所得資訊,原告與 TC 公司是同一集團,共同或 互相同意使用據爭諸商標,無從得知原告係不同商標權人,被 告等無任何故意或過失云云。惟查,原告自 90 年投入我國運 動飲料市場即先後註冊據爭諸商標,並長期行銷、贊助參與或舉辦皂飛車大賽等活動,據爭諸商標在我國具有相當知名度, 已見前述,被告等對據爭諸商標應知之甚明;再者,關務署臺 中關於 107 年 4 月 16 日函知原告,被告公司所進口系爭商品 一批(報單第 DA/07/117/I0672 號)上載有據爭諸商標圖樣, 有關務署臺中關傳真電文在卷可憑(本院卷第 87 頁),經原 告於同年 5 月 1 日申請查扣在案,惟被告公司嗣供擔保廢止查 扣,並將系爭商品銷售殆盡,此為兩造所不爭執(本院卷第 4 37 頁),並經被告於 107 年 8 月 29 日言詞辯論意旨狀敘明原 告主張銷毀之標的已不存在,無銷毀必要(本院卷第 384 頁、 第 385 頁),復於同年 9 月 6 日陳報系爭商品僅餘 60 瓶(本 院卷第 481 頁),另有被告 107 年 7 月 4 日銷售系爭商品 1 箱 之統一發票 1 張附卷可稽(本院卷第 393 頁),是被告公司既 因原告於 107 年 5 月 1 日申請查扣系爭商品,並於同年月 17 日起訴,而知悉系爭商品有侵害據爭諸商標之虞,其未待本院 開庭審理釐清即將系爭商品銷售殆盡,難謂被告公司無侵害據 爭諸商標權之故意。」

智慧財產法院第三庭 杜惠錦法官

2018年12月8日 星期六

(著作權 僱傭 著作權歸屬) 原告未證明自己是著作權人。著作權法第11條「法人之受雇人」,不以民法的僱傭關係為限,以「是否為職務上完成」為最主要區別方式。

智慧財產法院106年度民著訴字第76號民事判決(2018.10.08)

「  (二)原告未能證明其為系爭文章之著作權利人:
  1.原告於起訴狀中先主張系爭文章均為原告經理林凱雯所撰寫
    (見本院卷第7 頁),嗣又改稱系爭文章中之「日本的房價
    走勢」、「做個快樂的包租公婆」為訴外人○○○所撰寫,
    並將著作權讓與原告(原證2 著作財產權專屬授權契約,下
    稱系爭契約),「退休理財規劃」則係原告法定代理人胡勤
    忠所撰寫等情(見本院卷第183 頁),其前後主張顯有出入
    ,已非無疑。
  2.又觀諸系爭契約第一條「專屬授權讓與標的」雖記載:「甲
    方(按:即○○○)願將其所撰寫『市場分析』『日本的房
    價走勢』『當個快樂包租婆』『各國置產投資比一比』『日
    本房地產的魅力』『退休理財規劃』(按:其中『日本房地
    產的魅力』『退休理財規劃』之文字經劃線刪除,另以手寫
    方式註記『並非立契約人著作』文字,並蓋有○○○之印章
    )標題、內文語文著作(以下稱本著作)享有之著作財產權
    全部讓與並專屬授權給乙方(按:即原告)」(見本院卷第
    186 頁),惟並未檢附上開各文章之內容作為契約附件,本
    院尚無從核對該等相關標的是否與系爭文章之內容同一,且
    依上開契約條款所載,除「日本的房價走勢」、「當個快樂
    包租婆」等文章外,「各國置產投資比一比」文章亦係○○
    ○所著,而一併將著作權讓與原告,惟原告嗣自承「各國置
    產投資比一比」文章實係報載,故其不主張著作權(見本院
    卷第183 頁),是系爭契約所載之著作權歸屬是否全然屬實
    ,自屬有疑;復參以證人林凱雯於另案偵查中證稱其於103
    年11月間經胡勤忠告知據爭網站有抄襲系爭文章之情,其確
    認無誤後,經詢問律師意見,律師建議先確認其中部分文章
    之原始著作權人○○○是否有授權給原告,後來原告取得○
    ○○授權,所以才拖到104 年10月2 日才寄發存證信函給被
    告東京公司等語(見另案偵續卷第63頁),惟觀諸系爭契約
    之簽訂日期,乃101 年12月10日(見本院卷第187 頁),與
    上開證人所述原告係於103 年11月後始取得○○○授權之時
    序顯然不符,益難認系爭契約之信憑性無虞。準此,自無從
    認定原告就「日本的房價走勢」、「做個快樂的包租公婆」
    文章確已取得著作權。
  3.至就系爭文章中之「退休理財規劃」文章,原告嗣雖主張係
    由其法定代理人胡勤忠所撰,且胡勤忠於公司經營時身兼多
    職而撰寫該篇文章用以推廣公司業務係屬常態,或依著作權
    法第11條規定,或依胡勤忠於創作該文章時與原告東京公司
    之著作權歸屬合意,或依本件係經胡勤忠委任訴訟代理人提
    起訴訟,均可證原告東京公司已就該文章取得著作權云云。
    惟查:
  按我國著作權法採創作主義,著作人於著作完成時即享有著
    作權。因著作權人所享著作權,屬私權一環,對其著作權利
    之存在,自應負舉證之責任,故著作權人為證明著作權,應
    保留其著作之創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料
    作為證明自身權利之方法,倘日後發生著作權爭執時,俾提
    出相關資料由法院認定之。申言之,著作權人應證明下列事
    項:1.著作人身分,此涉及著作人是否有創作能力、是否有
    充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力、是否能提
    出創作過程文件等。2.著作完成時間,以著作之起始點,決
    定法律適用準據,確定是否受著作權法保護。3.係獨立創作
    ,非抄襲,藉以審認著作人為創作時,未接觸參考他人先前
    之著作(參照最高法院92年度台上字第1664號、103 年度台
    上字第1839號民事判決)。次按著作權法第11條、第12條有
    關受雇人、出資人及受聘人之著作權歸屬等規定,其本其上
    所適用對象及規範目的並不相同,而以「是否為職務上完成
    」為最主要區別方式,但並非以雇用人與受雇人之法律關係
    為唯一區分。另依內政部82年2 月23日台內著字第8203038
    號函釋,亦表明修正前著作權法第11條所稱之「法人之受雇
    人」並不以「民法」之雇傭關係為限,嗣後87年著作權法修
    正時,雖修改文字為「受雇人職務上完成之著作」,但對其
    「受雇人」並未作與修法前有不同區分,更徵著作權法第11
    條並非以「民法」雇傭關係為唯一規定,仍應視所完成之著
    作是否為其職務範圍之內者而定(經濟部智慧財產局94年1
    月12日電子郵件字第940712號意旨參照)。
  查胡勤忠於另案105 年3 月7 日偵查中自承其就「退休理財
    規劃」文章並未留底稿等語(見另案他卷第52頁),其既未
    保留其著作之創作過程等相關資料,參照前揭說明,該文章
    是否確為其所撰,除其自身供述外,均乏其餘積極證據可佐
    ,已難遽認屬實;退步言之,縱認該文章確為胡勤忠所撰,
    惟亦無其他證據可證其係於職務以內之期間所撰寫,且衡諸
    常情,撰寫公司官網文案亦非屬公司負責人執行職務行為,
    足徵該文章非屬著作權法第11條之職務上所完成之著作,應
    屬胡勤忠個人著作,而參以胡勤忠於另案105 年3 月7 日偵
    查中陳稱其沒有想到是否要把該文章授權給原告使用的問題
    等語(見另案他卷第52頁),可證胡勤忠並未與原告合意將
    該文章之著作權讓與原告;原告雖另主張本件係胡勤忠委任
    訴訟代理人提起訴訟,足證已有讓與著作權之意云云,惟查
    委任訴訟代理人起訴乃屬訴訟行為,與是否同意讓與上開文
    章著作權之契約行為本屬不同法律關係,實不容包裹等同視
    之,原告復無其他舉證證明胡勤忠確已將上開文章之著作權
    讓與原告,尚不足為有利原告之認定。準此,自難認原告已
    取得「退休理財規劃」文章之著作權。
  (三)原告未證明其得就系爭網站架構主張著作權:
  1.按著作權法所保障之著作,係指屬於文學、科學、藝術或其
    他學術範圍之創作,著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文
    。著作須符合「原創性」及「創作性」,所謂「原創性」,
    係指為著作人自己之創作,而非抄襲他人者;至所謂「創作
    性」,則指作品須符合一定之「創作高度」,經濟部智慧財
    產局認為應採最低創作性、最起碼創作(minimal requirem
    ent of creativity )之創意高度,並於個案中認定之(最
    高法院103 年度臺上字第1544號民事判決意旨參照)。次按
    81年著作權法修正,配合增訂著作人條文,將出資聘人完成
    著作分列為著作權法第11條及第12條兩條規定,由於當時立
    法委員認為著作人須為自然人,法人無創作能力,僅能在特
    別約定之情形下,方得為著作人,該兩條規定遂明定受雇人
    於雇佣關係完成著作及出資聘人完成著作(即委任及承攬關
    係),如契約未約定,原則上以受雇人或受聘人為著作人,
    受雇人或受聘人因此享有著作人格權及著作財產權。惟該等
    規定施行後雇主及出資人紛紛要求與受雇人及受聘人簽約,
    約定以雇主及出資人為著作人,實際創作之人亦表達並不公
    平,引發雙方關係緊張,各界迭有修正該二條文之意見,為
    調和雙方利益,87年著作權法修正時乃修正該二條文,增列
    著作權法第11條第2 項規定,明定以受雇人為著作人者,其
    著作財產權歸雇用人享有,至於著作權法第12條有關出資聘
    人完成之著作之規定,其立法理由係基於出資人與受聘人通
    常立於較平行之地位,與著作權法第11條雇佣關係完成之著
    作,其受雇人係利用雇用人提供之軟、硬體設備、領受薪資
    職務上完成者,並不相同。出資聘人完成之著作,其受聘人
    就著作之完成具有相當程度之自主性與獨立性,對出資人之
    依從性較低,為兼顧雙方利益,其所完成著作之著作財產權
    歸屬,原則上由當事人依契約約定之;如當事人間未約定者
    ,由於出資人通常有其欲利用受聘人完成著作之出資目的,
    故著作財產權在未約定的情形下歸受聘人享有,而出資人得
    於出資目的範圍內利用該著作,期能充分發揮著作財產權的
    經濟效用及兼顧雙方權益(經濟部智慧財產局101 年5 月8
    日電子郵件0000000 號意旨參照)。
  2.原告雖主張系爭網站之架構編排方式及內容係經原告基於所
    執行該業務之經驗下,多次審酌所得,故原告就此網站架構
    享有著作權云云。惟觀諸系爭網站架構編排方式,與訴外人
    當代東京房產顧問有限公司之網站架構(被證8 )有其近似
    之處,是否符合「創作性」之一定創作高度,已非無疑;且
    因原告乃法人,無創作能力,系爭網站架構之實際創作人必
    為自然人,而本件原告僅泛稱系爭網站架構乃其多次審酌所
    得,就實際創作該網站架構之自然人為何人、與原告間之法
    律關係為雇傭或出資受聘、如何約定完成之著作財產權歸屬
    等節均未舉證證明,本院無從確認原始創作人於創作系爭網
    站架構時並未抄襲其他同類網站而符合「原創性」,亦無從
    認定原始創作人與原告間就該創作之相關權利歸屬,參照上
    開說明,原告主張其就系爭網站架構享有著作權,自無可採
。」

           智慧財產法院第三庭
                                法  官  黃珮茹