2021年1月21日 星期四

2020年必看十大商標判決

常常遇到很多律師問說怎麼有時間發這麼多文,
其實我沒有什麼時間,如果有時間的話,我會發更多的文XD

2019沒有整理商標的判決,因為我整理完著作權的判決就累了。
2020年比較認真一點,但發現商標比較難整理,因為值得注意的判決太多,要下定很多決心才能把一些很不錯的判決也刪除。

2020年獲得一個最高法院判決【TutorABC v. HiTutor】,請容我列在首位,頒給自己終身成就獎XD
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值得企業經營者注意的趨勢是:

1.著名商標的認定越趨寬鬆,損害賠償的金額也水漲船高。這告訴企業經營者:維護品牌並使之成為著名商標,是值得投資的方向。但著名商標究竟應該怎麼認定?損害賠償計算?值得深入研究。#著名商標

2.越來越多企業經營者申請特別的商標,例如立體商標、位置商標、顏色商標。雖然在申請上遭遇不少困難,但這在傳遞一個訊息:業界申請商標的需求確實存在,先天或後天識別性的判斷標準,或許可能需要與時俱進。#識別性

3.混淆誤認之虞(可能性)仍舊是商標侵權案件的核心。但「可能性」以及八大混淆誤認因素,如何依循證據加以客觀化,而不是淪為各說各話,值得在個案上繼續努力。#混淆誤認之虞

4.商標使用,雖然只有四個字,但如果研究個案可以發現它仍舊存在問題,依然保持它本質上是商標法最困難的議題之一的地位,值得深入研究。#商標使用

5.其他還值得注意的是,在網路上販賣仿冒品還保證真品,構成加重詐欺,可以判的很重。網路賣家直播主勿以身試法。#網路加重詐欺

6.最後,戲謔仿作、真品平行輸入,都是有趣且重要的商標法律議題,也都出現逆轉判決。判決的結論要放在心上,判決的構成理由則值得一讀。

1【TutorABC v. HiTutor】#著名商標 #損害賠償

最高法院認為,商標法第71條是民法損害賠償的特別規定,應優先適用。 

最高法院109年度台上字第2161號民事判決(2020.11.19)
https://ipcase.blogspot.com/2020/12/tutorabc-v-hitutor71tutor.html

2【扳手紅色內環商標】#位置商標 #顏色商標

法院認為,本案申請的扳手紅色內環商標,因市場上有其他競爭對手使用類似設計,且給人的印象是色彩圖形裝飾,不具先天識別性。申請人也沒有證明有長期廣泛使用,不具後天識別性,不得註冊。

智慧財產法院109年度行商訴字第41號行政判決(2020.10.28)
https://ipcase.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

3【AVIS v. 艾維士租車】#著名商標

法院認為,被告明知原告之著名商標AVIS商標存在,卻加以攀附,應賠償9600萬元。

智慧財產法院108年度民商上字第9號民事判決(2020.10.22)
https://ipcase.blogspot.com/2021/01/avis-v-avis9600.html 

4【瑪麗蓮 v. 維納斯】#關鍵字廣告

法院認為,被告公司委託廣告公司刊登關鍵字廣告,為不公平競爭行為。被告公司所委託的廣告公司將原告商標誤植到廣告文案當中,廣告公司構成過失侵害商標的行為。被告公司及廣告公司均應負擔賠償責任。

智慧財產法院107年度民商訴字第41號民事判決(2020.08.31)
https://ipcase.blogspot.com/2020/09/v-52850.html

5【好神拖 v. 妙主婦真神拖】#主要部份觀察法

法院認為,兩造商標「主要部份」構成高度近似,且「妙主婦真神拖」多次申請與「好神拖」近似的商標,具有攀附之意。雖然「妙主婦真神拖」因欠缺侵害故意而獲得刑事不起訴處分,但法院認為「妙主婦真神拖」不能取得註冊商標。

智慧財產法院109年度行商訴字第18號行政判決(2020.7.23)
https://ipcase.blogspot.com/2020/08/v_12.html

6【Hershey's Kisses水滴巧克力 v. 甘百世Kaiser's凱莎粒巧克力】#混淆誤認之虞

法院認為,原告公司製造巧克力已經超過百年,被告公司同為製造巧克力的業者,明知原告的商標卻使用近似原告的商標,有故意侵害商標的行為,應賠償2500萬元。

智慧財產法院106年度民公上字第5號民事判決(2020.4.23)
https://ipcase.blogspot.com/2020/08/hersheys-kisses-v-kaisers.html

7【老天祿 v. 上海老天祿第二代自創品牌】#商標使用 

法院認為,原告的「老天祿」是滷味類的著名商標,被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」標語在表明來源為「上海老天祿」,構成商標使用,並會與原告商標發生混淆誤認之虞,構成侵害商標。

智慧財產法院108年度民商上字第11號民事判決(2020.5.21)
https://ipcase.blogspot.com/2020/05/v_28.html

8【保證真品】#網路加重詐欺

最高法院認為,被告在網路上販售仿冒品卻對外宣稱「保證真品」,構成加重詐欺罪,處1年8個月有期徒刑。

最高法院刑事判決 109年度台上字第1527號(2020.4.13)
https://ipcase.blogspot.com/2020/05/18.html

9【LV v. My Other Bag粉餅盒尚法】#戲謔仿作 #parody

法院認為,被告使用近似原告LV Monogram Multicolor的圖樣在粉餅盒上,沒有向消費者傳達戲謔或詼諧的笑點,不得主張戲謔仿作,是侵害原告商標權和著作權的行為。

智慧財產法院108年度民商上字第5號民事判決(2020.1.16)
https://ipcase.blogspot.com/2020/02/parody-lv-v-my-other-baglv-monogram.html

10【PHILIP B】#真品平行輸入 #國際權利耗盡原則

最高法院認為,台灣商標法採取國際權利耗盡原則,如果台灣代理商註冊的台灣商標是源自於國外原廠的授權或法律關係,亦發生耗盡結果,台灣代理商不得主張水貨商構成商標侵害。

最高法院108年度台上字第397號民事判決(2020.1.16)
https://ipcase.blogspot.com/2020/02/philip-b.html
智慧財產法院106年度刑智上易字第11號民事判決(2020.04.23)
https://ipcase.blogspot.com/2020/05/philipb.html

#恒達法律事務所
#商標律師
#申請商標找律師
#異議評定廢止找律師

2021年1月13日 星期三

(營業秘密&競業禁止 禁止挖角) Gogoro v. 林O慶、涂O傑(湛積公司) :法院認為,被告等人原擔任Gogoro動力系統協理、人資主管,於離職後旋任職競爭同業之湛積公司,並涉嫌挖角19名Gogoro員工離職,有禁止被告至湛積公司任職及禁止被告進行挖角之必要。

臺灣高等法院109年勞抗字第39號民事裁定(2020.10.14)

抗  告  人  睿能創意股份有限公司
 
相  對  人  林O慶
                  凃O傑
 
上列抗告人因與相對人間定暫時狀態之處分事件,對於中華民國109年4月6日臺灣臺北地方法院109年度勞全字第8號所為裁定提起抗告,本院裁定如下: 
   
    主  文
原裁定關於駁回抗告人後開第二、三項聲請,暨聲請費用負擔部分均廢棄。
相對人林O慶於民國一百一十年六月一日前不得直接或間接任職於湛積股份有限公司或提供服務。
相對人林O慶於民國一百一十年六月一日以前及相對人凃O傑於民國一百一十年十月一日以前,不得唆使或利誘抗告人之員工離職。...

 
    理  由
...
二、本件抗告人聲請及抗告意旨略以:

伊產製之Gogoro產品為國內電動機車最大品牌,目前市占率於電動機車市場約為9成、占整體機車市場則達16%,而動力系統(俗稱馬達)為電動機車之核心技術,為突破傳統電動機車動力輸出不如汽油機車順暢之問題,伊投注大量人力與物力花費4年時間終開發出體積小且高效能之電動機車馬達,並擁有馬達相關專利高達80項與眾多相關營業秘密,深獲市場消費者讚譽,甚至廣為其他知名且歷史悠久之機車業者如山葉(YAMAHA)、宏佳騰及摩特動力所採用。

相對人林O慶(以下逕稱姓名)自民國102年5月2日起任職於伊之動力系統設計研發部門,先後擔任動力系統副理、動力系統資深經理、動力系統協理等職務,迄至108年6月1日離職生效日前擔任該部門之最高主管,其主要工作內容包括(但不限於)控管電動機車馬達之設計、研發與製造,可接觸並獲悉伊之馬達設計、研發或製造之最核心之營業秘密與機密資訊,伊乃與林O慶於102年4月12日簽署僱傭契約(下稱林O慶僱傭契約),其中第9.1(a)條約定林O慶於終止僱傭契約後的24個月內,不得直接或間接從事與伊競爭之業務(下稱系爭競業禁止約款),詎林O慶離職後拒絕受領競業禁止補償金,旋即加入其離職後次月成立、其岳父黃O為負責人、與伊有高度競爭關係之湛積股份有限公司(下稱湛積公司)任職,擔任執行長,從事與伊競爭之業務,惡意違反系爭競業禁止約款。

又依林O慶僱傭契約第9.1(c)條約定,林O慶於終止僱傭契約後的24個月內,不得唆使或意圖唆使任何伊之員工離職。相對人凃O傑(以下逕稱姓名)曾任伊之人力資源部門最高主管,後改任人力資源部門內之人才招募職能(Function)之最高主管(職稱為Director),其職務可充分掌握伊之員工之薪資狀態及薪資結構、員工名單與聯絡資訊等重要機密資料,依伊與凃O傑間聘僱合約(下稱凃O傑僱傭契約)第7.1(c)條約定,凃O傑於僱用期間及終止僱傭契約後的24個月內,不得唆使或意圖唆使任何伊之員工離職(以下就前述第9.1(c)條、第7.1(c)條約定,合稱系爭禁止挖角約款)。

詎林O慶於108年6月1日離職後,凃O傑亦旋即於同年6月10日申請留職停薪(期間108年7月1日起至同年9月30日),至今未復職(故應以108年10月1日為離職生效日),相對人竟於離職與留職停薪後,利用其原擔任高階主管職務所知悉,取得之聲請人員工名單、聯絡資訊、薪資狀態及薪資結構,共同積極挖角伊之馬達設計研發製造團隊(即動力系統研發部門員工)已達21人,該部門離職比例達3分之2多,並唆使渠等至湛積公司任職,惡意違反系爭禁止挖角約款。

倘容任林O慶不正當利用伊長期累積建立之電動機車馬達技術,透過湛積公司為不正當競爭,惡意侵害伊長久苦心建立之成果,且容任相對人透過挖角伊之馬達研發團隊,使湛積公司短時間內已達可推出產品與服務之程度,並使伊人才嚴重流失,已延誤產品進程,均致伊受有無法回復之重大損害;相對於此,若准本件定暫時狀態處分,對相對人並無重大不可回復之損害,自有禁止相對人繼續違反系爭競業禁止及禁止挖角約款之必要性及急迫性。...

三、相對人以:

系爭競業禁止約款關於限制之區域、範圍、就業對象俱不明確,且無任何補償金之約定,抗告人逕行用最低限度50%薪資的條約要求林O慶簽署,並無與林O慶協商之意,林O慶係認系爭競業禁止約款有上開不明確、不合理之處,方拒絕受領抗告人之競業禁止補償金,是該競業禁止約款顯已違反勞動基準法(下稱勞基法)第9條之1規定,應屬無效,抗告人於上開爭執之法律關係顯無勝訴之可能。

退步言,湛積公司之登記資料所載業務主要為資訊軟體、資料處理等服務業相關業務,與抗告人之登記資料所載內容並不相同,且湛積公司之業務主要在於為海內外客戶提供電能動力系統的解決方案,包括系統整合、設計、資料處理等等,與抗告人在臺灣生產電動機車整台車之業務活動區域、範圍並不相同。

抗告人所稱業界傳聞均非真實,林O慶並無進行任何實質競爭之行為,湛積公司與抗告人之經營理念、方向並不相同,林O慶加入湛積公司,係希望藉由不同之方式發展電動技術,與抗告人一同促進臺灣電動車產業發展與進步,團結邁向全球市場,實非與抗告人競爭,或奪取其所稱馬達技術,削減其競爭力,並未違反系爭競業禁止約款。

又湛積公司之員工組成來自於各領域之人才,抗告人所提離職員工名單所載員工亦非離職後均加入湛積公司,而據伊等了解,該等員工受領之總體薪酬、福利條件均低於任職於抗告人所受領之薪資,則伊等何來利誘抗告人員工離職,且員工離職之原因多端,抗告人所提證據僅能釋明其員工有離職之情,伊等並無唆使或利誘抗告人之員工離職。

再者,抗告人於起訴請求伊等履行競業禁止義務及禁止挖角義務等,經原法院以109年度勞訴字第85號受理(下稱本案訴訟),嗣抗告人於109年4月23日言詞辯論期日撤回其所主張林O慶侵害其營業秘密之請求,則抗告人既已認無營業秘密受侵害之情形,何來營業秘密遭洩漏之重大損害或急迫危險。且抗告人自承有將其所稱核心之馬達設計、研發、製造技術提供與競爭廠商使用,然此舉仍不因此影響抗告人於電動機車市場之龍頭地位,抗告人之競爭力並未因此削減,相對人分別於108年6月、108年10月離職至今,抗告人亦無重大之損害或急迫危險或其他相類情形發生,故駁回本件聲請,不致使抗告人受有無法彌補之損害。

反之,湛積公司為108年7月方設立之新創公司,目前正值草創初期,尚處於募資階段,相關業務項目、營運方向,皆須伊等決策、主導,甚且公司內部細部事項,多由伊等親自處理,伊等於湛積公司各有專精之專業領域,均屬不可替代之重要角色。倘准許本件聲請,除對伊等個人之工作權、職場發展等造成無可回復之損害外,湛積公司必然陷於混亂而影響經營,將致湛積公司立即受有營業收益違約責任等損害外,行政院國家發展基金管理會撤回紓困基金之進駐,投資者資金付諸流水、客源流失與商譽受損等無法回復之損害,重大影響公司營運,面臨倒閉之危險,進而波及公司全體員工經濟及家庭成員生計,有違法秩序之安定、和平等公益,並非給與伊等年薪之半數即可填補。是伊等因處分所受之不利益或損害,顯然逾越抗告人因駁回聲請所受不利益或損害。

復自比例原則之角度,抗告人本件聲請之目的在於避免其營業秘密或機密資訊遭伊等洩漏,然倘抗告人確實握有伊等使用其所稱馬達核心技術之直接證據,要求伊等不得使用該核心技術,即為可達到上開目的之手段,對於伊等之工作權及職業選擇自由侵害顯然較小,本件聲請並非可達到目的之最小侵害手段等語,資為抗辯。並答辯聲明:抗告駁回;如受不利之裁定,相對人願供擔保請准宣告免為或撤銷假處分。

四、經查:

㈠競業禁止部分:

⒈爭執之法律關係存在:

抗告人主張林O慶對其負有2年競業禁止之義務,且違反該義務等語,惟林O慶否認負有該義務,復辯稱縱使負有該義務,其亦未違反該義務等語,且抗告人向原法院起訴請求相對人履行競業禁止義務及禁止挖角義務並請求相對人前已違反該等義務部分之損害賠償等,經原法院以109年度勞訴字第85號受理,故雙方自屬有爭執之法律關係存在,且得以本案訴訟解決之。

⒉保全必要性:

⑴查抗告人與林松慶所簽訂之僱傭契約第9.1條及第9.1(a)條約定(即系爭競業禁止約款):「The Employee agrees   the term of the employment and for a period of 24  months after the termination of the employment with the Company (the"Restricted Period"),he/she will not ,directly or directly」〔中譯:員工同意其於雇用期間及終止與本公司之僱傭契約後之24個月內(下稱『限制期間』),他/她將不會直接或間接地〕、「Either alone or in association with others, or through any person, directly or indirectly engage in or carry on, ownor have an interest in any business (whether as an owner or beneficial owner,shareholder or beneficial shareholder, member, manager, partner, officer,employee,director, investor, lender, consultant, independent contractor or otherwise) which directly or indirectly competes with the business of the Company or the  Company's affiliates;」〔中譯:不論單獨或與他人聯合,或通過任何人直接或間接地從事、參與、擁有或享有利益於任何業務(無論是作為所有人或實質受益人、股東還是受益股東、成員、經理、合夥人、職員、僱員、董事、投資者、貸款人、顧問、獨立承包商或其他),而該業務係直接或間接與本公司或關係企業所營業務競爭者。〕。由上開約定可知,林O慶對抗告人負有競業禁止義務,且該義務於離職後仍應繼續遵守24個月。

 ⑵按競業禁止之約定,乃僱主為免受僱人於任職期間所獲得其營業上之秘密或與其商業利益有關之隱密資訊,遭受受僱人以不當方式揭露在外,造成僱主利益受損,而與受僱人約定在任職期間及離職一定期間內,不得利用於原僱主服務期間所知悉之技術或業務資訊為競業之行為。查本件抗告人提出下列證據,以釋明林松慶違反系爭競業禁止約款,茲分論如下:

①抗告人主張其致力於將所研發電力動力系統使用於各式交通工具中,除目前主力推動之電動機車外,尚包括電動汽車、電動自行車等其他交通工具,亦為其營業項目乙情,業據提出其公司登記事項所列之所營事業及媒體106年9月28日報導「Gogoro…雖然主打二輪共享服務…不排除在未來提供『電動四輪』的服務」等語及媒體109年5月29日報導「Gogoro上月預告過電動腳踏車子品牌」、「Gogoro今日(5/28)確定將於7月推出…兩款輕量智慧電動自行車」等語,以為釋明。

又抗告人提出湛積公司(英文簡稱LSC)出版之「企業簡介」,第1頁開宗明義即稱「…LSC致力於提供客戶完善的電動化系統解決方案與服務…」;第2頁記載「在政策和技術支持下,電動載具在智能化、騎乘舒適性的表現均比燃油動力載具更優異,因此銷量迅速成長。」「工研院調查指出,全球電動機車自2017年開始,每年維持20%以上成長率,主要成長來自歐洲、臺灣及印度,預估2020年總銷量將達到71.4萬輛」等語;第3頁記載:「LSC是技術領先的臺灣團隊」「臺灣是電動機車的產業先驅」「多項紀錄為全球第一」等語;第4頁記載:「…電動機車大量仰賴馬達與電控積數,並與機械設計深度整合,因相關人才稀少,車廠即使投入高額經費,也難以短時間累積技術經驗。透過『LSC產品開發平台』,能大幅降低技術段進入門檻」等語;第6頁記載服務項目包括零組件製造供應等語,以及湛積公司於LinkedIn網站提供之公司介紹中記載:「LSC manufactures,integretes and optimizes best-in-class powertrains and connectivity solutions inclouded in the electrification of light electrivehicle such as scooters,motorcycles,…light four-wheelers.」(中譯:湛積公司提供製造、整合並優化包括輕型電動車輛例如機車、摩托車…輕型四輪車之電能化之最佳動力整合解決方案。),可見抗告人與湛積公司就動力交通工具,尤其是動力機車之相關服務部分業務範圍相同,核心技術均為馬達之製造與運用,則雙方就動力交通工具有競爭關係,湛積公司為抗告人市場上之競爭對手。

  ②抗告人提出其前產品保證部員工於109年5月11日以湛積公司名義,向其合作廠商探詢合作機會,留言內容為「…我司(指湛積公司)主力產品為動力系統,想了解貴司能提供服務內容…」等語,堪認湛積公司從事與抗告人競爭之動力馬達業務。

抗告人復提出記載其競爭廠商三陽工業股份有限公司(下稱三陽公司)之108年度年報,顯示三陽公司透過百分之百持股之子公司即慶達投資股份有限公司,投資湛積公司金額共5,000萬元,取得股數500萬股,占湛積公司總股數5.46%等情,是湛積公司藉引進三陽公司之資金,再度加深其與抗告人之競爭關係。從而,相對人辯稱湛積公司與抗告人間業務不具競爭關係云云,即非可取。

③查抗告人主張其產製之Gogoro產品為國內電動機車最大品牌,目前市占率於電動機車市場約為9成、占整體機車市場則達16%,其投注大量人力與物力花費4年時間終開發出體積小且高效能之電動機車馬達,並擁有馬達相關專利高達80項與眾多相關營業秘密,且為其他知名且歷史悠久之機車業者如山葉(YAMAHA)、宏佳騰及摩特動力所採用等情,業據提出前述相關新聞報導及抗告人之馬達相關專利申請案明細、抗告人內部研發、尚未公開之業務秘密(置於證物袋內)以為釋明,是現代環保綠能潮流,電力動力系統相較於傳統燃油能源系統,屬新興產業,以抗告人於電動機車之市佔率,堪信抗告人確實擁有電動馬達設計、製造之具有商業利益之機密資訊。

而林O慶自102年5月2日起任職於抗告人之動力系統設計研發部門,工作內容包括控管電動機車馬達之設計、研發與製造,迄至離職前擔任該部門之最高主管,為抗告人之首席馬達大師乙情,有抗告人所製作之林O慶歷任職位及媒體報導為憑,則林松慶於任職期間可接觸並獲悉抗告人之馬達設計、研發或製造之最核心之機密資訊。

林O慶自承其離職後為湛積公司之執行長,該公司相關業務項目、營運方向、內部細部事項,皆由其決策、主導、親自處理等語。而湛積公司與抗告人已成為市場上之競爭對手,已如前述,故林松慶一旦違反系爭競業禁止約款繼續任職於湛積公司,抗告人實無法期待林松慶會不利用在抗告人任職期間所習得之前述機密資訊為湛積公司提供服務,故應認有排除及預防侵害之定暫時狀態處分之必要。
 
⑶林O慶固辯稱其於108年6月自抗告人公司離職迄今已逾1年之久,湛積公司不但未推出或從事與抗告人競爭之產品或業務,抗告人目前仍為電動機車業界市佔率最高之車廠,顯見抗告人不會因其至湛積公司任職而受到無法彌補之損害及急迫危險云云,惟抗告人取得前述湛積公司印製關於推銷電力動力系統產品及服務之簡介,堪認湛積公司已積極推銷與抗告人具競爭關係之業務,且林O慶自承湛積公司目前有在進行內部研發,其並擔任湛積公司之執行長等語,顯無法期待林O慶不基於其在抗告人任職期間所習得關於電力動力系統之技術與知識,為湛積公司進行研發工作,以推出較抗告人具競爭優勢之產品及服務,由此即可認抗告人受有重大之損害或急迫之危險之虞,故林O慶前開所辯,難認可取。

⑷林O慶復抗辯:系爭競業禁止約款關於限制之區域、範圍、就業對象俱不明確,且無任何補償金之約定未符合勞基法第9 條之1而依法無效,顯無勝訴可能性云云。惟按競業禁止條款是否違反勞基法第9條之1規定而應屬無效,乃本案判決應解決之實體事項,非保全程序所能解決(最高法院109年台抗字第318號裁定、108年度台抗字第213號裁定參照)。況勞基法第9條之1關於競業禁止規定,係於抗告人與林O慶間之林松慶僱傭契約訂定後之104年12月16日甫增訂,本案判決是否適用該條規定、適用結果如何,尚屬不明;即使不適用勞基法第9條之1規定,系爭競業禁止約款是否有顯失公平或違反公序良俗等,亦待本案訴訟調查審認,自難以之逕謂抗告人之請求無勝訴可能性。

抗告人主張其於108年6月28日為林O慶向臺灣新北地方法院(下稱新北地院)提存24個月之離職前月薪之半數11萬8,759元,總計285萬0,205元乙節,亦提出新北地院108年度存字第1039號提存書及國庫存款收款書為憑,準此,抗告人實際上仍有獲得補償。從而,抗告人既已釋明林松慶對其負有2年競業禁止之義務,自形式上觀之,尚難認無「具勝訴可能性」。

  ⒊聲請之准駁對於抗告人或林松慶是否將造成無法彌補之損害、雙方損害之程度及對公共利益之影響:

本件若駁回抗告人之聲請,則抗告人將因林O慶至抗告人競爭對手任職,使湛積公司得不花費時間及金錢,即可取得抗告人所有與商業利益有關之電動馬達之設計、製造之機密資訊,並使該等機密資訊處於隨時遭洩漏至其他第三人之高度風險,而抗告人之前開機密資訊一旦遭競爭對手取得或洩漏,恐將影響抗告人於電動交通工具之市占率之競爭優勢,將造成抗告人無法彌補之損害。

又林O慶離職時依系爭競業禁止條款負有不從事與抗告人有競爭關係之業務之義務,而禁止林O慶前往抗告人競爭對手之湛積公司任職,乃防免抗告人之前述機密資訊處於高度洩漏風險之必要手段,是本件縱為准許抗告人之聲請定暫時狀態假處分,林O慶所受損害至多僅為2年之工作損失,較之抗告人之損害而言應屬輕微。

至於湛積公司及其股東因林O慶未能任職及提供服務所受之損害,乃係林O慶履行系爭競業禁止約款之當然結果,然此既係抗告人為保護其正當利益而與林O慶之約定,以維護公平競爭,即難認有害於公共利益。

另系爭競業禁止約款雖未約定競業禁止期間代償或補償措施,然抗告人已按勞動基準法施行細則第7條之3第1項第1款規定,為林松慶提存24個月之半薪共285萬0,205元,已如前述,況林松慶自承機械系畢業及於108年6月1日自抗告人公司離職,於競業禁止期間即108年6月2日至110年6月1日,仍得憑其專業從事其他與動力交通工具無涉之機械工程領域,顯然不致使林O慶所陷之困境或損害大於抗告人,應堪認定。

是衡量抗告人日後對林松慶競業禁止之請求有勝訴可能性、抗告人因林O慶於離職後2年內至湛積公司任職對抗告人所可能遭受之損害顯然大於林松慶因該定暫時狀態處分可能遭受之不利益,且無有害於公共利益之情事。

⒋綜上,抗告人已釋明其與林O慶間就系爭競業禁止約款之有效與否、林O慶有無違反該約款,有爭執之法律關係存在,且有定暫時狀態處分之原因,因此,抗告人聲請禁止林O慶於110年6月1日以前,不得直接或間接任職於湛積公司或提供服務之定暫時狀態假處分,為有理由。...

  ㈡禁止挖角部分:

⒈爭執之法律關係存在:

抗告人主張相對人對聲請人負有禁止挖角義務,卻違反該義務等語,惟相對人否認有違反該義務,且抗告人已向原法院起訴請求相對人履行禁止挖角義務並請求相對人前已違反該義務部分之損害賠償等之本案訴訟,已如前述,故兩造間自屬有爭執之法律關係存在,且得以本案訴訟解決之。

⒉保全必要性:

 ⑴林松慶僱傭契約第9.1條及第9.1c條約定:「The Employee agrees   the term of the employment and for a period of 24 months after the termination of the employment with the Company (the"Restricted Period"), he/she will not ,directly or directly」〔中譯:員工同意其於雇用期間及終止與本公司之僱傭契約後之24個月內(下稱『限制期間』),他/她將不會直接或間接地〕、「Either alone or in association with others solicit or attempt  to solicit   any  officer,director,employee,consultant, agent or other representative of the Company or its affiliates to  leave the employment,hire or engagement or for other employment,hire or engagement.」(中譯:不論獨自或與他人聯合招攬或試圖招攬本公司或其關聯公司的任何職員、董事、僱員、顧問、代理人或其他代表,離職、僱用或聘請他人或從事其他工作、僱用或聘用。);而凃志傑僱傭契約第7.1條及第7.1(c)條亦有相同之約定。是由前揭系爭禁止挖角約款可知,相對人對抗告人負有禁止挖角之義務,且該義務於離職後應遵守24個月。

⑵抗告人提出下列證據,以釋明相對人違反系爭禁止挖角約款:

①抗告人主張其前員工江O萱等,於108年8月至10月間離職後均加入湛積公司任職,擔任與任職抗告人時類似職務等情,並提出湛積公司於104人力銀行網頁刊載職缺聯絡人為江O萱之網頁截圖、湛積公司於104人力銀行網頁刊載職缺聯絡人為李O宏之網頁截圖、江O萱等於抗告人之離職申請單、溫O帆108年11月6日參加台大機械系系學會系友座談會之簡介(湛積公司主任工程師)、黃O叡(英文名稱Stery Huang)個人Linkin網頁(湛積公司經理)截圖,以為釋明。

②抗告人提出其人力資員部職員徐O君出具之聲明書,表示其於109年5月28日與動力系統部門員工楊O傑進行離職面談時,該員表示「動力系統部門前員工(現任職於湛積公司)曾主動招攬該員工,欲使其自Gogoro離職而前往湛積公司任職」等語,以為釋明。

③相對人自承於其二人離職後,有19名抗告人之員工,至湛積公司就職等語。
   
④以上就相對人違反系爭禁止挖角約款乙節,已使本院得薄弱之心證,信其事實上之主張大概為如此之程度,應認抗告人就此已盡釋明之責。

⒊聲請之准駁對於抗告人或相對人是否將造成無法彌補之損害、雙方損害之程度及對公共利益之影響:

  ⑴抗告人業已釋明相對人現任職之湛積公司,為抗告人市場上之競爭對手,若相對人提供湛積公司關於抗告人優秀研發等員工之資料,使湛積公司得向抗告人員工進行挖角,即可能快速縮短湛積公司與抗告人在電力動力系統產業之差距,難謂不會對抗告人在市場上之占有率造成影響,而有無法彌補之損害。

  ⑵准許抗告人之聲請,僅係請求相對人盡其原定遵守之契約責任,對相對人並無任何損害可言,對公眾利益亦無任何影響。

⒋依上,相對人依約負有禁止挖角抗告人之員工之契約義務,故具將來勝訴可能性,亦不因此對相對人造成損害,而抗告人主張凃O傑於108年6月10日申請留職停薪,期間為108年7月1日起至同年9月30日,至今未復職,故應以108年10月1日為離職生效日乙情,業據提出凃O傑申請留職停薪相關文件為憑,因此,抗告人聲請林O慶於110年6月1日以前及凃O傑於110年10月1日以前,不得唆使或利誘抗告人之員工離職,應予准許。 ...


2021年1月11日 星期一

(著作權 節目授權 返還投資款) 「簽約歌手」節目

臺灣臺北地方法院民事判決 107年度重訴字第1339號(2019.1.31)

原 告 振維電子股份有限公司

被 告 北京玥音炬興文化傳媒有限公司

上列當事人間請求返還投資款事件,本院於民國108 年1 月28日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
被告應給付原告美金1,778,266壹佰柒拾柒萬捌仟貳佰陸拾陸元

事實及理由

...
一、原告主張:
(一)原告於民國106 年1 月間與新加坡公司FANSDAQ (SINGAPORE )PTE .LTD(下稱FANSDAQ 公司)簽立「MEGASTAR亞洲超新星項目(安徽衛視超新星項目)項目投資合作協定」(下稱亞洲超新星項目投資協定),約定由原告投資FANSDAQ 公司與被告共同製作之「MEGASTAR亞洲超新星節目(下稱亞洲超新星節目)」新臺幣5,000 萬元,另為開發該節目周邊遊戲產品,原告與FANSDAQ 公司再簽立「FANDOOM 粉絲帝國手遊項目利潤分配權投資合作協定」,約定由原告投資新臺幣1,500 萬元供FANSDAQ 公司開發亞洲超新星節目之明星與粉絲互動手機遊戲項目,原告並已將上述投資款共計6,500 萬元付訖。

嗣原告與FANSDAQ 公司合作關係發生變化,又因被告為節目主要拍攝方,是兩造協商後,於106 年5 月16日簽署「節目授權合同」及「節目利潤分配權投資合作協定」,承認原告前開與FANSDAQ 公司間之投資金額新臺幣6,500 萬元,均供被告製作之亞洲超新星節目使用,並約定被告於兩造合作結束時,將無條件返還投資本金新臺幣6,500 萬元予原告。

惟因亞洲超新星節目無法取得中國國家新聞局出版廣電總局許可等因素,被告遂調整節目方向並更改節目名稱為「簽約歌手(下稱簽約歌手節目)」,播放平台自安徽衛視改為北京衛視,又兩造為進行該節目之行銷事宜,由原告子公司PORS公司於106 年7 月3 日與被告簽署「簽約歌手節目授權行銷合同」,確認PORS公司投資新臺幣1,350萬元(折合人民幣300 萬元)予被告以開發互動APP 、推廣節目及相關週邊衍生商品使用,並已將該款項全數支付予被告。

(二)惟簽約歌手節目僅播出4 集後即停播,兩造即於106 年9月15日針對節目利潤分配權投資合作協定再簽署「簽約歌手(原暫定名為MEGA STAR 亞洲超新星)節目利潤分配權投資合作協定第二次補充協議」,確認原告投資期限至106 年12月31日止,被告並同意分期清償投資款予原告,約定於106 年10月31日、11月30日、12月31日分別返還原告新臺幣2,200 萬元之等值美金(以1 美金折算新臺幣30元匯率〈以下匯率均同〉計算,即美金73萬3,333 元)、新臺幣2,200 萬元之等值美金(即美金73萬3,333 元)、新臺幣2,100 萬元之等值美金(即美金70萬元)。

而因簽約歌手節目停擺,PORS公司與被告亦於106 年9 月15日針對簽約歌手節目授權行銷合同簽訂「簽約歌手節目授權行銷合同第一次補充協議」,協議被告按預計播出13集、已播出4 集節目之比例,退還部分投資款,應於106 年10月31日、12月31日分別返還新臺幣450 萬元之等值美金(即美金15萬元)、新臺幣485 萬元之等值美金予PORS公司,嗣由PORS公司將該等債權轉讓予原告。

另就簽約歌手節目之智慧財產權(轉播權)部分,兩造另於106 年9 月15日簽訂「MEGA STAR 亞洲超新星(節目名稱暫定)節目授權合同補充協議」,被告同意將原告先前支付予訴外人威業傳媒股份有限公司之節目播放授權金美金9 萬3,600 元,於106 年10月31日前返還原告。

然被告僅於106 年11月13日給付美金63萬2,000 元,即未再依約給付後續款項,尚餘美金177 萬8,266 元未給付,原告除於106 年11月14日、12月1 日、107 年1 月2 日依法公布上櫃公司重大訊息,亦於106 年12月29日、107 年3 月14日委請大陸地區律師對被告發給律師函催討返還投資款,然均未獲置理。

為此,爰依兩造所簽訂之「簽約歌手(原暫定名為MEGA STAR亞洲超新星)節目利潤分配權投資合作協定第二次補充協議」、「簽約歌手節目授權行銷合同第一次補充協議」、「MEGA STAR 亞洲超新星(節目名稱暫定)節目授權合同補充協議」(以下併稱系爭三份還款協議)提起本訴等語。並聲明:被告應給付原告美金177 萬8,266 元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息;願供擔保,請准宣告假執行。

二、被告未於言詞辯論期日到場,惟提出書狀答辯:原告確實有與FANSDAQ 公司分別簽立上開亞洲超新星項目投資協定及FANDOOM 粉絲帝國手遊項目利潤分配權投資合作協定,投資款計新臺幣6,500 萬元;原告並另與威業傳媒股份有限公司簽立節目播放授權契約,授權金金額約為新臺幣300 萬元。

然上開三筆金額計新臺幣6,800 萬元之投資款與被告無涉,原告卻為了向主管機關交代金流,而於106 年5 月16日誘導被告與原告簽立上開「節目授權合同」及「節目利潤分配權投資合作協定」,原告當時的法定代理人王O諒則口頭承諾被告不會由被告承擔返還投資款的責任。因為這個口頭承諾,被告乃又於同年7 月3 日與原告(由其關係企業PORS公司出面)簽署前揭「簽約歌手節目授權行銷合同」,原告並將約定之投資款新臺幣1,350 萬元折合人民幣300 萬元匯給被告,這是兩造間唯一的金錢往來。嗣於106 年9 月15日,原告再次以「為向主管機關交代」為由,誘導被告與其簽立系爭三份還款協議,約定被告應將上開新臺幣6,800 元以及人民幣300 萬元款項於106 年12月31日前分期返還原告。然此事與事實不符等語。

三、經查,本件原告主張之事實,業據提出「節目授權合同」、「節目利潤分配權投資合作協定」、「簽約歌手節目授權行銷合同」、系爭三份還款協議、原告公司之重大訊息主旨全文檢索資料、律師函等件影本為證,而被告亦不否認:針對原告與FANSDAQ 公司分別簽立之亞洲超新星項目投資協定及FANDOOM 粉絲帝國手遊項目利潤分配權投資合作協定所涉之投資款項新臺幣6,500 萬元,兩造簽立有前開「節目授權合同」、「節目利潤分配權投資合作協定」,並由原告以其關係企業PORS公司出面與被告簽署前揭「簽約歌手節目授權行銷合同」,約定投資款為新臺幣1,530 萬元(折合人民幣300 萬元),嗣兩造又再簽署系爭三份還款協議,協議中約定被告應將上開新臺幣6,500 元、人民幣300 萬元以及原告另依與威業傳媒股份有限公司簽立之節目播放授權契約之授權金新臺幣300 萬元等款項,於106 年12月31日前分期返還原告,又被告有接獲原告前開催告返還款項之律師函等事實,並另提出原告與FANSDAQ 公司簽立之亞洲超新星項目投資協定、FANDOOM 粉絲帝國手遊項目利潤分配權投資合作協定以及原告匯予FANSDAQ 公司之外幣匯款水單為憑,堪認兩造確有簽署「節目授權合同」、「節目利潤分配權投資合作協定」、「簽約歌手節目授權行銷合同」以及系爭三份還款協議一節無訛

至被告固辯稱「節目授權合同」、「節目利潤分配權投資合作協定」及系爭三份還款協議均係其受原告誘導而簽立,兩造並無約定之真意云云,然並未就此等有利於己之變態事實,提出任何具體客觀資料以實其說,自難認其抗辯可採。綜上,堪認原告主張被告應依系爭三份還款協議返還尚未給付之美金177 萬8,266 元,以及自起訴狀繕本送達翌日即107 年12月18日起(重訴卷第121頁)至清償日止,按週年利率百分之5 計算之利息,為有理由,應予准許。原告陳明願供擔保,請求宣告假執行,與民事訴訟法第390 條第2 項之規定並無不合,茲酌定相當擔保金額,予以准許。

2021年1月7日 星期四

(商標 公司名稱 著名商標 損害賠償 不當得利 合理授權金) AVIS v. 艾維士租車:被告明知原告之著名商標AVIS商標存在,卻加以攀附,應賠償9600萬元。

智慧財產法院108年度民商上字第9號民事判決(2020.10.22)

上訴人即附 艾維士小客車租賃股份有限公司帶被上訴人兼法定代理人 蕭O煌

被上訴人即附帶上訴人 Wizard Co . , Inc . (美商威查公司)

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件,上訴人等對於中華民國108 年4 月30日本院106 年度民商訴字第51號第一審判決提起上訴,被上訴人提起附帶上訴,本院於109 年9 月10日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
一、(被告應賠償9600萬元)。
四、艾維士小客車租賃股份有限公司應停止使用「艾維士」為其公司名稱之特取部分,並應辦理商業名稱變更登記為不含「艾維士」字樣之名稱,且不得使用任何相同或近似於「艾維士」或「AVIS」之名稱。

事實及理由

肆、兩造間不爭執之事實:
一、美商威查公司為系爭商標1 至6 之商標權人,上開商標皆尚在專用期間內。
二、○○○公司前於69年間授權○○公司為「AVIS」品牌之臺灣授權代理商,以「AVIS」之名稱經營租車業務,○○公司於80年7 月31日停業,嗣於82年9 月7 日撤銷公司登記。
三、蕭O煌即艾維士公司法定代理人於76年8 月20日至78年4 月1 日受僱於○○公司,艾維士公司之董事蕭○○曾任○○公司之彰化站站長。
四、系爭商標2 至6 申請註冊及註冊公告日期均在艾維士公司78年6 月27日核准設立登記之後。
五、艾維士公司之官方網站、店面招牌等處均載有「艾維士租車」字樣,提供車輛租賃服務。

伍、兩造主要爭點:
一、艾維士公司使用「艾維士」字樣於官方網站、店面招牌等,是否係商標使用之行為?
二、艾維士公司使用「艾維士」於租車服務,是否構成商標法第68條第1 、3 款及同法第70條第1 款之侵權行為?
三、艾維士公司使用「艾維士」作為公司名稱,是否構成商標法第70條第2 款之侵權行為?
四、美商威查公司依商標法第69條第3 項規定請求艾維士公司、蕭世煌連帶負侵權行為損害賠償責任,及依民法第179 條規定,請求艾維士公司返還不當得利,是否有理由?得請求之金額為何?
五、美商威查公司請求艾維士公司不得使用相同或近似於系爭商標1 至6 所指定之服務或商品類別,或於網頁、型錄、廣告文書上使用相同或近似上開商標之文字,是否有理由?
六、威查公司請求艾維士公司辦理商業名稱變更登記,且不得使用任何相同或近似於「艾維士」或「AVIS」之名稱,是否有理由?
七、美商威查公司請求艾維士公司、蕭世煌連帶負擔費用,將本件勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容,以五號字體刊登於報紙一日,是否有理由?

陸、得心證之理由:
一、艾維士公司使用「艾維士」字樣於官方網站、店面招牌等,是否係商標使用之行為?

㈠按商標法第5 條規定:「商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同」。

本規定立法理由以:「商標之使用,可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態,二者之規範目的雖有不同,惟實質內涵皆應就交易過程中,其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為,所謂『行銷之目的』,與貿易有關之智慧財產權協第16條第1 項所稱交易過程(in the course of trade)之概念類似」。商標之使用,係於交易過程中,使用人於主觀上須基於表彰商品或服務來源之意圖,客觀上亦須使商品或服務之相關消費者,認識其係用以表彰商品或服務之來源,並藉以與他人之商品或服務區別。某行為是否為商標之使用,應審酌其目的與方法,依一般社會通念及市場交易情形予以判斷。

㈡上訴人雖辯稱,艾維士公司於其歷年官方網站、招牌均有並列「IWS 及圖」商標,是從客觀情狀觀之,消費者當認識「IWS 」商標方為艾維士公司所使用之商標,至於「艾維士租車」則僅為艾維士公司名稱之記載,並非商標使用云云。

惟查,上訴人上開辯解,與其在原審所辯,其使用「艾維士」商標表彰自小客車租賃服務已達30年之久,並主張善意先使用之抗辯,已有矛盾。再者,艾維士公司之店面招牌除標示「IWS 及圖」外,另在其右方或下方以甚大字體標示「艾維士租車」,艾維士公司89年、93年、103 年之官方網站,除標示「IWS 及圖」外,亦在網頁上以大字標示「艾維士全球租車服務網,或在「IWS 及圖」右方標示「艾維士租車」且字體大於「IWS 及圖」,艾維士公司在各種公益贊助、電視及網路行銷、廠商合作案中,亦多為將「IWS 及圖」與「艾維士租車」字樣並列,是由艾維士公司於招牌及官方網站、電視及網路行銷等標示方式整體觀之,依一般社會通念及市場交易情形,相關消費者會將「IWS 及圖」、「艾維士」均認為係表彰其服務來源,以與他人之服務相區別之標識,且艾維士公司之完整公司名稱為「艾維士小客車租賃股份有限公司」,並非「艾維士租車」,上訴人辯稱,相關消費者會將「IWS 及圖」認為係商標,「艾維士租車」僅為公司名稱之記載,並非商標之使用云云,不足採信。故艾維士公司使用「艾維士」字樣於官方網站、店面招牌等,應屬商標之使用行為,堪予認定。

二、艾維士公司使用「艾維士」於租車服務,是否構成商標法第68條第1 、3 款及同法第70條第1 款之侵權行為?

㈠系爭商標1 於艾維士公司78年設立時已為著名商標:

⒈按著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知而言。商標是否著名,應以國內消費者之認知為準,欲主張商標為著名者,原則上,應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛,但因有客觀證據顯示,該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者,仍可認定該商標為著名。商標之知名度是否已到達我國,可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係,例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。

⒉查美商威查公司所屬○○○集團於西元1946年(民國35年)創用「AVIS」商標後,即挹注大量資源積極於各國註冊、宣傳「AVIS」商標,並以該商標提供於包括租車在內等多項服務,迄72年間在全球百餘國有3,500 個營業據點,於75年間時代雜誌報導「AVIS」市值達美金2 億5 千萬元,已成為全球前二大租車品牌,至78年前在全球百餘國已註冊3 百多個「AVIS」商標,並發行AVIS NEWS 、租賃行銷手冊、平面廣告、電視廣告、1968年電影「BULLITT 」置入行銷系爭商標1 ,相關學術期刊亦對被上訴人之組織管理及服務模式進行研究。

次查,美商威查公司所屬之○○○集團於69年授權○○公司為AVIS品牌之臺灣代理商,○○公司即以「AVIS艾維士」在臺灣北、中、南、東等地設置9 個租車據點經營租車業務,並於宣傳文件使用「AVIS艾維士」字樣,且76年至78年間在國內有諸多關於「AVIS」或「AVIS艾維士」提供租車業務之新聞報導,審酌美商威查公司等使用系爭商標1 於全球行銷之時間、範圍等經營情形,及自69年起在臺灣地區授權代理商○○公司廣為服務行銷,堪認於艾維士公司78年6 月27日設立登記時,系爭商標1 已為相關事業所普遍熟知而為著名商標。智慧局91年4 月17日(九一)智商0900字第910030705號服務標章異議審定書,亦肯認系爭商標1 為相關事業所熟知之著名商標。

⒊美商威查公司之代理商○○公司於79年7 月31日終止代理,並於80年7 月31日停業,嗣於101 年美商○○○集團重新在臺灣地區授權訴外人安○○公司使用系爭商標1 經營租車業務,惟○○○集團自80年至101年間仍於全球各地以「AVIS」之名稱申請註冊254個商標,並於全球市場積極行銷「AVIS」品牌,推出各式廣告、廣發宣傳資料,且屢次獲得國際大獎肯定,足證「AVIS」品牌在國內無代理商之期間,在國外仍維持其著名性,故系爭商標1 之著名性應仍為臺灣相關消費者所熟知。

⒋上訴人雖辯稱:○○公司於80年7 月31日停業之後,系爭商標1 於臺灣地區即無任何行銷活動,至101 年美商威查公司始重新授權他人使用,系爭商標1 於101年之前,在臺灣地區並非著名商標云云。惟查:

⑴「AVIS」品牌雖曾有一段期間未於臺灣經營租車業務,惟美商威查公司仍於全球各地申請註冊200 多個「AVIS」商標,並於全球市場積極行銷「AVIS」品牌,足證「AVIS」品牌在國內無代理商之期間,在國外仍維持其著名性,已如前述。

「AVIS」品牌長期以來均為全球前二大租車品牌,且租車業務之主要消費者即為商務客及旅客,而我國人於80年至101 年間出國旅遊觀光或出差洽商甚為頻繁,依交通部觀光局網站所提供之「歷年中華民國國民出國人數統計」、及「81至103 年中華民國國民出國目的地人數統計」資料,81年之出國人數約有400 多萬人並逐年攀升,至101 年之出國人數更超過千萬人,自有高度機會接觸並認知在全球市場之「AVIS」品牌,且「AVIS」品牌於全球超過165 個國家與地區均有提供租車服務,擁有逾5,500 個據點,租賃車輛超過50萬輛,商標使用地域極廣,其中美國、日本、中國、韓國、泰國、香港、澳門等均屬受到我國消費者喜愛之熱門觀光地區,而新加坡、澳洲亦與我國有頻繁之商務往來關係甚為密切,足以證明系爭商標1 於國外廣泛使用所建立知名度已到達我國,故可認定美商威查公司所屬集團於79年7 月31日與○○公司終止代理關係後,至101 年美商威查公司重新授權他人使用「AVIS」商標之間,「AVIS」商標之知名度仍為臺灣消費者所普遍知悉,而保有其著名性,上訴人所辯,不足採信。

㈡艾維士公司是否違反商標法第68條第1 、3 款規定?

艾維士公司使用「艾維士」於租車服務,足以造成相關消費者產生混淆誤認之虞:

⒈按「未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。…三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」,商標法第68條第3 款定有明文。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者,係指兩商標因相同或構成近似,致使同一或類似商品或服務之相關消費者,誤認兩商標為同一商標;或雖不致誤認兩商標為同一商標,而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務;或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之,商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言。

⒉本件是否有混淆誤認之虞相關因素之審酌:

⑴上訴人使用中文「艾維士」圖樣,與系爭商標1 至5 之外文「AVIS」商標圖樣相較,外觀上雖有中、英文之別,惟「艾維士」並非中文既有詞彙,本身無特定意涵,予人英文譯名之印象,其讀音與「AVIS」極為相似,相關消費者於交易時連貫唱呼之際,會認為「艾維士」即為外文「AVIS」之中譯,二者之讀音、觀念極為相似,應構成近似程度高之商標。上訴人使用中文「艾維士」圖樣,與系爭商標6 「艾維士」係相同圖樣之商標。

⑵上訴人將「艾維士」使用於租車服務,與系爭商標1 、2 、3 、6 指定使用之「車輛出租」服務,係屬同一服務。與系爭商標4 、5 指定使用之「汽車」商品,二者在功能上及滿足消費者之需求上,具有關聯性,應屬類似之商品及服務,且類似程度高。

⑶系爭商標1 至6 之「AVIS」、「艾維士」商標,與其指定使用之「車輛出租」服務或「汽車」商品無關,並非品質、功用等之說明,具有相當之識別性。

⑷美商威查公司提出相關消費者有實際混淆誤認之事證,確有消費者分享租車經驗時表示:「看到一塊紅底白字招牌寫著"AVIS",自認為英文一向不錯的我,當然腦袋自動就將"AVIS"轉換成"艾維士" 了」(原證12第2 頁)、「不過這家(指艾維士)跟另外一家AVIS名字超像,我們就走錯間了,…中文不一樣,但英文念起來很相像」;「不過一開始我聽到AVIS時,以為就是那個艾維士租車,估狗後才發現是兩家不同的租車公司啊!」。

本院綜合審酌艾維士公司使用「艾維士」與系爭商標相同或高度近似,使用之商品或服務為同一或高度類似,系爭商標為著名商標,具有高度識別性,相關消費者實際混淆誤認之情形等,認為上訴人使用「艾維士」商標於租車服務,實有致相關消費者誤認系爭商標1 至6 與「艾維士」商標係來自同一來源,或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而有產生混淆誤認之虞。

⒊上訴人雖主張,○○公司於76年11月10日以「艾維士」申請商標註冊,經商標主管機關審查核給商標權(註冊第00029812號),另訴外人愛○○公司亦於88年4 月30日申請「愛○○」商標(註冊第00127615號),訴外人艾唯士公司於89年4 月25日申請「艾唯士及圖」商標(註冊第00145836號),均經商標主管機關審查後核給商標權,足見商標主管機關亦認為上開文字與系爭商標1 均不構成近似云云,惟查,上開商標嗣後均經異議或評定撤銷(見智慧局商標註冊公告資料),其中○○公司之「艾維士」商標評定書已載明「艾維士」與「AVIS」商標近似,有使相關消費者產生混淆誤認之虞。另「愛○○」商標異議審定書(原證48號)亦認定「愛○○」與「AVIS」商標構成近似,有使相關消費者產生混淆誤認之虞,上訴人之主張顯不足採。

⒋系爭商標1 係72年註冊,系爭商標2 係104 年註冊公告,系爭商標3 、4 、5 係84年註冊公告,系爭商標6 係105年註冊公告,蕭世煌抗辯其係78年4 月1 日承接○○公司彰化站業務,開始使用「艾維士」商標經營租車業務,並於同年6 月27日設立艾維士公司,艾維士公司使用「艾維士」商標之時間,晚於系爭商標1 之註冊日,早於系爭商標2 至6 註冊日,惟上訴人主張商標法第36條第1 項第3款之善意先使用抗辯不可採(詳後述),故艾維士公司自美商威查公司取得系爭商標2 至6 之商標權後,使用「艾維士」商標之行為,仍構成侵害系爭商標2 至6 之商標權。

㈢艾維士公司主張商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用,並不可採:

⒈按「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:…三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示」,商標法第36條第1 項第3 款定有明文。本款所謂善意先使用,在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突,以求公允。本款所稱之「善意」,除不知他人已申請商標註冊外,尚包含使用時不知他人已先使用該商標且無不正競爭目的在內,若明知他人商標使用在先,為攀附他人已建立之商譽,而使用相同或近似於他人未註冊的商標,縱其使用係在他人商標註冊申請日前,亦無主張「善意先使用」之餘地。再者,「善意先使用」須本於使用自己商標意思,如係本於被授權人之地位而使用他人之商標,並無主張善意先使用之餘地(101 年度智慧財產法院民事法律座談會第四案結論參見)。

⒉上訴人雖辯稱,美商威查公司之系爭商標1 為外文「AVIS」,中文「艾維士」商標自始為○○公司所有,蕭世煌係78年4 月1 日承接○○公司彰化站業務,經○○公司授權使用「艾維士」商標,嗣蕭世煌於同年6 月27日設立艾維士公司,乃繼續使用「艾維士」於租車業務,其使用「艾維士」之時間為78年,早於系爭商標2 至6 之申請日,自得主張商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用云云。

⒊經查,美商威查公司所屬之○○○集團於69年間曾授權○○公司為「AVIS」品牌之臺灣授權代理商,○○公司並以「AVIS艾維士」經營租車業務。當時○○公司之高雄區代主任為蕭O煌、彰化站站長為蕭○○;另根據艾維士公司之公司登記資料顯示,艾維士公司設立登記時之蕭○○為董事長,蕭O煌為董事,目前則係蕭世煌為董事長,蕭○○為董事。蕭O煌、蕭○○均為○○公司之前員工,應清楚知悉「艾維士」即為「AVIS」之音譯,且○○公司以「AVIS艾維士」品牌於市場上行銷多年,已廣為國內外消費者所認識,蕭世煌、蕭○○二人於離開○○公司後,繼續使用「艾維士」字樣並以「艾維士」名稱設立公司,經營與美商威查公司完全相同之租車業務,顯然係意圖攀附美商威查公司之系爭商標「AVIS」之商譽及知名度,使消費者產生混淆誤認,具有不正競爭之意圖甚明,難認蕭世煌、艾維士公司為「善意」。...

㈣上訴人主觀上是否有侵害商標權之故意或過失?

上訴人雖辯稱,其係善意使用中文「艾維士」,與系爭商標1 之外文「AVIS」不同,其於106 年之前,並不知系爭商標2 至6 存在,其主觀上並無侵害系爭商標1 至6 之故意或過失云云。

惟查,艾維士公司、蕭O煌二人早已知悉○○公司為「AVIS」品牌之代理商,並以「AVIS艾維士」於市場上行銷多年,意圖攀附系爭商標1 之商譽及知名度,而使用「艾維士」商標,並非善意,已如前述。

再者,艾維士公司於「台灣黃頁公司服務」、「台灣黃頁詢價平台」、「Superhipage 」及「TouPeenSeen 部落格」等網頁中所登載之艾維士公司資訊,均稱其係「承接美國AVIS國際租車公司在台之所有業務」,顯係故意攀附系爭商標之商譽,刻意使相關消費者誤認艾維士公司提供之租車服務與美商威查公司之系爭商標有關,顯非善意。

上訴人雖辯稱上開內容非其所刊載,刊載內容是訴外人耐斯公司之簡介云云,惟查,該網頁廣告有載明廣告主為「艾維士小客車租賃股份有限公司」,所刊載之聯絡電話(00-00000000 )及地址(台北市○○路○段000 號),均與上訴人租車網站之資訊一致,且聯絡人即為上訴人蕭O煌。且依耐斯公司之公司登記資料,上訴人蕭O煌與其兄弟蕭○○有耐斯公司九成以上出資額而實質控制該公司,足認該等廣告確為艾維士公司所刊登,該等網頁內容係耐斯公司與艾維士公司共同行銷宣傳「艾維士租車」及「耐斯租車」,上訴人主觀上顯有故意攀附系爭商標商譽之故意,所辯不足採信。

㈤綜上,上訴人將相同或近似於系爭商標1 至6 之「艾維士」商標使用於租車服務,有致相關消費者混淆誤認之虞,其主張之善意先使用抗辯不可採,故已構成商標法第68條第1 款、第3 款侵害商標權之行為。...

四、艾維士公司使用「艾維士」作為公司名稱,是否構成商標法第70條第2 款之侵權行為?

㈠按「未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:二、明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」,商標法第70條第2 款定有明文。

系爭商標1 於艾維士公司78年設立時,在臺灣已成為廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標,已如前述,艾維士公司以「艾維士」作為公司名稱之特取部分,與系爭商標1「AVIS」之外文讀音相近,使人產生「艾維士」即為「AVIS」中譯之印象,況且美商威查公司所屬○○○集團於69年間授權○○公司為「AVIS」品牌之臺灣授權代理商,○○公司即係以「AVIS艾維士」經營租車業務,於我國市場上行銷多年,已廣為國內外消費者所認識,艾維士公司亦使用「艾維士」之名稱經營租車業務,我國之相關消費者更容易將二者誤認為係表彰同一營業主體之名稱,而有產生混淆誤認之虞,構成商標法第70條第
2 款之視為侵害商標權之行為,堪予認定。

㈢按「以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱,雖於92年修法前已為設立登記,惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態,跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結,考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益,尤重於對公司名稱使用權之信賴保護,自應以新法法律效果之規定,連結部分屬於過去之構成要件事實,適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』,而非法律效力的溯及既往,不生違反法律禁止溯及既往原則之問題」(最高法院106 年度台上字第2088號民事判決意旨參見)。

艾維士公司於78年6 月27日設立登記時,商標法雖未設有現行商標法第70條第2 款「未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞」之擬制侵害商標權規定(該條文乃92年修正時所增設),惟依上開最高法院判決所示見解,艾維士公司於現行商標法第70條第2 款制訂後,仍繼續使用「艾維士」作為公司名稱之特取部分,而有致相關消費者混淆誤認之虞時,即應構成視為侵害商標權之行為,上訴人不得主張艾維士公司設立登記時,並無商標法第70條第2 款視為侵權之規定,以規避其侵權責任。

五、美商威查公司依商標法第69條第3 項規定請求艾維士公司、蕭世煌連帶負侵權行為損害賠償責任,及依民法第179 條規定,請求艾維士公司返還不當得利,是否有理由?得請求之金額為何?

㈠按商標法第69條第3 項規定:「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害賠償」。同法第71條第1 項第2 款規定:「商標權人請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:二、依侵害商標權行為所得之利益;於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項商品全部收入為所得利益」。公司法第23條第2 項規定:「公司負責人對於公司業務之執行,如有違反法令致他人受有損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責」。又民法第179 條前段規定:「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益」;第197 條第2 項規定:「損害賠償之義務人,因侵權行為受利益,致被害人受損害者,於前項時效完成後,仍應依關於不當得利之規定,返還其所受之利益於被害人」。

㈡本件艾維士公司使用「艾維士」於租車服務,侵害美商威查公司之系爭商標1 至6 之商標權,美商威查公司第1 次寄發警告函予艾維士公司日期為106 年3 月22日,故美商威查公司請求自寄發警告函之前二年起即自104 年3 月23日起至107 年12月31日止,依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款請求艾維士公司負損害賠償責任,蕭世煌為艾維士公司負責人,因執行職務侵害美商威查公司之商標權,美商威查公司依公司法第23條第2 項規定,請求蕭世煌應與艾維士公司連帶負責,及依民法第179 條前段規定,請求艾維士公司返還不當得利。另自91年3 月23日起至104 年3月22日止共15年期間,依民法第179 條前段規定,請求艾維士公司返還不當得利,應屬正當。玆就美商威查公司主張之損害賠償計算方式,分別論述如後。

㈢依艾維士公司於侵權期間獲利作為計算基礎:

⒈自91年3 月23日起至104 年3 月22日止(下稱前期)之不當得利:

依財政部中區國稅局臺中分局107 年8 月29日中區國稅臺中營所字第1070159255號函(下稱國稅局函)所附之艾維士公司91至105 年度之損益表及稅額計算表計算,艾維士公司前期之「營業毛利」總金額,已高於原審判決所准許之9,600 萬元。詳如美商威查公司109 年8 月12日民事綜合辯論意旨狀第36-37 頁所載。

⒉自104 年3 月23日起至107 年12月31日止之損害賠償或不當得利(下稱後期):

依上開國稅局函文所附艾維士公司104 至105 年度之損益表及稅額計算表,及艾維士公司自行陳報之106 年度損益表及稅額計算表計算,艾維士公司後期不論「營業毛利」、「營業淨利」之總金額,均高於原審判決所准許之9,600 萬元。詳如美商威查公司109 年8 月12日民事綜合辯論意旨狀第37-39 頁所載〔美商威查公司就其中107年度係依106 年度之金額予以推估,見本院限制閱覽卷宗第245-247 頁,又縱使107 年營業毛利依艾維士公司自行陳報之107 年度損益表及稅額計算表計算(見本院限制閱覽卷第97頁),「後期」之「營業毛利」或「營業淨利」總金額仍高於原審判決所准許之9,600 萬元〕。

⒊由上可知,無論以艾維士公司「前期」之「營業毛利」,或「後期」之「營業毛利」或「營業淨利」作為計算基礎,艾維士公司之獲利均高於美商威查公司請求之9,600 萬元,已屬合理。

㈣依商標權人授權他人合法使用系爭商標之授權金為計算基礎:

⒈按未經授權擅自實施他人之智慧財產權,侵權人受有免於支付權利金之利益,權利人應可請求無權實施之人返還相當於權利金之利益,該數額亦可認為係侵權人因侵害行為所得之利益。

故美商威查公司主張衡量艾維士公司應返還之權利金數額時,可參酌臺灣地區之被授權人為取得合法使用系爭「AVIS」商標於租車服務所支付之權利金費率,或實際支付之授權金數額,應屬可採

⒉依美商威查公司提出之聲證1 即臺灣地區被授權人之授權契約節本暨中譯文(授權期間自2012年2 月1 日至2017年1 月31日),被授權人除了須支付授權人「初始權利金」及「限定於臺灣使用系爭商標之地域費用」(下稱「地域費用」)之外,於授權期間內須依租賃收益與汽車使用情形給付一定比例之權利金,其權利金比例計算方式詳列於契約之「附表」(SCHEDULE)。

美商威查公司主張,以平均授權金比例為3.5%計算,乘以艾維士公司「前期」加「後期」之營業收入,其金額已高於原審判決所准許之9,600 萬元

本院審酌美商威查公司提出關於品牌授權之相關報導及有關授權金計算方式之碩士論文資料,認為美商威查公司以營業收入之3.5%計算權利金,應屬合理。

⒊此外,依美商威查公司提出之聲證2 至8 即101 年度至107 年度權利金扣繳暨免扣繳憑單,臺灣地區被授權人自102 年度至107 年度實際支付予美商威查公司所屬○○○集團之權利金,加計前述之初始權利金、地域費用後,總金額亦高於原審判決所准許之9,600 萬元。

本院參酌本件艾維士公司係未經系爭商標權人之授權,擅自使用而侵害系爭商標權,侵權人所應負之賠償金,自不應少於事先合法磋商取得授權之被授權人支付之權利金,故美商威查公司請求9,600 萬元,應屬合理。

⒋上訴人雖辯稱,艾維士公司慣以其所有之「IWS 及圖」與「艾維士」並列,故艾維士公司之獲利應以一半計算云云。

惟查,系爭商標1 於78年間在我國已成為著名商標,艾維士公司係其後才註冊「IWS 及圖」,且艾維士公司實際使用時,「艾維士租車」之字體均較「IWS 及圖」圖樣為大,有店面招牌及艾維士公司89年、93年、103 年之官方網站、艾維士公司之電視及網路行銷資料可參,艾維士公司於本件起訴後,雖將官方網站之艾維士租車字體取下,惟其戶外招牌、營業場所標示等仍繼續使用「艾維士」字樣,且艾維士公司如非為攀附系爭商標1 之知名度,何須於「台灣黃頁公司服務」、「台灣黃頁詢價平台」、「Superhip age」及「TouPeenSeen 部落格」等網頁中宣稱艾維士公司係「承接美國AVIS國際租車公司在台之所有業務」,再者,艾維士公司使用近似系爭商標之「艾維士」字樣,本應向商標權人取得授權並支付權利金,方得為之,與其有無併用其他商標無關,而美商威查公司請求艾維士公司給付之9,600 萬元,已低於系爭商標在臺灣地區合法被授權人102 年至107 年實際支付之權利金,亦低於艾維士公司「前期」加「後期」之營業收入乘以3.5 %計算之金額,上訴人上開辯解,並不足採。

⒌上訴人雖又辯稱,○○○集團與臺灣地區被授權人間之授權內容,尚包含使用於線上租車管理系統之對價,該部分之金額與系爭商標無關,美商威查公司應提出完整之授權契約,並說明使用線上租車管理系統與商標授權金各占之比例云云。

惟查,法院於適用假設性協商法時,應注意合法被授權人所適用之權利金,乃事前與商標權人經善意協商而達成之授權條件,侵權人既無意事前協商,迫使商標權人必須支出訴訟成本及時間成本進行訴訟,則訴訟程序中自無可能再主張應適用更低於善意被授權人事前協議之權利金,亦不容侵權人透過變更市場上既存授權條件之方式,將整體授權方案經部分刪減後,自行量身訂做一套業界中根本不存在之授權模式,藉此達到降低權利金費率及賠償金額之目的,如此一來,無異鼓勵侵權行為人無須事前依法取得商標權人之授權,待被訴侵權時,再透過逐項分拆、刪減之方式,扣減賠償之金額,將導致違法之侵權行為人反可適用較合法被授權人更低之權利金,如此顯無助於防止違法侵權行為之發生,且對權利人顯屬不公。

再者,觀之美商威查公司所屬○○○集團與臺灣地區被授權人之授權契約內容,本包含授權使用商標、提供線上租車管理系統等完整配套內容,上訴人主張美商威查公司應說明使用商標及線上租車管理系統之權利金比例為何,並將線上租車管理系統部分權利金予以扣除,與美商威查公司在市場上既存之授權條件不符,難謂正當。

再者,由美商威查公司提出之臺灣地區被授權人之授權契約節本暨中譯文(聲證1 ),第3.7 (a )之約定,係以消費者應支付被授權人之所有金額為基礎,再乘以一定授權金比例計算,故權利金之計算基礎即相當於租車收入,並未將系統使用權納入計算基礎。另授權契約之「附表」(SCHEDULE)關於授權金費率之約定,亦完全按照車輛出租期間適用對應之權利金費率,而與線上租車管理系統之使用頻率無關,足認系爭商標權人對於其授權使用租車系統、平台或服務之使用權,並未另外向臺灣地區被授權人加計授權費用,上訴人上開所辯,不足採信。

㈤上訴人所辯,不足採信:

⒈上訴人雖辯稱,本件涉及服務性質商標,營業收益並非全部來自商標之價值云云。且艾維士公司慣以其所有之「IWS 及圖」與「艾維士」並列,故艾維士公司之獲利應以一半計算云云。

惟查,且系爭商標1 於78年間在我國已成為著名商標,艾維士公司係其後才註冊「IWS 及圖」,且艾維士公司實際使用時,「艾維士租車」之字體多較「IWS及圖」圖樣為大,有店面招牌及艾維士公司89年、93年、103 年之官方網站,艾維士公司之電視及網路行銷資料可參,且艾維士公司如非為了攀附系爭商標1 之知名度,何須於「台灣黃頁公司服務」、「台灣黃頁詢價平台」、「Super hipage」及「TouPeenSeen 部落格」等網頁中宣稱艾維士公司係「承接美國AVIS國際租車公司在台之所有業務」?

再者,艾維士公司使用近似系爭商標之「艾維士」字樣,本應向商標權人取得授權並支付權利金,方得為之,且商標授權人與被授權人於訂定商標授權契約時,原則上係評估被授權人取得該商標使用權所能帶來之效益所訂立一相當之權利金,該授權金比例即能反映商標對於商品服務之貢獻程度,而本院不論是以艾維士公司「前期」加「後期」之營業收入,乘以系爭商標臺灣地區合法被授權人之權利金平均比例3.5%計算,或是以臺灣地區被授權人於102 年度至107年度實際支付予美商威查公司所屬集團之權利金計算,均已超過原審判決所准許之9,600 萬元,而美商威查公司請求艾維士公司侵權行為或不當得利之期間長達15年,美商威查公司僅請求艾維士公司一部給付9,600 萬元,應屬合理,上訴人所辯,不足採信。

⒉上訴人又辯稱「車輛買賣」收入與租車業務無關,故「車輛買賣」收入不應計入「營業收入」,並提出由會計師出具之協議程序執行報告為證。惟查:

⑴依國稅局函及上訴人自行提出之104 年度至107 年度損益及稅額計算表,「車輛租賃」與「車輛買賣」之收入係分別列入「04營業收入」及「40出售資產增益」二不同之損益項目下,而「營業收入」(即車輛租賃收入)係歸類於「營業淨利」欄項,而「出售資產增益」(即車輛買賣收入)則係歸類於「非營業收益」欄位,艾維士公司之「營業收入」數額本不含「出售資產增益」(車輛買賣)之收入。美商威查公司以「營業收入」乘以授權金費率作為計算損害賠償之依據,自始即未將「出售資產增益」(車輛買賣)之收入納入計算,自勿庸再由「營業收入」欄項中扣除「出售資產增益」之數額。由艾維士公司自行提出之損益及稅額計算表,亦清楚顯示「營業收入」數額本即不包含「車輛買賣」之收入。以105 年度損益及稅額計算表(上證58號)為例,計算表右上角之「營業收入調節說明」欄位可知,艾維士公司105 年之「申報營業稅銷售額」及「營業收入總額」差額,其中即包含「83出售資產」項目(見美商威查公司109 年9 月10日「損害賠償之計算」簡報第12頁),故「出售資產」(車輛買賣)之收入自始就未被列入「營業收入總額」,上訴人辯稱「車輛買賣」收入應自「營業收入」中扣除,尚不可採。

⑵次查,上訴人提出之會計師協議程序執行報告(上證61)載明:「本會計師並非依照一般公認審計準則查核,因此對上述之104 年3 月23日至12月31日、105 年度、106 年度及107 年度營業收入中屬於買賣車輛之收入之分類帳整體是否允當表達不提供任何程度之確信。若本會計師執行額外程序或依據一般公認審計準則查核,則可能發現其他應行報告之事實。…本報告僅與前述特定項目有關,因此不得擴大解釋為與任何艾維士小客車租賃股份有限公司之財務報表整體有關」。

另由會計師協議程序執行報告所載之查核程序,可知會計師係依據艾維士公司提供之發票,去比對發票金額與分類帳細項是否一致,並加總發票金額,但會計師並未查核該等收入究否被歸類於稅額計算表中「營業收入」之欄項。

綜上,本院認為上訴人提出之會計師協議程序執行報告無法證明艾維士公司之「車輛買賣」收入係歸屬損益及稅額計算表中之「營業收入」欄項,上訴人主張「車輛買賣」收入應予扣除,不足採信。

⒊上訴人又辯稱,「政府標案」收入為最低價得標,與公司名稱或商標無關;又其在「外國租車平台」均使用「IWS」商標而非「AVIS」或「艾維士」,故營業收入應扣除「政府標案」及「外國租車平台及外商客戶」收入云云。惟查:

⑴艾維士公司以「艾維士」品牌進行「政府標案」之投標與履約,亦屬商標使用行為,艾維士小客車因此獲得之收益,自應納入本件損害賠償之計算。

再者,上訴人提出會計師協議程序執行報告(上證62),以證明104 年3 月23日至12月31日、105 年度、106 年度及107 年度營業收入中屬於政府單位及台灣高鐵標案之收入金額,惟該份會計師協議程序執行報告記載:「本會計師並非依照一般公認審計準則查核,因此對上開期間屬於政府單位標案及台灣高鐵標案之收入明細表整體是否允當表達不提供任何程度之確信。若本會計師執行額外程序或依據一般公認審計準則查核,則可能發現其他應行報告之事實。…本報告僅與前述特定項目有關,因此不得擴大解釋為與任何艾維士小客車租賃股份有限公司之財務報表整體有關」。可知會計師係依據艾維士公司提供之資料去作加總,並未實際查核該等資料是否真正,此外,上訴人就「政府標案均為最低價得標」一事,並無提出相關證據可佐,難信屬實,上訴人辯稱「政府標案」收入均與使用系爭商標無關,不足採信。

⑵「外國租車平台及外商客戶收入」部分,上訴人雖提出上證63:Rentalcars網站、上證64:CarHire 網站、上證65:trip網站、上證66:租租車網站、上證67:EasyRentCars網站等頁面,惟其中上證66租租車介面為簡體中文,無法證明透過該網站與艾維士公司交易之對象為外國人。又上訴人提出之上證74外國客戶租車單據光碟,業據美商威查公司否認其內容之真正,查該光碟內之統一發票等單據,均未記載買受人客戶名稱,部分統一發票之空白處雖有模糊不清之手寫外國人名之筆跡,惟該等手寫記錄是否於發票開立時即已存在,或本件訴訟中臨訟製作?並非無疑,其餘統一發票並無任何記載足證交易對象為外國人,況且,在臺之外商公司亦有可能為公司高階主管或來臺洽公之客戶租車,惟外商公司人員若為本國人,非無可能係因艾維士公司使用「艾維士」商標而與「AVIS」產生混淆誤認,而向艾維士公司租車,故縱使上證74有包含外商客戶租車收入,亦無法證明與艾維士公司使用「艾維士」商標所獲得之收益無關,上訴人所辯,不足採信。

㈥綜上,本院審酌不論是依艾維士公司於侵權期間之獲利為計算基礎,或系爭商標權授權予臺灣地區被授權人之權利金比率或102 年至107 年實際支付之權利金為計算基礎,其數額均高於美商威查公司請求之9,600 萬元,故美商威查公司依不當得利之法律關係,一部分請求艾維士公司給付9,600 萬元(自91年3 月23日至107 年12月31日止期間),並未過高,應予准許。

㈦至於蕭O煌部分,美商威查公司僅得就「後期」(104 年3月23日至107 年12月31日止)部分,依侵權行為之法律關係,請求蕭O煌與艾維士公司負連帶責任,至於「前期」(91年3 月23日至104 年3 月22日止)部分,因侵害系爭商標所得之利益,係由艾維士公司取得,蕭O煌並無不當得利可言,美商威查公司不得向蕭O煌請求返還不當得利。本院以艾維士公司「後期」之營業收入總額,乘以3.5 %,約為5,468 萬元,認為美商威查公司請求蕭O煌與艾維士公司連帶賠償之金額以5,468 萬元之範圍內為適用,逾此部分則無理由,應予駁回。...

六、美商威查公司請求艾維士公司辦理商業名稱變更登記,且不得使用任何相同或近似於「艾維士」或「AVIS」之名稱,是否有理由?

㈠艾維士公司明知系爭商標1 「AVIS」為著名商標,而以相同發音之「艾維士」作為自己公司名稱之特取部分,有致相關消費者混淆誤認之虞,已構成商標法第70條第2 款之視為侵害商標權之行為,已如前述。美商威查公司依商標法第69條第1 項規定,請求艾維士公司應辦理商業名稱變更登記,且不得使用任何相同或近似於「艾維士」或「AVIS」之名稱,自屬正當。

㈡本件並無誠信原則之適用:

艾維士公司雖辯稱,美商威查公司任令艾維士公司使用「艾維士」於公司名稱長達30年,已使艾維士公司堅信使用「艾維士」字樣絕無侵害商標權之虞,已該當權利失效原則云云。

惟按「權利人在相當期間內未行使其權利,除有特殊情事足使義務人正當信賴權利人已不欲行使其權利外,尚難僅因權利人久未行使其權利,即認其嗣後行使權利違反誠信原則而權利失效。所謂特殊情事,必須權利人之具體作為或不作為(如經相對人催告行使權利,仍消極未有回應),或積極從事與行使權利相互矛盾之行為等,始足當之」,最高法院104 年台上字第1772號民事判決可參,最高法院101 年台上字126 號民事判決及104 年台上字第1844號民事判決亦同此旨。最高法院103 年台上字第854 號民事判決並指出:「權利失效理論既係針對時效期間內,權利人不符誠信原則之前後矛盾行為規範上之不足,用以填補權利人長久不行使權利所生法秩序不安定之缺漏,剝奪其權利之行使,故在適用上尤應慎重,以免造成時效制度之空洞化」。

經查,被上訴人於80至101 年間雖未在臺灣地區使用系爭商標,惟其在世界各國持續行銷、使用系爭商標1 ,且於○○公司終止代理關係後,立即於81年8 月12日向中央標準局(智慧局之前身)申請評定○○公司之註冊第29812 號「艾維士」商標,並於90年、91年間對「東航AVIS」、「愛○○」二商標提出異議,經智慧局撤銷該二商標之註冊,在在顯示美商威查公司並無放棄不行使系爭商標權利之外觀,自無上訴人所稱有足使其正當信賴權利人已不欲行使權利之「特殊情事」,且上開近似於系爭「AVIS」商標之其他商標均係登記有案之註冊商標,權利人可由商標登記公示資訊輕易查知並行使權利,惟艾維士公司並未取得「艾維士」商標(其曾申請但遭智慧局核駁),自不能僅憑美商威查公司未及時發現並制止艾維士公司之侵權行為,即認為美商威查公司違反誠信原則,而有權利失效理論之適用,艾維士公司所辯,不足採信。

七、美商威查公司請求艾維士公司、蕭世煌連帶負擔費用,將本件勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容,以五號字體刊登於報紙一日,是否有理由?

㈠按民法第184 條第1 項前段規定:「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任」;同法第195 條第1 項後段規定:「名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分」。美商威查公司所屬○○○集團為世界知名之租車公司,長年投入大量之行銷宣傳,始能在市場上享有極高知名度,並在消費大眾心中建立起良好之企業形象及商品信譽,艾維士公司侵害美商威查公司之系爭商標權,攀附美商威查公司在市場上之高知名度,造成消費者之混淆,已侵害美商威查公司之商業上名譽,美商威查公司依民法第184 條第1 項前段、第195 條第1 項後段規定,請求艾維士公司應負擔費用將本件確定判決書刊登新聞紙,應屬有據。原審判決審酌系爭商標之著名性、艾維士公司侵害之期間、美商威查公司受損害之金額等一切情事,認為命艾維士公司將本件確定判決書之當事人欄、案由欄、主文欄之內容,以五號字體刊登於蘋果日報(高11.5公分×寬11.5公分篇幅)全國版第十版前之適當位置1 日為適當,並駁回美商威查公司請求刊登於中國時報、自由時報全國版第十版前之適當位置各1 日部分,並無違誤。

㈡美商威查公司雖請求蕭世煌應與艾維士公司連帶負擔費用,將本件確定判決書刊登新聞紙云云,惟查,原審判決認為蕭世煌個人並無侵害美商威查公司之商業上名譽,故駁回美商威查公司請求蕭世煌應與艾維士公司連帶負擔費用將本件判決書登報之請求,美商威查公司就該部分並未提起上訴或附帶上訴,該部分業已確定,美商威查公司之請求,顯屬無據。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

2021年1月6日 星期三

(最高行政法院 訴願逾期)「白熊BAREN」:訴願之提起,應自行政處分達到之次日起30日內為之。

最高行政法院109年度裁字第2194號裁定(2020.12.10)

抗 告 人 增培發股份有限公司

上列抗告人因與相對人經濟部智慧財產局間商標評定事件,對於中華民國109年2月27日智慧財產法院108年度行商訴字第91號行政裁定,提起抗告,本院裁定如下︰

主 文

抗告駁回。

理 由

一、緣抗告人於民國104年11月30日以「白熊BAREN」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類之「電池;電瓶;蓄電器;電線;電纜;消防器材;晶片;半導體;電腦硬體;電腦軟體;計算機;收銀機;電視機;音響;照相機;攝錄放影機;電影機;電話機;傳真機」商品,向相對人申請註冊,經相對人審查,核准列為註冊第1779831號商標(下稱系爭商標)。

嗣參加人義大利商‧菲亞姆能源技術股份有限公司(下稱參加人)於106年12月8日以系爭商標違反商標法第30條第1項第11款及第12款規定,對之申請評定。經相對人審查,認系爭商標指定使用於「電池;電瓶;蓄電器;電線;電纜」部分商品違反商標法第30條第1項第12款規定,而以107年12月27日中臺評字第H01060245號商標評定書認定:系爭商標指定使用於「電池;電瓶;蓄電器;電線;電纜」部分商品之註冊應予撤銷,其餘指定商品應為評定不成立之處分(下稱原處分)。

抗告人不服相對人關於評定成立部分,提起訴願,經經濟部108年6月21日經訴字第10806306740號訴願決定訴願不受理(下稱訴願決定),抗告人不服,遂提起行政訴訟,原審命參加人獨立參加相對人之訴訟,嗣以起訴不備其他要件駁回抗告人之訴。抗告人乃提起本件抗告。

二、抗告意旨略謂:

㈠按訴願法第16條第1項規定,「住居」一詞於法條中均無明確定義,應屬於不確定法律概念,由法務部(90)法律字第047647號函釋意旨,可認「居住所」之定義並不包含營業所或事務所。又「住居」之定義不明確,依司法院釋字第545號解釋,對於不確定法律概念之定義必須為受規範者所能預見,而訴願法第16條之受規範者為所有自然人或法人,並無特定知識、教育或能力之要求,參照法務部解釋函,及法條文義等,任何人對於「住居」之定義,不可能認為亦包含「營業所」或「事務所」;而必是以有被明確解釋且關係密切之「住居所」來判斷「住居」之定義,及其應涵蓋之範圍,如參照民法第20條至第24條規定,僅限於有依一定事實,足認以久住之意思,住於一定之地域者,而不包括「營業所」或「事務所」。且「居住所」或「住居所」多次與「營業所」或「事務所」分開列舉於許多法條中(行政程序法、訴願法及建築法參照),故居住所之定義應不包含「營業所」或「事務所」。反之,如認包括營業所、事務所,即不符合法律明確性原則。

本件訴願機關所在地為臺北市,而抗告人(住新北市)及訴願代理人(住居新竹市東大路1段21巷2號3樓,且也以此為執行業務所在)均非受理訴願機關所在地(即臺北市),計算法定期間,即應扣除在途期間。惟經濟部自行擴張解釋其適用包括代理人之住居所或事務所,違反依法行政、法律明確性二原則。

再者,訴願法第16條第1項所規定之標準為「住居」地,並非收信地址,代理人所陳報之收信地址「台北市○○○路0段000號0樓」,即使被認定為「事務所」或「營業所」,也僅適用於同法第47條第1項所規定之「代理人住、居所、事務所或營業所」,不得適用於同法第16條有關扣除在途期間之規定。

㈡依行政程序法第73條第1項前段規定,送達人在交付於「有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」前,應先完成通知應受送達人簽收的要式行為,唯有在無法通知應受送達人之情況下,才得交付於「有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」簽收,始達成合法送達之要件。惟原處分之送達人(中華郵政股份有限公司)為圖方便,並未依法先通知(按電鈴)應受送達人,於應送達處所可會晤應受送達人之情況下,將原處分交予非「有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員」之他人,故原處分不具合法送達之要件,則本件訴願案未逾30日之法定期限等語。

三、本院查:

㈠按行政程序法第71條規定:「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者,送達應向該代理人為之。但行政機關認為必要時,得送達於當事人本人。」第72條第1項規定:「送達,於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時,得於會晤處所為之。」第73條第1項規定:「於應送達處所不獲會晤應受送達人時,得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」

訴願法第14條第1項規定:「訴願之提起,應自行政處分達到或公告期滿之次日起30日內為之。」第16條規定:「(第1項)訴願人不在受理訴願機關所在地住居者,計算法定期間,應扣除其在途期間。但有訴願代理人住居受理訴願機關所在地,得為期間內應為之訴願行為者,不在此限。(第2項)前項扣除在途期間辦法,由行政院定之。」

㈡原裁定駁回抗告人於原審之訴,其理由已論明:

按本院107年度裁字第184號裁定意旨,其關於行政訴訟法第89條所稱「住居」之解釋,亦應適用於訴願法第16條第1項規定,而均應包括「營業所」。

抗告人之營業所設於新北市,不在受理訴願機關(即經濟部)所在地,惟抗告人於系爭商標申請、評定及訴願階段所委任之代理人,均為彭O霞,依其於申請、訴願階段所提委任書,代理人彭O霞有收受送達之權,而為抗告人指定之送達代收人,並有評定答辯、提出訴願等代為一切行為之權,且迄至108年2月11日代理人彭O霞代為提出訴願之前,代理人彭O霞所陳報之地址既均為「臺北市○○○路○段000號0樓」,該址即為代理人彭O霞之營業所,顯見代理人彭O霞得於該址收受送達及為訴願行為。

參加人於106年12月8日以系爭商標違反商標法第30條第1項第11款及第12款規定申請評定,相對人檢具前開參加人所提之系爭商標評定申請書副本及相關證據各1份,通知抗告人答辯,並合法送達代理人彭O霞上開地址,而抗告人自承:原處分於108年1月2日送達代理人彭O霞前開地址等語,代理人彭O霞就本件系爭商標評定及訴願程序之收受送達權限既未受限,則依行政程序法第71條本文規定,相對人既已依其權限於送達原處分上註明應受送達之人為抗告人之代理人彭O霞,則原處分之送達程序自屬合法,從而依訴願法第14條第1項規定,抗告人應於108年2月1日(週五上班日,並非星期日、紀念日或其他休假日)前提出訴願,而其址在受理訴願機關(即經濟部)所在地,即無須扣除在途期間。

嗣代理人彭O霞於108年2月11日,始就原處分評定成立部分提起訴願,顯已逾前述訴願法第14第1項規定之30日不變期間,從而訴願機關依訴願法第77條第2款規定為訴願不受理之決定,於法並無不合。抗告人提起本件撤銷訴訟,既未經合法訴願前置程序,核屬不備起訴要件,且亦無法補正,應裁定駁回之等語。

㈢商標法第6條第1項本文規定:「申請商標註冊及其相關事務,得委任商標代理人辦理之。」商標法施行細則第5條第1項、第2項分別規定:「委任商標代理人者,應檢附委任書,載明代理之權限。」「前項委任,得就現在或未來一件或多件商標之申請註冊、異動、異議、評定、廢止及其他相關程序為之。」

本件於商標申請時,抗告人委任彭O霞為代理人,委任書上緣載明「OO國際專利商標事務」、受任人亦有「專利師」一職之戳記、委任事務載明包括評定、訴願等,並記載聯絡方式於委任書之下緣,有「台北市○○○路0段000號0樓」「email………」「電話:……」「傳真:……」等記載。

核該委任書之記載內容,已將商標評定事務委之於彭O霞,而觀之該紙委任書之內容,上緣標頭列示「OO國際專利商標事務」、下緣記載如上之聯絡方式,以「台北市○○○路0段000號0樓」為址,依一般通念,可認該址係彭O霞專利師之事務所,則相對人將原處分送達該址,合於行政程序法第71條、第72條第1項規定,自屬合法。

抗告意旨主張代理人彭O霞所陳報之「台北市○○○路0段000號0樓」僅為收信地址,非其事務所亦非其住居所云云,惟抗告人、代理人以該紙委任書向相對人明示委任之旨及受委任者,除上開住址外,別無其他,自係出於法律規定為收受送達所必要之具有住居所、事務所、營業所之性質者;亦即,無論由文書記載之客觀形式,及陳報者之主觀意思以論,均應以該址為事務所。抗告意旨主張其事務所、住居所另在新竹市他處,顯然相異於其委任書之記載,難以成立。

㈣再按行政處分對外發生一定之拘束力,自必須以送達或其他適當方法,使相對人知悉處分事實、理由,以明處分規範之意旨,俾於人民遵循,並於認為損及其權利或法律上之利益時,有及時救濟之機會,關係人民訴願權、訴訟權之保障至為重要。

故行政程序法第67條以下對於送達程序有嚴謹之規定;又為證明送達之合法完成,於同法第76條規定以送達證書為法定證明方法,並證書應載明之事項等法定程式,以證明送達人所用之送達方法已經踐行要件,發生送達效力。對於已記載齊備送達要件之送達證書,除有反證推翻其記載之內容外,應以送達為合法。在相同體例之民事訴訟法第141條亦有送達證書之規定,其立法理由即載明「送達證書,為公正證書,若無反證,則其記載事項,自有完全之證據力。」可資參照。

本件原處分經相對人交付郵政機關寄達抗告人委任之代理人彭O霞專利師之上揭坐落台北市○○○路0段000號0樓之事務所,因未獲會晤本人而將評定書交與該址所屬光華大廈管理委員會管理員,此經送達人以勾選方式記載其情事,並有大廈管理委員會收發專用章戳及管理員簽名於送達證書上,有該紙送達證書附於評定卷乙證1第5頁可憑,足證本件合於行政程序法第73條第1項但書補充送達之規定,已於108年1月2日發生送達效力。抗告人雖主張郵政送達人員未先就址按鈴對本人送達,卻將評定書交予非有辨別事理之人,為送達不合法云云,惟就具有法定證據力之送達證書載明補充送達之要件,未能提出反證以推翻其證明力,自難成立。

㈤末按在途期間之所由設,係考量法定期間之經過將發生失權之效果,於當事人權益有利害之重大影響,例如上訴逾期即生上訴不合法而遭駁回之不利益結果,為顧及住居非在管轄法院者,其應向法院為一定行為,有交通往返之時間勞費,故審酌其住居地與法院間之距離遠近,容許計算其法定期間之遵守時扣除在途期間。職是之故,在途期間之適用本旨,即在於衡平當事人於法院或其他機關為一定行為時,考慮其增加時間上勞費之負擔。

前揭行政程序法第72條第1項以應受送達人之住居所、事務所、營業所,同為送達處所,即以住居所、事務所、營業所等3種性質之處所,為當事人之日常活動或執行職務之重心所在,受送達人在該3種性質之處所均屬可得受領之狀態,於送達之法定作為上,應受相同之評價。準此,住居所、事務所、營業所均係應受送達人之生活重心或事務中心,可以受領之送達處所,也可以執行其職務,應受送達人收受送達之處所,包括住居所、事務所、營業所,與訴願機關位屬同一地區,即不生時間勞費增加之負擔,自無在途期間制度之適用。原審以訴願法第16條所指「訴願人不在受理訴願機關所在地住居者」、「有訴願代理人住居受理訴願機關所在地」,解釋上該住居一詞包括事務所、營業所,核無違誤,尚不生違反明確性之疑義。

㈥綜上,原審以本件評定書已經相對人交郵政機關於108年1月2日合法送達於抗告人代理人之事務所,又代理人事務所與訴願機關同位於台北市,計算訴願期間無扣除在途期間之適用,則依訴願法第14條第1項規定,抗告人應於108年2月1日(為週五上班日)前提出訴願,乃遲至同年2月11日始提起訴願,已逾越法定期限,訴願決定不予受理,抗告人復提起行政訴訟,即不備起訴要件,且不能補正,應予裁定駁回,即無不合,其抗告難認有理由,應予駁回。

最高行政法院第四庭
審判長法官 鄭 小 康

法官 劉 介 中

法官 帥 嘉 寶

法官 林 玫 君

法官 李 玉 卿

2021年1月4日 星期一

2020年必看十大著作權判決

#新年禮物
#2020年必看十大著作權判決  

最高法院在2020年做出許多關於著作權的判決,在法律爭點上具有重要意義。

但這邊想列出的是一些從商業市場競爭角度值得著作權人注意的判決,至於困難的法律問題請交給律師XD

對原告方來說,從這些判決可以得到的訊息是:

1.著作權人在訴訟上請努力舉證,請看【通用胎壓感測器】這個價值16600萬的逆轉判決。

2.法院的見解有可能改變,例如室內設計越來越受到保護,拿別人的室內設計圖進行施作,會侵害著作權,請看【女性外勞宿舍】。法院也承認線上遊戲是一種多元著作,不得抄襲,請看【武林群俠傳】。

3.訂定授權合約可以保護著作權人,請看【世足賽轉播權】【百變hello kitty】。
 
對於被告方來說:

1.採用創新的商業模式具有風險,請看【追劇APP】【咪噠minik伴唱機】

2.不過法院對於侵權與否的見解也不盡一致,請努力上訴,請看【追劇APP】。

3.新聞媒體特別要注意尊重他人著作權,請看【傅達仁照片】。

另外幾個判決則是與我最近比較關心的 #影視音樂遊戲娛樂以及 #文創設計時尚相關,請看【Young Guns漫畫】【少女兵器】【夏姿】。 

前二個案例也反映出我們一再呼籲的:#創作者務必重視合約。

新年禮物請大家好好享用。
Bon appetit~
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1【通用胎壓感測器】#電腦程式 #著作權人應舉證原創性 #失權效

法院認為,原告公司的通用胎壓感測器電腦程式係「基於」且「為相容於」原廠系統架構而完成,原告公司「未特定」原始碼當中何者屬其自身的創作部分,法院無從判斷該等電腦程式是否具有原創性,因此駁回原告之訴。 
2【咪噠minik伴唱機】#視聽著作 #侵害公開上映權

法院認為,被告咪噠minik伴唱機以「公開上映」方式侵害原告(在台灣經sony唱片公司專屬授權)的視聽著作著作權。

智慧財產法院109年度民著訴字第28號民事判決(2020.11.30)
 
3【女性外勞宿舍】#建築著作 #依室內設計圖施作建築侵害著作權

法院認為,告訴人所繪宿舍「室內設計圖」及「樣品屋」為建築著作,被告據此施作相同的宿舍成品,侵害告訴人的著作權。 
4【傅達仁照片】#攝影著作 #新聞媒體

法院認為,新聞媒體應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護,使用其他競爭同業的報導內容,應謹慎為之,不得以「誤用照片為媒體實務常見」作為合理化侵權的藉口。

智慧財產法院109年度民著上字第11號民事判決(2020.10.29)
 
5【世足賽轉播權】#轉播權

法院認為,原告公司專屬授權予被告公司的世足賽轉播權利不包括「數位有線電視」,被告公司逾越授權範圍進行轉播,是侵害著作權的行為。

6Young Guns漫畫】#漫畫改編電影電視

法院認為,被告公司未於簽約後三年半內就原告創作的Young Guns漫畫進行任何電影或電視改作開鏡拍攝動作,原告有權依約終止合約,也無須賠償被告公司的損失。 

6【武林群俠傳】#線上遊戲 #多元著作

法院認為,原告公司的「武林群俠傳」線上遊戲是一種結合語文、美術、電腦程式等的「多元著作」。原告公司的「劇情」具有故事連貫性,整體劇情框架、人物角色個性、彼此間互動關係有「具體清晰描繪」,具有原創性。被告公司的「俠客風雲傳」的故事是「武林群俠傳」的「劇情延伸」,劇情框架、角色性格、人物組織關係等「重要核心部分」為實質近似,構成抄襲。
智慧財產法院108年度民著上字第3號民事判決(2020.7.30)

7【追劇APP#公開傳輸

法院認為,被告的追劇APP只是「單純提供超連結」,本身並無上傳下載行為,似不符合「公開傳輸」客觀定義。原判決以「行為人知悉外部影音播放為盜版網站、惡意侵權」等主觀要件、「運用人工整理或檢索、人工上架及下架等」與「公開傳輸」客觀要件以外之事項,認定被告公司有「公開傳輸」客觀行為,有理由未盡、理由不備的違法,應予廢棄。

8【少女兵器】#漫畫 #改編手遊 #著作權歸屬
法院認為,依據原被告兩造間的「業務承攬基本合約」,「少女兵器、鋼鐵少女」漫畫插畫的著作權屬於被告公司所有。

9【百變hello kitty#授權合約

法院認為,被告於授權關係終止後,應銷毀授權貼紙、提出銷售報告、容許原告進行查驗。被告並應就其違約散布透明盥洗包的行為給付違約金。 

10【夏姿】#衣服 #款式

被告自中國進口款式類似告訴人的衣服在臉書專頁販售。法院比較兩造衣服後認為:其中一件衣服上的花紋為美術著作,被告使用近似構圖色系,構成抄襲。至於其他三件衣服細節均不同,僅是款式相近,但款式不受著作權法保護,被告不構成抄襲。

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2021年1月2日 星期六

(植物品種權)「寶島甘露」水梨:被告侵害原告的植物品種權,應負擔損害賠償責任。

智慧財產法院108年度民植訴字第3號民事判決(2020.12.21)

原 告 劉O權

被 告 王O源

上列當事人間植物品種及種苗法損害賠償事件,本院於民國 109年11月23日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

被告應給付原告新臺幣52萬5109元。 

事實及理由
... 
三、雙方不爭執之事實:
(一)原告取得農委會核發之系爭品種權證書(品種名稱「寶島甘露」),權利期間自107年3月23日至132年3月22日止。
(二)原告於108年7月25日向本院聲請保全證據,並經本院以108年度民聲字第38號裁定准予保全證據,於同年9月6日上午10時30分會同本院至被告果園(臺中市○里區○○○段00○00 ○號土地)採集枝條、葉片,並送臺中區農業改良場鑑定。
(三)原告於108年10月5日再次向本院聲請保全證據,並經本院以108 年度民聲字第53號裁定准予保全證據,於同年10月25日上午10時會同本院至被告上開果園採集枝條,並密封由原告攜回冰存。
(四)兩造於109年1月15日上午10時會同臺中區農業改良場專家徐錦木,至原告位於苗栗縣○○鎮○○○段○000 ○號果園,進行嫁接以利性狀鑑定。
(五)被告於108年間在臺中市○里區○○○段00○00○號土地種植系爭水梨。

四、本件爭點如下(本院卷第274至275頁):
(一)原告取得之系爭品種權是否因欠缺新穎性或可區別性而無效?
(二)被告繁殖、銷售系爭水梨有無侵害原告之系爭品種權?
(三)如果有侵害系爭品種權,原告得請求損害賠償金額為何?

五、本院判斷:

(一)原告取得之系爭品種權並無因欠缺新穎性或可區別性而無效:
 ...
⒉植物品種及種苗法第12條規定:「具備新穎性、可區別性、一致性、穩定性及一適當品種名稱之品種,得依本法申請品種權(第1 項)。前項所稱新穎性,指一品種在申請日之前,經品種申請權人自行或同意銷售或推廣其種苗或收穫材料,在國內未超過一年;在國外,木本或多年生藤本植物未超過六年,其他物種未超過四年者(第2 項)。第一項所稱可區別性,指一品種可用一個以上之性狀,和申請日之前已於國內或國外流通或已取得品種權之品種加以區別,且該性狀可加以辨認和敘述者(第3 項)。第一項所稱一致性,指一品種特性除可預期之自然變異外,個體間表現一致者(第4 項)。第一項所稱穩定性,指一品種在指定之繁殖方法下,經重覆繁殖或一特定繁殖週期後,其主要性狀能維持不變者(第5項)。」。

被告雖抗辯命名系爭品種之大顆新興梨,早於102 年間已在臺中豐原、后里與卓蘭一帶由當地農民嫁接與生產,此為當地農民眾所周知,欠缺新穎性等等

惟查,依系爭品種權之申請日期為103 年11月13日、公開日期為同年11月27日,此有植物品種權查詢資料可稽,且依證人戴O晃於本院證述:伊從原告那裡買到寶島甘露梨品種,自105 年12月在苗栗卓蘭景山里種植迄今,自產自銷等語,可見系爭品種之公開銷售或推廣日期,係晚於其申請日期,並無被告所稱系爭品種欠缺新穎性之情形。

又依證人戴O晃之證述:寶島甘露梨品種與新興梨之葉片或果實均不同,新興梨的葉片比較滑順,寶島甘露梨的葉片比較不規律,寶島甘露梨的果實比較扁,新興梨的果實比較四方,寶島甘露梨也比較大,伊兩種都有種過等語,足見系爭品種即寶島甘露梨與新興梨至少有一個以上之性狀特徵不同,可以加以辨認及敘述,實具有可區別性,並非如被告所述兩者不具可區別性,故被告抗辯系爭品種因欠缺新穎性或不具有可區別性,而應依法撤銷等等,均不可採。

(二)被告未經原告同意或授權即繁殖及販售系爭水梨,已侵害原告之系爭品種權:

⒈按「品種權申請案自核准公告之日起,發生品種權之效力。」、「品種權人專有排除他人未經其同意,而對取得品種權之種苗為下列行為:一、生產或繁殖;二、以繁殖為目的而調製;三、為銷售之要約;四、銷售或其他方式行銷;五、輸出、入;六、為前五款之目的而持有。」植物品種及種苗法第22條、第24條第1項分別定有明文。

⒉原告主張被告未經其同意或授權,即在其果園以嫁接方式繁殖系爭水梨而侵害系爭品種權之事實,業據提出系爭品種權證書、寶島甘露梨獨特性狀圖片(如附圖一)、系爭水梨照片(如附圖二)為證。又本院以108 年度民聲字第38號裁定准許原告保全證據,而於108 年9月6日會同原告及臺中區農業改良場專家徐錦木,至被告果園即臺中市○里區○○○段00○00 ○號土地(下稱牛稠坑段89-69土地)採集系爭水梨之枝條及葉片,經送請臺中區農業改良場與系爭品種之檢定資料進行鑑定,共計調查11個項目(此次採樣為一年生成熟枝條無幼葉且花芽分化進行中,致有 4個項目無法調查),發現兩者於枝條、芽及葉片之性狀相比並無區別性,此有臺中區農業改良場108年9月12日函文及梨之品種性狀調查表可稽。

嗣本院再於同年10月25日會同原告至被告上開果園採集枝條後,由兩造於109年1月15日會同專家徐錦木,至原告位於苗栗縣○○鎮○○○段○000 ○號果園,進行嫁接以利系爭品種其他項目之性狀鑑定,然因嫁接後同年1 月29日寒流來襲,梨穗嚴重寒害,開花及果實性狀不具代表性,故無法完成後續果實性狀之調查等情,此有臺中區農業改良場109年8月12日函文可參。

雖然系爭水梨與系爭品種無法完成後續之果實性狀之比對,然參酌本院於108 年9月6日會同專家徐O木至現場保全證據時,經專家徐O木當場檢視被告所拿出其種植之系爭水梨後表示:此為甘露梨無誤,它的果實比較扁等語,以及被告現場拒絕法院及專家徐錦木進入冰庫檢視被告所收成之系爭水梨等情形,復佐以系爭品種與系爭水梨於枝條、芽及葉片之性狀,共有11個項目並無區別性之事實,堪認被告所種植之系爭水梨確屬於系爭品種即寶島甘露梨無誤。則被告未經原告之同意或授權,逕自嫁接繁殖屬於系爭品種之系爭水梨並銷售他人,顯已侵害原告對於系爭品種繁殖及銷售之權利。

⒊至被告雖以如附表所示之性狀比較表抗辯其種植系爭水梨與系爭品種之性狀並不相同等等。

惟查,該附表就系爭品種及系爭水梨所為之性狀比較表,乃被告自行製作,並非透過專業之臺中區農業改良場所為比對,已難作為對其有利之證據,且被告僅提出該比較表,並未提出任何相關之性狀比對照片或證據資料,自難認被告所辯為可採。

(三)原告得請求被告損害賠償及賠償金額之計算:

⒈按品種權人或專屬被授權人於品種權受侵害時,對因故意或過失侵害品種權者,得請求損害賠償,植物品種及種苗法第40條第1 項後段定有明文。原告為系爭品種權人,且被告未經同意或授權即繁殖、銷售系爭水梨,侵害原告之品種權,已如前述,則原告依前揭規定請求被告負損害賠償責任,於法有據,至被告抗辯其非以不法方式獲得花苞,並無侵權之故意或過失,即非可採。

⒉次按「依前條規定請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:一、依民法第216 條規定,不能提供證據方法以證明其損害時,品種權人或專屬被授權人得就其利用該品種或其從屬品種通常所可獲得之利益,減除受害後利用前述品種所得之利益,以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以其因銷售所得之全部收入為所得利益。」植物品種及種苗法第41條第1 項定有明文。

又因品種權制度並未要求權利人自己施作品種,故品種權受侵害,其損害賠償是否均以植作物為斷,或更應包括導致品種權人須另行研發創新,增加額外支出等等,更增加品種侵權損害賠償額計算之困難。故植物品種及種苗法第41條第1 項之規定,應係為減輕品種權人之舉證責任,如品種權人無法舉證證明其實際所受損害及所失利益時,即得於植物品種及種苗法第41條第1 項之規定擇一請求計算其損害賠償數額,應屬法定賠償額之立法方式,而非認為該選擇之計算方式即係品種權人實際所受損害或所失利益,故倘法院依當事人所提出之資料,仍無從計算損害之數額,或證明顯有重大困難,自仍得依民事訴訟法第222條第2項規定,審酌一切情況核定損害賠償之數額,俾以適當填補品種權人所受損害。

⒊原告主張依植物品種及種苗法第41條第1項第2款規定請求損害賠償(本院卷第368 頁),並請求以被告在果園即牛稠坑段89-69土地及后里區牛稠坑段89-70地號土地(下稱牛稠坑段89-70土地)栽植系爭水梨之面積為8,120平方公尺,參酌農委會農糧署農情報告查詢臺中市梨作物產量每公頃收量為22,732 公斤,及原告108年度銷售系爭品種之市價平均每公斤為277元計算,被告之所得利益應有5,112,972元等等,被告則以其栽種系爭水梨之面積僅0.33公頃(位於牛稠坑段89-69土地之一部分),且被告於108年間委託新北市板橋區及高雄市水果行販售水梨之數量分別為138箱、136箱(合計274箱),所得總計為241,453元,扣除成本257,260 元,已呈現虧損之狀況為辯。經查,被告雖提出水果行代售清單資料,然既經原告否認其真實性,且被告復未能舉證其真正,自難以作為認定被告銷售系爭水梨之全部所得,故本件計算原告所受損害之數額顯有困難,本院審酌如下:

⑴原告主張系爭品種之平均銷售價格每公斤為277 元,雖據其提出108 年銷售系爭品種之訂購單為證,惟此乃原告自己銷售之價格,且非被告售出之價格,亦與原告所提臺北農產運銷股份有限公司 108年度市場上一般水梨銷售行情均價為每公斤49.66 元,相距甚遠,並無法作為計算被告所得利益之標準。

而參酌證人戴O晃於本院證述:寶島甘露梨行銷至市場,大約每斤80至100元等語,因證人戴O晃確有取得原告之授權種植系爭品種之寶島甘露梨,此有其提出之新品梨種寶島甘露梨非專屬授權合約書可稽,故其個人所述之銷售價格應值得參考,惟參酌原告所提108 年度市場上一般水梨均價僅49.66 元,若以證人戴O晃所述系爭品種均價每斤90元即每公斤150 元計算,已高出3 倍之多,並非合理,本院認雖然系爭品種為新品種梨,價格應較一般品種高,然基於每人種植水梨成本不同,且證人戴O晃既係自原告付費取得正式授權種植系爭品種,其對外銷售價格必定較被告為高,故認應取市場上一般水梨之均價49.66 元與證人戴O晃所述系爭品種平均價格150元之平均數,即每公斤100元〔計算式:(49.66+150)÷2=99.83,小數點後五捨五入〕作為計算標準,較為適當。

⑵原告主張被告種植系爭水梨之面積達8,120 平方公尺,固提出牛稠坑段89-69及89-70土地之登記謄本為證(本院卷第43、45頁),然依本院於108 年10月25日至被告果園採集枝條保全證據時之現場狀況,僅牛稠坑段89-69土地尚有果樹可供採集枝條,且依被告提出之臺中市后里區公所108年1月低溫農業天然災害審核通知,可見被告當時亦只有申請牛稠坑段89-69 土地,並無申請牛稠坑段89-70土地,倘被告有於牛稠坑段89-70土地種植系爭水梨,衡情當無不同時申請天然災害補助之理,依此堪認被告應無在牛稠坑段89-70 土地種植系爭水梨,故原告主張被告有在牛稠坑段89-70 土地種植系爭水梨乙情,自屬無據。又依臺中市后里區公所109年4月27日函覆本院之被告申請農業天然災害補助申請全卷資料(本院卷第195至229頁),可知牛稠坑段89-69 土地面積雖為0.485 公頃(即4850平方公尺),然扣除其中0.155 公頃之「路、柿、雜木」後,經核定高接梨穗面積僅有0.33公頃即330 平方公尺,且受災率為30%,故計算被告在牛稠坑段89-69土地種植系爭水梨之面積,自應以面積0.33 公頃即330平方公尺,並加計其受災面積比率30%為合理,是以原告主張被告栽植系爭水梨之面積高達8,120 平方公尺,即屬無據。

⑶基此,依被告種植系爭水梨之面積為0.33公頃,參酌農委會農糧署農情報告查詢臺中市梨作物產量每公頃收量為22,732公斤,及以系爭水梨每公斤價格100 元、受災率面積為30%作為計算標準,被告所得利益經計算後應為525,109元(計算式:0.33×22,732×100×70%=525,109.2 ,小數點後四捨五入)。故原告主張損害賠償逾此範圍之請求即屬無據,並不可採。
 
智慧財產法院第三庭
法 官 吳俊龍