2018年10月8日 星期一

(商標 廢止 最高行政法院) BENTLEY v. BENTLEY in 第20類家具

最高行政法院107年度判字第383號判決(2018.07.05)

上訴人:英商‧賓利汽車有限公司
          (BENTLEY MOTORS LIMITED)
被上訴人:經濟部智慧財產局
參加人:瑞士商歐思藍股份有限公司

  主  文
原判決廢棄,發回智慧財產法院。」

「五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:(一)依參加人所
    提之商標使用授權合約書,可知參加人於西元2010年1月1日
    至2014年12月31日有將系爭商標授權予瑞陶時公司使用,該
    授權情事雖未向被上訴人登記,然當事人間之授權契約,其
    於意思表示無瑕疵與雙方合致時,於兩造當事人間即發生效
    力。至該授權未經登記,僅不得對抗有正當利益之第三人,
    其與商標有無使用之事實認定問題,核屬二事。公司法第59
    條規定自己代表或雙方代表禁止,其立法目的在於避免利益
    衝突,損及公司之權益。本件授權契約當事人之代表人均為
    鄭嘉祥,然系爭商標之商標權人為瑞士商,而被授權人瑞陶
    時公司為本國商,所簽訂授權契約為具涉外因素之契約,是
    否全面適用我國公司法規定,固非無疑。惟因本件契約僅訂
    定授權標的與期間等事項,並未約定瑞陶時公司應給付予參
    加人授權金額,而鄭嘉祥作為瑞陶時公司代表人,所簽訂之
    該授權契約,難謂有損瑞陶時公司利益,公司法第59條雙方
    代表之禁止規定,就本件授權契約不適用之。(二)系爭商標為
    單純橫書外文組成,審酌參加人所提瑞陶時公司開立之發票
    及商品實物照片,可知瑞陶時公司於103年9月1日、5日曾販
    售品名「Bentley桌」、「Bentley椅」、「Bentley家具」
    、「Bentley皮沙發」、「Bentley茶几」、「Bentley床頭
    板」、「Bentley組合櫃」等商品予翡仕公司,並於桌子、
    床頭板上亦貼有「Bentley」,勾稽上開事證,堪認參加人
    之被授權人於申請廢止日103年9月16日前之3年內,有將系
    爭商標使用於桌、椅、家具等商品之事實,足徵參加人有以
    行銷為目的之主觀意思,客觀將系爭商標使用於相當其指定
    「桌、椅、餐椅、沙發、茶几、床頭板、床頭櫃、化粧台、
    五斗櫃、電視機架、無靠背長沙發椅、餐桌、組合櫃、書桌
    、床、客廳櫃、衣櫃、家具隔板、家具、壁櫥」商品,符合
    系爭商標使用於商品與其有關之物件,足以使相關消費者認
    識其為商標,系爭商標無繼續停止使用已滿3年之情事。綜
    上,參加人於上訴人申請廢止日前3年內,有使用系爭商標
    於其指定使用之商品,系爭商標並無商標法第63條第1項第2
    款之廢止註冊情形。因將原決定及原處分均予維持,駁回上
    訴人之訴。
六、本院按:
  (一)按商標法第63條第1項第2款規定:「商標註冊後有下列情形
    之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:……二
    、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授
    權人有使用者,不在此限。」第65條第1項及第2項規定:「
    (第1項)商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人
    ,並限期答辯;商標權人提出答辯書者,商標專責機關應將
    答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事
    證或其主張顯無理由者,得逕為駁回。(第2項)第63條第1
    項第2款規定情形,其答辯通知經送達者,商標權人應證明
    其有使用之事實;屆期未答辯者,得逕行廢止其註冊。」第
    67條第3項規定:「商標權人依第65條第2項提出使用證據者
    ,準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定:「依前項規
    定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一
    般商業交易習慣。」準此,商標權人應真實使用商標,其使
    用須符合一般商業交易習慣,此即商標權人為維護其商標權
    之使用,亦稱商標之維權使用,如無正當事由迄未使用或繼
    續停止使用已滿3年,即構成註冊商標之廢止事由。
  (二)商標法第5條規定:「(第1項)商標之使用,指為行銷之目
    的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標
    :一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販
    賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有
    關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或
    廣告。(第2項)前項各款情形,以數位影音、電子媒體、
    網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」上開規定所稱之「
    行銷」,應指向市場銷售作為商業交易之意,而行銷之地域
    參酌商標法係國內法及採屬地主義之精神,應指我國領域內
    之地域而言。商標最主要功能即在於識別商品或服務來源,
    故商標之真實使用,係指使用人基於行銷之目的,於客觀上
    在國內有積極使用商標於指定商品或服務之行為(例如商標
    法第5條規定之使用情形),足使相關消費者認識為指示商
    品或服務之來源,而得與他人之商品或服務相區別。如其商
    標使用並非基於行銷商品或服務之目的,而無商業交易行為
    或計畫,致其使用不具經濟上意義,或其使用行為於客觀上
    不足以表彰所指定商品或服務之來源,即非真實使用。至於
    是否真實使用,應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易
    方式是否符合一般交易習慣等,為事實判斷。又商標權人雖
    未使用或繼續停止使用商標已滿3年,但其有授權他人使用
    商標時,被授權人之使用可視為商標權人使用,即不構成廢
    止事由。因商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否
    使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實,縱商標
    授權契約嗣後被解除,而使契約之效力溯及消滅,或因其他
    法律原因而無效,倘被授權人於授權期間,基於授權契約為
    有效之信賴,於客觀上對商標為真正實際使用,足使消費者
    將商標與商品或服務產生來源之具體連結,已實現商標作為
    識別來源之主要功能,亦可視為商標權人有合法使用商標。
    依原判決確定之事實,參加人係於西元2010年1月1日與瑞陶
    時公司簽訂商標使用授權合約書,將系爭商標授權予瑞陶時
    公司使用,授權期間為西元2010年1月1日至2014年12月31日
    ,雖斯時參加人之代表人鄭嘉祥亦為瑞陶時公司之代表人,
    而有雙方代表之情事,縱雙方所簽訂商標授權契約之效力應
    適用我國公司法第108條準用第59條及第223條規定,且參加
    人之股東於事後亦否認上開契約,致其無效,然依上開規定
    及說明,倘被授權人瑞陶時公司於上開授權期間係依授權契
    約對系爭商標為真實使用,其使用仍應視為參加人之商標維
    權使用。
  (三)商標法第39條第1項及第2項規定:「(第1項)商標權人得
    就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為
    專屬或非專屬授權。(第2項)前項授權,非經商標專責機
    關登記者,不得對抗第三人。……」準此,商標授權係採登
    記對抗主義,亦即授權契約於意思表示合致時,於契約當事
    人間即發生效力,至於未經商標專責機關核准授權登記,僅
    該授權不得對抗第三人,並不影響商標授權於契約當事人間
    之效力,且其授權方式並不以書面為限,口頭合意亦屬之。
    另依行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第358條第1項規定
    :「私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院
    或公證人之認證者,推定為真正。」參加人提出商標使用授
    權合約書係用以佐證其授權瑞陶時公司於西元2010年1月1日
    至2014年12月31日使用系爭商標之事實,上訴人並未爭執上
    開契約業經雙方代表人鄭嘉祥簽名或蓋章,則依上開規定及
    說明,參加人與瑞陶時公司間之商標授權契約於意思表示合
    致時即已生效,且上開商標使用授權合約書於形式上亦推定
    為真正,上訴人雖泛稱因參加人與瑞陶時公司代表人為同一
    人,故上開契約係通謀而為虛偽意思表示,然未提出證據予
    以佐證,則法院自得就卷內相關證據資料,根據經驗法則,
    依自由心證判斷上開私文書是否足以證明授權契約之存在。
    上訴意旨以:參加人所提商標使用授權合約之代表人與瑞陶
    時公司之代表人為同一人,自足以推論該授權合約書有事後
    補簽、臨訟製作及通謀虛偽意思表示之嫌,原審未命參加人
    舉證,該私文書既未能證明真正,自不得採為判決基礎云云
    ,即非可採。
  (四)按行政法院為裁判時,應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果
    ,依論理及經驗法則判斷事實之真偽,並將得心證之理由,
    記明於判決。判決書理由項下,應記載關於攻擊或防禦方法
    之意見及法律上之意見,行政訴訟法第189條第1項前段、第
    3項、第209條第1項第7款、第3項分別定有明文。故凡當事
    人提出之攻擊或防禦方法,行政法院應斟酌全辯論意旨及調
    查證據之結果,依論理及經驗法則判斷其真偽,而將得心證
    之理由記明於判決。如對於當事人提出之攻擊或防禦方法未
    加以調查,或認定事實未憑證據或未說明其理由者,即構成
    行政訴訟法第243條第2項第6款所謂判決不備理由之當然違
    背法令。原判決雖以:系爭商標為單純橫書外文組成,審酌
    參加人於訴願卷中所提附件3瑞陶時公司開立之發票及附件4
    商品實物照片,足證瑞陶時公司於103年9月1日、5日曾販售
    品名「Bentley桌」、「Bentley椅」、「Bentley家具」、
    「Bentley皮沙發」、「Bentley茶几」、「Bentley床頭板
    」、「Bentley組合櫃」等商品予翡仕公司,並於桌子、床
    頭板上亦貼有「Bentley」,勾稽上開事證,堪認參加人之
    被授權人瑞陶時公司於申請廢止日(103年9月16日)前之3
    年內,確有將系爭商標使用於桌、椅、家具等商品之事實。
    此外,被上訴人曾以104年11月16日(104)慧商20496字第104
    90995980號書函請翡仕公司提供相關統一發票扣抵聯影本,
    其所送發票品名等欄位之記載,均與參加人(原判決誤載為
    「原告」)提供之發票完全相同,故參加人授權瑞陶時公司
    與翡仕公司之交易堪認其為真實等語,並以此佐證系爭商標
    並無商標法第63條第1項第2款廢止事由等情。惟承前所述,
    商標維權使用須有積極標示商標於指定商品,並使消費者對
    商標與商品產生來源連結之事實,故商標權人所提出之使用
    證據應有註冊商標、日期及使用人之標示。經查,參加人於
    廢止階段曾提出訴外人財聚公司於100年1月31日、100年2月
    28日、100年3月31日、100年4月30日、100年6月30日、100
    年1月1日、101年4月30日、101年8月1日、103年1月31日所
    開立之統一發票(其商品品名包括Bentley櫥具、Bentley家
    具、Bentley沙發、Bentley餐桌、Bentley椅子、Bentley桌
    子等),以及翡仕公司於103年9月1日、103年9月5日所開立
    之統一發票(其商品品名包括Bentley桌、Bentley椅、Bent
    ley餐椅、Bentley家具、Bentley書桌、Bentley皮沙發、Be
    ntley布沙發、Bentley單人皮沙發、Bentley單人布沙發、B
    entley茶几、Bentley床頭板、Bentley床頭櫃、Bentley餐
    桌、Bentley組合櫃、Bentley客廳櫃等)暨皮沙發、茶几、
    桌、椅等實物照片彩色影本作為使用證據。惟查,訴外人瑞
    陶時公司與翡仕公司縱有於上開統一發票所載日期交易商品
    ,與交易商品上是否使用系爭商標,核屬二事。抑且,上開
    照片內實物僅部分有使用系爭商標,照片復均未標示拍攝日
    期,則上開照片之實物究如何與上開何交易對象所出具統一
    發票所載何項商品進行勾稽,而足以證明參加人之被授權人
    瑞陶時公司確有於本件申請廢止日(103年9月16日)前之3
    年內有使用系爭商標於桌、椅、家具等商品,即攸關判決結
    果,上訴人於原審已主張附件4照片未註記日期,故無法與
    上開統一發票相互勾稽,惟原判決就上訴人此部分之主張,
    未予審酌並說明不採理由,其判決不備理由上訴人於原審
    另提出委託訴外人京華公司於105年11月15日至訴外人翡仕
    公司進行調查之報告,訴外人翡仕公司之人員曾表示該公司
    僅販賣Bentley手錶及行李箱,且現場並無Bentley家具(見
    原審卷第44至45頁),另被上訴人以104年11月16日(104)慧
    商20496字第10490995980號書函請翡仕公司提供相關統一發
    票扣抵聯影本時,亦請其提供購買商品之照片,惟翡仕公司
    僅提出發票扣抵聯影本,而未檢附商品照片,則參加人所提
    出瑞陶時公司與翡仕公司交易之統一發票是否能與上開實物
    照片進行勾稽,尚非無疑。上訴人於原審已提出上開證據作
    為攻擊及防禦方法,惟原審就此未加以調查,亦未於原判決
    說明不採之理由,其判決不備理由。上訴意旨以:參加人所
    提之3張商品照片並未記載日期,無法證明照片中商品在系
    爭商標申請廢止日前真實存在,亦無法證明其所提統一發票
    所銷售商品即照片中實物。上訴人曾委託京華公司在105年
    11月15日對翡仕公司進行調查報告,原判決未予採納,亦未
    說明理由,逕認系爭商標無商標法第63條第1項第2款規定之
    適用,實有判決不備理由之違法,即非無據。」  

                   最高行政法院第三庭
                        審判長法官 吳 明 鴻
                              法官 鄭  忠  仁
                              法官 黃 淑 玲
                              法官 姜 素 娥
                              法官 林 欣 蓉                                 

2018年10月7日 星期日

(商標 近似 混淆誤認之虞) 喜舖的「蝴蝶結 Cipi」 v. 花花班尼「新型H.B.」商標:兩造商標近似,有混淆誤認之虞。

智慧財產法院106年度行商訴字第132號行政判決(2018.03.29)


「五、本院得心證之理由:...
  (二)再者,參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第10、11
    、12款規定,對之申請評定,原處分認評定不成立,參加人
    不服,提起訴願,經被告認系爭商標指定使用於系爭商品之
    註冊雖無商標法第30條第1 項第11款規定之適用,但有同條
    項第10、12款規定之適用,而撤銷系爭商品評定不成立之處
    分,其餘部分則訴願駁回,本件僅原告對訴願決定撤銷系爭
    商品評定不成立部分提起行政訴訟,至於訴願駁回部分未據
    參加人提起行政訴訟;又訴願決定理由中認定系爭商標指定
    使用於系爭商品之註冊並無商標法第30條第1 項第11款規定
    適用部分,參加人未於本件行政訴訟中再為爭執,因此,本
    院審理範圍應為「系爭商標指定使用於系爭商品之註冊是否
    有違商標法第30條第1 項第10、12款規定」。又據以評定商
    標係於102 年1 月1 日獲准註冊,距本件評定案申請日(10
    5 年8 月31日)已逾3 年,依商標法第57條第2 項及第3 項
    規定,參加人應檢附該據以評定商標於申請評定前3 年有使
    用於據以主張商品之證據,而觀諸參加人於評定階段檢送之
    證據資料,其中2014年嬰幼兒展照片(見評定卷第88至115
    頁)與參加人於2016年8 月30日下載之臉書網頁資料(見評
    定卷第119 頁)等證據資料相互勾稽,堪認於申請評定(105
    年8 月31日) 前3 年,參加人有將該據以評定商標使用於媽
    媽包等包類商品,因此,與上開商品性質相當之據以評定商
    標指定使用之「皮夾、皮包、背包、旅行用衣物袋、手提袋
    、購物袋、化粧包、盥洗包(空)、手提包、旅行袋、運動
    用提背袋、運動包、嬰兒用品置放袋、名片皮夾、信用卡皮
    夾、護照皮夾、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋」等商品,
    亦應認為有使用,是本件爰以前揭符合商標法第57條第2 項
    及第3 項規定之指定商品為範圍,續就系爭商標之註冊是否
    有商標法第30條第1 項第10、12款規定之適用進行實體審查
    。至於據以評定商標指定使用於「寵物提袋、嬰兒揹袋」商
    品,與據以評定商標真實使用之包類商品相較,性質並不相
    當,參加人復未提出具體使用證據,自不得據以進行實體審
    查。又被告於訴願決定書第12頁雖認參加人於系爭商標申請
    日前有先使用「小蝴蝶商標」於包、袋類商品之事實(見本
    院卷第190 頁背面),然參加人於本院準備程序中表示其申
    請本件評定僅以附圖二所示商標作為據以評定商標,被告亦
    表示上開未經註冊之「小蝴蝶商標」並不在訴願決定書所認
    的據以評定商標之列(見本院卷第365 、366 頁),是本件
    僅以附圖二所示商標為據以評定商標進行判斷,均合先敘明
    。
  (三)關於商標法第30條第1 項第10款部分:
    1.按「商標有下列情形之一,不得註冊:……十、相同或近
      似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之
      商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標
      或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不
      在此限。」商標法第30條第1 項第10款定有明文。所謂「
      有致相關消費者混淆誤認之虞」者,係指因相同或構成近
      似,致使同一或類似商品或服務之相關消費者,誤認為同
      一商標;或雖不致誤認為同一商標,而極有可能誤認之商
      品或服務為同一來源之系列商品或服務;或誤認之使用人
      間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言
      。簡言之,商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之
      來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言(最高行政法院
      98年度判字第455 號判決意旨參照)。故判斷有無混淆誤
      認之虞,應參酌:商標識別性之強弱;商標是否近似暨其
      近似之程度;商品、服務是否類似暨其類似之程度;先權
      利人多角化經營之情形;實際混淆誤認之情事;相關消費
      者對各商標熟悉之程度;系爭商標之申請人是否善意;其
      他混淆誤認之因素等,綜合認定是否已達有致相關消費者
      產生混淆誤認之虞。茲就本件卷內所存在之相關證據,依
      上開審酌因素審酌如下:
      (1)商標是否近似暨其近似之程度:
        系爭商標係由經設計右下方開口之不完整心形圖,開口
        下置外文「HB」與左右兩側各一之曲線裝飾所組成,而
        據以評定商標係由一左高右低之灰階蝴蝶結圖,蝴蝶結
        右下方緞帶內置外文「CiPU」所組成。經比對兩商標圖
        樣,其文字部分均為英文字母,且係以較小字樣置於整
        體圖樣右下方,而圖樣均以上方兩道拱形線條、下方左
        右兩側為兩道曲線所構成,是整體觀之,兩商標圖樣構
        圖意匠近似,予人寓目印象極為相仿,應屬構成近似程
        度不低之商標。至原告雖主張兩商標有不同之英文字可
        資區辨,且系爭商標「H.B 」為花花班尼英譯縮寫,代
        表愛與幸福云云,然判斷兩商標是否近似,需以異時異
        地隔離觀察為之,蓋一般消費者於選購商品時,係以對
        商標之整體概略印象作區辨,於不同時間、不同地點為
        消費行為,而非手執兩商標商品以併列比對之方式來區
        辨,本件兩商標之英文字雖不同,然均以極小字體置於
        圖樣右下方,並非商標圖樣中之顯著部分,於消費者異
        時異地以整體概略印象為觀察時,該英文字實無法發揮
        區辨兩商標商品來源不同之作用,而原告所指系爭商標
        代表之意涵,均為原告主觀理念,一般消費者由系爭商
        標外觀呈現之樣態,實無法得知有原告所指之觀念。以
        上,自無法以此而認兩商標圖樣不構成近似。
      (2)商品是否類似暨其類似之程度:
        系爭商標指定使用之「錢包;書包;手提包;行李箱;
        化粧包;皮包;皮箱;帆布背包;旅行皮件套組;運動
        包;購物袋;鑰匙包;護照皮夾;盥洗包(空)」商品
        ,與據以評定商標真實使用之「皮夾、皮包、背包、旅
        行用衣物袋、手提袋、購物袋、化粧包、盥洗包(空)
        、手提包、旅行袋、運動用提背袋、運動包、嬰兒用品
        置放袋、名片皮夾、信用卡皮夾、護照皮夾、寵物用品
        袋、瑜珈運動用提背袋」等商品相較,均為提供裝載物
        品之包類商品,而系爭商標指定使用之「嬰兒揹袋」與
        據以評定商標指定使用之「嬰兒用品置放袋」相較,兩
        者通常於嬰幼兒用品店或百貨公司嬰幼兒部門同時販售
        ,系爭商標指定使用之「寵物用品袋、寵物背袋」與據
        以評定商標指定使用之「寵物用品袋」相較,兩者通常
        於寵物用品店同時販售,是其消費對象、產製主體多有
        重疊之處,另系爭商標指定使用之「皮製行李吊牌套」
        ,亦多與據以評定商標指定使用之「皮包、背包、旅行
        用衣物袋、手提袋、購物袋」等攜帶容器合併使用,其
        原材料、行銷管道等因素上亦有共同或相關連之處。準
        此,系爭商標指定使用之系爭商品,與本院所認定據以
        評定商標前開使用之商品,應構成同一或高度類似商品
        。至原告雖稱:訴願決定既認定據以評定商標並無實際
        使用於「寵物提袋、嬰兒揹袋」商品,顯認為「寵物提
        袋、嬰兒揹袋」與包袋類商品不構成近似,然其卻又認
        為系爭商標之「寵物背袋、嬰兒揹袋」與據以評定商標
        之包袋類商品構成類似商品,顯有矛盾云云,然,據以
        評定商標是否真實使用於其所指定商品,係以商品性質
        上是否性質相當來認定,而商品是否類似之判斷,則係
        以二者在用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群等
        因素上是否具有共同或關聯之處,依一般社會通念及市
        場交易情形,會使消費者誤認其為來自相同或雖不相同
        但有關連之來源來認定,兩者判斷方式顯然有異,因此
        ,在判斷據以評定商標是否符合商標法第57條第2 項及
        第3 項規定時,訴願決定書認定據以評定商標指定使用
        「寵物提袋、嬰兒揹袋」商品,與其真實使用之包類商
        品,因性質不相當而不得作為指定商品之範圍進行實體
        審查,然在判斷兩商標商品是否類似時,認系爭商標指
        定使用之「寵物背袋、嬰兒揹袋」與據以評定商標指定
        使用之包、袋類商品有共同或關聯之處,而認為構成類
        似商品,核無違誤,原告主張訴願決定書此部分有理由
        矛盾之處云云,並不足採。
      (3)商標識別性之強弱:
        本件據以評定商標係由蝴蝶結圖樣與外文「CIPU」所構
        成,其中蝴蝶結圖樣之獨創性雖不高,然其整體商標圖
        樣與所指定使用之商品並無關聯性,應具有相當識別性
        。而系爭商標係以經設計之心型圖與外文「H.B.」所組
        成,其中心型圖樣獨創性亦不高,但整體商標圖樣與其
        所指定使用之商品並無關聯性,亦具有相當識別性。
      (4)實際混淆誤認之情事:
        原告雖稱參加人所提訴願附件1 網頁所載之留言者與參
        加人有關,故不可採等語,然訴願附件3 網友留言:「
        請問這是仿的嗎?」(見訴願卷外置資料)上開留言者
        並無證據證明與參加人有關,是該等留言內容非不可採
        ,而觀諸上開網頁,其並非僅登載包包款式,而是載有
        系爭商標圖樣於網頁上,原告稱相關消費者係因包款類
        似而為上開留言,並無依據。再者,「有致相關消費者
        混淆誤認之虞」,只要有混淆誤認「之虞」即為已足,
        不以混淆誤認而「實際誤購」為限,且所謂相關消費者
        ,不以實際購買之消費者為限,尚包含可能購買之潛在
        消費者,上開留言內容提及「是仿的嗎」,足見相關消
        費者見系爭商標時,會將之與據以評定商標產生聯想,
        進而產生懷疑,堪認相關消費者已將系爭商標商品所表
        彰之來源誤認為參加人,而有實際混淆誤認情事。
      (5)相關消費者對各商標之熟悉程度:
        我國商標法原則上採註冊保護主義,為避免申請在後之
        商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人之利益,在「消
        費者對兩商標熟悉程度」之判斷因素上,申請在後之原
        告仍須提出積極證據證明其就系爭商標之使用已達使相
        關消費者可區辨兩商標來源之程度,如此始符商標法第
        30條第1 項第10款規範之意旨。查,原告雖提出系爭商
        標相關使用證據,證明相關消費者對兩商標均已熟悉而
        得併存,然觀諸原告所提證據,其中經銷據點列表(見
        本院卷第22頁)、網路商店廣告、廣告型錄、DM、電視
        購物廣告、臉書列印資料、部落客或網友之貼文或介紹
        (見本院卷第23至163 頁背面),均僅能證明系爭商標
        確實有使用於商品上並行銷廣告之事實,無法證明系爭
        商標之銷售情形,且上開廣告之廣告時間、廣告數量不
        多,無法證明相關消費者對系爭商標已普遍熟悉,又Go
        ogle搜尋引擎資料(見本院卷第165 頁)係以「花花班
        尼包包」作為關鍵字搜尋,無法證明系爭商標之使用態
        樣,此外,本件並無系爭商標商品之廣告量、廣告費用
        、銷售營業額、實際銷售單據、市場佔有率等資料可資
        佐證,是依現有資料客觀判斷,無論於系爭商標註冊前
        或原處分機關評定前,均難認系爭商標業經原告行銷使
        用,已為相關消費者所熟悉而足以與據以評定商標相區
        辨為不同來源,準此,自應給予據以評定商標較大之保
        護。
      (6)至於其他判斷有無混淆誤認之虞之輔助因素,因原告並
        未提出相關證據供本院審酌,自無從予以考量。
    2.本院就本件所存之證據,審酌商標是否近似暨其近似之程
      度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、商標識別性之
      強弱、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之
      程度等,認兩商標雖均有相當識別性,然兩商標圖樣近似
      程度不低,系爭商標指定使用系爭商品,與據以評定商標
      經本院認定有真實使用之商品相較,存在有同一或高度類
      似關係,且參加人已證明本件有實際混淆誤認情事,而原
      告無法證明相關消費者對系爭商標較為熟悉而應給予較大
      保護等因素,經本院綜合判斷後,認系爭商標指定使用於
      系爭商品相較於據以評定商標,以具有普通知識經驗之消
      費者,於購買時施以普通之注意,可能會有所混淆而誤認
      其商品來自同一來源,或誤認兩商標之使用人間有關係企
      業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而有致消費者
      混淆誤認之虞,自有商標法第30條第1 項第10款規定之適
      用。至原告所提其他以蝴蝶結圖樣註冊之案例,與本件案
      情不同,自難比附援引,執為有利原告之論據。
  (四)商標法第30條第1 項第12款部分:
    按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
    之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來
    或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。
    」不得註冊,本款規定在避免因知悉他人商標存在而剽竊他
    人先使用之商標申請註冊,是本款之「他人商標」應以未註
    冊商標為限始有「搶註」可言,且需以「同一或類似商品或
    服務」為要件。查,本件系爭商標申請註冊時,據以評定商
    標業已取得註冊登記,是系爭商標之註冊並無「搶註」可言
    ,是系爭商標指定使用於系爭商品之註冊,自無商標法第30
    條第1 項第12款規定之適用。」

                         智慧財產法院第二庭
                                審判長法  官 李維心
                                      法  官 熊誦梅
法 官 蔡如琪
                                 

(商標 最高行政法院 識別性) 「Designed by Apple in California」不具先天識別性,也不具後天識別性。

最高行政法院107年度裁字第1133號裁定(2018.07.30)
上訴人:美商蘋果公司(APPLE INC.)

主文:上訴駁回。

「四、本院查:原判決業已明:(一)系爭商標圖樣係由單純未經設
    計之外文「DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA」所構成,
    具有「由加州之蘋果公司所設計」之涵義,指定使用於商標
    法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類如原判決附
    表所示之商品,予人印象如其字義所示,即係標示產製者或
    設計者之一般用語,或是為企業形象之廣告標榜用語,是其
    使用於指定之商品,整體予消費者之印象係僅由一般用語或
    廣告標榜用語所構成之不具識別性之標識,不足以使相關消
    費者能認識、區別其為表彰商品之標識,並得藉以與他人之
    商品相區別,尚難認其具有先天識別性。又商標係整體觀察
    ,系爭商標圖樣縱使用APPLE單字,惟其整體呈現不具先天
    識別性,自難以系爭商標中有APPLE單字即認其具先天識別
    性。(二)核諸上訴人所提出系爭商標之使用態樣資料,僅係幾
    位網友對於電腦、手機、耳機及錶等商品之開箱文及使用心
    得,且由商品圖示,系爭商標均係與iPhone商標、iPad或蘋
    果商標併用,其使用方式係突顯iPhone、iPad、蘋果等商標
    ,下方以相對極小字體寫「Designed by Apple in Califo-
    rnia Assembled in China」或「Designed by Apple in
    California」,或以蘋果商標為中心外圍「DESIGNED BY
    APPLE IN CALIFORNIA」,因系爭商標不具先天識別性,於
    商品及其包裝將系爭商標與著名之iPhone、iPad、蘋果等商
    標併用,適足以佐證單獨使用系爭商標,未能使相關消費者
    認識其作為商品之識別標識,故須併用蘋果商標,以協助相
    關消費者辨別其商品來源之指示,致iPhone、iPad、蘋果等
    商標才是辨別商品來源之指示,且單憑前開寥寥可數之網友
    分享資料,尚難認系爭商標具後天識別性。而上訴人提出之
    廣告資料雖有使用系爭商標,惟其予人印象僅係標示產製者
    或設計者之一般用語,且只3個擷取畫面,難認上訴人有大
    量行銷系爭商標而使相關消費者能認識、區別其為表彰商品
    之標識,並得藉以與他人之商品相區別。(三)上訴人提出之20
    17年3月15日「蘋果AirPods無線耳機開箱曬圖」(原證5)
    ,內固有一圖說「盒子中有一個專門用於存放說明書,以及
    相關說明書的紙袋,在正上面標有那句熟悉的『Designed
    by Apple in California』」,惟此文亦稱「包裝盒採用蘋
    果『一貫的白色設計』……」,且其他於痞客邦網站分享
    AirPods無線耳機開箱之網友並無相同或類似前開認知之發
    言,顯見前揭網友所稱上面標有那句熟悉的「Designed by
    Apple in California」與其所稱「包裝盒採用蘋果一貫的
    白色設計」是其觀察蘋果商品之相通處,但不得執此即認該
    消費者認知「Designed by Apple in California」或「白
    色設計」係表彰上訴人商品來源之標識。另原證5之2013年2
    月23日〔開箱〕iPhone5:黃金色的秘寶+小小使用心得-看
    板iPhone -批踢踢實業坊之iPhone5圖說「這才是該有的樣
    子。Designed by Apple in California的本子裡面附著一
    根SIM卡取卡針,以及決速入門指南+保固資訊+白蘋果貼紙
    。」,僅係描述商品照片所示Designed by Apple in Cali-
    fornia的本子上所附著之物品,係客觀事實之說明,仍難據
    此認該消費者認識、區別Designed by Apple in  Califo-
    rnia係商標之呈現。上訴人所提原證8 mobile1文章之配件
    盒照片及下方雖指述「配件盒為白色包裝,外印有Designed
    by Apple in California字樣,證明其純正血統」云云,惟
    參該文章係Apple iMac21.5 Retina 4K視覺升級有感文章,
    其前後文可見「Apple近日在台灣正式推出全新Apple TV…
    …」,並顯示蘋果商標於螢幕正、背面、滑鼠,是從上揭文
    章全文及照片觀察,除上揭配件盒之照片及說明等文字外,
    餘皆使人認知蘋果商標是表彰商品來源之識別標識,因此如
    移除蘋果商標,相關消費者是否仍可依系爭商標辨識商品之
    來源而具識別性,尚屬有疑。另上訴人固提出商標註冊列表
    ,附合系爭商標用於指定商品具有識別性之說法,惟系爭商
    標取得不同國家之註冊係依其在各國相關消費者對於系爭商
    標之認識情形,其後天識別性之取得依各國行銷情況互異,
    系爭商標縱於各該國家或地區申准註冊,亦無法據以推論我
    國之相關消費者必有相同認識,自不能認為系爭商標於我國
    已具後天識別性;況查各國家或地區商標法制及審查基準互
    有差異,且商標法採屬地主義,故縱使系爭商標於他國獲得
    註冊,亦無足為有利上訴人之認定等情(詳參原判決事實及
    理由五(三)(四))。上訴人雖以原判決違背法令為由,惟核其上
    訴理由,係不服原判決就系爭商標不具識別性之事實認定為
    爭議,核屬就原審取捨證據及認定事實職權之行使為指摘,
    泛言其不適用法令及違背法令,對於原判決所理由,則未
    具體指出有何不適用法規或適用法規不當之情形,或合於行
    政訴訟法第243條第2項所列各款之事實,僅泛言理由不備或
    矛盾,難認對於原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依
    首開規定及說明,應認其上訴為不合法。
                                    

(商標 最高行政法院 著名商標) 義大利「RAVAGLIOLI」等v. 拉威RAVAGLIOLI

最高行政法院107年度判字第446號判決(2018.08.02)



上訴人:日泉有限公司
(即原審參加人)

上訴人:經濟部智慧財產局
(即原審被告)

被上訴人:義大利商拉伐格里奧里股份公司
            (RAVAGLIOLI S.p.A.)
(即原審原告)
 
主文:
原判決廢棄,發回智慧財產法院。

「一、本件上訴人日泉有限公司(下稱日泉公司)於原審訴訟程序
    為本件上訴人經濟部智慧財產局(下稱智慧局)之獨立參加
    人,因本件被上訴人提起本件行政訴訟,係在請求原審法院
    撤銷智慧局所作成「評定駁回」之行政處分,訴訟當事人一
    方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局,是以雖日泉公
    司於上訴狀列為上訴人,仍應認係為智慧局提起本件上訴,
    本院爰逕列智慧局為上訴人,並列日泉公司為上訴人(本院
    民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照),先予敘
    明。
二、緣上訴人日泉公司前於82年6月30日以「拉威RAVAGLIOLI及
    圖」商標(見附圖一),指定使用於當時商標法施行細則第
    24條所定商品及服務分類表第84類之「頂車機、千斤頂、油
    壓機、空壓機、電動手工具、氣動手工具、汽車矯正檯、汽
    車舉高器、輪胎檢查機、輪胎拆卸機」商品,向上訴人智慧
    局改制前之中央標準局申請註冊,經審查後核准列為註冊第
    631275號商標(下稱系爭商標),核准公告日為83年3月1日
    。嗣被上訴人於102年10月30日對之申請評定,經上訴人智
    慧局審查,為評定駁回之處分。被上訴人不服,提起訴願,
    經經濟部決定駁回,遂向智慧財產法院(下稱原審)提起行
    政訴訟,聲明訴願決定及原處分均撤銷,並請求命上訴人智
    慧局應作成撤銷系爭商標註冊之審定。原審因認本件判決之
    結果,倘認定應撤銷訴願決定及原處分,則上訴人日泉公司
    之權利或法律上利益將受損害,乃依行政訴訟法第42條第1
    項規定,依職權裁定命上訴人日泉公司獨立參加本件上訴人
    智慧局之訴訟,經原審判決撤銷訴願決定及原處分。並命上
    訴人智慧局應作成撤銷註冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及
    圖」商標之處分。上訴人日泉公司不服,提起本件上訴。
三、被上訴人起訴主張:(一)被上訴人於47年(西元1958年)在義
    大利成立,並將公司之名稱RAVAGLIOLI S.p.A.中之「RAVAG
    LIOLI」作為商標(下稱據以評定商標一),另將「RAVAGLI
    OLI」之第3字母「V」以倒三角形表現作成另一「RAVAGLIOL
    I」商標(下稱據以評定商標二),又以公司名稱之起首字
    母「R」圖形設計化成「R」商標(下稱據以評定商標三),
    再將據以評定商標三之「R」字下方結合公司名稱起首3外文
    字母「RAV」組合設計出「R+RVA」商標(下稱據以評定商標
    四)(見附圖二)。系爭商標係結合上排外文「RAVAGLIOLI
    」及右邊「R」圖形,及下排中文「拉威」之商標,因外文
    字、圖形及中文字分成上下兩排及左右時係可單獨分割,又
    中文「拉威」明顯係外文「RAVAGLIOLI」之中文音譯,故系
    爭商標主要部分應為上排較醒目之外文「RAVAGLIOLI」及圖
    形「R」,故因二造商標相較均有予消費者印象深刻之外文
    「RAVAGLIOLI」及「R造型圖」,其外觀、觀念、讀音均相
    似,且二者所指定使用之商品類別亦屬相同或類似,以具有
    普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,可能會
    誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,二者屬
    構成高度近似之商標。(二)被上訴人長期廣泛使用據以評定諸
    商標,據以評定諸商標已成為被上訴人所提供產品之代名詞
    ,具高知名度而為著名商標。上訴人日泉公司基於同業關係
    ,申請與據以評定諸商標近似之系爭商標,難謂於申請系爭
    商標註冊前不知悉據以評定諸商標之存在。且被上訴人之商
    品為專業特殊商品,在臺灣之經銷商、相關業者及消費者本
    就為特定族群,判斷據以評定諸商標是否著名應以該業界之
    相關業者及消費者為基準。迄今標示有據以評定諸商標之商
    品於臺灣代理商先後有福江有限公司(Lucky River Compan
    y)、連華貿易有限公司(Lien Hwa Trading Company,下稱
    連華公司)、台企業有限公司(Tasese Co.,Ltd,下稱台
    公司)。被上訴人之總代理商台公司自81年併購連華公
    司承接其所有業務起,於82年銷售額於同業間均名列前茅。
    是據以評定諸商標於系爭商標申請註冊前在相關業者及消費
    者間已達著名程度。(三)據以評定諸商標分別係被上訴人公司
    名稱特取部分RAVAGLIOLI,或將該特取部分起首字母「R」
    圖形設計,或加上起首3個外文單字「RAV」組合設計而成,
    該等商標係被上訴人首創之創意性商標,且據以評定諸商標
    因長期為被上訴人所使用而成為被上訴人公司之營業表徵或
    代名詞。上訴人日泉公司之代表人張君輔去函被上訴人告知
    其曾在8年前即約84年為被上訴人之臺灣經銷商,惟被上訴
    人約自84年後迄今,從未與上訴人日泉公司簽有任何經銷代
    理合約。上訴人日泉公司為臺灣公司,竟於82年6月30日向
    上訴人智慧局申請註冊與據以評定商標二、三相同並加以結
    合之系爭商標,上訴人日泉公司身為同業,於系爭商標申請
    註冊前因已知悉據以評定諸商標,未經被上訴人之同意或授
    權即抄襲據以評定商標二、三,將其作為系爭商標之主要部
    分。又上訴人日泉公司除惡意搶註與據以評定諸商標具高度
    近似之系爭商標外,另曾在臺灣陸續申請註冊多件含有與其
    他義大利商之外文商標相同之商標,上訴人日泉公司顯有抄
    襲義大利商之外文商標之慣習。故上訴人日泉公司在申請系
    爭商標註冊時,顯有仿襲已臻著名之據以評定諸商標,並壟
    斷獨佔市場以獲取不正競爭利益之意圖,符合商標法第58條
    第2項所稱之「惡意」等語,求為判決1.撤銷訴願決定及原
    處分。2.命上訴人智慧局做成撤銷註冊第631275號「拉威RA
    VAGLIOLI及圖」商標之審定註冊。
四、上訴人智慧局則以:(一)系爭商標係由第3字母「V」作倒三角
    形上標所設計之外文「RAVAGLIOLI」、「R造型圖」與中文
    「拉威」所構成,與據以評定商標二、三相較,二者均有予
    消費者印象深刻之外文「RAVAGLIOLI」及「R造型圖」,其
    外觀、觀念、讀音均相似,以具有普通知識經驗之消費者,
    於購買時施以普通之注意,可能會誤認二者來自同一來源或
    雖不相同但有關聯之來源,二者屬構成高度近似之商標。(二)
    被上訴人所提相關資料,均無法作為上訴人日泉公司係惡意
    申請系爭商標之證據資料,難謂上訴人日泉公司之申請註冊
    有惡意,而該當商標法第58條第2項之規定。又商標法係採
    個案審查原則,應就具體個案情節,正確認定事實與適用法
    律,不受他案之拘束。故被上訴人所舉另案諸商標,應屬另
    案註冊妥適與否問題,尚難執為系爭商標係屬惡意之依據。
    (三)觀諸被上訴人所提公司網站資料影本,列印日期為102年
    10月29日,均已晚於系爭商標申請註冊日,復無法僅由該等
    網頁資料知悉其使用或宣傳之期間、範圍與地域,自無法採
    認為據以評定諸商標著名之證據資料;公司簡介及商品型錄
    影本3份,除第2份之公司簡介為101年間製作,無法作為於
    系爭商標申請註冊時據以評定諸商標已為著名商標之證據資
    料外,另2份資料,其製成資料年代或可能早於系爭商標申
    請註冊日,然均為外文資料,並非針對我國消費者所製作之
    資料,無法由該等證據資料而判斷據以評定商標之知名度是
    否已到達我國;相關銷售發票影本僅7張,且僅與我國2家業
    者銷售,其銷售數量亦不多,亦難僅憑該等有限之資料即認
    據以評定諸商標已為我國消費者所熟知;相關電子郵件及交
    易往來資料影本,均係晚於系爭商標申請日之82年間,無法
    作為系爭商標申請註冊前已為著名商標之證據,自難認於系
    爭商標申請註冊日即82年6月30日前,據以評定諸商標已因
    廣泛行銷使用,而為國內相關事業或消費者所普遍知悉並已
    達著名商標之程度。綜上所述,上訴人智慧局原處分並無違
    法等語,資為抗辯,求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
五、上訴人日泉公司則以:(一)依被上訴人所提相關資料,無法用
    以證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時於臺灣已屬著
    名商標。台公司於81年起方為被上訴人之總代理商,僅得
    就81年後之事實為有效宣誓,其就64年至81年之陳述並不具
    宣誓適格,且其亦未提供任何客觀之證據資料以佐證其陳述
    ,顯無法用以證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時於
    我國已屬著名商標。另相關銷售紀錄,不僅數量極少,交易
    金額亦極小,似非含有標示據以評定諸商標之商品,故並非
    有效之使用證據,自亦無法證明據以評定諸商標於系爭商標
    申請註冊時已達著名。(二)系爭商標之申請註冊日為82年6月
    30日,縱認上訴人日泉公司於84年確知據以評定諸商標之存
    在,該時點已晚於系爭商標之申請日,自不得認上訴人日泉
    公司申請系爭商標之註冊為惡意。又系爭商標獲准註冊迄今
    已超過20年,從未向任何國內相關業者主張權利,足見被上
    訴人既知悉系爭商標之存在,卻從未有反對之表示,應可合
    理推知被上訴人同意系爭商標之註冊。依誠信原則,被上訴
    人當不得另行主張上訴人日泉公司申請註冊系爭商標之時屬
    惡意等語,資為抗辯,求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
六、原審係以:(一)本件之主要爭點為系爭商標之註冊,是否有違
    註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項
    第11款前段規定之情形,及上訴人日泉公司就系爭商標之註
    冊是否有惡意之情形,使被上訴人就系爭商標申請或提請評
    定之期間,得依現行商標法第58條第2項之規定,不受5年除
    斥期間之限制。(二)據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIO
    LI」所組成之商標;據以評定商標二亦為單純由外文「RAVA
    GLIOLI」所組成之商標,惟以等邊銳角倒三角形取代第三外
    文字母「V」;據以評定商標三則為以2個略粗且外型相同之
    拐杖型線條所組成之外文「R」商標;據以評定商標四則係
    以據以評定商標三為基底,於淺影之字母「R」下方加上略
    小之外文「RAV」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定
    商標二、三、四及下排之中文「拉威」2字所組成,而「拉
    威」二字,很明顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商
    標相較,或均有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造
    型之大寫外文「R」,其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似
    ,足以使普通消費者產生混淆誤認之虞,應構成近似之商標
    ,且其近似程度甚高。又被上訴人與上訴人日泉公司所製造
    、銷售之商品類別均同為汽車維修器械之相關商品。故以二
    造商標近似程度之高,復指定使用於極其類似之商品服務,
    自有使相關消費者產生混淆而誤認二商品或服務係自同一來
    源或誤認為不同來源但有所關聯之可能。(三)被上訴人成立於
    47年即西元1958年,且於成立之初即以「RAVAGLIOLI」作為
    公司名稱之特取部分,又「RAVAGLIOLI」對臺灣人而言,並
    非習用之外文單字,且據以評定商標二於第三外文字母「V
    」部分以等邊銳角倒三角形取代,及據以評定商標三、四係
    經過相當設計之「R」字型,均具有相當之識別性,則被上
    訴人再將之分別作為商標使用於無從聯想之汽車維修器械商
    品等相關領域,應認其具有高度之識別性。上訴人日泉公司
    既於82年6月30日始以與據以評定商標二、三、四完全相同
    之圖樣加上「RAVAGLIOLI」之中文翻譯「拉威」2字,作為
    系爭商標申請註冊,殊難想像上訴人日泉公司於申請前對於
    據以評定諸商標之存在毫不知悉。上訴人日泉公司係選擇據
    以評定商標二、三、四之組合而構成系爭商標,並非使用被
    上訴人名稱之特取部分即外文「RAVAGLIOLI」作為系爭商標
    ,顯係期待以據以評定商標二、三、四之組合,使相關消費
    者發生混淆,進而誤認二商標之使用人間存在關係企業、授
    權關係、加盟關係或其他類似關係,致相關消費者進而購買
    上訴人日泉公司所販售之商品。另上訴人日泉公司之名稱及
    其代表人之名字,無一與外文「RAVAGLIOLI」相關,則其以
    與被上訴人同為販售汽車維修器械商品業者之身分,竟使用
    與據以評定商標二、三、四完全相同之圖樣而構成系爭商標
    ,難謂無藉由據以評定諸商標於相關消費者間所建立之品牌
    形象及信譽,使相關消費者轉而與上訴人日泉公司進行交易
    而獲取利益之意圖。而上訴人日泉公司遲至本件言詞辯論終
    結前,均未對於何以選擇與據以評定諸商標相同之文字及圖
    樣作為系爭商標並註冊加以說明,實難認上訴人日泉公司僅
    係單純之「知悉」,而非有意攀附之「惡意」。況依據上訴
    人日泉公司於82、83年所申請之「CORCHI國旗」、「Pasqui
    n百事輕」及71年4月申請之「BERCO碑口」商標,均有與之
    高度近似之義大利外文商標(見原判決附表),顯見上訴人
    日泉公司確曾多次以義大利公司之外文商標加上近似之音譯
    中文,作為商標申請註冊,其意圖已非上訴人智慧局所稱個
    案審查,不受他案拘束,應認上訴人日泉公司係屬惡意就系
    爭商標申請註冊,依現行商標法第58條第2項之規定,自不
    受5年除斥期間之限制。(四)系爭商標與據以評定二商標指定
    使用之商品類似程度之高,顯見上訴人日泉公司有藉系爭商
    標與據以評定諸商標之高度近似,而獲取於汽車維修類商品
    不正競爭利益之意圖,其惡意至為明顯,自應基於商標法維
    護市場公平競爭及促進工商企業正常發展之目的、誠實信用
    之原則,將據以評定諸商標之著名程度,限縮於二造商標所
    真正使用之特別領域之相關消費者或產製者間為限。而二造
    商標所指定使用之商品類僅有大型汽車維修廠及國內汽車產
    製業或代理業者或其附設之保養廠有消費之可能性,被上訴
    人所生產販售之商品,並非一般小型汽車維修廠所必備之商
    品,故據以評定諸商標是否著名,應以特殊汽車產製或維修
    器械領域為認定之基準。(五)被上訴人所產製之商品為特殊汽
    車產製或維修器械,而此類商品本即屬高單價之商品,其銷
    售之數量自難與一般商品相較,故尚難僅以被上訴人產製之
    商品於國內之銷售數量及金額不高,而逕予否定其著名性。
    被上訴人既可為世界知名之車款服務,則其主張於系爭商標
    申請時之82年即西元1993年前,於該特殊汽車產製或維修器
    械領域,包括車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車
    塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機
    、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料等商品類別為著名
    商標,非不可採。況被上訴人所產製之商品至少於81、82年
    間起即由進口商台公司進口並銷售,歷經代理商之更迭,
    迄今係由台公司代理銷售,顯見自臺灣有歐洲車款之進口
    時,即應伴隨著歐洲汽車維修產品之引進,而以二造商標指
    定使用之商品類別幾近相同,且二造商標如此高度近似,系
    爭商標係組合據以評定商標二、三、四所構成,再輔以被上
    訴人之成立歷史及服務之車款觀之,已無從想像若非上訴人
    日泉公司申請系爭商標註冊時,據以評定諸商標於該特殊汽
    車維修產品領域內,已屬著名商標,何以上訴人日泉公司須
    組合據以評定商標二、三、四,已達使相關消費者混淆誤認
    二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或
    其他類似關係,故據以評定諸商標至少於上訴人日泉公司所
    屬相關消費者之特殊汽車維修領域,於系爭商標82年6月30
    日申請註冊前為著名商標。準此,系爭商標之註冊有82年商
    標法37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段
    所定不得註冊之事由,且上訴人日泉公司係惡意就系爭商標
    申請註冊,合於現行商標法第58條第2項之規定,其申請或
    提請評定不受5年除斥期間之限制等詞,為其判斷之基礎,
    爰判決撤銷訴願決定及原處分,上訴人智慧局應作成撤銷註
    冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標之處分。
七、上訴意旨略以:
    1.原判決認定「據以評定諸商標於我國已達著名,故系爭商
      標之註冊違反商標法30條第1項第11款之規定」屬判決違
      背法令:
      (1)原判決認商標著名程度應依混淆誤認之虞,或減損識別
        性或信譽之虞而有不同,並以此做為判斷被上訴人之據
        以評定諸商標已達著名之基礎。原審此論點顯為法律所
        無之規定,並已明顯違背商標法制,屬判決當然違背法
        令之違法。
      (2)原判決以上訴人日泉公司主觀動機是否具有惡意而為客
        觀上據以評定諸商標著名程度判斷標準之限縮,並進而
        做為判斷被上訴人之據以評定諸商標已達著名之基礎。
        原審此論點顯為法律所無之規定,並已明顯違背商標法
        制,屬判決當然違背法令之違法。
      (3)原判決以誠實信用原則做為據以評定諸商標之著名程度
        是否應限縮、該如何限縮之依據,將導致著名商標之認
        定失其客觀性,適用結果將會依雙方當事人之變更而有
        所不同,顯將嚴重破壞商標法制。原審以上開見解限縮
        據以評定諸商標之著名程度與範圍,並為據以評定諸商
        標已達著名程度之基礎,實屬判決違背論理法則。
      (4)被上訴人產製之商品顯不具備該等品質、特殊性,原判
        決依此逕認據以評定諸商標已達著名程度,屬判決違背
        論理法則。又原判決先同意被上訴人所提出於我國銷售
        證明單之銷售數量極少,金額亦少,卻又論及著名商標
        有時係伴隨稀少性與價格高昂,被上訴人所產製商品屬
        高單價,先後之見解顯有矛盾,已構成判決理由矛盾之
        違法。
      (5)原判決認為提供著名商標權人商品或服務者,亦得據以
        認定商品或服務提供者本身之商標屬著名商標,顯屬判
        決違背論理法則、經驗法則之違法。
      (6)台公司於81年起方為被上訴人之總代理商,其僅得就
        81年以後之事實為有效宣誓(至於宣誓內容是否真實仍
        應具體認定),其就81年以前之事並不具備宣誓適格。
        原判決僅依顯不具備客觀性之宣誓書以及顯不具宣誓適
        格之內容,在無任何證據之情況下,逕認定據以評定諸
        商標之著名程度,有違背論理法則、證據法則之違法。
      (7)原判決審理時依法應先就據以評定諸商標是否得援引商
        標法第30條第1項第11款加以保護進行客觀認定,於已
        認定據以評定諸商標屬著名商標後,方得再就上訴人主
        觀上有無商標法第58條第2項之適用加以認定。惟原判
        決竟先依商標法第58條第2項認定上訴人具主觀惡意,
        再反向以此結果作為商標法第30條第1項第11款「據以
        評定諸商標是否著名」之判斷依據,其適用法規顯有重
        大違誤,屬適用法規錯誤之違法至為明顯。
      2.原審認定「系爭商標申請人於註冊時具有惡意,故系爭
        商標之註冊違反商標法第58條之規定」屬判決違背法令
        :
      (1)系爭商標為一組合商標,由特別顯著之中文「拉威」2
        字以及外文所組成,而「拉威」2字並非「RAVAGLIOLI
        」之音譯,屬上訴人之獨立發想,且系爭商標中「拉威
        」2中文字所佔面積明顯較大,以商標識別性之角度而
        言,給予國內消費者之印象均會落在「拉威」2字。並
        無使消費者混淆並達成獲取不正利益之目的,原審見解
        屬違背論理法則、經驗法則之違法。
      (2)被上訴人於系爭商標獲准註冊後、第一次延展註冊時,
        在我國有代理商,但卻於系爭商標申請註冊後已逾20年
        方申請評定,是否有違反誠信原則、禁反言原則,容有
        疑義,而由被上訴人所提出之證據皆無法證明上訴人日
        泉公司申請系爭商標之時點存在惡意。原判決逕認上訴
        人日泉公司於系爭商標申請時具有惡意之認定,實屬將
        不利益歸於不負舉證責任之上訴人日泉公司,而非無法
        盡實質舉證責任之被上訴人,已根本違反舉證責任分配
        之法理,屬判決違反證據法則之違法。
      (3)原判決認為上訴人日泉公司曾申請3枚與其他義大利外
        文商標近似之商標,據以推論上訴人日泉公司於系爭商
        標申請註冊時具備「惡意」。卻未實質調查該3枚商標
        於個案申請時上訴人日泉公司是否與義大利公司間存有
        商標授權關係或相類似之合約關係,或上訴人日泉公司
        是否經同意註冊之事實,卻僅以該3枚商標與其他義大
        利外文商標高度近似,即擅認上訴人日泉公司註冊時具
        有主觀惡意,更以此作為系爭商標於申請註冊時具備主
        觀惡意之基礎,原審此見解顯屬違背論理法則、證據法
        則之違法等語。
八、本院查:
  (一)「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明
    標章及團體標章,於本法修正施行後提出異議、申請或提請
    評定者,以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由
    為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查本件系爭商
    標之申請日為82年6月30日,核准公告日為83年3月1日,被
    上訴人嗣於102年10月30日以系爭商標有違註冊時商標法第
    37條第1項第7款及現行商標法第30條第1項第11款規定,對
    之申請評定,經上訴人智慧局於104年9月24日作成「評定駁
    回」之處分。則本件為商標法修正施行前註冊之商標,於商
    標法修正施行後申請之評定案件,關於系爭商標是否撤銷註
    冊之判斷,應依商標註冊時有效之82年12月22日修正公布,
    同年12月24日施行,及100年6月29日修正公布,101年7月1
    日施行之商標法併為判斷。次按商標圖樣襲用他人之商標或
    標章有致公眾誤信之虞者,不得申請註冊;商標相同或近似
    於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有
    減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,不得註冊,系
    爭商標83年3月1日註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商
    標法第30條第1項第11款前段分別定有明文。
  (二)再按現行商標法施行細則第31條規定,本法所稱之著名,指
    有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
    亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普遍
    認知者,實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1項第11
    款前段所規定著名商標相關消費者之範圍(至於現行商標法
    第30條第1項第11款後段淡化規定,因超過商標本質混淆誤
    認之虞的保護,所以應提高被保護商標之著名性,應為一般
    消費者,附此說明)。經查,本件被上訴人主張據以評定商
    標所指定使用商品類別為車庫及汽車維修類商品,包括「車
    庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去
    油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推
    車、翻新輪胎用橡膠材料」等商品,縱使從被上訴人公司之
    型錄觀之,殊無從推論出據以評定商標所指定之商品屬「特
    殊」汽車產製或維修器械,此為雙方所爭執重點,自應詳查
    ,如函查相關同業公會或由相關商品專家陳述意見,以供參
    酌,原判決僅依被上訴人所提其公司出版之型錄,即推論:
    此類商品僅有大型汽車維修廠及國內汽車產製業或代理業者
    或其附設之保養廠有消費之可能性,此等商品,並非一般小
    型汽車維修廠所必備之商品,故認定據以評定商標是否著名
    ,應以特殊汽車產製或維修器械領域為認定之基準等情,原
    判決自嫌速斷,則原判決基於此一所謂特殊性而認據以評定
    商標係著名商標即有可議。
  (三)商標法第30條第2項規定:「前項第9款及第11款至第14款所
    規定之地理標示、著名及先使用之認定,以申請時為準。」
    是本件據以評定商標是否著名,自應以系爭商標82年6月30
    日申請註冊時為準(另因系爭商標於103年1月31日延展註冊
    ,係在商標法92年修正採形式延展後,故著名之認定仍應以
    系爭商標申請註冊時為準)。關於商標或標章之使用證據,
    雖不以國內為限,但國外之證據資料,仍須以國內相關事業
    或消費者得予知悉,始屬相當。再者,商標最基本的功能在
    區別商品或服務之來源,因此商標權人投入大量的金錢、精
    力與時間,才使其商標更能區別所表彰商品或服務之來源,
    而形成著名商標,基於保護著名商標權人所耗費的心血,避
    免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性,才有必要對著名
    商標給予較一般商標更有效的保護。所以商標權人投入大量
    的金錢、精力與時間,而使其更能區別其商品或服務之來源
    ,方為著名商標給予較一般商標更有效的保護之原因商品
    或服務之稀有性或價格高昂,與著名商標之形成並未有必然
    關聯,此從市場上某些著名平價服裝商標或著名速食商標,
    並不稀有亦不昂貴可得證。原判決認著名商標係伴隨稀少性
    與價格高昂,認定據以評定商標所指定使用之商品屬高單價
    ,進而推論該商標為著名商標,亦有未合。本件自應對被
    上訴人是否就據以評定商標推廣或投入大量的金錢、精力與
    時間之事實,詳細調查,亦即,本件關於據以評定商標使用
    情形如何及是否已臻著名,須參酌實際使用證據資料綜合論
    斷。且查:
  1.被上訴人所提原證3之銷售紀錄,僅提供80至82年與LIEN HW
    A TRADING CO LTD.及其關係企業TASESE CO LTD.之少量銷
    售記錄,僅能證明被上訴人於系爭商標註冊公告前於臺灣有
    使用之紀錄,無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時
    已達著名。
  2.商品之成品著名,並不等同其附屬零組件商品或後端服務機
    件商品著名,原判決以被上訴人之據以評定商標所使用之商
    品,於國外為世界知名車款提供服務,乃認定據以評定商標
    已達著名,自有未合。
  3.原審原證9之宣誓書,為台公司代表人所簽署,台公司
    既為被上訴人現今之總代理商,雙方存在高度利害關係,其
    可信度如何,自有調查之必要。原判決雖依宣誓書認定被上
    訴人就據以評定商標之使用於我國歷經代理商之更迭,而作
    為據以評定商標為著名商標之佐證,然代理商更迭與據以評
    定商標是否有於我國投入大量的金錢、精力與時間推廣使用
    ,係屬二事,不得據以認定據以評定商標之著名程度。據
    以評定商標既在臺均有代理商,為何事隔20年才提起本件評
    定,以致證明據以評定商標為著名商標之舉證困難,此一不
    利益,是否應由申請評定人負擔,實情如何,自有調查之必
    要。
  4.商標是否著名,應依相關證據加以綜合判斷,至於商標近似
    與否,商品或服務類似,或被評定商標權人是否具不正利益
    而仿襲等等事項,均是認定著名商標後,作為判斷混淆誤認
    之虞之因素,原判決將上開因素作為認定據以評定商標著名
    性之論述,亦有違誤。
  (四)綜上所述,原判決既有如上所述之違法,並影響判決結論,
    故上訴意旨指摘原判決違法,求予廢棄,即有理由。又因本
    件事實尚有由原審法院再為調查之必要,本院尚無從自為判
    決,爰將原判決廢棄,發回原審法院再為調查後,另為適法
    之裁判。又本件經調查後,若認據以評定商標確為著名商標
    者,仍應就本件評定是否合於商標法第58條第2項規定,不
受5年除斥期間限制之適用為調查審認,附此敘明。」

          最高行政法院第四庭
                        審判長法官 鄭 小 康
                              法官 林 文 舟
                              法官 帥 嘉 寶
                              法官 林 樹 埔
                              法官 劉 介 中                                     

*(商標 異議 著名商標 近似 主要部份觀察法 混淆誤認之虞 減損識別性和信譽之虞) 「台北101」 v. 「101名品店」:縱「台北101」商標的「101」於申請註冊時,聲明不專用,但「101」仍為商標整體之顯著部分,不因聲明不專用而受影響。「101名品店」申請註冊時,「台北101」已經是著名商標,「101」名品店以相同的主要部份申請註冊,是高度影射,應予撤銷。

最高行政法院107年度裁字第1269號裁定(2018.08.16)

「四、本院查:原判決業已明:(一)系爭商標申請註冊時,據爭商
    標經參加人持續多年透過營業場所外觀之特殊性與商業活動
    相連結,廣泛使用於百貨公司及購物中心等相關服務所表彰
    之信譽,已廣為我國相關事業及消費者所普遍知悉並達著名
    商標之程度。足徵據爭商標已長期使用於所提供之購物中心
    及百貨公司,並經各大媒體廣泛宣傳,為相關消費者所知悉
    ,而達著名程度,非僅止於101大樓建築物本身而已。(二)據
    爭商標之外文「TAIPEI」、中文「台北」及數字「101」雖
    為普通習見,然其文字與數字組合,仍足使消費者將其視為
    指示及區別來源之標識,並經參加人長期宣傳行銷使用而廣
    為相關事業及消費者所普遍知悉,業已成為著名商標,自予
    消費者深刻印象,是據爭商標之識別性甚高。系爭商標係由
    數字「101」及中文「名品會」由左至右依序排列所組成,
    其中數字「101」係以粗字體呈現,雖於數字「0」之圓圈中
    間空洞部分加入實心圓形圖案,但「101」所呈現之比例一
    致,並未有凸顯任一數字之態樣呈現,就消費者觀察之認知
    上,未有特別之識別性,系爭商標數字部分仍予消費者留下
    數字101之印象;至置於「101」數字後之中文「名品會」則
    予人為傳達有關名品聚集之意涵,用於指定服務上識別性弱
    。整體觀察,系爭商標以起首粗字體設計之數字「101」於
    外觀較為醒目,為消費者辨識來源之主要部分;而據爭商標
    亦為數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101建築
    體圖形組合而成,是據爭商標已為相關消費者所熟知,尤其
   「101」更是消費者耳熟能詳之表徵,縱據爭商標於申請註冊
    時,聲明不專用,但「101」仍為據爭商標整體之顯著部分
    ,不因聲明不專用而受影響。系爭商標與據爭商標之顯著部
    分均為數字「101」,二者不論讀音、外觀均有相當程度雷
    同及相似之處,近似度極高。而以系爭商標所指定使用之商
    品與參加人所提供之百貨公司及購物中心等相關服務相較,
    系爭商標指定之商品即屬百貨公司或購物中心所可能匯集或
    販售之項目種類之一,其消費族群多有重疊,難謂商品或服
    務不具明顯關聯性。綜合該等相關因素判斷,客觀上系爭商
    標自易使相關消費者誤認與據爭商標為來自同一來源或雖不
    相同但有關聯之來源,或者誤認二商標之使用人間存在關係
    企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而產生混淆誤
    認情事,從而系爭商標所為名品網路交易,與據爭商標指定
    使用名品交易之百貨公司及購物中心,具有明顯關聯性,有
    致消費者混淆誤認之虞,系爭商標之註冊自有商標法第30條
    第1項第11款前段規定之適用。(三)參加人以據爭商標指定使
    用於服飾品、手錶、首飾及貴金屬等零售、百貨公司、超級
    市場、購物中心等服務,申請註冊商標多達百餘件,且持續
    透過營業場所外觀之特殊性與商業活動相連結,廣泛使用於
    百貨公司及購物中心等相關服務,足認其已多角化經營。而
    上訴人檢送之簡介資料及實際經營數據、報章媒體及部落客
    對「101名品會」之報導資料等,或未見系爭商標,或未標
    示日期,或日期晚於系爭商標註冊日,此外復無系爭商標相
    關之實際銷售數量或金額可佐證其實際行銷使用情形,尚不
    足以證明系爭商標經廣泛使用並已為消費者熟悉而不致與據
    爭商標產生混淆誤認。系爭商標既與據爭商標高度近似,而
    系爭商標於103年12月2日申請註冊時,據爭商標已頗負盛名
    ,系爭商標猶以相同之數字構圖申請註冊,高度影射。上訴
    人雖主張系爭商標來自其已註冊之「101原創T恤」,然一般
    而言,T恤為較為大眾化之商品,與系爭商標所謂「名品」
    二字之予人較為高尚商品之印象,已顯有不同,則系爭商標
    是否確自上訴人所謂已註冊之「101原創T恤」而來,已屬可
    疑。又上訴人自承其尚有「591房屋」、「8591寶物交易」
    及「1796一起交流」等商標,其既有之上開商標,均與所提
    供之商品或服務有關,而取其所提供商品或服務之諧音「屋
    交易」、「寶物交易」及「一起交流」,則何以系爭商標非
    但並未與其所提供之關聯之「名品」諧音,反而捨其他數字
    不選,刻意選擇與據爭商標中之「101」數字相同之數字,
    以攀附據爭商標所連結之高尚名品形象,顯有減損據爭商標
    之著名商標識別性或信譽之虞,系爭商標之註冊自有商標法
    第30條第1項第11款後段規定之適用等情(詳參原判決事實
    及理由六(三)(四))。上訴人雖以原判決違背法令為由,惟核其
    上訴理由,無非係不服原判決所為據爭商標屬著名商標;系
    爭商標與據爭商標近似程度不低,易使相關消費者產生混淆
    誤認情事;上訴人刻意選擇與據爭商標中之「101」數字相
    同之數字以攀附據爭商標所連結之高尚名品形象,有減損據
    爭商標之著名商標識別性或信譽之虞等事實認定為爭議,核
    屬就原審取捨證據、認定事實職權之行使為指摘,泛言其不
    適用法令或適用不當及違背法令,對於原判決所理由,則
    未具體指出有何不適用法規或適用法規不當之情形,或合於
    行政訴訟法第243條第2項所列各款之事實,難認對於原判決
    之如何違背法令已有具體指之指摘。依首開規定及說明,應
    認其上訴為不合法。

*(商標 最高行政法院 近似 主要部份觀察) miu miu v. mia mia MAISON de MAXMIYA:依據主要部份觀察方法,兩商標構成近似。

最高行政法院107年度判字第473號判決(2018.09.13)
                                     
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:(一)系爭商標「
    MAISON de MAXMIYA」係置於圖樣下方不顯著處字體極細小
    之外文,而「mia mia」置於圖樣上方醒目處,字體較大,
    約占整體圖樣5分之4的比例,應為其主要識別部分。而據以
    異議商標則由略經設計,然仍可輕易辨識之「MIU」重複兩
    次左右排列所構成,二商標僅末字「a」與「U」之些微差異
    ,整體外觀極相彷彿,如標示於相同或類似之商品,以具有
    普通知識經驗之消費者,於異時異地隔離觀察,可能會誤認
    二造商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,應屬構
    成近似程度不低之商標。(二)系爭商標與據以異議商標指定使
    用之商品,皆屬服飾、靴鞋及其相關配件之商品,且為供人
    體穿戴保暖之用,或可互為搭配者,或經常於相同賣場一併
    陳列供消費者選購,在性質、用途、功能、銷售對象、販賣
    場所及行銷管道等因素具有共同或關聯之處,如標上近似的
    商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使相關消費者誤
    認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,應屬構成同一
    或高度類似之商品。(三)據以異議商標圖樣之外文「MIU」並
    無字義,且與其指定使用之商品無關,具創意性,復經參加
    人長期持續行銷使用,已為相關業者或消費者所熟悉並達著
    名之程度,予消費者印象深刻,會直接將其視為指示及區辨
    來源之識別標識,應具有相當之識別性。(四)相關消費者對各
    商標熟悉之程度:據以異議商標為90年代最具代表性之義大
    利品牌之一,除於世界多國及我國取得商標權外,並在各大
    城市百貨公司設有銷售據點,且在國內知名報章雜誌刊登廣
    告長期廣泛宣傳大量行銷,足認據以異議商標表彰於所指定
    使用商品業經參加人長期宣傳廣泛行銷而為我國相關消費者
    所熟悉。上訴人提出之證據資料雖有標示系爭商標使用於服
    飾商品,惟刊載次數不多、時間不長亦不連續,部分DM、雜
    誌廣告及照片等資料未標示日期或年度,或日期晚於系爭商
    標註冊日,或僅標示「mia mia」,其餘多為大陸地區之使
    用資料,復無其他客觀證據顯示系爭商標於大陸地區使用之
    相關資訊已到達我國,上訴人自製之102年至104年營業統計
    表皆未揭露銷售金額之產品為系爭商標商品,依上訴人所提
    證據綜合判斷,尚難證明系爭商標業經廣泛行銷,已為國內
    相關消費者所知悉,應認註冊在前之據以異議商標較為相關
    消費者熟悉,而應給予較大之保護。(五)上訴人雖提出含有外
    文「mi」之商標註冊案為證,然該等商標或商標權業已屆滿
    尚未延展,或商標態樣與本件系爭商標及據以異議商標之案
    情不同,且屬另案商標註冊之審究是否適當之個案問題,尚
    非本件異議事件所得審究,自難比附援引執為本件有利於上
    訴人事實之論據。(六)衡酌兩商標構成近似程度不低,且指定
    使用於同一或高度類似之商品,據以異議商標具相當之識別
    性及較為相關消費者熟悉,應給予較大之保護等因素,系爭
    商標之註冊,以具有普通知識經驗之相關消費者極有可能誤
    認二商標所表彰之商品或服務為同一來源,或者誤認二商標
    之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似
    關係,而產生混淆誤認情事,應有商標法第30條第1項第10
    款規定之適用等語,判決駁回上訴人在原審之訴。
六、本院經核原判決並無違誤,茲就上訴意旨論述如下:
  (一)按「商標有下列情形之一,不得註冊:……10、相同或近似
    於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標
    ,有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請
    在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限。
    」商標法第30條第1項第10款定有明文。有關商標是否近似
    暨其近似程度之判斷,應以商標圖樣整體為觀察,亦即以呈
    現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整
    體觀察原則上,尚有所謂主要部分,則係因商標雖以整體圖
    樣呈現,但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作
    為其辨識來源者,則係商標圖樣中之顯著部分,此顯著部分
    即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立,由
    於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服
    務時,具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通注意
    ,有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間
    有所關聯,則於判斷商標近似時,如先商標之先天識別性較
    強,抑或因使用而為消費者所普遍知悉時,其主要部分極易
    成為消費者於交易時辨識來源之重要依據,此時消費者較易
    因兩商標之主要部分相同或高度類似,而將兩者所提供之商
    品或服務來源產生聯想,於此種情形,商標近似之比對即著
    重於主要部分,並考量主要部分最終影響商標給予商品或服
    務之消費者的整體寓目印象加以判斷,故上開兩觀察法對判
    斷商標近似係屬相輔相成,殊不得執主要部分之觀察,即忽
    略整體觀察原則之適用。經查,系爭商標圖樣係由疊字外文
    「mia mia」及「MAISON de MAXMIYA」上下排列所構成,其
    中,「MAISON de MAXMIYA」之字體極細且小,復係置於系
    爭商標圖樣下方不顯著處,較不易引起相關消費者之注意,
    至於「mia mia」之字體則明顯較大,約占整體圖樣5分之4
    的比例,置於系爭商標圖樣上方醒目處,應為相關消費者較
    為關注或事後留存印象作為其辨識來源之主要部分。至據以
    異議商標則係由疊文外文「MIU MIU」所構成,且該外文「M
    IU」略經美術設計,其中字母「M」採用小寫字體,而與字
    母「U」具有對稱感,然仍可輕易辨識為「MIU」,原判決業
    已詳述兩商標相較,其皆採疊字設計方式,且起首排列相同
    之外文字母「mi」與「MI」,僅末字「a」與「U」之些微差
    異,整體外觀極相彷彿,如標示於相同或類似之商品,以具
    有普通知識經驗之消費者,於異時異地隔離觀察,可能會誤
    認二造商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源等情,
    其事實認定之依據及得心證之理由,核與卷內事證並無不符
    ,經核亦無違背論理法則或經驗法則,尚無判決不適用法規
    或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以:系爭
    商標在「mia mia」下方尚有英文大寫「MAISON de MAXMIYA
    」之較小文字作為構成元素,原判決將此一元素排除在相似
    與否之認定,顯違論理及經驗法則,且兩商標字體不同,一
    般人可輕易分辨兩者圖形不同,難以構成近似,原判決顯未
    審酌整體視覺觀感,而違背法令云云,自非可採。
  (二)在商標異議、評定或廢止等爭議案件中,判斷兩商標有無混
    淆誤認之虞,應參酌:(1)商標識別性之強弱;(2)商標是否
    近似暨其近似之程度;(3)商品、服務是否類似暨其類似之
    程度;(4)先權利人多角化經營之情形;(5)實際混淆誤認之
    情事;(6)相關消費者對各商標熟悉之程度;(7)系爭商標之
    申請人是否善意;(8)其他混淆誤認之因素等綜合認定。所
    稱「其他混淆誤認因素」,可參酌商標權人所檢送之使用證
    據,以觀察實際使用商標於商品/服務市場時,是否會產生
    混淆誤認情事,例如:實際行銷管道或服務提供場所相同時
    ,因相關消費者同時接觸機會較大,引起混淆誤認之可能性
    較高,又商品或服務之交易價格如較低,因消費者從事交易
    時之注意程度較低,造成混淆誤認之可能亦將提高。上開各
    項參酌因素間係具有互動關係,因商標近似及商品/服務類
    似是判斷混淆誤認之虞成立時所須具備之因素,故而,如兩
    商標近似程度較高,且商品/服務係同一或高度類似,加上
    先註冊商標已為相關消費者所熟悉時,導致混淆誤認的可能
    性已然大幅提高,則行銷管道、服務提供場所或交易價格縱
    有不同,由於行銷管道、服務提供場所或交易價格均可隨時
    調整變更,而難以確保商標權人及消費者之權益,此時,應
    考量是否有其他重要因素實際降低混淆誤認之可能性,例如
    :兩商標已於市場併存使用相當期間,且依商標權人所檢附
    證據,足以證明後註冊商標亦為相關消費者所熟悉,而可明
    顯區辨其與先註冊商標為不同來源,否則,兩商標引起混淆
    誤認之可能性極高。原判決已詳予論明:兩商標之近似程度
    不低,且兩商標所指定商品為同一或高度類似,且據以異議
    商標業經參加人長期宣傳廣泛行銷而為相關消費者所熟悉,
    然依上訴人所提出之使用證據,尚難認系爭商標業經廣為廣
    告廣泛行銷,已為國內相關消費者所知悉等情,復就上訴人
    於原審主張兩商標之商品價位、營業項目、營業據點店裝風
    格為比較,認為均存在顯著差異,足可認無致相關消費者混
    淆誤認之虞乙節,如何不足採取,予以論駁,尚無所謂判決
    不適用法規或適用不當等違背法令及判決理由不備之情形。
    上訴意旨以:兩商標之商品,價差可達10倍,且系爭商標於
    全臺各地百貨、服飾店均有販售,據以異議商標僅在臺北之
    高消費精品區有展示,在可觸及性方面顯有差異,依一般社
    會經驗及常理,兩者當無混淆誤認之可能,原判決係違反經
    驗及論理法則,且判決不備理由云云,要無足採。
  (三)綜上所述,原判決並無上訴人所指有違背法令之情形,上訴
    意旨指摘原判決違背法令,求予廢棄,為無理由,應予駁回 

(商標 最高行政法院 廢止) 「黑金剛」僅是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別明,並非某種酒類的通用名稱。

最高行政法院107年度判字第518號判決(2018.09.13)

「六、本院查:
  (一)智慧財產案件審理法第33條第1項規定:「關於撤銷、廢止
    商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終
    結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院
    仍應審酌之。」本條既規定「就同一撤銷或廢止理由提出之
    新證據,智慧財產法院仍應審酌之」,於行政訴訟案件審理
    期間,僅得提出新證據,不得提出新理由。而關於評定、異
    議之各款事由(商標法第29、30條各款事由、第65條規定)
    ,廢止之各款事由(商標法第63條),係屬智慧財產案件審
    理法第33條規定之「理由」,是以申請廢止人所另提廢止審
    定處分所依據條款外之其他事由,是為新理由,自不得於行
    政訴訟審理期間提出。另外,所謂「同一撤銷或廢止理由」
    ,應指向商標專責機關於撤銷、廢止商標註冊之原處分機關
    所提關於撤銷、廢止商標註冊之同一理由而言,受理訴願審
    議機關僅係行政自我省查行政救濟程序之一,縱於訴願機關
    受理時追加提起之關於撤銷、廢止商標註冊事由,仍非智慧
    財產案件審理法第33條規定於智慧財產法院提起新證據之「
    同一撤銷或廢止理由」。以上係智慧財產案件審理有效性行
    政訴訟法案件,關於同一撤銷或廢止理由及新證據之特別規
    定,自應依此規定辦理,究與行政機關第一次裁決無涉,先
    此敘明。
  (二)經查,上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段,其所持申
    請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款之規定,
    並未及其他款項,及至訴願階段,始於訴願理由書一併指陳
    有同條項第5款之廢止事由,並於原審法院審理中一再爭執
    系爭商標有同條項第5款之廢止事由,此為原審所認定之事
    實,上訴人亦自承係於訴願階段,始提出同條項第5款之主
    張,堪認為實。且被上訴人之原廢止審定既未就商標法第63
    條第1項第5款事由為任何記載,上訴人就商標法第63條第1
    項第5款之廢止事由,是為新理由,自不得於行政訴訟審理
    期間提出。至於商標法第63條第1項條文雖有「依職權」廢
    止之文字,但既是商標專責機關之職權,申請廢止人自無據
    此提起行政訴訟請求行政法院判命行政機關為商標廢止行政
    處分之權。上訴人執此主張再予爭執,核屬其一己主觀之見
    ,要難謂原判決有違背法令之情事。
  (三)再按商標法第63條第1項第4款規定,其中所稱通用標章者,
    係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌;所稱通用名
    稱或形狀,係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀
    而言。本條款規範意旨在於商標註冊後,倘因怠於維護其商
    標之識別力,致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或
    形狀,已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時,即失
    去商標的基本功能,基於公益及識別性之考量,應由商標專
    責機關廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準,以該商
    標名稱(即該作為商標之詞彙)在一般消費者心目中認識的
    主要意義為判準,申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責
    任。廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用
    法係作為商品之通用名稱使用,而非作為商品之來源名稱使
    用,始能廢止其商標之註冊。
  (四)經查,原判決依上訴人所檢送之證據資料觀之,認定系爭商
    標「黑金剛」並非某種類酒品之通用名稱,亦說明縱依上訴
    人所提證據資料,僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產
    特定酒品即「陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別名,無從認
    為「黑金剛」已成為酒品之通用名稱,顯不足證明一般消費
    者之主要認知為商品名稱而非商品來源之商標等情,並詳述
    其事實認定之依據及得心證之理由,核與卷內事證並無不符
    ;經核並無違背論理法則或經驗法則,亦無判決不適用法規
    或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨係就原審
    所為論斷或駁斥其主張之理由,泛言原判決不適用法規或適
    用不當,無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使,任意
    指摘原判決有違背法令情事,並非可採。」