2022年5月31日 星期二

(商標 非商標使用)勤美建設「勤美天地」「勤美綠園道」v.中陽集團「表參道」建案「 公益勤美 勤美X公益 勤美綠園道」文宣廣告:「勤美綠園道」除為原告商標外,亦為「勤美誠品綠園道」商圈地標,被告有標示自己的公司名稱及商標,無攀附原告商標之意,消費者看到時會認為是指建案臨近勤美綠園道或勤美商圈,並非商標使用。

智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決(2022.05.04)

原 告 勤美股份有限公司

被 告 中陽建設股份有限公司

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件,本院於民國111年3月30日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
原告之訴駁回。

  事實及理由

一、原告主張:

㈠原告設立於民國61年9月9日,跨足不動產開發與零售商場領域後,係以創造獨特之「綠能」、「休閒」、「生活美學」等文藝氣息深受信賴推崇,其著名之「勤美之森」第1期工程,投資總額高達新臺幣(下同)120億元,基地面積將近4000坪,由隈研吾以唐草設計概念之綠意步道小徑揮灑大面積綠地空間,基地開放空間處處可見藝術場域,結合公益路美食商圈、勤美誠品綠園道及草悟道文化綠蔭,形成充滿人文藝術氣息之氛圍,廣為消費者所熟悉喜愛,而臺北市區高知名度之豪宅指標「勤美璞真」建案,亦為原告所屬集團之作品。原告為註冊第01872487號、第01872723號「勤美天地」商標、第01872485號「勤美綠園道」商標(下稱系爭商標,如附表)之商標權人,且原告之公司名稱「勤美」係著名及享有商譽之表徵,核屬公平交易法第22條第1項之著名公司名稱,任何人自不得以「勤美」字樣,使用在同一或類似於不動產租售、不動產買賣之商品或服務上,以致相關消費者混淆誤認。

㈡被告於行銷其「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上,使用相同於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」「不動產買賣」之同一商品或服務,有致相關消費者混淆誤認之虞,已侵害原告系爭商標。又被告為設址於臺中市西區之建商,係與原告具有建築住宅事業領域之同業競爭關係,且「表參道」建案位置鄰近原告之「勤美之森」建案及「勤美誠品綠園道」商場,被告為促銷「表參道」建案之行銷行為,亦致原告在消費市場上獲取交易機會之商業利益遭被告剝奪,而有利益分配極度不平衡之情形者,復屬於高度抄襲以攀附原告商譽,同時構成公平交易法第22條第1項之不公平競爭及同法第25條規定之影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為。再者,縱認被告使用之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣並非完全相同於系爭商標,然其整體寓意仍在以「勤美」為號召,使具有普通知識經驗之消費者,可能誤認「表參道」建案為原告推行之建案,或誤認被告為原告集團關係企業或與原告有投資、合作關係,仍係侵害原告就系爭商標之商標權,且係剝奪原告於消費市場上獲取交易機會之商業利益及高度抄襲以攀附原告商譽之不公平競爭行為。

㈢被告於110年4月26日接獲原告請求其刪除「勤美綠園道」及「勤美」相關文字之警告函後,於110年5月6日竟向原告函覆表示其將繼續合理使用該廣告文宣之用語,主觀上顯有侵害商標權及不公平競爭行為之故意;另原告所為請求除去及防止被告繼續侵害行為,係以保全原告商標權之完整性,及維護原告在不動產買賣消費市場上公平競爭之權益為目的,本不以被告主觀上之故意或過失為要件,亦與被告動機無關。從而,原告自依商標法第69條第1項、公平交易法第29條規定,擇一請求被告排除、防止其侵害;及依商標法第69條第3項、公平交易法第30條規定,擇一請求被告給付損害賠償;併依公平交易法第33條規定,請求被告負擔訴訟費用,登載本件判決於新聞紙。

㈣本件商標權侵害之損害賠償,依商標法第71條第1項第2款規定,就被告侵害原告系爭商標之商標權行為所得利益,即以被告銷售「表參道」建案全部收入為所得利益作為損害賠償數額計算之依據,而被告所行銷之「表參道」建案,其棟戶規劃為54戶住家及2戶店面,依據内政部實價登錄資料,其於110年10月、11月、12月之成交平均價格,約每坪42萬3,000元至46萬3,000元,每戶價格均逾1,500萬元,是依此計算被告行銷「表參道」建案所獲利益高達8億4,000萬元以上;復依109年度營利事業各業所得額、同業利潤標準及擴大書審純益率標準,「不動產買賣」類別之「淨利率」為百分之17,被告所獲純益係逾1億4,280萬元,故原告依商標法第69條第3項、公平交易法第30條規定,擇一請求損害賠償數額100萬元並未過高,爰依民事訴訟法第222條第2項規定,請求法院酌定損害賠償數額為100萬元。

㈤並聲明:
 ⒈被告不得將相同或近似於「勤美」或「勤美綠園道」之字樣,使用於不動產租售、不動產租賃、商場攤位租售、辦公室租售、公寓房屋租賃、不動產買賣、不動產買賣租賃之仲介、不動產管理、建築設計、土木建築工程設計、建築諮詢、土木建築工程、技術諮詢顧問、工程諮詢顧問之商品或服務上,及其有關之商業文書或廣告。
 ⒉被告應給付原告100萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。
 ⒊被告應於非國定假日之期間,在工商時報、經濟日報全國版頭版刊登本案判決。
 ⒋訴訟費用由被告負擔。
 ⒌就第二項聲明,原告願供擔保,請准宣告假執行。

二、被告則以:

 ㈠被告係隸屬於中陽集團之建設公司,中陽集團創立於69年間起始於建築本業,中陽集團包含總公司、坤福營造、中陽建設、中陽文創藝術、大買家量販等事業體。反觀原告雖創立於61年間,然其於91年間始另成立旗下「璞真建設」跨足建設業。故於不動產建設領域,就資歷、知名度、建案出產質量,被告並不遜於原告,實無利用原告之系爭商標用以指示被告商品或服務來源之動機。

 ㈡被告就其建案「表參道」之文宣廣告,於臉書專頁已明確顯示「表參道」、「中陽建設」,並無「勤美建設」或「勤美集圑」用語,消費者能明顯區別商品來源,被告並未隱匿被告之公司名稱而為廣告行銷,則依公平交易法第22條第3項第2款規定,原告自不得依同條第1項為主張之請求。

且被告援引「勤美」、「勤美綠園道」並非用作被告銷售建案指示來源之用,而是因為「勤美」、「勤美綠園道」為臺中通用之知名「地標」、「景點」稱呼,即按商業習慣以勤美綠園道作為地名說明被告建案商品鄰近位置,如110年11月19日臺中市政府觀光旅遊網即以刊登「勤美」、「勤美誠品綠園道」等文字作為臺中旅遊景點之宣傳,110年12月7日房屋買賣網亦以「勤美綠園道四房雙車位A1,大廈」等文字作為文宣,可見「勤美」、「勤美誠品綠園道」為通俗援引之用語,是「勤美」二字,對多數臺中市民消費者而言,係指公益路勤美商圈、金典綠園道等市區著名地標,而非認「勤美」為原告之公司名稱,故有商標法第36條第1項第1款之適用,被告為行銷「表參道」建案所為臉書廣告文宣內容並未侵害原告就系爭商標之商標權。

況「勤美」二字在房地產市場消費者印象中,是否已取得相當知名度而有因被告之使用導致一般相關消費者有混淆誤認之客觀情事,尚應由原告證明之。

 ㈢再依公平交易法第22條第2項規定,已排除同條第1項之適用,故被告即使於同一或類似之商品上,為相同或近似「勤美天地」、「勤美綠園道」字樣之使用,原告即不得依公平交易法第29條規定為請求。

 ㈣原告就商標權侵害之損害賠償或不公平競爭行為損害賠償金額競合請求之100萬元,其計算方式並非明確可信。且原告與勤美集團有別,勤美集團之總營業額不能作為原告事業體之規模,而原告雖為系爭商標之商標權人,但並未進行建案業務,故原告依公平交易法主張不公平競爭,已屬無據。

 ㈤被告已於110年8月11日於臉書廣告文宣上將「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」文字删除,並變更為「表參道公益草悟道廣場生活圈」。
 ㈥並聲明:
 ⒈原告之訴駁回。
 ⒉訴訟費用由原告負擔。
 ⒊願供擔保,請准宣告免為假執行。

三、本院整理兩造不爭執事項: 

㈠原告為系爭商標之商標權人。
㈡被告為行銷其所有「表參道」建案,於臉書廣告文宣上使用「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等字樣。
㈢原告於110年4月26日寄發警告函與被告,表示被告於「表參道」建案之廣告文宣上大量使用「公益勤美」、「勤美×公益」之宣傳用語,侵害原告商標權,請其於函文到後立即關閉上開有「勤美」字樣之臉書專頁,且於函到10日內聯繫商討損害賠償事宜,並承諾絕不再使用「勤美」字樣於其「表參道」建案之任何商業文書上等語。

四、得心證之理由:

原告主張被告未經其授權或同意,為行銷其所有「表參道」建案,於臉書廣告文宣上使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣,侵害原告就系爭商標之商標權,且違反公平交易法第22條第1項第1、2款及同法第25條規定,致原告受有財產上之損害,爰依商標法第69條第1項、公平交易法第29條規定,請求被告排除及防止侵害;及依商標法第69條第3項、公平交易法第30條規定,請求被告賠償100萬元本息;暨依公平交易法第33條規定,請求被告負擔費用,將本件判決書登載新聞紙等情,為被告所否認,並以上開情詞置辯。是本件應審究者為:㈠被告所為是否構成商標權之侵害?㈡被告所為是否違反公平交易法上述規定?㈢如是,原告請求被告排除及防止侵害、損害賠償、負擔費用將判決書登載新聞紙,有無理由?賠償金額應如何計算?茲就相關爭點分別審究如下:

㈠商標法部分:

⒈按商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同,商標法第5 條定有明文。因此商標之使用,應具備:①使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思;②使用人需有行銷商品或服務之目的;③需有標示商標之積極行為;④所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

次按以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,不受他人商標權之效力所拘束,商標法第36條第1項第1款亦有規定。上開規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法,提供商品或服務本身的有關資訊,而非作為商標使用之使用行為。

又商標合理使用,包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種,所謂「描述性合理使用」,指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,所謂「指示性合理使用」,指第三人以他人之商標指示該他人(即商標權人)或該他人之商品或服務,此種方式之使用,係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能,用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等,凡此二者皆非作為自己商標使用,均不受商標權效力所拘束。

判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源,暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。另商標法第68條之侵害商標權以「使用」商標為要件,自應符合上開商標使用之定義,才有侵權可言。

⒉原告主張被告有使用系爭商標之行為,無非係以其於臉書行銷「表參道」建案廣告文宣上使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣,然依GOOGLE網頁搜尋資料、臺中市政府觀光旅遊網之網頁資料截圖,可知「勤美誠品綠園道」與臺中市政府觀光局有諸多網頁連結,且於GOOGLE網頁搜尋可查得「勤美誠品綠園道」網站、地址、路線、評論等相關資料,並經臺中市政府觀光局官方網頁列為臺中觀光景點之一,再參酌被告所提出網路文章、搜索資料及臉書資料內容,可徵「勤美綠園道」亦指為「勤美誠品綠園道」及其附近商圈之意,本院綜合上情,認「勤美誠品綠園道」、「勤美綠園道」確已作為臺中著名商圈、地標等之使用。

⒊觀諸被告於「表參道」建案臉書廣告文宣之整體內容,其於首頁由上而下依序排列「表參道 公益勤美 2-3房」、「勤美×公益 双時尚」、「公益路2-3房」及「APEX中陽建設」等文字,已足供觀看之消費者得以藉此認識「表參道」建案之建設公司為被告;復依該文宣之其他頁面,或為描述「勤美綠園道」、「慢活步道」及搭配綠地、樹木與人物散步照片,或為描述「行走公益×勤美」、「菁英城市美學」及搭配馬路與建築物之照片,其公益路為臺中著名商圈之路段,則被告所使用「勤美」與「公益」字樣之連結,及「勤美綠園道」搭配「慢活步道」之圖文,均使消費者得將「勤美」、「勤美綠園道」文字理解成「勤美綠園道」、「勤美誠品綠園道」或「勤美商圈」等地理位置,而非商品或服務來源之標示,是被告顯無將上開文字作為商標使用之意,相關消費者見上開文字使用方式,亦難認識到其為商標

被告上開臉書廣告文宣目的既在於行銷該建案,並於首頁標註「APEX中陽建設」即被告之公司名稱及商標圖樣,應無攀附原告系爭商標之意,益徵被告使用「勤美」、「勤美綠園道」等文字實非作為商標使用。

至原告所稱該建案位址非位於公益路上,且不在勤美商圈之範圍內云云,然被告於臉書廣告文宣上使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣,既非作為商標使用,業經本院認定如前,則縱該建案非位於勤美綠園道或勤美商圈,此僅為被告於臉書廣告文宣上所為宣傳方式是否符合現實之情形,仍不影響本院前述判斷,併此敘明。

⒋基此,原告主張被告使用與系爭商標相同或近似之「勤美」、「勤美綠園道」字樣,且兩家公司均從事建築住宅事業,顯有致相關消費者混淆誤認之虞,故侵害商標權云云,惟侵害商標權,既係以「使用」商標之行為為規範對象,自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為,始有侵害他人商標權之情形。

查本件被告係以「勤美」、「勤美綠園道」字樣用以描述該建案臨近之地理位置,並非屬商標法第5條所稱「商標之使用」,已如前述,自不構成商標法第68條第1項第1款或第3款之侵害商標權。是原告主張被告使用「勤美」、「勤美綠園道」字樣與系爭商標構成相同或近似,有致相關消費者混淆誤認之虞,而侵害系爭商標之商標權,並依商標法第69條第1項、第3項規定,請求被告排除、防止侵害及損害賠償,均屬無據。

㈡公平交易法部分:

⒈按事業就其營業所提供之商品或服務,不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵,於同一或類似之商品,為相同或近似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品;不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵,於同一或類似之服務為相同或近似之使用,致與他人營業或服務之設施或活動混淆,公平交易法第22條第1項第1、2款定有明文。

查原告主張原告集團具跨國性之特色,鉅額之資本額,及其於金屬成型事業領域及建築住宅事業領域中,均有極高知名度,而認公司名稱即「勤美」為著名公司名稱等情,並提出原告公司基本資料、維基百科、經濟日報、聯合報及中時新聞網報導為佐,然維基百科為一內容開放的百科全書,允許任何第三方不受限制地複製、修改及再釋出材料的任何部分或全部內容,且原告於維基百科之內容僅為其各年度之紀事及組織架構,本院自無從以維基百科資料作為認定「勤美」已成為著名公司名稱之證據;至其餘證據資料,僅為介紹勤美集團於臺中新開幕之酒店、最新財報及旗下金屬成型事業與建築住宅事業之相關業務資料,均不能直接證明原告公司名稱即「勤美」於市場上經媒體報導之廣泛程度,或證明相關事業或消費者對該公司名稱已達到普遍認知之程度,則本院即難憑前揭證據資料而認原告公司名稱即「勤美」經廣泛使用而為我國相關事業或消費者所普遍知悉而達著名公司名稱之程度。是原告主張「勤美」為著名公司名稱,並進而以此認被告所為違反公平交易法第22條第1項第1、2款規定,已難認有據。

⒉次查,系爭商標係以「勤美天地」、「勤美綠園道」文字向經濟部智慧財產局申請註冊且獲准,而非以原告公司名稱即「勤美」註冊取得系爭商標,自無公平交易法第22條第2項規定之適用,先予說明。

又按公平交易法第22條第1項第1款須以他人著名商品表徵為相同或近似之使用、致與他人商品混淆為要件,而所謂致與他人商品混淆,固不以現實發生為必要,惟仍須依其情事,一般消費者施以平均之注意力及記憶能力,有發生混淆之具體危險者始屬之,倘僅為抽象或想像上之風險,則無適用之餘地(最高法院109年度台上字第10號判決參照),是被告前開行為是否違反公平交易法第22條第1項第1、2款規定,尚須以「致與他人商品、營業或服務之設施或活動混淆」為要件,而被告前開臉書廣告文宣內容,係為銷售「表參道」建案所為行銷廣告,雖有「勤美」、「勤美綠園道」等字樣,然消費者或觀覽者查看前開臉書內容,僅會認知該建案使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣在於介紹建案鄰近或位處勤美綠園道或勤美商圈一帶,且該臉書廣告文宣首頁已經標註「APEX中陽建設」即被告之公司名稱及商標圖樣,均經本院認定如前,足證消費者或觀覽者並不會因此誤認「勤美」、「勤美綠園道」係指原告公司名稱,或誤認原告為該建案之建商,實無發生混淆之具體危險。是原告主張被告於「表參道」建案於臉書廣告文宣上使用「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等字樣,侵害其著名之公司名稱,而違反公平交易法第22條第1項第1、2款規定,實非可採。...

智慧財產第三庭
法 官 潘曉玫
               
附表:(系爭商標)
附圖1-1:

註冊號:01872487
商標名稱:勤美天地
申請日:105年11月4日
權利期間:106年10月1日至116年9月30日
商品類別與商品(服務)名稱:
第36類「不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;不動產買賣租賃之仲介;不動產管理;格子展售櫃出租;資本投資;古董估價;珠寶估價;玉石估價;智慧財產權鑑價;藝術品估價;報關;慈善基金募集;財務之評估分析諮詢顧問;金融之評估分析諮詢顧問;投資之評估分析諮詢顧問。」


附圖1-2:

註冊號:01872723
商標名稱:勤美天地
申請日:105年11月4日
權利期間:106年10月1日至116年9月30日
商品類別:
第42類「建築設計;土木建築工程設計;測量;室內裝潢設計;室內設計;舞台設計;電腦動畫設計;電腦繪圖;冷凍空調工程技術之諮詢顧問;冷凍空調工程規劃設計;建築諮詢;土木建築工程技術諮詢顧問;工程諮詢顧問;消防工程規劃設計;電機工程諮詢顧問;電子工程諮詢顧問;機電工程技術之諮詢顧問;實驗儀器租賃;科學實驗室服務;科學研究;提供服飾設計資訊;服裝設計;提供時尚商品設計資訊服務;產品外觀設計;工業產品外觀設計;包裝設計;圖像藝術設計;平面圖案設計;名片設計;藝術品鑑定;珠寶鑑定。」


附圖1-3:

註冊號:01872485
商標名稱:勤美綠園道
申請日:105年11月4日
權利期間:106年10月1日至116年9月30日
商品類別:
第36類「不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;不動產買賣租賃之仲介;不動產管理;格子展售櫃出租;資本投資;古董估價;珠寶估價;玉石估價;智慧財產權鑑價;藝術品估價;報關;慈善基金募集;財務之評估分析諮詢顧問;金融之評估分析諮詢顧問;投資之評估分析諮詢顧問。」
          

2022年5月27日 星期五

娛樂法(商標)「蘇打綠sodagreen」註冊商標:藝人請求前經紀公司移轉「蘇打綠sodagreen」註冊商標,二審法院駁回藝人的請求,理由是:經紀合約沒有「註冊商標」四字,也沒有「經紀合約終止後應移轉商標」的約定,顯示藝人無法在任意終止經紀合約後,要求前經紀公司移轉屬於經紀公司的「註冊商標」。經紀公司取得註冊商標並以商標權人身份使用註冊商標至今達十餘年,經紀公司確實為註冊商標權利人。

#蘇打綠 #註冊商標

本件是藝人任意終止經紀合約後,以「經紀合約終止」為由,要求前經紀公司移轉屬於前經紀公司的註冊商標給藝人。

民事一審、二審均判決藝人敗訴。

雖然原告的主張很多,但回歸「法律」以及「合約」的話,答案其實非常單純。

法院認為:

1.經紀合約 #沒有「註冊商標」四字,也 #沒有「經紀合約終止後應移轉商標」的約定。如果雙方有這樣的共識,理應會也應該要寫在經紀合約當中(也會把是哪幾個註冊商標、哪些註冊號碼寫進去),但是經紀合約顯然並沒有這樣寫。

且藝人簽署經紀合約前原本準備要解散,應該也沒有想到要註冊商標。所以藝人事後任意終止經紀合約,不能要求前經紀公司移轉屬於經紀公司的「註冊商標」。

2. #藝人無法以姓名權為由要求經紀公司移轉商標。因為商標法30規定,「非著名的藝名商標」任何人均得註冊。「著名的藝名商標」雖然應經藝人同意,但本件藝人也出具同意書同意由經紀公司取得註冊商標。再加上該等商標也已經超過五年法定評定期間,藝人不得再以姓名權爭執商標權利歸屬。

3. #藝人就註冊商標提出廢止,顯示藝人認為經紀公司是註冊商標權利人。藝人沒有就「廢止不成立」的處分提起救濟,顯示藝人也認同經紀公司是商標權人,且有實際使用註冊商標的行為。

4. #經紀公司取得註冊商標並以商標權人身份使用註冊商標至今達十餘年,經紀公司確實為註冊商標權利人。藝人要求移轉註冊商標,並無理由。

【蘇打綠sodagreen註冊商標】
智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號民事判決(2022.04.28)
https://ipcase.blogspot.com/2022/05/sodagreen.html

#恒達法律事務所
#智慧財產權律師
#商標律師
____________________

智慧財產及商業法院110年度民商上字第7號民事判決(2022.04.28)

上 訴 人 何O揚
            史O威 
            吳O峰
            謝O儀
            龔O祺
            劉O凱
 
被上訴人 林暐哲音樂社有限公司
訴訟代理人 林佳瑩律師
                張志朋律師
                林姿妤律師

上列當事人間商標權移轉登記等事件,上訴人對於中華民國110年4月8日臺灣臺北地方法院109年度智字第21號第一審判決提起上訴,本院於111年3月31日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

上訴駁回。(原告之訴駁回)

事實及理由

壹、程序事項:
...
二、次按,上訴人於終局判決前,得將上訴撤回,民事訴訟法第459條第1項定有明文。查被上訴人對於原判決不服,提起上訴,並聲明「原判決不利於上訴人之部分廢棄。」、「前開廢棄部分,被上訴人在第一審之訴駁回。」、「第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。」。被上訴人嗣於民國110年8月27日以民事撤回上訴狀表示不欲就經紀關係存否(即原判決主文第1項部分)爭執,撤回上訴,揆諸前揭規定,自無不合,應予准許。...    

五、上訴人主張被上訴人於言詞辯論期日提出民事言詞辯論意旨㈤、㈥、㈦狀係逾時提出等語。惟被上訴人訴訟代理人林佳瑩律師回稱上開三個書狀之提出,是因上訴人所提出言詞辯論意旨狀非僅為過去書狀的整理,而是有新增法律上主張,上訴人於二審始提出基於信託關係之請求權基礎,並於言詞辯論意旨狀中說明理由,故被上訴人才會提出民事言詞辯論意旨㈤、㈥、㈦狀,針對上訴人所提出言詞辯論意旨狀及言詞辯論意旨續狀新增的內容加以回應等語。本院因認被上訴人提出之民事言詞辯論意旨㈤、㈥、㈦狀是為適時之攻擊防禦方法,核屬正當。
 
㈡爭執事項:

⒈系爭經紀合約(含系爭經紀續約)之契約性質為何?系爭經紀合約(含系爭經紀續約)是否為林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係?

⒉上訴人對於「蘇打綠Sodagreen」有無共有姓名權及依據此藝名團名所生之商標或其他權利?

⒊上訴人依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1項、第179條後段、第184條第1項前段請求移轉系爭商標有無理由?

⒋上訴人於第二審依系爭經紀合約(含系爭經紀續約)終止後之法律關係及信託關係(信託物返還請求權)為其請求移轉系爭商標之依據,有無理由?

⒌上訴人於第二審依借名登記關係請求移轉系爭商標為其請求移轉系爭商標之依據,有無理由?

五、本院得心證之理由:

㈠系爭經紀合約、系爭經紀續約之契約性質為何?系爭經紀合約(含系爭經紀續約)是否為林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係?

⒈本件「確認兩造間經紀契約法律關係不存在」部分判決因被上訴人撤回上訴而已確定,且因系爭經紀合約、系爭經紀續約與系爭商標無關(理由詳如後述),故本件實無定性系爭經紀合約、含系爭經紀續約之必要,合先敘明。

⒉系爭經紀合約、含系爭經紀續約並非林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係:

⑴按「解釋契約,固須探求當事人立約時之真意,不能拘泥於契約之文字,但契約文字業已表示當事人真意,無須別事探求者,即不得反捨契約文字而更為曲解(見本院十七年上字第一一一八號判例意旨)。」此有最高法院99年度台上字第1255號民事判決可稽。

系爭經紀合約、系爭經紀續約中並未出現「註冊商標」4字,顯示兩造並未就註冊商標一事進行約定,契約文字已經非常明確,「註冊商標」不在合約範圍當中,無須別事探求:

①系爭經紀合約第3.4條、第3.5條分別載明:「演藝業務代理範圍…所有相關無聲之出版物,包含但不限於乙方之姓名、藝名、團名、肖像…等,使用於相片、海報、雜誌、圖書、畫冊、商品等之策劃、製作與發行。」、「所有與上述相關的活動、演出、宣傳及其他任何商業與非商業之表演事宜安排及管理。」上開條文係在約定林暐哲音樂社擁有策劃製作發行無聲出版品(出版品可能使用姓名、藝名、團名、肖像等,也可能不使用)之權限,並得安排何景揚等人之表演活動,與註冊商標一點關係都沒有,又如何能推論林暐哲音樂社96年8月申請註冊商標是代理何景揚等人所為,且系爭商標為渠等所有?

再者,林暐哲音樂社使用系爭商標於經營上訴人之演藝事業、出版發行錄音作品、經營同名之網域名稱、youtube頻道、臉書粉絲專頁等等,林暐哲音樂社就系爭商標之使用範圍不僅只有「無聲出版品」,「無聲出版品」也不一定要使用系爭商標,何景揚等人執系爭經紀合約「發行無聲出版品」約定主張註冊商標權利為借名登記或信託因此歸屬於渠等云云,未免過於牽強。

②上訴人於第二審方主張之系爭經紀續約第2條(增加周邊商品分潤)文義上亦與註冊商標無關:

系爭經紀續約第2條約定:「增加關於周邊商品的酬勞分配規定,所有使用乙方之姓名、藝名、團名、肖像…等相關出版物的收入,若為甲方獨立製作,甲方得將…,再按照本合約4.1條規定分配…予乙方,若為甲方與第三者合作製作之商品,則…支付予乙方。」由此可知,依據原合約第4.1條之約定,林暐哲音樂社無庸分配「周邊商品」之收益予上訴人,而在96年12月6日簽署系爭經紀續約時,林暐哲音樂社同意將「周邊商品」之收益分配予何景揚等人。此條文係在約定林暐哲音樂社同意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人,此分配收益之規定,與註冊商標之歸屬並無關係。

③系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續約第2條並非上訴人同意林暐哲音樂社註冊系爭商標之對價約定,亦無從自上開約定倒推系爭商標之權利歸屬:

上訴人起初辯稱林暐哲音樂社「未經其同意」就偷偷申請註冊系爭商標,之後竟然辯稱系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續約第2條是渠等「同意」林暐哲音樂社取得註冊商標之對價,實自相矛盾。

又93年、96年簽署之系爭經紀合約、系爭經紀續約,均未提及「註冊商標」4字,且當時林暐哲音樂社也尚未取得註冊商標,顯見系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續約第2條,僅係用以約定林暐哲音樂社同意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人,而與林暐哲音樂社註冊系爭商標與否、「周邊商品/無聲出版物」是否有使用系爭商標,均毫無關連,因此,系爭經紀合約、系爭經紀續約無論如何都不可能是上訴人所稱渠等同意林 暐哲音樂社註冊商標之對價利益。再者,權利歸屬與是否進行獲利分配並無關連,斷不能從「獲利分配」倒推「權利歸屬」。

況查,系爭商標之編號4最早係於96年8月3日申請註冊,系爭經紀續約則於96年12月間所簽訂,則倘若雙方當事人間確有約定系爭商標獲益分配之真意,何景揚等人大可直接要求於系爭經紀續約中明文記載「系爭商標」,而實際上系爭經紀續約並未明文約定註冊商標或系爭商標之收益分配,正係因為系爭商標與系爭經紀合約、系爭經紀續約毫無關聯,故上訴人所辯實不足採。

④「品牌」不等於「註冊商標」,「團名、藝名」也不等同於「註冊商標」,系爭經紀合約與系爭經紀續約提及之「團名、藝名」,與註冊商標毫無關聯:

依社會通念,「品牌」係指營業、商品或服務之象徵,乃由商譽、產品或服務、企業文化以及整體營運管理形象等形塑而成;「商標」則係指具有識別性之標識,足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別者(商標法第18條參照),且因我國採註冊主義,需申請註冊,經主管機關審查核准使用於申請人指定之商品或服務者,始取得商標權。職是,「品牌」與「商標」兩者並非等同,品牌經營權與商標之轉讓與否各應契約約定為斷。另依商業交易常情,商標權人如欲將註冊商標移轉予他人,通常會於契約中明文約定移轉之商標名稱、註冊號數等,移轉後受讓人如欲授權原權利人繼續使用該商標,亦會約定授權之期間、範圍,以杜爭議。

本件系爭經紀合約、系爭經紀續約並無隻字片語提及「註冊商標」,況編號1至5商標在96年8月3日提出申請後,雙方才在96年12月6日簽署系爭經紀續約,如上訴人意欲主張渠等方為系爭商標之實質權利人,大可在經紀續約當中寫明清楚是哪些註冊商標,但渠等卻捨此不為,顯見系爭經紀合約、系爭經紀續約與註冊商標無涉。況且如果93年簽署系爭經紀合約時,上訴人真有委託林暐哲音樂社以林暐哲音樂社之名義為上訴人註冊商標,也真有要求林暐哲 音樂社應在系爭經紀合約終止後移轉商標,則系爭經紀合約中應會明文約定,然系爭經紀合約中完全沒有此等文字,足證系爭經紀合約與系爭商標完全無關。

甚且上訴人93年簽署經紀合約前,原已準備解散,渠等簽約時,針對前景不明之演藝事業,壓根沒想到、實際上也沒有想到要申請註冊商標,遑論約定「於終止經紀合約時應移轉註冊商標」,故系爭經紀合約絕對不可能是渠等在相隔十餘年之後之今日請求移轉註冊商標之依據。

⒊被上訴人主張係於經營上訴人之演藝事業稍有起色後,為保
障自己的投資與商業利益,乃在97年獨立於經紀合約之外出
資委請律師依據商標法進行商標布局、取得系爭商標之註冊
並加以使用,過程合法、公開,符合商業慣例,且公告至今
已十餘年等情,亦可證明被上訴人為系爭商標之實質權利人

⑴93年簽署經紀合約後,林暐哲音樂社為了保障自身的商業利益,在97年申請獨立依據商標法規定提出申請而取得系爭商標,與系爭經紀合約無關,已如前述。

⑵又林暐哲音樂社是獨立於經紀合約之外出資委請律師事務所協助規劃商標布局及處理申請商標事宜,商標註冊同意書也是律師提供,文義明確,並全數通過智慧財產局核准。被上訴人之前手林暐哲音樂社、被上訴人是依據商標法規定獨立申請商標,依商標法第30條規定,林暐哲音樂社取得註冊商標無須上訴人同意,上訴人亦均已針對系爭商標出具文義明確的商標註冊同意書(見本院卷一第187頁,被上證1)。上訴人縱有爭執其未同意,自系爭商標公告至今也已超過商標法第58條所規定的法定5年評定期間,上訴人亦無從爭議。

林暐哲音樂社於取得註冊商標後即為自己利益使用系爭商標於經營上訴人之演藝事業、出版發行錄音著作等。林暐哲音樂社也出資取得一系列「蘇打綠sodagreen」之網域名稱、臉書帳號名稱、youtube帳號名稱並加以經營,又被上訴人基於商標權人之地位,亦要求上訴人在休團期間(106至108年間)不得使用系爭商標合體演出。此為商標權利人地位之展現。

在108年間,被上訴人為了規劃樂團的復出而發行「530專輯」,並於唱片及宣傳上使用並標註系爭商標(見本院卷二第65頁,被上證12),消費者均知悉系爭商標為被上訴人所有(見鈞院卷(二)第79頁,被上證13),且上訴人於致智慧局之陳情函中亦自承被上訴人確實是以商標權人地位使用系爭商標(見本院卷一第402頁,被上證11)。

由上可知,系爭商標從申請、公告到維護,從延展到移轉,十餘年來都是林暐哲音樂社或被上訴人基於商標權人地位出資、管理及使用,可證明林暐哲音樂社及被上訴人係為自己取得註冊商標,被上訴人為系爭商標之實質權利人。

⑶由上訴人未就原判決附表編號4系爭商標廢止不成立處分書提出後續救濟亦可證明,智慧局及上訴人均認同被上訴人為系爭商標之合法商標權人並為自己使用系爭商標,被上訴人是系爭商標之實質權利人:

查上訴人對系爭商標申請廢止後,就系爭商標,即原判決附件編號4申請號255(即註冊號955)以及編號6申請號372(即註冊號820)之廢止不成立案件並未提起後續救濟,顯示智慧局及上訴人均肯認被上訴人確實是系爭商標之合法商標權人並且為自己使用系爭商標,被上訴人是系爭商標之實質權利人。此有智慧局廢止不成立處分之理由可稽:「依商標權人檢送之答證2、3商標權人於109年5月15日至『佳佳唱片』(台北市○○路○段000號2樓)購買收錄有『空氣中的視聽與幻覺』、『飛魚』和『Believe in Music』三首歌之組合CD/片商品實物及發票影本,……得認於2019年5月21日至2019年6月間商標權人將蘇打綠Sodagreen成團以來陸續發行『空氣中的視聽與幻覺』、『飛魚』和『Believe in Music』之單曲,重新發行並標示有系爭『蘇打綠Sodagreen』商標之『3EP蘇打綠日限量紀念組合包』,每張專輯並附贈530 Reload蘇打綠日限量紀念貼紙,同時PTT板網路消費者所討論及佳佳唱片、博客來、誠品書局、KKBOX、誠品音樂等實體店面或網路商店廣告促銷該CD片組合包。」、「……,確見商標權人有為行銷之目的,於108年5月30日所重新製作發行之CD外包裝及盒內附贈貼紙上有標示系爭『蘇打綠Sodagreen』商標、發行日期『2019.May』,亦與答證2、4、28之CD片組合包商品實物得互相勾稽,予消費者之認知,非惟該「蘇打綠Sodagreen」為知名之樂團名稱,亦得認識其為表彰系爭商品來源之商標。」(見本院卷二第521頁,被上證18)。

如比較「商標註冊同意書」以及「系爭經紀合約、系爭經紀續約」簽署之時間點及內容,亦可得知:林暐哲音樂社是在96年8月3日申請系爭商標中之編號4,被上訴人分在102年3月5日申請系爭商標中之編號6,該時間點分別與93年簽署之系爭經紀合約、96年12月6日簽署之系爭經紀續約無關。

如比較「商標註冊同意書」及「系爭經紀合約、系爭經紀續約」之內容可知,「商標註冊同意書」係針對系爭商標,文義明確,而「系爭經紀合約、系爭經紀續約」內文沒有任何一個字提到「註冊商標」,可知系爭經紀合約與系爭商標並無任何關係,不容上訴人無視其所親筆簽署的「商標註冊同意書」,並曲解系爭經紀合約作為請求移轉商標之依據。

㈡上訴人對於「蘇打綠Sodagreen」無共有姓名權及依據此藝名團名所生之商標或其他權利:

⒈上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無共有姓名權、人格權:

⑴經查,上訴人之名字分別為「何O揚」、「史O威」、「吳O峰」、「謝O儀」、「龔O祺」、「劉O凱」,無一人名為「蘇打綠Sodagreen」,且至今仍未見上訴人具體說明究竟渠等以何種法律依據如何「共有」「蘇打綠Sodagreen」此一名詞,故上訴人辯稱渠等對「蘇打綠Sodagreen」享有姓名權、人格權等云云,實不可採。

次查,上訴人雖聲稱渠等就姓名權、人格權、商標權或其他權利「約定共有」云云,然上訴人至今仍未提出任何具體證據說明其依據,亦非可採。

上訴人於原審先是稱「蘇打綠sodagreen」此詞係由「吳O峰、史O威2人共同發想」(2人共有?),或稱「為吳O峰個人之創作」(個人獨有?),至第二審卻又改稱「是由6人共同發想」(6人共有?),說法一變再變,渠等所辯顯然不能證明上訴人共有「蘇打綠Sodagreen」此一名詞。

⑵被上訴人辯稱:90年4月樂團成立之初,確非由提起本件訴訟之何景揚等人組成,而中間亦歷經諸多團員之變動,且時至今日,絕大多數之消費者亦無法連結上訴人與「蘇打sodagreen」等語。

查90年4月樂團成立之初,僅有吳青峰、史俊威、謝馨儀與訴外人郭志新等4人,其後團員組成更是更迭不斷, 有原證1:「蘇打綠Sodagreen」樂團資訊影本(見原審卷(一)第147PE 189頁)、原證63: 蘇打綠〈窺〉放錄於《少年ㄞ國》合輯及新聞資訊影本(見原審卷(三)第341頁)、原證64:蘇打綠《蘇打誌》內頁影本(原審卷(三)第345頁)附卷可稽。而時至今日,大多數之消費者亦無法連結上訴人與「蘇打綠Sodagreen」,有被證26:「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」網路文章影本、被證27:「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」網路文章影本在卷可參(見原審卷(三)第427至432頁),故上訴人主張「蘇打綠sodagreen」等同於渠等之身分辨識,且6人陣容18年未曾改變,所以是六人共有姓名權云云,並非事實。

⑶又查,商標法第30條第1項第13款業已就姓名權及註冊商標之潛在衝突作出立法決定,即非著名藝名,任何人均得註冊,僅著名藝名需得藝人同意註冊。換言之,依據商標法第30條規定,林暐哲音樂社取得註冊系爭商標之時根本無須上訴人同意。而商標法第58條也規定,縱使違反前開規定,只要超出法定5年評定期間,即不得再爭執註冊商標之權利歸屬。因此,上訴人縱使對「蘇打綠Sodagreen」擁有姓名權(此為被上訴人所否認),依法也無法再為訴訟主張。

⑷又上訴人辯稱由於系爭經紀合約、經紀續約之立合約書人乙方為蘇打綠,故林暐哲音樂社知悉蘇打綠為上訴人之姓名,故渠等擁有姓名權等云云,但查,系爭經紀合約立合約書人乙方是上訴人,該合約「前言」部分係因文件格式受限及方便記載之考量,才未將上訴人逐一列出,由系爭經紀合約之「最末用印頁」中,由上訴人簽署渠等自己之姓名、留下渠等之身分證字號與地址,系爭經紀續約之「最末用印頁」中,則僅有吳O峰、史O威、謝O儀、龔O祺4人簽署,而均非簽署「蘇打綠」一詞,不能證明上訴人對「蘇打綠」一詞有姓名權(見原審卷(一)第415頁、第431至432頁,陳證2、4)。
 
⒉上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無「商標權」:

⑴經查,我國商標法係採取「註冊主義」,系爭商標之商標權業經智慧局核准由林暐哲音樂社、被上訴人取得、移轉並公告十餘年,且超過5年法定評定期間為一絕對效力之商標,上訴人已無法依評定程序爭執系爭商標之效力。

⑵按「我國商標法係採註冊主義,不以商標已使用為註冊之要件」(最高行政法院108年度上字第720號行政判決參照)、「我國商標法採取註冊主義,而非使用主義,是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用,即須依法向主管機關提出註冊之申請,縱其使用在先,倘其未申請註冊,原則上即不受商標權之保障」(最高行政法院108年度判字第602號行政判決參照),可知在採取「註冊主義」的臺灣,先申請、先取得註冊商標者,享有商標權利,是看誰先「註冊」商標來認定商標權人,而不是看誰先「使用」商標而認定商標權人。上訴人雖引用楊O傑關於美國法上Bell v. Streetwise Records案所涉及的未註冊商標New Edition商標(下稱New Edition案)主張本件系爭商標為渠等所有,但New Edition案是因「使用主義」衍生之爭議,本件係被上訴人在採取「註冊主義」之臺灣合法取得系爭商標而且使用、公示長達十餘年之久,也超越法定五年評定期間而成為不可爭議之註冊商標,被上訴人依法為系爭商標之權利人,並無疑義。

⒊上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無「其他法律上之權利」:

上訴人雖陳稱渠等對「蘇打綠Sodagreen」享有「其他法律上之權利」,故得請求移轉系爭商標云云,但對於柒等究竟有何「其他法律上之權利」,至本件第二審言詞辯論終結時仍未說明,被上訴人辯稱因為其不知道上訴人所謂「其他法律上之權利」依據為何?內容為何?其無從答辯等語。因此,本院亦無從對於上訴人有何「其他法律上之權利」為審酌。
 
㈢上訴人依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1項、第179條後段、第184條第1項前段規定請求移轉系爭商標,並無理由:

⒈民法第541條第2項部分:

按「受任人以自己之名義,為委任人取得之權利,應移轉於
委任人」,民法第541條第2項定有明文。承前所述,系爭經紀合約、系爭經紀續約之內容與系爭商墂之申請註冊無涉,上訴人自不得以根本未約定註冊商標之系爭經紀合約、系爭經紀續約,援引民法第541條第2項請求移轉系爭商標。

再者,誠如前述,被上訴人係於102年間自林暐哲音樂社合法受讓編號1至5商標,並為自己之商業佈局申請註冊而原始取得編號6商標。依本件原審判決之認定,林暐哲音樂社與上訴人間之系爭經紀合約於99年10月13日林暐哲音樂社辦理歇業時即失其效力,則在林暐哲音樂社與被上訴人為法律上不同主體之情況下,上訴人究竟有何依據得向被上訴人請求移轉商標。因此,上訴人依民法第541條第2項之規定,向被上訴人請求移轉系爭商標,並無理由。

⒉民法第177條第2項準用同條第1項部分:

⑴按民法第177條規定:「(第1項)管理事務不合於前條之規定時,本人仍得享有因管理所得之利益,而本人所負前條第一項對於管理人之義務,以其所得之利益為限。(第2項)前項規定,於管理人明知為他人之事務,而為自己之利益管理之者,準用之。」故民法第177條第2項不法管理之要件,係以客觀上為「他人事務」,管理人主觀上亦「明知他人事務」,而管理人係為自己利益為管理,無為他人管理之意思,始足當之。

經查,上訴人先是辯稱林暐哲音樂社係依系爭經紀合約、民法第541條第2項與借名或信託登記法律為渠等管理系爭商標等云云,然於主張民法第177條規定時,卻又改稱被上訴人「欠缺為何景揚等人管理事務之意思」,故符合不法管理之主觀故意,顯然自我矛盾。

⑵次查,林暐哲音樂社投入眾多資源致力發展當時非主流市場之「獨立音樂」,復因見「獨立音樂」商業化之經營漸有起色,為保障自身商業利益,方於97年委請律師取得註冊商標,並獲得智慧局准許,使用十餘年至今。故林暐哲音樂社係獨立依商標法規定取得系爭商標,與系爭經紀合約毫無關連,此由經紀合約尋無「註冊商標」4字,且93年簽約當時上訴人壓根沒想到註冊商標可證(詳如前述)。故林暐哲音樂社在96年申請註冊系爭商標,客觀上屬林暐哲音樂社「自己之事務」,並非屬何上訴人之事務,主觀上林暐哲音樂社亦認為此為自己之事務,而就此自己之事務當然係為了自己之利益加以管理,既不符合不法管理之要件,亦無任何不法可言,故上訴人主張林暐哲音樂社申請註冊、移轉、延展系爭商標,係屬不法管理,而得依民法第177條第2項準用同條第1項,請求移轉系爭商標,洵屬無據。

⑶又林暐哲音樂社於96年8月3日同時提出5件商標申請案,包含申請編號4商標,當時因智慧局也認為無庸藝人出具商標註冊同意書,遂於97年5月1日便公告核准註冊,至今已公告十餘年,且為任何人上網均得查詢到之公示資料,故何景揚等人指責林暐哲音樂社註冊上開商標既未告知,亦未取得同意,故屬不法管理,並非可採。

再者,依據現行商標法之規定,註冊商標之「移轉」與「延展」均屬商標權人之權利,並無任何「移轉」或「延展」系爭商標需經過何O揚等人同意之規定,林暐哲音樂社依法移轉系爭商標予被上訴人,被上訴人依法延展系爭商標,均屬林暐哲音樂社與被上訴人自己之事務,與上訴人無涉,故上訴人徒稱林暐哲音樂社、被上訴人未經渠等同意而為商標移轉與延展,屬不法管理,亦不可採。

⒊民法第179條後段部分:

⑴按民法第179條規定:「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同。」故僅有於「一方受有利益」,「他方受有損害」,且「受利益與損害間具有因果關係」,而受利益係「無法律上原因」時,方得以該當民法第179條規定之不當得利。

⑵經查,林暐哲音樂社係為保障自身商業利益,委請律師依商標法進行商標布局,方取得系爭商標,並為系爭商標公示之商標權人長達十餘年,享有商標法所賦予商標權人之一切權利,而與系爭經紀合約無關,已如前述。故系爭經紀合約自非林暐哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律上原因,系爭經紀合約終止與否亦與林暐哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律上原因是否消滅無涉。

依據上訴人之所辯會發生的結果是:只要藝人發出終止信給經紀公司就可以終止經紀合約,然後經紀公司所有的註冊商標即在智慧局的公示系統變成不當得利。然而,經紀合約是否終止為雙方間債之關係,是否變動尚待法院認定,殊難想像該雙方間債之關係會造成智慧局對外公示之註冊商標權利歸屬同時發生異動。

況上訴人辯稱因被上訴人為商標權人致使渠等受有無法取得及無法使用系爭商標之損害等云云。然依商標法第35條第2項規定,商標經註冊公告後,在未經商標權人同意之情況下,商標權人依法本即具有得排除他人將註冊商標使用於其相同商品、服務類別之權利,而於商標權之排他範圍內,未經商標權人同意而使用商標者,亦將構成侵害商標權之行為,此係源於商標權之排他性。上訴人因無法具體提出究竟林暐哲音樂社依法取得註冊之系爭商標,導致渠等受有何種損害,便將商標法賦予商標權人之權利,曲解為渠等所受之損害,即無可取。

⑶林暐哲音樂社、被上訴人依商標法規定進行商標布局,取得系爭商標,且上訴人還同意並出具註冊商標同意書由林暐哲音樂社、被上訴人取得註冊商標,且系爭商標已經超過法定5年評定期間,已屬不可再爭執權利歸屬之商標,而被上訴人也自林暐哲音樂社合法受讓系爭商標,故被上訴人取得系爭商標,並非無法律上原因,上訴人亦未具體說明因此受有任何損害,故上訴人依民法第179條後段規定,請求移轉系爭商標,自不可採。

⒋民法第184條第1項前段部分:

⑴按「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。」民法第184條第1項定有明文。

⑵上訴人主張被上訴人為登記名義人,而渠等是實質權利人,被上訴人不移轉商標登記所以侵害「渠等的商標權」,渠等所受損害就是不能取得商標登記還有不能行使商標云云(見上訴人民事上訴理由(一)狀第16頁)。

然查,系爭商標乃係被上訴人合法受讓或自行申請註冊,並為合法之商標權人,上訴人並非系爭商標權人,被上訴人又如何得以侵害渠等之商標權。可知,上訴人依民法第184條第1項前段規定請求移轉系爭商標,顯無理由。

⑶況查,爭商標註冊時,上訴人同意並出具商標註冊同意書由林暐哲音樂社或被上訴人取得註冊商標,且被上訴人取得註冊編號4商標是受移轉而取得並登記,何來侵權行為。

㈣上訴人於第二審依系爭經紀合約(含系爭經紀續約)終止後之法律關係、信託關係(信託物返還請求權)及借名登記關係為其請求移轉系爭商標之依據,並無理由:

⒈按「『稱信託者,謂委託人將財產權移轉或為其他處分,使受託人依信託本旨,為受益人之利益或為特定之目的,管理或處分信託財產之關係』,信託法第1條定有明文。由該條文義觀之,委託人未將財產權移轉或為其他處分前,受託人無法依信託本旨,為受益人之利益或為特定目的,管理或處分信託財產,故財產權之移轉為信託之特別成立要件。又信託法第二章對信託財產設有專章規定,亦突顯信託財產之獨立性,期使受託人受有超過信託目的之權利移轉或處分後,在信託目的之範圍內行使受移轉之權利或處分。如謂信託人未為財產權移轉或為其他處分前,受託人得據以請求為財產權之移轉或為其他處分,即與信託之意旨相違。我國信託制度係以『信託財產』為中心之法律關係,即信託人未將『信託財產』移轉財產權或為其他處分予受託人前,信託人、受託人、受益人三方面之關係無由形成,各當事人間不具任何權利、義務關係,信託目的無法達成,自難將信託關係有關當事人合意之債權行為與信託財產移轉之物權行為予以割裂,而以信託當事人合意之債權行為做為信託財產移轉之依據。信託關係之成立,除當事人間須有信託之合意外,尚須委託人將財產權移轉或為其他處分予受託人後,當事人間之信託契約始成立。」此有最高法院95年度台上字第500號民事判決可供參照。

⒉經查,遍尋系爭經紀合約、系爭經紀續約之內容,均與商標註冊無關,又系爭經紀合約係於93年由林暐哲音樂社與何景揚等人所簽訂,簽約時系爭商標尚未註冊,編號4商標係96年8月3日申請,直至97年間由林暐哲音樂社取得商標,編號6商標則為102年3月5日申請,於102年12月1日由被上訴人取得商標註冊。又信託契約須於信託人將「信託財產」移轉予受託人後,方得成立信託關係,在信託人未將信託財產移轉予受託人前,信託人、受託人與受益人間不具任何權利、義務關係。又信託財產得以受託人基於信託關係原始取得作為成立信託契約之要件,但系爭經紀合約係於93年簽訂後即生效,而非於97年林暐哲音樂社取得編號4商標之註冊公告時方生效,編號6商標於102年12月1日由被上訴人取得商標註冊,故上訴人主張系爭經紀合約為一信託契約,顯非可採。

況且,依上訴人之主張,系爭經紀合約若為一信託契約, 其與林暐哲音樂社間就系爭商標具有信託關係,則基於債之相對性,上訴人如何向被上訴人請求移轉系爭商標。因此,系爭經紀合約、系爭經紀續約與註冊商標毫無關係,被上訴人亦未曾與上訴人間就系爭商標成立過「信託關係」之合意,上訴人依系爭經紀合約終止後之法律關係與信託法律關係向被上訴人請求移轉系爭商標,於法無據。

⒊上訴人辯稱系爭商標是被上訴人基於經紀合約關係,為執行經紀合約之特定目的,而為渠等取得商標,故被上訴人只是「登記名義人」、何景揚等人是「實質權利人」云云,除了主張「信託關係」外,其實就是在主張「借名登記」。惟上訴人依系爭經紀合約終止後之法律關係與信託法律關係向被上訴人請求移轉系爭商標部分,並無理由,已如上述,而被上訴人是為自己取得系爭商標,所以自己出資,以自己為名義人,並以商標權人地位使用系爭商標,亦如前述,上訴人之所以在休團期間不能使用系爭商標,正是被上訴人行使商標權的結果,假設如上訴人所說休團即終止為真,則上訴人大可繼續使用,或早就要求被上訴人移轉商標,但上訴人並未有所作為,反而遲至本件第二審才列舉了數個借名登記的判決主張依據相同道理被上訴人應移轉商標,然而,在被上訴人指出其借名登記主張並無理由,甚至上訴人提出的判決反而更足以證明本件並非借名登記之後,上訴人改口「不主張借名登記」,於提出言詞辯論意旨狀時改稱是信託登記,惟系爭商標編號4、編號6分別已經登記十餘年及8年,上訴人也出具同意書,被上訴人出資也持續為自己使用管理系爭商標,顯見上訴人主張借名登記亦非可採。

⒋上訴人主張系爭經紀合約第3.4條(發行無聲出版品)、第3.5條(表演事宜安排)及系爭經紀續約第2條(增加周邊商品分潤)文義上均與系爭商標之註冊無關,已如前述,又林暐哲音樂社使用系爭商標於經營上訴人演藝事業、出版發行錄音作品、經營同名之網域名稱、youtube頻道、臉書粉絲專頁等等,但林暐哲音樂社就系爭商標之使用範圍不僅只有「無聲出版品」,「無聲出版品」也不一定要使用系爭商標,上訴人執系爭經紀合約「發行無聲出版品」約定主張註冊系爭商標權利為借名登記或信託因此歸屬於渠等云云,未免過於牽強,再者,依據原合約第4.1條之約定,林暐哲音樂社無庸分配「周邊商品」之收益予上訴人,而在96年12月6日簽署系爭經紀續約時,林暐哲音樂社同意將「周邊商品」之收益分配予上訴人,此條文係在約定林暐哲音樂社同意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人,上訴人未能說明配分收益之規定與系爭商標之歸屬之關係,又如何能推論林暐哲音樂社96年8月申請註冊編號4商標是代理上訴人所為之「信託或借名登記」。林暐哲音樂社使用系爭商標於經營上訴人之演藝事業、出版發行錄音作品、經營同名之網域名稱、youtube頻道、臉書粉絲專頁等等,林暐哲音樂社就系爭商標之使用範圍不僅只有「周邊商品」,「周邊商品」也不一定要使用系爭商標,何景揚等人執系爭經紀合約「周邊商品增加分潤」約定主張註冊商標權利為借名登記或信託因此歸屬於渠等云云,應不足採。  

六、綜上所述,上訴人主張系爭經紀合約、系爭經紀續約為林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係、其對於「蘇打綠Sodagreen」有共有姓名權,可依據此藝名團名而有商標或其他權利,並依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1項、第179條後段、第184條第1項前段、依系爭經紀合約終止後之法律關係及信託關係(信託物返還請求權)、借名登記關係請求被上訴人應將系爭商標移轉登記予上訴人共有,均為無理由,不應准許。原審為上訴人敗訴之判決,並無不合。上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回。

智慧財產第二庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 吳俊龍
法 官 曾啓謀

2022年5月26日 星期四

娛樂法(商標)樂團成員「蘇打綠」「sodagreen」商標申請案:智慧財產局發出「核駁理由先行通知書」,就樂團成員所擬註冊的「第9類唱片光碟」及「第41類的娛樂服務」部分,將不予註冊。


 申請號109029228號商標案件歷史

#蘇打綠 #商標申請

來說蘇打綠商標的故事吧。

一、背景

經紀公司原先擁有六個「蘇打綠sodagreen」註冊商標。

106、107、108年樂團休團三年。

在108年休團期滿之際,經紀公司原先準備規劃復出活動,在530「蘇打綠紀念日」推出紀念專輯,準備拍攝音樂同名電影,並計劃在舉辦復出演唱會和銷售周邊商品。

接下來,就如同新聞所載,樂團成員發函提前終止經紀合約,音樂同名電影、演唱會、周邊商品的計畫告吹。

二、樂團成員申請新商標,並對經紀公司的註冊商標申請廢止

109年,樂團成員另組「蘇打綠有限公司」,並申請「蘇打綠」(就是我們現在要講的申請號109029228號)及「sodagreen」商標(這個是申請號109029229),擬註冊於多種類別。

蘇打綠有限公司並於同日對經紀公司擁有的六個「蘇打綠sodagreen」註冊商標以三年未使用為由申請廢止。

(一)廢止案件結果(均確定)

1.經紀公司在「周邊商品」的註冊商標:遭廢止

由於樂團成員在108年提前終止合約,因此經紀公司無法即時舉辦演唱會及銷售周邊商品,所以,與周邊商品相關的註冊商標(如筆記本、T-shirt等商品項目)正好因為「休團三年」而遭到智慧財產局廢止。

2.經紀公司在「唱片光碟影碟」的註冊商標:有效商標

但就核心的「唱片、光碟、影碟」等商品項目(第9類),仍為有效商標,並且屬於經紀公司。

(二)樂團成員的商標申請案

而樂團成員在109年5月7日所提出的商標申請,智慧財產局於111年2月10日發出「核駁理由先行通知書」。

智慧局的意見認為:

1.樂團成員申請在「周邊商品」:將予註冊。

2.樂團成員申請在核心的「唱片光碟影碟(#第9類)」,以及與之類似的「娛樂服務(#第41類)」部分,#將不予註冊。

也就是說,智慧局認為,樂團成員在「唱片;光碟;伴唱帶;錄音帶;錄影帶;電影片;錄音載體;影音光碟;從網際網路下載之音樂;從網際網路下載之影片;從網際網路下載之圖片;可下載之手機鈴聲;可下載之影像檔案;可下載之音樂檔案;可下載之電子出版品;可下載的手機表情符號;行動電話應用程式;電子出版品;電子書;可下載之電子樂譜。藉由隨選視訊提供不可下載之電視節目;提供線上影片欣賞服務;提供線上音樂欣賞服務;提供不可下載之線上錄影節目;藉由隨選視訊提供不可下載之影片;提供不可下載之線上音樂;電影劇本編寫;除廣告目的外的劇本編寫;音樂製作;為活動提供錄影編輯服務;除廣告片外的影片製作;影片製作;影片發行;錄影片製作;影片錄影片碟影片之製作;唱片製作;唱片發行;錄音帶製作;錄音帶發行;伴唱帶製作;伴唱帶發行;電台育樂節目策劃;電台育樂節目製作;廣播節目製作;廣播娛樂節目製作;電視育樂節目策劃;電視娛樂節目製作;電視節目製作;電視娛樂節目之策劃製作;劇本改編;錄影帶編輯;錄影帶錄製;錄影帶剪輯;音樂錄製;唱片錄音服務;配音;表演節目製作;戲劇製作;配字幕;音樂作曲服務;除廣告片外的影片導演;歌曲寫作」商品與服務,#將不予註冊。

3. #樂團成員在111年5月25日提出分割商標的申請

這表示,「唱片光碟影碟(#第9類)」,以及與之類似的「娛樂服務(#第41類)」部分將被獨立出來成一案,於智慧局駁回後準備進行後續的救濟。

【樂團成員「蘇打綠」「sodagreen」商標申請案】
經濟部智慧財產局(111)慧商40055字第11190130680號(2022.2.11)
https://ipcase.blogspot.com/2022/05/941.html

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#著作權律師
#商標律師

updated 2022.5.30
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經濟部智慧財產局(111)慧商40055字第11190130680號(2022.2.11)

主旨:第109029228號「蘇打綠」商標註冊申請案,經初步審查,其核駁理由如說明一,請於文到次日起1個月內提出意見書,逾期本案將依法核駁,請查照。

說明:

一、 商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限,為商標法第30條第1項第10款所明定。

本件商標圖樣上之「蘇打綠」與註冊在先之第1310955、1613820號「蘇打綠sodagreen」商標圖樣相較,均有相同之「蘇打綠」構成之識別部分,商標應屬近似,復本件指定使用於「唱片;光碟;伴唱帶;錄音帶;錄影帶;電影片;錄音載體;影音光碟;從網際網路下載之音樂;從網際網路下載之影片;從網際網路下載之圖片;可下載之手機鈴聲;可下載之影像檔案;可下載之音樂檔案;可下載之電子出版品;可下載的手機表情符號;行動電話應用程式;電子出版品;電子書;可下載之電子樂譜。藉由隨選視訊提供不可下載之電視節目;提供線上影片欣賞服務;提供線上音樂欣賞服務;提供不可下載之線上錄影節目;藉由隨選視訊提供不可下載之影片;提供不可下載之線上音樂;電影劇本編寫;除廣告目的外的劇本編寫;音樂製作;為活動提供錄影編輯服務;除廣告片外的影片製作;影片製作;影片發行;錄影片製作;影片錄影片碟影片之製作;唱片製作;唱片發行;錄音帶製作;錄音帶發行;伴唱帶製作;伴唱帶發行;電台育樂節目策劃;電台育樂節目製作;廣播節目製作;廣播娛樂節目製作;電視育樂節目策劃;電視娛樂節目製作;電視節目製作;電視娛樂節目之策劃製作;劇本改編;錄影帶編輯;錄影帶錄製;錄影帶剪輯;音樂錄製;唱片錄音服務;配音;表演節目製作;戲劇製作;配字幕;音樂作曲服務;除廣告片外的影片導演;歌曲寫作」商品與服務,與註冊據駁商標指定使用於「影碟、唱片、光碟」等商品相較,其性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處,且其所提供之服務性質、內容或目的,在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上,具有共同或關聯之處,應屬同一或類似商品與服務,如標示相同或近似的商標,依一般社會通念及市場交易情形,有致相關消費者混淆誤認之虞,有前揭法條規定之情事。

二、 貴公司於意見書中可為下列之說明:
(一) 具體說明本件商標如何使用(或實際使用)之態樣。
(二) 無使相關消費者混淆誤認之虞之具體事證。
(三) 申請減縮「唱片;光碟;伴唱帶;錄音帶;錄影帶;電影片;錄音載體;影音光碟;從網際網路下載之音樂;從網際網路下載之影片;從網際網路下載之圖片;可下載之手機鈴聲;可下載之影像檔案;可下載之音樂檔案;可下載之電子出版品;可下載的手機表情符號;行動電話應用程式;電子出版品;電子書;可下載之電子樂譜。藉由隨選視訊提供不可下載之電視節目;提供線上影片欣賞服務;提供線上音樂欣賞服務;提供不可下載之線上錄影節目;藉由隨選視訊提供不可下載之影片;提供不可下載之線上音樂;電影劇本編寫;除廣告目的外的劇本編寫;音樂製作;為活動提供錄影編輯服務;除廣告片外的影片製作;影片製作;影片發行;錄影片製作;影片錄影片碟影片之製作;唱片製作;唱片發行;錄音帶製作;錄音帶發行;伴唱帶製作;伴唱帶發行;電台育樂節目策劃;電台育樂節目製作;廣播節目製作;廣播娛樂節目製作;電視育樂節目策劃;電視娛樂節目製作;電視節目製作;電視娛樂節目之策劃製作;劇本改編;錄影帶編輯;錄影帶錄製;錄影帶剪輯;音樂錄製;唱片錄音服務;配音;表演節目製作;戲劇製作;配字幕;音樂作曲服務;除廣告片外的影片導演;歌曲寫作」商品與服務。本案經減縮類似商品/服務後,倘已無不得註冊事由,得予核准審定。

(四) 經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請之證明文件;並注意應無本法第30 條第1 項第10 款但書所稱「顯屬不當」之情形(商標法施行細則第30條請參照)。

(五) 如不欲減縮商品,為避免所指定使用之商品/服務全部核駁,得備具分割申請書及規費,申請分割為2個以上之註冊申請案,分割後無衝突部分之商品/服務將先行核准審定;有衝突部分之商品/服務如欲取得註冊,請於分割後依期限陳述意見,若經核駁審定者,請另行提起行政救濟。

三、 依商標法第31條第3項規定,指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明,應於核駁審定前為之。貴公司得於核駁審定前就有不得註冊的商品或服務申請減縮,以取得註冊。

2022年5月25日 星期三

(著作權 電腦軟體 捷運)十合科技公司 v. 台北捷運公司、資策會:法院認為:1.就「封裝佈建系統」:北捷無需另外購置「貓纜中央端」程式,北捷得以「貓纜車站端」連結至原先購買的「封裝佈建系統」「中央端」。 2.就「權限管理系統」:「權限管理系統」是採取「集中式管理,分散式控制」的作業方式,因此,北捷在中央端變更權限資料後複寫至各車站端的資料庫,符合約定範圍。原告之訴駁回。


#台北捷運 #資策會 #十合科技

大家坐捷運的時候應該都沒想過背後還會有這樣的故事。

台北捷運要做「帳務整合系統」(包含「封裝佈建系統」和「權限管理系統」)(要讓捷運跑起來真不容易啊!),委託「資策會」製作,而「資策會」又分包給「十合科技公司」製作。

這個案子是十合科技對北捷和資策會提告,主張超出授權範圍。

一審法院判決原告敗訴。

根據我個人不負責任觀察,比電腦程式有趣的部分是合約關於著作權的約定:

「北捷」與「資策會」的合約約定:

「依本契約完成之著作(包括所有程式原始碼),北捷公司得以自行修改及使用,並以資策會為著作人。其著作財產權於著作完成時,同時讓與北捷公司,北捷公司對此著作之衍生著作亦享著作財產權,資策會並承諾不行使其著作人格權。」

「資策會」與「十合科技」的合約約定:

「十合科技交付之各項工作項目或著作,除十合科技仍保留系爭二系統程式之智慧財產權外,其餘著作均以被告資策會為著作人。」

所以我們可以思考:北捷到底有沒有拿到著作權呢?

【十合科技 v. 北捷、資策會】
智慧財產及商業法院109年度民著訴字第24號民事判決(2022.04.12)
https://ipcase.blogspot.com/2022/05/v_25.html

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#著作權律師
#智財律師
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智慧財產及商業法院109年度民著訴字第24號民事判決(2022.04.12)

原 告 十合科技股份有限公司

被 告 臺北大眾捷運股份有限公司

追 加被 告 財團法人資訊工業策進會

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議事件,本院於民國111年3月15日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
原告之訴駁回。
 
  事實及理由
 
一、原告之主張及聲明:

(一)原告前於94年8月4日與追加被告資策會簽訂分包委託合約(原證1,下稱分包合約),約定承作被告資策會所承攬被告北捷公司所有台北捷運「帳務整合系統」專案中「封裝佈建系統」(下稱系爭封裝佈建系統)及「權限管理系統」(下稱系爭權限管理系統,並與前系統合稱系爭二系統),雙方並約定系爭二系統之著作財產權歸屬原告所有。原告已依約提供資策會系爭封裝佈建系統之佈署操控端(下稱中央端)1套、佈署代理人端(下稱車站端)69套,以及系爭權限管理系統1套(包括「權限管理程式」及­「權限管理資料庫」),並交付被告北捷公司完畢,惟依使用授權書之約定,原告所提供系爭二系統之使用授權,僅限被授權人之「一臺單一電腦主機上安裝並使用一套軟體產品」,如有陸續新增之捷運車站,被告北捷公司應向原告付費購買以取得系爭封裝佈建系統車站端之授權,至系爭權限管理系統則採集中式授權方式,並僅限於台北捷運之中央端電腦使用。

(二)嗣被告北捷公司為降低自身系統建置、營運、訓練及未來維護系統各項成本,並維持操作流程之一致性,竟要求承包商將原本僅授權使用於台北捷運帳務系統之系爭二系統,移植於新增加之貓空纜車帳務系統(下稱貓纜帳務系統),並未向原告取得授權,即擅自將捷運帳務系統內含原告所有系爭二系統均重製或改作至貓纜帳務系統中營運使用【依本院108年度民聲字第66號保全證據程序所扣得證據可知,貓纜帳務系統中央端除違法連線捷運中央端封裝佈建系統(PDM Console)做使用外,更重製系爭權限管理系統之程式及資料庫,且於捷運各站及貓纜各車站均有重製原告IIIA.sql電腦程式及執行該程式所生之資料庫、連接權限管理程式至資料庫之程式設定檔「persist.properties」,足認被告北捷公司確有重製、改作系爭二系統行為】。再者,依被告資策會交付被告北捷公司之系爭權限管理系統亦遭修改成有資料同步功能,即中央端權限管理資料有變動時,供各車站同步資料使用,故資策會亦有違法重製並改作原告系爭權限管理系統之行為。

(三)被告資策會明知其交付予被告北捷公司之帳務整合系統中包含原告所有之系爭二系統,其引用系爭封裝佈建系統時,雖有標示係採用原告所研發之軟體,但其卻於94年8月4日與被告北捷公司簽立之勞務契約(下稱系爭勞務契約)之服務建議書及系爭權限管理系統中,未載明系爭權限管理系統之著作人為原告。又其提供予被告北捷公司之「快速復原計畫書」(被證14)第6頁以下關於系爭權限管理系統之安裝,均照抄原告「IIIA系爭權限管理系統安裝手冊」,而未表明原告為著作權人,侵害原告之姓名表示權。且被告資策會明知其無系爭權限管理系統之著作權,竟主張其享有著作權,未表明原告為系爭權限管理系統之著作權人,而向被告北捷公司稱其有權將帳務整合系統包含系爭權限管理系統之所有權移轉予被告北捷公司,足見被告資策會明知系爭權限管理系統之著作權均屬原告所有,仍惡意以欺瞞等背於善良風俗之手段侵害原告之著作權,且致使被告北捷公司於各捷運車站、貓纜中央端、車站端均安裝系爭權限管理系統,侵害原告之權利且情節重大。再者,依分包合約,除非經原告書面同意,否則禁止對系爭二系統做更改、分割,被告資策會竟未經原告同意,擅自增加當初資料庫未提供之複寫版本比對欄位,以微軟SQL Server程式,將系爭權限管理系統資料庫重製安裝於貓纜帳務系統中央端、貓纜車站端及捷運各車站端,顯已違反禁止改作之約定,侵害原告著作姓名權及財產權甚明。

(四)關於請求損害賠償金額之計算:

⒈被告北捷公司部分:

被告北捷公司未經授權,以貓纜封裝佈建系統車站端連線至捷運封裝佈建系統中央端之方式,未向原告購買使用於貓纜封裝佈建系統中央端之授權,致使原告受有系爭封裝佈建系統中央端1套授權金90萬元損失;又其將系爭權限管理系統重製使用於貓纜帳務系統中央端,未向原告購買使用於貓纜之系爭權限管理系統授權,致使原告受有系爭權限管理系統1套授權金35萬元損失。另被告北捷公司未經原告同意,將系爭權限管理系統重製使用於捷運車站131站、貓纜車站4站等車站端,共計135套,每站以10萬元授權金計算,共計1,350萬元。準此,被告北捷公司未獲原告授權侵害原告所有系爭二系統之著作權,應賠償相當授權金之損失合計1,475萬元。

⒉被告資策會部分:

被告資策會明知系爭權限管理系統之著作權為原告所有,卻惡意未表示系爭權限管理系統之著作人為原告,並將系爭權限管理系統合併於帳務整合系統內,而將其整個帳務整合系統著作財產權全部移轉予被告北捷公司,致被告北捷公司於貓纜中央端、貓纜車站端及各捷運車站端均安裝系爭權限管理系統,致原告受有1,385萬元(35萬元+1,350萬元)之權利金損失,應由被告資策會負責。

(五)被告北捷公司擅自使用系爭二系統於所營運之捷運系統、貓纜系統,侵害原告著作權,並受有使用系爭二系統之不當得利;被告資策會明知其無系爭權限管理系統著作權,卻故意未表示原告為該系統之著作權人,甚至違法同意將該系統著作權移轉被告北捷公司,導致貓纜中央端、車站端以及捷運各車站均安裝該系統作為營業使用,亦侵害原告著作人格權、著作財產權。又被告李文宗、李世光分別為被告北捷公司、資策會之負責人,對於被告北捷公司、資策會之業務執行有違反法令致原告受有損害,應付連帶賠償責任。再者,因被告北捷公司、李文宗有前述共同侵害原告著作權之情事,被告資策會、李世光亦應就原告所受損害於1,385萬元範圍內,與被告北捷公司、李文宗負不真正連帶責任。爰依民法第179條、第184條、第185條、著作權法第87條、第88條、公司法第23條第2項等規定,請求被告賠償如聲明所示。

(六)聲明:
⒈被告應連帶給付原告1,475萬元,及自擴張聲明狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息...

二、被告北捷公司、李O宗之答辯及聲明:

(一)被告北捷公司於貓纜帳務系統關於系爭封裝佈建系統安裝及使用連線,業獲原告授權:

⒈被告資策會依系爭勞務契約交付被告北捷公司「帳務整合系統」中,包括系爭封裝佈建系統中央端1套、系爭封裝佈建系統車站端69套、系爭權限管理系統1套。其中系爭封裝佈建系統車站端部分為原告提供,被告北捷公司自捷運帳務整合系統啟用後,每有新增營運站點,均逐站向原告購買授權並升級中央端系統以利容納更多車站。被告北捷公司97年建置貓纜帳務系統時,即委由貓纜帳務系統之承包廠商向原告購買5套之使用授權,並由原告出具軟體使用授權書,同意使用於貓纜帳務系統,原告當時既同意授權以5套系爭封裝佈建系統車站端(貓纜車站4套、貓纜營運中心1套)給貓纜系統使用,即表示同意貓纜帳務系統無論貓纜車站或貓纜營運中心均可連接捷運「帳務整合系統」之系爭封裝佈建系統中央端,而毋需另行額外採購貓纜帳務系統之系爭封裝佈建系統中央端。

⒉又被告北捷公司購買5套系爭封裝佈建系統車站端後,於97年10月27日嘗試成功連接至捷運「帳務整合系統」之系爭封裝佈建系統中央端,然該連接行為係在原告同意並協助下進行連接,自未侵害著作權。且原告對於系爭封裝佈建系統車站端之連線上設計有防護機制,任何新增加建置時,系爭封裝佈建系統中央端均需對應進行程式更新或相關設定,否則無法進行連線作業,若非原告協助,被告北捷公司實無技術能力進行貓纜系爭封裝佈建系統車站端之測試。

⒊況被告北捷公司連接貓纜與北捷帳務整合系統之系爭封裝佈建系統中央端之目的,僅為進行驗收程序,完成驗收程序後便未曾再為連接行為,且連接行為時(97年10月27日)貓纜系統因故並未處於營運狀態,依著作權法第65條第2項規定應屬合理使用,並未侵害原告著作權。

(二)被告資策會所交付之帳務整合系統(含系爭權限管理系統),其著作財產權應為被告北捷公司所享有,且系爭權限管理系統僅安裝於中央端,各車站透過資料同步功能使用系爭權限管理系統資料庫,並無侵害原告著作權:

⒈系爭權限管理系統僅屬帳務整合系統之部分功能,並非獨立系統。依被告資策會規劃之架構圖,其帳務整合系統中央端及各捷運車站端中,均包含帳務整合系統與系爭權限管理系統,且依被告資策會提供帳務整合系統之服務建議書(下稱系爭服務建議書)第12頁亦說明:「本系統也將提供完整之權限管制相關功能,主要功能包含下列功能:使用者管理、群組管理、權限設定管理、身分權限認證、存取控制(access control);第14頁亦載明:「本系統所提供之權限管制功能具備以下特色:好管理-…、可擴充性-…、作業彈性-…、高效率-…、物件導向設計…」因此,依被告北捷公司與資策會所簽訂之系爭勞務契約,帳務整合系統(包括權限管制功能)係屬依該契約完成之著作,依系爭勞務契約之智慧財產權歸屬約定,其著作財產權屬機關即被告北捷公司所有,被告北捷公司得以自行修改使用,且對於衍生著作亦享有著作財產權。

⒉又依被告資策會對於帳務整合系統之規畫,隨著帳務系統開發實際進行,權限管理功能設計為「集中控制、分散管理」。系爭權限管理系統作為帳務整合系統中之一項子功能,僅安裝於捷運系統之中央端,由中央端管理人員以權限管理功能管理捷運各車站之人員異動及其系統權限變更,並將異動、變更結果儲存於微軟SQL資料庫中,再透過微軟SQL資料庫複寫功能將授權資料複寫至各站點之資料庫後,各站點以一般資料庫語法讀取使用。因此,被告資策會依據當時帳務系統實際需求,始向原告採購1套無限制使用人數的系爭權限管理系統,否則原告理應要求被告資策會依捷運站點數量採購系爭權限管理系統授權數才是。故原告同意被告資策會僅採購1套系爭權限管理系統,而無須額外採購69套系爭權限管理系統資料庫之授權,應為默示同意授權被告北捷公司使用。

⒊況觀原告提供之TRTCIAS權限資料庫複寫說明文件(被證16)第1頁言明:「權限管制功能的使用限定為只能在中心端操控,然因為支援各車站端在中心端無法連線時,TRTCIAS能可獨立運作,中心端FAC異動資料必需與69個車站端的FAC相關資料同步一致。資料同步的方法採用SQLServer之複寫機制(ReplicationService),中心端FAC的異動資料可以設定自動複寫到各車站端的FAC資料庫」,可知系爭權限管理系統僅安裝於捷運帳務整合系統之中央端,由中央端管理人員以權限管理功能管理捷運各車站之人員異動及其系統權限變更,並將異動、變更結果儲存於權限管理資料庫中,再透過微軟SQL資料庫複寫功能將資料複寫至車站端之權限管理資料庫,車站端以一般資料庫語法讀取使用,而無須安裝系爭權限管理系統,此乃原告與被告資策會隨著帳務整合系統開發進展所為設計變更。據此,各車站端無須安裝系爭權限管理系統,僅需複寫權限管理資料庫至車站即可使用,後續擴充車站亦同,並無侵害原告著作權。

(三)被告北捷公司貓纜帳務系統之中央端及車站端均未安裝系爭權限管理系統,且原告就系爭權限管理系統之資料庫並無著作權:

⒈依被告北捷公司與資策會簽訂之系爭勞務契約,被告北捷公司對於帳務整合系統(含系爭權限管理系統)既享有著作財產權,因此於貓纜帳務系統建置時,要求得標廠商將捷運帳務系統(包括權限管制功能)移植至貓纜系統中央端以便處理貓纜帳務工作,而依被告資策會所交付之帳務整合系統架構,僅於貓纜中央端帳務系統安裝一套系爭權限管理系統,統一管理各貓纜車站端之人員異動及其系統權限變更,貓纜車站端均未安裝。惟因貓纜中央端及車站端僅5站,且人員異動、權限變更頻率不高,由貓纜中央端單獨管理不符合成本效益,已將貓纜中央端帳務系統之權限管制功能予以移除,移由捷運帳務系統一併處理。因此,貓纜中央端與車站端目前均未安裝原告主張之系爭權限管理系統。

⒉況資料庫欄位名稱係電腦程式資料庫一般用語,權限管理資料庫設計、架構等均為思想或概念,均不受著作權法保護,原告對於權限管理資料庫並無著作權。至原告所稱證據保全時搜尋到之「CBASUSER」、「CBASFUNCTION」、「SYSLOG」資料表,僅為帳務整合系統資料庫中數個資料表之統稱。而系爭權限管理系統功能主要係管理被告北捷公司內部人員對帳務整合系統各項功能之使用及存取權限,因此,「CBASUSER」資料表內容為北捷公司人員之基本資料,包括員工編號、員工姓名、所屬單位、登入密碼、資料建立時間等資料內容,均為被告北捷公司管理人員依據人事調動狀況所自行製作,並非原告製作,原告無從就「CBASUSER」資料表主張享有著作權。另「CBASFUNCTION」資料表內容為帳務整合系統之各項功能資料,包括功能名稱、功能編號、功能層級等,其內容必須與帳務整合系統各項功能對應且一致,其表達有限,非原告可自行創作或設計,否則權限管理功能將無法運作,故原告對「CBASFUNCTION」資料表亦無著作權可得主張。

(四)被告北捷公司依據系爭勞務契約向被告資策會採購帳務整合系統,僅依據系統功能面是否符合契約規格進行驗收,對於原告與被告資策會間之分包合約及內部設計架構變更之緣由並不知悉,並無侵害原告著作權之故意或過失,倘若因此導致侵害原告之著作權或不當得利,應由被告資策會負責。...
 
三、被告資策會、李O光之答辯及聲明:

(一)被告資策會與北捷公司簽訂系爭勞務契約後,因執行時間緊迫,故將系爭二系統分由原告承攬,原告依分包合約應交付符合設計方案之電腦軟體,且原告承攬範圍包括客戶訪談、系統分析、系統設計、系統介接、相關顧問諮詢,及共同完成對北捷公司交付系爭二系統至驗收完畢為止,原告並未於驗收程序時提出有何逾越其授權或違反合約之主張。而依原告之報價單(原證2)明載利用範圍為台北大眾捷運公司帳務整合系統,系爭權限管理系統僅有一套報價,並無中央端與車站端之分別,且依系爭服務建議書第15頁之圖6(權限管制系統建置示意圖),原告為被告資策會規劃,即為中央端及車站端各自安裝系爭權限管理系統及權限管理資料庫,被告資策會利用系爭二系統並未逾此範圍。況系爭二系統係由原告訪談、依業主即被告北捷公司需求設計、製作,再與被告資策會之系統介接,重在系統客製化服務調整,並非單純購買系爭二系統,而被告資策會於承攬契約之目的範圍內,所為重製、改作等利用該著作之範圍,並未逾越分包合約目的。

(二)原告所指系爭權限管理系統資料庫係以SQL語言撰寫,由於SQL語言係以他人事先定義之指令、表格、屬性架構等製作表單儲存資料,SQL係由建構者基於目的選擇呼叫特定功能(指令組)之組合,目的僅在於表格之編輯(畫表格)與檢索,難以呈現作者精神內涵,且有高度觀念與表達合一之可能。且系爭權限管理資料庫僅係依被告北捷公司需求建立之通用表格,原告亦未能說明其特殊之創意及精神內涵所在,故該系爭權限管理資料庫並非屬著作,不受著作權法之保護。

(三)被告資策會將系爭權限管理系統提供北捷公司使用於台北捷運帳務整合系統,與安裝於捷運中央端及車站端,均無侵害原告之著作財產權或姓名表示權,且原告亦無實際損害:

⒈被告資策會依分包合約、報價單及原告所提供「帳務整合系統」系爭封裝佈建與權限管理解決方案(丙證1,下稱系爭解決方案)於符合出資及目的範圍利用系爭權限管理系統,無論係重製或改作,均無不法侵害原告之權利,且本案保全證據所得檔案均為原告交付之原始檔,未經被告資策會以任何方式改作或變更。況原告多次主張僅授權一套系爭權限管理系統即可正常運作,而系爭權限管理系統並未如系爭封裝佈建系統需分別有中央端、車站端系統,且原告於報價時亦未強調系爭權限管理系統有安裝限制(與封裝佈建系統特別強調安裝限制不同)、未有中央端及車站端分別報價,足見系爭權限管理系統、權限管理資料庫即使於車站端安裝,亦無獨立的經濟價值,原告因此並無任何損害。

⒉原告於交付予被告北捷公司「帳務整合系統」技術移轉手冊第6-1頁清楚標示「權限管理採用十合科技的功能權限管制系統…」,並於技術移轉手冊附件授權文件中有原告軟體使用授權書(被證15),並無原告主張未表示其為著作人而為利用之情形。況被告資策會於系爭勞務契約、服務建議書及技術移轉手冊均標註原告之姓名,表彰權限管理系統由原告創作,且雙方共同交付被告北捷公司權限管理系統,原告依約參與對被告北捷公司之需求訪談、系統設計,被告北捷公司自始知悉系爭權限管理系統由原告製作提供,並未侵害原告之姓名表示權。

⒊至於服務建議書引用之內容縱為原告創作,因非屬系爭二系統之電腦程式,而為原告依分包合約提供之系統分析、設計及顧問服務,則依分包合約第5條約定係以被告資策會為著作人,原告不得為任何形式之主張,縱被告資策會未於服務建議書表示原告姓名,並不侵害原告之姓名表示權。又縱認原告就服務建議書引用之內容有著作權,惟被告北捷公司、資策會與原告間,為業主、承包商和次承包商之上下關係,原告明知其係系爭勞務契約之次承包商,此類上下分包關係中,並無特別標示下游次承包商即原告姓名之社會慣例,是被告資策會縱於服務建議書中略未提及其中部分內容為原告創作,於原告之利益應無損害,且不違背社會使用慣例。

(四)原告依分包合約與被告資策會共同交付系爭權限管理系統予被告北捷公司,縱認被告資策會交付或安裝時有侵害原告之著作權,惟依原告所主張之侵害事實均發生於94、95年間,且原告亦於94、95年間即已知悉損害及賠償義務人,迄原告追加起訴時已逾10年,無論依著作權法第89條之1或民法第197條第1項規定,原告之賠償請求權業已因罹於時效而消滅,故原告主張自屬無據。
 
四、兩造不爭執之事實 :

(一)被告北捷公司與被告資策會於94年8月4日簽訂系爭勞務契約,被告資策會並與原告於同日簽訂分包合約(原證1),約定由原告承作被告資策會承攬北捷公司所有臺北捷運「帳務整合系統」中之系爭二系統。

(二)依原告與被告資策會之分包契約,約定系爭二系統之電腦程式著作財產權仍為原告(十合科技)所有。

(三)依原告與被告資策會簽訂分包合約所附之報價單(原證2),原告僅提供系爭封裝佈建系統中央端1套、封裝佈建系統車站端69套,及權限管理系統1套(包括「權限管理程式」及「權限管理資料庫」)。

(四)被告北捷公司自95年起陸續向原告採購系爭封裝佈建系統車站端共144套,取得北捷系爭封裝佈建系統車站端之使用授權。另於97年9月30日取得原告授權5套貓纜系爭封裝佈建系統車站端之使用授權(被證3)。

(五)原告曾於108年10月2日委請事務所寄發如聲證1之律師函予被告北捷公司,被告北捷公司回函詳如聲證2所示(保全證據卷第25至45頁)。

(六)被告北捷公司曾於97年5月15日以原證5電子郵件將原證6「貓空纜車帳務系統建置工作」工作說明書,請原告針對「貓空纜車帳務整合系統」報價。

五、本院判斷:(智慧財產法院判斷)

(一)被告北捷公司「未購置貓纜帳務系統之系爭封裝佈建系統中央端」,而以貓纜車站端安裝購自原告之系爭封裝佈建系統車站端軟體,連線至捷運帳務系統之系爭封裝佈建系統中央端,符合原告之授權範圍:

⒈查被告北捷公司僅購置一套使用於捷運帳務系統之系爭封裝佈建系統中央端(PDM Console),並未購買或安裝系爭封裝佈建系統中央端於貓纜帳務系統,此經其自承在卷,核與本院於109年3月20日證據保全時,於貓纜帳務系統主機(中央端)當場以「PDM.jar」關鍵字搜尋並無搜尋到「PDM.jar」程式(見保全證據卷第183頁,按「PDM.jar」置於「PDM Console」的lib目錄下,即PDM.jar是系爭封裝佈建系統中央控制端之主程式),且將證據保全帶回之貓纜帳務系統主機中IIIA資料夾解壓縮後亦未發現「PDM.jar」程式等情相符,可知被告北捷公司貓纜帳務系統中央端並未安裝系爭封裝佈建系統之中央端軟體,堪認屬實。

⒉原告雖主張依報價單所載,僅授權一套系爭封裝佈建系統中央端(即佈署操控端)予被告北捷公司使用在捷運帳務系統,其未經授權以貓纜封裝佈建系統車站端連線至捷運封裝佈建系統中央端之使用方式,未向原告購買使用於貓纜封裝佈建系統中央端之授權,已侵害原告著作權,致原告受有系爭封裝佈建系統中央端1套授權金損失等等。惟查:

⑴依被告北捷公司提出之「捷運中心端封裝佈建系統軌跡資料影本」(本院卷二第457至461頁),該紀錄顯示西元2008年10月27日進行捷運帳務系統的「封裝佈建系統中央端」對貓纜動物園站的封裝佈署連線測試,及顯示「部署單元TEST」文字。該紀錄亦顯示被告北捷公司於西元2008年10月27日先將佈署對象從捷運南港站更改為貓纜動物園站後開始進行測試(本院卷二第461頁),並於測試完成後於西元2008年11月7日將佈署對象從貓纜動物園站恢復為捷運南港站(本院卷二第457頁)。是由上述紀錄內容可證明被告北捷公司於貓纜測試階段時,有在貓纜動物園站安裝系爭封裝佈建系統車站端程式並進行車站端與中央端的連線測試無誤。

⑵原告依報價單剛開始雖僅提供系爭封裝佈建系統中央端1套、封裝佈建系統車站端69套(本院卷一第35頁),惟被告北捷公司之後有新增加車站時,已陸續向原告採購系爭封裝佈建系統車站端軟體144套使用,另於97年9月30日透過承包商三商電腦股份有限公司,向原告採購5套使用於貓纜帳務系統之系爭封裝佈建系統車站端軟體,此為兩造所不爭執,並有軟體使用授權書可參。而依原告授權生效日為西元2008年10月1日,早於被告北捷公司安裝系爭封裝佈建系統車站端於貓纜動物園站並進行測試之日(2008年10月27日),及依其同意授權之回函記載:「案名:貓空纜車帳務自動化設備採購」(本院卷一第177頁),顯示原告已知悉被告北捷公司購買該5套系爭封裝佈建系統車站端軟體(用戶端)係使用於貓纜各車站,故被告北捷公司在貓纜系統安裝系爭封裝佈建系統車站端程式時已獲得原告之授權。

⑶按因系爭封裝佈建系統(PDM)係由中央端程式(PDM Console)與車站端程式(PDM Agent)搭配而成,而中央端程式即為PDM.jar為主的Java程式,負責封裝佈建中央控制。

依原告報價單所載系爭封裝佈建系統(PDMS)之主要功能規格為:「(3)可跨不同網段,多層次接續部署;(4)可多工緖同時佈署多台標的機器;(5)被部署端可設定部署來源,部署與被部署之間可相互認證」(本院卷一第35頁),參以被告北捷公司於向原告另外購買5套使用於貓纜帳務系統之系爭封裝佈建系統車站端軟體前,曾於97年5月15日以電子郵件將「貓空纜車帳務系統建置工作」工作說明書,請原告提供報價單(本院卷一第49至98頁),可知原告(十合科技)當時已明確知悉被告北捷公司即將新增與原本捷運帳務系統相容之貓纜帳務系統,及佐以原告就被告北捷公司向其另外購買5套使用於貓纜帳務系統之系爭封裝佈建系統車站端軟體出具之使用授權書(本院卷一第179頁)亦載明:「、1.軟體使用:『臺北捷運』得在所屬之一台單一電腦主機上安裝並使用一套軟體產品,在不違反本授權書之條款下,『臺北捷運』得以永久使用本軟體產品」。

由此足認原告於97年9月30日出售5套系爭封裝佈建系統車站端時,已同意被告北捷公司為營運貓纜帳務系統所購買之系爭封裝佈建系統車站端軟體,得以連接使用原先由原告建置捷運帳務系統之系爭封裝佈建系統中央端,故未逾越原告同意被告北捷公司使用系爭封裝佈建系統之授權範圍,原告主張自不可採。

⒊原告雖又主張「貓纜中央端」與「捷運中央端」分屬不同主機,為二不同系統,則被告北捷公司針對貓纜系統自應購置貓纜封裝佈建系統「中央端」,以佈署貓纜各站,不得連線至捷運系統中央端而跨系統使用,故被告北捷公司已超出原告授權書之範圍等等(本院卷二第487頁)。然查:

⑴系爭封裝佈建系統本身操作,原則上與要佈建的內容沒有特別關係,亦即可以佈建任何內容,可以說是一個獨立的系統,此經原告自承在卷(本院卷一第366頁),參以被告北捷公司對於如何在不同帳務系統一同佈署之說明:雖然帳務系統不同,但是程式面是一樣的,只是資料庫內容不同,所以只要程式有需要更新的地方,就可以利用封裝佈建系統中央端去更新所有連線的代理人端,如同微軟發布新的更新,使用者就可以下載更新一樣,封裝佈建系統功能就是更新其他的程式等語(本院卷一第324頁)。據此可知,「捷運帳務系統」雖與「貓纜帳務系統」為兩個不同系統,但系爭封裝佈建系統與帳務系統彼此獨立,只需將有更新程式需求的車站端用網路連線至控制程式佈建的中央端即可。

⑵而依本院至捷運票務中心機房進行證據保全之照片顯示(保全證據卷第187至218頁),「貓纜中央端」與「捷運中央端」雖為兩台不同之伺服器,但皆使用相同的微軟Windows作業系統,且貓纜各車站端與貓纜中央端的網路架構與捷運各車站端與捷運中央端的網路架構相同,皆為一般網路架構,亦即貓纜各車站端以網路連線至捷運中央端並無任何技術上無法實施之處,在軟體設定上也只要把貓纜各車站端視為擴充的捷運車站端即可,並不受貓纜帳務系統與捷運帳務系統不同所影響。

⑶又依被告資策會與原告的分包合約,僅記載:「茲因甲方將台北大眾捷運股份有限公司單位(以下簡稱業主)帳務整合系統案之部分工作委託乙方承攬」、「專案範圍:系統分析、設計及顧問服務及購買『封裝佈建系統』與『權限管理系統』。」(本院卷一第27頁),並無限定被告北捷公司僅能將系爭封裝佈建系統使用於捷運車站而不及貓纜車站。

即使貓纜帳務系統與捷運帳務系統係兩不同系統,但系爭封裝佈建系統係與帳務系統獨立,只需將有更新程式需求的車站端用網路連線至控制程式佈建的中央端即可,而被告北捷公司既亦負責貓纜系統營運,自得將貓纜封裝佈建系統車站端連線至捷運系統之系爭封裝佈建系統中央端,並未逾越原告之授權範圍,故原告前揭主張不得跨系統連線使用,尚屬無據,並不可採。

(二)被告北捷公司雖有於貓纜系統中央端安裝系爭「權限管理系統」,惟無侵害原告著作財產權之故意或過失,亦非屬不當得利:

⒈被告北捷公司自承有於貓纜中央端安裝系爭權限管理系統,但因後來改由捷運的權限管理系統一併處理貓纜權限管理事宜,故已移除貓纜中央端的系爭權限管理系統程式(本院卷一第302頁、第368頁)。

⒉依原告所提說明資料(本院卷一第431至457頁)及兩造陳述(本院卷二第57頁、第257頁),可知完整的系爭權限管理系統包含程式及資料庫兩部分,權限管理系統的程式部分包含網頁畫面程式及Java功能程式,預設安裝於IIIA資料夾內,而權限管理系統的資料庫部分則包含資料表、創建資料表的IIIA.sql程式及定義資料庫相關參數的persist.properties檔案。

⒊經本院進行證據保全在貓纜帳務系統主機(中央端)的D:\SFT\路徑下找到IIIA資料夾(參保全證據卷第181頁),並將IIIA資料夾壓縮成壓縮檔,及將於捷運帳務系統主機(中央端)找到的IIIA資料夾壓縮成另一壓縮檔(參保全證據卷第181頁)。本院將壓縮檔解壓縮後之兩主機的IIIA資料夾畫面於111年3月15日當庭提示兩造(本院卷三第293至295頁),除日期外,兩主機的IIIA資料夾內檔案及子目錄相同,皆包含與網頁畫面、Java程式相關的子目錄及檔案,故貓纜帳務系統主機確有安裝與捷運帳務系統主機相同的系爭權限管理系統程式。另外,本院保全證據過程中在貓纜帳務系統主機亦發現IIIA.sql程式及persist.properties檔案(參保全證據卷第190至191頁之步驟7、10照片),兩主機的IIIA資料夾解壓縮後,亦發現在兩主機的IIIA資料夾內的IIIA/doc/creatDB/子目錄中皆存在IIIA.sql程式,在兩主機的IIIA資料夾內的IIIA/WEB-INF/classes/com/tenfolds/core/persist/子目錄中皆存在persist.properties檔案。

再者,本院保全證據過程亦在貓纜帳務系統主機(中央端)TRTCIAS資料庫搜尋到SYSLOG、CBASUSER、CBASFUNCTION等資料表(保全證據卷第195至202頁),該等資料表為系爭權限管理系統資料庫產生之資料表,因貓纜中央端具有資料庫的IIIA.sql程式、persist.properties設定檔及相關資料表,故貓纜中央端亦安裝與捷運帳務系統主機相同完整的系爭權限管理系統資料庫,應堪認定,是以,被告北捷公司稱已移除貓纜中央端的系爭權限管理系統,與事實不符,並非可採。

⒋惟查,依被告北捷公司與資策會所簽訂之系爭勞務契約,關於第八章智慧財產權歸屬約定:「依本契約完成之著作(包括所有程式原始碼),本公司(北捷公司)得以自行修改及使用,並以廠商(資策會)為著作人。其著作財產權於著作完成時,同時讓與本公司(北捷公司),本公司(北捷公司)對此著作之衍生著作亦享著作財產權,廠商(資策會)並承諾不行使其著作人格權。」,參以被告北捷公司對於原告與被告資策會間訂有分包合約及原告仍保留系爭二系統之智慧財產權乙情「並不知悉」,而被告資策會所承攬之帳務整合系統(包括權限管制系統)既屬其依系爭勞務契約所完成之著作,則被告北捷公司依其與被告資策會間之智慧財產權歸屬約定,認其交付之帳務整合系統包含系爭權限管理系統之著作財產權,均歸屬被告北捷公司所有,因此於建置貓纜帳務系統時要求承包廠商將捷運帳務系統(包含權限管制功能)一併移植至貓纜帳務系統主機,應係基於合理使用目的所為,堪認被告北捷公司辯稱其無侵害原告系爭權限管理系統著作財產權之故意或過失,應可採信,則原告自不得請求被告北捷公司負侵權行為損害賠償責任。

⒌至原告雖主張被告北捷公司於貓纜中央端重製安裝與捷運帳務系統主機相同之系爭權限管理系統程式作為營業使用,致原告受有損害,係不當得利等等。

惟查,由捷運中央端SYSLOG可知,貓纜車站端自西元2010年11月9日起改成使用捷運中央端權限管理系統即未再使用貓纜中央端系爭權限管理系統,所受利益已難認存在。

況且,依被告北捷公司與資策會所訂之系爭勞務契約關於智慧財產權歸屬約定,被告北捷公司係享有帳務整合系統包含原告交付系爭權限管理系統之著作財產權,則其自行安裝使用於貓纜中央端並非無法律上之原因,故原告主張被告北捷公司應依不當得利規定返還其所受利益,亦屬無據。

(三)被告北捷公司並未於捷運及貓纜車站端安裝系爭權限管理系統程式,但有因複寫資料而重製權限管理系統資料庫,惟此符合原告之授權範圍,並未侵害原告之著作權:

⒈經本院至捷運動物園站進行證據保全時,將捷運動物園站主機搜尋到之IIIA資料夾壓縮成壓縮檔,經解壓縮後,捷運動物園站帳務整合主機IIIA資料夾中僅有部分文件檔、備份檔、IIIA.sql程式及persist.properties檔案(保全證據卷第248頁之步驟8照片),並無發現java程式或網頁相關檔案,因捷運動物園站IIIA資料夾的檔案數、檔案結構與安裝有權限管理系統程式的捷運帳務系統主機IIIA資料夾的檔案數、檔案結構差異甚大,可知捷運車站端並無安裝系爭權限管理系統的程式。又經本院證據保全時將貓纜動物園站帳務整合主機搜尋到之IIIA資料夾壓縮成壓縮檔,經解壓縮後,貓纜動物園站帳務整合主機IIIA資料夾中僅有一persist.properties檔案存在於C:\IIIA\WEB-INF\classes\com\tenfolds\core\persist\路徑(如保全證據卷第228頁之步驟7照片),並無發現java程式或網頁相關檔案。因貓纜動物園站IIIA資料夾的檔案數、檔案結構與安裝有權限管理系統程式的捷運帳務系統主機IIIA資料夾的檔案數、檔案結構差異甚大,依此可知貓纜車站端並無安裝系爭權限管理系統的程式。是以,原告主張被告北捷公司有安裝或重製系爭權限管理系統之程式,並非可採。

⒉依被告北捷公司陳稱:「權限管理功能作為帳務系統中之一項子功能,僅安裝於捷運帳務系統中央端,由中央端管理人員以權限管理功能管理捷運各車站之人員異動及其系統權限變更,並將異動、變更結果儲存於微軟SQL資料庫中,再透過微軟SQL資料庫複寫功能將授權資料複寫至各站點之資料庫後,各站點以一般資料庫語法讀取使用」(本院卷一第300至301頁);及「權限管理系統僅安裝於捷運帳務系統中央端,由中央端管理人員以權限管理功能管理捷運各車站之人員異動及其系統權限變更,並將異動、變更結果儲存於權限管理資料庫中,再透過微軟SQL資料庫複寫功能將資料複寫至車站端之『權限管理資料庫』,車站端以一般資料庫語法讀取使用,而無須安裝權限管理系統」(本院卷二第350頁)。可知因貓纜車站端與捷運車站端均使用相同權限管理方式連線至捷運中央端,故被告北捷公司已自承北捷及貓纜車站端均有因複寫資料而重製系爭權限管理系統的資料庫部分,只是無安裝權限管理系統的程式。

⒊經本院至捷運動物園站進行證據保全,於捷運動物園站主機(車站端)搜尋到IIIA.sql程式及persist.properties檔案(保全證據卷第248至249頁之步驟8、9照片),開啟捷運動物園站帳務整合主機資料庫搜尋到CBASUSER、CBASFUNCTION等資料表,因權限管理系統的資料庫部分包含資料表、創建資料表的IIIA.sql程式及定義資料庫相關參數的persist.properties檔案,而上述檔案皆存在於捷運動物園站主機(車站端),故捷運車站端應有重製權限管理系統的資料庫部分。又經本院證據保全於貓纜動物園站帳務整合主機(車站端)搜尋到IIIA.sql程式及persist.properties檔案(保全證據卷第227至228頁之步驟6、7照片),開啟貓纜動物園站帳務整合主機資料庫搜尋到CBASUSER、CBASFUNCTION等資料表,因權限管理系統的資料庫部分包含資料表、創建資料表的IIIA.sql程式及定義資料庫相關參數的persist.properties檔案,而上述檔案皆存在於貓纜動物園站帳務整合主機(車站端),故貓纜車站端亦應有重製權限管理系統的資料庫部分,均堪認定。

⒋原告主張被告北捷公司於捷運各站及貓纜各車站均有重製系爭權限管理系統資料庫,已構成違法重製並改作原告系爭權限管理系統之行為,無非以其僅授權使用一套權限管理系統之授權(包括「權限管理程式」及「權限管理資料庫」),並非各車站都需安裝權限管理資料庫,亦即原告主張其授權權限管理系統的使用方式是「集中式管理,集中式控制」,管理者設定人員權限時須連線至中央端進行設定,車站端使用者登入帳務系統時也須連線至中央端進行認證,故權限管理系統的程式及資料庫僅需安裝在中央端,只需授權一套;惟被告北捷公司實際使用的權限管理系統是「集中式管理,分散式控制」,管理者設定人員權限時須連線至中央端進行設定,之後中央端將權限資料同步複寫至車站端的資料庫,車站端使用者登入帳務系統時不須連線至中央端,只需在車站端即可取得權限資料進行認證等等(本院卷一第437頁)。惟查:

⑴依原告與被告資策會的分包合約雖無記載系爭權限管理系統是「集中式管理,集中式控制」,或「集中式管理,分散式控制」,然依被告資策會提供予被告北捷公司附於系爭勞務契約之系爭服務建議書第14、15頁,已載明:「權限管制作業方式採集中式管理、分散式控制;亦即,功能權限的設定採集中式管理(業主需求)以確保權限管制作業之責任歸屬及系統作業安全性,權限認證則採分散式控制以確保運作之獨立性及效能。參閱下圖權限管制系統建置示意圖。」、「權限設定只能在中心端作業,中心端(master)的權限管制資料異動將立即更新各車站端(slave)之權限管制資料表」,此與原告提供報價單(本院卷一第36頁),其備註2載明:使用情境請參考附件:台北大眾捷運公司「帳務整合系統」封裝佈建與權限管理解決方案(即丙證1之系爭解決方案),依系爭解決方案之FACS(權限管理系統)章節記載:「FACS應用情境:功能權限管制作業方式採集中式管理、分散式控制…,參見圖六:權限管理系統佈建示意圖。…權限設定只能在運務部中心端作業,運務部中心端(master)的權限管制資料異動將立即更新各捷運站(slave)之權限管制資料表。各捷運站之權限管理系統只做權限認證、存取控制與紀錄」(本院卷二第343頁)完全相同。

⑵又依原告提供TRTCIAS權限資料庫複寫說明文件(被證16)第1頁記載:「權限管制功能的使用限定為只能在中心端操控,然因為支援各車站端在中心端無法連線時,TRTCIAS能可獨立運作,中心端FAC異動資料必需與69個車站端的FAC相關資料同步一致。資料同步的方法採用SQLServer之複寫機制(ReplicationService),中心端FAC的異動資料可以設定自動複寫到各車站端的FAC資料庫」。

據此可知,原告交付之系爭權限管理系統係採取「集中式管理,分散式控制」方式,中央端在變更權限資料後要將資料複寫至各車站端資料庫,故各車站端必須要建置與中央端相同的資料庫,但並無須安裝權限管理系統程式,亦即被告北捷公司所稱其採用由中央端權限管理系統程式管理捷運各車站之人員異動及其系統權限變更,並將異動、變更結果儲存於中央端的權限管理系統資料庫中,再透過微軟SQL資料庫複寫功能將資料複寫至各車站端之權限管理資料庫,各車站端需安裝系爭權限管理系統資料庫部分的架構,核與系爭解決方案即原告所提報價單所載使用情境相符。

故被告北捷公司因此在各車站端具有權限管理系統資料庫,應符合原告授權系爭權限管理系統採取「集中式管理,分散式控制」使用方式之範圍,並未侵害原告就系爭權限管理系統之重製權及改作權。雖原告否認被證16之真正,然觀其主要內容與原告所提供系爭解決方案採取「集中式管理、分散式控制」之操作模式,並無不同,原告否認其真正,自無可採。

⒌原告雖主張其建議採取分散式架構的最佳方案,被告資策會並據此編整成系爭服務建議書,但被告既僅採購一套權限管理系統,可知被告北捷公司係採用集中式架構的次佳方案,蓋系爭服務建議書所述「集中式管理,分散式控制」需在車站端安裝權限管理系統資料庫,必須有多套權限管理系統授權等等(本院卷二第391頁)。

惟查,依原告提供給被告資策會的系爭解決方案(丙證1),與被告資策會提供給被告北捷公司的系爭服務建議書,均明確記載採用「集中式管理,分散式控制」方式,並無原告所稱集中式架構的次佳方案。

況依原告與被告資策會的分包合約與報價單,系爭權限管理系統並無拆分成程式與資料庫部分予以分開授權,倘依原告所述在各車站端亦須安裝完整的權限管理系統(包含程式與資料庫),則整個權限管理系統架構即會變成「分散式管理,分散式控制」,自與系爭解決方案或系爭服務建議書所載業主需求之使用情境有所扞格,故原告主張應不可採。

⒍原告另主張依IIIA系爭權限管理系統安裝手冊上,寫明是採用集中式權限管理,且從帳務整合系統的驗收紀錄內包含快速復原計畫書(即被證14第6至13頁),亦採用集中式權限管理系統等等(本院卷二第360頁)。而由原告主張persist.properties檔案中「sqlserver://[DBS]」的DBS註解為「Host name」(本院卷一第451頁),已明指權限管理資料庫(DBS)路徑應指向權限管理系統中央端主機(Host),若照此設定,應只有中央端主機具有權限管理系統資料庫,可資證明原告僅授權車站端無權限管理系統資料庫的集中式架構。然而,「Host name」一詞係指網路上某台主機的名稱或IP,並無法明確得知「Host name」係專指「權限管理系統中央端主機」,亦即「Host name」可意指任何組成網路架構的機器設備,依此,persist.properties檔案中「sqlserver://[DBS]」的DBS註解為「Host name」並無法證明僅中央端主機具有權限管理系統資料庫。故原告以此推論其交付系爭權限管理系統係採取「集中式管理,集中式控制」授權方式,並無可採。

(四)被告資策會並無重製或改作系爭權限管理系統,又縱有讓被告北捷公司誤認有權重製貓纜中央端系爭權限管理系統程式之侵權行為,惟原告之賠償請求權已罹於消滅時效:

⒈原告主張依被告資策會交付被告北捷公司之系爭權限管理系統遭修改成有資料同步功能,即中央端權限管理資料有變動時,供各車站同步資料使用,故被告資策會亦有違法重製並改作系爭權限管理系統之行為云云。

然查,原告交付之系爭權限管理系統係採取「集中式管理,分散式控制」作業方式,因此,中央端在變更權限資料後要將資料複寫至各車站端之資料庫,業如前述,符合原告就系爭權限管理系統之授權範圍,故原告執此主張被告資策會有重製或改作系爭權限管理系統而侵害其著作財產權,自屬無據。

⒉按著作權法第85條及第88條之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自有侵權行為時起,逾十年者亦同。同法第89條之1定有明文。

原告雖主張被告資策會明知系爭權限管理系統之著作權屬於原告所有,仍欺瞞被告北捷公司致於貓纜中央端安裝或重製系爭權限管理系統程式,侵害原告之著作權,縱認被告資策會此部分可能成立侵權。

惟依本院於貓纜帳務系統保全到的IIIA資料夾,將其解壓縮後,其中檔案及子目錄的修改日期最晚為西元2008年10月(本院卷三第295頁),故權限管理系統程式應在西元2008年10月以前安裝重製;再由貓纜中央端的SYSLOG資料表可看出貓纜中央端的登入使用時間為西元2008年12月10日至2010年11月12日,之後即無成功的登入使用紀錄(本院卷二第207頁、第228至229頁),可知被告北捷公司最後有使用登入系爭權限管理系統程式之時間係在99年(西元2010年)11月12日之前,之後由捷運中央端SYSLOG可知貓纜車站端改成使用捷運中央端權限管理系統(自西元2010年11月9日使用至2019年9月23日,本院卷二第230至231頁),即不再使用貓纜中央端系爭權限管理系統。準此,原告於109年12月24日始向被告資策會及李O光追加起訴並請求損害賠償(本院卷一第473頁),距離99年11月12日已逾10年,已罹於消滅時效,故被告資策會及李世光據以為時效抗辯,即屬有據。

⒊至原告雖主張貓纜中央端之系爭權限管理系統資料庫於西元2019年9月23日仍有重製(保全證據卷第195頁),且被告北捷公司至今仍使用原告系爭權限管理系統作為判斷權限,其侵權行為不斷發生尚未結束,無從起算時效等等(本院卷三第287頁)。

惟查,原告所指於2019年9月23日仍有重製事實,係關於系爭權限管理系統於各車站之資料表部分,此與系爭權限管理系統之「程式」無涉,因被告北捷公司在各車站端具有可由中央端權限管理系統複寫資料之資料庫,係符合原告授權系爭權限管理系統使用方式之範圍,並未侵害原告就系爭權限管理系統之重製權及改作權,已如前述,是以,原告以此作為其就系爭權限管理系統程式之損害賠償請求權未罹於時效之依據,並不可採。

(五)被告資策會未於系爭服務建議書及權限管理系統中標明著作人為原告,並無侵害原告之姓名表示權:

⒈原告主張被告資策會於其與被告北捷公司所簽系爭勞務契約之服務建議書及系爭權限管理系統中,均未載明系爭權限管理系統之著作人為原告,且於其提供予被告北捷公司之「快速復原計畫書」第6頁以下關於系爭權限管理系統之安裝說明,均照抄原告系爭權限管理系統安裝手冊,而未表明原告為著作權人,已侵害原告之姓名表示權云云。

⒉惟查,依被告資策會提供被告北捷公司帳務整合系統之技術移轉手冊(被證15),第6-1頁已載明「權限管理採用十合科技的功能權限管制系統」。

再者,依原告(十合科技)與被告資策會所訂分包合約第5條權利歸屬之約定,可知原告交付之各項工作項目或著作,除原告(十合科技)仍保留系爭二系統程式之智慧財產權外,其餘著作均以被告資策會為著作人,非經被告資策會同意,原告不得為任何形式之複製或主張。

因此,原告主張之系爭服務建議書、「快速復原計畫書」第6頁以下關於系爭權限管理系統之安裝說明,既非屬系爭二系統之電腦程式著作,因原告已同意以被告資策會為著作人,縱被告資策會引用原告交付系爭權限管理系統安裝手冊之說明,而未表明著作人為原告,亦無侵害原告之姓名表示權可言,故原告主張尚屬無據。

六、綜上所述,本件原告主張被告北捷公司擅自使用系爭二系統於捷運及貓纜系統,侵害原告著作財產權並受有不當得利;被告資策會違法同意將系爭權限管理系統著作權移轉被告北捷公司,致其貓纜及捷運各車站均安裝作為營業使用,亦侵害原告著作人格權及財產權,洵屬無據。從而,原告依前揭規定,請求判決如聲明所示,為無理由,應予駁回。又原告之訴既經駁回,其假執行之聲請即失所依附,應一併駁回之。
 
智慧財產第二庭
法 官 吳俊龍

(商標 評定 廢止)「AMAZON」:最高行政認為:商標評定案,關於商標註冊違法事由是否有不存在之事實,應依「評定時」之狀態,以判斷得否為不成立之評定。據爭商標既然在智慧局為評定處分前遭廢止確定,智慧局得為評定不成立之處分。

最高行政法院109年度上字第970號  判 決(2022.4.13)

上 訴 人 朱O森

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 美商亞馬遜科技公司

上列當事人間商標評定事件,上訴人對於中華民國109年6月30日智慧財產法院109年度行商訴字第7號行政判決,提起上訴,本院判決如下:

  主 文
上訴駁回。
 
  理 由
一、參加人美商亞馬遜科技公司前於民國103年10月29日以「AMAZON」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類、第38類及第41類之商品或服務(嗣修正為第9類、第28類、第38類及第41類之商品或服務),並以103年6月19日及103年6月27日向美國申請之第86/315,391號、第86/323,279號、第86/323,287號商標案主張優先權,向被上訴人申請註冊,經被上訴人審查,准列為註冊第1817496號商標(下稱系爭商標,如原判決附圖一所示)。

嗣上訴人以系爭商標指定使用於第41類服務之註冊有違商標法第30條第1項第10款之規定,對之申請評定。案經被上訴人審查,以108年7月23日中台評字第H01070048號商標評定書為「評定不成立」之處分。

上訴人不服,提起訴願,經訴願駁回,上訴人仍不服,循序提起行政訴訟,並聲明:⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被上訴人應作成撤銷系爭商標指定使用於第41類服務之註冊。經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院,下稱原審)109年度行商訴字第7號行政判決(下稱原判決)駁回上訴人之訴。...

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,為不利於上訴人之判決,係略以:

(一)在上訴人申請本件評定(107年2月26日)之前,據以評定商標(如原判決附圖二所示)已由第三人謝O秀於106年4月28日,依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止,經被上訴人審查,於108年4月30日以中台廢字第L01060191號處分書,廢止據以評定商標之註冊,據以評定商標權人並未提起訴願及行政訴訟,該廢止處分業已確定,為上訴人所自承,故原處分作成時(108年7月23日),據以評定商標已非有效存在之商標,自無拘束系爭商標註冊之效力,原處分所為「評定不成立」之處分,並無違誤。

(二)依商標法第57條第2、3項規定,上訴人申請本件評定時,據以評定商標已註冊滿3年,依上開規定,上訴人應提出據以評定商標於申請評定前3年內,有使用於所指定之商品或服務之證據,惟上訴人僅引用另案廢止案之106年7月14日答辯書所載之使用證據,而本件評定案須先由上訴人提出申請評定前3年之使用證據,經被上訴人審查無誤後,始得進入是否有違反商標法第30條第1項第10款規定之實體審查,故據以評定商標之使用證據是否可採,為本件評定案進入實體審查之先決問題,且已在另案之廢止案審查中。被上訴人(智慧局)考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要,乃等待據以評定商標廢止案審查確定後,再作成本件評定處分,以避免重複審查及審查結果歧異之情形,應屬合理正當。

(三)次依商標法第50條、第62條、經濟部106年10月30日發布之「商標爭議案件程序審查基準」第6.1 ⑵點規定,被上訴人(智慧局)考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要,得依職權決定程序暫時中止,或依當事人申請暫緩審理,故有無暫時中止審理之必要,被上訴人得本於職權決定,不受當事人意思之拘束。

本件上訴人申請評定時,已有廢止案件在審查中,據以評定商標是否合法有效,尚有疑義,且上訴人所提出之申請評定前3年之使用證據是否屬實,當事人間已有爭執,並由廢止案進行調查及審理中,被上訴人並無在本件評定案重複調查之必要。故被上訴人本於其法定職權並考量上開情形,等待據以評定商標廢止案審查確定後,再作成本件評定處分,並無違反商標爭議案件程序審查基準之相關規定。

(四)又依行政程序法第96條第1項第2款、第102條規定,被上訴人待據以評定商標廢止案審查確定後,再進行本件評定案之實體審理,該職權之行使並無違法,且該行為並非限制或剝奪人民之自由權利,又原處分已敘明評定不成立之理由,並無行政處分不附理由之情形。

(五)上訴人在本件評定案並未提出據以評定商標在申請評定前3年內之使用證據,而是直接引用另一廢止案所提出之使用證據,故並無上訴人所稱因二案之時間差所可能造成審查結果不一致之情事。又另案廢止案係106年4月28日申請廢止,商標權人縱使提出其廢止申請日後,申請評定日(107年2月26日)之前的使用證據,亦不影響據以評定商標在廢止案已構成廢止註冊之事由,據以評定商標既有應廢止註冊之事由,並非合法有效之商標,自不發生拘束系爭商標註冊之效力。

(六)系爭商標是否有違反第30條第1項第10款規定之應撤銷事由,係以「評定時」之事實狀態為準,據以評定商標在原處分作成時,業已廢止確定,並非合法有效之商標,自不得拘束系爭商標之註冊,本無應作成評定成立及撤銷註冊可言,自無再審酌該條但書之「斟酌公益及當事人利益之衡平,而為評定不成立」規定之必要。

(七)綜上,據以評定商標於原處分作成時,業經廢止註冊,並非合法有效之商標,並無拘束系爭商標註冊之效力,上訴人依商標法第30條1項第10款之規定,對系爭商標申請評定,即屬無據,被上訴人所為「評定不成立」之處分,並無違法等由為據。

四、上訴意旨略以:

(一)依本院100年度判字第2262號、103年度判字第22號判決意旨,評定案件事實基準時為註冊公告時。原判決不查,未敍明不採本院一致見解之理由,逕認商標法第50條規定係指法律適用之基準時點,非指事時狀態之基準時點,顯有行政訴訟法第243條第1項判決適用法規錯誤及同條第2項第6款不備理由之違背法令。

(二)原判決援引之本院102年度判字第525號判決明確指出,評定程序中,必須符合「商標法第60條但書規定」始以評定時為事實基準時,絕非只要評定案件,一律均以評定時為事實基準時。又原判決所引商標爭議案件程序審查基準第6.1點規定,條文中未有任何隻字片語提及商標評定事實基準時。況被上訴人之商標法逐條釋義亦認,商標評定事實適用基準時為「註冊公告時」,於符合商標法第60條但書,才例外為評定時。原判決錯引上開判決及規定,錯誤認定評定事實基準時只能為評定時,其適用法規顯有違誤,且有理由與理由間相互矛盾之違法。

(三)原判決因為錯誤適用商標法第60條本文規定,未依該規定審酌系爭商標於註冊公告時,是否有不得註冊之事由。又因錯解商標法第60條但書規定,漏未審酌、調查如不得註冊之事由已不存在,是否本案在「斟酌公益及當事人利益之衡平」後,應為評定成立或不成立之決定,原判決實有判決不適用法則及不備理由之違法等語。

五、本院查:(最高行政法院)

(一)按「商標有下列情形之一,不得註冊:十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」,商標法第30條第1項第10款定有明文。

又「異議商標之註冊有無違法事由,除第106 條第1項及第3項規定外,依其註冊公告時之規定」,商標法第50條定有明文,上開條文,依同法第62條規定,於商標之評定準用之。

商標法第50條所規定,商標註冊有無「違法事由」,應適用註冊時之規定,係就應適用法律之基準時點所為之規定,並非指事實狀態審酌之基準時點。

而商標法第60條規定:「評定案件經評定成立者,應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者,經斟酌公益及當事人利益之衡平,得為不成立之評定。」

參照商標法第60條100年5月31日之修正條文說明:「原條文但書係情況決定之規定,著重於公私利益之平衡,主要在於考量商標註冊時之違法情形,於評定時,因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者,得為不成立之評決。至註冊商標經評定撤銷註冊之處分,於行政救濟程序中,發生評定當時所未能預料之情事,例如引據商標另案遭撤銷註冊確定在案,或引據商標已移轉予系爭商標權人等事實變更,商標主管機關或法院依當事人申請,變更原法律效果之處分或判決,則屬情事變更原則適用,二者性質上有所不同。又原條文中『經斟酌公益及當事人利益後』之用語,實指商標專責機關所考量者,應為斟酌公益與當事人利益之衡平,為臻明確,爰予修正。……。」足見商標評定案,關於商標註冊違法事由是否有不存在之事實,仍應依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定。

(二)本件上訴人申請本件評定(107年2月26日)之前,據以評定商標已由第三人謝O秀於106年4月28日,依商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」規定申請廢止,經被上訴人審查,於108年4月30日以中台廢字第L01060191號處分書,廢止據以評定商標之註冊,據以評定商標權人並未提起訴願及行政訴訟,該廢止處分業已確定,原處分作成時(108年7月23日),據以評定商標已非有效存在之商標等情,為原審依法確定之事實,核與卷內資料相符,自得為本院判決之基礎。依前所述,商標評定案,商標註冊違法事由是否有不存在之事實,仍應依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定。

本件據以評定商標在原處分作成時,既已廢止確定,即非合法有效之商標,而不得再以該非合法有效之商標作為評定系爭商標註冊之依據。

系爭商標評定案於處分作成時,既已有商標註冊違法事由有不存在之事實,則原處分作成時,審酌據以評定商標在原處分作成時業已廢止確定之事實,依上說明,於法自屬有據。

(三)本院100年度判字第2262號及103年度判字第22號判決,均係依修正前商標法第52條規定所為之說明,惟該條文業因「配合修正條文第50條增訂關於異議案件法規適用基準時點之規定,並基於法規節約之考量,評定商標之註冊有無違法事由已得透過修正條文第62條準用異議之規定加以處理」而遭刪除(100年5月31日商標法第50條修正條文說明參見)。

因此,有關商標評定案,商標註冊違法事由是否有不存在之事實,自應參照商標法第60條之立法意旨,依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定,尚無從援引本院就修正前條文所表示之法律見解,作為商標註冊有違法事由不存在之事實,仍應以註冊公告時為準之論據。上訴人指原判決未依本院100年度判字第2262號、103年度判字第22號判決見解,有判決適用法規錯誤及不備理由之違背法令一節, 非為可採。

(四)依前述商標法第60條但書100年5月31日之修正條文說明,已包括於評定時,構成違法事由不存在之事實應加予審酌,而得為不成立之評決。亦即是否有註冊違法事由不存在之事實,於評定時均應加審酌,則已無再區分商標評定事實適用基準時為「註冊公告時」,於符合商標法第60條但書,才例外為評定時之必要。上訴人主張非只要評定案件,一律均以評定時為事實基準時。原判決錯誤認定評定事實基準時只能為評定時,適用法規顯有違誤,且有理由與理由間相互矛盾之違法部分,核非可採。

(五)本件商標評定,關於系爭商標是否有註冊違法事由不存在之事實,於評定時均應加審酌,即無再審酌系爭商標於註冊公告時,是否有不得註冊事由之必要。

上訴人主張原判決錯誤適用商標法第60條本文規定,未依該規定審酌系爭商標於註冊公告時,是否有不得註冊之事由一節,非可採信。

惟於評定時審酌系爭商標是否有註冊違法事由不存在之事實,依商標法第60條但書規定,須斟酌公益及當事人利益之衡平。

本件原判決記載無再審酌商標法第60條但書之「斟酌公益及當事人利益之衡平,而為評定不成立」規定之必要部分,雖有未洽。但查,據以評定商標在原處分作成時,業已廢止確定,為原審確定之事實,依該事實,據以評定商標於評定時,並非合法有效之商標,已不得再作為評定系爭商標註冊有違法事由之論據,則原處分據此為評定不成立,尚與公益及當事人利益之衡平無違。故原判決雖有未審酌公益及當事人利益之衡平之疏漏,但尚不影響結論。

(六)本件據以評定商標於原處分作成時,業經廢止註冊,並非合法有效之商標,已不得再作為評定系爭商標註冊有違法事由之論據,上訴人執據以評定商標,依商標法第30條1項第10款之規定,對系爭商標申請評定,即屬無據。原審審認被上訴人所為「評定不成立」之處分,並無違法,訴願決定予以維持,亦無不合,而駁回上訴人原審之訴,依上說明,應屬合法。上訴論旨,指摘原判決違背法令,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回。
六、據上論結,本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段,判決如主文。
 
最高行政法院第四庭
審判長法官 胡 方 新
法官   蕭 惠 芳 
法官 曹 瑞 卿
法官 林 惠 瑜
法官 陳 國 成

2022年5月24日 星期二

娛樂法(藝人音樂合作經紀基本條件書) AVEX v. 彥恩經紀公司:原告的存證信函並沒有表明要「終止合約」,不生終止效力,也因此不能請求終止合約後的「懲罰性賠償金」和請求返還「預付保底金」。因為合約當中已經對「如何才能終止合約」進行約定,因此,被告不能主張要「任意」終止合約,被告的存證信函也不生終止的效力。


#音樂 #經紀合約 #終止

來看看這個經紀合約終止的案例。

唱片公司與經紀公司簽下「藝人音樂合作經紀基本條件書」,經紀公司把旗下藝人的音樂演藝經紀事務交由唱片公司處理。

唱片公司付了800萬元的預付款給經紀公司(就是先付一筆錢給經紀公司),日後唱片公司從安排藝人活動有賺到錢之後從預付款扣抵,不用另外再給經紀公司錢。

然後,經紀公司(藝人方)有了動作,發函主張經紀公司沒有好好安排演藝活動,主張終止合約(主張民法594任意終止)。

唱片公司說,我有好好安排演藝活動,你要履約喔,因為你沒有在30天內改正你的行為,是我要終止合約喔(主張依約終止)。

法院說:

1. 經紀公司(在這個案子裡相當於藝人)終止不合法

法院認為,既然合約已經有就「如何終止」進行約定,經紀公司(藝人方)不得主張民法594的任意終止。換句話說,要符合合約的「終止事由」才能終止,不能隨便就要終止。所以,經紀公司(藝人)終止不合法。

講到這裡,某些經紀合約被法院認為可以「任意終止」。我們可以思考:為什麼法院的見解會不一樣呢?

2.唱片公司(在這個案子裡相當於經紀公司)終止不合法

法院認為,唱片公司的存證信函並沒有寫得很清楚要「終止合約」,所以也不具備終止合約的效力。

從這裡就可以看得出來:講究文字精確是律師存在的意義,當事人發文前務必謹慎。

我們也可以思考:在某些著作權授權案件當中,即使終止不符「終止程序」,還是被認為合約已經終止呢?為什麼法院的見解會不一樣呢?

#恒達法律事務所
#著作權律師

【AVEX v. 彥恩經紀公司】
臺灣臺北地方法院110年度重訴字第162號民事判決(2022.05.05)
https://ipcase.blogspot.com/2022/05/avex-v.html
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臺灣臺北地方法院110年度重訴字第162號民事判決(2022.05.05)

原 告 愛貝克思股份有限公司

被 告 彥恩國際經紀事業股份有限公司

上列當事人間請求給付違約金等事件,本院於民國111年4月11日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
原告之訴及駁回。
 
事實及理由
...
二、原告主張:

兩造於107年3月28日簽立藝人音樂合作的經紀基本條件書,約定被告將瑞瑪席丹、周孝安、羅傑、潘綱大等藝人在全世界有關音樂發行業務、電影/影劇音樂業務及其他音樂相關經紀業務授權給原告獨家代理經營管理,原告則支付被告800萬元作為合作案之預付保底金,供扣抵合約期間原告應支付被告之分潤,如未抵扣完畢部分被告無須退還。

嗣兩造另於108年10月間簽立藝人音樂合作的經紀基本條件書(下稱系爭契約),約定調整減少原告經紀之藝人周孝安,兩造並簽立補充協議書,約定被告分期返還原告原已支付之預付保底金事宜。

詎被告於109年9月10日以存證信函指稱原告就藝人瑞瑪席丹有未盡力安排商演及廣告、遲未著手第二張音樂專輯規劃執行、以極低廉價格承接代言費用等違約事由,被告並主張終止合作而以800萬元預付保底金抵作賠償。

然依系爭契約第9條第4項約定須以書面通知並定30日以上期間要求改正而未改正或改正不完全始得終止契約,被告主張終止契約不合法。

原告於109年9月15日以存證信函通知被告應承諾繼續履行系爭契約未獲回覆,並於109年10月21日以存證信函通知被告關於原告得向被告請求違約金及損害賠償。

系爭契約經原告終止後,原告得依系爭契約第9條第4、5項請求被告給付懲罰性違約金200萬元,並依補充協議書第2條第3項第3款、民法第179條規定請求被告返還已受領而尚未扣抵完畢之預付保底金694萬2,486元等語...

三、被告則以:

依系爭契約、補充協議書,被告並無以書面承諾履行合約之義務,被告縱未依原告存證信函通知而承諾繼續履行系爭契約,仍無違反系爭契約、補充協議書約定,原告主張被告違約,而以109年10月21日存證信函終止系爭契約並請求被告給付200萬元懲罰性違約金應無理由。

被告法定代理人邵O彥(別名Jack)前於109年4月13日即向原告負責聯繫總監謝O守(別名島O林)請求原告提出藝人瑞瑪席丹第二張專輯具體合作計畫及改正經紀分潤金額低下之現狀,經多次協商仍未獲改善,被告於109年9月10日方以存證信函向原告表示終止合作,被告所為終止已符合系爭契約第9條第4項、補充協議書第7條約定。縱認被告未履行兩造間約定終止程序,亦僅生系爭契約未有效終止而仍存續效力,被告並無違約,原告依系爭契約第9條第4、5項請求請求懲罰性違約金應無理由。

因原告有包含⒈未依約為瑞瑪席丹盡力安排首張專輯發行之商演及廣告業務,未履行承諾為其安排於中國之宣傳活動,使被告為瑞瑪席丹推辭臺灣工作長逹2個月;⒉片面取消瑞瑪席丹第二張音樂專輯製作發行計畫;⒊違反系爭契約第4條第5項約定,未事先告知被告,即以1萬元之價碼為瑞瑪席丹接下VOCE雜誌高雄場活動,未就藝人檔期、費用協商安排;⒋於109年3月間以顯低於市場行情之不合理價格為瑞瑪席丹承接SONY耳機代言等未盡主給付義務之行為,被告因可歸責於原告事由而終止系爭契約,依補充協議書第2條第3項第4款約定,被告應無需返還尚未扣抵完畢之預付保底金。...

四、得心證之理由:    

查兩造於107年3月28日簽立藝人音樂合作的經紀基本條件書,約定被告將瑞瑪席丹、周孝安、羅傑、潘綱大等藝人在全世界有關音樂發行業務、電影/影劇音樂業務及其他音樂相關經紀業務授權給原告獨家代理經營管理,原告則支付被告800萬元作為合作案之預付保底金,供扣抵合約期間原告應支付被告之分潤;

嗣兩造另於108年10月間簽立系爭契約,約定調整減少原告經紀之藝人周孝安,兩造並簽立補充協議書,約定被告分期返還原告原已支付之預付保底金等情,有107年3月28日藝人音樂合作的經紀基本條件書、系爭契約、補充協議書為憑,復為兩造無爭執,應堪認屬實。

至原告主張被告應依系爭契約第9條第4、5項給付懲罰性違約金200萬元、依補充協議書第2條第3項第3款、民法第179條規定返還尚未扣抵完畢之預付保底金694萬2,486元,則為被告否認,並以前詞置辯。茲論述如下:

㈠原告依系爭契約第9條第4、5項請求被告給付懲罰性違約金200萬元,為無理由: 

⒈按當事人依法律之規定終止契約者,依民法第263條準用同法第258條之規定,應向他方當事人以意思表示為之,並以終止之意思表示到達他方當事人時起,發生契約嗣後消滅之效力(最高法院99年度臺上字第1513號判決意旨參照)。又當事人終止契約,須有終止權,終止權有基於法律規定而生者(法定終止權),有基於當事人約定而生者(約定終止權)。約定終止權之行使方法,應依契約當事人之約定,如未約定,依民法第263條準用同法第258條之規定,得由一方向他方當事人以意思表示為之(最高法院101年度臺上字第 232號判決意旨參照)。

⒉原告雖主張以109年10月21日存證信函終止系爭契約云云。

惟查,該存證信函記載:本公司(即原告)日前以存證信函催告貴公司(即被告)應於文到30日回函承諾繼續履行經紀合約,惟貴公司於109年9月17日收文後,均未回覆本公司任何承諾或確認。亦即有關貴公司之違約終止雙方合作之行為,經本公司以書面通知並定30日以上期間要求貴公司改正卻均未改正,則本公司自得依雙方簽訂之系爭契約與補充協議書約定追究貴公司之相關違約責任並請求賠償。另貴公司於109年10月8日及16日分別以電子郵件要求本公司針對先前議約中之補充協議書(二)提出回覆意見一事,因前述補充協議書係針對雙方已簽訂之系爭契約與補充協議書等合約,就後續調整所為之補充約定,須以原簽訂相關合約有效存續為前提,為免爭議,貴公司應先以書面回覆本公司承諾繼續履行經紀合約即確認原簽訂相關合約之有效存續,以利本公司進行補充協議書(二)後續回覆等語,

綜觀上開存證信函內容均無提及原告欲以該存證信函為終止系爭契約之意思表示,揆諸前揭說明,原告主張以該存證信函終止系爭契約,殊難採憑。

⒊系爭契約第9條第4項約定:

任一方違反本條件書任一約定,且經他方以書面通知並定30日以上期間要求改正而未改正或改正不完全者,他方得逕行終止本條件書,並得向違約方請求懲罰性違約金200萬元等語,

足見一方欲終止系爭契約及請求懲罰性違約金200萬元之程序要件,須先以書面通知並定30日以上期間要求他方改正。

查原告所提109年10月21日存證信函於109年10月23日送達被告之情,有郵件投遞狀態查詢,並為被告無爭執,惟109年10月21日存證信函並無原告向被告為終止系爭契約之意思表示,業如前述,原告主張依系爭契約第9條第4項約定終止系爭契約,並向被告請求懲罰性違約金200萬元云云,洵屬無據。

⒋被告主張兩造間信賴關係已動搖,系爭契約縱約定有期間,應不排除民法第549條第1項規定適用,仍得隨時終止云云。

惟按當事人間因訂立契約而成立法律關係所衍生之紛爭應如何適用法律,固屬法院之職權,惟法院於適用法律前所應認定之事實,除非當事人約定之內容違反強制或禁止規定而當然無效,可不受拘束外,仍應以該契約約定之具體內容為判斷基礎,不得捨當事人之特別約定,而遷就法律所規定之有名契約內容予以比附適用,此乃私法自治、契約自由原則之體現(最高法院92年度臺上字第2374號判決意旨參照)。

查系爭契約第9條第4項約定一方終止系爭契約之程序要件須先以書面通知並定30日以上期間要求改正已如前述,揆諸上開說明,系爭契約第9條第4項關於契約終止權之特別約定既未違反強制或禁止規定,應屬民法第549條第1項規定當事人得隨時終止委任契約之特別約定,兩造自應同受系爭契約第9條第4項行使契約終止權之程序要件之拘束,是被告主張得隨時終止系爭契約,殊難採憑。

從而,被告主張以109年9月10日存證信函向原告表示終止雙方合作,固有109年9月10日存證信函為據,惟被告迄未提出其於以上開存證信函向原告表示終止系爭契約前,確曾先以「書面通知」並「定30日以上期間」要求原告改正之證據,則被告主張其以109年9月10日存證信函終止系爭契約,自難採憑。

系爭契約第9條第5項約定:

除本條件書或雙方另有約定外,如被告違約終止本合約者,除應支付原告懲罰性違約金300萬元外,並應賠償原告因此所受之一切損害等語,

足見被告應依系爭契約第9條第5項約定支付原告懲罰性違約金及賠償原告所受損害之前提要件為系爭契約經被告終止。

原告雖主張依系爭契約第9條第5項約定請求被告給付懲罰性違約金云云,惟系爭契約既未經被告終止,業經本院認定如前,則原告依系爭契約第9條第5項約定請求被告給付懲罰性違約金,亦難認有據。

㈡原告依補充協議書第2條第3項第3款、民法第179條規定請求被告返還預付保底金694萬2,486元,為無理由:

⒈查兩造間補充協議書第2條第3項第3款約定:

在本條第1項扣抵期間內,如因可歸責被告之情事,致原告終止原條件書或雙方另外簽訂更新之基本條件書或正式藝人經紀合約書者,除該合約另有約定外,原告得終止進行預付保底金之扣抵,並要求被告返還尚未扣抵完畢之預付保底金等語;

補充協議書第2條第3項第4款約定:

在本條第1項扣抵期間內,如因可歸責原告之情事,致被告終止原條件書或雙方另外簽訂更新之基本條件書或正式藝人經紀合約書者,除該合約另有約定外,被告得終止相關合作,且無需返還尚未扣抵完畢之預付保底金

次查系爭契約第2條約定:本合作案有效期間為107年3月28日起至112年3月29日止等語。

足見兩造間補充協議書係約定以在合作期間內究係可歸責何方情事致他方終止系爭契約,決定尚未扣抵完畢預付保底金之歸屬,原告得依補充協議書第2條第3項第3款請求被告返還尚未扣抵完畢預付保底金之要件,為原告確因可歸責被告情事致終止系爭契約。

查原告未以109年10月21日存證信函合法終止系爭契約,業經本院認定如前,原告請求被告返還尚未扣抵完畢之預付保底金,核與兩造間補充協議書第2條第3項第3款約定之要件不符,是原告依補充協議書第2條第3項第3款請求被告返還預付保底金,核屬無據。

⒉按無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同,民法第179條定有明文。不當得利返還請求權,須以當事人間之財產損益變動,即一方受財產上之利益,致他方受財產上之損害,無法律上之原因,為其成立要件(最高法院102年度臺上字第1855號判決意旨參照)。復按不當得利返還請求權之成立,須當事人間財產之損益變動,即一方受財產上之利益致他方受財產上之損害,係無法律上之原因。在給付型之不當得利,關於有無法律上之原因,應視當事人間之給付行為是否存在給付目的而定;倘當事人一方基於一定之目的(針對所存在之法定或約定之法律關係為目標)而對他方之財產有所增益,其目的在客觀上即為給付行為之原因,自非無法律上之原因(最高法院102年度臺上字第530號判決意旨參照)。

查兩造間補充協議書第2條第1項約定:

有關原告依原條件書第5條支付之預付保底金800萬元,雙方同意依下列次序適用相關約定,繼續扣抵依下列約定所結算一切原告應支付被告之任何分潤、費用或酬勞,在預付保底金全部扣抵完畢前,原告無須支付被告任何分潤、費用或酬勞等語;

補充協議書第2條第2項約定:

原條件書第5條支付之預付保底金依前項約定扣抵後續藝人之經紀報酬拆分後,如有餘額者,被告同意依下列約定減少預付保底金並返還減少之金額:

1.於109年12月31日結算時,如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額為100萬元以上者,被告同意減少並返還100萬元之預付保底金予原告;如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額不足100萬元者,被告同意將全部剩餘預付保底金予以減少並返還原告。

2.於110年12月31日結算時,如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額為200萬元以上者,被告同意減少並返還200萬元之預付保底金予原告;如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額不足200萬元者,被告同意將全部剩餘預付保底金予以減少並返還原告。

3.於111年12月31日結算時,如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額為200萬元以上者,被告同意減少並返還200萬元之預付保底金予原告;如結算剩餘未扣抵完畢之預付保底金額不足200萬元者,被告同意將全部剩餘預付保底金予以減少並返還原告。

4.於112年3月27日結算時,如仍有剩餘未扣抵完畢之預付保底金,被告同意減少並返還全部剩餘之預付保底金予原告。

5.被告依本項約定返還預付保底金,應於收到原告所開立之發票或折讓單後30日內完成付款等語;

補充協議書第2條第3項約定:

有關原告(AVEX)依原條件書第5條支付之預付保底金在依本條第1項扣抵期間,如有下列情事發生者,則無需再進行扣抵逕依下列約定辦理:

1.在本條第1項扣抵期間內,被告目前之代表人邵O彥必須持續擔任被告之實際負責人、代表人,並擁有被告之實質經營權。否則原告(AVEX)得終止進行預付保底金之扣抵,並要求被告返還尚未扣抵完畢之預付保底金。

2.在本條第1項扣抵期間內,如有任何足以影響被告經營權變動之可能情況,被告應立刻以書面通知原告。如被告遭avex集團(包括日本總公司或日本國內外分公司、子公司等)以外之第三人併購者,原告(AVEX)得終止進行預付保底金之扣抵,並要求被告返還尚未扣抵完畢之預付保底金。

3.在本條第1項扣抵期間內,如在本條第1項扣抵期間內,如因可歸責被告之情事,致原告(AVEX)終止原條件書或雙方另外簽訂更新之基本條件書或正式藝人經紀合約書者,除該合約另有約定外,原告(AVEX)得終止進行預付保底金之扣抵,並要求被告返還尚未扣抵完畢之預付保底金

4.在本條第1項扣抵期間內,如因可歸責原告(AVEX)之情事,致被告終止原條件書或雙方另外簽訂更新之基本條件書或正式藝人經紀合約書者,除該合約另有約定外,被告得終止相關合作,且無需返還尚未扣抵完畢之預付保底金

5.在本條第1項扣抵期間內,如原告(AVEX)遭avex集團(包括日本總公司或日本國內外分公司、子公司等)以外之第三人併購者,被告得終止相關合作,且無需返還尚未扣抵完畢之預付保底金等語。

綜觀補充協議書上開約定內容,足見於兩造約定合作期間(107年3月28日至112年3月27日)若無補充協議書第2條第3項所定須提前返還預付保底金之情事,兩造須依補充協議書第2條第2項約定於不同年度結算,有未扣抵完畢剩餘之預付保底金,被告始依不同結算年度返還不同數額之預付保底金予原告

原告雖主張扣抵至110年第2季應分潤予被告金額後,被告應依民法第179條規定返還剩餘預付保底金694萬2,486元云云,惟查系爭契約迄未經兩造合法終止,業如前述,而兩造均無補充協議書第2條第3項所定須提前返還預付保底金之情事,則是否仍存有尚未扣抵完畢之預付保底金仍待兩造於合作關係終止並結算後方得確認,縱被告現受有尚未扣抵完畢之預付保底金,仍係基於系爭契約、補充協議書約定之給付目的而有法律上之原因,揆諸前揭說明,原告依民法第179條規定請求被告返還預付保底金,亦屬無據。

五、綜上所述,原告依系爭契約第9條第4、5項請求被告給付懲罰性違約金200萬元、依補充協議書第2條第3項第3款、民法第179條規定請求被告返還預付保底金694萬2,486元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息,均為無理由,應予駁回。又原告之訴既經駁回,其假執行之聲請即失所附麗,應併予駁回。

民事第四庭 法 官 姚水文

2022年5月19日 星期四

(商標 屬地主義)「高坑」牛肉乾:告訴人是台灣「高坑」註冊商標權人,被告在中國製造、銷售牛肉乾。法院認為:商標法採取「屬地主義」,台灣註冊商標不得在中國主張商標權。

#商標 #屬地主義 
#古坑 #牛肉乾

法院認為:
台灣的「古坑」商標權人不能在域外主張商標權利。
本案的被告在台灣有公司,在中國也有公司,而牛肉乾產品的製造和銷售都由被告的中國公司在中國進行,因此,台灣的「古坑」商標權人不能主張被告的台灣公司侵害商標。

來看商標法的基本原則:

「世界各國對於商標權之保護,均採註冊保護及 #屬地主義原則。亦即,商標權人在一國註冊登記而取得之商標權,除著名商標或標章外, #原則上僅在該國領域內受到保護,#不得在該國領域以外主張商標權。

再者,我國目前統治權所及之區域為臺澎金馬地區,暫不及於大陸地區,我國及大陸地區各有智慧財產專責機關,掌管商標之註冊及登記事宜,另參諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1項規定:「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品,以進口論」,及兩岸均加入世界貿易組織(WTO)成為該組織之會員等情,足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體,從而,依我國商標法註冊之商標,其商標專用權之範圍,應限於我國統治權效力所及之臺澎金馬地區,不及於大陸地區。正因如此,兩岸政府為加強智慧財產權之保護及合作,始有於2010年6月29日簽訂「兩岸智慧財產權保護合作協議」之必要(惟權利人在臺灣取得之專利、商標或植物品種權等,並非自動在中國大陸受到保護,仍須依照中國大陸的法律規定,申請註冊或登記,始受到中國大陸之保護,中國大陸人民欲在臺灣取得保護,也須依照臺灣相關法律規定申請註冊或登記,有關該協議之說明,詳見智慧財產局網站)。否則,如認為我國商標法得處罰在大陸地區使用我國註冊商標之行為,勢將造成法律秩序之紊亂,且顯然昧於目前兩岸分治之現實。」

【古坑牛肉乾】
臺灣桃園地方法院110年度智易字第30號刑事判決(2022.5.16)
https://ipcase.blogspot.com/2022/05/blog-post_17.html

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臺灣桃園地方法院110年度智易字第30號刑事判決(2022.5.16)

公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 邱O山

上列被告因違反商標法案件,經檢察官提起公訴(110年度偵字第9953號),本院判決如下:

主 文
邱O山無罪。

理 由

一、公訴意旨略以:

被告邱O山於民國106年7月26日,在大陸地區福建省廈門市同安區設立「廈門高坑食品有限公司」,並任負責人,又於107年11月12日,在金門縣○○鄉○○路0段000○0號,設立金門高坑食品有限公司(109年7月23日更名為虎航食品有限公司),並任負責人。被告明知註冊/審定號00000000號、00000000號「高坑 KOW KUN」、「KOW KUN 及圖」之商標名稱及商標圖樣,均為告訴人高坑有限公司(下稱告訴人公司)向經濟部智慧財產局申請註冊登記取得商標權在案,指定使用於牛肉片、牛肉角、牛肉絲、牛腱絲、猪肉條等肉乾之商標權,現仍在商標權期間內,未經商標權人之同意或授權,不得於同一或類似商品,使用相同或近似之商標,詎其竟基於行銷目的之違反商標法之犯意,未經告訴人公司之同意或授權,自107年某日起,在大陸地區,在產品包裝袋上標示與告訴人公司近似之「KOW KUN」、「高坑」等圖文,交由不知情大陸地區福建省廈門市之印刷廠印製包裝袋後,寄送至江門市山水食品有限公司(下稱山水公司)設於廣東省江門市之廠房,將山水公司所生產之牛肉乾以該包裝袋包裝完成後,再運送至被告指定之大陸地區販售。因認被告涉犯商標法第95條第3款之未得商標權人同意為行銷目的而於同一或類似之商品或服務使用近似於註冊商標罪嫌等語。

...辯護人則辯稱:本案發生地在大陸地區,被告產製銷售的商品都不在臺灣地區等語。經查:

(一)本件檢察官起訴之犯罪事實,為被告在大陸地區製造告訴人公司在我國註冊之「高坑 KOW KUN」、「KOW KUN 及圖」之商標包裝袋,並將該包裝袋寄送至山水公司設於廣東省江門市之廠房,包裝山水公司生產之牛肉乾後,在大陸地區販賣之行為,上情除經被告自承不諱,亦有以下證據資料可資參佐,內容如下:

消費者(下稱A):「您好 我在网页上买了肉乾 是高坑公司吗」

告訴人公司客服(下稱B):「您好,是的!請問遇到什麼問題嗎」

A:「你们的產品有改良吗 我最近在网上买了几包吃起来发觉十分不对劲儿 难吃死了 常常在买你们的肉乾,这次买的味道大不同了」

B:「沒有的,我們產品都有經過檢驗合格,可以放心食用 請問您是在哪個通路購買的呢」

A:「不晓得是哪裡出了问题 我这次是在阿里巴巴购买的 因為最近刚好有看到,之前的话呢 我都去朋友帮忙带回来的」

B:「請你放心,我們公司的產品品質絕對是有保障的 阿里巴巴?我們公司沒有在阿里巴巴販賣」

A:「以往都没有看过,最近在我们大陆阿里巴巴的网页上看到 更就赶紧买了」

B:「可以傳連結給我嗎」

A:「https://detail.1688.com/offer/000000000000.html?spm=a2615.0000000.autotrace-offerGeneral.1.41c82482BOPzpN」

B:「您好,這個不是我們公司在販賣的喔 目前高坑僅在金門及台灣設廠,大陸地區沒有喔 請問您包裝可以拍給我看看嗎」

A:「挺奇怪的 因為我看包装跟之前都一样 但内包装确实不一样了 所以你们没有在大陆设厂啊?难道这是假货?我还在公司 慢点儿回家拍照再给你瞧瞧 我还想说吃了好几年你的肉乾 怎麼会换的非常难吃 口感很不好 你可以先瞧瞧它的网上 有一家叫山水食品有限公司的 工厂围牆儿还有写着高牛肉乾 我才敢买」

B:「再次聲明,我們真的沒有在大陸設廠,很有可能被有心人士仿冒了,我們感到很抱歉,同時謝謝你的訊息,我們將採取法律措施,以免其他受害者受騙」

A:「(傳送照片) 您看看 这就是这次从阿里巴巴买来的商品 分装成三分 我还以為你们高坑改良了 原来这是大陆彷冒的假货......以后还是请朋友去台湾在帮我带了」

B:「您好,我們高坑公司的包裝不是這樣的喔,對於有心人士假冒混淆消息者,感到抱歉,歡迎您到本公司門市購買 感謝您長期對本公司產品的愛戴,有任何疑問,可以先與我們聯絡」,

由上開對話記錄內容可知,因大陸地區消費者在「阿里巴巴」網站上購買上揭包裝袋包裝之牛肉乾後感覺味道有異而詢問告訴人公司後,告訴人公司始知悉被告在大陸地區販售上揭包裝袋包裝之牛肉乾,又觀諸告訴人公司於偵查中提出購買被告公司產品之單據可知,該單據上無論售出之寄件地址或購買之收件地址均在大陸地區,是綜合上情,核與被告辯稱產製銷售的商品都不在臺灣地區等語相符,且依本件卷證資料,亦無被告在臺灣地區製造、販售上揭包裝袋包裝之牛肉乾之事證。

(二)按世界各國對於商標權之保護,均採註冊保護及屬地主義原則。亦即,商標權人在一國註冊登記而取得之商標權,除著名商標或標章外,原則上僅在該國領域內受到保護,不得在該國領域以外主張商標權。

再者,我國目前統治權所及之區域為臺澎金馬地區,暫不及於大陸地區,我國及大陸地區各有智慧財產專責機關,掌管商標之註冊及登記事宜,另參諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1項規定:「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品,以進口論」,及兩岸均加入世界貿易組織(WTO)成為該組織之會員等情,足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體,從而,依我國商標法註冊之商標,其商標專用權之範圍,應限於我國統治權效力所及之臺澎金馬地區,不及於大陸地區。正因如此,兩岸政府為加強智慧財產權之保護及合作,始有於2010年6月29日簽訂「兩岸智慧財產權保護合作協議」之必要(惟權利人在臺灣取得之專利、商標或植物品種權等,並非自動在中國大陸受到保護,仍須依照中國大陸的法律規定,申請註冊或登記,始受到中國大陸之保護,中國大陸人民欲在臺灣取得保護,也須依照臺灣相關法律規定申請註冊或登記,有關該協議之說明,詳見智慧財產局網站)。否則,如認為我國商標法得處罰在大陸地區使用我國註冊商標之行為,勢將造成法律秩序之紊亂,且顯然昧於目前兩岸分治之現實。

本件檢察官起訴被告製造、販賣上揭包裝袋包裝之牛肉乾之行為,均發生於大陸地區,被告在臺灣地區並無任何製造、販賣行為,依屬地主義原則,被告並未侵害告訴人在我國註冊之商標權,自不得以違反我國商標法第95條第3款之罪名相繩。

另上揭包裝袋包裝之牛肉乾係在大陸地區生產,並在大陸地區建置之「阿里巴巴」網站上架拍賣乙節,除經被告自承不諱外,並有金門高坑食品有限公司商工登記公示資料、江門市山水食品有限公司、廈門高坑食品有限公司之企業信用信息公示報告、臺灣臺北地方法院所屬民間公證人重慶聯合事務所108年度北院民公誌字第966號公證書暨附件、上揭包裝袋照片附卷可稽,而大陸地區非屬經行政院農業委員會公告之口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎非疫區,是自大陸地區製造之牛肉乾、牛肉粒,屬口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎感染性動物製品,禁止輸入我國,從而,被告在「阿里巴巴」網站販售上揭包裝袋包裝之牛肉乾,本無從輸入至我國臺灣地區,被告對該等商品經由販售、行銷管道而流向臺灣地區乙情,應無預期及預見可能性,自不能徒以在我國臺灣地區登入「阿里巴巴」網站,看見上揭包裝袋包裝之牛肉乾上架拍賣,即謂被告有何侵害告訴人在我國註冊之商標權之意,附此敘明。

四、綜上所述,告訴人在我國註冊之系爭商標,其專用權之範圍僅及於臺澎金馬地區,不及於大陸地區,被告在大陸地區所為製造、販賣上揭包裝袋包裝之牛肉乾之行為,為告訴人在我國註冊之商標權效力所未及,此外,復查無其他證據足認被告有起訴書所指違反商標法之犯行,故揆諸前揭規定及說明,既不能證明被告犯罪,自應為被告無罪之諭知。


林佳瑩律師|已經是西元2022年,為什麼我們還在問:「版權」是「著作權」嗎?

 


近來最高法院有見解認為「版權只是通俗的說法,不是正確的法律名詞,因此版權不一定是著作權。」

本文的目的不在對該最高法院個案進行評論(個案涉及事實證據的認定,並非本文能力所及),而是想要針對判決理由當中提到的這段話進行探索。

我們要提出疑問的是:「版權」只是通俗的說法嗎?「版權」不是「著作權」嗎?我們在坊間看到的一大堆寫著「版權」、「版稅」的合約,難道都不是在約定「著作權」嗎?

一、「版權」就是「著作權」

本文認為,「版權」就是「著作權」。

而支持這樣見解的理由必須回到歷史脈絡當中。

(一)日治時期(1895-1945)

台灣在日治時期由日本殖民政府引入的「著作權法」。

日本「著作權法」的前身是「版權條例」、「版權法」,當時對於以「保護作者為中心」的「無體財產權」還不太能夠理解,因此借用了中國明清朝代木版印刷的「版」(擁有木板的人擁有印製書籍的權利)而將「copyright」翻譯為「版權」。

在日本加入伯恩公約後,日本政府將「copyright」翻譯成「著作權」,但當時民間慣用的「版權」認知以及「版權所有」的標示一路沿襲下來。

也因此,日本殖民政府引入台灣的現代「著作權法」結合日本民間的「版權」慣習,應該形塑了台灣民眾的認知,也就是:「版權」等於「著作權」。

(二)國民政府時期(1945-)

而在1945年國民政府來台之後,帶入台灣的是中華民國在中國的「著作權法」和民間慣習,其中包括了「版權所有,翻刻/印必究」的標示。

根據研究指出,中華民國在中國的「著作權法」是copy日本的「著作權法」而來,而中華民國在中國的民間慣習「版權所有,翻刻/印必究」是copy日本的「版權所有」。

如果是這樣的話,台灣民眾應該繼續認知:「版權」等於「著作權」。

(三)台灣加入WTO/TRIPS協定後(2002年-)

台灣在加入WTO/TRIPS協定之後,國內的智慧財產權法必須符合TRIPS的約定,也因此,智慧財產權法可以說是與國際最同步的法律。只不過,民間的合約還是繼續使用「版權」二字指稱「copyright」。

由大量民間合約當中使用「版權合約」、「版權約定」、「版稅」,甚至是交易過程中雙方口語使用「版權」用字,可以知道,在台灣民眾的大腦當中,「版權」還是應該等於「著作權」。

(四)看看中國與香港

如果去看中國和香港的資料,他們也稱呼「著作權」與「版權」,這可能是因為相近似的文化所導致。

甚至,中國的著作權法直接明定:「本法所稱的著作權即版權」(中華人民共和國著作權法第62條)

二、最高法院為什麼要問:「版權」是不是「著作權」?

最高法院說:

「『版權』只是通俗說法,不是正確的法律名詞 ,有可能是民法債編第9節之『出版權』,著作權法第4章 之『製版權』,亦有可能是『改作權』、『公開播送權』 等之著作財產權,不一而足。

(一)「版權」會是指「出版權」「製版權」「改作權」「公開播送權」嗎?

最高法院認為合約當中使用的「版權」不僅指「著作權」,可能「另有所指」而且還「不一而足」。這樣的看法,可以說是「相當高估」台灣民眾的法律知識。

試問:台灣民眾在講到「版權」的時候,腦中浮現的應該不是民法債篇的「出版權」,也不是著作權法裡面有可以登記的「製版權」(誰讀過呢?)。

至於最高法院認為「版權」可能指的是「改作權」或「公開播送權」這一點,至少對我來說是前所未見。台灣民眾的腦中在講到「版權」的時候,應該裝的也不是我們法律人自己就難以定義的「改作」和「公開播送」。

所以這就是為什麼我說最高法院「相當高估」台灣民眾的法律知識的緣故。可能也帶有一點「用明朝的劍斬清朝的官」的意味。

(二)為什麼2022年出現「版權是不是著作權?」的大哉問?

「版權是不是著作權?」的這個疑問,如果是在100年前提出,會是一個恰好的timing。就跟當年的福澤諭吉在思考如何將外國人的「copyrignt」翻譯到日本來、如何對自己的翻譯作品用外國人的「copyright」來主張權益一樣,這個疑問的出現有它的歷史背景。

如今到了2022年,在甲方委託乙方製作「電動遊戲」這樣的現代合約當中(製作電動遊戲包含非常多的著作類型),合約裡面寫到的「版權」會是與「書籍」較為相關的「出版權」或是「製版權」嗎?或者只有「改作權」或「公開播送權」嗎?

本文不在評論最高法院的意見,比起這個,我更有興趣的點是:最高法院「為什麼」會出現「版權是不是著作權?」這樣的疑問?

我覺得,原因可能很多。

1.消失的「歷史脈絡」

第一個原因或許是因為對於版權aka著作權在台灣的歷史脈絡不清楚的關係。不過,這也不是最高法院的問題,而是台灣社會的「歷史共業」,也就是,每一個殖民政權來了之後,就會帶了新的東西,然後把前一個政權的東西洗掉,導致大家都不是很清楚。

2.「不重視合約」的習慣

第二個原因可能也算「歷史共業」,就是大家對於合約都不是很重視,對於文字的要求也不是很精確,對於合約到底寫了什麼東西也不是很了解。「合約就是當事人之間的法律」這一點,我們沒有真正從外國文化當中吸收,直到2022大家還是持續忽略當中。

所以最高法院其實問了很棒的問題,讓我們持續思考上述二個「歷史共業」要怎麼改變!


2022年5月18日 星期三

娛樂法(著作權) 屍速列車、首爾車站 v. 歐酷公司「追劇APP」:被告提供的追劇APP匯集盜版電影網站如「楓林網」的超連結,供消費者觀看「屍速列車」(點閱次數為140萬,並造成票房下降)、「首爾車站」,構成「幫助」他人「非法公開傳輸」的行為,侵害著作權,應負擔刑事責任,並賠償200萬元。

智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第46號刑事判決(2022.5.19)
 
上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 歐酷網路股份有限公司
兼 上一 人
代 表 人 劉O遜
被 告 翁O廷


上列上訴人因被告違反著作權法案件,不服臺灣臺北地方法院108年度智易字第3號中華民國110年3月30日第一審判決(起訴案號:臺灣臺北地方檢察署107年度調偵字第2961號),提起上訴,本院判決如下:

  主 文
一、歐酷網路股份有限公司及劉O遜之上訴均駁回。
二、原判決關於翁O廷諭知公訴不受理部分撤銷,發回臺灣臺北地方法院。

  事 實

一、歐酷網路股份有限公司(下稱歐酷公司)從事軟體開發業務,劉O遜則為歐酷公司之代表人,其等依一般社會生活之通常知識,可知網路影音平台上供不特定人觀看的電影,大多為未經著作權人同意而擅自上傳侵害他人公開傳輸權之影片,當可預見若提供該等影片的連結網址予公眾,將使公眾更容易接觸該等侵權影片,而可能幫助非法公開傳輸者侵害他人著作權之損害結果擴大,但劉O遜仍基於縱所連結之影片有侵害他人著作權亦不違反其本意之幫助擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪之不確定故意,於民國102年11至12月間,在手機應用程式商店開發及上架「電視連續劇2」APP(下稱系爭APP),以透過程式自動抓取第三方網站上影音連結之方式,提供使用者可以透過系爭APP連結至外部網站觀看影片,節省使用者搜尋影片路徑之時間。

嗣於105年9月20日前某不詳時間,有真實姓名年籍不詳之成年人,未經車庫娛樂股份有限公司(下稱車庫公司)同意或授權,擅自將車庫公司在我國享有公開傳輸權之電影「Train to Busan(中文譯名:屍速列車,下稱「屍速列車」)」、「Seoul Station(中文譯名:起源:首爾車站,下稱「首爾車站」)」(下合稱為系爭影片),上傳至Dailymotion影音平台,劉O遜即以程式將系爭影片連結加入系爭APP之隨選視訊播放選單,使我國境內下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地連結至Dailymotion影音平台,在我國接收而觀看系爭影片之內容,幫助該真實姓名年籍不詳之成年人侵害車庫公司之公開傳輸權。
 
  理 由

壹、上訴駁回(被告歐酷公司、劉O遜有罪)部分:

...
二、訊據被告固坦承有開發及上架系爭APP,且使用者可藉由系爭APP在我國觀賞系爭影片等情,惟矢口否認有何幫助以擅自公開傳輸方法侵害他人著作財產權之犯行,辯稱(含辯護及上訴意旨)如下:

(一)車庫公司係自炬旺有限公司(下稱炬旺公司)轉授權而取得於我國境內網路隨選點播之專屬授權,然其所取得之專屬授權本不具有得以排除他人於境外影音平台上傳分享著作之權利,且系爭APP使用者於我國境內瀏覽、觀賞該等影音內容係合法之暫時性重製行為,不應認我國為非法公開傳輸行為之結果地,原審未就本案公開傳輸之正犯於國內外是否構成犯罪及我國法院是否取得管轄權為調查,逕以任何在網路上之著作未取得國內專屬授權之被授權人同意,即屬犯罪結果地在臺灣而具有管轄權,顯屬管轄認定不當,且錯誤解讀公開傳輸之規定。

(二)系爭APP乃利用程式自動抓取第三方網站之影音連結,而提供超連結並非公開傳輸之行為,且被告並未參與上傳系爭影片之行為分擔,亦未與上傳系爭影片者有犯意聯絡,自無法與該真正行為人構成共同正犯。

又被告基於第三方影音平台之信任及著作權法有關公開傳輸規範之認識而創業,對於正犯之犯罪行為並無認識,並無幫助之故意或不確定故意,亦無幫助之客觀行為,且系爭影片並未因被告之行為有何擴大公開傳輸之情形,自不構成幫助行為。

況該正犯於境外之行為有可能不構成我國刑事犯罪,本案即無不法公開傳輸之正犯存在,被告自無成立幫助犯可言。

(三)又系爭APP提供之影音連結為Dailymotion或Youtube等境外平台上既存之影音連結,上開影音平台多有合法影片,並有通知、取下之機制,故被告並無違反著作權法之主觀犯意,且被告為著作權法第3條第1項第19款所定之搜尋服務提供者,所為應符合同法第90條之8之搜尋服務提供者免責規定之保障,自不應論以幫助侵害公開傳輸權之刑事責任。退步言,縱認被告成立幫助犯,亦係基於同一經營系爭APP之接續行為,屬單純一罪,與本案告訴人不同之另案既經確定判決,自不應論以數罪。

三、認定犯罪事實所憑證據及理由:

(一)被告劉O遜為被告歐酷公司之負責人,其於102年11至12月間開發上架系爭APP,並於105年9月20日前某不詳時間,利用系爭APP內建程式自動抓取第三方網站(即Dailymotion)上影音連結之方式,將系爭影片連結加入系爭APP中,供使用者得以點選連結觀看系爭影片等情,業經被告供認在卷(原審卷第125至126頁),並有公證書(他卷第56至75頁)、系爭APP之操作畫面截圖照片及Dailymotion網域名稱及IP位址查詢頁面可稽(原審卷第182至186頁)。

系爭影片係由炬旺公司先取得韓國Contents Panda、Finecut公司在臺灣地區專屬授權後,將公開傳輸權等權利專屬授權予車庫公司,「屍速列車」影片之授權期間自105年7月1日至108年9月30日,「首爾車站」影片之授權期間自105年9月1日起至108年8月31日止等情,有車庫公司提出之著作權證書、影片授權書可憑。以上事實,首堪認定。

(二)系爭APP係以透過點選超連結之方式讓使用者觀看系爭影片,並不符合公開傳輸之構成要件:

⒈按「公開傳輸:指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容」著作權法第3條第1項第10款定有明文。

又依「公開傳輸」之立法理由為「1.參照WCT第8條及WPPT第10條、第14條及歐盟2001年著作權指令第2條、第3條第1項、第2項規定增訂。2.公開傳輸之行為,以具互動性之電腦或網際網路傳輸之形態為特色,與公開口述、公開播送、公開演出等單向之傳統傳達著作內容之型態有別。3.條文中所稱『向公眾提供』,不以利用人有實際上之傳輸或接收之行為為必要,只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足。」。

次按提供「超連結」之行為是否符合著作權法第3條第1項第10款「公開傳輸」之定義,基於「技術中立原則」,應以其技術本身客觀上之運作方式資為認定。所謂的「超連結」,乃使用者藉由點選連結路徑開啟、新增外部網站,將使用者帶至該經連結之網頁為瀏覽,是超連結之技術手段只是「提供」外部原始已經存在足以供不特定大眾瀏覽、播放各該著作之「路徑」,事實上向公眾提供或傳達著作內容者為將影片上傳之外部影音平台之人,並不是提供超連結之人,故而單純提供超連結,與「公開傳輸」(指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法,藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容,包括使公眾得於其各自選定之時間或地點,以上述方法接收著作內容。)之構成要件不該當(最高法院109年度台上字第2616號刑事判決參照)。

⒉被告開發之系爭APP於另案即臺灣臺北地方法院(下稱原法院)107年度智易字第75號案件審理中,經法務部調查局資安鑑識實驗室於106年8月22日出具鑑定報告,認系爭APP客戶端應用程式後端連線伺服器主機確係被告提供之程式碼運行過程,其播放來源應係由其他網站轉址,來源網址包括0000000000000000000000000、0000000000000000000000000、00000000000000000000000及0000000000000000000000,再從該些網站取得戲劇播放之Dailymotion或Youtube網址等情,此經本院調取上開案件之偵卷查核無誤(見該案105偵26020卷第174至177頁),足認系爭APP是以其他網站之網址為播放來源,並非在其主機伺服器端有存取自有片源。

又依法務部調查局於107年8月22日函覆原法院107年度智易字第42號案件有關系爭APP本身是否具備重製或公開傳輸影音影像之功能之詢問,其表示經以鑑識工具搜尋檢視結果,送鑑光碟APP程式碼係以0bjective-C程式語言撰寫,其功能為播放網路提供之影音檔案,惟未發現儲存檔案之功能等語,且依法務部調查局資安鑑識實驗室107年10月24日鑑定報告亦認「系爭APP播放流程:播放器會連結到Youtube或Dailymotion外部影音平台。連結到Youtube或Dailymotion,再依該平台內對應程式執行播放功能。系爭APP程式碼僅有播放影音程式,並未發現上傳及下載影音檔案功能」等語),此經本院調取上開案件核閱屬實。

由此可知,系爭APP並無存取、下載以傳輸播放影音檔案之功能,只是以超連結方式,便利使用者接觸已上傳於外部網站之影片。因此,向公眾提供系爭影片之人,乃將之上傳至外部網路影音平台(即Dailymotion)之人,而非提供超連結之被告,故被告開發提供之系爭APP就系爭影片並無構成公開傳輸之行為,應堪認定。

(三)被告所為已構成他人非法公開傳輸系爭影片之幫助犯:

⒈被告與系爭影片之非法公開傳輸者不成立共同正犯:

⑴按「二人以上共同實行犯罪之行為者,皆為正犯」刑法第28條定有明文。共同實行犯罪行為之人,在共同意思範圍以內,各自分擔犯罪行為之一部,彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者,即應對於全部所發生之結果,共同負責。故共同正犯在客觀上透過分工參與實現犯罪結果之部分或階段行為,以共同支配犯罪「是否」或「如何」實現之目的,並因其主觀上具有支配如何實現之犯罪意思而受歸責,固不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。僅參與事前之計劃、謀議而未實際參與犯罪(計劃主持人、組織者),或僅參與犯罪構成要件以外之行為(把風、接應),倘足以左右其他行為人是否或如何犯罪,而對於犯罪之實現具有功能上不可或缺之重要性者,與其他參與實行犯罪構成要件行為之人,同具有功能性的犯罪支配地位,均為共同正犯(最高法院103年度台上字第2441號、104年度台上字第3098號判決意旨參照)。

⑵查系爭APP雖然可以讓使用者透過超連結連到Youtube或Dailymotion外部影音平台觀看系爭影片,惟依卷內相關資料,並無證據足以證明被告與該非法公開傳輸系爭影片真實姓名年籍不詳之成年人有何犯意聯絡或行為分擔,且被告以系爭APP提供超連結之行為,對於非法公開傳輸者犯罪之實現,亦無功能上不可或缺之重要性,因此被告並無法與該非法公開傳輸者構成非法公開傳輸罪之共同正犯,故被告此部分之辯解尚可採信。

⒉被告應成立他人非法公開傳輸系爭影片之幫助犯:  

⑴按「幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,亦同」刑法第30條定有明文。幫助行為,乃對於被幫助者之故意不法行為予以物質或精神上之支持或協助,使其得以或易於實現犯罪構成要件,或使其犯罪行為造成更大的損害,皆屬之。又幫助犯需具備雙重故意,亦即幫助行為本身必須是故意為之,而其所幫助之罪也以故意犯罪為限。而刑法第13條所稱之故意包含直接故意與未必故意,因此幫助犯之故意亦包含未必故意在內。

末按非法公開傳輸罪之成立,只要未經著作財產權人授權而將他人著作公開傳輸至網路上,使他人著作在網路上處於隨時可被公眾接觸之情形下,犯罪構成要件即已該當,不以事實上是否確有他人接觸為必要。又該非法上傳之著作於下架前,公眾仍可持續接觸該著作,是侵害公開傳輸權,不僅法益侵害狀態繼續,其犯罪行為仍為繼續,故為繼續犯,因此在非法上傳之著作下架前,可對該非法公開傳輸之正犯為幫助行為而成立事中幫助犯。

⑵查系爭影片係他人未經車庫公司之同意公開傳輸至國外Dailymotion影音平台,而使用者可透過系爭APP在我國接收觀看等情,業經被告供承在卷,且有系爭APP播放系爭影片之畫面截圖為證。

因此前開非法公開傳輸系爭影片之人(正犯)犯罪結果地在我國境內,依刑法第4條規定,即屬在中華民國領域內犯罪,該非法公開傳輸之人違反我國著作權法之犯罪,自應受我國刑法處罰。

又依系爭APP經公證人於105年9月20日,透過其提供之超連結可在我國觀看系爭影片乙情,此有車庫公司提出之公證書可佐,顯見當時他人將系爭影片非法公開傳輸至Dailymotion影音平台後並未撤下,是該非法公開傳輸之犯罪行為並未終了,而系爭APP提供系爭影片之超連結,讓使用者可以更方便接觸系爭影片,已造成系爭影片非法公開傳輸之損害擴大,故被告確實有事中幫助他人非法公開傳輸之幫助行為甚明。

⑶又被告對於其行為將可能促使非法公開傳輸之損害擴大一事,雖然沒有直接故意,但應知網路影音平台上供不特定人觀看的電影或電視連續劇,縱有著作權人自行上傳之合法影片,但大多屬於未經著作權人同意而擅自上傳者,且縱使Youtube、Dailymotion為合法影音平台並設有通知取下機制,但是在第三人進行侵權通知、平台取下影片之前,該非法上傳之影片仍有在上開影音平台上讓公眾接觸之可能。

更何況被告自承系爭APP是透過程式自動更新並連結至諸如「楓林網」、「LOVE TV Show」等網站,抓取該等連結資訊透過系爭APP呈現等語,參以「楓林網」、「LOVE TV Show」均為著名之盜版影音平台,所上架之影片有極大多數均為盜版影片,因此被告當可預見系爭APP以自動程式抓取之影片連結,雖有可能會抓取到合法影片連結,但也有極大可能性會抓取到非法影片連結,是被告應可預見提供系爭APP便利公眾接觸該等非法影片,將可能使著作權人公開傳輸權被侵害的損害擴大,惟卻抱持著即使所提供之連結乃連結到非法上傳影片亦不違背其等本意之主觀犯意,仍讓系爭APP上架且利用程式自動大量抓取未經過濾的影片連結,確已造成所提供之連結系爭影片侵害車庫公司公開傳輸權之結果,則被告具有幫助他人非法公開傳輸之不確定故意,應堪認定。

(四)被告辯解及上訴意旨不可採之論駁:   

⒈被告辯稱:車庫公司所取得之專屬授權不具有得以排除他人於境外影音平台上傳分享著作之權利;系爭APP使用者於我國境內瀏覽、觀賞該等影音內容係屬合法之暫時性重製行為,不應認我國為非法公開傳輸行為之結果地;原審未就公開傳輸之正犯於境外上傳是否構成犯罪及我國法院是否取得管轄權為調查,顯屬管轄認定不當,且錯誤解讀公開傳輸之規定云云。惟查:

⑴所謂「暫時性重製」係指專為網路合法中繼性傳輸,或合法使用著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之重製行為(著作權法第22條第3項規定參照)。

因系爭APP並無存取、下載以傳輸播放影音檔案之功能,業如前述,是使用者於使用系爭APP瀏覽或觀看系爭影片內容時,要無任何暫時性重製行為,更無被告所指原審將使用者合法之暫時性重製行為,誤認我國為非法公開傳輸行為結果地之錯誤解讀情形。

⑵車庫公司為系爭影片在臺灣地區公開傳輸權之專屬被授權人,業如前述,該上傳系爭影片之正犯未經車庫公司之同意或授權,擅自公開傳輸至Dailymotion影音平台,且未做任何地理區域之限制,致使用者得於我國透過系爭APP之超連結而接觸,已構成對車庫公司公開傳輸專屬授權之侵害,車庫公司在我國即具有得以排除他人於境外影音平台公開傳輸系爭影片之權利,應認本案非法公開傳輸之結果地發生在我國,且屬在中華民國領域內犯罪,非法公開傳輸系爭影片之正犯,自應依我國著作權法規定處罰,我國法院當然具有管轄權,故被告所辯並不足採。

⒉被告辯稱:被告基於第三方影音平台之信任及著作權法有關公開傳輸規範之認識而創業,對於正犯之犯罪行為沒有認識,並無幫助之不確定故意,且因該名行為人上傳系爭影片未移除,導致全世界網路使用者均得以接觸該作品,系爭APP之提供並無助於擴大損害等等。

然查,被告設計系爭APP時,即係要用程式去自動抓取類似「楓林網」、「LOVE TV Show」這些影片連結,此經被告供承在卷,參以該等影音平台所上架之影片有極大多數均為他人上傳之盜版影片,且被告亦未設有任何過濾機制,當可預見系爭APP以自動程式抓取之影片連結可能為他人非法公開傳輸之影片,非謂被告對於公開傳輸之正犯行為毫無認識。又如前所述,幫助行為並非僅限於擴大損害,易於實現犯罪構成要件亦可構成幫助,系爭APP既可讓使用者更方便地接收系爭影片,即可認構成幫助非法公開傳輸之行為,故被告否認主觀上有何幫助非法公開傳輸之不確定故意,顯非可採。

⒊被告辯稱:系爭APP提供影音連結為Dailymotion或Youtube等境外平台上既存之影音連結,多為合法影片,並有通知、取下機制,被告並無違反著作權法之主觀犯意,且被告為著作權法第3條第1項第19款所定之搜尋服務提供者,所為應符合同法第90條之8之搜尋服務提供者免責規定之保障,自不用論以刑事責任等語(本院卷第91至97頁)。惟查:

⑴公開傳輸之行為乃繼續犯,縱使Youtube、Dailymotion為合法影音平台並設有通知、取下機制,但是在權利人進行侵權通知、平台取下影片之前,非法公開傳輸之系爭影片仍有在上開影音平台上讓公眾觀賞之可能。是被告開發設計系爭APP可供使用者得以快速接收他人非法上傳之系爭影片,難謂無幫助他人非法公開傳輸之不確定故意。

⑵著作權法第3條第1項第19款規定:「網路服務提供者,指提供下列服務者:㈣搜尋服務提供者:提供使用者有關網路資訊之索引、參考或連結之搜尋或連結之服務者」。

本案被告開發設計之系爭APP係以程式自動抓取網路影音平台上各影音檔之連結,經由系爭APP彙整後陳列於該APP目錄欄內供人連結觀看,系爭APP除於其程式中搜尋資料外,並無自網際網路搜尋影音連結以外資訊之功能,顯係專為整理網路上影片連結所設計,此與一般可自由搜尋網路資料之搜尋引擎大有不同,故被告之系爭APP應不該當上開條文中所定義之搜尋服務提供者。

⑶縱認被告之系爭APP可提供使用者搜尋服務,惟依著作權法第90條之8規定:「有下列情形者,搜尋服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊」,可知搜尋服務提供者得以免除民事賠償責任之前提,為對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。

依被告於原審中自陳:伊有看過某些影片因為版權問題被影音平台下架等語,且系爭APP既係以程式自動抓取含有大量盜版影片之影音平台,自難謂被告主觀上對於其所提供之連結資訊涉有侵權毫不知情,被告上開所辯,並不足採。

⒋被告辯稱:108年著作權法新增第87條第1項第8款規定,即在處理提供網路連結彙整資訊予使用者之APP等行為,然本案犯罪時間點是在該款增訂之前,基於罪刑法定主義,自不得以判決時之社經環境,非難被告在前之行為。

然而,108年增訂著作權法第87條第1項第8款規定,只是將提供超連結之行為直接以法律明文規定為「視為侵權」,違反該款規定者依同法第93條處罰,而構成同法第93條之罪的正犯,其不法行為不必再與犯同法第92條非法公開傳輸罪之正犯,論以共同正犯或幫助犯,以解決以往實務對於共同正犯或幫助犯舉證困難之問題而已,並非表示在同法第87條第1項第8款增訂前,對於他人非法公開傳輸著作而提供超連結之行為不構成犯罪。故被告此部分辯解顯有誤會,自不足採。

⒌被告辯稱:縱認被告成立幫助犯,被告亦係基於同一經營系爭APP之接續行為,屬單純一罪,與本案告訴人不同之另案科科公司(本院108年度刑智上易字第51號、最高法院110年度台上字第8號確定判決)、另案三立電視公司(本院109年度刑智上更㈠字第7號)既經判決,自不應論以被告數罪等等。

然查,本案告訴人為車庫公司,被告幫助他人非法公開傳輸所侵害乃車庫公司就系爭影片之著作財產權,核與被告所涉另案遭科科公司、三立電視公司告訴案件,所侵害著作分別為「W兩個世界」及「任意依戀」兩部韓劇、「世間情」等節目並不相同,顯屬不同告訴人之財產法益。

又車庫公司係於105年9月20日發現系爭APP中有系爭影片之連結,與另案告訴人三立電視公司是在104年3月發現上開「世間情」等侵權節目連結加入系爭APP中(原審卷第93頁);另案告訴人科科公司係於105年7月至8月間發現上開兩部韓劇連結加入系爭APP中,彼此時間均有相當之間隔,難認係在密切接近之時間內所為,尚難視為數個舉動之接續施行,顯非接續之一行為,而是各自獨立之數行為,因此本案與另案之罪應屬併罰之數罪,應獨立評價,被告上開辯解並不足採。
(五)綜上所述,被告所辯均屬事後卸責之詞,委無足採。本案事證明確,被告幫助他人擅自以公開傳輸之方法侵害著作財產權之犯行,堪予認定,應依法論科。...
 
六、不另為無罪諭知部分:

(一)公訴意旨另以:被告劉O遜於不詳之時日、地點,將系爭影片加入系爭APP隨選視訊播放選單,使下載該APP之不特定公眾得依其各自選定之時地在我國播放,因認被告劉O遜違反著作權法第87條第1項第7款之規定,應依同法第93條第4款論處,被告歐酷公司則應依同法第101條第1項科以罰金刑。

(二)按著作權法第87條第1項第7款規定:「有下列情形之一者,除本法另有規定外,視為侵害著作權或製版權:七、未經著作財產權人同意或授權,意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作,侵害著作財產權,對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,而受有利益者。」

是本款構成要件有三,即:⒈未經著作財產權人同意或授權;⒉意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作,侵害著作財產權;⒊對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,而受有利益。

因此,該款所稱「對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」,雖不限於點對點(Peer to Peer)技術,隨著科技進步,任何可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,均應包含在第7款範圍內,但無論是何種技術,行為人所提供之電腦程式或技術,仍需使得公眾得以「透過網路公開傳輸或重製他人著作」,才會構成本款視為侵害著作權之行為。

(三)經查,本案系爭APP僅是提供超連結讓使用者可以連結到外部影音網站觀賞影片,使用者並無法透過系爭APP公開傳輸或重製他人著作,業如前述。又當使用者點選系爭APP之超連結後,會連結到外部影音平台觀看影片,消費者僅單純觀看而未「重製」該著作,且串流伺服器雖然會將壓縮之影音資料封包後經由網路傳輸到消費者的裝置螢幕,但是這種暫存封包屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,依著作權法第22條第3項規定,不屬於非法重製。因此,被告提供超連結之行為,並不該當於同法第87條第1項第7款之要件,而無法論以同法第93條第4款之罪。

(四)綜上,被告劉O遜以系爭APP提供超連結之行為,並不符合著作權法第87條第1項第7款要件,而不構成同法第93條第4款之罪,被告歐酷公司亦無從依同法第101條第1項規定科以罰金刑,然因公訴意旨認此部分如成立犯罪,與本院前開論罪科刑部分,具有想像競合之裁判上一罪關係,爰不另為無罪之諭知。

貳、撤銷發回(翁O廷公訴不受理)部分:

(一)公訴意旨略以:被告歐酷公司之技術長即被告翁O廷明知系爭影片,係車庫公司在臺灣享有重製權、公開傳輸等著作財產權之專有權利,為受我國著作權法保護之專屬被授權人,詎被告翁瑞廷仍基於意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作權之犯意聯絡,未經車庫公司之同意或授權,於不詳之時地,招攬廠商在被告歐酷公司所開發並供消費者下載使用之系爭APP上刊登廣告牟利,且使下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地在我國領域內播放,侵害車庫公司之著作財產權而受有利益。因認被告翁O廷與被告劉O遜共同涉犯著作權法第92條擅自以公開傳輸方法侵害他人之著作財產權罪嫌及同法第87條第1項第7款、第93條第4款罪嫌。

(二)原判決意旨係以:

⒈車庫公司於提出本案告訴之際,告訴狀及陳報狀所欲提告之對象均僅限於被告歐酷公司及劉O遜,且告訴代理人明確陳稱:沒有要告被告翁O廷等語。

⒉然被告翁O廷所為不該當著作權法第92條「公開傳輸」之定義而僅能成立該條之幫助犯,亦無法構成同法第87條第1項第7款之公開傳輸要件,是其至多僅能成立同法第92條之幫助犯,故與被告劉O遜同為同法第92條之幫助犯,即不具有共同正犯之法律上關係,車庫公司對被告劉O遜提出告訴之效力,無從及於被告翁瑞廷。因此,被告翁O廷既未據告訴,起訴程式有所欠缺,應就此部分為不受理之判決。

(三)按告訴乃論之罪,對於共犯之一人告訴或撤回告訴者,其效力及於其他共犯,刑事訴訟法第239條前段定有明文,此即所謂告訴主觀不可分原則。又按告訴乃論之罪,除相對之親告罪外,其告訴人之告訴,僅須指明所告訴之犯罪事實與表示希望訴追之意思,即為已足,毋庸指明犯人,倘已指明犯罪事實,訴請究辦,縱令犯人全未指明或誤指他人,其告訴仍屬有效(最高法院24年上字第2193號前判例參照)。申言之,告訴乃告訴權人向偵查機關申告犯罪事實所為之意思表示,且告訴係對於犯罪事實為之,並非對於特定之犯人為之,因此,告訴權之行使僅就該犯罪事實是否告訴有自由決定之權,並非許其有選擇所告訴之犯人之意。又在偵查或終審判決確定前階段,對於被告是否有為遭指訴之犯罪事實,仍屬未定,更遑論共犯關係的確認,因此,所謂告訴之主觀不可分原則中所指的「共犯」,除當然包括實質上具有共犯關係者外,更擴及告訴人所告訴或從偵查機關偵查及起訴對象,形式上具有共犯關係者而言。從而,告訴不可分原則共犯之認定,只要從形式或實質上認具有共犯關係者,均有其適用。是以,刑事訴訟法第239條之告訴不可分,乃係以形式上於起訴時經檢察官認為係共犯,而其中一人已經合法告訴者,其效力及於其他所認之共犯,即得一同或先後起訴,其告訴不可分之效力於起訴時即已具備,而應認有合法告訴(臺灣高等法院暨所屬法院87年法律座談會刑事類提案第64號、95年法律座談會刑事類提案第38號討論及審查意見參照)。
   
(四)經查:

⒈依車庫公司第一次所提告訴狀內容記載:日前發現由被告劉O遜擔任代表人之歐酷公司所開發、發行並供消費者下載使用之系爭APP中,竟有可供公眾在線上觀看告訴人享有專屬授權,但並未授權歐酷公司為上開使用之系爭影片著作之盜版,被告劉O遜為歐酷公司之代表人,上開歐酷公司侵害告訴人著作權之犯行,自係出於被告劉O遜指示所為(有無其他共犯,尚請一併查明究責)等語。

雖告訴代理人嗣於偵訊中陳稱提告對象為被告歐酷公司及其代表人劉O遜,沒有要告翁O廷等語。

然綜觀告訴人指述前後情節,車庫公司對於被告歐酷公司、劉O遜等人開發、上架系爭APP涉嫌侵害其著作權之重製、公開傳輸之被害事實仍有追訴之意思,其告訴效力自始及於上開被害事實之所有共同正犯、教唆犯、幫助犯等廣義共犯,並不因實際上侵害該等著作財產權者,是否為該刑事告訴狀所指名之被告,而有所不同。

⒉又車庫公司既已就系爭APP有侵害其專屬授權之犯罪事實提出告訴意思,縱其後表明不對被告翁O廷提起告訴,然依前述說明,無礙檢察官起訴時,就起訴犯罪事實認為被告翁O廷與劉O遜構成違反著作權法之共同正犯,已有經合法告訴之認定。因此,原審未查,逕以審理後被告翁O廷與劉O遜至多僅分別構成公開傳輸罪之幫助犯,兩人不具有共同正犯之法律關係,因車庫公司僅對被告劉O遜提起告訴,告訴效力不及於被告翁O廷,遽以被告翁O廷未經合法告訴,欠缺起訴程式要件為由,而為公訴不受理之諭知,自有可議。

⒊至原判決所引最高法院98年度台上字第3960號、99年度台上字第1370號判決意旨,均僅係就刑事訴訟法第239條所稱「共犯」,應包括共同正犯、教唆犯、幫助犯之廣義共犯而言所為解釋,且該等案例事實,均為告訴人撤回告訴後,撤回告訴效力是否及於同案被告,核與本件事實要不相同;又原判決所引最高法院95年度台上字第6767號判決意旨,亦僅係闡釋幫助他人犯罪,並非實施正犯,在事實上雖有二人以上共同幫助犯罪,仍應各負幫助罪責,並未涉及告訴不可分效力之認定,故原判決依上揭最高法院判決意旨,遽認告訴效力不及於被告翁O廷,應有誤會,附此敘明。

(五)綜上所述,檢察官上訴意旨就被告翁O廷公訴不受理部分,指摘原判決不當,為有理由,應由本院將原判決關於被告翁O廷公訴不受理部分撤銷。又此部分係原審判決諭知不受理係不當而撤銷之,為顧及被告翁O廷之審級利益,爰依法發回原法院更為適法之處理。

智慧財產第二庭
__________________

智慧財產及商業法院110年度附民上字第20號刑事附帶民事訴訟判決(2022.5.19)

上 訴 人 歐酷網路股份有限公司
兼 上一 人
法定代理人 劉O遜
 
被 上訴 人 車庫娛樂股份有限公司

上列當事人間因上訴人違反著作權法刑事附帶民事訴訟案件,上訴人不服臺灣臺北地方法院民國110年7月27日108年度智重附民字第1號第一審判決,提起上訴,本院於民國111年4月21日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
上訴駁回。

  事實及理由

一、被上訴人車庫娛樂股份有限公司(下稱被上訴人)起訴主張:
... 
(二)依系爭影片於系爭APP內被使用者點擊次數高達140萬餘次,且當時「屍速列車」影片正在熱映,「首爾車站」影片亦將搭此熱潮即將在臺上映,如以系爭APP中上架系爭影片時一般戲院電影票每張票價新臺幣(下同)270元計算,被上訴人所受損失高達3.78億元。又上訴人以利用網路科技方式為侵害被上訴人著作權之行為,嚴重破壞影視市場秩序,無法與單純的重製或出租等侵權行為相比擬,屬故意侵權且情節重大,應依著作權法第88條第3項酌定每部影片最高賠償額500萬元計算,合計共1000萬元。爰依著作權法第88條第1項、第3項、民法第28條、第184條第1項及第185條第1項等規定,請求上訴人連帶給付1000萬元之本息等情。

二、上訴人抗辯意旨略以:
...
(四)被上訴人並未舉證受有實際損害,且請求上訴人連帶賠償1000萬元並非合理:

⒈歐酷公司因友人告知系爭APP中出現系爭影片連結,於2日後即主動移除連結,且因公開傳輸為繼續犯,期間所生損害始具有相當因果關係,對於幫助前所生損害與歐酷公司並不具有相當因果關係,且系爭影片於網路上持續所造成之損害,亦因歐酷公司停止分享連結後已中斷相當因果關係。

⒉被上訴人並未舉證其因系爭APP而受有損害,且系爭影片中「首爾車站」係動畫片,成本僅57.5萬美金,全球票房僅為100萬美金,更被網友批評為地雷片,不應以之與「屍速列車」相提並論,被上訴人故意怠為舉證其受有損害,自無著作權法第88條第3項之適用。

⒊縱認被上訴人可請求賠償,惟其主張應連帶賠償1000萬元,亦非合理。因其所提出之點擊次數證據僅為新聞報導,且系爭APP並無統計觀看人數之功能,該140萬點擊次數即非客觀,更何況系爭APP顯示之觀看人數係源於第三方影音平台「Dailymotion」網站統計,然上開網站之點閱次數有多少係源自於系爭APP,尚有疑問。又被上訴人就其計算損害賠償之方式,並未提出如何計算預期票房或出租權利金等證據,且影響票房之因素甚多,熱潮消退,觀眾口味變更、口碑不好等均為可能之因素,不能將此歸咎於系爭APP所致。參以上訴人既非從事公開傳輸行為之人,系爭APP誤抓系爭影片,並無侵害著作權之故意,且於經告知後立即移除,其時間短暫、侵害情節輕微,並不符合故意且情節重大之要件,故被上訴人請求以每部影片500萬元計算損害賠償,並非合理。

(五)另因被上訴人可促請國外權利人排除未經合法授權之境外公開傳輸,被上訴人不積極以此請求排除,維護權益,任由境外公開傳輸存在,致上訴人方可能以系爭APP抓取系爭影片連結,倘上訴人須為該等損害負責,被上訴人亦有嚴重過失,造成損害之發生及擴大,自應減輕或免除上訴人之賠償。

三、原判決命上訴人應連帶給付被上訴人200萬元...

四、本院判斷:
 ...
(三)上訴人應負損害賠償責任及被上訴人請求賠償額之認定:

⒈按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者,負損害賠償責任。數人共同不法侵害者,連帶負賠償責任。前項損害賠償,被害人得依下列規定擇一請求:依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所受損害。請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收入,為其所得利益。依前項規定,如被害人不易證明其實際損害額,得請求法院依侵害情節,在1萬元以上1百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者,賠償額得增至5百萬元。」著作權法第88條定有明文。又被害人依著作權法第88條第3項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易證明為其要件,且法院酌定賠償額,亦應按侵害之情節定之(最高法院97年度台上字第1552號判決意旨參照)。

⒉查被上訴人就系爭影片取得臺灣地區公開上映、公開傳輸等專屬授權後,並已取得電影片分級證明,此有其提出之授權契約及電影片分級證明在卷可稽。上訴人未經同意或授權,以系爭APP透過程式將系爭影片超連結加入隨選視訊播放選單,使我國境內下載系爭APP之不特定公眾,均得依其各自選定之時地接收觀看系爭影片,而幫助他人非法公開傳輸系爭影片之方法侵害被上訴人之公開傳輸權,已致被上訴人受有損害,自應就其所受損害負賠償責任,故上訴人否認被上訴人因系爭APP而受有損害,並不可採。

⒊又因被上訴人就系爭影片係以在戲院播放上映,與上訴人提供系爭APP供不特定公眾下載後得以接收觀看方式不同,上訴人所為對於系爭影片之票房影響如何,因被上訴人尚無提供系爭影片以手機平台下載APP方式供人觀看,且影響票房之因素甚多,被上訴人雖主張以電影票價270元乘以點閱人數140萬次作為賠償額基準,並提出電子平面媒體新聞報導為證,然所謂點閱次數並不代表即為實際觀賞系爭影片之人數,故被上訴人因此所受損害或所失利益實難以估算。

再參以系爭影片之實際瀏覽觀看人數、上架系爭APP所獲利益等資訊,並非被上訴人所能知悉,上訴人事後亦已將系爭APP下架,實難證明上訴人因此侵害行為所得利益為何。因此,被上訴人以其難以證明實際損害額為由,主張依著作權法第88條第3項規定請求酌定賠償額,即無不合,上訴人抗辯被上訴人怠於舉證受有損害,而無同法第88條第3項之適用,並非可取。

⒋爰審酌上訴人未經授權擅自幫助公開傳輸之系爭影片為2部,其中「屍速列車」影片自105年9月2日在戲院上映後,前2週票房累計高達2億5千萬餘元,自第3、4週起票房大幅滑落,分別降至4千多萬元、1千多萬元,此時間點恰為被上訴人於同年9月20日發現系爭APP可連結觀看系爭影片之時間,且「首爾車站」影片即將搭此熱潮在臺上映,系爭APP之下載使用勢必會減少消費者至戲院觀賞之意願,而對系爭影片產生替代效果,對其票房有絕對影響。

又上訴人歐酷公司係以開發APP為業,上訴人劉O遜則係歐酷公司之負責人,渠等開發上架系爭APP係為賺取廣告費用以營利。再者,上訴人係基於不確定故意提供系爭APP以便利使用者更快速的接觸系爭影片,其侵害著作權之手段較以往以實體盜版光碟方式從事侵害行為嚴重,且依系爭影片之總點閱次數高達140萬次,縱非全部點閱次數皆為實際觀賞系爭影片之人數,然核其侵害情節仍屬重大,自應有著作權法第88條第3項後段關於酌增賠償額規定之適用,上訴人抗辯本件侵害情節輕微,並非可採。

另參酌被上訴人及歐酷公司之資本額、經營規模(本院卷第337、339頁),系爭影片之票房高低,及上訴人僅係幫助他人非法公開傳輸之幫助犯,並非實際上傳系爭影片之人,且已將系爭APP自手機平台下架等一切情狀,本院認上訴人之侵害著作權行為,「屍速列車」影片應提高至150萬元、「首爾車站」影片應以50萬元,合計損害賠償額應以200萬元計算為適當,被上訴人逾此部分之請求,即屬過高而不應准許。

智慧財產第二庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 曾啓謀
法 官 吳俊龍