娛樂法(著作權 音樂 曲)吉馬唱片「愛拼才會赢」(曲) v. 中天電視「大團結一定贏」：被告中天電視將「愛拼才會赢」填寫全新歌詞後成為「旺旺集團社歌」，舉辦社歌口號大賽，由員工現場演唱並在youtube上進行「串流直播」。吉馬唱片認為被告未取得「重製」授權，構成侵權。法院認為，被告中天電視已經自集管團體取得「公開播送、公開傳輸及為公開傳輸必要的重製行為、公開演出」的概括授權，而且原告也沒有證明被告中天電視是預先錄製節目帶再上傳到youtube，被告不構成侵權。

#愛拼才會赢 v. #大團結一定贏

#吉馬唱片 v. #中天 #旺旺

中天/旺旺把「愛拼才會赢」這首歌的「曲」拿來填寫上「全新的歌詞」，

由員工演唱並在youtube上串流直播，

權利人(吉馬唱片)說我沒有同意這樣做喔！

但為什麼法院認為不侵權？

法院認為，中天已經自集管團體取得「公開播送、公開傳輸及為公開傳輸必要的重製行為、公開演出」的概括授權，所以沒有侵權。

吉馬唱片一定不開心的。

如果這個判決被維持的話，

看起來所有跟集管團體拿到概括授權的電視台通通可以把任何該集管團體管理的曲拿來填上全新的歌詞進行直播。

我覺得可以繼續思考的問題有：

1.被告到底有沒有「重製」行為？

2.「串流直播」是「公開播送」？還是「公開傳輸」行為？

3.什麼叫做「為公開傳輸必要的重製行為」？

4.「愛拼才會赢」是一首名曲（雖然詞曲是不同著作，但這首歌的結合已經是經典），會出現特別的考量嗎？

#娛樂法

#恒達法律事務所

【愛拼才會赢 v. 大團結一定贏】

智慧財產及商業法院111年度民著上字第3號民事判決(2022.10.13)

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智慧財產及商業法院111年度民著上字第3號民事判決(2022.10.13)

 
上 訴 人 吉馬唱片錄音帶股份有限公司（原告）

被 上訴 人 中天電視股份有限公司（被告）

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國110年10月26日本院109年度民著訴字第101號第一審判決提起上訴，本院於111年9月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
一、上訴駁回。(原告之訴駁回)

　　事實及理由

一、上訴人主張：（原告）

伊為「愛拼才會赢」台語詞曲（下稱系爭音樂著作，並就詞、曲分別稱為系爭歌詞或系爭歌曲）之專屬被授權人，於民國109年5月13日在網路YouTube頻道發現被上訴人中天電視股份有限公司（下稱中天電視）製作播放之「2019旺旺集團社歌口號大賽－台灣地區海選賽」（下稱系爭社歌口號大賽）視頻中，未經上訴人之授權，擅自重製系爭歌曲，並改作系爭歌詞為「大團結一定贏」（如附表），侵害上訴人之著作財產權。嗣於同年5月18日、6月9日經上訴人寄發存證信函告知限期解決後仍未獲置理，中天電視顯係故意侵害上訴人之著作財產權。系爭音樂著作自77年起即傳唱於大街小巷，為華人地區之國民歌曲，中天電視擅自重製及改作後，並演唱錄製於系爭社歌口號大賽之節目共18次，且上傳至YouTube頻道上播放，並非合理使用，且情節重大。又被上訴人潘O蔭斯時為中天電視之法定代理人，依公司法第23條第2項規定，應與中天電視負連帶賠償責任。爰依著作權法第88條第1項、第2項第1款、第3項等規定，請求被上訴人連帶給付新臺幣（下同）500萬元之本息，並願供擔保請准宣告假執行等情。

二、被上訴人抗辯：（被告）

（一）上訴人係依其與○○科技股份有限公司（下稱○○公司）間之著作專屬授權合約書，取得系爭音樂著作之專屬授權，惟○○公司係依其與陳○○之轉讓合約取得系爭音樂著作之著作財產權，且陳○○前於99年6月間已發函○○公司解除轉讓合約，並要求○○公司應回復原狀，故○○公司是否仍為系爭音樂著作之合法著作財產權人，且上訴人有無取得系爭音樂著作之專屬授權，即有疑問。

（二）上訴人為社團法人亞太音樂集體管理協會（下稱亞太音樂協會）之會員之一，已將系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸及公開演出等權利專屬授權給亞太音樂協會，由該協會代為管理、分配使用報酬。而中天電視與亞太音樂協會於108年10月24日簽訂公開播送及公開傳輸概括授權契約書（下稱系爭概括授權契約），依系爭概括授權契約第2條後段約定，亞太音樂協會已就系爭音樂著作授權中天電視得使用於製播節目並於網際網路（含行動通訊）平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製行為，故中天電視上傳系爭社歌口號大賽視頻（該賽事現場有演唱系爭歌曲部分）至YouTube頻道，屬於系爭授權契約所授權使用之範圍，並無違法重製系爭歌曲。又系爭社歌口號大賽演唱之歌詞「大團結一定贏」係一全新創作，兩者不僅用語、字數、段落及用字遣詞完全相異，所欲表達意境亦不相關，並無侵害系爭歌詞之改作權。

（三）系爭社歌口號大賽乃旺旺集團內部舉辦之非營利性、非經常性之特定活動，參加者僅有集團所屬員工，並未對觀眾或聽眾收取費用，亦未對表演人支付報酬，在系爭社歌口號大賽中由員工演唱或播放系爭音樂著作，由中天電視上傳YouTube播放，應符合著作權法第55條之合理使用範圍。退言之，縱認被上訴人等有侵害上訴人系爭音樂著作之重製或改作權，然依智慧財產局所訂非商業傳輸之公開傳輸費率，每首音樂著作每月僅需支付700元，本件情節單純輕微，上訴人主張所受損害金額高達500萬元，不符比例原則等語。

三、原審駁回上訴人之訴及假執行聲請，上訴人提起上訴並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執事項：

（一）陳○○於77年1月間取得系爭音樂著作之著作財產權，於95年1月間與○○公司簽訂著作財產權轉讓合約書。又陳○○於99年6月間委請律師發函○○公司，主張解除上開轉讓合約書，並要求回復原狀。

（二）○○公司對陳○○提出刑事告訴，業經臺灣臺北地方檢察署99年度偵字第00000號不起訴處分確定。

（三）上訴人（吉馬唱片）為亞太音樂協會之會員，已將系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸含為公開傳輸之必要上載重製行為及公開演出等權利專屬授權給亞太音樂協會，由該協會為上訴人管理系爭音樂著作、收取並分配系爭音樂著作公開演出、公開播送及公開傳輸之使用報酬。

（四）中天電視有於YouTube網路平台播放系爭社歌口號大賽之視頻，YouTube螢幕上有顯示「中天電視」、「串流直播日期：2019年8月14日」。

（五）中天電視有與亞太音樂協會簽訂如被證4之系爭概括授權合約，授權標的包含系爭音樂著作。

五、本院判斷：

（一）上訴人為系爭音樂著作之專屬被授權人：

⒈查陳○○係於77年1月8日取得系爭音樂著作之著作財產權，於95年1月25日與○○公司簽訂轉讓合約書，同意將系爭音樂著作之著作財產權讓與○○公司，○○公司再於108年1月1日將系爭音樂著作之著作權法第22至29條之著作財產權專屬授權予上訴人，專屬授權有效期間至112年12月31日止，此有內政部著作權執照、轉讓合約書、著作專屬授權合約書在卷可稽（原審卷第21至27頁），堪認上訴人為系爭音樂著作之專屬被授權人。
　　⒉被上訴人雖以陳○○已發函○○公司解除轉讓合約，抗辯○○公司非系爭音樂著作之合法著作財產權人，並提出108年11月21日律師事務所函、107年10月19日法律事務所函、臺灣臺北地方檢察署99年度偵字第00000號不起訴處分書（原審卷第119至132頁）為證。然觀其內容，僅能知悉陳○○係以其與○○公司間尚有尾款未付及有著作財產權歸屬之爭議，要求與○○公司儘速協商，否則將行使解除權解除其與○○公司之轉讓合約並提起訴訟；又依○○公司委由律師回覆陳○○解除轉讓合約之函文（原審卷第255至297頁），可知陳○○所稱未給付尾款部分，業經○○公司多次函知陳○○前來領取尾款，並認其解除轉讓合約之意思不生效力。據此，可認陳○○與○○公司間是否已合法解除系爭音樂著作之轉讓合約，顯有爭執，並無從認定陳○○已經合法解除轉讓合約而取回著作權，且參以事後雙方並未就系爭音樂著作之著作權歸屬提起民事訴訟，自難僅憑上開律師函內容即認陳○○已合法解除其與○○公司間之轉讓合約，故被上訴人抗辯○○公司並非系爭音樂著作之著作財產權人，上訴人無法取得系爭音樂著作之專屬授權，尚非可採。

（二）被上訴人之「大團結一定贏」歌詞為獨立著作，並非利用系爭歌詞而為改作，並無侵害系爭音樂著作之改作權或重製權：

⒈所謂改作，係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作，著作權法第3條第1項第11款定有明文。著作權法所保護之音樂著作，包括曲譜、歌詞及其他之音樂著作（著作權法第5條第1項各款著作內容例示第2條），一首歌曲如包含「曲」及「詞」二個部分，「曲」及「詞」分別為獨立之音樂著作而受保護。故改編歌詞原則上不用取得「曲」之改作授權，且如係利用原曲自行重新填詞，並未利用到他人的歌詞與著作內容，因未涉及原歌詞利用行為，並無侵害著作財產權的問題。

⒉又所謂獨立著作，乃指著作人為創作時，係獨立完成而未抄襲他人先行之著作而言。著作人為創作時，從無至有，完全未接觸他人著作，獨立創作完成具原創性之著作，固屬獨立著作；惟著作人創作時，雖曾參考他人著作，然其創作後之著作與原著作在客觀上已可區別，非僅細微差別，且具原創性者，亦屬獨立著作。於後者，倘係將他人著作改作而為衍生著作，固有可能涉及改作權之侵害，但若該獨立著作已具有非原著內容之精神及表達，且與原著作無相同或實質相似之處，則該著作即與改作無涉，而為單純之獨立著作，要無改作權之侵害可言（最高法院106年度台上字第1635號判決意旨參照）。

⒊經比較如附表所示系爭歌詞與「大團結一定贏」歌詞，無論是歌詞內容、用字遣詞、段落及所欲表達之寓意，兩者差異甚大，並無相同或實質相似之處，且系爭歌詞係以台語演唱，而系爭社歌口號大賽所演唱「大團結一定贏」歌詞係以國語演唱，發音迥然不同，客觀上可資區別，參以被上訴人創作該歌詞目的係強調團隊合作，用於內部活動以提升公司員工之凝聚力與向心力，與系爭歌詞所欲表達追求個人不應向命運低頭之精神不同，並未利用到系爭歌詞之原有內容，堪認「大團結一定贏」歌詞為另行重新填詞，而為獨立著作，並未涉及原著作之改作，即無侵害上訴人就系爭歌詞之著作財產權。

⒋至上訴人雖主張被上訴人自創新詞縱非改作，然其結合相同之系爭歌曲一同使用，仍應取得上訴人之同意或授權，否則應屬侵害系爭歌曲之重製權云云。

惟如前述，「曲」及「詞」乃分別為獨立之音樂著作，利用原曲自行重新填詞（，）並未重製，亦未改作原曲，無須取得原曲之重製、改作授權，自未侵害原曲之重製權，故上訴人之主張要不足採。是以，上訴人主張被上訴人自行創作「大團結一定贏」歌詞，已侵害系爭音樂著作之改作權或重製權，洵屬無據。

（三）中天電視就系爭社歌口號大賽演唱之「大團結一定贏」歌曲（與系爭歌曲相同）上傳至YouTube頻道，並未侵害系爭音樂著作之著作財產權：

⒈上訴人為亞太音樂協會之會員，已將系爭音樂著作之公開播送、公開演出權、公開播送權、公開傳輸權及為公開傳輸之必要上載（upload）重製之權利專屬授權予亞太音樂協會，由亞太音樂協會為上訴人管理，並收取及分配系爭音樂著作之公開播送、公開傳輸及公開演出之使用報酬；

又中天電視於108年10月24日與亞太音樂協會簽訂系爭概括授權契約，約定被告中天電視就系爭音樂著作得為公開演出、公開播送、公開傳輸及公開傳輸之必要上載重製行為，此有亞太音樂協會官網歌曲資料查詢結果及會員名單、系爭概括授權契約附卷可稽，且為兩造所不爭執。

是依系爭概括授權契約第1至5條約定，可知中天電視於授權期間內，在授權區域得於自己所有之電視頻道及將該等頻道之節目於網際網路（含行動通訊）平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製行為。

⒉查中天電視於108年8月14日舉辦系爭社歌口號大賽，參賽對象為台灣相關企業員工，地點在中視南港二大樓A棚，且YouTube頻道由中天電視製作上傳之系爭社歌口號大賽影片，其上顯示「中天電視」、「串流直播日期：2019年8月14日」，此有被上訴人提出之旺旺中時媒體集團簽呈、台灣海選賽活動規劃及系爭社歌口號大賽之錄影光碟及畫面截圖可參。

足見中天電視確係於108年8月14日（即系爭概括授權契約之授權期間內）在其所有之電視頻道舉辦系爭社歌口號大賽時，同步將該節目併同系爭歌曲，係以串流直播方式上傳至YouTube頻道為公開傳輸行為，自符合系爭概括授權契約所稱於中天電視自己所有之電視頻道及將該等頻道之節目於網際網路平台為公開傳輸暨為公開傳輸之必要上載重製範圍，並無侵害上訴人就系爭音樂著作或系爭歌曲之重製權。

⒊雖上訴人主張中天電視係預先錄製節目帶後再行上傳網路平台，該節目帶之重製行為，非屬亞太音樂協會授權使用公開傳輸之必要重製範圍，仍應獲上訴人之同意或授權等等。

惟觀諸系爭社歌口號大賽之錄影畫面截圖，既顯示「串流直播」，即非屬預先錄製節目帶後再上傳之情形，上訴人既未能提出證據證明中天電視有預先錄製節目帶之重製行為，其主張自不足採。

準此，中天電視將系爭社歌口號大賽影片連同系爭歌曲，以串流直播方式上傳至YouTube頻道，符合系爭概括授權契約之授權範圍，並無侵害上訴人就系爭歌曲之著作財產權。

（四）從而，上訴人主張中天電視有未經授權，擅自重製系爭歌曲並改作系爭歌詞之行為，而侵害上訴人之著作財產權，均不可採。故其主張依著作權法第88條第1項、第2項第1款、第3項及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人應負連帶損害賠償責任，即屬無據。

六、綜上所述，本件上訴人請求被上訴人應連帶給付500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息，並無理由，不應准許。從而，原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，核無不合，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

智慧財產第一庭
審判長法 官　蔡惠如
法 官　陳端宜
法 官　吳俊龍

(商標 減損 大著名 小著名)Valentino：關於商標法30.1.11後段「減損著名商標不得註冊」的規定，是否限於「大著名商標」才能Dilution？105年最高行政法院決議及相關判決採取肯定說。最高行政法院第四庭、第一庭擬採取否定說，第二庭、第三庭擬採取肯定說。此法律爭議提案予大法庭裁判。

#商標 #著名商標 #減損

#大著名商標 #小著名商標

在商標法上有一個重要爭議是：

商標法30.1.11後段「減損（Dilute）著名商標不得註冊」的規定，所謂的「著名商標」是否限於「大著名商標」？是否只有「大著名商標」才能主張減損(Dilution)？

105年最高行政法院庭長法官決議說「大著名商標」才能主張Dilution（肯定說）

（據我印象這應該是汪漢卿法官所執筆，但不確定）

最高行政法院歷來見解也認為「大著名商標」才能主張Dilution（肯定說）

但最高行政法院第四庭擬採取不同見解

（法官為陳國成法官、蔡如琪法官）

第四庭認為要分成二階段來說：

1.第一階段：判斷商標法30.1.11的「著名商標」不用區分「大著名」「小著名」

2.第二階段：判斷有無Dilution的時候才要考慮「著名程度」，比較著名的商標，比較可以主張Dilution

意思就是：不能說「第一階段不是大著名，就一概無法主張Dilution」

觀察做出決議和判決的法官，可以說這是一場從智慧財產法院燒到最高行政法院的法律辯論啊！

讓我們看到血流成河吧XD

第四庭現在有第一庭當援軍，擬採取否定說

第二庭和第三庭擬採取肯定說

我的 #商標法訴訟贏的策略 小書第一版來不及把105年最高行政法院決議放進去，第二版則是把105年最高行政法院決議補充進去，但現在感覺「早知道就不用放進去啦」XD

👉否定說（第四庭、第一庭），認為30.1.11「減損著名商標」的「著名商標」包括「大著名商標」和「小著名商標」，也就是「大著名商標」「小著名商標」都可以主張「減損」，理由是：

1. 商標法30.1.11、商標法施行細則31並沒有區分大著名小著名
2. 智慧局審查基準也沒有區分大著名小著名
3. 商標法30.1.11立法理由是參考WIPO1999共同決議事項而來。該共同決議事項art.4規定，是否要限於「大著名商標」才能主張Dilution，由會員國自行決定。而台灣商標法30.1.11、商標法施行細則31（立法）並沒有區分大著名小著名，判決（司法）用目的性限縮來區分「大著名」「小著名」，違反立法意旨
4. 商標法70.2沒有區分大著名小著名（關於著名商標減損的民事責任）。採取肯定說的話，會造成商標法70.2與商標法30.1.11歧異
5. 105年最高行政法院決議是「增加法無明文的限制」，有損小著名商標權利人的利益，有「違憲」疑慮
6. 第四庭的意見沒有「判斷標準模糊」問題，商標審查實務已經實施操作多年，沒有「操作不易」的問題

👉肯定說（第二庭、第三庭），認為30.1.11「減損著名商標」的「著名商標」僅指「大著名商標」，只有「大著名商標」才能主張「減損」。理由是：

1. Dilution脫離Confusion的範疇，要提高對於著名程度的要求，才能避免壟斷
2. 美國商標法要求「大著名商標」才能適用Dilution
3. 第四庭意見較有彈性但難以操作

第四庭的意見cite如下，但我的翻譯蒟蒻可能比較好懂（上面提到的二階段）：

「商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度(大著名)，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度(大著名)，始認有該後段規定之適用。」

「就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查階段予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」定義要件時予以區分。」

我覺得可以進一步思考幾個問題：

1. 肯定說（在第一階段區分大著名和小著名）比較難以操作？還是否定說（到第二階段再考慮著名性）比較難以操作？
2. 肯定說和否定說看起來好像不一樣，但操作上會不會還是一樣？
3. 大著名和小著名到底要怎麼區分？有辦法區分嗎？
4. 商標法70.2與商標法30.1.11，要相同解釋？還是可以做不同解釋？如果要相同解釋，是「商標法70.2要跟著商標法30.1.11解釋」？還是「商標法30.1.11要跟著70.2解釋」？

這是一個很適合上課討論的判決啊～

#申請商標找律師

#商標訴訟找律師

#不要再跟我說商標案件很簡單

【Velantino】

最高行政法院111年度徵字第2號提案裁定(2022.10.6)

https://ipcase.blogspot.com/2022/11/valentino.html

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最高行政法院111年度徵字第2號提案裁定(2022.10.6)

上 訴 人 義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 優尼士國際股份有限公司

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年11月26日智慧財產法院109年度行商訴字第55號行政判決，提起上訴（本院110年度上字第138號），本庭（第四庭）就下列法律問題，經評議後擬採之法律見解與本院先前裁判歧異，經徵詢其他各庭意見後，見解仍有歧異，爰依法提案予本院大法庭裁判：

本案提案之法律爭議

商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？

理 由

一、本案基礎事實

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國l06年5月3日以「GIO-VANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲、被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，紡織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」商品，向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人)，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標（下稱系爭商標）。

嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。

被上訴人審查後，以108年11月26日中台異字第G01070605號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處分)。

上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人仍不服，循序提起行政訴訟，並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被上訴人應作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。

經原審109年度行商訴字第55號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、本院先前裁判(106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解採取肯定說。即商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者。該規定所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

理由如下：

商標法第30條第1項第11款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至該規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。

又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1條規定有違。

準此，該規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。

質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。

故商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」〔本院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議（下稱105年決議
）可資參考〕。

基此，判斷商標註冊是否違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定時，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用商標法施行細則第31條規定。

三、本庭（第四庭）徵詢擬採否定說之法律見解，即商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

理由如下：

(一)商標法第30條第1項第11款規定，「商標有下列情形之一，不得註冊：……相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」業已明定於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。

(二)依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2適用商標淡化保護之商標明訂，「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。……商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定」。依上開審查基準規定，亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

(三)商標法於92年增訂商標淡化規定，依其立法理由記載：

「（十二）第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下：世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ，而非以一般公眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生 ，基於ＡＰＥＣ於八十九年三月決議會員國應遵守WIPO該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」依商標法增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊規定之立法意旨，亦無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。

(四)世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.)第2條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3) [Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。

又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉( for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。

因此，依世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。

而我國於商標法於92年增訂商標淡化規定，依前述立法理由記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

(五)肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。

但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。

因此，要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，亦即提高商標著名程度之要求，才能獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護。在商標法及商標法施行細則均無該提高條件限制要求之規定，經由判決解釋要求須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，而與同條前段規定之著名程度作差別處理，將不符立法意旨，而有損害商標權人財產權保護之虞。

(六)從而商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用。

四、經徵詢其他各庭，第一庭同意本庭見解，第二庭不同意本庭見解（建議提請大法庭討論）、第三庭不同意本庭見解。

第二庭回復書略以：

(一)商標法第30條第1項第11款後段規定係有關商標淡化之規定。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此當二商標之商品／服務之市場區隔有別，且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並有造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標。

是以，第二庭認為商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。徵詢書對此，似乎並無不同見解，而僅是認為並非著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」才能受到商標淡化規定之保護。

惟徵詢書前開文字表述，容易使人誤以為本院係因認為商標混淆之虞與商標淡化規定，二者對於商標著名程度之要求相同，而要變更105年決議。

(二)固然商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求，本應較同款前段規定為高。而本院105年決議文字，則認為商標之著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」，才能受到商標淡化規定之保護，於個案適用上未免較欠彈性。

徵詢書則認為，商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞（按即商標淡化保護），則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用（見徵詢書第6頁）。

此等見解（註解：第四庭見解）適用於個案中，較有彈性，但判準模糊，操作不易，因此有必要透過大法庭之裁定，將適用商標淡化理論之商標著名程度標準，予以更清楚之界定，方屬妥適。

第三庭回復書略以：

(一)商標法第30條第1項第11款前段規定在避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，後段規定在防止著名商標與特定商品/服務來源間之聯繫能力減弱，而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。第30條第1項第11款前段與後段規定各有其不同的理論基礎與立法意旨。

(二)商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當兩造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。

(三)因此種脫離商標法原本保護消費者免於混淆誤認之虞規範理念的稀釋、不正當利用規定，可能不當擴大對著名商標的保護而引發不公平競爭或不當限制合理使用商標等疑慮。保護這樣的商標已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。

(四)一般而言，對於稀釋防止規範的適用，有要求其僅以相關消費者普遍認知為已足者，例如歐盟商標法制關於稀釋防止規範的適用，即僅要求相關消費者普遍認知即可；相對於此，美國商標法制則要求其著名程度必須達到為一般消費者所普遍認知時，方可適用稀釋防止規範。

(五)我國在92年商標法增訂商標淡化規定，然商標法施行細則第31條未併同修正，則一體適用同法施行細則第31條規定之定義判斷，並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低。

五、本庭（第四庭）除徵詢時之理由外，另補充理由如下：

(一)商標法第70條第2款規定，「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……(第2款)明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

關於著名商標視為侵害商標權之情形，包括有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。

就有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞對象均為「著名商標」同一用語，亦可說明商標法對著名商標民事侵害有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，有關著名商標之定義並無分別界定之立法意旨。

因此，如就民事侵害著名商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該「著名商標」之定義係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標。

而本院105年決議，則認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。顯與商標法第70條第2款規定對於民事侵害著名商標權有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，就著名商標之定義並無分別界定產生衝突。造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護，就「著名商標」定義規定採取不同解釋之歧異情形。

(二)依前所述，商標法及商標法施行細則就商標法第30條第1項第11款所稱之「著名商標」定義，並未與同法其他相同「著名商標」用語作不同界定。如依本院105年決議見解，認關於商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」，後段就著名商標之著名程度，應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，將提高「著名商標」定義之要求標準，此要求標準的提高係增加著名商標權人請求依商標法第30條第1項第11款後段保護之限制條件。

本院判決如經由解釋要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義，須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，而與同條前段規定之「著名商標」定義作差別界定，將有增加法律所無之限制，使達到「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知」之著名商標權人，都無法因減損其著名商標之識別性或信譽之虞而可請求獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護，致有損害該著名商標權人憲法上所保障財產權保護之虞，採此見解之本院判決後續亦可能有裁判憲法訴訟之問題。

(三)關於第二庭所指採本庭見解有判準模糊，操作不易問題。

因本庭所採見解，係就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，並無判斷標準模糊問題。

另商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準亦載明：「無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言(商施31)，其與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1.1參見)。

至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用第30條第1項第11款後段規定，係指參考商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素，說明於個案審查時，商標著名程度愈高，愈有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定之情形而言。

關於判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，包括商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素。該等參酌因素之審查操作方式，與判斷有無混淆誤認之虞之8項參考因素類似，商標審查實務業已實施操作多年，並無操作不易問題。

(四)關於第三庭所指一體適用商標法施行細則第31條規定之定義判斷，並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低問題。就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查階段予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」定義要件時予以區分。

(五)綜上所述，商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用。
 
最高行政法院第四庭
審判長法官 陳 國 成
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 紹 良
法官 蔡 如 琪