2022年4月30日 星期六

娛樂法(電影 原創故事授權 劇本)「目擊者」:二審法院認為,程偉豪的劇本是「獨立發展的創作」,與陳玉珊的「原創故事」不同。且陳玉珊與程偉豪有簽署「原創故事授權協議書」,雙方認知程偉豪的劇本已經是「獨立發展的劇本」,故雙方約定陳玉珊將「原創故事構想」授權程偉豪撰寫劇本並完成影片,而影片著作權均屬於程偉豪所有,陳玉珊僅保留「原創故事構想的授權」及「原創故事的署名權」。陳玉珊起訴主張程偉豪侵害著作權,並無理由。

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來看看這個編劇告導演的劇本爭議案例的最新進展。

故事是這樣的:

編劇寫了一個「目擊者」的故事劇本,跟導演談合作,簽了「#編劇保密合約」,約定導演劇本著作權是屬於編劇的。雙方還簽了「#導演合約」,約定由編劇擔任製片,導演負責修改劇本。

在編劇與導演合作的過程中,導演把劇本拿來改寫,結果大幅改寫成一個跟原來劇本差距很大的新劇本(雖然有些元素一樣)。

這裡產生了一個實務上最常發生爭議的法律地雷:#多人參與的創作,權利是誰的?

於是,雙方另外簽署了一個「#原創故事授權書」,約定編劇把原創故事授權給導演寫新劇本,新劇本和電影的著作權屬於導演,但是導演在電影當中要把編劇署名為「原創故事」。

在訴訟上,

原告(編劇)主張:導演的新劇本是「未經同意」的改作,構成侵權。

被告(導演)主張:
1.導演的劇本是基於編劇的「原創故事」的「全新獨立創作」。
2.編劇「已經授權」被告由原創故事進行全新獨立創作,所以新劇本的著作權是導演的。

一審法院認為導演並沒有侵害著作權,理由是:

1.導演所創作的「目擊者劇本V.7.1版本」與編劇創作的「劇本V6.2」,二者在角色發展、主要事件和情節安排具有重大差異,導演的劇本在敘事鋪陳、情節架構、人設等完整具體呈現予人的感受,已經與編劇的原創故事完全不同,是「獨立創作」。

2.編劇與導演有簽署「#原創故事授權協議書」,雙方認知導演的劇本已經是「獨立發展的劇本」,所以雙方約定編劇把「原創故事構想」授權給導演撰寫劇本並完成影片、而影片著作權均屬於導演所有,編劇僅保留「原創故事的署名權」。因此,導演並沒有侵害著作權。

雙方爭議的焦點在 #原創故事協議書。

也因為雙方有簽署原創故事協議書,所以一二審法院都判決導演勝訴。#合約的重要性在此凸顯!

這個案例有收錄在我 #娛樂法 的書,可以自己補充包一下!

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【目擊者電影劇本爭議】
👉一審判決
智慧財產法院108年度民著訴字第81號民事判決(2021.6.22)
https://ipcase.blogspot.com/2021/07/blog-post.html

👉二審判決
智慧財產及商業法院110年度民著上字第21號民事判決(2022.4.22)
https://ipcase.blogspot.com/2022/04/blog-post_34.html

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智慧財產及商業法院110年度民著上字第21號民事判決(2022.4.22)

上 訴 人 華娛國際股份有限公司
法定代理人 陳O萱(原名陳O珊)

被 上訴 人 程O豪
被 上訴 人 嘉揚電影有限公司
兼 上一 人
法定代理人 唐O揚

上列當事人間請求侵害著作權有關財產權爭議等事件,上訴人對於民國110年6月22日本院108年度民著訴字第81號第一審判決提起上訴,本院於民國111年3月17日言詞辯論終結,判決如下:

主 文
一、上訴及假執行之聲請均駁回。(維持一審判決)

事實及理由

五、兩造不爭執之事項:


(一)上訴人與程O豪於101年3月10日簽訂編劇保密合約,約定上訴人擁有原始劇本原著、改編、著作人格權、製作權等一切智慧財產權權利。上訴人並提供原始劇本予程O豪。

(二)上訴人與程偉豪於101年5月2日簽訂導演合約

(三)104年3月13日簽署之系爭授權書內容記載:「本人陳O珊(代表上訴人與編劇成O青)就本人與編劇成O青、程O豪共同創作之電影『目擊者Who killed Cook Robin』(以下簡稱本片)的故事構想,現同意授權予本片編劇、導演程O豪進行拍攝劇本撰寫並製作完成影片。然本片完成劇本因與原創構想有所差距,於角色發展、主要事件、和情節安排上已是獨立發展之文學劇本,本人僅就原創故事構想之授權,並擁有本片原創故事之署名權利,其餘一切有關本片及本片所衍生之著作財產權及所有其他類型成品等版權之現有和未來衍生之視聽著作權及發行事業等權益均歸程O豪所擁有,與本人無涉,唯若確定獲得2015年度文化部輔導金之補助時,需另外支付新台幣壹拾五萬圓整之原創故事開發費用。」。

(四)嘉揚公司與程偉豪於105年簽訂系爭電影合約(原審卷一第93至98頁),其中第1條約定:「乙方(即程O豪)保證按本合約提供與本影片之所有服務、所有有關製作及產品⑴需具原創性,不含抄襲他人作品成份;…⑶不得故意侵犯他人之知識產權,及/或任何等之任何合法權利。」;第16條約定:「乙方(即程O豪)資特別同意於合約期間從事之一切創作,均係由其自行創作,且絕不抄襲或仿冒他人之著作,並確實尊重他人之智慧財產權。」。

(五)系爭電影正片有載明陳O萱(原名陳O珊)為原創故事者(原審卷一第101頁)。

(六)陳O萱於106年2月23日下午與同事共四人前往嘉揚公司辦公室,與唐O揚洽談系爭劇本版權費用未支付款項等問題,後於106年3月4日寄發台北信維郵局3544號存證信函(原審卷一第213頁),嘉揚公司收受後委託律師以106年3月9日台北台塑郵局287號存證信函(原審卷一第215至224頁)回覆。又程O豪委請律師於106年3月9日寄發律師函(原審卷一第105至108頁)予上訴人。

六、本院判斷:

(一)程O豪就原始劇本修改為改版劇本及以該劇本與嘉揚公司合作拍攝系爭電影,均未侵害上訴人之著作財產權:

⒈依上訴人與程偉豪所簽導演合約之前言記載:「立合約書人:甲方:華娛國際股份有限公司(陳O珊),乙方:程O豪,由甲方製作之《目擊者》電影項目,因甲乙雙方製作理念融合並基於友好與誠信協議,故簽訂本合作約定書,以資雙方存證與信守。本電影項目由甲方擔任製片人,負責籌資、參展、輔導金相關申請與補助業務事宜,乙方擔任導演,展開劇本修改、電影拍攝等導演工作相關討論,雙方於工作達成共識前,先依據本合作約定書為契約意向」;

第2條第1、2項約定:「甲乙雙方同意,本合約書合作期間內,於甲方所製作、投資之《目擊者》電影項目,將由甲方擔任製作人與出品人,乙方擔任導演」、「本電影項目於正式簽約之前,如有任何不可預期之原因,導致電影拍攝無法執行,甲方同意乙方給予的劇本意見、導演意見,將有編劇之著作姓名標示權利」。

參酌雙方簽訂之編劇保密合約以及雙方討論劇本往來之電子郵件內容與系爭劇本各版本比對資料,可知上訴人為籌拍「目擊者」電影,原約定由程O豪擔任導演,並由程O豪展開原始劇本修改及電影拍攝等導演相關工作,且上訴人提供原始劇本(V6.2版本)予程O豪後,經討論及修改至改版劇本(V7.1、V7.2、V7.6、V7.8、V8.0版本)。

⒉觀諸被上訴人所提系爭劇本各版比對說明、及V6.2與V7.1、V7.1與V7.2、V7.2與V7.6版本逐場比對資料(如原判決附表二),程偉豪展開原始劇本修改之V7.1版本與上訴人提供V6.2版本相較,確有大幅度的改版,且在V7.1版本之後做了更多情節修改及調整。

因此,原始劇本經此3次大幅修改(即V6.2至V7.1、V7.1至V7.2、V7.2至V7.6),在角色發展、主要事件和情節安排上已有重大差異,縱有上訴人所稱「記者(主角)、總編輯、總編輯的配偶(或外遇對象)、汽車技師、警察(真兇)之間互相的關係,以及記者因目擊車禍、向警察調查車禍,而發現每個人都可能是兇手」等主軸概念與元素,然在劇本敘事鋪陳、情節架構及角色設定等具體呈現,已難認程偉豪修改後之改版劇本V8.0版本與上訴人所提供原始劇本具有同一性,而應為另一新的創作劇本。

⒊上訴人與程O豪於101年3月10日簽訂編劇保密合約,雖約定在簽訂新合約前仍擁有「目擊者」劇本原著及程偉豪改編劇本後之著作權。

惟查,在程O豪完成改版劇本V8.0版本後之104年3月13日,上訴人已與程O豪簽訂系爭授權書,表明同意授權予程O豪進行拍攝劇本撰寫並製作影片,除僅保留影片原創故事署名權利之外,其餘有關影片所衍生之著作財產權及其他類型之版權,含現有與未來衍生之視聽著作權及發行權益均歸於程O豪所有。

準此,上訴人既已與程偉豪簽訂新的系爭授權書,並同意授權程偉豪進行所籌備製作「目擊者」電影後續拍攝與日後相關視聽著作之發行。則程O豪擔任導演並以改版劇本與嘉揚公司合作拍攝系爭電影,並未逾越上訴人之授權範圍,難認有何侵害上訴人就系爭劇本之著作財產權。

上訴人固主張系爭授權書僅係便於程偉豪申請文化部104年輔導金補助之用,並無移轉系爭劇本著作財產權之約定,且無溯及既往變更原著作權歸屬之約定,上訴人就系爭劇本原享有之權利,不因系爭劇本經程偉豪或嘉揚公司改作而受影響,系爭電影仍具有系爭劇本之表達成分,渠等利用時仍應取得上訴人之授權等等。然而:

遍查系爭授權書內容,並無任何專為申請文化部輔導金補助而授權程偉豪之文義,上訴人就此既未能舉證以實其說,即非可採。

⑵依系爭授權書所載「本片完成劇本因與原創構想有所差距,於角色發展、主要事件、和情節安排上已是獨立發展之文學劇本,本人僅就原創故事構想之授權,並擁有本片原創故事之署名權利…」內容,核與前述程偉豪修改後之改版劇本與上訴人提供原始劇本已不具同一性之情節相符。

⑶觀諸程O豪與陳O萱間之相關對話,程O豪於完成V7.1 版本改版劇本時於101年8月17日寄予陳O萱時表示「麻煩你拋下原本的6.2,完全、重新地體驗一個故事」(原審卷一第75頁);於完成V7.8版本後於102年12月底之電子郵件中,陳O萱表示「關於你開的需求條件,是沒有問題目前已經放在合約精神中。…1.程O豪為本片唯一導演,2.程O豪、陳○齊為本片編劇,陳O珊、成○青為原創故事」;於完成V8版本後於103年12月15日以臉書訊息告知陳融萱「目擊者資金有下文」乙事;於104年3月1日以臉書訊息詢問陳融萱「因為之後目擊者要投件今年的輔導金申請,需要跟工作人員填授權意向書,所以針對之前說好的“原創故事”這一塊,後來我想想也一併簽一下授權意向書好了,以示尊重…」;於104年3月12日即簽訂系爭授權書前1日將系爭授權書寄予陳融萱確認,表示「對我來說就是一份正式授權書」,陳O萱回信表示「期待彼此分手後都能越來越好」;於105年1月以臉書訊息通知陳O萱系爭電影要開拍、同年4月間通知即將殺青,告知可以探班並提供班表等語。由此足見上訴人在簽訂系爭授權書前即已同意不再與程O豪導演合作拍片,並願將原始劇本即「原創故事」授權予程O豪進行系爭電影拍攝,亦與系爭授權書所載內容相符。

⑷至上訴人雖主張系爭電影內容仍保有系爭劇本「原創故事」之部分情節表達,且利用原始劇本高達21.3%之比例。然程O豪既已取得上訴人同意得自行改編劇本並授權其進行電影拍攝,則程O豪於系爭授權書簽訂後,繼續修改原始劇本並與嘉揚公司合作拍攝系爭電影,自無須再獲得上訴人之授權。故上訴人仍執前詞主張渠等應再取得授權,即屬無據。...


智慧財產第二庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 曾啓謀
法 官 吳俊龍



               

(商標 先天識別性 描述性商標)「Manga Arabia」:法院認為,此商標的意思是「阿拉伯漫畫」,申請註冊在「娛樂服務」,是說明性商標,不得註冊。

 


智慧財產及商業法院111年度行商訴字第7號行政判決(2022.4.25)

原 告 沙烏地阿拉伯商沙特研究出版公司

被 告 經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件,原告不服經濟部中華民國110年11月23日經訴字第11006309550號訴願決定,提起行政訴訟,本院判決如下:

  主 文
原告之訴駁回。

  事實及理由

一、事實概要:

原告前於民國109年12月17日以「Manga Arabia in English and Arabic Scripts」商標,指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類「行動電話應用程式,可下載之電腦軟體」、第16類「時事通訊本,報紙,包裝紙,印刷品,印刷出版品,說明書,雜誌(期刊)」商品及第41類「藉由網站線上提供有關時事(包含新聞、社論及評論)之教育及娛樂資訊;線上提供有關職業訓練之資訊;新聞採訪服務;雜誌及期刊之出版」服務(下稱系爭申請商標,如附圖所示),向被告申請註冊。經被告審查,認本件商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形,應不准註冊,以110年9月13日商標核駁第417328號審定書為核駁之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部110年11月23日經訴字第11006309550號決定駁回,原告仍不服,遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張:

㈠「Manga Arabia」非固有名詞,且「Manga」一詞具有多種涵義,消費者看到「Manga」並不會直接聯想到與阿拉伯(半島)有關之漫畫或動畫。原告將英文「Manga」、「Arabia」及其相對應之阿拉伯文結合使用,實有與眾不同的獨創性,屬於暗示性商標,自具識別性。系爭申請商標經原告及母公司使用於新發行之系列阿拉伯雜誌名稱,提供實體印刷版及電子數位版雜誌供消費者選購,於多個社群網路平台宣傳系爭申請商標之商品或服務,並取得多國商標註冊,已因原告廣泛使用而取得後天識別性,自無商標法第29條第1項第1款之適用。...

三、被告則以下列等語置辯:

㈠系爭申請商標之「Manga」有日本漫畫、動畫之意涵,「Arabia」有阿拉伯半島之意,消費者會將「Manga Arabia」理解為日本動漫阿拉伯(半島),予人之認知印象僅在描述系爭申請商標指定使用商品及服務內容為與阿拉伯(半島)有關之漫畫或動畫,自不具識別性。原告提出之證據資料不足以證明系爭申請商標經原告於我國長期廣泛使用而取得後天識別性。各國對商標之保護均採屬地主義,自不得以在他國取得註冊而主張系爭申請商標應准註冊。...

四、本院得心證之理由:

㈠系爭申請商標有違商標法第29條第1項第1款之規定:


⒈按「商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。前項所稱識別性,指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第18條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一,不得註冊:一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」復為同法第29條第1項第1款所規定。商標有無識別性,應就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等因素,綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式,依社會一般通念,倘為商品之說明或與商品之說明有密切關連者,即有該條款不得申請註冊之適用(最高行政法院90年度判字第1846號、90年度判字第724號判決參照)。而商標是否為說明性,應依社會一般通念,如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者,即不得申請註冊。外國文字有多個含義時,只要其中一個為商品或服務的說明或通用名稱,即不具識別性。

⒉系爭申請商標係由未經設計之英文「Manga Arabia」及相對應之阿拉伯文左右並置所組成,依我國消費者對於外國語文之認識程度,阿拉伯文在我國為非常罕見之外文,我國消費者對阿拉伯文不僅不熟悉,甚至無法辨別該串字形為阿拉伯文,因此見系爭申請商標應會以英文「Manga Arabia」為主要識別印象

「Manga」係指日本動、漫畫,「Arabia」有阿拉伯半島之意,為區域地理名稱,消費者由其字面意義通常會將「Manga Arabia」直譯為「日本動漫阿拉伯(半島)」,有表達與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫之意,故以「Manga Arabia」標示於系爭申請商標指定使用之商品及服務時,予相關消費者之認知印象即在描述該等商品及服務之內容、主題、領域或所傳播推廣之知識信息係與經翻譯為阿拉伯語之日本動漫、於阿拉伯(半島)播放之日本動漫或以日本動漫風格呈現之阿拉伯動漫有關,自為商品或服務相關特性之說明,不具識別性,應有商標法第29條第1項第1款規定之適用。

原告雖稱:「Manga Arabia」非固有名詞,且「Manga」一詞具有多種涵義,消費者看到「Manga」並不會直接聯想到日本漫畫、動畫,原告將英文「Manga」、「Arabia」及其相對應之阿拉伯文結合使用,實有與眾不同的獨創性,屬於暗示性商標,自具識別性云云。

惟以外國文字作為商標者,因消費者亦未能於見商標時隨即查詢,仍應以國內消費者購買該商品或服務時所習知之文義為準。原告雖主張「Manga」一詞於西班牙語中為袖子、軟管狀物之意,於葡萄牙語中為芒果之意等語,然「Manga」於英語中為日本動、漫畫之意,而我國消費者對於英、日文較西班牙文、葡萄牙文熟悉,多會將「Manga」理解為英語之「日本動漫(畫)」意涵或日語「漫畫」之音譯,又「Manga Arabia」一詞係以「Manga」、「Arabia」兩個說明性文字構成的組合字,該組合字詞整體觀之,即為與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫,並未脫離原來個別文字對於所指定商品的說明意義,予人寓目印象仍為說明性文字,自不具識別性,

且依「iFuun.com」網路文章所載「而在沙烏地阿拉伯隸屬於大型傳媒集團Saudi Research and Marketing Group旗下,專攻動畫、漫畫、遊戲的製作公司ARINAT就看中了這個機會,啟動了一系列把沙烏地阿拉伯的傳統故事動畫化的企劃。去年(按:西元2016年)11月ARINAT就和GAINAX(按:日本動畫製作公司,代表作如《新世紀福音戰士》)合作,推出了一部動畫《沙漠的騎士(Desert Knight)》。…這部動畫的劇情是由ARINAT提供,製作由GAINAX負責,動畫的畫風也是典型的日系風格,…」等內容,顯示於阿拉伯半島確有實際推出以日本動漫風格呈現之阿拉伯動漫。是以「Manga Arabia」使用於系爭申請商標指定使用之商品及服務時,相關消費者無須運用想像與推理,即會直接理解其意涵係指與阿拉伯半島有關的漫畫或動畫,則「Manga Arabia」確屬直接明顯描述商品及服務相關特性之說明性文字,由社會公益角度觀之,自不宜由原告取得排他專屬權。是原告之上開主張,均不足採。

㈡系爭申請商標無商標法第29條第2項規定之適用:

⒈按「有前項第1款或第3款規定之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之。」商標法第29條第2項定有明文。蓋不具先天識別性的標識,未必不能取得商標註冊,如果申請人可以證明該標識於市場使用後,相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識,此時,該標識已具有商標功能,故可以核准註冊。此種識別性係經使用而取得,非標識本身所固有,故稱為後天識別性,又稱為第二意義(secondary meaning)。

無先天識別性的商標是否已取得後天識別性,須由主張者提出相關事證證明之,如商標的使用方式、時間長短及同業使用情形;銷售量、營業額與市場占有率;廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等;銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍;各國註冊的證明;市場調查報告;其他得據為認定有後天識別性的證據等。

本件原告主張系爭申請商標業已取得後天識別性,自應由原告舉證證明之。

⒉觀諸原告所提證據,其中申復附件2及訴願附件4之原告於LinkedIn網站之簡介及職缺資料、原告母公司之維基百科資料及相關報導,均非商標之使用事證;訴願附件5、6之應用程式截圖畫面及Instagram、Facebook等網路社群平台粉絲專頁,並未見系爭申請商標之完整字樣,且其文字及圖片內容均係以阿拉伯文呈現,無從得知我國消費者實際下載、接觸前揭應用程式及網頁,進而認識系爭申請商標並購買商品或接受服務之具體情形為何,又上開Instagram顯示有2,594名粉絲、Twitter顯示追蹤者有3,700名,不僅無法得知我國消費者所占比例為何,且上開粉絲、追蹤者數量亦不多。至申復附件3、訴願附件7系爭申請商標在其他國家獲准註冊之註冊資料,僅能證明系爭申請商標在國外之註冊情形,仍無法證明我國消費者對系爭申請商標之熟悉程度,且各國國情不同,使用之語言亦不相同,亦難以系爭申請商標在外國取得註冊,作為本案亦應准予註冊之依據。此外,原告復未提出系爭申請商標商品及服務於我國之銷售量、營業額、市場占有率、廣告金額數量等具體資料佐證其實際使用狀況,因此依現有證據,無法證明系爭申請商標業經原告於我國長期廣泛使用,在交易上已成為原告商品及服務之識別標識而取得後天識別性,自無從依商標法第29條第2項規定排除同條第1項第1款規定之適用,是原告上開主張,亦不足採。

五、綜上所述,系爭申請商標之註冊有商標法第29條第1項第1款所定不具識別性之情形,且無同條第2項規定之適用,從而,被告所為系爭申請商標不得註冊,應予核駁之處分,並無違誤,訴願決定予以維持,核無不合,原告訴請撤銷原處分及訴願決定,並請求命被告就系爭申請商標應為核准註冊之審定,為無理由,應予駁回。

智慧財產第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳端宜
法 官 蔡如琪

(商標 適用法律基準時 事實狀態基準時)「AMAZON」:最高行政法院認為,商標評定案,關於商標註冊違法事由是否有不存在之事實,應依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定。

最高行政法院109年度上字第970號判決(2022.4.13)

上 訴 人 朱O森

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 美商亞馬遜科技公司

上列當事人間商標評定事件,上訴人對於中華民國109年6月30日智慧財產法院109年度行商訴字第7號行政判決,提起上訴,本院判決如下:

  主 文
上訴駁回。

  理 由

一、參加人美商亞馬遜科技公司前於民國103年10月29日以「AMAZON」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類、第38類及第41類之商品或服務(嗣修正為第9類、第28類、第38類及第41類之商品或服務),並以103年6月19日及103年6月27日向美國申請之第86/315,391號、第86/323,279號、第86/323,287號商標案主張優先權,向被上訴人申請註冊,經被上訴人審查,准列為註冊第1817496號商標(下稱系爭商標,如原判決附圖一所示)。

嗣上訴人以系爭商標指定使用於第41類服務之註冊有違商標法第30條第1項第10款之規定,對之申請評定。案經被上訴人審查,以108年7月23日中台評字第H01070048號商標評定書為「評定不成立」之處分。上訴人不服,提起訴願,經訴願駁回,上訴人仍不服,循序提起行政訴訟,並聲明:⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被上訴人應作成撤銷系爭商標指定使用於第41類服務之註冊。經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院,下稱原審)109年度行商訴字第7號行政判決(下稱原判決)駁回上訴人之訴。原審認為本件判決結果,如認為訴願決定及原處分應予撤銷,參加人的權利或法律上利益將受有損害,因此依職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明,均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,為不利於上訴人之判決,係略以:

(一)在上訴人申請本件評定(107年2月26日)之前,據以評定商標(如原判決附圖二所示)已由第三人謝明秀於106年4月28日,依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止,經被上訴人審查,於108年4月30日以中台廢字第L01060191號處分書,廢止據以評定商標之註冊,據以評定商標權人並未提起訴願及行政訴訟,該廢止處分業已確定,為上訴人所自承,故原處分作成時(108年7月23日),據以評定商標已非有效存在之商標,自無拘束系爭商標註冊之效力,原處分所為「評定不成立」之處分,並無違誤。

(二)依商標法第57條第2、3項規定,上訴人申請本件評定時,據以評定商標已註冊滿3年,依上開規定,上訴人應提出據以評定商標於申請評定前3年內,有使用於所指定之商品或服務之證據,惟上訴人僅引用另案廢止案之106年7月14日答辯書所載之使用證據,而本件評定案須先由上訴人提出申請評定前3年之使用證據,經被上訴人審查無誤後,始得進入是否有違反商標法第30條第1項第10款規定之實體審查,故據以評定商標之使用證據是否可採,為本件評定案進入實體審查之先決問題,且已在另案之廢止案審查中。

被上訴人(智慧財產局)考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要,乃等待據以評定商標廢止案審查確定後,再作成本件評定處分,以避免重複審查及審查結果歧異之情形,應屬合理正當。

(三)次依商標法第50條、第62條、經濟部106年10月30日發布之「商標爭議案件程序審查基準」第6.1 ⑵點規定,被上訴人考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要,得依職權決定程序暫時中止,或依當事人申請暫緩審理,故有無暫時中止審理之必要,被上訴人得本於職權決定,不受當事人意思之拘束。

本件上訴人申請評定時,已有廢止案件在審查中,據以評定商標是否合法有效,尚有疑義,且上訴人所提出之申請評定前3年之使用證據是否屬實,當事人間已有爭執,並由廢止案進行調查及審理中,被上訴人並無在本件評定案重複調查之必要。故被上訴人本於其法定職權並考量上開情形,等待據以評定商標廢止案審查確定後,再作成本件評定處分,並無違反商標爭議案件程序審查基準之相關規定。

(四)又依行政程序法第96條第1項第2款、第102條規定,被上訴人待據以評定商標廢止案審查確定後,再進行本件評定案之實體審理,該職權之行使並無違法,且該行為並非限制或剝奪人民之自由權利,又原處分已敘明評定不成立之理由,並無行政處分不附理由之情形。

(五)上訴人在本件評定案並未提出據以評定商標在申請評定前3年內之使用證據,而是直接引用另一廢止案所提出之使用證據,故並無上訴人所稱因二案之時間差所可能造成審查結果不一致之情事。

又另案廢止案係106年4月28日申請廢止,商標權人縱使提出其廢止申請日後,申請評定日(107年2月26日)之前的使用證據,亦不影響據以評定商標在廢止案已構成廢止註冊之事由,據以評定商標既有應廢止註冊之事由,並非合法有效之商標,自不發生拘束系爭商標註冊之效力。

(六)系爭商標是否有違反第30條第1項第10款規定之應撤銷事由,係以「評定時」之事實狀態為準,據以評定商標在原處分作成時,業已廢止確定,並非合法有效之商標,自不得拘束系爭商標之註冊,本無應作成評定成立及撤銷註冊可言,自無再審酌該條但書之「斟酌公益及當事人利益之衡平,而為評定不成立」規定之必要。

(七)綜上,據以評定商標於原處分作成時,業經廢止註冊,並非合法有效之商標,並無拘束系爭商標註冊之效力,上訴人依商標法第30條1項第10款之規定,對系爭商標申請評定,即屬無據,被上訴人所為「評定不成立」之處分,並無違法等由為據。...

五、本院查:

(一)按「商標有下列情形之一,不得註冊:十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」,商標法第30條第1項第10款定有明文。

又「異議商標之註冊有無違法事由,除第106 條第1項及第3項規定外,依其註冊公告時之規定」,商標法第50條定有明文,上開條文,依同法第62條規定,於商標之評定準用之。商標法第50條所規定,商標註冊有無「違法事由」,應適用註冊時之規定,係就應適用法律之基準時點所為之規定,並非指事實狀態審酌之基準時點。

而商標法第60條規定:「評定案件經評定成立者,應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者,經斟酌公益及當事人利益之衡平,得為不成立之評定。」參照商標法第60條100年5月31日之修正條文說明:「原條文但書係情況決定之規定,著重於公私利益之平衡,主要在於考量商標註冊時之違法情形,於評定時,因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者,得為不成立之評決。

至註冊商標經評定撤銷註冊之處分,於行政救濟程序中,發生評定當時所未能預料之情事,例如引據商標另案遭撤銷註冊確定在案,或引據商標已移轉予系爭商標權人等事實變更,商標主管機關或法院依當事人申請,變更原法律效果之處分或判決,則屬情事變更原則適用,二者性質上有所不同。又原條文中『經斟酌公益及當事人利益後』之用語,實指商標專責機關所考量者,應為斟酌公益與當事人利益之衡平,為臻明確,爰予修正。……。」足見商標評定案,關於商標註冊違法事由是否有不存在之事實,仍應依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定。

(二)本件上訴人申請本件評定(107年2月26日)之前,據以評定商標已由第三人謝明秀於106年4月28日,依商標法第63條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」規定申請廢止,經被上訴人審查,於108年4月30日以中台廢字第L01060191號處分書,廢止據以評定商標之註冊,據以評定商標權人並未提起訴願及行政訴訟,該廢止處分業已確定,原處分作成時(108年7月23日),據以評定商標已非有效存在之商標等情,為原審依法確定之事實,核與卷內資料相符,自得為本院判決之基礎。依前所述,商標評定案,商標註冊違法事由是否有不存在之事實,仍應依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定。而本件據以評定商標在原處分作成時,既已廢止確定,即非合法有效之商標,而不得再以該非合法有效之商標作為評定系爭商標註冊之依據。系爭商標評定案於處分作成時,既已有商標註冊違法事由有不存在之事實,則原處分作成時,審酌據以評定商標在原處分作成時業已廢止確定之事實,依上說明,於法自屬有據。

(三)本院100年度判字第2262號及103年度判字第22號判決,均係依修正前商標法第52條規定所為之說明,惟該條文業因「配合修正條文第50條增訂關於異議案件法規適用基準時點之規定,並基於法規節約之考量,評定商標之註冊有無違法事由已得透過修正條文第62條準用異議之規定加以處理」而遭刪除(100年5月31日商標法第50條修正條文說明參見)。因此,有關商標評定案,商標註冊違法事由是否有不存在之事實,自應參照商標法第60條之立法意旨,依評定時之狀態,以判斷得否為不成立之評定,尚無從援引本院就修正前條文所表示之法律見解,作為商標註冊有違法事由不存在之事實,仍應以註冊公告時為準之論據。上訴人指原判決未依本院100年度判字第2262號、103年度判字第22號判決見解,有判決適用法規錯誤及不備理由之違背法令一節, 非為可採。

(四)依前述商標法第60條但書100年5月31日之修正條文說明,已包括於評定時,構成違法事由不存在之事實應加予審酌,而得為不成立之評決。亦即是否有註冊違法事由不存在之事實,於評定時均應加審酌,則已無再區分商標評定事實適用基準時為「註冊公告時」,於符合商標法第60條但書,才例外為評定時之必要。上訴人主張非只要評定案件,一律均以評定時為事實基準時。原判決錯誤認定評定事實基準時只能為評定時,適用法規顯有違誤,且有理由與理由間相互矛盾之違法部分,核非可採。

(五)本件商標評定,關於系爭商標是否有註冊違法事由不存在之事實,於評定時均應加審酌,即無再審酌系爭商標於註冊公告時,是否有不得註冊事由之必要。

上訴人主張原判決錯誤適用商標法第60條本文規定,未依該規定審酌系爭商標於註冊公告時,是否有不得註冊之事由一節,非可採信。

惟於評定時審酌系爭商標是否有註冊違法事由不存在之事實,依商標法第60條但書規定,須斟酌公益及當事人利益之衡平。

本件原判決記載無再審酌商標法第60條但書之「斟酌公益及當事人利益之衡平,而為評定不成立」規定之必要部分,雖有未洽。但查,據以評定商標在原處分作成時,業已廢止確定,為原審確定之事實,依該事實,據以評定商標於評定時,並非合法有效之商標,已不得再作為評定系爭商標註冊有違法事由之論據,則原處分據此為評定不成立,尚與公益及當事人利益之衡平無違。故原判決雖有未審酌公益及當事人利益之衡平之疏漏,但尚不影響結論。

(六)本件據以評定商標於原處分作成時,業經廢止註冊,並非合法有效之商標,已不得再作為評定系爭商標註冊有違法事由之論據,上訴人執據以評定商標,依商標法第30條1項第10款之規定,對系爭商標申請評定,即屬無據。原審審認被上訴人所為「評定不成立」之處分,並無違法,訴願決定予以維持,亦無不合,而駁回上訴人原審之訴,依上說明,應屬合法。上訴論旨,指摘原判決違背法令,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回。

最高行政法院第四庭
審判長法官 胡 方 新
法官 蕭 惠 芳 
法官 曹 瑞 卿
               法官 林 惠 瑜
法官 陳 國 成

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中  華  民  國  111  年   4  月  13 日
書記官 徐 子 嵐

(商標 廢止 最高行政法院)「東急」:商標權人在台灣使用「東急」商標是在行銷服務在「日本」的百貨公司,由於服務提供地或購買服務的整個交易行為,都發生在日本,而不是在台灣,不是「在我國的商標使用行為」。「東急」商標指定註冊於「百貨服務」,應予廢止。

#東急 #商標 #廢止

最高行政法院說,「東急」商標權人是在行銷「在日本」而不是「在台灣」的「百貨公司」,因此,商標權人並不是在台灣境內使用商標,商標應予廢止。

法院說:

上訴人(商標權人) #並未在我國設有百貨公司,亦無任何百貨公司服務之「#實際交易行為」發生在我國境內,原判決據此而認:上訴人所提前揭資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示,但上訴人並未在我國境內實際經營百貨公司,其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單,僅是單純的廣告宣傳活動,我國消費者仍必須在上訴人位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務,系爭商標所指定使用之百貨公司服務,不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為,均發生在日本,而 #在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動,即未符合商標之真實使用,不能認定上訴人在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上

站在這個案子的基礎上,我們可以再重新思考一下「星宇航空」先前只宣布要籌設航工公司,連公司都還沒設立,更遑論買飛機賣機票,算不算有「商標使用」?

【東急】
最高行政法院110年度上字第303號判決(2022.04.21)
https://ipcase.blogspot.com/2022/04/blog-post_30.html

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最高行政法院110年度上字第303號判決(2022.04.21)

上 訴 人 日商東急股份有限公司(TOKYU CORPORATION)

被 上訴 人 經濟部

參 加 人 東急屋實業有限公司

上列當事人間商標廢止註冊事件,上訴人對於中華民國110年1月28日智慧財產法院109年度行商訴字第104號行政判決,提起上訴,本院判決如下:

  主 文
上訴駁回。

  理 由

一、事實概要:上訴人前於民國103年2月6日以「東急」商標,指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類、第36類、第39類、第41類、第43類及第44類之服務,向智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊,經智慧局列為申請第103006470號商標審查。

嗣上訴人於104年1月7日申准將該商標註冊申請案分割為2件申請案,其中分割後之申請第103880452號商標,指定使用於第35類之「廣告;百貨公司;超級市場;郵購;網路購物;畜產品零售批發;水產品零售批發;食品零售批發;化妝品零售批發;飲料零售批發」、第36類「不動產租售;不動產買賣租賃之仲介」及第43類「餐廳;旅館;咖啡廳;點心吧」服務,經智慧局准列為註冊第1768451號商標(下稱系爭商標,如原判決附圖所示),權利期間自105年5月1日起至115年4月30日止。

參加人以系爭商標指定使用於第35類服務部分有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由,於108年6月26日申請廢止其註冊。

案經智慧局審查,以109年2月10日中台廢字第1080263號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於第35類之『廣告;超級市場;郵購;網路購物;畜產品零售批發;水產品零售批發;食品零售批發;化妝品零售批發;飲料零售批發』部分服務之註冊,應予廢止」、「其餘指定使用於第35類服務之註冊,廢止不成立」之處分(下稱原處分)。

參加人不服前揭廢止不成立部分之處分,提起訴願,經被上訴人109年8月14日經訴字第10906308140號決定「原處分關於『本件商標其餘指定使用於第35類服務之註冊,廢止不成立』部分之處分撤銷,由原處分機關於4個月內另為適法之處分。」上訴人因認該訴願決定有違法,提起行政訴訟,並聲明:訴願決定撤銷,經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院,下稱原審)109年度行商訴字第104號行政判決(下稱原判決)駁回其訴後,提起本件上訴。...

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:

㈠由上訴人所提之「東京急行電鐵」維基百科、業務委託契約書、業務完了通知書兼承諾書及請求書等資料,可知上訴人為日本東急集團之母公司,該集團主要經營鐵路運輸事業,旗下並有百貨公司(如東急百貨店)、飯店、不動產等關係企業;西元2017年5月11日及2018年3月30日東急百貨店與上訴人簽署業務委託契約,約定自2017年4月起至2019年3月底止由上訴人執行以訪日外國人為對象之媒體宣傳、代為出展、針對參加展覽活動之消費者進行問卷調查及其相關業務等,是堪認上訴人與東急百貨店為同屬東急集團之關係企業,且具有合作及授權關係,雙方並約定由上訴人以訪日外國人為對象執行東急百貨店位於日本之百貨公司之宣傳業務。

再由上訴人所提2018年11月至2019年5月間於我國舉辦之國際旅展與參展攤位背板、現場發放之廣告宣傳冊、一日票套組、購物優惠券照片以及「遊日盟族」臉書頁面、相關新聞報導、IPass一卡通臉書貼文等證據資料,可知上訴人於上述期間曾以「東急電鐵」、「東急集團」或「東急電鐵集團」等標識,代表東急集團於我國旅展對我國消費者行銷其日本鐵道旅遊服務,及與我國一卡通公司聯名合作之相關套票商品,並印製發送含關係企業東急百貨店介紹之宣傳冊與其所經營之百貨公司購物優惠券,上開證據可證明上訴人於本件申請廢止日(108年6月26日)前3年內,有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展,在我國宣傳促銷「東急百貨店」於日本經營之「東急」百貨公司服務。

㈡由「商標使用」規定之立法過程可知,商標之使用,前提須有「行銷之目的」,而所謂的「行銷之目的」,依商標屬地主義之精神,必須是基於商業交易之目的,在我國市場上銷售商品或提供服務,有客觀之商業交易行為,始能謂「行銷之目的」。也就是說,「行銷之目的」,並非僅單純「讓消費者認識該商標」而已,而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合,讓我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務,在我國市場上有實際之交易可能,如此,才有商標法立法目的所謂「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」可言。

上訴人所提資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示,但上訴人並未在我國境內實際經營百貨公司,其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單,僅是單純的廣告宣傳活動,我國消費者仍必須在上訴人位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務,系爭商標所指定使用之百貨公司服務,不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為,均發生在日本,而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動,即未符合商標之真實使用,不能認定上訴人在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上。

依上訴人所提事證,尚難認定上訴人有於本件申請廢止日(108年6月26日)前3年內,將系爭商標真實使用於第35類「百貨公司」服務之事實,自有商標法第63條第1項第2款規定之適用,因此訴願決定將原處分關於「本件商標其餘指定使用於第35類服務之註冊,廢止不成立」部分撤銷,由原處分機關另為適法之處分,並無違誤等語,判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院查:

㈠商標法第63條第1項第2款規定:「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者,不在此限。」第65條第1項及第2項規定:「(第1項)商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人,並限期答辯;商標權人提出答辯書者,商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者,得逕為駁回。(第2項)第63條第1項第2款規定情形,其答辯通知經送達者,商標權人應證明其有使用之事實;屆期未答辯者,得逕行廢止其註冊。」第67條第3項規定:「商標權人依第65條第2項提出使用證據者,準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定:「依前項規定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。」準此,商標權人應真實使用註冊商標,其使用須符合一般商業交易習慣,此即商標權人為維護其商標權之使用,亦稱商標之維權使用,如無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年,即構成註冊商標之廢止事由。

㈡商標法第5條規定:「(第1項)商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。(第2項)前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」

商標最主要功能在於使消費者識別商品或服務來源,商標使用係指使用人基於行銷之目的,於客觀上在國內有積極使用商標於指定之商品或服務之行為(例如商標法第5條規定之使用情形),足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源,而得與他人之商品或服務相區別,亦即商標使用係藉以表彰使用人自身所提供之商品或服務來源。

而「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」,82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語,解釋上較為狹隘,但修正後以行銷目的,結合所列各種交易過程中的使用態樣,本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」,與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程 (in the course of trade)之概念類似。因此,「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」(in the course of trade)相同,應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖,行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用,仍應依具體個案之行為加以客觀判斷,現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」(參照本條100年6月29日修正之立法理由)。

上開規定所稱之「行銷」,應指向市場銷售作為商業交易之意,而行銷之地域參酌商標法係採國內法及屬地主義之精神,應指我國領域內之地域而言。如其商標使用並非基於行銷商品或服務之目的,而無商業交易行為或計劃,致其使用不具經濟上意義,或其使用行為於客觀上不足以表彰所指定商品或服務之來源,即非真實使用。至於是否真實使用,應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等為事實判斷。

故上訴人主張:只要商標權人主觀上有在我國市場向我國消費者促銷或宣傳商品或服務之行為,使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯,即屬商標之真實使用,縱使服務提供地在外國,仍應認符合商標法第5條第1項所定「行銷之目的」。原判決將「行銷之目的」限縮解釋為「在我國市場上銷售商品或提供服務,有客觀之商業交易行為,始能謂『行銷之目的』」,增加法令所無之限制,有判決不適用法規與適用法規不當之違法云云,並無可採。 

㈢經查,依上訴人所提2018年11月至2019年5月間於我國舉辦之國際旅展與參展攤位背板、現場發放之廣告宣傳冊、一日票套組、購物優惠券照片以及「遊日盟族」臉書頁面、相關新聞報導、IPass一卡通臉書貼文等證據資料,可知上訴人於上述期間曾以「東急電鐵」、「東急集團」或「東急電鐵集團」等標識,代表東急集團於我國旅展對我國消費者行銷其日本鐵道旅遊服務,及與我國一卡通公司聯名合作之相關套票商品,並印製發送含關係企業東急百貨店介紹之宣傳冊與其所經營之百貨公司購物優惠券,可證明上訴人於本件申請廢止日(108年6月26日)前3年內,有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展,在我國宣傳促銷「東急百貨店」於日本經營之「東急」百貨公司服務。

上訴人並未在我國設有百貨公司,亦無任何百貨公司服務之「實際交易行為」發生在我國境內,原判決據此而認:上訴人所提前揭資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示,但上訴人並未在我國境內實際經營百貨公司,其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單,僅是單純的廣告宣傳活動,我國消費者仍必須在上訴人位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務,系爭商標所指定使用之百貨公司服務,不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為,均發生在日本,而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動,即未符合商標之真實使用,不能認定上訴人在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上,於法並無不合。

原審說明如果只是單純在我國行銷商標形象,卻無全部或一部之交易行為在我國,我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易,該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場或通路的經濟上意義,顯然失去商標之意義,即非屬商標之維權使用等等,旨在論述商標的真實使用,並未認定上訴人無意招攬我國消費者前往日本消費。

上訴意旨主張原判決上開說明似認上訴人在我國境內就系爭商標於所指定百貨公司服務之相關廣告行為,僅係單純之形象廣告,而非意在招攬我國消費者前往上訴人於日本各地所開設之東急百貨公司進行消費,原判決有認定事實未依經驗、論理與證據法則、判決理由不備與矛盾之違法云云,純屬一己主觀之見解,尚非可採。

㈤再按證據之證明力如何或如何調查事實,事實審法院有衡情斟酌之權,苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,而未違背論理法則或經驗法則,自不得遽指為違法。

經查,上訴人在旅展販售之一日票套組名稱為「東急電鐵一日票套組」特惠價新臺幣(下同)350元,內含東急電鐵一日票、透明收納袋、一卡通造型卡、東急百貨店5%優惠券、TOKYU PLAZA 500日元折價券、TOKYU HANDS 5%優惠券,因此,消費者支付350元之目的主要是要購買東急電鐵一日券,其餘均屬附隨贈品,消費者取得其內之東急百貨店優惠券未必會前往消費,尚難認我國消費者因購買「東急電鐵一日票套組」,即在我國與東急百貨店達成預約或預定百貨公司服務之意思等情,業經原審依調查證據並斟酌全辯論意旨之結果依法認定,並詳述其得心證之理由,核與卷附證據相符。

上訴意旨主張:東急電鐵一日票套組之附隨贈品僅NORURUN造型一卡通一種(即一卡通造型卡),其餘均非贈品,就購買該票套組之消費者之認知而言,東急百貨店5%優惠券應非屬贈品,而係所購買之內容物之一。應肯認就上訴人所提供東急百貨公司服務已有與臺灣消費者在臺進行類似預約或預定服務之行為,而認系爭商標確經上訴人在臺使用於百貨公司服務此一事實,原判決不僅有應調查之證據未予調查、認定事實未依經驗、論理與證據法則之違法,且違反闡明義務,影響於判決結果,亦未說明不採信該等事證主張之理由,而有判決不備理由之當然違背法令事由云云,無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使,任意指摘原判決有違背法令情事,以及就原判決已詳予論斷者,泛言未論斷,實不足採。

㈥綜上所述,原判決並無上訴人所指有違背法令之情形,上訴意旨指摘原判決違背法令,求予廢棄,為無理由,應予駁回。
 
最高行政法院第三庭
審判長法 官 胡 方 新 
法 官 林 玫 君
法 官 蕭 惠 芳
法 官 曹 瑞 卿
法 官 林 惠 瑜
 

2022年4月27日 星期三

林佳瑩律師|kuso、二創與著作權合理使用-談谷阿莫「五分鐘看完一部電影」及博恩「TAIWAN」影片


#kuso #二創 #合理使用
#言論自由 #parody

前幾天我們智慧局的同仁在研討會上問我kuso、二創的問題。

這個問題不容易回答。

問智慧局?

智慧局的解釋是:
1.原則違法,除非構成合理使用。
2.但是「到底是不是合理使用?」要個案由法院認定。
意思就是:#等你被告了才會知道。

我們先幫智慧局說幾句話。
智慧局不是司法機關,本來就不能給答案,所以我們不能逼問智慧局説:「妳為什麼不回答啊?」因為她本來就無權回答。




問法院?

這個問題的答案要改問 #法院。不過你會發現法院認為構成合理使用的案件不多。

根據我2021年去學校講合理使用的時候所進行的研究(研究了好幾個法院判決,選出其中5個),得到的結論是,比較會被法院認為是合理使用的案例有以下幾個特色:

1.被告是行政機關
2.被告是非營利使用
3.被告使用的量很少
4.被告使用的畫面很模糊

換句話說,如果被告是行政機關、利用性質是非營利,比較能構成合理使用(例如下面所說的前三個案例,被告是:成大教授、清大、高公局)。如果被告是公司,利用性質是盈利,那就要使用的量很少、畫面很模糊才有可能構成合理使用(例如下面所說的後二個案例:成人博覽會影片和膳魔師腳踏車影片)。至於被告公司以言論自由或者是戲謔仿作為商業上合理使用抗辯的案例(真正的parody案例),在台灣應該是沒有前例。

律師界本來期待谷阿莫的「五分鐘看完一部電影」可以有來自法院的答案,可惜雙方和解,最終無法形成來自法院的指引。

博恩的「TAIWAN影片」,kuso指數相當的高,是我認為可以做為台灣最接近言論自由或者是戲謔仿作的討論案例,但也可惜權利人沒有走向法院。

這樣稀少的前案,無法給出現行蓬勃的商業模式足夠的指引。

之所以前案稀少,也不能怪法院,因為當事人不提告,法院不能說:「讓我來審審看吧!」當事人要和解,法院不能說:「千萬不能和解,請務必讓我寫出經典判決在理由中交代到底是不是合理使用吧!」

所以我才會說:願意利用法院提告的當事人,我們要給他們拍拍手。大家願意利用法院,我們才有法院判決可以看。美國為什麼那麼多IP判決可以研究?因為案子會去法院。










問律師?

雖然「到底是不是合理使用?」這件事情,實際上必須要由法院告訴你,但我希望未來可以做到的是:#律師有能力事前出具法律意見告訴當事人這是不是合理使用。這個法律意見當然不好寫,所以它的律師費用自然會高,不要期待律師在一個小時的諮詢當中透過口頭了解你的business model然後給你到底是不是合理使用的答案。(曾經有過案件是當事人口頭問問,律師口頭回答說可以做,最後被法院認定侵權的實際判決。)

這跟我當天講的 #由律師出具clearance_report 是一樣的道理。美國的律師是可以做出「是不是合理使用?」的過關報告,給出合理使用的綠燈。

在台灣,如果有專業的著作權律師出具構成合理使用的法律意見,我相信可能足夠在日後避免可能的商業風險,至少能夠因為主觀上沒有故意過失而免責。(曾經有案件是原告做出具有明顯瑕疵的專利鑑定報告提告結果反而原告被認為侵權的案例,所以報告是不是由專業的律師出具是一項重要前提。)

不過,要走到這一步的前提是:
1.當事人願意去法院
2.當事人願意支付律師費聘請專業律師
3.法院可能判賠的損害賠償金額至少要能足以支持當事人做前面二件事情


否則我們律師沒有機會研究合理使用啊🥰

最後,紀錄一下之前我做的谷阿莫「五分鐘看完一部電影」和博恩的「TAIWAN影片」的PPT。其實我本來是想要寫一篇文章,但是不容易寫(其中一個原因也可能是因為沒有真正進入到個案的事實證據而無法針對具體個案判斷合理性),所以我們先提出一些思考方向就好(繼續逃避😉)。






2022年4月26日 星期二

Nike在台灣的元宇宙商標

 








009
可下載的虛擬商品,即線上及線上虛擬世界使用之足部穿戴物(靴鞋襪)、衣服、頭部穿戴物(冠帽)、眼部穿戴物(眼鏡)、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件為主的電腦程式。

035
以虛擬商品〔即線上使用之足部穿戴物(靴鞋襪)、衣服、頭部穿戴物(冠帽)、眼部穿戴物(眼鏡)、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件〕為主之零售商店服務;以虛擬商品〔即足部穿戴物(靴鞋襪)、衣服、頭部穿戴物(冠帽)、眼部穿戴物(眼鏡)、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件〕為主之線上零售商店服務。

041
娛樂服務,即提供線上不可下載之可於虛擬環境中使用的虛擬足部穿戴物(靴鞋襪)、衣服、頭部穿戴物(冠帽)、眼部穿戴物(眼鏡)、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件。

2022年4月20日 星期三

Nike v. StockX NFT


#Nike v. #StockX #Vault
#NFT #商標 #不公平競爭

這個案子很有趣哩。

StockX是一個二手運動鞋交易市場平台。有些Nike球鞋因為限量或是絕版,具有較高的價值,因此形成了一個 #二手的交易市場

以前購買球鞋還要運送球鞋,但是StockX發行了一個Vault NFT,讓某雙限量球鞋擁有一個NFT(code/ token),而擁有這個NFT的人可以:
1.#提領實體球鞋(作為球鞋的憑證),
2.#享有StockX的專屬會員優惠及活動(empower)。
消費者可以透過「#移轉NFT」快速移轉「#實體球鞋的提領權」。優點是:
1.快速移轉可能有利於轉售以及價格炒作,
2.實體球鞋可以放在StokcX保管,真的需要提領球鞋的再提領即可,減少運送過程中的損傷。

Nike看到NFT被他人搶先一步,自己賣出的球鞋價格被炒的這麼高,但卻沒賺到錢,也沒有控制權,一定會感到不開心。
Nike主張StockX是freeriding,但StockX主張兩個根本是不同市場。

Nike的不開心在法律上有沒有道理,要看法官怎麼說。
不過這也說明了一件事情,#精品和 #時尚 產業不做NFT,想要做的人一堆,所以其實可能是不做不行

這個案子仔細一想可以收錄到很多本書裡面去耶!

時尚法(商標 不公平競爭 售後混淆)Rimowa v. 康鉅公司:智慧財產法院認為,Rimowa的百摺行李箱設計是著名表徵,被告使用類似設計,是不公平競爭行為。最高法院雖然質疑兩造銷售管道不同且產品價值極大可能沒有混淆誤認之虞,但智慧財產法院認為:兩造銷售管道均有網路,況在現今電子商務時代,已無實體和網路之區分,兩造銷售管道並無明顯不同。且精品也有看能有便宜的副牌,兩者價差對中產階級而言並不明顯,消費者也可能不知道行李箱價格多少,再依據「售後混淆理論」,價差極大正足以顯示廉價仿冒品損害精品的商譽識別性和經濟價值,正是商標法和公平交易法要保護的對象。

智慧財產及商業法院110年度民公上更(一)字第2號民事判決(2021.12.23)

上訴人即被上訴人 德國商里莫華有限公司 RIMOWA GmbH
 
被上訴人即上訴人 康鉅國際有限公司

上列當事人間公平交易法除去侵害等事件,兩造對於中華民國107年4月27日本院106年度民公訴字第1號第一審判決提起上訴,經本院前審判決(案號:107年度民公上字第2 號)後,最高法院第一次發回更審,本院於110年12月2日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

原判決關於命康鉅國際有限公司給付逾新臺幣724,152萬元本息部分,及該部分假執行之宣告、暨康鉅國際有限公司不得將原審判決附表2 所示「星鑽冰糖」、「金屬華麗」、「金燦炫光」、「閃耀律動」、「極致經典」五款行李箱商品,予以販賣、運送、輸出或輸入,暨上開訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分,德國商里莫華有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
 
事實及理由
 
三、本件經最高法院判決廢棄發回本院更審...
 
四、本件整理並協議簡化爭點如下:

㈠不爭執事項:

1.本院104年度民公訴字第3號民事中間判決、104年度民公訴字第9號民事判決均認里莫華公司附表1「百褶設計」為著名商品表徵。
2.康鉅公司至少自105年7月18日起迄今,在MOMO等購物網銷售商品名稱為「星鑽冰糖」、「經典誘惑」、「凍結時空」、「美式率性」、「金屬華麗」、「金燦炫光」、「閃耀律 動」、「極致經典」之8 款系爭行李箱商品(即系爭行李箱)。

㈡爭執事項:

1.康鉅公司所為是否違反公平法第22條第1項規定?
2.康鉅公司所為是否違反公平法第25條規定?
3.里莫華公司依公平法第29條規定請求除去並防止康鉅公司對
附表1「百褶設計」之商品表徵繼續侵害,有無理由?
4.里莫華公司請求康鉅公司及程裕智連帶賠償14,236,692元是
否有理由?金額若干為適當?

五、本院之判斷:

㈠里莫華公司行李箱外觀之附表1「百褶設計」為公平法規定
所保護之商品表徵及該表徵之特定範圍:


⒈里莫華公司主張其行李箱外觀具有附表1「百褶設計」編號1至8之特徵:
㈠行李箱上有寬約1吋相互平行的長溝槽設計,溝槽間以折紋彼此區隔;
㈡長溝槽沿著行李箱最長邊延伸;
㈢長溝槽設計的寬度一致;
㈣相互平行的折紋以立體的形式在行李箱外側表面延伸;
㈤平行長溝槽設計包含複數在折紋間延伸的平面長溝槽;
㈥箱子的外側表面形塑了有折紋延伸的複數平面;
㈦立體延伸的折紋規律地分布在外部平面上;
㈧折紋會在其邊緣形成暗與亮不同的反光,且此反光與平面的亮度不同,業據里莫華公司陳明在卷。

而上開特徵整體形塑里莫華公司行李箱具有沿著行李箱表面最長邊延伸複數相互平行之等寬約1吋平面長溝槽與區隔長溝槽之複數個平行立體折紋,其立體折紋形成明暗反光與平面亮度不同之百褶設計外觀,如附表1「百褶設計」所示(見原審卷一第11至15頁背面)。里莫華公司主張之附表1 「百褶設計」,係分別以文字及圖式具體呈現其內涵,足以明確界定其「著名商品表徵」之範圍,顯見本件並無康鉅公司等所指里莫華公司之「百褶設計外觀之具體內涵及範圍含糊不清、定義不明確」或「訴之聲明內容顯然有欠明確、具體」等情事。

⒉按智慧財產權之法律設計並非全然屬於技術性保護,尚擴及創新性及市場競爭之公平性。

以設計專利為例,其係保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作,其著重物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達,以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性,與技術無關。

至於公平法第22條之「著名商品表徵」,其制度設計之目的則在維護消費市場上之公平競爭環境,避免業者藉由攀附商譽或高度抄襲之方式,破壞正當之交易秩序,其同樣與技術無關。

再按專利法第136 條第2 項規定:「設計專利權範圍,以圖式為準,並得審酌說明書」,設計專利之申請專利範圍(即界定權利之範圍)係以圖式所揭露之內容為準。

職是,「百褶設計」內涵所列之文字及圖式,若足以展現其創新性及消費者識別商品來源之依據者,同樣可作為界定「著名商品表徵」之範圍。至於特定之尺寸、比例、甚或材質等技術特性,並非判斷是否具備「著名商品表徵」之要件。

康鉅公司等固主張里莫華公司並未具體說明百褶設計之溝槽究竟係平面、凹面或斜面,亦未說明褶紋之寬度、或褶紋寬度與溝槽寬度間之比例,復未敘明褶紋之截面形狀(如:半圓形、三角形、方形等),故里莫華公司關於百褶設計之表述顯然有欠明確範圍云云。

惟以上說明已涉及技術性之描述,顯非「著名商品表徵」之判斷要素。職是,康鉅公司等忽略公平法規上設計「著名商品表徵」之目的在於避免不公平競爭以維護正當交易秩序,致將「著名商品表徵」之保護曲解為技術層次之保護,容有誤會。

康鉅公司等又抗辯:里莫華公司所主張「百褶設計」之內涵顯然不足以經過智慧局實體審核之設計專利圖說及專利說明書相提並論云云,此乃將表徵當作設計專利解釋,所辯尚非可採。...

⑸本件最高法院判決發回意旨指摘「原證1至11,似與里莫華公司於另案侵害商標權等事件,提出證明其長期持續廣泛行銷,使RIMOWA為著名商標之證據相同,則該等行銷效益所表彰商品來源功能,究為該商標,抑或系爭百褶設計」等語。然查:

①原證1從未使用於另案康鉅公司侵害商標權等事件:

里莫華公司於另案康鉅公司侵害商標權等事件中從未使用原證1作為證明商標為著名商標之證據,而係以原證1在本件作為證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。依據原證1即里莫華公司於1950年、1982年、1984/1985年、1986/1987年、1988/1989年、1990/1991年、1992/1993年、1994/1995年、1996/1997年、1998/1999年、2000/2001年、2000/2001年之行銷廣告資料,於2014年至2015年型錄及說明書內容可知,自1950年開始,里莫華公司即採用附表1「百褶設計」於其行李箱商品上,行銷時間長達70年,未曾改變,如此長時間忠實地向國內外相關業者及消費者傳達此顯著商品特徵,當屬證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。

再者,事業將商標、商品及其表徵共同行銷乃商業行銷活動之常規,豈會刻意除去商標以行銷其商品。附表1「百褶設計」係里莫華公司行李箱特別顯著且獨創之特徵,作為行李箱最醒目的部分,使消費者於見到該表徵時,即可聯想到里莫華公司行李箱商品。上開行銷廣告資料、型錄及說明書雖將附表1「百褶設計」與商標一併呈現,然並不影響消費者得以附表1「百褶設計」識別商品來源,里莫華公司從未割裂行銷其商標或商品表徵,刻意區分其所投入之行銷效益所表彰商品來源功能,究為商標抑或商品表徵,實無意義。

②原證3、原證4、原證4-1從未使用於另案康鉅公司侵害商標權等事件:

里莫華公司於另案康鉅公司侵害商標權等事件中亦從未使用原證3、4、4-1在另案作為證明商標為著名商標之證據,而係在本件作為證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。里莫華公司提出原證3、4、4-1即其所有附表1「百褶設計」在美國、歐盟、德國、中國香港之商標註冊證資料,係為證實附表1「百褶設計」確實具有一定程度之識別性,得以表彰商品來源,屬商品著名「表徵」無誤。原證3、4、4-1與商標毫無關聯。

③原證2、5至11得作為證明附表1「百褶設計」為著名商品
表徵之證據:

里莫華公司在其行李箱商品上皆同時採用附表1「百褶設計」並標示商標,故里莫華公司提出原證5 即其自1931年起在全球眾多國家申請為註冊商標之資料,係為證明里莫華公司之行李箱商品確實長期廣泛地行銷於世界各國,而佐以原證2、6至11足認行李箱商品上所呈現之附表1「百褶設計」為國內外相關業者及消費者所熟悉,屬於證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。

雖然本件最高法院判決發回意旨復指摘「原證2、6至11均以系爭百褶設計結合RIMOWA商標方式呈現,觀其內容似為該商標所帶來之品質保證,倘屬實在,則將該商標、(鋁製)顏色、輕巧、耐用、方正外觀(里莫華公司未主張之表徵要件)、特殊專利輪子設計等要素抽離,能否謂系爭百褶設計仍具足資區辨商品來源之功能」等語。但查:

①原證2得證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵:

里莫華公司陳稱其未主張(鋁製)顏色、輕巧、耐用、方正外觀為其行李箱之表徵要件,且里莫華公司主張將其獨創之附表1「百褶設計」用於自己生產之所有包含傳統鋁材及聚碳酸酯材料之行李箱商品外觀,更在專賣店、直營門市、百貨專櫃之外觀裝潢採用附表1「百褶設計」,藉使消費者於見到附表1「百褶設計」時,即可聯想到里莫華公司之行李箱商品,該店面外觀使消費者認知並將其特徵與里莫華公司產生聯想,足已達成廣告目的及行銷效益。

足認,里莫華公司之銷售據點雖有標示商標,惟事業將商標、商品及其表徵共同行銷屬商業行銷活動之必然,業如前述,是里莫華公司使用其銷售據點同時作為商標及商品表徵之大型立體廣告,所產生之效益絕不僅限於商標亦必然包含商品表徵。

②原證6至11得證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵:

里莫華公司投入大量費用行銷其採用附表1「百褶設計」之行李箱商品,使其營業額大幅成長,且大量消費者使用其行李箱商品,亦無形中為里莫華公司行銷其採用附表1「百褶設計」之行李箱商品,從而,原證6當然係證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。原證7、8即今週刊第883期報導、今周刊官方網站內容顯示2013年「商務人士理想品牌大調查」行李箱品牌排行榜,里莫華公司高居第二位,且消費者選擇「擁有百褶行李箱象徵圖騰」的里莫華公司行李箱商品係因耐用持久品質佳以及設計具時尚感(其採用附表1「百褶設計」),2014年及2015年「商務人士理想品牌大調查」排行榜里莫華公司更成為行李箱第一品牌,故里莫華公司自得以其行李箱商品之高度市場占有率,證明相關事業或消費者普遍認知附表1「百褶設計」為里莫華公司所有之商品表徵。原證9、10、11則顯示里莫華公司行李箱商品「表面完整呈現機身溝槽」、「溝槽的百褶設計成了品牌的最大特色」、其行李箱商品符合知名演藝人員之品味,以及美國權威旅遊雜誌「TRAVEL & LEISURE」將「RIMOWA Salsa Deluxe」系列行李箱評選為「2010年度最佳旅行箱獎」等資訊,經東森新聞雲、蘋果日報、中時電子報等媒體廣泛報導給閱聽大眾。媒體報導里莫華公司採用附表1「百褶設計」之行李箱商品時尚、時髦、有品味完全係聚焦於其商品表徵而言,當然得作為證明附表1「百褶設計」為著名商品表徵之證據。綜上可知,里莫華公司注入巨額資金製作廣告、購買版面在各大傳媒上行銷、結合知名藝人舉辦活動,透過里莫華公司相當期間之投資與使用該商品表徵,勢必使其所提供之行李箱商品,無論係品牌或商品表徵之特色,均廣為消費大眾所熟悉,自享有極高之著名性。 

③相關業者及消費者僅憑附表1「百褶設計」即可辨識該商品之來源,並不受其他要素之影響:

消費者接觸里莫華公司之行李箱商品時所施予之注意力,就外觀部分當然係著重於覆蓋於行李箱整體之附表1「百褶設計」,其餘之商標、鋁製顏色、輕巧、耐用、方正外觀、特殊專利輪子等要素,並非主要部分,實不影響消費者得以附表1「百褶設計」作為識別來源之依據。

且依原證7、10、11報導內容可知,里莫華公司強烈並刻意以附表1「百褶設計」作為其行李箱商品之表徵,且大量使用行李箱商品圖片以突顯附表1「百褶設計」之存在,里莫華公司更進一步將其行李箱商品之表徵(即附表1「百褶設計」)曝光於所有傳媒,以將其行李箱商品之表徵深植於消費者之意念中,使消費者普遍認知附表1「百褶設計」為里莫華公司所有之商品表徵。

職是,縱使里莫華公司之行銷手法係以附表1「百褶設計」結合其商標方式呈現,相關業者及消費者僅憑附表1「百褶設計」所帶來之時髦、時尚感,即可辨識該商品來源,並作為購買之依據,即便將其商標、鋁製顏色、輕巧、耐用、方正外觀、特殊專利輪子設計等要素抽離,仍無礙消費者以下表所示商品外觀熟知里莫華公司所有之商品表徵,並以此作為識別來源之依據。

⑺綜上,里莫華公司自始即有意以「百褶設計」作為行李箱之表徵,並長期傳達或被報導該表徵之概念,堪認里莫華公司行李箱外觀「百褶設計」之表徵,為相關事業、消費者所普遍認知,並與里莫華公司之行李箱商品連結。職是,堪認里莫華公司行李箱外觀之「百褶設計」,為具區別商品來源功能之著名表徵。...

6.康鉅公司等抗辯:早在里莫華公司進入臺灣之際,市場上已有其他行李箱業者銷售具百褶設計外型之行李箱,且該「百褶設計」外型近年來更成為多數廠商之通用形狀,早已淡化成為行李箱之通用形狀,自難認該「百褶設計」在我國為里莫華公司獨有之商品表徵云云。惟查:

⑴里莫華公司就附表1「百褶設計」之內涵,以文字及圖式具體描述8項表徵內涵,足認無「要件」或「範圍」不明確之情事,已如前述。

⑵附表1「百褶設計」之商品表徵並無淡化之問題:

①按許多品牌公司之商品隨著時間不斷演進,或因商業上之合作策略、或因調整商品服務之路線、或為進一步拓展事業版圖等因素,需要與消費者進行新的溝通和連結,便在原有商標或著名表徵之基礎下,引入新的設計元素,以刺激及吸引眾多消費者之目光,藉此持續引領風潮。消費者依然可以從「基本款」商品上之經典圖形、顏色或設計特徵等,清楚辨識商品或服務之來源,其品牌之獨特識別性仍繼續延展,未曾中斷。準此,里莫華公司為進一步拓展事業版圖,在少部分創新款式行李箱商品引入流行設計元素,以附表1「百褶設計」為基礎做適度之調整,但經典之基本款行李箱商品始終存在,消費者依然可清楚透過著名之「百褶設計」辨識商品或服務之來源。職是,里莫華公司除在原先基本款商品上使用百褶設計外,為引入新設計元素,以刺激及吸引眾多消費者之目光,藉此持續引領風潮,近年更引入流行設計元素,以附表1「百褶設計」為基礎作適度之調整,並將之用於創新款式行李箱外觀,消費者依然可以從附表1「百褶設計」商品上之經典圖形、顏色或設計特徵等(例如,見原審卷一第78頁正面之下方照片所示里莫華公司融合東方藝術之百褶設計行李箱),清楚辨識商品或服務之來源,其品牌之獨特識別性仍繼續延展,未曾中斷(本院106年度民公上字第1號民事判決,亦同此見解)。

②「百褶設計」經里莫華公司自始即有意以作為行李箱之表徵,並長期傳達或被報導其行李箱具有「百褶設計」之外觀,而里莫華公司營業額之成長及品牌形象加深,足認里莫華公司行李箱外觀「百褶設計」之表徵業已為相關事業、消費者所普遍認知,並與里莫華公司之行李箱商品連結,具有區別商品來源之功能,且為著名表徵,已如前述,故依上述說明,「百褶設計」之行李箱外觀,足使相關事業或消費者聯想為里莫華公司之行李箱商品,不因其他業者亦推出類似外觀之行李箱,或里莫華公司本身於款式上之推陳出新而受影響,是康鉅公司等指稱:里莫華公司附表1「百褶設計」早已淡化成為行李箱之通用形狀云云,並不足採。

7.康鉅公司等抗辯:里莫華公司所稱之百褶設計為具實用或技
術機能之功能性形狀,非公平法所保護之表徵云云。
然查:

觀諸市面上各廠牌之行李箱,外觀形式五花八門,例如完全
平面、橫條紋、不規則線條、區塊分割等型態,有Hermes、LV、Samsonite及American Tourister 行李箱外型照片存卷足參,非侷限於附表1「百褶設計」。各行李箱業者期透過不同外觀之創新設計,吸引消費者之目光,進而購買,再由數家與里莫華公司同為行李箱專門業者之店面與行李箱照片可知,不同業者為達到獲取消費者青睞之目的,常藉由琳瑯滿目之商品外觀,輔以相應之店面配置及商品擺設,形塑品牌之獨特性,以建立自己於消費者心中之印象,並與其他同業進行區隔。...

⑸按商標法、專利法及公平法三者均同屬智慧財產權法之範疇,彼此間並無位階高低或絕對互斥關係,其所欲保護之對象或有重疊,但祇要符合法律所規定之保護要件及目的,自均應受特定法律之保障。

因此,里莫華公司所有附表1「百褶設計」既符公平法之著名表徵要件,即應受公平法之保護,與其是否註冊商標、專利並非必然有關。本件判斷之比對標的,乃「附表2系爭行李箱」是否相同或高度近似於附表1「百褶設計」(詳如後所述),而非比對「設計專利」與附表1「百褶設計」兩者之差異及其關聯。況且設計專利與著名商品表徵之區辨,在於前者注重商品外觀設計引起之美感以激發消費者之購買慾望,並給予專利權人在一定期間內獨占該美感設計之權益;後者則基於事業從事公平競爭權益之角度,持續保護消費者對於商品來源品質之信賴,以及著名商品表徵所建立之商譽。可見設計專利與著名商品表徵彼此間之立法目的、構成要件均不相同,亦非居於高低位階或互斥地位,兩者併存並無疑義。

⑹綜上,里莫華公司本件援引公平法之相關規定主張權利,尚
無康鉅公司等所指百褶設計變相於專利制度以外,取得此種
具有功能性形狀之獨占排他權。

8.康鉅公司等抗辯:就里莫華公司「百褶設計」之造型,里莫華公司曾於103年8月13日向智慧局提出立體商標之申請( 案號第103046527 號,詳被證2 ),經該局審查後,為不准註冊之決議,可知里莫華公司「百褶設計」難以發揮識別來源之功能,自非公平法所稱之商品表徵云云。惟查:

⑴里莫華公司既已自行撤回上開申請案,智慧局並未就該申請
案為核駁之行政處分。

⑵退萬步言,智慧局縱作成駁回附表1「百褶設計」立體商標申請之行政處分,惟其並非最終確定之結論,仍有進行後續行政救濟程序之可能,法院始為最終之判斷機關。法院是否准予附表1「百褶設計」立體商標註冊、抑或其准否之理由是否影響附表1「百褶設計為著名商品表徵」之事實(涉及公平法第22條第2項「雖未取得商標註冊但仍受公平法之保護」之規定)仍屬未知。因而智慧局對於是否准予立體商標註冊之判斷,不足以作為否認附表1「百褶設計」為著名商品表徵之依據,故康鉅公司等上揭抗辯亦不足採。

⒐本件最高法院判決發回意旨指摘「原證13係中間判決,該案以和解終結,原證14判決尚未確定,原證12-1至12-3則為韓國專利法院判決及中英譯文,上開案件之當事人及事實均與本件有間,原審逕為比附援引,亦有可議」等語。惟查:

⑴原證13係中間判決,該案以和解終結,原證14判決尚未確定,然是否為著名商品表徵乃事實問題,並不受事件是否以和解終結或是否判決確定影響,且康鉅公司等未曾爭執原證13及原證14肯認里莫華公司附表1「百褶設計」為著名商品表徵之事實,最高法院無端指稱原審援引證據不當,刻意忽略原審本得援引兩造當事人不爭執事項並以此認定事實,實有誤會。

⑵原證12-1至12-3雖為韓國專利法院判決及中英譯文,但公平法第22條第1項第1款規定之「表徵」,係指某項具識別力或次要意義之特徵,得以表彰商品來源,使相關事業或消費者用以區別不同之商品。韓國專利上訴法院於2016NA1653號判決指出:「產品外觀中具備『獨特的設計特徵』者,只要能取得次要意義、使該產品外觀中獨特的特徵能讓一般消費者聯想到特定來源,就能並認定為具來源識別性。」準此,該案與本件均以一商品特徵是否得使一般消費者聯想到特定來源,並得用以區別不同之商品,判斷該特徵是否為「表徵」。更何況,里莫華公司於該案與本件所主張者,皆附表1「百褶設計」為其著名商品表徵,是二者所應審究之基礎事實(里莫華公司及其所援引之準物權)並無二致,原審援引該案內容,並據此認定附表1「百褶設計」在其他亞洲國家亦受到著名商品表徵之保護,無任何違誤之處,並不會因為當事人有間,即認為不應審酌原證12-1至12-3。

⒑又本件最高法院判決發回意旨指摘「里莫華公司於2003年進駐臺灣時,似見國內已有行李箱業者使用近似系爭百褶設計之外觀,至2019年間仍有其他業者使用或販售外觀近似系爭百褶設計之行李箱,猶有以包含相似系爭百褶設計寓目印象描述之外型申請行李箱設計專利」等語。然查:

⑴最高法院所為論述無非以康鉅公司所提出之被證5之EMINENT行李箱(2004年8月4日蘋果日報網路報導)、被證11之他牌行李箱(2005年4月12日中時報導)、被證49之他牌行李箱(2008年1月23日Mobile 01網站報導)、被證50之他牌行李箱(2008年10月6日Mobile 01網站報導)、被證12之Samsonite旅行箱(2009年4月9日新浪網報導)、被證13之Samsonite旅行箱(2009年6月22日VeryWed網路文章)、被證14之Wind行李箱(2009年5月5日網路文章)、被證15之夢特嬌旅行箱(2009年10月27日聯合報導)、被證16之他牌行李箱(2009年3月27日PChome報導)、被證51之他牌行李箱(2010年7月14日聯合報導)、被證52及被證53之他牌行李箱(2010年9月13日及2010年11月24日網路文章)以及被證54之諸多平行褶紋行李箱專利為其依據。

⑵惟查實際上里莫華公司於2003年進入臺灣市場之際,同時期並未有任何行李箱商品廠商採用相同或近似於附表1「百褶設計」之情事,此由被證5之EMINENT行李箱於2004年始推出、被證11之他牌行李箱係於2005年間始推出,均晚於2003年,亦即於2003年根本沒有其他行李箱業者使用近似附表1「百褶設計」之外觀於臺灣市場即可證之。直至里莫華公司進入臺灣市場,有計畫且大量推出附表1「百褶設計」行李箱商品,才使消費者於見到附表1「百褶設計」時,即可聯想到其行李箱商品,而為「可使相關事業或消費者據以認識其來源,並藉以與他人商品辨別」之依據。

康鉅公司提出以上各品牌「條紋設計」之行李箱商品,有的根本迥異於附表1「百褶設計」之特徵要件,或者屬無致消費者混淆誤認之情況。康鉅公司所提以上各品牌「條紋設計」之行李箱商品,僅係零星個數商品,銷量少、知名度不高,甚或僅係品牌數十種款式之一。申言之,康鉅公司所提各品牌行李箱商品,雖可勉強統合歸類為「條紋設計」,但彼此間之款式雜亂,條紋分佈、間距、明暗度等等特性完全迥異,根本不足以表彰特定來源,實不足以影響附表1「百褶設計」識別性。

⒒關於「相關業者及消費者是否僅憑系爭百褶設計,即可辨識該商品來源,並作為購買之依據」部分:

⑴里莫華公司就此部分提出另案訴訟中委託市調公司,就其採用附表1「百褶設計」行李箱與侵權商品間進行市場調查報告,即被上證3、被上證4為證。

⑵里莫華公司於2015年6月30日,委託財團法人台灣經濟科技
發展研究院智慧科學研究所(下稱台經院)就採用附表1「百褶設計」行李箱與另案訴訟侵權商品進行市場調查出具研究報告書第18頁至24頁(被上證3)之結論可知,臺灣北部地區一般大眾有將近一半之消費者知道採用附表1「百褶設計」行李箱(已將RIMOWA商標隱蔽)屬於一知名品牌,且其中有超過9成消費者明確知悉採用附表1「百褶設計」行李箱屬里莫華公司商品。

又里莫華公司於2015年10月14日,委託台經院就採用附表1「百褶設計」行李箱與另案訴訟侵權商品進行市場調查出具研究報告書第28頁至44頁(被上證4)之結論可知,臺灣地區(包含北部、中部、南部等地區)之一般消費大眾,亦有將近4成之消費者知道採用附表1「百褶設計」行李(已將RIMOWA商標隱蔽)箱屬於一知名品牌,且其中有8.5成消費者明確知悉採用附表1「百褶設計」行李箱屬里莫華公司商品。

⑶依上開市場調查報告之結論可知,僅以附表1「百褶設計」為辨識基礎,即有35%至45%之一般消費者知道採用該表徵之行李箱所屬品牌為里莫華公司,是縱然市場上有其他「條紋設計」之行李箱商品存在,仍無礙附表1「百褶設計」所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知之事實。

2014至2016年間仍不斷有其他業者使用或販售外觀近似附表1「百褶設計」之行李箱,或以平行褶紋行李箱申請設計專利,非但無減損附表1「百褶設計」所表彰之識別性及極高之著名性,反而益證里莫華公司於業界頗負盛名,以致吸引眾多不肖業者冒用其表徵、攀附其商譽,若非附表1「百褶設計」為著名商品表徵,使用其等同獲利之保證,其他業者要無可能前仆後繼地使用或販售外觀近似附表1「百褶設計」之行李箱,康鉅公司竟因存在多數廠商攀附之事實,而懷疑相關業者及消費者是否僅憑附表1「百褶設計」,即可辨識該商品來源,並作為購買之依據,實屬倒果為因之謬認。

⑸康鉅公司雖辯稱里莫華公司被上證3及被上證4之市場調查報告涉及誘導受調者,不足採信云云。然查:

①由市場調查報告之完整名稱「財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所表徵權市場調查研究分析報告書」可知,里華莫公司提出之市場調查報告係就里莫華公司行李箱商品」之外觀是否具有符合表徵權下之識別性,針對一般消費者,依表徵權之理論與原則進行臺灣地區之市場問卷調查。準此,上開調查進行必然已將商標除去,無所謂誘導之情事可言。

②被上證3及被上證4之調查原則與方法為:「1.施以普通注意原則:將甲商品(即里莫華公司行李箱商品)出示予一般消費者,不以其細加觀察該商品,而以受訪者憑藉其對該商品不甚確定或模糊印象以回答問卷之問題。2.通體觀察原則:僅以甲商品(即里莫華公司行李箱商品)之整體外觀作為調查標的之標的,而不特地強調外觀上之特徵或主從差異,作為市場調查之比較觀察原則。3.調查方法:為避免受訪者在受訪前因見到相關產品導致產生開放式之聯想,故而在所有受訪者接受問卷訪查前,本所執行人員需先將供觀察之「甲商品」(即里莫華公司行李箱商品)以無任何標示、記號之箱體覆蓋隱藏之,待正式受訪時方才揭開箱體。正式受訪時,先將甲商品由箱體取出並放置於受訪者正前方約1米處,隨後將甲商品順時針旋轉一圈(約2~3秒),最後將甲商品放回箱體內。」,就里莫華公司RIMOWA商標之橢圓形外框部分,康鉅公司於另案侵害商標權等事件聲稱外框是必然的設計,於本件竟辯稱被上證3及被上證4之市場調查報告之問卷內容所提供給消費者之商標選項,僅有RIMOWA商標具有橢圓形之外框,顯係以誘導之方式作成之偏頗內容云云,其主張前後矛盾。實則,被上證3及被上證4之市場調查報告將其商標之RIMOWA字樣除去即可作為供受訪者判斷之標的,外框非受訪者所注意之對象,且參酌受訪者接觸「甲商品」(即里莫華公司行李箱商品)之距離及時間,並考量施以普通注意、通體觀察原則,受訪者根本無從細加觀察到商標之橢圓形外框,足認本件受訪者並無受誤導之虞。

⒓最高法院109年度台上字第10號判決(被上證2)雖廢棄該案本院第二審判決,惟其廢棄發回之理由,仍係基於第二審法院判定附表1「百褶設計」為著名商品表徵之事實為據,進一步命第二審法院應「斟酌研求」系爭侵權商品與附表1「百褶設計」兩者有無致生混淆之具體危險?消費者施以通常注意是否即可分辨?申言之,最高法院109年度台上字第10號判決與原證13、14,甚至原證12-1至12-3,均肯認附表1「百褶設計」為著名商品表徵,上開事實之認定並不因事件之當事人有間而有所歧異,附此敘明。
...
⒌本件最高法院判決指摘「原審未詳予比對系爭行李箱8款外型與系爭百褶設計之異同,並就未詳予比對表徵之識別力程度、二者商品之顧客層有無重疊性、競業關係及營業之類似程度等情,綜合判斷有無致生混淆之具體危險」等語

查本院經比對後認定康鉅公司之如附表2項次2至4系爭行李箱,對里莫華公司行李箱「百褶設計」商品表徵,已為近似之使用,有如上述,是以原審就如附表2項次1、5至8系爭行李箱等5款外型與系爭百褶設計之異同未詳予比對,而誤認為相同或近似確有疏忽。故本件僅就附表1「百褶設計」與如附表2項次2至4系爭行李箱有無致生混淆之具體危險說明如下:

⑴本件「致與他人商品混淆」之審酌因素

①由一般消費者施以平均之注意力觀之:

一般消費者購買里莫華公司之行李箱時所施予之注意力,以整體觀察法而論,當然係著重於行李箱外觀之附表1「百褶設計」,里莫華公司之行李箱予消費者寓目印象自始至終均為附表1「百褶設計」,康鉅公司行銷之附表2項次2至4系爭行李箱與附表1「百褶設計」相同或高度近似,已使消費市場發生混淆,絕非為抽象或想像上之風險。 

②康鉅公司行銷附表2系爭行李箱中之項次3「凍結時空」行李箱上方,雖印有康鉅公司蝴蝶結標誌及英文商標Rowana,或項次4「美式率性」行李箱側面,印有康鉅公司蝴蝶結標誌及英文商標Rowana,或項次2「經典誘惑」行李箱正面,印有康鉅公司蝴蝶結標誌及英文商標Rowana,惟消費者選購行李箱時,其所受到「整體寓意」均為「百褶設計」之視覺衝擊,仍極有可能誤認康鉅公司與里莫華公司之商品表徵間有某種加盟、關聯或贊助關係之混淆。

對於非直接交易之其他消費者而言,在視覺接觸附表2項次2至4系爭行李箱之際,因其高度近似附表1「百褶設計」,亦極可能誤認附表2項次2至4系爭行李箱係來自里莫華公司,實難謂無混淆誤認。

此外,由被證3-1市場調查研究報告書可知,里莫華公司行李箱(甲商品)與本件附表2項次2至4系爭行李箱同為具有長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋之Occa鋁鎂合金行李箱(乙商品),經調查結果一般消費大眾對於甲商品與乙商品給的「外觀印象」、「聯想程度」、 「近似設計系列產品」之識別程度分別為95%近似、83.33%會聯想、88.24%近似,「會認為二者來自同一公司(或集團)」、「會認為二者來自於加盟關係(或集團)」、「會認為二者來自於授權關係公司(或集團)」、「錯買可能性」分別為31.37%、5.88%、16.67%(以上三者總合53.92%,亦即「不會認為」的占46.08%)、72.55%, 亦可認為與本件附表2項次2至4系爭行李箱同為具有長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋之Occa鋁鎂合金行李箱(乙商品)已與具有附表1「百褶設計」之里莫華公司行李箱(甲商品)產生混淆誤認的具體風險,則可佐證同為具有長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋之Occa鋁鎂合金行李箱(乙商品)的本件附表2項次2至4系爭行李箱,亦與本件附表1「百褶設計」行李箱產生混淆誤認的具體風險。

更何況,康鉅公司於行李箱上使用之英文商標Rowana,與里莫華公司之商標RIMOWA高度近似且有混淆誤認,乃本院於另案104年度民商上字第17號確定判決(最高法院107年度台上字第781號民事裁定駁回上訴)所認定之事實。康鉅公司於附表2項次2至4系爭行李箱之「經典誘惑」、「凍結時空」、「美式率性」行李箱上方使用英文商標Rowana之行為,更增加了一般消費者產生混淆誤認的具體風險。...

⑶由商品之販賣管道、顧客層重疊性、競業關係、價格之差異性觀之:

里莫華公司行李箱於特設之專屬店面、百貨公司販售或以網路行銷,康鉅公司則主要於網路商店販售,二者販售之場所有所重疊,康鉅公司辯稱附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司行李箱之銷售管道,明顯有別云云,顯不足採
且附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司行李箱之主要客層,均為經濟有餘裕、愛好旅行之中產階級,附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司行李箱間的價格差異,對中產階級而言並非明顯,兩造客層顯有重疊,實難謂二者無競業關係。

電子商務興起,行李箱商品於網路購物市場之客群界線早已模糊,各階層消費者之來回流動、大量互通信息,行李箱商品價格縱有差異,仍均為網購消費者瀏覽之商品頁面範圍,所有參與網購之消費者皆為行李箱商品之相關消費者,故附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司行李箱價格之差異,並不影響二者顧客層明顯重疊,亦具競業關係之事實。

相關消費者於看見商品外觀高度近似於附表1「百褶設計」之附表2項次2至4系爭行李箱,高度可能誤認兩造間所行銷之行李箱商品系出同源或彼此間有授權關係。

⒍康鉅公司等雖辯稱:其系爭行李箱價格僅約里莫華公司10分之1,客群有間云云(此亦為最高法院判決廢棄發回意旨)。惟查:

康鉅公司將里莫華公司「百褶設計」商品表徵,用於較廉價之附表2項次2至4系爭行李箱,將降低里莫華公司之「百褶設計」著名商品表徵之商譽,進而貶損其識別性及經濟價值,里莫華公司為將其商品區隔,勢將投入更多廣告或其他成本或增加損失,是由價格觀之,非但無法有效區隔或識別里莫華公司與康鉅公司之行李箱商品,更會因康鉅公司低價行李箱造成里莫華公司之著名「百褶設計」表徵之行李箱之價值減損及降低,而使里莫華公司需要投入更多成本讓相關事業或消費者區別兩者「百褶設計」之行李箱商品。

⑵康鉅公司行銷附表2項次2至4系爭行李箱因高度近似於附表1「百褶設計」,將有致廣大消費者誤認其為里莫華公司所推出副牌商品之風險:

①副牌商品之意義:

許多舉世著名之精品業者為拓展消費市場之深度及廣度,勢必在價位及銷售管道作出調整,透過開展單價較低之副牌商品,將其行銷層面打動到所有財力階級,以更親民地接近廣大之中產消費者族群,滿足該族群不常擁有之奢華感,因此不可能完全死守在金字塔頂端之高冷調性族群。更何況,基於網際網絡遍及全球化之事實,各個銷售管道彼此間之界線變得十分模糊,各階層消費者之來回流動、大量互通信息之情況已成常態,打破階級之行銷模式儼已成為業界不可逆之趨勢。

②舉例而言,Amani自2018年春季起,即將其家族旗下品牌區分為旗艦之Giorgio Armani、副牌之Emporio Armani,以及針對年輕消費者之A|X Armani Exchange,藉此分進合擊不同階級之消費族群(被上證6);Zara之副牌Massimo Dutti顯現出細緻、經典、優雅及溫暖之概念,不同Zara趨於時下之快時尚(Fast Fashion)特性,兩者定位相差甚遠(被上證7);Prada之副牌Miu Miu主攻年輕少女之消費族群,其所展現年輕、活潑、俏皮、愛麗絲夢境般幻影之特性,與Prada之奢華調性迥異(被上證8)。

以上正牌與副牌兩者各彰顯其不同之商品特色,力求主攻之客層及其價格雖不相同,但其彼此間因消費族群之高度重疊以及資訊
往復之快速流通,在消費市場上業已形塑高價正牌商品與平價副牌商品兩者併存之意象。

③申言之,無論精品正牌商品或副牌商品,兩者皆為真品,均不容他人惡意仿襲;許多舉世著名之精品業者拓展副牌商品之行銷手段,亦早為全球廣大消費者所熟悉認知。職是,真品(精品正牌商品及副牌商品)與仿品在價位及行銷管道上縱有所差異,但低價仿品之推出,仍有致消費者混淆誤認其為精品之平價副牌商品之風險,進而剝奪真品(正牌商品及副牌商品)在市場上之交易機會,且仿品攀附之搭便車行為,亦嚴重損及真品(正牌商品及副牌商品)在市場上之競爭利益。

⑶價位之差異並不影響本件混淆誤認風險之認定:

康鉅公司行銷附表2項次2至4系爭行李箱高度近似於附表1「百褶設計」之事實,業如前述。附表2項次2至4系爭行李箱之價位縱使低於里莫華公司之正牌商品,但消費者在接觸之後,仍有極高之或然率聯想到里莫華公司,誤以為其係里莫華公司所行銷之平價副牌商品(至於里莫華公司事實上有無行銷副牌商品,則在所不問)。準此,康鉅公司仿襲附表1「百褶設計」,行銷販售附表2項次2至4系爭行李箱之行為,實已高度可能致消費者混淆誤認其為里莫華公司之行李箱。

再者,里莫華公司之廣告並未詳示其行李箱之售價及其完整清單,一般消費者不見得完全清楚其價位。消費者在未能清楚區辨里莫華公司及康鉅公司兩者行李箱價格差異之情況下,康鉅公司行銷相同或高度近似於附表1「百褶設計」之附表2項次2至4系爭行李箱,仍有致消費者混淆誤認之風險甚明。 

又品牌之正牌及副牌同時存在於消費市場乃商業事實,縱正牌及副牌名稱有別,兩者價位有間,惟消費者係以著名之附表1「百褶設計」辨識商品之來源,其於購買附表2項次2至4系爭行李箱時,誤認其為里莫華公司所行銷之平價副牌商品,要屬當然。

按公平法第22條第1項第1款所謂之「混淆」,亦包含誤認仿冒與被仿冒之商品表徵間有某種加盟、關聯或贊助關係之混淆情形,是消費者極可能誤認里莫華公司之行李箱與康鉅公司行銷之附表2項次2至4系爭行李箱為正牌、副牌關係,此即為有發生混淆之具體危險。

是以,康鉅公司辯稱附表2項次2至4系爭行李箱單價僅係里莫華公司行李箱單價的10分之1,二者商品間價差明顯,消費者施以通常之注意,即得分辨其異,不致混淆云云,並非可採。

⑷康鉅公司行銷附表2項次2至4系爭行李箱因高度近似附表1「百褶設計」,將有致售後混淆發生之具體風險:

①售後混淆理論:

售後混淆是指即使消費者在購買仿品時未致生混淆誤認,但於購買仿品以後,其他見到該仿品之潛在消費者,仍會將仿品與真品產生混淆誤認,而誤認真品的質量低下,以致於不購買真品。售後混淆誤認乃無形中影響「潛在」消費者購買真品之意願,由於其已經破壞了商標之識別與表彰來源功能,即使銷售者已經明白告知購買者,該商品與真正商標權人所生產之商品不同,如此仍然有售後混淆誤認之發生,而應該被禁止(被上證9)。

②以美國法為例,在許多承認售後混淆理論的法院判決後,美國於1962年修改聯邦商標法(Lanham Act)時,將其第32條「購買人」(purchaser)刪除,使該條文成為對任何人「有造成混淆、誤認、欺罔之虞」,使商標侵害可包括售後混淆的型態(被上證10)。

歐盟法院在審理Arsenal案時(該案原告為Arsenal商標之商標權人,該案被告銷售未經原告授權帶有Arsenal文字之商品,但有公告其商品並非官方授權商品),於判決中指出:「本案存在明確的可能性:一些消費者,特別是當他們見到被Mr.Reed賣掉並帶離設立公告之攤位的商品時,會認為該商標乃商品源自於Ars
enal FC的保證。」(there is a clear possibility in the present case that some consumers, in particular if they come across the goods after they have been sold by Mr. Reed and taken away from the stall where the notice appears, may interpret the sign as designating Arsenal FC as the undertaking of origin of the goods. 參閱Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed ,Case C-206/01, para.57)(被上證11)。

歐盟法院於Anheuser-Busch Inc. v. Budějovicky Budvar案中亦採相同的觀點:「必須確認目標消費者,包括離開第三方銷
售點後看到商品的消費者,是否可能將第三方使用的商
標,視為用來或意圖用來指示第三方商品來源的保證。」
(It must be established whether the consumers targeted, including those who are confronted with the goods after they have left the third party's point of sale, are likely to interpret the sign, as it is used by the third party, as designating or tending to designate the undertaking from which the third party's goods originate.參閱Anheuser-Busch Inc. v. Budějovicky Budvar, Case C-245/02, 2004 E.C.R. I-11
041~42)(被上證12)由此足見歐盟法院也肯認售後混淆乃
混淆誤認的型態之一。

③商品外觀表徵的功能儼然亦如商標之功能,即表彰商品的來源,並得以之與他人商品外觀相區別,故此公平法第22條第1項第1款方明文,事業違反該規定,於同一或類似商品上顯示與他人著名表徵相同或近似之外觀,致與他人商品混淆者,被害人得請求除去侵害並得請求損害賠償。

今承認售後混淆已成為全球混淆誤認發展之成熟的趨勢,因承認售後混淆理論才能提供商標權人及消費者更完善的保障,實現商標法保障消費者的立法目的。售後混淆理論之內容既然是保障標示商標商品之公平交易,理當同樣應用於同為表彰商品來源、並得以之與他人商品相區別之商品表徵,更遑論他人已臻至著名之著名商品外觀與表徵。在臺灣事業之表徵受到公平法的保護,自更應跟上售後混淆理論發展趨勢,方能準確判斷市場上造成混淆誤認、權利人損失商機與商譽之具體情況。 

⑸售後混淆為公平法第22條規定的「致與他人商品混淆」態樣之一:

臺灣現行法規尚未就「相關消費者」進行明確的定義,但從商品表徵指示產品來源的功能及保護消費者的立法目的來看,將「潛在消費者」納入「相關消費者」的文義涵攝範圍,並無任何扞格之處。

臺灣已有不少法院判決,將潛在消費者的混淆認定為相關消費者的混淆,如本院99年度行商訴字第33號判決、臺北高等行政法院96年度訴字第998號行政判決。

職是,不論「消費者購買當時」是否可能因附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司行李箱間之價格差異等因素而產生混淆誤認,非直接交易之其他消費者在看到購買者使用附表2項次2至4系爭行李箱時,不會知道該行李箱價格,將因商品表徵之相似性而誤認附表2項次2至4系爭行李箱為里莫華公司之行李箱,進而將該行李箱瑕疵感歸咎於里莫華公司之行李箱、降低其購買里莫華公司之行李箱意願。售後混淆態樣,同樣為公平法第22條規定「致與他人商品混淆」態樣之一,康鉅公司行銷附表2項次2至4系爭行李箱之行為,有致潛在消費者產生混淆誤認之具體風險,顯已違反公平法第22條規定。

再者,里莫華公司所有附表1「百褶設計」行李箱,自2003年進入臺灣市場迄今,因其設計新穎典雅,屢遭眾多不肖廠商競相仿襲,以致廉價、品質低劣之仿品充斥消費市場,難謂無嚴重減損里莫華公司品牌價值,以及稀釋附表1「百褶設計」獨特性之虞。一般消費者縱使在選購時得以分辨,惟相同或近似於附表1「百褶設計」之附表2項次2至4系爭行李箱進入消費市場後,確實將嚴重稀釋及弱化附表1「百褶設計」之獨特性,破壞里莫華公司對於其產銷行李箱品質之保證,依售後混淆之理論,其同屬侵害態樣之一。

⒎綜上,康鉅公司販賣行銷如附表2項次2至4系爭行李箱與里莫華公司之附表1「百褶設計」行李箱商品,足使一般消費者產生混淆誤認,致侵害里莫華公司附表1「百褶設計」所示著名商品表徵。

智慧財產第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 曾啓謀

2022年4月19日 星期二

(商標 網路詐欺)「一元起標真品LV長夾」:二審法院認為,被告販賣者為仿冒品,應負「網路詐欺」責任。最高法院認為,原審憑「檢察官勘驗筆錄」及「LV出具的鑑定報告」就認為被告抗辯「從日本賣家購入二手真品」為不可採,理由不夠充分,有待發回調查。

最高法院111年度台上字第1271號刑事判決(2021.4.18)

上 訴 人 李O錡

上列上訴人因加重詐欺案件,不服智慧財產及商業法院中華民國
110 年9 月22日第二審判決(110 年度刑智上訴字第15號,起訴案號:臺灣桃園地方檢察署108 年度偵字第29411 號),提起上訴,本院判決如下:

主 文

原判決撤銷,發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件原判決認定上訴人李O錡有其事實欄所載在社群網站臉書社團刊登販賣侵害商標權人法商路易威登馬爾悌耶公司(下稱路易威登公司)如原判決附表所示商標圖樣之LV皮夾1個,且標榜為真品LV長夾皮件,以新臺幣(下同)1 元起標之訊息,而對公眾散布不實之商品資訊。嗣潘O宇因上網瀏覽以後,誤信為真品而以3,000 元購買之犯行,因而撤銷第一審之科刑判決,改判仍依想像競合犯關係,從一重論處上訴人以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪刑,量處有期徒刑1 年,及諭知扣案仿冒LV皮夾1 個沒收,固非無見。

二、客觀上為法院認定事實及適用法律基礎之證據,雖已調查而其內容尚未明瞭者,即與未經調查無異,如遽行判決,仍有應於審判期日調查之證據而未予調查之違法。又刑事訴訟法第206 條第1 項規定,鑑定之經過及其結果,應命鑑定人以言詞或書面報告。

所謂「鑑定之經過」,指實施鑑定之程序與步驟,包括鑑定之方法如何,因鑑定之必要所為資料、資訊之蒐集與其內容,為判斷之根據暨理由;

又所謂「鑑定之結果」,即鑑定人就鑑定之經過,依其專業知識或經驗,對於鑑定事項所作之判斷及論證。因欠缺鑑定必要之資料所作成之鑑定結果,既無從以科學方法驗證其依據及推論過程,自不足以作為被告不利之認定依據。

原判決理由綜合本件經檢察官勘驗扣案皮夾後,並製作勘驗筆錄記載:

「縫線過細與名品包用粗縫線不同,又皮夾翻開後上側右方縫線歪斜且縫紉技術導致皮夾邊緣破裂,除縫製人員之技術與名牌包品管明顯不符,且材質顯屬粗劣」等語,及

告訴人路易威登公司出具之鑑定報告,亦認:帆布質量、做工手藝與LV真品標準不符等情,憑以論斷扣案皮夾確係侵害路易威登公司經我國經濟部智慧財產局核准註冊如原判決附表所示商標圖樣之商品。

惟查,本件上訴人(被告)始終否認其主觀上明知扣案皮夾係仿冒告訴人公司核准註冊上揭商標之商品而販賣,辯稱:扣案皮夾係伊以1,795 元購自日本奇摩拍賣網站賣場「Brandear」(下稱賣方)之二手商品,賣方雖未提供真品證明文件,但有商品條碼,表示商品經賣方檢查過,賣方並於商品說明該皮夾年份比較久、狀況比較不好,伊購入之價格以二手行情而言是合理的。而十幾二十年前的LV皮夾材質就如同本件扣案皮夾一樣。至於扣案皮夾縫線粗糙,係因其出廠年代久遠且已有破損,伊購入以後曾經修補,故以1 元起標方式讓買家競價等語。

扣案皮夾究竟是否係告訴人路易威登公司製作之二手(舊)商品?其內裏帆布及整體縫線使用之材質、規格、品質及工藝方法,與路易威登公司於相同年份委託相同廠商所製作之相同型號皮夾是否有別?其內裏帆布破損之原因究係因年久自然使用或因材質不佳所致?其上縫線有無經上訴人補綴?該扣案皮夾除內裏帆布及整體縫線以外,其餘皮革、拉鏈、銅扣品質,商標圖樣(含字體)、花色、紋路打印及生產序號烙印等細節,是否亦有足以辨識為仿冒上開商標商品之具體特徵?以上各節,既均經上訴人及其辯護人一再辯解,且攸關上訴人有無犯罪之認定,自應詳予調查釐清,並於判決理由詳加論述說明,始為適法。

原審對於上述疑點未詳加調查釐清,並於理由內加以論敘說明,遽為不利於上訴人之認定,尚有未合。

原審引用作為上訴人犯罪證據之路易威登公司鑑定報告,揆其內容,僅有鑑定結論,其餘關於鑑定所憑之方法、資料及鑑定人如何依其專業知能而為判斷及論證之說明則均付之闕如,是否足以作為上訴人不利之認定依據,猶有進一步研求餘地

而檢察官上揭勘驗結果,雖有縫線過細、歪斜及皮夾邊緣破裂等瑕疵,但其原因為何,既有疑竇而尚待究明釐清,則在未究明前,尚不足以憑為論斷上訴人上揭關於扣案皮夾係二手真品、購入以後曾自行縫補修綴等有利之辯解係屬不實而不足以採信之合理理由。

惟原審在未調查釐清或得有進一步不利於上訴人之證據以前,遽以上揭鑑定報告與檢察官勘驗筆錄作為認定上訴人犯罪之依據,其採證自非適法,並有調查職責未盡及理由欠備之違誤。

以上或為上訴意旨指摘所及,或為本院得依職權調查之事項,而原判決上揭違誤影響事實之認定,本院無從據以自行判決,應認原判決有撤銷發回更審之原因。
 
刑事第一庭審判長法 官 郭 毓 洲
法 官 林 靜 芬
法 官 周 盈 文
法 官 蔡 憲 德
法 官 林 英 志 

娛樂法(著作權 新聞照片 非合理使用) 精鏡傳媒v.雞排妹:新聞媒體拍攝到藝人在公開場所的牽手照片,具有原創性。藝人未經同意將該照片上傳IG限時動態宣傳代言面膜,並非合理使用,構成著作權侵害。

#新聞照片 #藝人 #著作權

雞排妹踢鐵板!牽手「保時捷男」遭跟拍 照片貼IG要賠1萬5

本案的事實是這樣的:

新聞媒體拍攝藝人的公開場所的八卦照片。
藝人把該照片上傳自己的IG宣傳代言面膜。

藝人應該覺得照片裡面的人是自己,為什麼不能使用?

但法院認為:

1.新聞照片如果有原創性,是受著作權法保護的攝影著作。不會因為是瞬間拍攝就沒有著作權。

2.藝人未經同意把照片拿來宣傳面膜,具有營利目的,且該照片是話題新聞照片,藝人使用的畫面超出原照片的一半,影響該新聞照片的潛在經濟價值(其他媒體要使用還要取得授權呢),因此不構成合理使用,構成侵害著作權。

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【精鏡傳媒v.雞排妹】
智慧財產及商業法院110年度民著訴字第129號民事判決(2021.3.31)
https://ipcase.blogspot.com/2022/04/v_19.html
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智慧財產及商業法院110年度民著訴字第129號民事判決(2021.3.31)

原 告 精鏡傳媒股份有限公司

被 告 鄭O勻(原名鄭O純)

  事實及理由
...
參、雙方不爭執之事實:

被告於110年7月22日在其Instagram(IG)之個人帳號(000000000,https://000000000000000000000000000/)上傳限時動態之影片,IG限動係取自原告前開新聞報導中,註解為「○○○被本刊拍到與保時捷男十分親密」之圖片。...

伍、得心證之理由:

一、系爭照片為著作權法所保護之攝影著作,且原告為系爭照片之著作人:

㈠系爭照片為著作權法所保護之攝影著作:

⒈按著作權法所保障之著作,係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作,著作權法第3條第1項第1款定有明文。是著作權法所保護之著作,係指著作人所創作之精神上作品;所謂之精神上作品,除須為著作人獨立之思想或感情之表現,且有一定之表現形式等要件外,尚須具有原創性始可稱之。而所謂原創性,包含原始性及創作性,原始性係指著作人原始獨立完成之創作,非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來;創作性不必達於前無古人之地步,僅依社會通念,該著作與前已存在作品有可資區別之變化,足以表現著作人之個性或獨特性之程度。又按攝影著作,與圖形、美術、視聽等著作,同屬具有藝術性或美感性之著作,係指以固定影像表現思想、感情之著作,其表現方式包含照片、幻燈片及其他以攝影之製作方法(著作權法第5條第1項各款著作內容例示第2點第5款規定參照)。又攝影著作雖須以機械及電子裝置,再利用光線之物理及化學作用,將所攝影像再現於底片(含膠片及磁片)或紙張(如拍立得),始能完成,惟攝影者如將其心中所浮現之原創性想法,於攝影過程中,選擇標的人、物,安排標的人、物之位置,運用各種攝影技術,決定觀景、景深、光量、攝影角度、快門、焦距等,進而展現攝影者之原創性,並非單純僅為實體人、物之機械式再現,著作權法即賦予著作權之保護,至有無藝術性等價值判斷或應用價值,均非所問。

新聞事件之照片(下稱新聞照片)係在新聞事件發生之瞬間攝取其臨場之情形,基於新聞事件之即時性及不可預測性,事實上無從預先於現場佈置燈光、布景或為其他事前準備,且新聞事件發生後,具有不可再現性,是新聞照片,相較於預先設計安排之場景下所拍攝的照片,具有其困難度,是新聞照片是否為著作權保護標的,仍應視其表達是否具有原創性而定,不得僅因其新聞照片係瞬間拍攝,遽謂不具原創性。

⒉經查,系爭照片為訴外人○○○所拍攝一事,業據原告提出聲明書在卷可參(本院卷第323頁),而系爭照片之拍攝過程,乃被告與1名男子各持行李箱,手牽手出現於飯店地下停車場之際,系爭照片完整捕捉到新聞事件之瞬間,就人(被告、1名男子)、事(各持行李箱,手牽手)、地(飯店地下停車場)等相關景物、人物之位置、角度及當事人之動作,均透過系爭照片完整呈現當時之新聞事件,堪認系爭照片乃○○○於新聞事件發生的當下,依其個人觀察之角度,選擇取景位置,運用其攝影技巧,將新聞事件具象為攝影畫面之創作,其非單純實體人、物之機械式再現,而已挹注個人精神思想在內,符合我國著作權法最低創意之保護要件,應認具有原創性,而為我國著作權法所保護之攝影著作。

⒊被告雖辯稱:系爭照片僅如實記錄被告與友人出沒於停車場內行走移動之影像,未展現攝影者個人獨特性,亦未運用攝影技巧等,故非著作權法所保護之攝影著作云云,

惟查,新聞照片之特性本在捕捉事件發生之當下,就人、物之位置本無事先安排之可能,尚難僅因新聞照片之上開本質,即謂新聞照片不具原創性。再者,系爭照片清楚捕捉該新聞事件兩當事人之肢體動作,又攝影當下該2人係手牽手行走,然該手牽手之動作,隨時均有可能改變,攝影者為避免來不及捕捉該2人手牽手行走之畫面,如何於瞬間決定觀景、景深、光量、攝影角度、快門、焦距,並決定以何角度取景以利用攝影畫面呈現新聞事件內容,實有攝影者個人情感思想投注在內,堪認系爭照片確實符合著作權法原創性之要求,被告上開所辯,要無足取。

㈡原告為系爭照片之著作人:

按受雇人於職務上完成之著作,以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者,從其約定,著作權法第11條第1項定有明文。經查,系爭照片雖由○○○所拍攝,然原告為○○○之雇用人,○○○表明系爭照片係其於任職原告公司期間,在職務上創作之著作,依其與原告之勞動契約,原告為著作權人等情,有聲明書附卷可佐(見本院卷第323頁),○○○與原告間之勞動契約既約定原告為原始著作人,則依著作權法第11條第1 項但書規定,原告自為系爭照片之著作人,而得享有系爭照片之著作財產權及著作人格權。

二、被告使用系爭照片之行為侵害原告公司對系爭著作之重製權、姓名表示權:

㈠被告侵害原告之重製權:

⒈本件被告並不否認於系爭影片重製系爭照片,並於110年7月22日在其IG上傳限時動態影片中使用之事實,而系爭照片為原告享有著作財產權之攝影著作,已如前述,是原告之重製權自有遭侵害情事。然被告辯稱係合理使用系爭照片云云,是本件續應審酌被告之行為是否符合著作權法第65條第2 項之規定。

⒉本件並無著作權法第65條第2 項規定之適用:

⑴按「著作之利用是否合於第44條至第63條所定之合理範圍或其他合理使用之情形,應審酌一切情狀,尤應注意下列事項,以為判斷之基準:一、利用之目的及性質,包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」著作權法第65條第2 項定有明文。

⑵茲就上開合理使用審酌因素分析如下:

①利用之目的及性質:

本款除考量利用人係基於商業目的或非營業之教育目的外,利用人是否將他人著作予以轉化使用,亦應納入考量,易言之,利用人利用原著作時若賦予與原著作不同之其他意義與功能,若與原著作差異性越高,轉化性越大,則可主張合理使用之空間則越大。

本件被告係將系爭照片截取部分放置其IG之限時動態影片,並要觀賞者猜測行李箱上放置之紙盒為何物,嗣又上傳關於提提研面膜之影片,有上開IG畫面截圖在卷可參,且被告亦不否認,上開行李箱放置之物品確係提提研之面膜,因此,被告於其IG刊登系爭照片之截取部分,並要觀賞者猜測行李箱上之紙盒為何,雖無證據證明,被告直接就觀賞者收取觀看系爭照片之費用,然此刊登有助於該品牌面膜之曝光量、銷售量,是被告利用之目的及性質係作為商業使用,應堪認定。

再者,被告將系爭照片截取部分而使用於IG限時動態中,並未有任何之轉化性使用,是就利用之目的與性質觀之,被告得主張合理使用之空間不大。

②著作之性質:

原則上被利用之著作原創性越高,則利用人得主張合理使用之空間越小。本件系爭照片係屬新聞照片之攝影著作,其雖具有即時性、不可預測性及不可再現性,然仍具有原創性,又系爭照片之新聞價值雖隨時間經過而減弱,然仍不可謂過期之新聞照片即可任意取用,且刊登系爭照片之系爭報導在各大新聞媒體、臉書網路社群、Youtube網站、批踢踢實業坊(PTT)均引起新聞性話題,業據被告所不否認,足見該著作具有一定程度之價值。

③所利用之質量及其在整個著作所占之比例:

按本款「在整個著作所占之比例」所稱之「整個著作」,係指享有著作權保護之原著作而言。查被告係將系爭照片截取一半之畫面刊登在其IG限時動態,所利用系爭照片之質量及占整個著作之比例為百分之五十,且就系爭報導觀之,該照片並無模糊不清情事,就原著作亦無任何轉化性使用,就此觀之可主張合理使用之空間不大。

被告雖辯稱:系爭報導除系爭照片外,另附有剪輯後之新聞影片,被告僅取用該報導之其中一張照片,使用比例極低,又系爭照片係拍攝被告與男子牽手,然被告所取用僅其個人之背影,未使用系爭影像之重要部分云云,然揆諸前開說明,所謂「在整個著作所占之比例」,係指就享有著作權保護之原著作所占之比例而言,故本件係以被告使用之部分占系爭照片之比例,而非系爭報導之比例,又系爭照片之內容係被告與1名男子各持行李箱手牽手行走於飯店地下停車場,被告截取之畫面係其手持行李箱行走於地下停車場部分,已占系爭照片幅度之一半,並非無使用重要部分,故被告此部分所辯無足可採。

④利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響:

本款係在考量利用後,原著作經濟市場是否因此產生「市場替代」之效果,而使得原著作的商業利益受到影響,若對原著作商業利益影響越大,則可主張合理使用之空間越小。

刊登系爭照片之系爭報導發布後,引起熱烈討論之新聞效應,業如前述,是其他媒體若要使用系爭照片,勢必須取得原告之授權,堪認系爭照片除「新聞價值」外尚具有一定之「經濟價值」,原告於後續報導中亦可使用其所有之系爭照片喚起民眾記憶,惟因系爭照片遭被告使用,自對原著作之潛在市場及現在價值有所影響。

被告雖辯稱:系爭照片於各大新聞媒體、臉書網路社群、Youtube網站、批踢踢實業坊(PTT)均以此為八卦新聞報導沸沸揚揚,被告使用系爭照片對著作潛在市場與現在價值之影響已微乎其微,又系爭照片係搭配新聞使用,新聞一發布,系爭照片即無特殊之商業價值,且被告於其IG使用系爭照片反而使系爭照片達成話題性目的,有利而無害云云。

依被告所言,則所有著作只要曾遭他人侵權或經公開發表於市面上流通後,即均喪失潛在市場及價值而得合理使用,此論點顯然忽略無體財產權之特性及價值,自不可採。

⑶爰審酌系爭照片雖屬新聞照片,然其不僅具原創性,亦具有一定程度之價值,而被告於其IG使用系爭照片,其利用之性質與目的為商業使用,並無任何轉化性可言,且所利用之質量占系爭照片之比例為百分之五十,利用結果對系爭照片潛在市場與現在價值有所影響,是經上開綜合審認後,本院認本件無法通過合理使用之檢驗,被告主張本件有著作權法第65條第2 項規定之適用云云,並不足採。

⑷被告雖辯稱:原告之攝影行為未經被告同意,且拍攝地點為私人場所,影像內容為被告之私人生活,是原告未經被告同意使用被告之肖像權,應認原告不得主張其擁有著作權而得以發布系爭影像云云。

惟按,肖像權係指自然人對於自己的人像加以使用之權利,屬於民法第18條的人格權的一種,未經他人同意,擅自使用表現他人五官之照片或視覺媒介之行為,即屬侵害肖像權。惟如照片僅表現被攝者之部分臉部,而無法由該局部特徵辨認係何人之面貌者,即不構成肖像權之侵害。

系爭照片僅拍攝到被告之背影,並無被告正面之五官,一般人尚無法由系爭照片辨認照片中人即為被告,自無從認為系爭照片有侵害原告之肖像權,故被告此部分所辯,亦不足採。

⒊被告具有侵權之故意:

被告未經原告同意或授權而有重製系爭照片之行為,且該等侵害著作財產權之行為與著作權法之合理使用不相符,已如前述,被告身為公眾人物,經常受媒體報導,亦自行經營社群媒體,在社群媒體上發表圖片及意見,應知悉利用他人著作應取得同意或授權,竟未經同意或授權即擅自重製使用系爭照片,應認被告有侵權行為的故意。

㈡被告侵害原告之姓名表示權:    

⒈按著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時,有表示其本名、別名或不具名之權利。依著作利用之目的及方法,於著作人之利益無損害之虞,且不違反社會使用慣例者,得省略著作人之姓名或名稱,著作權法第16條第1 項前段、第4 項定有明文。本件被告於其IG使用系爭照片時未明示出處,無由使人得知該照片係來自於原告,自屬侵害原告之姓名表示權。

⒉被告雖辯稱:因IG限時動態本為直式版面,而系爭照片為橫式,則系爭照片右下角之「鏡周刊」浮水印於使用習慣上自然會遭到裁切,並非被告故意未註明出處;且被告發布前開限時動態時,系爭照片已於網路瘋傳,縱被告未特別載明出處,瀏覽者亦不會誤認系爭照片為被告所產出云云,然被告雖因將系爭照片一切為二,而使右下角「鏡周刊」之浮水印一併遭切除,惟被告並非無法於其所保留系爭照片之部分加註出處係來自原告,又被告使用系爭照片本應註明出處,並不會因觀賞者是否已知悉系爭照片之來源而有不同,故被告所辯仍不足採。

⒊被告具有侵權之故意:

被告身為公眾人物,經常受媒體報導,亦自行經營社群媒體,在社群媒體上發表圖片及意見,應知悉利用他人著作應取得同意或授權,並註明出處,竟未經同意或授權即擅自使用系爭照片,並未註明出處,應認被告有侵權行為之故意。...

㈢審酌原告係媒體經營者,被告係公眾人物,系爭照片之內容係被告與1名男子間之互動情況,被告使用之比例為系爭照片之百分之五十,且未標明來源,對原告著作財產權及著作人格權之侵害非輕,復參酌刊登之媒體係被告之IG等相關情狀,綜合審酌後,本院認被告侵害原告系爭照片之攝影著作財產權、著作人格權的賠償金額各以10,000元、5,000元,共計15,000元為適當,故原告請求被告賠償15,000元,為有理由,逾此數額為無理由,應予駁回。...
 
四、刊登聲明啟事部分:

原告因姓名表示權受侵害而起訴請求被告賠償非財產之損害外,並主張為回復名譽之適當處分(即刊登聲明啟事),自應權衡侵害姓名表示權之方法及情節之輕重等情形予以斟酌是否有其必要性。

查本件被告雖截取部分系爭照片後刊登於其IG,而侵害原告之姓名表示權,然本院已判命被告給付5,000元予以賠償,客觀上應足以填補原告因此所受姓名表示權之損害。

況法院判決書於判決後即公布於司法院網站上,任何人均得上網檢索觀覽或引用之,已有說明澄清之作用,亦可達於回復原告姓名表示權之效果。本院審酌上情,及權衡侵害姓名表示權之方法、情節之輕重等一切情狀,認原告請求被告於臉書之個人粉絲專頁、IG刊登內容如附件一所示之聲明啟事,尚無必要,應予駁回。  

2022年4月17日 星期日

林佳瑩律師|談商標混淆誤認之虞的時間點:售前混淆、售中混淆、售後混淆-兼談關鍵字廣告與Rimowa行李箱百摺設計案件

 


有關商標混淆誤認之虞,在台灣比較少被討論到的是「時間點」的問題。

一、售中混淆

所謂的混淆誤認之虞,通常是指消費者購買商品服務當時的那個moment有混淆誤認的可能性。此稱為「售中混淆」。

二、售前混淆|初始興趣混淆(initial interest confusion)

但混淆誤認的時間點可能往前提早,此稱之為「售前混淆」,在台灣又稱為「初始興趣混淆」。亦即,消費者一開始被混淆,但是等到真正購買的當下,就又搞清楚了。

「初始興趣混淆」到底是什麼?可以從「關鍵字廣告」舉例說明。例如,消費者輸入A廠商的關鍵字後,廣告會顯示出競爭對手B品牌,而消費者連結過去之後,也會發現是B廠商的網站。換句話說,消費者一開始看到廣告以為是B,但是等到真正購買的當下,就發現是A。

「初始興趣混淆」是不是商標法要保護的混淆誤認之虞類型?在台灣具有爭議。

(一)有法院認為「初始興趣混淆」不是商標法要保護的混淆誤認之虞

【TutorABC v. 聯盟行銷業者】一案當中(智慧財產法院106年度民商訴字第3號民事判決,2017.9.29),被告與合作的網友刊登載有「TutorABC」的廣告,但消費者點選之後會連結到「Engoo」的網站。原告雖主張此商標使用行為造成「初始興趣混淆」,但法院認為此種攔截行為,應該要用不公平競爭來處理,而不是商標法來處理:

「㈢原告雖另主張系爭轉址行為,將構成美國法上之「初始興趣混淆」,而此應為我國法所應承認採用,以合理保護商標權人之利益(原告民事準備理由六狀第10-17 頁,本院卷三第23頁背面至第27頁)。然而,我認為:合理保護商標權人利益,並非必以商標法保護不可,依其行為之性質,如有相關法律適當機制,足以保護,又何必強求將不合法律文義之規定勉強套用?尤其商標權為無體財產權,其權利本體本來就是由法律所創設,除非因欠缺適當法律機制處理,將造成極度不合理而傷害司法正義之結果,否則還是應該優先選擇固守法律文義,以作為商標權之權利界限。由於系爭轉址行為,仍可由公平交易法上之不正競爭規定,給予適當規範,所以自無須在此處勉強以商標法套用。

【瑪麗蓮v.維納斯】(智慧財產法院107年度民商訴字第41號民事判決,2020.8.31)一案當中,法院認為:

使用系爭商標「瑪麗蓮」文字作為「帶出型」之關鍵字廣告,屬內部程式指令連結行為, 乃內部無形之使用,非外在有形之使用,並不足以使消費者認識其為商標,自非商標使用行為,已如前述,且原告所稱「初始興趣混淆」,即對以系爭商標作為關鍵字搜尋網頁後之廣告,可能會混淆誤認為係原告所有之廣告網址,然消費者點選進入該網址之網站後,該等廣告主即被告維娜斯公司官方網站之網頁並未使用系爭商標,且均有標明其公司名稱或其他可資識別之標示,相關消費者並不會誤認係為原告所有之網站或網頁,自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品或服務係原告所有,而致生混淆誤認之虞,是以誤認該搜尋網頁廣告之初始興趣混淆,尚非屬商標法第68條所稱之「致生混淆誤認之虞」;又原告所舉該等外國判決見解、國內學者研究意見就初始興趣混淆是否即構成商標侵權,目前仍未有一致見解,仍需按實際使用情況,具體認定。況且該等外國判決或法制與我國商標法之規定未盡相同,我國判決自不受該等外國判決之見解拘束。此外,原告並未舉證證明系爭關鍵字廣告使用「瑪麗蓮」作為搜尋關鍵字屬商標使用而有致相關消費者混淆誤認之虞,其主張成立商標法第68條之商標侵權行為,即無可採。」
(註解:本案法院認為被告沒有「商標使用」行為)

同一案件的刑事訴訟法院也認為(臺灣臺北地方法院107年度聲判字第287號刑事裁定):

「購買他人商標作為競品字之關鍵字,於目前商業活動中非屬罕見,其效果雖足使消費者於搜尋引擎搜尋該競品關鍵字時,因自己公司名稱、商品網頁放置於消費者顯而易見之處,致消費者可能優先點選自己公司網頁連結,甚或對於他人商標與自己商標之關連性產生混淆,然該混淆究竟將造成他人與自己商標間之競爭關係、合作關係,甚或為他人商品為廣告經營等結果,均非消費者於搜尋關鍵字並由網站提供連結之形成檢索商品此動機階段即可清楚辨明,尚須由消費者點選連結後,進入各該連結頁面,瀏覽各該公司之具體商品,並由商品上彰顯之商標確認商品標示歸屬時,乃足以認明係特定公司之商品與其原始輸入之競品關鍵字無關,揆諸首開說明意旨,就此「商標初始興趣混淆(initialinterestconfusion)」,因本案維娜斯公司前揭網頁中均無使用瑪麗蓮商標,亦查無以自己同一型態之商品與瑪麗蓮公司之商品互為比較攀援之情形,消費者瀏覽網頁後亦可清楚辨明維娜斯公司商品與瑪麗蓮公司商品來源不同,彼此有其商標歸屬,自與商標法第95條所欲規範之使用他人商標所造成「消費者混淆誤認之虞」之情節不相當,自難認被告2人有何違反商標法第95條第1款之犯行。」
(註解:本案法院認為被告沒有「商標使用」行為)

(二)有法院認為,「初始興趣混淆」是商標法要保護的「混淆誤認之虞」類型

【LV鎖扣】一案當中(智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決,2018.12.20),被告使用了與LV鎖扣商標相同的鎖扣,雖然被告有另外加上自己的品牌,但法院認為仍然構成混淆誤認之虞、初始興趣混淆是商標法要保護的對象:

「以初始興趣混淆而言,當商標以其識別性發揮區別商品來源功能之時,相關消費者就有可能因為看到熟悉的商標而產生選購興趣,此時即使在選購時,因其他因素而可辨析並非原先熟悉商標所指示之商品來源,相關消費者仍可能因此決定嘗試選購。然而,此等初始興趣之產生,既然是基於相關消費者對於原熟悉商標之識別性作用,其背後即為商標權人對於商標之全部資源投入,其利益自不應由他人所掠奪

【誠品書店v.誠品留學】一案當中(智慧財產法院107年度民商訴字第3號民事判決,2019.5.20),法院認為:

「⒉【15】未經商標權人同意,卻於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,這已經侵害商標權人對於註冊商標的核心價值,在法律上至少都會發生初始興趣混淆(initialinterestconfusion)的情形。換句話說,在本案中相關消費者很有可能看到「誠品」字樣,而引起對於被告前瞻公司所提供「留學代辦」、「專業藝術諮詢」、「作品集指導」等服務的興趣,因而前往洽詢即使最後相關消費者在交易時,已因種種原因,瞭解此「誠品留學」、「誠品藝術學院」所提供的服務來源並不是來自於原告,但仍無礙於原本「誠品」商標所創造的商機已經遭到不正當的攀附使用。因此,被告所抗辯另有使用企業辨識標識、相關消費族群有較強注意能力、原告沒有跨足經營留學代辦服務,都不影響本判決前述已經認定所構成商標法第68條第1款的商標侵權。」

三、售後混淆(post-sale confusion)

另外一個類型是消費者在購買當下並沒有受到混淆,但後來其他人可能發生混淆誤認。

可以用「廉假仿冒精品」來舉例。消費者在菜市場看到CHANEL的包包的時候,因為銷售地點和價格超低的關係,在購買的當下不會認為是真品。但是當消費者背出去的時候,他的朋友和路人可能以為是真的。

如果認為這種情形不是混淆誤認之虞,那麼所有人都可以製造價格超級便宜的仿冒品而且不會構成侵權。因此,「售後混淆」應當是商標法應該要保護的混淆誤認類型。

【LV鎖扣】一案當中(智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決,2018.12.20),法院認為「售後混淆」是法律要保護的類型,理由是:

「以售後混淆而言,商標對於商品來源的指示作用,同時寓有質量保證之意,相關消費者即使因選購時之特別因素(如價格差異或如本件中之其他商標標示),知悉商品非來自於特定商標權人,但因商品使用完全相同或十分近似之商標,其他潛在相關消費者在缺乏選購時特別因素之情況下,無從判別其差異,因而產生混淆誤認,此時將破壞商標權人對於商標質量保證作用之努力,自應認為已構成商標權之侵害。其典型案例即為廉價銷售之仿冒精品,選購此類商品之相關消費者幾乎都知悉自己購買的是仿冒品,並沒有混淆誤認的問題,但當仿冒品充斥於市面時,就會影響正品的稀有性進而減損品牌價值。如果不以售後混淆作為侵害商標權之法理基礎,就難以說明為何於相關消費者於選購時不會有混淆誤認之虞,但還是應該將此等仿冒品之銷售,列入為侵害商標權之行為態樣。」

四、結論

「售中混淆」可以說是最沒有爭議的類型。

而「售前混淆」,究竟「利用他人品牌知名度引起消費者興趣」是不是商標法所要保護的對象?可以發現法院的見解並不一致。

至於「售後混淆」,基於商品的「品質保證」功能,可以說是不保護不行,如果不保護,大家都可以做便宜的仿冒品。

基於以上的了解,我們可以觀察幾個最高法院關於Rimowa行李箱的案例,最高法院說Rimowa行李箱是在專門店販售的高價產品,而被告銷售的行李箱是在網路販售的低價產品(價格甚至只有1/10),因此,消費者可能不會有混淆誤認之虞。

【Rimowa行李箱百摺設計】(最高法院109年度台上字第10號民事判決,2020.11.19)

「本件被上訴人之行李箱商品以百褶設計為其著名表徵,並在我國設有旗艦店、百貨公司專櫃及直營店等15個銷售據點。而上訴人之系爭侵權商品一、二經隔時異地,通體觀察其主要部分,與被上訴人行李箱商品之系爭百褶設計印象相似,顯係以上開表徵,於行李箱商品為近似之使用,並以3,300元至4,500元之單價,於加賀精品行、聯瑩公司、育丞公司之營業處所及各自網站販賣行銷,為原審認定之事實。果爾,似上訴人之系爭侵權商品與被上訴人商品之價位及銷售管道,均明顯有別。則上訴人辯稱系爭侵權商品之單價與被上訴人系爭百褶設計行李箱之單價至少2至3萬元,其間價差明顯,且商品正面標示之品牌,與被上訴人商品標示之「RIMOWA」商標全然不近似,消費者施以通常之注意,即得分辨其不同,不致混淆等語,是否全無可採?非無斟酌研求之餘地。

最高法院之所以會有這個疑問,來自於其認為不應該承認「售後混淆」。當然你也可以說「售後混淆」是一個先有結果,再創設出來的法律理論,但你不得不承認,如果不這麼認為,所有人都可以製造銷售仿冒品,只要它非常便宜就可以。鼓勵大家購買便宜的仿冒品,應該不是商標法的目的。

有關售後混淆理論,相當值得參考的判決是智慧財產法院經最高法院發回後的更審判決:【Rimowa v. 康距公司】(智慧財產及商業法院110年度民公上更(一)字第2號民事判決,2021.12.23),智慧財產法院參考了美國、歐盟的判決並且認為:

「今承認售後混淆已成為全球混淆誤認發展之成熟的趨勢,因承認售後混淆理論才能提供商標權人及消費者更完善的保障,實現商標法保障消費者的立法目的。售後混淆理論之內容既然是保障標示商標商品之公平交易,理當同樣應用於同為表彰商品來源、並得以之與他人商品相區別之商品表徵,更遑論他人已臻至著名之著名商品外觀與表徵。在臺灣事業之表徵受到公平法的保護,自更應跟上售後混淆理論發展趨勢,方能準確判斷市場上造成混淆誤認、權利人損失商機與商譽之具體情況。」

updated 2022.4.21

2022年4月16日 星期六

娛樂法(直播主)UP直播主在107年7月16日單方面終止合約,7月21日就到17直播上班,UP直播可否請求直播主應賠償500萬元懲罰性違約金?


最高法院110年度台上字第1359號民事判決(2022.03.22)

上 訴 人 熱浪新媒體股份有限公司
被 上訴 人 何金玲

上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國109年8月25日臺灣高等法院第二審判決(108 年度上字第1214號),提起上訴,本院判決如下:

主 文
原判決除假執行部分外廢棄,發回臺灣高等法院。
理 由

...
次查上訴人(原告)主張:

兩造於106年9月25日簽署Up直播平台時薪獨家合作約定書,因被上訴人收益頗佳,兩造再於107年1月1 日簽訂Uplive直播平台合作約定書(下稱系爭合約),由被上訴人擔任伊之獨家主播,時薪為新臺幣(下同)1,500 元,合約期間自該日起至同年(107年)12月31日止,依該合約第B條第3項3.10款、第F 條約定,被上訴人於合約期間內,不得以任何形式參與、經營、受僱與伊平台類似性質或類型具有競爭關係者之其他直播平台,否則需給付伊500 萬元懲罰性賠償金,並應賠償伊因此所受一切損失,又被上訴人如有任何違反本合約約定造成伊受損害時,應負擔一切損害賠償責任,若被上訴人違反之條款未明確約定違約金額或損害金額無法計算時,則應給付500 萬元予伊作為懲罰性賠償金。

詎被上訴人竟於合約存續期間內,單方終止系爭合約,違反系爭合約有關合作期間之約定,且違約不履行其直播任務,跳槽至與伊具競爭關係之17直播平台自107年7月21日開始進行直播等情。爰依系爭合約第B條第3項3.10款、第F 條之約定,求為命被上訴人給付違約金500 萬元之判決。

被上訴人則以:

系爭合約為上訴人單方擬定之定型化契約,其中第B條第3項3.10款、第F 條關於違約金之約定對伊顯失公平,應屬無效;又系爭合約為勞務給付契約,伊已於107年7月3 日依民法第549條第1項規定為終止契約之意思表示,合約存續期間內並無違約情事,上訴人無權請求伊給付違約金;縱認上訴人得請求給付違約金,其所請求之數額亦屬過高等語,資為抗辯。並於原審依民事訴訟法第395條第2項規定,求為命上訴人返還經假執行所得如原判決附表(下稱附表)「給付款項」欄所示金額共計265萬9,205元,及各自附表「利息起算日」欄所示日起均至清償日止,按年息5%計算利息之判決。

原審廢棄第一審所為上訴人勝訴之判決,改判駁回上訴人在第一審之訴,另依被上訴人之聲明,命上訴人給付被上訴人如附表「給付款項」欄所示金額,及各自附表「利息起算日」欄所示日起均至清償日止,按年息5%計算之利息,係以:

兩造於106年9月25日簽署Up直播平台時薪獨家合作約定書,嗣再於107年1月1 日簽訂系爭合約,由被上訴人擔任上訴人之獨家主播,合約期間自該日起至同年12月31日止等情,為兩造所不爭,應堪信實。

次依系爭合約第B條第1、2、3項、第D 條之約定,可知於系爭合約存續期間,上訴人應提供直播平台以供被上訴人進行直播,被上訴人則需每月進行20至60小時之直播,且直播時需遵守上訴人所定規範,並依上訴人之建議調整直播內容,若被上訴人未播滿最低時數及達到有效天數,其效果為不予核算時薪,足見系爭合約之內容著重於勞務之提供,且被上訴人提供勞務時仍需受上訴人之監督,與承攬人提供勞務係在為定作人完成一定之工作、服勞務具有獨立性而不受定作人之指揮監督不同,兩造間契約關係自應適用委任之相關規定,而非適用承攬之相關規定。

又委任契約係以當事人間之信賴關係為基礎,如信賴關係已動搖,即不應強令當事人繼續履約,故依民法第549條第1項規定,委任契約不論有無報酬或有無正當理由,均得隨時終止,況遍觀系爭合約全文,並未約定被上訴人不得單方終止契約,自無從排除上開規定之適用,則被上訴人辯稱:上訴人未就其直播工作提供實質協助,且設有業績門檻,需達到業績始能領取基本時薪,致其主觀上喪失對上訴人之信賴,乃依民法第549條第1項規定終止系爭合約,即屬有據。

復查被上訴人係於107年7月3 日以Line通訊軟體向上訴人公司經紀人員嚴O祐表示終止系爭合約,復於同年月13日寄送存證信函予上訴人表示終止,上訴人於同年月16日收受該存證信函等情,為兩造所不爭。嚴O祐於上訴人公司係擔任經紀人,並非有權為上訴人代受終止意思表示之人,自應認系爭合約經被上訴人以存證信函向上訴人為終止之意思表示,於107年7月16日到達上訴人後,始生終止效力。

又依系爭合約第E 條之文義,尚難認任一方行使民法第549條第1項法定任意終止權時,需受該條約定之限制,且依證人嚴O祐之證詞,可知兩造簽約時並未針對終止合約情形加以討論,自難認兩造於締約時,有將第E 條有關「提前3 個月通知」之約定,一體適用於各種終止合約之情,至上訴人所舉租賃、代辦權契約,其性質與委任契約並不相同,尚難比附援引,是上訴人主張系爭合約應於被上訴人通知終止後3 個月始生終止效力云云,難認可採。

再查系爭合約雖定有合作期間,然被上訴人既有權依民法第549條第1項規定終止系爭合約,且已於107年7月16日合法終止,則於系爭合約終止後,被上訴人自無繼續於Uplive直播平台進行直播、提供勞務之義務,而被上訴人係自107年7月21日起,始在17直播平台進行直播,為兩造所不爭,非屬系爭合約存續期間內之行為,則上訴人以被上訴人於系爭合約存續期間內單方終止合約、不履行直播任務,構成違約,跳槽至17直播平台進行直播,違反競業禁止約定為由,主張被上訴人應依系爭合約第F條及第B條第3項3.10款之約定賠償上訴人500萬元,均無理由。

又查上訴人以第一審宣告假執行之判決為據,對被上訴人聲請假執行,迄至原審言詞辯論終結時止,被上訴人因遭假執行已為給付金額共計265萬9,205元,各次給付款項、上訴人收取日期,均如附表所示等情,為兩造所不爭,第一審判決既應全部廢棄,則被上訴人依民事訴訟法第395條第2項規定,請求上訴人返還如附表「給付款項」欄所示金額共計265萬9,205元,及各自附表「利息起算日」欄所示之日起,均至清償日止,按年息5%計算之利息,為有理由。故上訴人依系爭合約第B條第3項3.10款、第F條之約定,請求被上訴人給付違約金500萬元,不應准許;被上訴人依民事訴訟法第395條第2項規定,請求上訴人返還如附表「給付款項」欄所示金額,及各自附表「利息起算日」欄所示日起均至清償日止,按年息5%計算之利息,應予准許等詞,為其判斷之基礎。

(最高法院意見)

按民法第529 條規定,關於勞務給付之契約,不屬於法律所定其他契約之種類者,適用關於委任之規定。又當事人之任何一方,得隨時終止委任契約;當事人之一方,於不利於他方之時期終止契約者,應負損害賠償責任,但因非可歸責於該當事人之事由,致不得不終止契約者,不在此限。民法第549條第1、2 項分別定有明文。準此,委任契約當事人之任何一方,固得隨時終止委任契約,然若非於適當時期終止,致他方受有損害者,仍應對他方負損害賠償之責。就此損害,契約當事人間,非不得預為違約金之約定。

查系爭合約第A條第1項約定合約期間自107年1月1 日起至同年12月31日止;第B條第3項第3.10款約定於系爭合約期間內,乙方(即被上訴人)不得以任何形式參與、經營、受僱與甲方(即上訴人)平台類似性質或類型具有競爭關係者之其他直播平台,否則需給付甲方500 萬元懲罰性賠償金,並應賠償甲方因此所受一切損失;第E條第1項約定雙方得合意終止系爭合約,但應於終止前3 個月內以書面或電子郵件方式取得他方之同意後終止,始就他方因合意終止合約所生損害,互不負損害賠償責任;第
F 條約定如乙方有任何違反本合約之約定而使甲方造成損害時,乙方應負擔一切損害賠償責任,若乙方違反之條款未明確約定違約之金額或損害金額無法計算時,則乙方應給付500 萬元予甲方作為懲罰性賠償金,有系爭合約在卷可稽,似見兩造已就系爭合約之期限為約定,並特別約定於第E條第1項期前3 個月預告終止之情形,得免除被上訴人依民法第549條第2項所負損害賠償責任。

兩造所訂系爭合約為民法第529 條所規定之勞務給付契約,被上訴人係於系爭合約期間屆滿前之107年7月16日表示終止,旋自同年月21日起,前往17直播平台進行直播等情,為原審認定之事實。

果爾,被上訴人違反兩造約定之契約期限,復未踐行系爭合約第E條第1項之期間通知程序即逕為終止契約,能否謂非屬系爭合約第F 條所約定「任何違反本合約之約定」之情形?能否謂該條所約定「使甲方造成損害」,不包括民法第549條第2項所定「於不利於他方時期終止契約所生之損害」?尚非無疑。

原審未詳調查審認,遽以被上訴人有權於107年7月16日終止系爭合約為由,逕為上訴人不利之判決,自嫌速斷。又上開事項既尚待事實審調查審認,則上訴人本件得請求被上訴人給付之金額如何,被上訴人得請求上訴人返還之金額如何,均有未明,自應將原判決全部廢棄發回。上訴論旨,指摘原判決違背法令,求予廢棄,非無理由。
 
最高法院民事第四庭
審判長法官 鄭 雅 萍
法官 滕 允 潔
法官 王 本 源
法官 蕭 胤 瑮
法官 王 金 龍