如果去過日本名古屋的人，應該知道手羽先（炸雞翅）是當地的名物。這間風來坊似乎是手羽先的名店，在日本相當著名。
不過接下來是要講一個悲傷的故事。
日本的風來坊曾經在民國88年進軍台灣，與某個台灣加盟商簽署合作契約，準備在台北開設加盟店。而台灣加盟商也在88年把「風來坊」申請註冊並取得台灣商標。
😳這是日本企業第一個輕忽的地方！竟然沒有取得台灣商標！
而日本企業在106年才想到要評定這個商標。結果就遇到 #超出五年不得評定期間 的棘手問題。除非「風來坊」在台灣是著名商標，否則無法突破這個五年的法律規定。因此，是不是著名商標就變成一個重要的點。
😳這是日本企業第二個輕忽的地方！竟然睡了那麼久啊！！
👉智慧財產局認為：「風來坊」是著名商標，所以台灣加盟商的「風來坊」商標應該要撤銷。
👉但是智慧財產法院：認為「風來坊」在台灣並不是著名商標，所以日本企業還是受到評定五年期間的限制，台灣加盟商的「風來坊」商標可以繼續活著。
悲傷的地方就在於「風來坊」在台灣合法地不屬於日本企業，因為日本企業在權利上睡覺睡太久的關係。
實在是非常值得做為企業經營的教材。
【風來坊】智慧財產法院108年度行商訴字第95號行政判決（2020.01.30）https://ipcase.blogspot.com/2020/02/in.html
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
原 告 吉友餐飲事業有限公司
被 告 經濟部智慧財產局
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108 年7 月2 日經訴字第10806306020 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原處分及訴願決定均撤銷。
事實及理由
一、事實概要：原告之前手○○○（原名○○○）前於民國88年6 月23日以「風來坊」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之「餐廳、咖啡屋之經營」服務（下稱系爭商標，如附圖一所示），向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第123907號商標，並於105 年12月23日移轉登記予原告。其後，參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第5 款、第7 款及現行商標法第30條第1項第7 款、第11款規定，以據以評定商標（如附圖二所示）對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定，以108 年2 月27日中台評字第1060177 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於108 年7 月2 日以經訴字第10806306020 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。..
三、被告則以下列等語抗辯：（智慧財產局）
(一)參加人得對系爭商標申請評定：
據以評定商標於系爭商標申請註冊時已為著名商標，且原告前手申請註冊系爭商標具有惡意，故本件不受5 年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。
(二)系爭商標有註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用：
1.據以評定商標為著名商標：
由參加人所檢送之相關證據，可知據以評定商標係由參加人之創辦人○○○○在1963年（即昭和38年）於日本名古屋使用作為餐廳店名，1996年於據以評定商標在日本申請註冊審查期間，經多家日本企業出具證明書證實該據以評定商標當時已為一著名商標。衡酌臺灣與日本地理位置及文化相近，長久以來經貿往來頻繁，亦為國人旅遊首選，且由原告前手○○○與○○○○夫婦之合照、2008年12月19日網路「日本風來坊的台灣女兒」貼文、88年（平成11年）6 月15日○○○○夫婦與原告前手簽訂之「風來坊連鎖店開設暨加盟契約書」等內容，可見原告前手○○○前往見習學藝時，據以評定商標所享聲譽業已為臺灣餐飲相關業者普遍知悉，始經推介及慕名前往見習，並於學成後於台北開設風來坊連鎖店，以上堪認於系爭商標申請註冊前，據以評定商標已為國內餐飲相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。
2.兩商標近似程度極高且均具高度識別性：
兩商標均由橫書之單純中文「風來坊」所構成，且其字體設計及書寫方式如出一轍，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，屬於近似程度極高之商標。據以評定商標與其著名使用之商品/ 服務無直接關聯性，復經參加人長期廣泛使用已臻著名，應具有高度識別性。
3.系爭商標之註冊具有惡意：
原告前手○○○早於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定商標之存在，其後未取得同意竟以高度近似之系爭商標申請註冊，難謂無引起相關公眾混淆誤認其來源之企圖，應非屬善意。...
五、本院得心證之理由：
(一)本件參加人申請評定事由雖為註冊時商標法第37條第1 項第5 、7 款及現行商標法第30條第1 項第7 、11款，但被告於審定書中僅就現行商標法第30條第1 項第11款前段及註冊時商標法第37條第1 項第7 款為審酌（審定書第10頁，見本院卷第73頁），故有關現行商標法第30條第1 項第11款後段、註冊時商標法第37條第5 款、現行商標法第30條第1 項第7款部分，既未經被告於審定書中為審酌，自不在本院審理範圍內，先予敘明。...
(三)再按「商標之註冊違反…第30條第1 項第9 款至第15款…之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」為現行商標法第58條第1 項及第2 項所明定。
系爭商標是於89年5 月1 日核准註冊，並於同年6 月1 日公告，參加人於106 年9 月15日對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，除非系爭商標之註冊有同條第2項所定情事而得排除前開除斥期間規定，否則不得對系爭商標申請評定。而「系爭商標之註冊是否有第30條第1 項第11款情形」，及「商標權人是否係屬惡意」，均為評定申請案件能否排除5 年除斥期間規定適用之要件，又現行商標法第30條第1 項第11款前段所稱之「著名」，指有客觀證據足以認定廣為「相關」事業或消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1 項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍（至於現行商標法第30條第1 項第11款後段淡化規定，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者），此有最高行政法院107 年度判字第446 號判決可參。
另外，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素（最高行政法院108 年度判字第299 號判決意旨參照）。又「著名」之認定，應以系爭商標申請時（即88年6 月23日）為判斷之基準時點（現行商標法第30條第2 項規定參照）。
(四)據以評定商標於系爭商標申請註冊時並非著名商標：
1.依參加人所提證據可知，據以評定「風來坊」商標是由參加人之創辦人○○○○在52年（昭和38年）於日本名古屋市開始經營餐廳時所使用作為店名之標識，該店主要以炸雞翅（日文為「手羽先唐楊」）為其特色餐點，○○○○於69年（昭和55年）設立參加人公司，並陸續於日本各地及美國開設「風來坊」分店，截至77年已設立61家分店，其中有60家位於日本境內，1 家位於美國洛杉磯（見評定卷申證1 、2 ）。由於其炸雞翅商品頗具特色，72年至86年間，參加人經營之餐廳及據以評定「風來坊」商標迭經日本出版之「近代食堂」、「日本畫報」、「翼之王國」、「居酒屋」、「L- MOTION 」、「圖像日本」、「NEXT」、「an .an」、「雞肉的一切」、「Dragons 」、「東海雜誌」、「週日每日」、「日本外食新聞」、「JTB 旅行筆記：名古屋‧東海」、「名古屋便利手冊」、「Pia's Gourmet in CHUBU」、「RURUBOOK在名古屋遊玩」、「Bluzon」（見評定卷申證4 至24）等報章、雜誌及書刊持續報導。81年（平成4 年）至84年（平成7 年）間，參加人每年均贊助高爾夫球賽，以增加「風來坊」商標之曝光率（見評定卷申證27），且因商標審查的需要，參加人於85年（平成8 年）間取得10家日本企業簽署證明書，證明「風來坊」商標於82年（平成5 年）起即已為著名商標（見評定卷申證28），並於86年（平成9 年）在日本獲准商標註冊（見評定卷申證3 ）；另參加人亦於88年1月起至6 月間持續於日本名古屋電視台密集播送廣告宣傳促銷據以評定商標商品及服務（見評定卷申證26）。據此，堪認據以評定「風來坊」商標使用於炸雞翅商品及餐廳服務，於系爭商標申請註冊時（88年6 月23日）已在日本成為著名商標。
2.據以評定商標於系爭商標申請時雖在日本已為著名商標，但參加人所提之證據均為日本的使用證據，據以評定商標在我國並無任何行銷之事實，則其在日本所建立之著名程度是否已達到我國，仍應依相關證據證之。
觀諸參加人所提之證據，其中我國出版社所出版之旅遊書籍、雜誌或網友貼文，其時間均在系爭商標申請註冊日（88年6 月23日）之後，無法用以證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時之情形；經濟部國際貿易局對中華民國進出口貿易統計、交通部觀光局對中華民國國民出國目的地人數統計，雖可證明1994年至1999年間，臺灣與日本經貿、旅遊往來頻繁，但吾人均知即使與我國往來頻繁之國家，在該國著名之商標未必亦為我國消費者所熟知，因此實不能僅以兩國經貿旅遊往來頻繁，即直接認定該國著名商標在我國亦為著名，仍須要有其他相關輔助證據證明之；原告前手○○○與○○○○夫婦之合照（見評定卷申證37）僅能證明原告前手與○○○○夫婦認識，無法證明據以評定商標當時在臺灣已為著名商標；2008年12月19日「日本風來坊的台灣女兒」網路貼文記載「很多年前，宥華（即○○○小姐）頂著中山北路名店串之坊的老板娘頭銜，透過日本餐飲名人的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦，希望可以習得手藝，並在台灣開分店。」、「宥華不死心，一再懇求、一再拜託，她想到晶華飯店旁的自己的店如果可以有風來坊的美食，那麼，台北的日式知名料理也就不再只是生魚片或炸蝦而已了。」（見評定卷申證38）雖可證明原告前手○○○前往日本向參加人創辦人○○○○學習料理的歷程，然該貼文並未提及○○○至日本學習料理時，「風來坊」在臺灣已廣為相關事業或消費者所普遍認知。參加人雖一再主張「○○○身為餐飲業的經營者，迄至1999年初至少已經是有5 至7 年經驗的料理人，可以想見願意讓○○○放下身段的師傅，絕對要有相當的名聲、非屬泛泛之輩，更重要的，是在臺灣消費者口耳相傳間，應具有相當的知名度，如此於學成之後，才有可能吸引更多的消費者上門」云云，然而，參加人並未證明○○○當時在臺灣料理界享有如何之盛名，其以「能讓○○○放下身段的師傅，是在臺灣消費者口耳相傳間具有相當知名度者」云云，尚嫌速斷。再者，上開貼文記載○○○是「透過『日本餐飲名人』的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦」，可見○○○是透過日本人而非臺灣人之介紹，是原告主張○○○是在日本才知道「風來坊」這個品牌，似非無據。更何況，為了增進料理技能而至國外學習技藝，乃料理業常見之事，○○○身為餐飲業者，對相關餐飲資訊本來就較為敏感，縱使○○○知悉「風來坊」在日本頗為著名，而決定至日本學習技藝，仍無法以○○○一人之認知，就推論當時「風來坊」在日本建立的知名度已「廣為臺灣相關事業或消費者所普遍熟知」。
再者，據以評定商標於系爭商標申請註冊前，在臺灣並未使用，亦無任何行銷，而原告前手○○○於88年6 月15日與○○○○簽立「風來坊開設暨加盟契約書」後，即在台北開設「風來坊」台北店，並於89年5 月1 日取得系爭商標註冊，顯見「風來坊」商標於88、89年之後在我國已有行銷使用之事實，若據以評定商標在系爭商標申請註冊時（88年6 月23日）於我國已成為著名商標，則○○○在台北開設「風來坊」台北加盟店，並在我國實際使用「風來坊」商標後，依常情該商標應會在我國日益著名才是，然事實上該商標於88年起引進我國行銷至今已20餘年，並未為我國相關事業或消費者所熟知，此反而可以證明，於88年6月23日系爭商標申請註冊時，據以評定「風來坊」商標，在我國並未達著名程度。
(五)綜上，參加人所提證據，客觀上不足以認定據以評定商標於系爭商標申請註冊時，已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知。系爭商標申請註冊時，據以評定商標在我國境內既未臻著名程度，則系爭商標之註冊自無違反現行商標法第30條第1 項第11款前段規定可言，因此不論系爭商標之註冊是否惡意，本件商標評定之申請，即無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間之例外適用，而仍應受五年除斥期間之限制。原告於系爭商標註冊公告日（89年6 月1 日）後之106 年9月15日對系爭商標申請評定，已逾5 年除斥期間，自不得對系爭商標申請評定。
六、綜上所述，本件評定之申請已逾5 年除斥期間，且無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間限制之例外適用，自應駁回評定申請。從而，原處分以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定，所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告請求撤銷原處分及訴願決定為有理由，應予准許。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
沒有留言:
張貼留言