智慧財產法院 106年度民公訴字第14號民事判決(2018.06.05)
原 告 彩國貿易股份有限公司 原 告 富商國際股份有限公司 被 告 劉Ｏ銘即耕源商行 被 告 許Ｏ月治即加輝洋行
六、得心證之理由： （一）被告等警告GOMAJI、17Life、生活市集之行為，是否違反 專利法、公平交易法規範，並構成侵權行為之判斷： １、按「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利 技術報告，不得進行警告。」，專利法第116 條定有明文 。其立法理由為：「一、由於新型專利採形式審查，未對 是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止 權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示 新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提 起訴訟之前提要件。二、為彰顯新型專利技術報告在行使 新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利 技術報告，不得進行警告，以資明確。」。 ２、次按「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前， 因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基 於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在 此限。」，專利法第117條亦有明定。且該條於100年12月 21日修正之立法理由已記載「…二、第一項修正：（一） 新型專利自92年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦 予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故 現行條文第104 條規定權利人行使權利時，應提示新型專 利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告， 藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。（二）為 防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之 損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭 到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利 技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受 損害負賠償責任。三、現行條文第二項修正後移列但書規 定：（一）現行條文第2 項係屬新型專利權人舉證免責之 規定，自應由新型專利權人負舉證責任，為使舉證責任之 分配更加明確，爰修正移列但書規定。（二）另現行條文 第2 項規定，『常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利 技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審 查之新型專利直接主張權利』；或認為只須取得新型專利 技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意 義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重 影響交易安全。（三）按新型專利技術報告即使比對結果 無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等 ，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知 之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新 型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基 於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意 義務，始為周妥，爰予修正。」等語明確，益足認新型專 利權人不得僅以形式上取得新型專利權，而在欠缺新型專 利技術報告之情形下進行警告。又按因故意或過失，不法 侵害他人之權利者，負損害賠償責任。民法第184條第1項 前段亦有明定。因專利權人行使專利權致侵害他人權利， 仍屬民法第184條第1項侵權行為之態樣，故行為人因故意 過失不法侵害他人權利，須行為人具備歸責性、違法性， 且不法行為與損害間有因果關係，始能成立（最高法院10 0年度台上字第328號判決要旨參照）。 ３、關於被告許Ｏ月治於104年9月22日警告GOMAJI之行為： (1)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責 任；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠 償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第18 4條第1項前段、第2 項分別定有明文。前開規定所謂保護 他人之法律，係指保護他人為目的之法律，亦即一般防止 危害他人權益或禁止侵害他人權益之法律而言（最高法院 77年度台上字第1582號、98年度台上字第1333號裁判要旨 參照）。 (2)原告等主張被告許洪Ｏ治於104年9月22日寄發電子郵件予 GOMAJI，檢附系爭專利，要求GOMAJI不得販售系爭商品； 於104 年10月30日寄發電子郵件予GOMAJI，檢附原證10被 告劉Ｏ銘對17Life之民事起訴狀電子檔，要求將系爭商品 下架；被告劉Ｏ銘委託律師於104年10月2日寄發存證信函 （附上專利公告）予17Life等事實，業據原告提出前揭郵 件（原證2、9）、存證信函（原證21）為證，且為被告等 所不爭執，應堪認為真實。又被告許Ｏ月治於104年9月22 日寄出電子郵件要求GOMAJI將系爭商品下架，致GOMAJI因 受前揭警告，將原告富商公司所有系爭商品自104年9月22 日至104年9 月30日共9日期間暫緩上架而受有營業損失， 此亦有GOMAJI 出具之聲明書1紙在卷足參（參本院卷一第 78頁，原證17）。 (3)依被告許Ｏ月治所述，其認與系爭專利權人即被告劉Ｏ銘 間就反向傘商品有合作銷售關係，即得以自己之名義進行 警告，惟依前揭專利法第116 條規定及立法理由可知，進 行警告之性質應屬新型專利權之行使，須符合相關規定要 件，始得為之。而被告許Ｏ月治縱與系爭專利權人即被告 劉Ｏ銘有銷售反向傘商品之合作關係，然究非系爭專利權 人，亦無證據顯示其為系爭專利之被授權人，自無行使系 爭專利權之資格，故被告許Ｏ月治此部分所辯，自認其與 被告劉Ｏ銘就反向傘商品有合作銷售關係，即得以自己之 名義進行警告，顯係對法規有所誤解。又因無其他事證顯 示被告許Ｏ月治係故意以此方式造成原告富商公司之損害 ，且有違反保護他人法律之情事，故原告富商公司依民法 第184條第1項前段、第2 項規定請求被告許洪月治就其前 揭警告行為負過失侵權行為損害賠償責任，即屬有據，惟 並不構成同條第1項後段之侵權行為。 ４、至於原告等主張被告劉Ｏ銘於104年10月2日寄發電子郵件 警告17Life（原證21）、被告許Ｏ月治於104 年10月30日 寄發電子郵件警告GOMAJI（原證9）、被告劉Ｏ銘於104年 11月2 日、24日寄發律師函警告康太公司（原證23）、寶 雅公司（原證8 ）部分，因17Life、寶雅公司皆未因被告 劉Ｏ銘之警告而將系爭商品下架；GOMAJI亦未因被告等之 警告而於104年10月1日後再度將系爭商品下架，故未導致 原告等因前揭警告而受有損害，故原告等依此主張被告等 有違反民法第184條第1 項前、後段、第2項及公平交易法 第25條規定部分，即無理由。 ５、關於被告劉Ｏ銘於104年12月2日警告生活市集之行為： (1)創意家公司所設立之生活市集於104年12月2日寄送電子郵 件予原告彩國公司，表示收到投訴單位反映有專利侵權問 題，因事關法律相關問題，已將系爭商品下架並暫停排檔 等語，此有104年12月2至3 日生活市集與原告彩國公司間 往來電子郵件及所附由被告劉Ｏ銘委託亞律事務所寄送之 存證信函等件在卷足憑（原證20），是被告劉Ｏ銘於 104 年12月2 日有以寄送存證信函之方式警告生活市集之事實 ，應堪認為真實。 (2)按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人 營業信譽之不實情事。」、「除本法另有規定者外，事業 亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為 。」公平交易法第24條、第25條定有明文。又按「依照著 作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利 之正當行為，不適用本法之規定。」公平交易法第45條亦 有規定。又此條所定排除公平交易法適用規定之要件有二 ，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」 ，二是該項行使權利行為係屬「正當」。換言之，並非行 使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平 交易法之適用，如果權利人在行使上開權利時，濫用其權 利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者 ，仍不能免除公平交易法之適用（最高行政法院98年度判 字第1479號判決參照）。而公平交易委員會對於是否屬於 上開公平交易法第45條「行使權利之正當行為」，訂有警 告函處理原則，以供相關事業遵循，該警告函處理原則係 公平交易委員會本於公平交易法主管機關之立場就該法第 45條所為解釋性之行政規則，用以處理事業對他人散發侵 害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生該法所 禁止之不公平競爭行為，自與法律保留原則無違（司法院 釋字第548 號解釋參照），是本院判斷被告之行為是否屬 於「依照專利法行使權利之正當行為」，自得參酌上開警 告函處理原則加以認定。又被告劉Ｏ銘係於104 年12月間 寄發警告通知，自應依公平交易委員會104年2月16日公法 字第10415601194號令發布之警告函處理原則（下稱104年 警告函處理原則）為其依據。按「事業踐行下列確認權利 受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標 法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決 確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權 審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三） 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定 報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口 商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款 後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡 合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事 證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排 除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列確認權利受侵害 程序，且無公平交易法第二十條、第二十一條、第二十四 條、第二十五條規定之違法情形，始發警告函者，為依照 著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一） 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代 理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標 權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如 系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等 ），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事 業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救 濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客 觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之 情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」104 年警告函 處理原則第3、4點定有明文。 (3)查被告劉Ｏ銘購得原告等販售之系爭商品後，於104 年10 月6日委請亞律事務所進行鑑定，該所於104年10月15日做 成系爭商品已落入系爭專利申請專利範圍之鑑定結果，此 有該鑑定報告1份在卷可稽（參本院卷一第103-127頁，被 證2）。又系爭專利之技術報告係由原告彩國公司於106年 1月20日向智慧局提出申請，經智慧局於106年5 月16日完 成，結論為系爭專利全部請求項均不具進步性，此亦有系 爭專利之技術報告1份在卷足憑（參本院卷一第28-31頁， 原證4 ）。準此，因系爭專利之技術報告係在被告劉Ｏ銘 提出前揭警告後，始由原告彩國公司向智慧局申請做成， 顯然被告劉Ｏ銘於104年12月2日對生活市集進行警告時， 並未提示系爭專利技術報告，而有違專利法第116 條規定 。且被告劉Ｏ銘於提出前揭警告時，雖業已取得其委託亞 律事務所做成之系爭專利侵害鑑定報告，惟該鑑定報告內 容並不含有效性部分之判斷，在未取得技術報告之前貿然 發警告函，此專利有效性部分之風險應自行承擔；況且， 其未同時提示該鑑定報告，又未於發函前事先或同時通知 可能侵害之製造商即原告彩國公司，及雖於警告函中敘及 系爭專利號及專利名稱，惟並未敘明系爭專利之明確內容 、範圍及受侵害之具體事實，從而被告劉Ｏ銘提出前揭警 告並不符合104年警告函處理原則第3、4 點之規定，而不 得謂係符合公平交易法第45條規定之正當行使專利權之行 為。且生活市集因接獲被告劉Ｏ銘之警告而取消原定於10 4年12月1日起預計約1 年之系爭商品上架檔期，此有創業 家公司106年7 月31日出具之聲明書1紙在卷可稽（參本院 卷一第74頁），顯見被告劉Ｏ銘之警告已然影響交易秩序 ，依104年警告函處理原則第5點之規定，構成公平交易法 第25條之違反。 (4)考量本件被告劉Ｏ銘本於其為系爭專利權人之地位，及其 已取得系爭商品落入系爭專利範圍內之鑑定報告之情況下 進行警告，雖因未符合前揭104 年警告函處理原則而致原 告彩國公司受有損害，然原告彩國公司曾於104年10月5日 對系爭專利提出舉發，但經智慧局於105年8月10日以(105 ）智專三（一)02054字第10520991530號審定「請求項3至 10舉發不成立。請求項1至2 舉發駁回。」（被證8），顯 見被告劉Ｏ銘在委請律師發警告函時，應自認系爭專利有 效無虞，且系爭商品落入系爭專利範圍內，故被告劉皓銘 應非以故意方式造成原告彩國公司之損害，被告劉皓銘此 部分行為，對於原告彩國公司應構成民法第184條第1項前 段之過失侵權行為。又公平交易法第1 條規定「為維護交 易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之 安定與繁榮，特制定本法」，可知公平交易法係保護消費 者利益之法律，依前揭規定及說明，被告劉Ｏ銘此部分行 為亦構成民法第184條第2項之侵權行為。因本案並無其他 事證顯示被告劉Ｏ銘係故意以此方式造成原告彩國公司之 損害，尚不構成同條第1項後段之侵權行為。」
智慧財產法院第三庭 法 官 蕭文學
沒有留言:
張貼留言