(專利 舉發）舉發人主張某證據「未揭露」「第二旋轉組件」技術特徵，而智慧局認為「有揭露」。法院認為，智慧局依據專利法75雖得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，但應通知專利權人答辯。智慧局未通知專利權人，對專利權人造成突襲，程序上有違誤，處分應予撤銷。

智慧財產及商業法院111年度行專訴字第21號行政判決(2022.11.24)

原 告 廣東又一電器科技有限公司（專利權人）

被 告 經濟部智慧財產局
 
參 加 人 張Ｏ雄（舉發人）

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國111年1月25日經訴字第11106300390號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文
訴願決定及原處分均撤銷。

事實及理由
... 
六、兩造之爭點：
㈠原處分是否有違反專利法第75條規定？
㈡證據2、3之組合可否證明系爭申請案請求項1至8不具進步性？
㈢證據2、3及習知技術之組合可否證明系爭申請案請求項9、10不具進步性？

七、得心證之理由：

㈠按專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查，專利法第75條定有明文。

其立法理由係認為:「二、在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。三、依職權審酌舉發人未提出之理由者，應使專利權人有答辯之機會。」；

次按西元2021年版舉發審查基準(下稱審查基準)第4.4.1點規定:「職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據…」、第4.4.2點規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會，…」依上述規定，可知在舉發人舉發聲明範圍內，被告機關得依職權審酌舉發人未提出之「理由」及「證據」，惟應賦予專利權人答辯之機會。

進一步而言，倘舉發人就其所提出之舉發理由限定為某種主張，被告機關審酌後為完全不同於舉發人主張之認定，性質上亦應認為係「依職權審酌」情形，依前開規定意旨，亦應賦予專利權人答辯之機會。蓋於此種情形，專利權人可能僅針對舉發人所為某種主張是否可採為答辯，無從期待其就被告機關可能迥異之認定預為答辯，倘被告機關未賦予專利權人答辯之機會即逕為不利之認定，將對專利權人構成突襲，有違前開規定。

㈡本件參加人於舉發程序所提之舉發聲明為「請求撤銷全部請求項」，舉發之事由係主張系爭專利不具進步性，證據部分則主張系爭專利請求項1至8部分依據證據2、3之組合，請求項9、10部分則依證據2、3與習知技術之組合(106216742N01卷第51頁，下稱N01卷)。而其（舉發人）論述之主要理由，係主張「證據2雖未明確揭示系爭專利請求項1其第二旋轉組件之技術特徵，然而，請參閱比對表二及比對表三，證據3圖2與圖4已揭示第二旋轉組件(自標號)、第二軸轉142+10c及驅動機構144，且於證據3說明書第[0050]段已揭示：…且於證據3說明書第[0010]段已揭示『…』故已明確揭示系爭專利其第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角β不等於0度、90度或180度之技術特徵。」(N01卷第49頁)。可知，參加人於舉發理由中係認為證據2並未揭露系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」技術特徵，此部分技術特徵之欠缺係以結合證據3圖2與圖4所揭露之第二旋轉組件為補充。易言之，參加人認為證據2單獨不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，此參酌其就系爭專利請求項1至8均係主張依證據2、3之組合即明。

而依被告（智慧財產局）審定書第4頁第11行記載，證據2已揭露系爭專利請求項1「一第二旋轉組件」，並已揭露系爭專利請求項1完整技術特徵(審定書第4頁倒數第7行)，故證據2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。可知，參加人所提出之舉發理由與被告所審定之理由，在證據2是否已明確揭示系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」之技術特徵一節認知不同。由於參加人認為證據2未揭露前揭技術特徵，故參加人就證據2前揭「未揭露部分」自亦未提出證據2「如何揭露」之論述理由，審定書就證據2如何已揭露此部分技術特徵之理由乃係依職權審酌證據2後所為與參加人不同之認定，雖審定書結論係認為證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，與參加人所主張之證據組合相同，且未逾爭點(即證據2、3之組合是否足證系爭專利請求項1不具進步性)。

惟審定書所審酌之該部分理由，既與參加人明示之主張不同，且未據參加人就被告所認定之該部分理由為任何主張，被告就該部分之判斷即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會，被告就此部分並無裁量空間。

被告辯稱其係就舉發人所主張之證據2、3之組合認為足以證明系爭專利請求項1不具進步性之同一理由進行審查，係就爭點內之證據2為證據調查，非就「爭點外」發動職權審查而引入新證據或理由，自非發動職權審查而引入理由云云，並非可採。

被告（智慧財產局）既依職權審酌參加人（舉發人）未提出之理由，且自承未曾通知原告（專利權人）限期答辯，對原告（專利權人）於舉發程序中之答辯方向，以及有無可能為請求項更正等權利行使行為自生影響，依前揭規定意旨，即有違誤。

八、綜上所述，本件被告依職權審酌參加人未提出之理由，進而為原告不利之審定，未賦予原告答辯之機會，違反專利法第75條規定，於法未合，訴願決定予以維持，亦有不當。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，即屬有據，應予准許。
 
智慧財產第二庭
審判長法　官　彭洪英
法　官　曾啓謀
法　官　汪漢卿