2019年1月17日 星期四

時尚法(商標 民事 識別性 商標使用 功能性配件) LV鎖扣商標(勝訴) v. 霈姬時尚公司:被告使用與LV鎖扣商標完全相同的鎖扣,是侵害商標的行為,應賠償100萬元。

智慧財產法院107年度民商上易字第3號民事判決(2018.12.20)
                  上訴人即 附帶被上訴人 霈姬時尚股份有限公司 兼法定代理人 莊O隆 被上訴人即 附帶上訴人  法商路易威登馬爾悌耶公司(Louis Vuitton Ma         lletier )

霈姬時尚公司上訴駁回,並應再連帶給付LV新臺幣40萬元。


原告LV鎖扣商標


被告包包


、本院得心證之理由:
 (一)系爭商標不具有應撤銷之原因:  1.霈姬公司於本件一再攻擊系爭商標之識別性及知名度,又由   於當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者,法院應就抗辯   有無理由自為判斷;法院認有撤銷原因時,智慧財產權人於   該民事訴訟中不得對於他造主張權利;智慧財產案件審理法   第16條第1 、2 項分別定有明文,而不具商標識別性,依商   標法第29條第1 項,不得註冊,並得依商標法第57、60條規   定申請評定撤銷其註冊。因此,霈姬公司對於系爭商標識別   性之攻擊,合議庭自有必要加以判斷。  2.經查:霈姬公司認為系爭商標不具識別性之原因,是因為有   很多其他品牌之皮包,也有使用類似系爭商標之鎖扣,以致   系爭商標無從與其他相同商品區別。依此質疑,應是認為系   爭商標有商標法第29條第1 項第3 款之不得註冊事由,惟系   爭商標於94年4 月16日、同年8 月16日即已分別為註冊公告   ,有原告所提系爭商標之經濟部智慧財產局商標資訊檢索服   務列印本可憑(原證1 ,原審卷第10、11頁),距今已近13   年之久,依商標法第58條規定,已經不能再申請評定,自無   從認定系爭商標有應撤銷之原因,所以即使很多其他品牌皮   包使用類似系爭商標之鎖扣為真,亦不影響法商路易威登公   司憑系爭商標對霈姬公司主張權利。  3.事實上,很多其他品牌皮包使用類似系爭商標之鎖扣,有可   能均屬侵害系爭商標權利之行為,這表示系爭商標遭侵權之   情況嚴重,更有必要保護系爭商標,怎能反而認為系爭商標   因此不具識別性?  4.至於系爭商標是否具有知名度,此與系爭商標是否有應撤銷   事由,並無關連。這是因為按照我國商標法之規定,只要商   標獲准註冊,除非另有應撤銷、廢止原因,否則即應受保護   ,有關商標法所規定權利侵害之救濟(商標法第68、69條參   照),均不以商標有知名度為必要。
 (二)霈姬公司有侵害系爭商標權利之行為:  1.法商路易威登公司主張霈姬公司有於網路及實體據點,販賣   使用與系爭商標相仿鎖扣之系爭包款,於104 年11月4 日經   警方搜索扣得該類商品共1,352 件(含霈姬公司於搜索後自   行提出之相類似商品),業經法商路易威登公司提出相關網   路列印資料(原證5 、6 ,原審卷第18至25頁)及警方之扣   押物品清單影本(原證7 ,原審卷第26至30頁背面)可憑,   霈姬公司對此亦無爭執,可以認定是事實。  2.惟霈姬公司抗辯:霈姬公司販賣之系爭包款,其鎖扣是功能   性使用,並非商標之使用(功能性抗辯);相關消費者對於   系爭包款不會與系爭商標有混淆誤認之虞(混淆誤認抗辯)   ;又系爭包款之鎖扣,既為功能性使用,霈姬公司並無侵害   商標權之故意或過失可言(故意過失抗辯)。對此三項抗辯   ,經合議庭逐一審酌後,認為都不成立,分別說明如下。
  (1)功能性抗辯:    功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用,兩者並     非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件,存     有多種型式可供選擇時,當特定型式之功能性配件,可     藉由其特定型式,發揮識別性作用時,其亦可為具有識     別性之功能配件,而此具有識別性之功能配件,於功能     性使用之同時,即產生具有識別作用之商標使用性質。     因此,商標法第30條第1 項明文規定:「商標僅為發揮     商品或服務之功能所必要者,不得註冊。」依此規定反     面解釋,商標並非發揮商品或服務功能所必要,即使其     具有功能性,亦可註冊為商標。    以皮包之鎖扣配件而言,如系爭商標所示之樣式,固然     屬於鎖扣之一種型式,而具有鎖扣包身與包蓋之功能,     但鎖扣之型式在設計上有多種選擇,這不是空口白話,     或是單純想像,而是已經法商路易威登公司提出各式鎖     扣與使用各式鎖扣之皮包照片供參考(原證15、16參照     ,原審卷第149 至163 頁背面)。在此眾多不同型式之     鎖扣中,選擇其中一種特定型式,使用特定商品,即可     以產生識別不同品牌商品之作用。    本件最關鍵之處在於:系爭商標樣式之鎖扣,雖然可以     有識別不同品牌商品之作用,但實際上對於相關消費者     而言,是否已經有此種鎖扣就是一種商標之認知,而將     其指向特定之商品來源?這個問題,其實還是商標是否     具有識別性的問題(且仍為是否符合商標法第29條第1     項第3 款之識別性欠缺之問題),按照本判決前面所述     ,由於系爭商標已經註冊公告後滿5 年,而不得申請評     定,所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣     就是一種商標,且將其商品來源指向法商路易威登公司     。申言之,因為利害關係人已經不能對於系爭商標難以     為相關消費者認知為商標為由,申請評定,民事法院就     不應該再依智慧財產案件審理法第16條,自行另為系爭     商標具有應撤銷事由之判斷。也就是:系爭商標之識別     性在法律上,已經處於不能挑戰之狀態。    霈姬公司雖然認為這樣不公平。如果一項功能性的商標     在註冊審查時,因廣泛使用取得後天識別性,故而獲准     註冊,但事後廣泛使用之情形消失,僅有小規模的使用     ,以維持不被廢止之狀態,但如此經過相當時間後,相     關消費者或已遺忘其識別性,或因時間經過改變相關消     費者組成,而根本不知其原本之識別性(後天識別性喪     失),這樣的情形,為何不能事後挑戰功能性商標的識     別性呢?雖然這樣的質疑,並不是完全沒有道理,但相     同的情形也可能發生在其他以後天識別性獲准註冊的商     標,故有必要從立法上加以整體考慮,而不能在個案中     直接改變法律的規定。除此之外,畢竟這樣的商標還是     經過註冊公告的商標,註冊公告就有相當的公示作用,     持續給予商標法上之保護,還是有其合理基礎,同時也     讓商標的法律狀態,在公告後經過一定時間,就能夠趨     於穩定。所以我認為這應該是立法的價值選擇,不是法     官可以在個案中變更的立法價值決定。也因此,在本件     中,即使相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有     商標之認知,也不能解免霈姬公司可能之侵權責任。不     過,這一點另外可以在損害賠償推估時,加以為衡平之     處理,詳如後述。    據上,功能性抗辯並不成立。
  (2)混淆誤認抗辯:    霈姬公司又認為:霈姬公司所販賣的系爭包款,另有使     用自己的「Pigi」商標,且全無刻意強調所使用系爭商     標之識別作用,行銷時所介紹的品牌故事,也明確傳達     了系爭包款為霈姬公司生產製造的意思;即使相關消費     者第一眼注意到系爭商標,也可以藉此判斷系爭包款為     霈姬公司之產品,不至於誤認為法商路易威登公司之產     品,所以並沒有致消費者混淆誤認之虞云云。    對於霈姬公司此部分提出來的抗辯,首要應該說明的是     ,系爭包款上所用之鎖扣,確實與系爭商標樣式十分相     似,幾乎到了完全相同的地步。這一點除了直接比較系     爭商標與系爭包款就可以獲得證實外(可比較原證1 之     系爭商標與被證12之系爭包款之一,原審卷第10頁、第     291 頁,並如原判決附件:系爭商標與系爭包款所用鎖     扣比較示意圖,見本院卷一第38頁),也可從霈姬公司     在原審言詞辯論時,僅從其並未將此鎖扣作為商品識別     來源之論點,來論證相關消費者不會混淆,而未爭執此     鎖扣與系爭商標之樣式有何不同,得到印證(霈姬公司     於原審言詞辯論簡報第16、17頁,原審卷第333 頁背面     至第334 頁)。    其次,系爭商標之識別性,在法律上,已不能加以挑戰     ,此已如前述。這表示在法律上還是應該認為相關消費     者可以藉由系爭商標來區別商品來源。既然如此,系爭     包款上的鎖扣又與系爭商標樣式如此相似,也已經如上     段說明,自應認為還是有可能造成相關消費者的混淆誤     認。也就是,仍有混淆誤認之虞。    再者,系爭商標與系爭包款之鎖扣,既然幾乎完全相同     ,而如前述,且其使用之商品類別又屬相同,則依商標     法第68條第1 款之規定,根本不必有混淆誤認之虞,即     可構成侵害商標權。之所以如此規定,其法理基礎應在     於:商標侵權之構成,不僅發生於相關消費者於選購時     之混淆誤認,亦在於選購前之初始興趣混淆(initial     interest confusion)以及售後混淆(post-sale conf     usion )。就此並可分別詳細說明如下:     (甲)以初始興趣混淆而言,當商標以其識別性發揮區別商      品來源功能之時,相關消費者就有可能因為看到熟悉      的商標而產生選購興趣,此時即使在選購時,因其他      因素而可辨析並非原先熟悉商標所指示之商品來源,      相關消費者仍可能因此決定嘗試選購。然而,此等初      始興趣之產生,既然是基於相關消費者對於原熟悉商      標之識別性作用,其背後即為商標權人對於商標之全      部資源投入,其利益自不應由他人所掠奪。     (乙)再以售後混淆而言,商標對於商品來源的指示作用,      同時寓有質量保證之意,相關消費者即使因選購時之      特別因素(如價格差異或如本件中之其他商標標示)      ,知悉商品非來自於特定商標權人,但因商品使用完      全相同或十分近似之商標,其他潛在相關消費者在缺      乏選購時特別因素之情況下,無從判別其差異,因而      產生混淆誤認,此時將破壞商標權人對於商標質量保      證作用之努力,自應認為已構成商標權之侵害。其典      型案例即為廉價銷售之仿冒精品,選購此類商品之相      關消費者幾乎都知悉自己購買的是仿冒品,並沒有混      淆誤認的問題,但當仿冒品充斥於市面時,就會影響      正品的稀有性進而減損品牌價值。如果不以售後混淆      作為侵害商標權之法理基礎,就難以說明為何於相關      消費者於選購時不會有混淆誤認之虞,但還是應該將      此等仿冒品之銷售,列入為侵害商標權之行為態樣。    在本件中,雖然相關消費者在選購系爭包款時,可能因     為霈姬公司抗辯的各種情節,不會發生混淆誤認,但在     系爭商標與系爭包款所用鎖扣幾乎完全相同之情況下,     沒有辦法排除相關消費者在選購前之興趣,是出自於對     於系爭商標的認識,其他潛在相關消費者也有可能在非     選購的情況下,誤認系爭包款即是出自法商路易威登公     司,因而減損其品牌價值,所以霈姬公司此部分之抗辯     ,無論根據法律規定(商標法第68條第1 項第1 款)或     論析混淆誤認之相關法理,都應該認為並不成立。
  (3)故意過失抗辯:    霈姬公司另抗辯由於系爭商標缺乏獨立之識別性,業界     先前也未有此類商標存在,一般業者難以知悉有此種商     標經註冊保護,故即使販賣系爭包款構成侵害商標權,     霈姬公司亦無故意過失可言。    然查:在網路上銷售系爭包款,此種具有商業性質之行     為,由於可能有較大數量的反複交易,在侵害商標權之     過失認定,即應採取善良管理人注意義務之標準,避免     輕率地侵害他人商標權,以貫徹法律對於商標之保護。     本件中需要進一步闡釋的是:什麼是善良管理人之注意     義務?霈姬公司所抗辯一般業者之主觀認知對此善良管     理人注意義務有何影響?    對於以上法律問題,合議庭認為:所謂善良管理人之注     意義務,固然一般業者之普遍認知可以做為具體參考標     準,但至少不能低於法律所定之最低標準。以本件而言     ,即使霈姬公司所宣稱一般業者難以知悉系爭商標經註     冊保護之情況屬實,但既然系爭商標已經註冊公告,即     處於所有業者均能查閱知悉之狀態,一般業者在進行產     品設計前,均應加以為法律風險評估,霈姬公司雖質疑     這樣的標準,對於一般業者過苛,但若非如此,即不免     鏽蝕商標註冊制度,使註冊商標喪失註冊保護之法律本     旨,而弱化為使用保護,甚或淪為知名才能保護。    另一方面,本件中法商路易威登公司並未舉證霈姬公司     明知系爭商標已經註冊,卻故意採用作為功能性配件,     應認為霈姬公司採用系爭商標樣式之鎖扣作為系爭包款     之配件,僅具有未事先妥適評估法律風險之過失。    據上,故意過失抗辯也不成立。
 3.與刑事判決歧異之問題:   (1)霈姬公司販賣系爭包款之同一行為,其公司負責人莊O隆    已經刑事訴訟程序判決無罪確定,此有霈姬公司所提出之    臺灣臺南地方法院105 年度智易字第20號、本院106 年度    刑智上易字第14號判決可證(被證6 ,原審卷第252 至26    1 頁)。其中有關功能性抗辯、混淆誤認抗辯,均與本判    決前面的認定,有所歧異(至於故意過失抗辯部分,確定    刑事判決認定並無故意,與本判決應無不同),且有關「    商標之使用」、「混淆誤認」是民、刑事責任所共通之要    件,本判決之認定明顯與確定刑事判決不同。   (2)雖然民、刑事訴訟,分別為獨立之訴訟程序,個別法官承    審之民、刑事訴訟,依法並無相互拘束的效力,但基於法    律之公平適用以及法律要件之明確性與可預見性,如果沒    有特別的理由,民、刑事訴訟最好不要有歧異的認定結果    。這應該是比較理想的判決結果;但反過來說,如果確實    有特別的理由,當然不應該勉強為使判決結果相同,忽略    了深入探討民、刑事責任在法律要件解釋上是否應該有所    區別,以及法律見解合理性之檢視。   (3)以本件的情形而言,有關「商標使用」之要件部分,經    審慎考量後,合議庭認為:因為民、刑事責任著重的歸責    基礎不同,其中刑事部分特別重視行為之主、客觀惡性合    併考察評價,所以在功能性配件並非主要供行銷目的使用    之情形,確實可因主觀惡性不足,而給予無須承擔刑事責    任之無罪判決結果;但在民事部分,因須貫徹法律對於權    利人與競爭公眾間之財貨關係調整,以達成其法律政策功    能,所以在功能性配件同時兼具有識別性作用,而可能發    揮商標效用時,自有必要進一步為其他要件之判斷,以決    定是否依法進行財貨關係調整(包括依法為禁制令或損害    賠償責任之判定),不應僅因功能性配件非主要供行銷目    的使用,就直接排除其民事責任之認定。因此,此部分合    議庭認為民、刑事責任就「商標使用」之要件,確應為不    同之解釋適用。   (4)至於「混淆誤認」之要件部分,確定刑事判決並未見有初    始興趣混淆及售後混淆之說明與討論,但此部分合議庭認    為必須對此有所考慮,比較合理,也比較能夠周延保障商    標權人之合法權益,為此確有必要採取與確定刑事判決不    同之見解。  4.根據以上認定及說明,霈姬公司確有侵害系爭商標權利之行   為,原告自得依商標法第69條第3 項之規定,請求損害賠償   。  (三)關於損害賠償之數額:  1.按商標權人請求損害賠償時,得就查獲侵害商標權商品之零   售單價1,500 倍以下之金額計算其損害,但所查獲商品超過   1, 500件時,以其總價定賠償金額,商標法第71條第1 項第   3 款有明文規定(下稱推估損害條款)。法商路易威登公司   即依此規定,並參考最高法院102 年度台上字第974 號民事   判決之見解,認為本件之損害賠償,應分別將查獲侵權商品   區別其種類,於超過1,500 件部分以總價定其賠償額,於1,   500 件以下部分,則又分別其售價而以1,500 倍定其賠償額   ,然後予以全部加總成為最終賠償數額,合計為2,606,940   元。但合議庭並不認同這樣的計算方式,以下就說明其原因   ,以及合議庭所認為應該採取的計算方式。  2.首先,推估損害條款在前段適用上(即查獲件數在1,500 件   以下之情形),應以案內查獲侵權商品之最高售價乘上1,50   0 倍為法定最高上限,由法院在此法定最高上限內,酌定賠   償額即可。因倍數推估損害條款之法理基礎應在於侵權行為   往往存在未能發現之黑數,此不僅為存在於一般生活經驗,   也在於損害必須以證據證明,但證據之取得往往有現實上困   難之事理。所以倍數推估損害條款,其具有填補實際真正損   害之功能,如商標權人自認難以其他方法證明其損害數額時   ,即可選擇利用倍數推估損害條款計算其損害。倍數推估損   害條款在查獲多項商品,且零售單價均有不同時,應該如何   定倍數,存有解釋空間。以平均零售價格計算之方式,即為   其中一種方法,此種計算方法有司法院104 年度智慧財產法   律座談會民事訴訟類相關議題提案及研討結果第1 號所採取   之乙說可供參考。但此種計算方法無法合理解釋只有查獲一   項高價偽品時,可逕以此高價物品之倍數推估損害,但額外   再查獲另一較低價格偽品時,卻必須以較低之平均價格進行   倍數推估損害,造成查獲越多,反而法定賠償上限可能因此   越低之荒謬結果。且查閱上述座談會之研討結果所採取乙說   之理由,均是以先前商標法仍有最低推估倍數為基礎,但此   項基礎現在已經不存在,自無繼續參考該項研討結果之必要   。再者,在商標法修法刪除最低推估倍數後,法官在酌定此   推估倍數時,其實已有更大的決定空間,以適用於各種不同   個案之實際情況。為此,合議庭認為倍數推估應以查獲商品   中最高價格之最高法定推估倍數作為法定賠償上限即可,如   此最能發揮該條款可加彈性運用之效果。也不會發生以每件   商品推估倍數再行累加,可能造成法定上限過高之不合理現   象。再者,法官酌定推估倍數時,也無須受限為整數倍數,   亦不妨為帶有小數之倍數,以求更精確地符合個案情況。因   此,以查獲商品中最高零售價格之1,500 倍為法定賠償上限   ,在此法定賠償上限以內,酌定賠償額,即符合倍數推估損   害條款之立法意旨。簡單地說,如果查獲之侵權商品,其種   類或售價僅有一種,無論其數量多少(以1,500 件為限),   都只能以此售價乘上1,500 倍為法定最高上限;但如果查獲   之侵權商品,件數相同,其中一件改為較低售價之商品,如   依原告主張之方式(即分類加總計算),卻能分別計算加總   ,而得到較高之法定賠償上限,形成法定賠償上限,不論查   獲侵權物品之總價為何,卻係由查獲種類或售價差異所決定   之怪異現象。  3.其次,推估損害條款在前、後段適用上之區別上,基於相同   理由,即應直接以全部查獲總數為適用基礎,而不應區別查   獲之售價或種類而分別為前段或後段之適用及計算。但如查   獲商品之總價反而低於單一最高單價商品乘上1,500 倍之總   數時,仍應以目的性限縮之解釋方式,適用前段(例如:查   獲單價1 萬元之侵權商品1 件,100 元之侵權商品1,500 件   ,如適用前段,其法定賠償上限為1,500 萬,但適用後段其   查獲商品總價卻僅有16萬元)。  4.在本件中,實際經警方搜索扣得之侵權商品數量為1,352 件   ,已如前述,但霈姬公司等自認就系爭包款之進貨數量就有   後背包1,462 件、斜背包938 件、手提包586 件(霈姬公司   原審民事答辯二狀第12頁,原審卷第136 頁背面),共計2,   986 件,其既已明確自認,自可認定已「查獲」之侵權商品   ,已經超過1,500 件,故應適用商標法第71條第1 項第3 款   後段規定推估其損害。但其中斜背包部分,其數量低於警方   查扣數量590 件(原證14,原審卷第88頁)加上霈姬公司銷   售網頁上所標示之累積銷量620 件(原證6 ,原審卷第22頁   ),合計為1,210 件,此部分於計算時,應認為其查獲數量   為1,210 件。以上各類查獲侵權商品之零售單價,按照法商   路易威登公司之主張,分別為553 元、455 元及553 元,霈   姬公司沒有爭執抗辯,並自行據以試算賠償責任成立時之應   賠償金額(同上狀第11頁,原審卷第136 頁,其中斜背包之   數量,霈姬公司亦以1,210 件設算),所以本件查獲侵權商   品之總價應為1,683,094 元(計算式:1,462X553=808,486   ;1,210X455=550,550 ;586X553=324,058 ;808,486+550,   550+ 324,058=1,683,094)。  5.商標法第71條第2 項另有「前項賠償金額顯不相當者,法院   得予酌減之」之規定,這表示根據同條第1 項推估之損害金   額,仍應審酌案內全部情況,妥為考量,以求為最適賠償額   之決定。以本件而言,經審酌:本件認定查獲侵權商品之總   件數有3,258 件(計算式:1,462+1,210+586=3,258 ),數   量不少,但法商路易威登公司於原審面對霈姬公司有關系爭   商標難以為一般人有商標認知之質疑,僅提出一般使用證據   回應,而未提出明白廣泛教育相關消費者及一般社會大眾系   爭商標已經註冊保護之證據,原審因此認為雖然在法律上不   應因此撤除對系爭商標之法律保障,但在損害賠償數額之認   定上,即應給予衡平考量,僅能認為所造成之損害比較有限   ,而不應為過高損害額之推估,且霈姬公司應屬事先未周詳   法律風險評估之過失情形,而非故意,以及案內其他等一切   情狀,應認為前述推估之損害數額,顯不相當,認為應酌減   至60萬元為適當,但是,法商路易威登公司於第二審主張系   爭商標雖具有鎖扣之功能,然其獨特之設計絕非競爭者同業   所普遍使用者,故具備我國商標法所要求指示商品來源之識   別性,並經過我國智慧局實體審查而取得有效之商標註冊,   且系爭商標並於世界知識產權組織及全球眾多國家取得商標   註冊,包括:亞洲地區:日本、中華人民共和國、北韓、南   韓、泰國、馬來西亞、越南、香港、土耳其、印度、印尼、   菲律賓、澳門、新加坡、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國   、伊朗、以色列、科威特、黎巴嫩、埃及、吉爾吉斯斯坦及   塔吉克斯坦等;美洲地區:美國、巴哈馬、墨西哥、烏拉圭   、委內瑞拉、智利、阿根廷、哥倫比亞、古巴、巴拿馬及波   多黎各等;歐洲地區:歐盟、保加利亞、瑞士、德國、奧地   利、法國、西班牙、義大利、希臘、捷克、匈牙利、愛沙尼   亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、羅馬尼亞、俄羅   斯聯邦、烏克蘭、丹麥、挪威、百慕達、賽普勒斯、馬爾他   、列支敦斯登、摩納哥、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、聖馬利諾   、塞爾維亞、蒙特內哥羅、葡萄牙共和國及摩爾多瓦等;非   洲地區:巴西、南非聯邦、摩洛哥、阿爾及利亞及突尼西亞   等;大洋洲:澳洲、紐西蘭等國家,並提出上證4 系爭商標   於各國註冊列表為證,合議庭因認系爭商標之識別性業已經   全球多數國家包括我國所肯認,因此,合議庭認為原審將本   件損害賠償酌減至60萬元,不符比例原則,認為以酌減至10   0 萬元為適當。又莊龍隆為霈姬公司之負責人,霈姬公司對   此並無爭執,莊龍隆自應依公司法第23條之規定,與霈姬公   司負連帶損害賠償之責。」              審判長法 官 汪漢卿                 法 官 熊誦梅                 法 官 曾啟謀

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