智慧財產法院 105 年民商訴字第 52 號民事判決(2018.04.24)
原告 馬祖酒廠實業股份有限公司
被告 黃克文即林義和工坊
被告 福星利華酒業股份有限公司
主文
原告之訴駁回。
「五、
得心證之理由
(一) 系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款之廢止事由？
1. 按「商標法之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」、「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」、「有第1項第2款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。」、「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊。」商標法第5條、第63條第1項第2款、第3項、第64條分別定有明文。又商標法第57條第3項明定「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」，為同法第67條第3項所準用。可見商標被依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止者，如商標權人能證明該商標於被申請廢止前3年內，曾經以符合一般商業交易習慣之方式，為同法第5條所定之4款使用情形之一者，即無首揭商標廢止註冊規定之適用（最高行政法院104年度判字第786號、106年度判字第163號判決參照）。
2. 被告林義和工坊於105年10月28日以系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3年之事實申請廢止系爭商標，業經本院依職權調閱系爭商標廢止申請卷核閱無訛（本院卷(一)第140頁至第164頁），依該卷附訴外人京華公司派員前往原告之台北營業處及其他28個店家查訪，均未有販售系爭商標之商品，有京華公司之調查報告在卷可稽（本院卷(一)第145頁至第164頁）；又依原告所提104年11月16日聯合新聞網所登載「本月七日（按係104年11月7日）○○○總統與大陸國家主席○○○舉行『馬習會』，連帶捧紅兩人晚宴所飲用的馬祖老酒…馬祖酒廠已經廿多年沒有再釀新酒，如今也決定重啟生產線。…酒廠從廿五年前最後一次釀製老酒，至今沒有再釀新酒過。…由於窖藏酒必須經過煎酒、過濾等程序，才能夠罐裝上市，最新一批馬祖老酒，至少要到十二月初才能上市…」（本院卷(一)第10頁、第11頁），可知原告生產線已20餘年停產馬祖老酒；復查，依菸酒稅法第9條規定「菸酒產製廠商除應依菸酒管理法有關規定，取得許可執照外，並應於『開始產製前』，向工廠所在地主管稽徵機關辦理菸酒稅廠商登記及產品登記。」，核與原告於商標廢止答辯書稱酒類為管制商品，須申請核可後才能製造相符（本院卷(一)第234頁），並有財政部北區國稅局105年1月19日北區國稅馬祖營字第1051454016號函核准原告南竿廠申請「馬祖老酒」登記之資料在卷可按（本院卷(一)第235頁至第236頁背面），承上可知，原告於105年1月19日始經財政部北區國稅局准予登記產製名稱為「馬祖老酒」之產品，於此之前既未製造「馬祖老酒」，遑論使用系爭商標行銷該商品，是原告提出105年1月4日「陳年老酒」之統一發票，尚難認係販售使用系爭商標商品之證明。再者，原告於107年2月5日庭呈與本院卷(一)第220頁網頁頁面相同之「馬祖老酒」，惟其裝瓶日期為「2017年3月1日」，業經本院勘驗在卷（本院卷(二)第4頁），亦係在被告林義和工坊申請廢止系爭商標之後上市；原告雖復提出原證12之「馬祖老酒」實品照片，惟亦稱「新生產之馬祖老酒於105年下料釀造，並選用20年以上窖藏在八八坑道老酒酒基約4萬公升，作為勾兌的『酒母』，同時在酒廠師傅經驗與儀器等設備協助下，…，並於106年上市，…」，顯見原證12「馬祖老酒」商品，係在被告林義和工坊申請廢止系爭商標之後上市行銷。此外，原告所提104年11月16日聯合新聞網所登載之酒類商品照片，其上係標載「陳年老酒」，並無使用系爭商標圖樣，且該報導內容雖提及「馬祖老酒」，惟「老酒」為馬祖特色產業，有智財局著名地方特色產業產地一覽表、馬祖日報電子報之報導在卷可佐（本院卷(一)第107頁至第113頁、第124頁至第125頁），顯見上開報導係將「馬祖老酒」作為普通名詞使用，並非系爭商標之使用。
3. 綜上，原告無法證明其於被告林義和工坊申請廢止日（105年10月28日）前3年內有使用系爭商標之事實，智財局前開系爭商標廢止申請案亦同此認定，有智財局商標檢索服務廢止處分書查詢結果明細附卷可參（本院卷(二)第70頁正、背面），被告等稱系爭商標有商標法第63條第1項第2款之廢止事由，為有理由。
(二) 被告等在系爭商品上使用系爭商標字樣，得否主張商標法第36條第1項第1款規定，不受系爭商標權效力所及？
1. 按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，商標法第36條第1項第1款設有規定。參照智財局商標法逐條釋義解釋，本條款使用態樣，可分為描述性合理使用及指示性合理使用，前者指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式的使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源的功能，而係純粹作為第三人商品或服務本身的說明。後者則指第三人以他人的商標指示該他人的商品或服務，此種方式之使用係利用他人商標指示他人的商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途等。
2. 被告於102年即行銷馬祖老酒，有102年1月11日馬祖日報「馬祖新玩法／林義和工坊馬祖老酒DIY禦寒」之報導一則附卷可參（本院卷(一)第124頁）。又查，被告林義和工坊（即被告○○○）有註冊「林義和工坊LINYIHEFACTORY」商標（下稱「林義和工坊」商標），有智財局商標檢索服務附卷可稽（本院卷(一)第114頁），被告等在系爭商品包裝上固標記「馬祖老酒」字樣，惟其上亦標示「林義和工坊」商標，有系爭商品照片附卷可考（本院卷(一)第16頁、第17頁、第113頁，如附圖2所示），而「老酒」為馬祖地區特產，業如前述，被告於系爭商品標示「馬祖老酒」之方式與一般酒類商品標示之方式亦無不同，應係說明性文字之使用，表示系爭商品與馬祖地區有所關聯，相關消費者會將之視為商品或服務之說明，而非識別來源之標識。況馬祖老酒係馬祖地區特產，如因系爭商標含有「馬祖老酒」等字即禁止同業使用，恐將影響市場公平競爭，與商標法第1條為維護市場公平競爭之立法目的之一相違背。
3. 承上，堪認被告等於系爭商品使用「馬祖老酒」等字樣，該當於商標法第36條第1項第1款之合理使用。
(三) 系爭商標是否違反商標法第29條規定有應撤銷註冊之原因：按商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後3個月內，向商標專責機關提出異議。商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定，商標法第48條第1項、第58條第1項分別定有明文。經查，本件被告等雖主張系爭商標有商標法第29條不得註冊之原因，惟系爭商標係於93年12月1日公告，有智財局商標資料檢索服務在卷可稽（本院卷(一)第9頁），已逾前開所規定得提出異議或申請或提請評定之期間，是本院無從審酌系爭商標是否有違反商標法第29條應撤銷之原因，併予敘明。」
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