智慧財產法院 107 年行商更(一)字第 4 號行政判決(2019.07.11)
原 告 日盛證券投資信託股份有限公司(申請廢止人) 被 告 經濟部智慧財產局 參 加 人 日盛證券股份有限公司(商標權人)
上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國10 6 年3 月27日經訴字第10606302460 號訴願決定，提起行政訴訟 ，經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院於106 年10月 26日以106 年度行商訴字第53號判決後，原告不服，提起上訴， 經最高行政法院於107 年10月4 日以107 年度判字第571 號判決 將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。 被告就註冊第103957號商標「日盛設計圖（一）」商標指定使用 於「證券商業務」之服務，應作成廢止成立之審定。 訴訟費用由被告負擔。
「二、按商標法第63條第1 項第2 款規定：「商標註冊後有下列情 形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…… 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者。但被 授權人有使用者，不在此限」。第65條第1 項及第2 項規定 ：「（第1 項）商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標 權人，並限期答辯…（第2 項）第63條第1 項第2 款規定情 形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實 …」。第67條第3 項準用第57條第3 項規定：「依前項規定 提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般 商業交易習慣」。商標法第57條100 年06月29日立法理由謂 ：「申請評定人依第二項規定應提出足以證明其商標有真實 使用之證據資料。若只是為維持商標註冊而臨時製作或象徵 性之使用證據，不符合商標係用來指示商品或服務來源之功 能，不具商標保護必要性，爰參照美國商標法第45條、2009 年2 月26日歐洲共同體商標條例第15條第1 項及德國商標法 第26條第1 項等規定增訂之」。 三、依商標法第5 條規定，「商標之使用」係指「為行銷之目的 ，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標： 一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣 、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關 之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣 告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒 介物方式為之者，亦同。」。依上開規定，商標之使用必須 符合下列要件：(1)使用人主觀上係基於行銷商品或服務之目 的而使用，(2)客觀上有使用商標之行為，(3)須足以使相關消 費者認識其為指示商品或服務之來源，而得與他人之商品或 服務相區別。如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交 易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服 務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足 以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使 用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交 易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。 四、參加人於98年經營權易手外資，母公司日盛金控於99年12月 15日發表新的CI，以取代原來的CI（即系爭商標）： (一)經查，系爭商標為原日盛集團之舊CI，參加人及其母公司日 盛金控、同為子公司之日盛銀行，與原告、日盛報關、日盛 租賃等，均曾於日盛金控易手外資前，使用日盛集團舊CI即 系爭商標。參加人母公司日盛金控、參加人及日盛銀行於98 年經營權易手外資，母公司日盛金控於99年12月15日，於官 網上發布將舊CI（即系爭商標）更改為新CI之新聞稿。觀諸 該新聞稿稱：「日盛金控今（15）日舉行『日盛金控CI識別 發表暨金控總部喬遷』，…日盛金控表示，即日起全面更新 『日盛金控』企業Logo，宣示新企業形象…日盛金控於去（ 98）年4 月中完成現金增資後在新的經營團隊勵精圖治經營 …日盛金控為了積極進軍國際，與全球接軌；並有別於過去 本土形象；日盛金控特別更新企業Logo…目前包含日盛證券 43個據點、日盛銀行42家分行（含OBU 國際金融業務分行） 、企業對外等都將改頭換面」，有日盛金控官網發布之「日 盛金控CI識別發表暨金控總部喬遷（99.12.15）新聞稿」影 本在卷可稽（原證28號，見本院卷二第47頁）。參加人母公 司日盛金控新聞稿中所謂「對外、改頭換面」，顯示其主觀 意圖為全面撤換舊CI（即系爭商標）改用新CI（如附圖二所 示），特別是針對「對外」即對消費者表彰其營業主體來源 ，所提供之客觀上的服務相關之物品、商業文書、廣告、電 子媒體、網路或其他媒介物之標識，將全面更換為新CI。 (二)按大企業對於CI之規劃佈局向來均予以高度重視。實際上， CI之定義即為了與其他企業做出「區隔性」，必須提供「整 合一致的訊息」、「品牌一致性」與「連貫性」。準此，就 商標之使用而言，越大的企業使用新企業標章之CI，會以越 嚴謹、絕對的方式來使用，不容有曖昧模糊地帶，故更換CI 應係全面性、系統性、制度性，大規模地統一且一貫地更改 ，從外到內，方符合國際型金融企業的品牌經營策略和當今 一般商業習慣。 (三)查參加人各營業據點自99年起陸續全面更換外觀巨型招牌， 原告以GOOGLE地圖上檢索98年易手前業已存在，並標示系爭 商標之參加人各分店，可見幾乎於100 年、101 年所有分店 全面揚棄舊CI即系爭商標，徹底更換為新CI，不留任何曖昧 餘地（見原告提出參加人各分店98年、100 年外觀照片對照 表，本院卷一第302-307 頁），此外，參加人所有與其提供 服務有關之物品、商業文書、廣告、電子媒體、網路或其他 媒介物之標識均已更換為新CI，亦有原告提出商標調查報告 （見104 年11月13日廢止申請書附件二）、員工名片（附件 二頁8 ）、日盛證券開戶契約書（附件二頁9 、前審原證9 ）、日盛證券客戶資訊交互運用同意書（附件二頁10）、日 盛證券分公司客戶拜訪紀錄表（附件二頁11）、日盛證券客 戶徵信與額度審核表（附件二頁12）、大樓內部及外觀企業 標識（附件二頁13、14、15、前審原證8 、原證14）、大樓 外觀GOOGLE街景圖（105 年6 月16日商標廢止補充理由書（ 二）附件7 、原證14）、店內環境，包含補摺機周邊（前審 原證6 ）、日盛證券融資融券買進及賣出委託書（105 年2 月26日商標廢止補充理由書附件5 ）、日盛證券明細帳單（ 前審原證7 ）、日盛證券股票買賣委託書100 年01月版（原 證15）、日盛證券受託買賣國內有價證券、外國有價證券開 戶資料表（原證24）、日盛證券委託人身分證明文件表（原 證25）、日盛證券委託人印鑑卡（原證26）在卷可憑。由上 開證據可知，參加人就其提供服務有關之物品、商業文書、 廣告、電子媒體、網路或其他媒介物之標識，已全面更換新 的CI，揚棄以系爭商標作為表彰其服務來源之主觀意圖，並 有客觀之事實可稽。 五、參加人雖提出李婉○、葉成○之證券存摺影本（見原處分 卷第84、85頁）、潘冠○證券存摺正本（見前審卷證物袋） 、興櫃股票委託書2 張（見本院卷一第157 頁）、期貨 交易款項自動撥轉同意書（原處分卷第138-142 頁）、景 美分公司玻璃門上系爭商標標誌（見本院卷一第177 頁、第 525 頁）等資料為使用證據，主張其於申請廢止前三年內有 使用系爭商標之事實，惟查： (一)系爭商標圖樣係由一紅底矩形外框，內置一反白圓形內框， 該圓形內框中有一反白之中文「盛」字所組成。參加人提出 之李婉○、葉成○之證券存摺影本，及潘冠○證券存摺正本 ，其上雖有系爭商標圖樣（其中影本部分為黑白影印），惟 按，我國就集中交易市場之有價證券交易係採集中保管帳簿 劃撥交割制度，以確保投資人之權益。依證券經紀商受託買 賣有價證券辦法第12條規定：「（第1 項）證券經紀商接受 委託買賣證券，應請委託人先行開立有價證券受託買賣帳戶 、集中保管帳戶及款項劃撥帳戶。（第2 項）證券經紀商接 受客戶開設有價證券集中保管帳戶，應與客戶簽訂契約，並 發給證券存摺。」是參加人接受委託買賣有價證券時，須請 客戶開立有價證券集中保管帳簿劃撥帳戶，並核發證券存摺 予客戶收執保管，嗣進行有價證券之相關交易行為後，如經 客戶提示證券存摺，參加人應於證券存摺登載有價證券種類 與數量後發還客戶。從而，證券存摺係參加人提供證券商業 務服務之紀錄，而非交易憑證，客戶於委託參加人進行有價 證券買賣之交易過程中，均無須提示證券存摺，縱證券存摺 遺失，客戶仍得委託參加人買賣有價證券，是客戶委託參加 人進行有價證券買賣時，自無透過證券存摺使用商標之行為 。此外，證券存摺登載服務係由參加人所提供，而非客戶所 提供，故客戶提示證券存摺請求參加人予以補登之行為，並 無為參加人表彰其服務來源，而為其促銷或銷售商品或服務 之目的，依前開說明，自不得以客戶持標示系爭商標證券存 摺進行補登之行為，即謂客戶有於交易日期或登摺日期為參 加人使用系爭商標之行為。參加人提出之證券存摺，其封面 雖有標示系爭商標，且客戶於申請廢止日（104 年11月13日 ）前3 年內有補登存摺之行為，仍不能證明參加人於申請廢 止前三年內有使用系爭商標之事實。再者，客戶辦理證券存 摺登載時，必須實際至參加人營業場所始得為之，此時客戶 係藉由營業場所相關物品（例如營業招牌、員工制服、介紹 板、廣告文宣、委託買賣有價證券之相關文書等）上所標示 之商標，用以識別服務之來源，至於證券存摺上所標示商標 、戶名、帳號僅係供參加人辨識客戶之用，而參加人於其營 業場所相關物品所標示之商標，自99年之後，均已全面更換 為新的CI，已如前述，相關消費者由參加人營業場所之招牌 、內部陳設、廣告文宣、與服務有關之文書上普遍標示之新 的CI之客觀事實，會認為參加人係以新的CI而非系爭商標， 作為表彰其服務來源之標識。 (二)受託買賣外國有價證券委託書（見原處分卷第144 頁）、興 櫃股票委託書（見本院卷一第157 頁），其上所標示之圖樣 除紅色方框內置白色圓框及中文「盛」字外，右方另標示「 日盛金控—日盛證券」字樣，且參加人已申請註冊多件以「 盛」圖結合「日盛」等文字之商標圖樣，包含註冊第36936 號（如附圖3 所示），註冊第101987號商標（如附圖4 所示 ），註冊第1200673 號商標（如附圖5 所示），各自主張不 同之商標權而受保護，自應認為不同之「盛」圖商標圖樣之 間，不具有同一性。另查，參加人所有之註冊第36936 號之 廢止案中，最高行政法院107 年度裁字第561 號裁定（原證 21號），亦肯認原審判決（本院106 年度行商訴字第95號行 政判決，原證22）認定，單就「盛」字圖樣而言，紅底方框 內置反白圓形「盛」字圖，與墨色正圓圖框內置「盛」字商 標不同：「原判決業已敘明系爭商標（註：註冊第36936 號 商標）為墨色正圓圖框內置『盛』字、右側搭配中文『日盛 』2 字組成…上訴人除系爭商標外，對於『盛』字圖樣，及 該圖樣結合『日盛』、『日盛集團』文字，另註冊有第1019 87號原判決附圖二商標、第103957號原判決附圖三商標、第 1200673 號原判決附圖四商標，並均指定在證券商服務業務 ，上訴人所註冊之原判決附圖一至四商標圖樣既然都略有不 同，則原判決附圖一至四商標彼此間即不具同一性，在商標 使用之判斷上，應就各該商標之使用證據分別視之。經整體 觀察原判決附圖五原證4 、5 商標態樣，其在紅底方框內置 反白圓形『盛』字圖…若僅就『盛』字圖觀之，…非系爭商 標『盛』字圖（註，承上，為墨色正圓圖框內置「盛」字） ，既然在上訴人註冊之多件商標中，原判決附圖五原證4 、 5 與其他註冊商標予人之同一性印象較本件系爭商標為高， 則原判決附圖五原證4 、5 即不能認為與本件系爭商標具有 同一性，並據以認定參加人之註冊第36936 號商標，有三年 未使用應予廢止之事由，駁回參加人之上訴在案。本院綜合 上情，認為參加人提出之受託買賣外國有價證券委託書、興 櫃股票委託書上標示之圖樣，與系爭商標不具有同一性，不 得作為系爭商標使用之證據。 (三)期貨交易款項自動撥轉同意書（原處分卷第138-142 頁）為 黑白影本，其上所標示之圖樣，除黑色框內置白色圓框及「 盛」字外，右方另標示「日盛集團 日盛期貨股份有限公司 」或「日盛集團 日盛期貨」，該「日盛期貨」與參加人並 非同一主體，顯非用以表彰參加人之「證券商業務」服務， 自不得作為參加人使用系爭商標之證據。 (四)參加人於104 年5 月22日日證字第104300003450號致函中華 民國期貨業商業同業公會函文附件之參加人景美分公司大門 照片，玻璃門上有標示圓形外框內含「盛」字之圖樣，有參 加人提出該函文及附件為憑，並經本院向中華民國期貨業商 業同業公會調閱該函文，互核相符（見本院卷一第177 頁、 第525 頁），惟該圖樣為灰色正圓圓框內置灰色「盛」字， 並無底色方框，與參加人註冊之另一第29775 號商標，正圓 圓框內置「盛」字（如附圖6 所示）之圖樣較為近似，與系 爭商標為紅底方框，內有白色圓框及「盛」字之圖樣，有所 不同，難認與系爭商標具有同一性。且由該函（稿）左上方 ，亦標示參加人新CI，及該函附件1 開戶台、附件8 入口設 備、附件12傳真機旁文件、附件13公司大樓外觀及入口含招 牌，均標示參加人新的CI，亦可證明景美分公司之營業場所 不論外觀或內部陳設，已全面更換新的CI作為表彰服務來源 之標識，僅憑參加人數十個營業據點中景美分公司一處玻璃 門上留有原來的舊CI（即系爭商標），尚不足證明參加人有 使用系爭商標之行為。 (五)參加人雖辯稱：日盛金控所屬集團所採用新的CI，為日盛金 控註冊之商標，並授權參加人使用，惟參加人從未捨棄系爭 商標不用，實質上應為系爭商標與新CI商標併存使用之行為 云云。惟查，參加人自100 年度全面更換新的CI為現行商標 ，至提起本件廢止申請之104 年度間，每年成交金額都在上 兆元之譜，穩坐市場佔有率3%以上，業據原告提出臺灣證券 交易所100 年度至104 年度年報「證券商及自營商成交金額 表」之節錄影本為證（見本院卷一第483-501 頁），堪信為 真，衡諸常情，參加人既有如此鉅額之證券買賣交易量，若 確有使用系爭商標於指定之「證券商業務」服務，理應可提 出大量使用證據，惟參加人自本件廢止案繫屬行政機關迄今 ，也僅能收集到上開極為少量之使用證據，與參加人之營業 規模相較，顯然不具經濟上意義，應認參加人主觀上並無積 極使用系爭商標之意思，客觀上亦無在市場上積極使用系爭 商標以推廣其「證券商業務」服務之行為，其所提出之零星 使用證據，應屬更換新CI之後漏未除去舊CI之少數例外，而 非所謂商標併用之情形，參加人所辯，不足採信。」 智慧財產法院第二庭 審判長法 官 汪漢卿 法 官 熊誦梅 法 官 彭洪英
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