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原告商標
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甲欄
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 乙欄 |
一
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老天祿
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1. 第027類：「各種海味肉食之乾鮮、醃臘、滷味、冷凍 品及其罐裝製品與乾製品。」
2. 第029類：「滷鴨舌，滷雞鴨翅膀，滷雞鴨腿，雞肝，雞爪，鴨腳，雞鴨腸，牛腱，牛肚，香腸，雞鴨心，雞鴨胗，雞脖，雞鴨頭，豬腳蹄筋，豆干，百頁豆腐，素（雞、鴨、魚）肉，蒟蒻，滷蛋。」
第031類：「鮮海帶。」
3. 第029類：「肉類，肉類製品，非活體水產，非活體水產製品，肉乾，肉鬆，肉絲，腱肉，家禽肉，雞腿，雞腳，雞肝，鴨腸，牛腱，滷翅膀，滷雞爪，海蜇皮，小管絲，鱈魚香絲。」
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二
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台北老天祿
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第029類：「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬、香腸、火腿、雞腳、牛腱、滷翅膀、臘肉、滷雞爪、魚鬆、炸雞塊。」
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三
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台灣老天祿
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第029類：「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬、香腸、火腿、雞腳、牛腱、滷翅膀、臘肉、滷雞爪、魚鬆、炸雞塊。」
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原告商標：
第三人上海老天祿食品有限公司的商標：
原告「老天祿食品行」：
第三人「上海老天祿食品有限公司」：
被告「祿大食品公司」：
#老天祿 v. #上海老天祿第二代自創品牌
#商標 #商標使用
之前的新聞報導曾經報導這個案例，
第一審的判決結果是原告「老天祿」勝訴。
這個案子在商標法上的重要意義在於：
在宣傳品上使用「XXX第二代自創品牌」到底算不算是 #商標使用？
還是只是在 #描述一個事實 而不是商標使用？
法官從 #商標的功能 出發（商標的功能主要在 #區辨和指示來源），認為被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」這樣的用語，會讓消費者認為具有指示來源的功能，因此屬於商標使用行為，而且會與原告的「老天祿」商標發生混淆誤認之虞。
「雖然商標法第5 條第1 項有規定什麼是商標使用，但沒有規定什麼是「商標」，那麼 #一句話或一段事實說明是不是也可以成為商標呢？我認為這與 #這一句話或一段事實所要表達的意思，有很大的關係。以「上海老天祿第二代自創品牌」來說，雖然它在字面上的意思是要表達商品的來源是出自原本「上海老天祿」經營者的子女輩所創立的品牌，但 #在實質意義上就在表明商品的來源與「上海老天祿」經營者存在有某種 #連結關係，或者說 #會讓相關消費者產生這樣的聯想或感覺，這與商標就是在連結商品與特定的符號標識，以建立其間的連結關係，其實有著相同的效果與功能。因此，使用「上海老天祿第二代自創品牌」的文句，其實就是具有商標效果、功能的商標使用。前述(一)、(二)段中，金饌企業與祿大公司所使用的其他文句，也都有相同情況，也就應該都是 #具有實質意義的商標使用。」
____________________________
至於被告說「上海老天祿第一代」比原告的「老天祿」更早使用於「滷味」的說法，被法院認為 #不是事實。
因為就客觀的證據看來，「上海老天祿第一代」是用於 #糕點，而不是用於 #滷味，所以被告並沒有先使用的行為，不能主張善意先使用。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
以下是我自己說：
「上海老天祿第一代」應該也就是「上海老天祿食品有限公司」是在55年成立，所取得的註冊商標多是註冊在「糕餅類」，確實沒有「滷味類」，而且註冊日期大概是97年以後（唯一一個比較早的是76年的商標但僅註冊在「調味料」）。
相較之下，原告「老天祿食品行」是在53年成立，自73年、88年就已經取得在「滷味類」的「老天祿」（還有「台灣老天祿」「台北老天祿」）商標。
所以原告的確比被告早在「滷味類」註冊商標，並加以使用。
這個案子跟之前的 #小南門乾麵 v. #小南門豆花 有點像
（複習請看這裡：https://ipcase.blogspot.com/2019/04/v_11.html），
被告只在「豆花類」有商標，卻跨到「乾麵類」，就會踩到原告的商標權。
法院關於先使用的認定，也可以給 #星宇航空 案件一些啟示（複習請看這裡：https://ipcase.blogspot.com/2019/06/v-39.html）。法院在認定先使用的時候，會看先使用在哪些具體的商品服務領域。用在「糕點類」的使用行為，不能算是用在「滷味類」的使用行為。
星宇航空究竟有什麼先使用的事實？讓我們繼續關注下去～
【老天祿 v. 上海老天祿第二代自創品牌】
智慧財產法院108年民商訴字第8號民事判決(2019.06.24)
https://ipcase.blogspot.com/2019/07/v_10.html
#恒達法律事務所
#智慧財產權
#商標律師
#林佳瑩律師
智慧財產法院108年民商訴字第8號民事判決(2019.06.24)
原 告 謝玉泉即老天祿食品(53~)
(「老天祿」、「台北老天祿」、「台灣老天祿」註冊於肉製品、滷味的商標權人)
被 告 許O傑即金饌企業社
被 告 祿大食品有限公司(99~) 兼法定代理人 周O明
主 文 被告許O傑即金饌企業社、祿大食品有限公司不得將相同或近似 於附表甲欄所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所示之商品 ，已有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包 裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或 刪除。
「 甲、案情簡介
本件原告主張：原告為我國商標註冊第00242159、01404218 、00870559、00870558、01308342號與「老天祿」相關商標 （下稱據爭商標）的商標權人。被告金饌企業社（下稱金饌 企業）未經原告同意，在距離原告店面距離不到60公尺處使 用「上海老天祿」商標（下稱系爭商標）銷售滷味；被告祿 大食品有限公司（下稱祿大公司）則於各大網路平台、實體 店面看板使用系爭商標，已侵害原告對於據爭商標的商標權 。原告因此提起本訴訟，請求排除及防止侵害。被告則提出 其為善意先使用及非商標使用等抗辯。
乙、雙方的主張
壹、原告方面
一、據爭商標為著名商標，其販售項目為29類滷鴨翅膀等商品，
於29類具有極高之知名度。「老天祿」三字予一般消費者寓
目所及，即會聯想到滷味、滷鴨翅等商品。因此，於銷售滷
味的店面招牌、看板等處標示「老天祿」即會使消費者認為
該滷味商品為原告所出品。
二、據爭商標係指定使用於第27、29類的「肉製品、滷味」等商
品；系爭商標係指定使用於第23、30、32、35類的「麵包、
糕餅」等商品，即訴外人上海老天祿食品有限公司（下稱上
海老天祿公司）並無肉製品、滷味商品之商標權，既然無商
標權，更遑論可授權予他人，祿大公司即無權使用系爭商標
，因此祿大公司使用「老天祿」字樣，即是使用相同或近似
於據爭商標的商標，當然侵害原告的商標權。
三、金饌企業為西門商圈店家，與原告經營的老天祿滷味距離不
到60公尺，兩店地點在同一條街道具地緣關係，更有使一般
交易相對人有混淆誤認的可能。據爭商標實屬著名商標，金
饌企業難謂為不知，然其卻仍於店門外的跑馬燈以碩大的字
體標示「老天祿」販售滷鴨舌等產品，顯見金饌企業欲使消
費者混淆誤認其與原告具加盟關係或其他類似關係而攀附據
爭商標的高知名度，主觀上具有侵權故意。
四、被告祿大公司於網路平台、實體店面看板標示「老天祿」已
屬商標使用：
(一)祿大公司於所經營的gomagi網、Goodlife網、生活市集、ih
ergo愛合購、Facebook頁面、鮮食家等平台，均使用系爭商
標，以上海老天祿第二代為廣告宣傳，其中更在17Life網站
，雖然係使用於綠豆糕、杏仁餅等糕餅商品，卻又不斷強調
滷味，並放置原告武昌街店面照片、包裝盒照片，網頁內容
又使用據爭註冊第01308342商標圖示以及原告網頁截圖，已
構成商標法第5 條第1 項第4 款及同條第2 項商標侵權使用
的情形。
(二)被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第
二代的店」文字的實際狀況，具有實質商標使用的效果。標
榜「第二代」的目的是為了在數位資訊的洪流中，以○○第
二代的名號快速吸引消費者、大眾的目光─大眾是基於對該
「第一代」知名集團的認識，接著才會看見其第二代。因此
在滷味產品標榜老天祿第二代，也是利用消費者基於對「老
天祿」商標的認識，是以標榜第二代實乃為使消費者區辨滷
味產品為「老天祿」或與老天祿具加盟或類似關係的店家所
出品，具有商標使用之實質效果。
五、原告乃依商標法第68條第1 款及第3 款、第69條第1 項及第
2 項；公平交易法第22條第1 項第1 款、第33條；公司法第
23條；民法第28條、第185 條規定，請求被告連帶負侵權行
為責任，禁止被告將相同或近似據爭商標圖樣使用於同一或
類似於據爭商標之商品／服務，並將系爭商品銷毀，且須刊
登本判決於新聞紙。
六、聲明：
(一)金饌企業、祿大公司不得將相同或近似於「老天祿」商標圖
樣，使用於同一或類似於據爭商標之指定商品／服務，並應
將含有相同或近似於「老天祿」商標圖樣之廣告看板、貼紙
、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書
粉絲團或其他行銷物件等均銷毀及刪除。
(二)被告等應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄
及主文之全文，以新細明體黑色10號字體刊載於聯合報、中
國時報、自由時報及蘋果日報之全國版第一版一日。
貳、被告方面
一、祿大公司、周O明之抗辯及聲明：
(一)老天祿、上海老天祿及祿大公司之由來：
1.「上海老天祿」創辦人蔡○○因戰亂而於民國38年隨政府來
台，當時與親戚紹○○約定由蔡○○負責食品製造，紹○○
負責店面管理經營，分工但共同合夥經營糕餅生意，並以「
老天祿」為名對外營業。至40年間，兩人協議分家經營，由
蔡○○自行經營「老天祿食品號」，而紹○○則自行經營「
老天祿食品行」。因兩人對外營業所使用名號均為「老天祿
」，常會有客戶混淆，故蔡○○於至遲42年前，即已將營業
用招牌上方加上「上海」二字，以示區別，而正式以「上海
老天祿」名號對外營業至今，蔡○○更於55年間正式向政府
登記成立「上海老天祿食品有限公司」（即現今成都路上海
老天祿）。原告則至69年間正式向紹○○購買「老天祿食品
行」，並陸續開始註冊「老天祿」、「台北老天祿」、「台
灣老天祿」等商標（即現今武昌街老天祿）。
2.被告周O明為「上海老天祿」蔡○○長子蔡○○之配偶。蔡
○○長期以來都在「上海老天祿」協助父親經營，並曾掛名
過「上海老天祿」的負責人。周O明則與蔡○○一同跟隨蔡
○○夫婦於上海老天祿公司任職及經營「上海老天祿」品牌
，輾轉協助管理工廠、門市等部門，已習得「上海老天祿」
糕餅、滷味之真髓及其經營訣竅。其後，經蔡○○首肯得以
「上海老天祿第二代自創品牌」的名義進行創業，周O明遂
於99 年創立祿大公司營業迄今。
(二)被告係使用「上海老天祿」之名號，且非做商標使用，從未
使用「老天祿」商標：
1.被告所用文字皆為「上海老天祿第二代自創品牌」或「上海
老天祿第二代的店」，其意義顯然是在表彰其經營者的身分
為「上海老天祿創辦人的第二代」，其技術傳承自「上海老
天祿老店」，並非將「上海老天祿」作為商標使用，更不可
能得解釋為係將「老天祿」作為商標使用。而原告任意擷取
其中「老天祿」三字，全然忽視「上海老天祿」與「老天祿
」本為完全不同的商家名稱，以及雙方已分別各自以此前述
名號於台灣經營70年的歷史事實。
2.「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店
」，其文字本身就有一般大眾可理解的意義。因此，前述標
示文字所欲表達的概念，並非抽象的印象而係文字表面可理
解具體的意義，因而不屬於以「商標」之方式加以行使。再
者，被告於台北車站及松山車站櫃位的主要招牌及立牌，其
主要版面及醒目處均為「祿大」及「廚師圖案」，皆為祿大
公司之註冊商標，而其側邊或下方才輔以小字表述「上海老
天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」等文字
，前後者間字體大小差距甚大，並不用到很接近才能明確分
辨，故可知相關櫃位於裝潢上使用前揭標示文字均符於商業
上慣習，合於商標法第36條第1 項第1 款之規定，自無侵害
原告商標權之事實。
(三)善意先使用抗辯
原告之老天祿商標是於於72年才開始申請，在此之前，蔡○
○已以系爭商標經營「上海老天祿食品號」及「上海老天祿
公司」，販賣糕餅、滷味等產品長達30年以上時間，自屬「
在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同
一或類似之商品」，不因據爭商標事後註冊而影響，祿大公
司是受蔡○○提攜，自可繼續使用「上海老天祿」商標銷售
原有商品。
(四)關於網路販售部分，被告確實有許多合作廠商，其版面均為
各商家本於其各自行銷之考量而自行編訂，實與被告無涉，
僅其中「生活店商」（即17Life）網站有誤植原告商標的情
形，並已早於一年前改善完畢，其餘合作網路商家均無此情
形。
(五)聲明：原告之訴駁回。
二、金饌企業之抗辯及聲明：
(一)金饌企業與祿大公司的合作方式，係由金饌企業提供店面上
架位置，祿大公司自行擺放其產品，並授權金饌企業使用祿
大公司商標銷售其商品。祿大公司的商標為「臺灣地圖內顯
示祿大」，都是明顯擺放在店內；後上方及店門口兩側，皆
明顯標示出「祿大」二字，至於店內後上方「滷味」、「糕
餅」字樣下方所顯示的「上海老天祿第二代自創品牌」係說
明祿大滷味糕餅的歷史，並非使用據爭商標，否則強調「上
海老天祿滷味」即可，無須加註「第二代自創品牌」。
(二)金饌企業既受祿大公司授權指示使用「臺灣地圖內顯示祿大
商標」，依約須提供祿大公司商品位置擺放銷售，且祿大公
司的滷味商品僅在店門口一角，而店內係呈現出自己與數十
家品牌的伴手禮商品，金饌企業並無以他人商標來表彰自己
商品的情事，而係以「他人之商標指示該他人的商品或服務
」，藉此表示金饌企業所提供的商品之來源，符合商標法第
36條第1 項第1 款所稱之指示性合理使用。
(三)聲明：原告之訴駁回。
丙、法院得心證之理由...
參、爭點整理及判斷
一、【03】根據兩造於本案的攻防情形，本案爭點可以整理如下
：
一)被告的非商標使用抗辯是否成立？
(二)祿大公司、周O明的善意先使用抗辯是否成立？
(三)祿大公司合作廠商誤植原告商標，是否影響原告於本案的請
求？
二、【04】以上爭點經判斷結果，我認為：(一)被告的非商標使用
抗辯並不成立；(二)祿大公司、周O明的善意先使用抗辯也不
成立；(三)祿大公司合作廠商誤植原告商標，不影響原告於本
案的請求。以下就分別說明我作成判斷的理由。
肆、作成判斷的理由
一、被告的非商標使用抗辯並不成立
(一)【05】金饌企業於其店內（地址為：台北市○○區○○街0
段00號1 樓）銷售祿大公司的滷味產品，並使用「上海老天
祿第二代自創品牌」、「上海老天祿台灣第二代自創品牌」
、「上海老天祿台灣第二代自創滷味即食杯」之文字以描述
祿大公司的滷味產品，有原告及金饌企業分別提出的照片可
證（原告部分：原證6 ，本院卷第107-109 頁；金饌企業部
分：被證2 ，本院卷第549 頁、被證3 ，本院卷第557 頁、
被證5 ，本院卷第569 頁），其事實可以認定。
(二)【06】祿大公司就其所銷售的滷味產品，使用「上海老天祿
第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」之文字，與
其自有的商標「祿大」併同出現，這也有原告提出的照片可
證（原證11-12 ，本院卷第147-212 頁），祿大公司自己也
不爭執這樣的事實，所以也可以認定。
(三)【07】現在的問題就在於：以上金饌企業與祿大公司所使用
的文句，到底算不算是商標使用？如果是，可否認為是商標
法第36條第1 項第1 款所規定「不受他人商標權效力所拘束
」的情形？雖然商標法第5 條第1 項有規定什麼是商標使用
，但沒有規定什麼是「商標」，那麼一句話或一段事實說明
是不是也可以成為商標呢？我認為這與這一句話或一段事實
所要表達的意思，有很大的關係。以「上海老天祿第二代自
創品牌」來說，雖然它在字面上的意思是要表達商品的來源
是出自原本「上海老天祿」經營者的子女輩所創立的品牌，
但在實質意義上就在表明商品的來源與「上海老天祿」經營
者存在有某種連結關係，或者說會讓相關消費者產生這樣的
聯想或感覺，這與商標就是在連結商品與特定的符號標識，
以建立其間的連結關係，其實有著相同的效果與功能。因此
，使用「上海老天祿第二代自創品牌」的文句，其實就是具
有商標效果、功能的商標使用。前述(一)、(二)段中，金饌企業
與祿大公司所使用的其他文句，也都有相同情況，也就應該
都是具有實質意義的商標使用。
(四)【08】金饌企業與祿大公司所用的上述文句，既然是用在滷
味商品上，而與據爭商標指定使用的商品類似或相同（附表
乙欄對照），且其中最具有識別性的部分為「老天祿」一詞
，也與據爭商標相同，可使相關消費者聯想或誤認與「老天
祿」商標的商品來源有所關聯，自應認為屬於據爭商標的排
他效力所及的範圍（也就是這些文句的使用，已經構成商標
法第68條之侵害據爭商標的商標權利）。至於商標法第36條
第1 項第1 款所規定不受商標權效力所拘束的情形，必須是
以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名
稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用
途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，「非作為商標
使用」。但既然金饌企業與祿大公司所使用的文句，都應該
是具有實質意義的商標使用，已如前述，也就不屬於商標法
第36條第1 項第1 款不受商標權效力所拘束的情形。
(五)【09】金饌企業雖然另外抗辯：其因銷售祿大公司的商品，
依合作契約而使用祿大公司的商品，並沒有使用「老天祿」
商標的意思及必要（金饌企業答辯狀第4 頁，本院卷第544
頁），但商標權的侵害及排除、防止，並不以侵害人有侵害
的意思及必要為前提，所以金饌企業的這項抗辯，並不影響
原告可請求排除、防止具有實質商標使用意義的上述文句使
用，也無助於其原先非商標使用的抗辯。
(六)【10】據上，被告的非商標使用抗辯並不成立。
二、祿大公司、周O明的善意先使用抗辯也不成立
(一)【11】祿大公司與周O明認為：蔡○○早在據爭商標註冊登
記前，就已經使用「上海老天祿」商標經營「上海老天祿食
品號」、「上海老天祿食品有限公司」，並販賣糕餅、滷味
產品，所以即使據爭商標註冊登記後，蔡○○還是可以基於
善意先使用抗辯繼續使用「上海老天祿」商標（也就是商標
法第36條第1 項第3 款的規定）。祿大公司則是基於蔡○○
的提攜而得以使用「上海老天祿」商標（祿大公司、周O明
答辯狀第5 頁，本院卷第267-269 頁）。
(二)【12】雖然原告自己也說「老天祿」與「上海老天祿」原先
系出同源，其後始分家為「老天祿」與「上海老天祿」，但
原告主張兩者分家時，分給蔡家的「上海老天祿」商標所使
用的商品只有麵包、糕點類，而無肉製品、滷味（原告民事
起訴狀第7-8 頁，本院卷第25-27 頁）。比對祿大公司、周
映明與原告的說法，顯然「上海老天祿」商標的善意先使用
到底有沒有使用於滷味，雙方存有爭執。
(三)【13】根據祿大公司、周O明所舉證「上海老天祿」商標先
使用的情形，其被證1 為使用「上海老天祿茶食糖果總號」
的招牌照片、被證2 為「上海老天祿食品有限公司登記事項
表」 ，其營業事項記載為：「一、糕餅糖果及其他食品之製
銷業務；二、各種罐頭、食品、禮品之買賣業務」，都沒有
辦法認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品的情況，
祿大公司、周O明自無從憑「上海老天祿」商標而抗辯對於
滷味商品為善意先使用。
(四)【14】據上，祿大公司、周O明的善意先使用抗辯也不成立」
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
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