(商標 商標廢止 停止使用三年)「活力及圖HOLE-IN-ONE 」商標，只使用HOLE-IN-ONE，未使用活力，應予廢止。

智慧財產法院103 年度行商訴字第53號行政判決(104.3.26)

63I(2)

「   1.參加人係以其委託訴外人汎亞徵信有限公司所作中文及英

      文徵信調查報告書為證據，向被告提起系爭商標廢止之申
      請，其調查結果略以：於101 年10月18日徵信人員前往原
      告處所查訪，發現為兩層樓獨棟建物，一樓為油品批發店
      面，二樓為住家，外側牆壁掛有「晉億行」之中文招牌；
      進入店面後，見該店內販售各種機油，在機油、潤滑油等
      油品之紙箱外側發現印有本件所欲調查之「HOLE-IN-ONE
      」商標圖案，但未發現使用「活力」中文商標字樣；將來
      意告知店內人員許○○後，其交付之名片上左邊印有所代
      理經銷油品品牌，並發現有「HOLE-IN-ONE 」商標圖案，
      但未發現使用「活力」中文商標字樣；店內人員表示，「
      HOLE-IN-ONE 」品牌機油是該公司自義大利進口原料後請
      工廠分裝的自有品牌產品，目前以內銷為主，產品包括機
      油、潤滑油等油品；離去後所帶機油、潤滑油之產品上僅
      有「HOLE-IN- ONE」，未發現使用「活力」中文商標字樣
      ；經登上晉億公司網站發現其產品使用「HOLE-IN- ONE」
      商標圖案，未發現使用「活力」中文商標圖樣等語，並提
      出紙箱外觀照片、油品外觀照片、許○○名片、晉億公司

      網站資料等為證（見處分卷第19至40頁）。...

　(四)綜觀上開事證，因參加人發現使用系爭商標之晉億公司僅使
  　用「HOLE-IN-ONE 」圖樣，對於系爭商標之「活力」中文圖
    樣而提出廢止申請，因之，原告即應提出其所授權之晉億公
    司使用系爭商標之證據，以證明系爭商標係真實使用且符合
    一般商業交易習慣，惟:
    1.原告提出上述附件1 之商標授權契約書，僅可認定原告自
      96 年6月1 日取得系爭商標註冊後，即於同日將系爭商標
      授權予晉億公司至106 年5 月31日止，此授權書僅能證明
      原告與該公司間有商標授權關係，並不能證明原告使用系
　　　爭商標之意思。是否有使用系爭商標之事實，仍須視晉億
　　　公司有無使用之證據，而依晉億公司變更事項登記事項等
  　　資料，均非屬系爭「活力及圖HOLE-IN-ONE （彩）」商標
　　　實際使用事證。
    2.上述附件2 之貼有系爭商標貼紙之油桶照片，該照片無拍
      攝日期，此與訴願程序中所送「HG-220特級齒輪油」油桶
      實物照片，均係以貼紙方式黏貼於油桶桶身，並無製造日
      期或包裝日期，及產製或經銷者之標示，該等貼紙處於容
      易撕起狀態，該附件2 之多數油桶為鐵製材質，以貼紙黏
      附，不能保持長久，而「HG-220特級齒輪油」油桶為塑膠
      材質，黏貼系爭商標貼紙極易以手撕掉，是與一般油桶以
      印製或油漆等方式附合於油桶上，不易分離者，明顯不同
      。原告謂係因成本考量才以貼紙製作等語（見本院卷第16
      頁），但此與參加人提出晉億公司使用「HOLE-IN-ONE 」
      油品照片外觀顯示在包裝紙盒上印製之「HOLE-IN-ONE 」
      圖樣及小油瓶外包裝使用常見貼紙包裝者相異，而參加人
      提出之照片、名片與晉億公司網站資料證據係在無預警下
      所拍攝及蒐集，並有網站搜尋日期（2012 年10 月15日）
      ，則在上述附件2 無拍攝日期及參加人所蒐集證據，可認
      原告於參加人廢止申請日前3 年係使用「HOLE-IN-ONE 」
      圖樣作為商標，而非「HOLE-IN-ONE 及圖」之系爭商標圖
      樣，是難認原告提出之附件2 等油桶實物照片為本件廢止

      申請日前3 年使用系爭商標之證據。」

「　(五)原告雖主張被授權人晉億公司雖未使用系爭商標之中文「活

 　 力」，而僅使用「HOLE-IN-ONE 」圖樣，且在開立予大成公
    司之發票上亦有部分記載「義大利活力石油總代理」或「活
　　力科技石油總代理」文字，足使消費者將實際使用圖樣與系
  　爭商標註冊圖樣認為同一，符合商標法第64條之同一性規定
    等語。惟商標法第64條規定「商標權人實際使用之商標與註
    冊商標所指定使用之部分商品或服務者，而依社會一般通念
    並不失其同一性者，應認為有使用其為註冊商標。」，立法
    意旨係由於「商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實
    際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依
    社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商
    標之使用」，是與商標權人實際使用註冊商標在商標圖樣之
    大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社
    會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者判斷。
    依此，觀察附圖所示之系爭商標圖樣，可知中文之「活力」
    為主要識別部分之一，晉億公司單使用系爭商標圖樣上半部
    之「HOLE -IN-ONE與高爾夫球」圖樣，欠缺中文「活力」部
    分，該商標使用僅能視為單純圖形商標之使用；若視為圖形
    加文字聯合式商標之使用，則將該中文「活力」變更為「義
    大利活力石油總代理」或「活力科技石油總代理」，以中文
    為主之我國社會，晉億公司只使用系爭商標圖樣上半部，已
    非在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等之變化
    使用，可認已實質改變系爭商標之主要識別部分，不符合商

    標法第64 條 同一性規定，故原告此部分主張，並不可採。」