智慧財產法院101年度行商訴字第145號行政判決(102.2.27)
30I(11)前
30I(11)後
30I(12)
「訴願決定及原處分均撤銷。
被告應為撤銷註冊第1429879 號「D ＆H DEVIL ＆HEAVEN」商標
之審定。」
「 2.本件商標法之適用：
按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3
項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文
。參加人之前手鄭文瑞於99年1 月20日以「D ＆H DEVIL ＆
HEAVEN」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定
商品及服務分類表第25類之「衣服、女裝、牛仔褲、服裝、
毛衣、襯衫、T 恤、外套、背心、休閒服裝、運動裝、鞋子
、涼鞋、布鞋、休閒鞋、圍巾、運動帽、襪子、腰帶、服飾
用皮帶」商品（99年6 月17日申准減縮為「圍巾、運動帽、
襪子、腰帶、服飾用皮帶」商品），向被告申請註冊，經被
告審查，准列為註冊第1429879 號商標（即系爭商標），嗣
鄭文瑞申准將系爭商標權移轉登記予參加人。原告嗣以系爭
商標有違註冊時商標法23條第1 項第12款及第14款之規定，
對之提起異議，經被告審查，以101 年3 月29日中台異字第
990978號商標異議審定書為本件異議不成立之處分。原告不
服，提起訴願，經經濟部101 年8 月1 日經訴字第10106110
070 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，僅主張系爭商標
有違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款規定（見
本院卷第7 頁反面）。因系爭商標之申請日為99年1 月20日
，註冊公告日為99年9 月16日，故本件關於系爭商標是否有
異議事由，是否應作成異議成立處分之判斷，應以修正前之
商標法為斷。職是，本件爭點厥為系爭商標是否有違反修正
前商標法第23條第1 項第12款、第14款規定之不得註冊事由
，其與商標法第30條第1 項第11款、第12款規定之成立要件
，僅為文字之修正，兩者內容大致相同，故本件以現行商標
法之規定作為判斷基準。
(二)關於商標法第30條第1 項第11款規定之適用部分：
按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤
認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，
不得註冊。所謂著名者，係指有客觀證據足以認定已廣為相
關事業或消費者所普遍認知者，商標法第30條第1 項第11款
、商標法施行細則第31條分別定有明文。因著名商標具有相
當之知名度，較易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別
功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對著名商標有特別保
護。而著名商標之認定，應就個案情況考量如後因素：1.相
關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、
範圍及地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。所謂商標之
推廣，包括商品或服務使用商標之廣告或宣傳，暨在商展或
展覽會之展示。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域
。5.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機
關認定為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名
商標之因素。8.判斷是否達著名程度，以國內相關事業或消
費者判斷之（參照司法院釋字第104 號解釋）。原告主張據
以異議商標為著名商標，故本件商標異議事件適用商標法第
30條第1 項第11款規定，被告應撤銷系爭商標之註冊。職是
，本院首應審究據以異議商標是否為著名商標？繼而判斷有
無適用商標法第30條第1 項第11款之規定，成立撤銷系爭商
標之事由。茲論述如後：
1.據以異議商標為著名之商標：
(1)原告於1943年在瑞典創立，1974年起正式使用「H&M Henn
es & Mauritz」作為公司名稱，並作為表彰原告服飾相關
產品及服務之品牌商標。2011年底於全球設立2,325 家「
H&M 」品牌零售店面，至2012年8 月止已於46個國家共設
有2,629 家店面。全球員工人數超過9 萬餘名。原告於19
90年代起開始於香港開設辦公室以拓展亞洲業務，2007年
3 月起陸續於香港、上海、深圳及北京等地設多家零售分
店，現於中國、香港、日本、南韓、新加坡及馬來西亞等
亞洲國家設有1 百餘家分店，目前仍持續在亞洲地區之展
店計畫。
(2)本件據以異議商標經原告廣泛使用，已於包括我國在內成
為全球著名商標，對此，原處分及訴願決定亦肯認之。「
H&M 」僅次於ZARA，為全球第二大服飾零售品牌。「H&M
」品牌更於2004年起於全球掀起快時尚（fast-fashion）
風潮，與精品一線大牌設計師合作，結合奢侈精品與流行
時尚，包括2012年的MARNI 、2011年的VERSACE 、2010年
的LANVIN以及川玖保玲、JIMMY CHOO，ROBERTO CAVALLI
等。有關據以異議商標為著名商標，有原告於本件異議程
序所提出之100 年1 月14日商標異議理由書所附附件二（
據以異議商標於公開網站搜尋資料）、附件三（2008-201
0 年「Interbrand」全球最佳品牌100 強排行榜）、100
年10月6 日商標異議補充理由書所附附件二（原告公司登
記資料）、附件三（原告於全球就據以異議商標所為戶外
廣告宣傳部分資料）、附件四（原告於全球多國就據以異
議商標「H&M 」及「H&M HENNES & MAURITZ」與「HENNES
& MAURITZ 」等商標取得商標註冊之清單）、附件五（「
Interbrand」2009年全球最佳品牌排行榜）及附件六（原
告供應商名稱列表）附卷可稽。
(3)承上，依上開客觀證據顯示，據以異議商標於國外廣泛使
用所建立的知名度已到達我國，堪認於本件系爭商標申請
註冊（99 年1月20日）時，據以異議商標於衣服、服飾等
商品或相關服務所表彰之信譽及品質，已為我國相關事業
或消費者所普遍知悉而達著名之程度。
2.本件適用商標法第30條第1項第11款前段之規定：
商標法第30條第1 項第11款前段規定混淆誤認之虞之保護，
著重於防止相關消費者對商品或服務來源產生混淆。而判斷
有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標是否近
似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、
先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消
費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意，暨
其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關消費者
產生混淆誤認之虞。經查；
(1)系爭商標與據以異議商標之近似程度高：
系爭商標為「D&H 」在上「DEVIL & HEAVEN」在下併排
顯示之文字組合，其中「D&H 」與「DEVIL & HEAVEN」
二者字元大小比例相差數倍之多，給人之印象為「D&H
」係系爭商標之主要辨識部分，且容易忽略字元比例甚
小之「DEVIL & HEAVEN」，將系爭商標與據以異議商標
相較，二者皆有「& 」及「H 」外文字母與符號之組合
，將二商標異時異地隔離觀察，極可能誤以為系爭商標
即為據以異議商標。其次，系爭商標之主要部分「D&H
」，其中又以「D 」與「H 」字元尺寸較大，「& 」夾
於「D 」與「H 」間，字元尺寸不及1/2 ，且約在「D
」與「H 」中間稍微偏低之位置，系爭商標主要部分在
上述各字元比例與位置等設計，亦與據以異議商標極為
近似。又系爭商標採用細長字型與斜體設計顯示，與據
以異議之註冊第01506013號商標及原告全球一致對外廣
為使用之據以異議商標，二者字型與設計意匠幾近相同
，如將同一尺寸之兩商標之「H 」相疊幾可完全密合，
此絕非偶然。是以，一般消費者僅施以普通之注意，皆
可能誤認二商標為同一商標或彼此間為關連商標，系爭
商標與據以異議商標於外觀與設計意匠上確係為近似商
標，且近似程度高。
據以異議商標為原告公司名稱特取部分「Hennes & Ma
uritz 」之縮寫，係原告早期併購二品牌「Hennes」與
「Mauritz 」組成「Hennes & Mauritz」再結合簡化為
「H&M 」。系爭商標中之「D&H 」形式上為「DEVIL 」
與「HEAVEN」之結合縮寫，故系爭商標之主要部分與據
以異議商標之概念上皆為二名詞，取其字首字母，其中
再加以「& 」連結之文字組合商標，設計觀念上亦屬近
似。另系爭商標主要部分為「D&H 」，據以異議商標為
「H&M 」，兩者皆有「H 」及「& 」，雖「H 」所在位
置不同，但整體朗讀起來，其讀音亦屬近似。
此外，參加人另案根據系爭商標對本件據以異議之註冊
第01493703號商標提出商標異議，並於該案中主張上開
二商標近似，有其所提出之「商標異議申請書」為憑（
見本院卷第34至49頁），足認參加人對於系爭商標與據
以異議商標近似，亦並不爭執。
(2)系爭商標與據以異議商標指定使用之商品類似程度高：
系爭商標指定使用於第25類之「圍巾、運動帽、襪子、腰
帶、服飾用皮帶」商品，據以異議商標指定使用於第25類
「衣服、靴鞋、帽子」商品，二者指定商品屬於類似商品
，且據以異議商標經原告廣泛使用已成為全球衣服、服飾
相關商品與服務之知名品牌，其中亦包括系爭商標於第25
類之指定商品，故二商標指定使用之商品類似程度高。
(3)據以異議商標較為我國相關消費者熟悉：
據以異議商標經原告數十年來於全球市場之廣為使用，為
衣服、服飾相關消費者所熟知，且由於「HENNES」與「MA
URITZ 」皆非常見之外文單字，故由「HENNES & MAURITZ
」簡化後之據以異議商標「H&M 」，經原告廣泛使用具有
極高之識別性。反觀參加人主張系爭商標中之「D&H 」部
分為「DEVIL &HEA VEN」之簡稱縮寫，然而「DEVIL 」與
「HEAVEN」皆為日常生活常見之外文單字，單字本身並無
特殊識別性，二字結合亦未增生得以識別之程度，亦不見
參加人就系爭商標有何等之宣傳，以提高系爭商標整體之
識別性與辨識度。因此，系爭商標之識別性，顯然遠低於
據以異議商標，且因據以異議商標為著名商標，而本件並
無相關事證證明系爭商標為我國相關消費者所熟知，故相
較於系爭商標，據以異議商標對於我國衣服、服飾相關消
費者而言，較系爭商標為我國相關消費者熟悉。
(4)實際混淆誤認之情事：
商標法第30條第1 項第11款雖僅定有致相關公眾混淆誤認
「之虞」之標準，然而，於我國市場已實際發生對於系爭
商標及據以異議商標間來源、產製主體及關連性混淆誤認
之情事。依原告於本件商標異議補充理由書附件一我國消
費者於網路上發表文章認系爭商標「D&H DEVIL&HEAVEN」
是仿襲據以異議商標「H&M 」，該文之作者稱「Devil &
Heaven這個品牌相信很多人連聽都沒聽過」，並將「D&H
」及「H&M 」兩商標圖樣並列，表示「如果你還算是個人
的話，應該不可能看不出這兩個LOGO間之相似…」（見異
議卷第132 至139 頁、本院卷第50至54頁）。另系爭商標
係仿襲據以異議商標而遭我國消費者發現並於網路之公開
討論亦陸續出現，包括2012年3 月6 日發表之網路文章，
於「D&H 」店面招牌相片旁標明「左邊有一家仿H&M 的店
家叫D&H …」（見本院卷第55至58頁）。因此，系爭商標
已實際發生混淆誤認情事。
(5)系爭商標權人對於系爭商標之申請並非善意：
查參加人於其服飾零售店面與官方網站所使用之標籤、購
物袋、包裝等，皆與據以異議商標於全球廣為使用之白底
紅字色彩組合極為近似。且按一般經驗法則，創設商標品
牌之目的，在於與他人所提供商品予以區隔辨識，力求差
異，以避免本身所提供之商品經消費者誤認為其他品牌商
品，然而，系爭商標於99年申請商標註冊，並於嘉義市與
新北市開立小型零售商店，除系爭商標本身之外觀、設計
意匠、觀念與讀音與據以異議商標近似外，系爭商標之實
際使用亦採用與據以異議商標極為近似之紅白色彩組合，
加深彼此之近似程度，參加人經營服飾批發與零售業務，
對服飾產業應屬熟稔，不可能不知悉據以異議商標之存在
，竟申請與據以異議商標極為近似之系爭商標，且系爭商
標之主要部分採用細長字型與斜體設計顯示，與據以異議
商標及原告全球一致對外廣為使用之據以異議商標，二者
字型與設計意匠幾近相同，如將同一尺寸之兩商標之「H
」相疊，二者幾可完全密合，此有原告所提出之系爭商標
與據以異議商標重疊比較圖（見本院卷第90頁）可證，足
見系爭商標之仿襲據以異議商標之意圖明顯。是以，參加
人申請系爭商標之註冊並非善意。
(6)綜上所述，系爭商標與據以異議商標之近似程度高、二商
標指定商品之類似程度高、據以異議商標較為我國相關消
費者熟悉、系爭商標已致本件有實際混淆誤認之情事、參
加人申請系爭商標非善意，已如上述。是以，可認系爭商
標近似於據以異議商標，有致相關公眾混淆誤之虞，違反
商標法第30條第1 項第11款前段之不得註冊規定，而有商
標異議事由存在。
3.本件適用商標法第30條第1項第11款後段之規定：
商標法第30條第1 項第11款後段有關商標淡化之保護，係著
重於對著名商標本身之保護，防止損害著名商標識別商品或
服務來源之能力，或其所表彰的信譽，係用以解決傳統混淆
之虞理論下，仍無法保護著名商標本身之識別性或信譽遭受
損害之情形。而判斷有無減損商標識別性或信譽之虞者，其
參酌因素有：(1)商標近似之程度。(2)商標著名之程度。(3)商
標被普遍使用於其他商品或服務之程度。(4)著名商標先天或
後天識別性之程度。(5)其他參酌因素等（參照經濟部智慧財
產局96年11月9 日訂定發布商標法第23條第1 項第12款著名
商標保護審查基準）。準此，本院茲審究系爭商標有無減損
據以異議商標之識別性或信譽之虞如後：
(1)所謂有減損著名商標之識別性之虞，係指使用相同或近似
於他人著名之商標，在不同之商品或服務者，將導致著名
商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而
降低著名商標獨特性之可能而言。申言之，著名商標使用
於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之
聯想，倘未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分
散著名商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力時，將導致
曾強烈指示單一來源之商標，極有可能會變成指示二種或
二種以上來源之商標，或使社會大眾對著名商標無法有單
一聯想或獨特性之印象。
(2)系爭商標稀釋或弱化據以異議商標之識別性：
據以異議商標為識別性高之創造性商標，兩商標圖樣有高
度近似之情事，且兩商標指定之商品性質相同或類似，在
功能、用途、產製者、提供者、相關消費族群、行銷管道
及販賣場所等因素，具有共同或關聯處，既如前述。申言
之，相關消費者接觸系爭商標後，易聯想據以異議商標指
定之商品，致據以異議商標指定之商品，可能指定使用在
系爭商標之商品，使指示單一來源之據以異議商標，極有
可能會變成指示系爭商標商品來源之商標，故系爭商標稀
釋或弱化據以異議商標之識別性。準此，因系爭商標與據
以異議商標使用於有競爭關係或類似之商品，使系爭商標
經普遍使用於其指定商品結果，將減損據以異議商標之識
別性。
(3)承上，可認系爭商標有減損據以異議商標之識別性之虞，
違反商標法第30條第1 項第11款後段之不得註冊規定，而
有商標異議事由存在。
(三)關於商標法第30條第1 項第12款規定之適用部分：
1. 按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服
務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務
往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註
冊者」，不得申請註冊，為商標法第30條第1 項第12款本
文所明定。本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶
先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他
人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年
度判字第938 、1012號判決參照）。亦即本條款旨在避免
剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契
約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係
」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應
參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規
定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、
業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言
，雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經
營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之
「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參
照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款
之適用，必須符合以下要件：1.系爭商標與據以異議商標
構成近似。2.他人於系爭商標申請註冊前有先使用據以異
議商標之事實。3.據以異議商標使用之商品或服務與系爭
商標指定使用商品或服務同一或構成類似。4.系爭商標權
人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標
存在。5.系爭商標之申請人有仿襲據以異議商標之意圖。
6.須無商標法第30條第1 項第12款但書規定得該他人同意
申請註冊之情形。
2.查系爭商標與據以異議商標之近似程度高、二商標指定商品
之類似程度高、據以異議商標較為我國相關消費者熟悉、系
爭商標已致本件有實際混淆誤認之情事、參加人申請系爭商
標非善意，已如上述。又原告自1974年起已將「H&M HENNES
& MAURITZ 」作為公司名稱使用，並同時於全球廣為使用「
H&M 」、「H&M HENNES & MAURITZ」與「HENNES & MAURITZ
」商標品牌數十餘年，且據以異議商標及其系列商標已於包
括我國在內之全球多國成為著名商標，亦已如前述，故原告
於系爭商標申請註冊前有先使用據以異議商標之事實，且原
告主張參加人申請系爭商標非善意為可採，系爭商標之主要
部分採用細長字型與斜體設計顯示，與據以異議商標及原告
全球一致對外廣為使用之據以異議商標，二者字型與設計意
匠幾近相同，如將同一尺寸之兩商標之「H 」相疊，二者幾
可完全密合，此由上揭系爭商標與據以異議商標重疊比較圖
即可明證，故系爭商標有仿襲據以異議商標之意圖，而本件
系爭商標亦無商標法第30條第1 項第12款但書規定得該他人
同意申請註冊之情形，故本件應就系爭商標權人是否有因契
約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在進一
步審酌。
3.原告固未舉證參加人與其有契約、業務往來或僱佣、承攬等
具體關係而知悉據以異議商標之存在，但查據以異議商標為
著名商標，為被告及參加人所不爭執，且二商標之指定使用
商品類別類似，系爭商標之申請人鄭文瑞與商標權人即參加
人經營服飾批發與零售業務，應係具有經營相同業務之競爭
同業關係，對服飾產業與商品相關資訊應屬熟稔，不可能對
全球知名品牌之據以異議商標完全不知悉，竟申請與據以異
議商標極為近似之系爭商標，應係有業務經營關係而知悉據
以異議商標之存在，而加以仿襲並申請註冊，故參加人與原
告間雖無業務往來，但在國內相關或競爭同業間因業務經營
關係而知悉原告先使用商標存在，而就第25類商品搶先註冊
之事實明確。
4.承上，本院因認系爭商標應有商標法第30條第1 項第12款本
文規定之適用，應撤銷其商標之註冊。
六、從而，原處分認系爭商標之註冊並無違反註冊時商標法第23
條第1 項第12款、第14款（相當現行商標法第30條第1 項第
11 款 、第12款）之規定，而為異議不成立之處分，於法尚
有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以，系
爭商標之註冊違反註冊時商標法第23條第1 項第12款、第14
款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款之規定，原告
請求撤銷訴願決定及原處分，並判命被告應撤銷系爭商標之
註冊，為有理由，應予准許。」
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