智慧財產法院103年度民商訴字第43號民事判決(104.8.12)
主文：
「被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特
取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。
被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商山葉發動機股份
有限公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或
其他任何表徵之行為上。
被告應給付原告各新臺幣壹拾伍萬元，並自民國一○三年十月六
日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。」
理由：
「（一）原告請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為
其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱
變更登記部分：
１、被告已於101年6月1日退出專賣股東：...
２、被告自101年6月1日合約終止後，即不得再以「山葉」作
為系爭商號之特取部分：
查被告自承伊係於98年間由原告台灣山葉公司業務經理即
證人王○○介紹，與郭賜美公司簽署展示合約書，成為台
灣山葉公司販售體系成員等語（參本院卷第321頁）。而
系爭商號係被告於98年6月3日申請登記，並經基隆市政府
於同日以基府產商字第0980101755號函核准設立在案，亦
有基隆市政府上開函文在卷可稽（參本院卷第89至90頁）
。由此足見被告之所以申請系爭商號登記，原係為了加入
成為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商。因此，縱
然原告在合約期間內對於被告以系爭山葉商標作為系爭商
號之特取部分沒有異議，但此並未代表在合約結束後原告
仍同意被告繼續使用系爭商號之名稱。蓋被告在合約期間
內既為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商，則其以
系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響系爭
山葉商標作為行銷原告產品之目的，亦對於系爭山葉商標
之指示來源不會有所誤認。是故，原告在合約期間內對於
被告以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分沒有異議，至
多僅能解釋為被告僅能在合約期間內使用，合約結束後，
被告即不能再使用之。從而，被告辯稱伊以「山葉發動機
企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意等
語，即非可採。
３、被告自101年6月1日後仍以「山葉」作為系爭商號之特取
部分，業已構成視為侵害原告日商山葉公司之系爭山葉商
標權，且違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定：
(1)按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商
標權：……二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之
文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰
營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤
認者」，99年8月25日發布、同年9月12日施行之商標法（
下稱修正前商標法）第62條第2款定有明文。嗣100年6月
29日修正公布、101年7月1日施行之商標法即現行商標法
則將第62條移列為第70條，並修正為：「未得商標權人同
意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為
他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己
公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有
致相關消費者混淆誤認之虞……」，其修正理由為：「…
…二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與
國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、現行條文
第一款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信
譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能
主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權
人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性
或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保
護不周，爰參考美國商標法第四十三條之規定，於第一款
及第二款增加『之虞』之文字，……2.本款之適用增列『
致相關消費者混淆誤認之虞』之情形，係指行為人之公司
、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，
且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構
成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。因
現行條文第一款後段規定對此並未規範，僅規範『致減損
著名商標之識別性或信譽』之情形，而須適用現行條文第
二款『有致相關消費者混淆誤認』需有實際混淆誤認之發
生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。……(四)現行
條文第二款刪除。現行條文第二款規定僅明知為他人之「
註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字
作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業
主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者
，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，
使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院
曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三
人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之
主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免
過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。
」因此，倘明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字
作為自己商號之名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認
者，即構成修正前商標法第62條第2款之視為侵害商標權
之情事，而不以著名商標為限。又倘明知為他人著名之註
冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己商號之名稱，
有致相關消費者混淆誤認之虞，則構成現行商標法第70
條第2款之視為侵害商標權之情形，且不以實際上是否已
構成混淆誤認為限，合先敘明。
(2)次按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行
為：……二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名
、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表
徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或
活動混淆者。……」、「事業就其營業所提供之商品或服
務，不得有下列行為：……二、以著名之他人姓名、商號
或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於
同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或
服務之設施或活動混淆者。……」修正前公平法第20條第
1項第2款及現行公平法第22條第1項第2款亦分別定有明文
。
(3)再按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵
害之虞者，得請求防止之；事業違反本法之規定，致侵害
他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得
請求防止之，現行商標法第69條第1項及公平法第29條分
別定有明文。又所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權
之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現
實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之
問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之
危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有
事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續
被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在
；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是
其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台
上字第2319號判決可供參照）。準此，被告以「山葉」作
為商號名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為或違反
公平法之規定，除應以被告自101年6月1日終止合約後當
時有效之商標法、公平法為論斷之依據。倘被告當時所為
確有侵害原告之商標權及違反公平法之情事，則因得請求
排除之侵害，須現尚存在，故仍須視現行商標法及公平法
之規定，被告所為是否仍有侵害原告商標權及違反公平法
之情事，否則原告即無請求被告排除侵害之餘地。反之，
倘被告當時所為並無侵害原告之商標權及違反公平法之情
事，則縱因法律之修正，而符合現行商標法第70條第2款
及公平法第22條第1項第2款規定之情事，因法律不溯及既
往，原告亦不得請求被告排除侵害，亦先予敘明。
(4)經查，系爭山葉商標係分別於90年12月1日（註冊號第000
00000）、69年3月16日（註冊號第00130252號）、56年1
月1日（註冊號第00025197號）註冊，並均有指定使用於
汽機車及其零組件等商品，迄今均在專用期間內，且系爭
山葉商標已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費
者所普遍認知之公司名稱等情，有智慧局商標資料檢索服
務附卷可憑（參本院卷第33至35頁），且為被告所不爭執
（參本院卷第159頁），自堪信為真實。次查，如前所述
，被告與郭賜美公司間之系爭展示合約一及與原告台灣山
葉公司間之系爭看板合約一均已於101年6月1日終止，且
被告於101年6月1日上開合約終止後，即不得再以系爭山
葉商標作為系爭商號之特取部分。又被告自101年6月1日
後迄今並未變更系爭商號之登記，且系爭商號迄今亦未經
基隆市政府撤銷登記一節，亦為兩造所不爭執。再者，被
告將系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，確已構成消
費者混淆誤認，亦有原告提出之客訴資料一覽表在卷足稽
（參本院卷第48至50頁）。準此，系爭山葉商標為著名商
標，且「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司
名稱或表徵，被告未經原告同意即以之作為系爭商號之特
取部分，且同樣從事機車暨零組件販售、維修等營業活動
，確實已造成消費者誤認系爭商號為原告所屬之YAMAHA公
司體系或與原告間有資本或技術合作等關係。是以，無論
係依修正前商標法第62條第2 款或現行商標法第70條第2
款（就原告日商山葉公司而言），及依修正前公平法第20
條第1 項第2 款或現行公平法第22條第1 項第2 款（就原
告台灣山葉公司而言）之規定，被告均已構成視為侵害商
標權及違反公平法之情事，且該侵害狀態現尚存在，依現
行商標法第69條第1 項及公平法第29條之規定，原告請求
被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名
稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記
，即屬有據。
(5)被告雖稱：倘系爭展示合約一與系爭看板合約一業已終止
，則原告經銷商之下游郭賜美公司為何尚可販售產品予被
告。又系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山
葉」，且伊已就系爭商號申請歇業登記，原告之請求權已
不復存在等語，並提出基隆市政府104年5月29日基府產商
字第1040001191號函為證（參本院卷第262頁）。然查，
買賣與經銷本為不同之概念，尚難僅因郭賜美公司仍有販
售產品予被告，即遽認系爭展示合約一與系爭看板合約一
尚未終止。又系爭商號之全名為「山葉發動機企業社」，
其中「企業社」部分僅係組織型態之標示，而「發動機」
部分則係說明營業種類之文字而已，故系爭商號名稱之特
取部分應僅為「山葉」二字，亦即被告係以「山葉」二字
用以表示其特性而與其他公司或商號相區別之部分。再者
，被告就系爭商號固已辦理歇業登記，惟既稱「歇業」，
即有可能復業，該商號之登記既未經被告申請變更或經基
隆市政府撤銷，則系爭商號之存在仍有致相關消費者混淆
誤認之虞，是自不影響原告關於本件排除侵害請求權之行
使，被告前開抗辯，要非可採。」
智慧財產法院第二庭
法 官 林秀圓
沒有留言:
張貼留言