智慧財產法院104年度行商訴字第56號行政判決(104.9.17)
（一）關於系爭商標是否不具識別性，而有違反商標法第29 條
第1項第1款之規定部分：
１、按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記
號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合
式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關
消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或
服務相區別者，商標法第18條定有明文。又商標「僅由描
述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特
性之說明所構成者」，不得註冊，為商標法第29條第1項
第1 款所明定。準此，商標重在足以使商品或服務之相關
消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或
服務相區別，而具有識別性。而所稱足以使商品或服務之
相關消費者認識為指示商品或服務來源，指一般消費者一
見即知其為代表商品或服務之品牌，具有標誌性；至所稱
得藉以與他人之商品或服務相區別，則指一般消費者一見
即知其為代表特定主體之商品或服務，具有辨識性。故判
斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費
者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察
，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商
品或服務等加以審酌。而所謂「描述性標識」係指對於商
品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，
作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服
務的說明，而非識別來源的標識。至於文字作為指示及區
別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文字
的意義及其與指定商品或服務之間的關係。當文字完全沒
有商品或服務品質、功用或其他特性的說明含義，或含義
極低時，為識別性較強的文字商標。而指定商品或服務的
通用名稱，或其品質、功用或其他特性的直接明顯說明性
文字，則不具識別性。
２、經查，原告申請註冊之「便宜坊BIAN YI FANG」商標圖樣
，係由橫書之中文「便宜坊」及外文「BIAN YI FANG」上
下排列所組成，其中中文「便宜坊」有「便宜商店」之意
，予一般消費者之認知為標榜其商品價格低廉之廣告用語
，外文「BIAN YI FANG」則為中文「便宜坊」之拼音文字
，是以該等中、外文作為商標，指定使用於「餐廳，旅館
，提供膳宿處，咖啡廳，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒吧
，茶藝館，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，動
物寄養」服務，予消費者之認知印象，僅在描述前揭服務
場所之收費相當低廉，為所指定該等服務之性質、內容或
相關特性之說明，不足以使服務之相關消費者認識其為表
彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別
性，依商標法第29條第1 項第1 款規定，應不准註冊。
３、原告雖稱：由系爭商標圖樣中文「便宜坊」下方對應之拼
音「BIAN YI FANG」可知，系爭商標應讀作「便（ㄅㄧㄢ
ˋ）宜坊」，其字義即非為「價格低廉場所」之意，具有
識別性云云。惟查，中文為我國通用語言，故就消費者而
言，一見中、外文併列之商標往往會先選擇其所熟識之中
文部分予以認識及唱呼，而不會先看外文，由外文讀音去
認識中文字義。又系爭商標中文「便宜坊」之「坊」字有
商店之意，一般消費者到商店買東西都希望物美價廉，故
「便宜坊」三字結合在一起使用，依我國一般消費者之認
知，應為「物價低廉之商店」之意，為所指定服務之性質
、內容或相關特性之說明，不具識別性。何況，縱如原告
所言，消費者可由系爭商標下方之拼音，而得知系爭商標
應讀作「便（ㄅㄧㄢˋ）宜坊」。然原告亦自承所謂「便
（ㄅㄧㄢˋ）宜」係指「方便合宜」、「適宜、舒適」之
意，則「便（ㄅㄧㄢˋ）宜坊」仍係指方便合宜、適宜、
舒適之商店、場所，指定使用於「餐廳，旅館，提供膳宿
處，咖啡廳，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒吧，茶藝館，
會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，動物寄養」服
務，予消費者之認知印象，亦係在描述上開場所為舒適之
場所，仍為所指定服務之性質、內容或相關特性之說明，
不具識別性。
４、至原告固又舉另案獲准註冊諸案例（如「便宜GO及圖」、
「悠香咖啡」、「鹼便宜」、「泰便宜」等商標，參原處
分卷第24至26頁、本院卷第11頁第6 行之圖樣），主張系
爭商標亦應核准註冊等語。惟按商標申請註冊，係採個案
審查原則，就具體個案審究其是否合法與適當，原處分機
關應視個案情節，正確認定事實與適用法律，不受他案之
拘束。又經核原告所舉諸案例之商標圖樣均與系爭商標有
別，其中「便宜GO及圖」商標圖樣為四方形外框內置經過
設計之文字「便宜GO」，而「悠香咖啡」商標除「35元啡
嚐便宜」文字外，尚有組合其他圖樣，均非單純之文字組
合。至「鹼便宜」、「泰便宜」等商標縱為單純之文字商
標，惟其係以諧音來暗喻其隱藏之涵意，自與系爭商標不
同，足見其等之案情各異，自難比附援引，執為系爭商標
亦應准許註冊之論據，是被告亦無違反行政自我拘束原則
。況查，早於87年間即有第三人以「便宜坊」作為商標，
指定使用於第29類「烤鴨」商品，經被告審查認為無識別
性而予以核駁（核駁第244662號，參訴願卷第58頁）。而
91年核准註冊之第167656號「便宜坊及圖」商標（目前已
到期消滅），其圖樣中之「便宜坊」亦經聲明不在專用之
列（參訴願卷第59頁）。另原告之註冊第1564540 號「便
宜坊BIAN YI FANG及圖」商標，雖係其經由他人移轉受讓
而取得，但該商標圖樣中之「便宜坊」及「BIAN YI FANG
」業經原商標權人聲明不專用（參訴願卷第60頁），顯見
該等文字確實不具識別性，且被告就此亦為一貫之認定原
則，並無差別待遇之情事。
（二）關於系爭商標是否業經原告使用且在交易上成為其指定使
用服務之識別標識，而取得後天識別性部分：
1 、按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、
產地或相關特性之說明所構成者，不得註冊。但如經申請
人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者
，不適用之，為商標法第29條第1 項第1 款及第2 項所明
定。故商標之標識雖未符合商標法第18條第2 項規定之識
別性，惟倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為
申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意
義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有
識別性，此稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義
之商標圖樣，其商標之識別性非其所固有，係事後所取得
。
２、原告雖主張其為大陸地區歷史悠久的北京悶爐烤鴨老店，
系爭商標經報章雜誌及電視新聞媒體廣為報導，已取得後
天識別性云云。惟查，依原告所提出之資料觀之，其中關
於「便宜坊」之介紹資料、鴨系列風乾腸商品實物照片、
舉辦週年慶折扣活動大陸地區報紙廣告、獲獎證書、大陸
地區商標評審委員會認定系爭商標為大陸地區馳名商標之
爭議裁定書及商標局核發之證書、北京市工商行政管理局
頒發之證書、溥傑「燜爐烤鴨」之墨寶、蕭勞「便宜坊」
之墨寶及喬羽親臨題字照片、系爭商標於大陸地區之店面
照片、媒體報導、廣告行銷宣傳發票、各店之營收金額明
細、收入總匯表暨都門瑣記、大前門、老字號品牌價值、
老北京變奏前門、北京市崇文區飲食業資料彙編等資料（
參原處分卷附件三、五至十一，即原處分卷第27至30、43
至88頁；本院卷原證3 至原證5 、原證8 至原證9、 原證
11至15，即本院卷第29至118 、214 至215 、233 至270
頁），均為原告於大陸地區之行銷、營收暨其商標價值及
知名度之資料，其餘於我國之使用證據僅有TVBS 96 年10
月9 日之報導、原告於100 年8 至10月與遠東飯店廚藝交
流之報章雜誌及電視新聞報導、102 年2 月參加於高雄港
舉行之「北京特色週」之短期參展試賣活動、102 年台北
市進出口商業同業公會網站介紹系爭商標資料、參展商參
展證、展覽新聞報導，及其於國內設立分店之報導與電視
新聞影片、相關新聞報導畫面，暨由在我國設立之便宜坊
烤鴨股份有限公司開立之統一發票4 紙等資料（參原處分
卷附件十二至十三、十五至十六，即原處分卷第89至103
、117 至132 頁；本院卷原證6 至原證7 、原證16，即本
院卷第119 至189 、271 至283 頁），惟上開資料有些距
今已有數年，且大多僅為短期之試賣或促銷活動，未必會
令國人記憶深刻。況且，依原告提出之新聞報導（參本院
卷第199 頁），可知原告係於今年三月左右方來台設立分
店，營運期間尚短，而原告復未檢附系爭商標在我國使用
於指定服務之銷售量、營業額或廣告額等具體證據資料為
證，要難遽認系爭商標業經原告在我國國內廣泛行銷使用
，在交易上已成為原告服務之識別標識，而取得後天識別
性。是以，系爭商標自無法依商標法第29條第2 項規定，
排除同條第1 項第1 款規定之適用，是原告就此部分之主
張，核無足採。
３、原告固又稱：系爭商標雖在我國使用之時間不甚長久，且
未有我國境內實際銷售數據或年營業額等相關事證得供參
酌，惟兩岸經貿往來頻繁，民眾赴大陸地區旅遊時品嘗當
地知名美食之情形亦極為普遍，故系爭商標在大陸地區所
建立之知名度已達我國消費者得以廣泛知悉等語，並提出
消費者品嚐「便宜坊帝王烤鴨宴」及北京旅遊品嚐系爭商
標美食之部落格網頁為證（參原處分卷附件十四、十七，
即原處分卷第104 至116 、133 至179 頁）。但查，前開
網頁資料，雖有介紹北京便宜坊烤鴨店，但此等資料僅為
國內部分自助旅行者前往該烤鴨店品嚐烤鴨後之經驗與心
得，該部分資料尚難證明原告開設之「便宜坊」烤鴨店為
國人赴北京旅遊之際經常前往消費之餐廳。況且，原告僅
於今年三月方在我國開設分店，並於我國進行相關之推廣
行銷，是自難僅由該等網誌或媒體報導據以推論系爭商標
於國外使用所建立之知名度已到達我國。至原告固另提出
系爭商標於大陸地區、澳門、印尼、紐西蘭、菲律賓、加
拿大、馬德里等地註冊之相關資料（參本院卷原證10，即
本院卷第216 至232 頁），但該等資料僅為靜態之公示資
料，尚難逕自作為系爭商標之知名度已到達我國，且在交
易上成為其指定使用服務之識別標識。此外，原告於申覆
階段固提出以「便宜坊」為關鍵字在Google、Yahoo!奇摩
搜尋之結果網頁資料為據（參原處分卷附件十八，即原處
卷第180 至184 頁），主張系爭商標在原告苦心經營、大
力推廣下，當已成為表彰原告所提供之服務之識別標識，
並得藉以與他人之商品或服務相區別，故於知名搜尋引擎
Google、Yahoo!奇摩以「便宜坊」作為關鍵字鍵入搜尋，
其結果皆與原告及系爭商標有關等語，但查，上開網頁資
料部分係大陸網站資料，部分係介紹原告至高雄展店之報
導，部分係國內自助旅行者前往該烤鴨店品嚐烤鴨後之經
驗與心得，固均指向原告或系爭商標，惟「便宜坊」雖為
收費便宜、價格低廉的場所之意，但究非一般網路使用者
常用之字詞，而原告之公司名稱及店名既包含「便宜坊」
之字樣，則網路使用者以「便宜坊」為關鍵字鍵入搜尋，
則搜尋之結果大都與原告及系爭商標相關，自是當然，然
此究與系爭商業是否業經原告長時間反覆使用，且在交易
上已成為原告服務之識別標識者之判斷有間，是尚難以此
搜尋結果即遽認系爭商業業已取得後天識別性。
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