(商標 識別性 混淆誤認之虞) 重量級 v.史堤克先生重量級牛排

智慧財產法院101年度民商上字第12號民事判決(101.12.20)

五、本院判斷如下：
  (一)「重量級」字樣有無識別性？
  1.經查，本件上訴人於79年間以「重量級」等字樣向經濟部智
    慧財產局申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華民國第42
    999 號商標，商標專用期間自79年2 月1 日起至89年1 月31
    日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間
    ，經智慧財產局核准註冊登記（註冊號：第135012號），系
    爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第49條第42類之
    牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡
    廳等服務，權利期間自89年12月16日起至109 年12月15日止
    。茲審視上訴人系爭商標，主要係在一牛頭之牛角兩側分別
    放置與牛角彎曲弧度相同之刀叉，並在牛頭圖樣上方中間書
    以「重量級」字樣（參附表附圖一所示）。而依系爭商標圖
    樣中圖文之比例，其較為引人注目者，應係占系爭商標圖樣
    大部分之牛頭圖，再由該牛頭圖中牛角左右兩側之刀叉圖樣
    ，予人寓目印象應係與餐飲相關之服務，而其商品應以牛排
    等肉食為主。
  2.按商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法
    指示及區別商品或服務之來源，即不具商標功能，自不得核
    准註冊。次按識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人
    之商品或服務相區別之特性，故識別性之判斷必須以商標與
    指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離指定商品或服務
    單獨為之。至商標識別性則有先天與後天之分，前者指商標
    本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則
    指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使
    相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商
    標識別性，因此時該標識除原來之原始意涵外，尚產生識別
    來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。再者，識
    別性乃商標取得註冊之積極要件，識別性之有無、強弱，常
    隨商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷
    手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方
    式不斷發展，影響識別性之判斷極大。本件上訴人以牛頭造
    型及刀叉圖樣加上「重量級」文字構成系爭商標，指定使用
    在餐飲類服務，其設計內容尚非毫無創意。固然，消費者由
    牛頭及刀叉等圖樣可以推知系爭商標應係指定使用在餐飲店
    ，而牛頭則隱喻該餐飲店應有提供牛排等商品，且所謂「重
    量級」者，乃指其所提供之商品份量巨大等，其所欲傳達之
    意義直接且明確。惟就來源之指向性而言，系爭商標仍具有
    與其他提供相同服務或商品者相區別之特性，換言之，系爭
    商標仍足以使消費者作為與其他商品或服務來源相區別之依
    據，是系爭商標堪認為具有識別性。
  3.茲有疑義者，就系爭商標之整體觀察固然可認為系爭商標具
    有識別性，惟倘僅就「重量級」文字抽離觀察，則此「重量
    級」文字是否仍具有識別性？按「重量級」一詞早期固然使
    用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分，然其嗣後之使用則
    不以此為限，但多表示該主體之分量或地位等事項，且已成
    為國人日常生活用語，例如對於某些重要人士，可能有「重
    量級人士或人物」之俗稱，此即為一例。然而，倘僅稱「重
    量級」三字而未有依附之主體（即僅有「重量級」，而無重
    量級「人士」或重量級「牛排」可資依附），則此三字是否
    仍具有識別性？是否足以作為與其他人事物相區別之依據？
    按「重量級」三字已成國人日常生活用語，已如前述，倘若
    「重量級」三字未有依附之主體，消費者實無從知悉或預見
    重量級者何，換言之，消費者無從單純依此三字而知悉其所
    謂「重量級」者係指何人、何事、何物，其來源指向性及區
    別性均無，是單就此三字而言，並無識別性。上訴人主張其
    將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語（即「重量級」三
    字），引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服
    務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，乃屬暗示性之
    標識，自有其識別性云云。惟查，上訴人系爭商標中「重量
    級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用，方得以使其整體具
    有識別性，倘排除牛頭及刀叉圖案，僅剩「重量級」三字，
    將如同上訴人所自承，此三字因暗示牛排份量巨大，將成為
    商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明
    ，是否仍具有識別性而得以之作為商標，恐有疑問（商標法
    第29條第1 項第1 款參照）。是倘僅就「重量級」三字而言
    ，因其字面意義含有商品品質、特性之說明，自不能認為具
    有識別性，上訴人上開所述，並不足採。

  (二)被上訴人以「史堤克先生重量級牛排Mr.Steak及圖」提供服
    務，是否有致消費者混淆誤認之虞？
  1.有關上訴人系爭商標之造型意匠，業經說明如上，而被上訴
    人所使用之招牌，主要係以圓圈造型為主，在圓圈上緣設有
    五星，而下緣則有上下條紋，整體感覺類似美國星條旗，而
    在圓形中央則以比例較大之「史堤克先生」橫置，而在圓形
    圖案下方另以圓弧方式排列「重量級牛排」字樣，其下方再
    橫書「Mr. Steak 」（參原審卷第18頁、第56頁）。茲比較
    兩者，整體而言其差異極大，唯一相同之處僅係兩者均有「
    重量級」字樣，惟不論上訴人系爭商標抑或被上訴人系爭招
    牌，所謂「重量級」一詞均非主要之識別依據，上訴人系爭
    商標與被上訴人系爭招牌中「重量級」一詞所予消費者之寓
    目印象均應係在說明商品之品質及特性，亦即其商品份量巨
    大。是以，就近似程度而言，上訴人系爭商標與被上訴人系
    爭招牌之近似程度極低。