智慧財產法院107年度民著訴字第82號民事判決(2020.2.27)
原 告 寶來文創開發股份有限公司
被 告 鼎泰豐小吃店股份有限公司
被 告 顏O美
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
(四)被告鼎泰豐公司申請註冊系爭包仔、籠仔圖案之平面商標登記，係經原告同意使用：
1.被告鼎泰豐公司之資訊部負責人即證人張○○於臺北地院104 年度自字第70號案件審理時具結證稱：我於94年5 月開始任職被告鼎泰豐公司資訊部負責人，維護公司資訊設備，在任職期間有看過「包仔」、「籠仔」圖案，也有參與合作契約訂立過程，當時原告一直來找我們，拿樣品來，說希望可以掛我們之名稱作銷售，我就請對方提案，提案後交給公司看，當時簽約時，是用寄銷方式，後來我們自覺包仔、籠仔跟公司會有關連，合約是簽2 年，有想萬一原告不跟我們合作，公仔可能會做其他運用，可以運用到其他商品設計上，我們有問原告是否可以取得著作權，也有問公司要不要取回著作權，我詢問完後，原告說是長期合作，共同合作關係，不會有著作權問題，當時業務說也許合作到期後，會把包仔、籠仔著作權轉給我們；我那時有向公司提說可不可以取回著作權，並沒有說要申請商標，後來公司有人，我不記得是誰，跟我說要我去問原告是否可以登記商標，我有問原告業務徐○○商標一事，我認知就是商標，對於平面或立體商標我沒有概念，徐○○有回覆我電子郵件，裡面提到申請商標沒有太大問題，我將這件事回報給公司特助王○○，讓公司知道這件事，但後續申請商標註冊登記一事我沒有參與，我不知道等語（本院卷一第371 至379 頁）。其中有關申請商標註冊登記部分核與原告業務徐○○於98年7 月14日寄予證人張○○之電子郵件中記載：「其實我們對於商標這部分沒有太大問題，只是我們總經理希望能夠藉這次機會，向楊先生及王特助親自表示我們的誠意，也希望能夠認識一下楊先生，順便跟楊先生報告未來的發展」等語大致相符。可知被告鼎泰豐公司確曾因申請商標註冊登記一事詢問原告，原告亦已為同意之表示，且並無區分平面或立體商標。
2.至原告與被告鼎泰豐公司後續於98年7 月27日簽訂之立體商標註冊同意書雖係記載：「立同意書人寶來國際有限公司（以下簡稱為甲方）為鼎泰豐公司包仔、籠仔公仔著作物之所有權人，因鼎泰豐包仔、籠仔公仔著作物搭配中文：鼎泰豐、英文：DIN TAI FUNG及日文：聯合式立體商標（下稱鼎泰豐包仔、籠仔立體商標），鼎泰豐小吃店股份有限公司（以下簡稱為乙方）使用於小籠包等餐飲週邊服務業行銷用途，將逐漸累積品牌價值與提升企業形象，因應乙方品牌保護周全性需求，茲同意乙方將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」，依文字所示，似僅同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔立體商標，另證人即為被告鼎泰豐公司草擬上開同意書之劉德信於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中亦證稱：當時被告鼎泰豐公司委由我承辦商標登記時，只有出具立體商標註冊同意書，沒有平面同意書等語，惟查證人劉O信另證稱：當時的背景是被告鼎泰豐公司先有平面商標的提案給我們，以我們的經驗而言，被告鼎泰豐公司是大公司，應該有美編可以自行設計平面商標，而我們認為他們委託外面廠商以平面圖形做立體商標的設計，造型差距蠻大的，我們擔心這部分立體商標有委外廠商衍生立體著作的權利產生，所以為避免日後爭議，才會建議被告鼎泰豐公司簽立立體商標註冊同意書等語，可知當時原告與被告鼎泰豐公司間並非未提及平面商標部分，僅因立體商標部分日後可能較有爭議，故先僅就此部分簽署上開同意書；況上開同意書中僅提及包仔、籠仔「公仔」此種屬於立體之人形玩偶，全未提及其他平面圖案之商品，而依證人張○○所述及上開電子郵件之內容，僅提及「商標」，並未限定平面商標或立體商標，故該立體商標同意書內容尚難認為有排除原告前同意被告鼎泰豐公司註冊商標（含平面）之意。再者，被告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5 月16日、7 月1 日公告，註冊之包仔及籠仔立體商標於99年10月16日、99年12月1 日公告，為兩造所不爭執，亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二者同於98年9 月21日申請註冊，原告人員豈有不知之理？惟原告並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104 年8 月25日告知原告將終止兩造間之合作關係後，原告始翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。
3.又按著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權，著作權法第37條第1 項定有明文。查原告與被告鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂之系爭合作契約第15條第1 款固約定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、任何時間以任何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」，惟在系爭合作契約簽訂後，原告即透過業務徐○○（為原告負責人甲○○之姪子）於98年7月14日寄予證人張○○之電子郵件中表示同意被告鼎泰豐公司商標註冊登記，復於98年7 月27日出具立體商標註冊同意書，該最末段記載「上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產」，可知原告確已同意被告鼎泰豐公司自行開發生產有關包仔、籠仔圖案之產品。
4.原告雖以證人徐○○於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中之證言及相關營業報告書為證，主張其並未同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔圖案之平面商標云云。惟查，證人徐○○係原告代表人甲○○之姪子，其上開證言尚有偏頗，不可採信等情，業據臺北地院104 年度自字第88號、本院105 年度刑智上訴字第41號等判決認定詳實；又原告所提出徐○○製作之營業報告書係原告公司單方提出，且於臺北地院104 年度自字第88號案件審理中，原告之代表人甲○○就該營業報告書如何製作，乃陳述：該營業報告書是當初列印下來的，一開始證人徐○○在電腦上製作，然後存在電腦裡，每天或不定期或列印下來，我們從以前到現在都沒有在電腦簽名。公司縮編後，電腦都廢棄，我們原來就有列印紙本等語；後又稱：報告書在電腦製作，不定期會將電腦檔案列印，他也有將他列印好的給我們，所以其實有二份資料，有紙本也有電腦資料，這裡面的資料當初都是一樣的，沒有經過人工修改內容等語，即其對於營業報告書等如何而來，先敘述公司電腦因為縮編已經廢棄，又說提出之營業報告書來自兩部分，一為紙本，二為電腦，惟公司電腦既為廢棄，何來列印電腦內之營業報告？營業報告哪一部份為當初紙本？哪一部份為電腦列印？其就該等過程並未清楚交代，尚難遽認可採等情，亦據本院105 年度刑智上訴字第41號判決認定詳實，自仍不足為有利原告之認定。
5.再者，原告另以被告鼎泰豐公司、丁○○未經其同意，而重製、改作包仔、籠仔圖案，向智慧局申請註冊登記平面商標，認係涉犯著作權法第91條第1 項之以重製方法侵害他人著作財產權、第92條之擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權、第93條第1 款之侵害著作人格權等罪嫌，被告鼎泰豐公司應依著作權法第101 條科處罰金罪嫌，向臺北地院提起二件刑事自訴，亦均經該院認定被告以包仔、籠仔圖案申請註冊平面商標係經原告同意，而判決被告鼎泰豐公司、丁○○無罪在案，並經本院、最高法院駁回上訴確定，有臺北地院104 年度自字第70、88號、本院105 年度刑智上訴字第41號、106 年度刑智上易字第31號、最高法院107 年度台上字第1333號等刑事判決在卷可參。
6.綜上，被告鼎泰豐公司在與原告合作期間內，取得上開同意後，於98年9 月21日將包仔、籠仔圖案，向智慧局申請註冊商標核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權，有智慧局商標資料檢索服務在卷可稽。是其使用系爭包仔、籠仔圖案設計、製造、銷售系爭產品，係屬依法使用其商標權之行為。
(五)原告於與被告鼎泰豐公司合作期間，已知悉被告鼎泰豐公司有自行使用包仔、籠仔圖案及系爭美術著作圖案以生產販賣相關產品之情事而未為反對：
1.本件原告於與被告鼎泰豐公司合作期間，已同意被告鼎泰豐公司自行開發生產有關包仔、籠仔圖案產品，業如前述；至系爭美術著作雖如前述屬改作自包仔、籠仔圖案之衍生著作，而受獨立之保護，惟查：
證人周賢儒亦於自訴案原審審理時證稱：我自100 年在原告公司上班，任職一年多，期間也會去鼎泰豐門市陳列商品或巡視，在我快要離職時，還有特殊年節像是端午節或中秋節時，有看過非原告製作之紀念品，像是秋節禮盒、兒童餐具組，上面也是有包仔、籠仔圖案，我去現場會將看到的品項拍照，也會把相關資訊用電子郵件向主管連○○報告，她再向上向甲○○陳報；連○○並沒有對我提出被告鼎泰豐公司怎麼可以使用包仔、籠仔的圖樣製作商品的疑問，原告也沒有指示我要向鼎泰豐表示不可以繼續販售非原告製作之商品等語。
又證人葉○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件審理中亦證稱：原告製作的紀念品，是原告業務到被告鼎泰豐公司門市陳列，跟被告鼎泰豐公司自行開發的紀念品放在一起，原告無任何人曾經反應，為什麼會有不是原告製作的包仔、籠仔商品在被告鼎泰豐公司店面陳列販售。兒童餐具在被告鼎泰豐公司開發之前，有請原告設計開發，但是太慢所以我們才自己設計。被告鼎泰豐公司自己設計出兒童餐具之後有一次原告連副總來開會，我們有拿設計圖給她看，說你們設計太慢，所以我們自行開發，期間也有寄相關電子郵件反應原告兒童餐具，只有湯匙、叉子，與我們商品比較賣太貴，郵件有附被告鼎泰豐公司開發商品圖樣的照片，上面有包仔、籠仔的圖樣，原告沒有反應被告鼎泰豐公司自行設計的餐具上面有包仔、籠仔的圖樣，他們本來就知道我們有做。…2012年有送被告鼎泰豐公司自己設計包仔、籠仔圖樣外包裝的鳳梨酥禮盒給原告他們，原告的副總連○○回信說徐總覺得有創意，設計得很好等語（本院卷三第96至103 頁），並有原告員工連○○○○○○○ 於101 年9 月7 日寄送予葉○○之電子郵件記載：「謝謝貴司的中秋節禮盒．．．包裝也很有創意」、「徐總特地交代一定要和您說聲謝謝」等語可佐。
綜觀上開事證，雖因前述101 年9 月7 日電子郵件中並未檢附所提及中秋節禮盒之照片，無法確認該禮盒即為系爭產品三，亦乏其他具體事證，難認原告於當時已確知被告鼎泰豐公司就包仔、籠仔圖案所改作之詳細圖案及所販售之確切品項，惟參以系爭產品即被告鼎泰豐公司於101 、102 年之聖誕、中秋、春節禮盒，其上所使用之包仔、籠仔圖案，均有呼應各該節慶而身著相關之聖誕老人、馴鹿、嫦娥、吳剛或年節服飾等裝扮，而屬包仔、籠仔圖案之改作（詳如附表），衡諸經驗法則，上開電郵中所提及之101 年中秋節禮盒上縱無法確認為系爭產品三，其上亦應有與系爭美術著作相類改作自包仔、籠仔圖案之圖樣，堪認原告於當時已知悉被告鼎泰豐公司有自行改作包仔、籠仔圖案，運用以製造、銷售相關紀念產品等行為，而原告就此均未表達反對或質疑，業據證人周賢儒前揭證述明確，若謂原告並未同意被告鼎泰豐公司上開行為，實與常情有違；況原告在接獲被告鼎泰豐公司於104 年8 月25日所寄發告知不再繼續合作之電子郵件後，於同日起即陸續購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，有發票在卷可佐，倘非原告早知被告鼎泰豐公司有改作系爭美術著作自行設計開發產品之事，豈能於同日迅速蒐證以利提告之理，益難為有利原告之認定。
2.據上，足證原告早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，已自行設計開發包仔、籠仔圖案之改作圖案，並用以製造銷售相關紀念品，且其於知悉該等情事後，亦未就此表示異議，堪認原告已同意被告鼎泰豐公司得自行改作包仔、籠仔圖案，運用以製造、販售相關產品，是本件被告使用改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作製造、販賣系爭產品，自難認屬侵權行為。
(六)本件被告於主觀上均無侵害原告系爭美術著作著作財產權之故意或過失：
1.原告雖提出原證52、54，主張被告丁○○係於2011年11月11日招募剛從原告公司離職之被告己○○至被告鼎泰豐公司上班，並於同一天早上由被告鼎泰豐公司員工葉○○請原告人員○○○○○ 提供包仔籠仔紅包袋圖檔，而有計畫的蒙騙原告以取得包仔、籠仔圖案之原始檔案( ai檔) 交由被告己○○使用，進而擅自重製、改作系爭產品，而故意侵害原告之著作權云云。
惟查，上開原證54僅為被告己○○臉書個人帳戶之動態更新，並非其到職證明書或員工資料卡，已難遽認被告己○○至被告鼎泰豐公司任職時日期確為2011年11月11日；且原告人員既於接獲被告鼎泰豐公司上開電子郵件後，未再詳細詢問被告欲做何用途，旋於同日即應其請求提供包仔、籠仔之原始檔案，若謂原告並無事前同意被告鼎泰豐公司可自行運用包仔、籠仔圖案，實與經驗法則有違，自仍不足為有利原告之認定。
2.又查證人葉○○於本院105 年度刑智上訴字第41號案件審理中證稱：我傳送予原告公司人員之郵件中提到的老闆是被告丁○○，一般我們在跟廠商溝通都是拿老闆出來擋，是否有真的跟老闆講，其實不盡然。…被告鼎泰豐公司跟原告合作販售包仔、籠仔紀念品每年的營業額，一年大約700 多萬，最少400 多萬，2015年被告鼎泰豐公司全部營業額大約一年20億左右等語（見本院卷三第92、93、103 頁）。可知被告鼎泰豐公司生意龐雜，一年全部營業額達20億元之多，被告丁○○身為鼎泰豐公司負責人，不可能公司大小事情均親自參與，且有關與原告合作販售紀念品每年的營業額最多僅達700 多萬元，與被告公司整體營業額相比，所占比例微小，被告鼎泰豐公司及丁○○自無故意侵害原告著作權之動機。
3.再觀諸被告己○○於臺北地院104 年度自字第70號案件審理中以證人身分具結證稱：在我任職原告期間，有聽業務提到原告與被告鼎泰豐公司有合作關係，我想說有機會可以進去鼎泰豐公司，發揮相關的長才，後來進入被告鼎泰豐公司後，他們有將包仔、籠仔圖案的資料夾給我，說是原告提供的檔案，並告知我可以運用，因為那是原型，我會去做改裝或變化，運用在相關產品上，例如中秋節等節慶的禮盒等語，核與前述連○○提供包仔、籠仔ai檔案予被告鼎泰豐公司之電郵內容相符，復參以被告己○○與原告代表人甲○○於103 年8 月12日至同年月15日間之對話訊息，甲○○稱：「Eva , 您好! 越來越厲害，已經到上市公司上班。．．．想請您喝咖啡或吃簡餐。．．．」、「我找您不是因為王導的事，而是和您聊聊設計。之前，已經邀請幾位設計協會理事長來開會，有一些想法想和您聊。」等語（本院卷二第131 頁），可知被告己○○至被告鼎泰豐公司任職之後，原告仍與其維持良好聯繫，並希望繼續借重其設計之想法，是被告己○○辯稱於其認知上，原告與被告鼎泰豐公司間有友好之合作關係，故可繼續就包仔、籠仔圖案進行改作等語，亦非無憑。
4.綜上，被告鼎泰豐公司本身即為包仔、籠仔圖案之商標權人，本有使用該等圖案之權利，且被告鼎泰豐公司有自行開發包仔、籠仔圖案之改作圖案，用以製造、販賣紀念產品之事，亦屬原告在雙方合作期間已知並同意之事項，則被告鼎泰豐公司因而開發改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作，用以製造、販賣系爭產品，被告己○○亦本於原告與被告鼎泰豐公司間有友好合作關係之認知，而為相關改作，實難認被告等主觀上有侵害原告著作財產權之故意或過失甚明。
(七)原告雖另提出監察院就本件相關刑案判決之調查報告為證，主張相關刑案判決之認定有所違誤云云。惟按法官依據法律獨立審判，憲法第80條載有明文，各政府機關就相關個案之意見表達，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，不受其拘束（司法院大法官會議釋字第216 號解釋參照）。是上開調查報告縱對個案承審法官之認事用法有其意見表達，仍僅供本院參考，本院於審理本案時，仍不受其拘束。而本院經審酌本件之相關事證，難為有利原告之認定，業已詳述如前，上開調查報告仍不足以影響本院之認定，附予敘明。
七、綜上，原告雖為系爭美術著作之著作財產權人，惟其已同意被告鼎泰豐公司申請註冊使用包仔、籠仔圖案之平面商標登記，且於與被告鼎泰豐公司合作期間，原告亦已知悉被告鼎泰豐公司有自行改作包仔、籠仔圖案，用以製造販賣相關產品之情事而未為反對，被告丁○○、鼎泰豐公司因而運用改作自包仔、籠仔圖案之系爭美術著作製作、販賣系爭商品，被告己○○亦繼續為相關改作，均無侵害原告權利，是原告其依著作權法第85條、第88條第1 項、民法第28條、第185條、公司法第23條第2 項等規定，請求被告等為如訴之聲明所示之連帶損害賠償責任、將判決書登報，均核無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹
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