(商標 權利耗盡原則) 「小叮噹哆啦A 夢DORAEMON」商標：被告銷售的產品是在授權期限內合法製造的產品，也是在授權期間內銷售出去的產品，縱使被告於授權期間經過後買回，仍有權利耗盡原則之適用，不侵害商標權。

#商標 #權利耗盡原則

權利耗盡原則真的是很燒腦的一個商標法基本問題。

先前Philip B的案件，讓智慧財產法院以及最高法院就權利耗盡原則/真品平行輸入的問題，產生了完全不同的見解。

【Philip B】最高法院108年度台上字第397號民事判決（2019.1.16）
https://ipcase.blogspot.com/2020/02/philip-b.html

【Philip B】智慧財產法院105年度民商上字第14號民事判決(2017.01.24)
https://ipcase.blogspot.com/2017/02/philip-b.html

雖然琪琪法官的見解沒有被最高法院所採取，
但我覺得有一段話寫出代理商的心聲，有點感人，
特此摘錄：

「被上訴人(代理商)自96年起即在我國投入金錢與資源行銷使用系爭商標商品，並於各大百貨公司設置專櫃，亦提供消費者附加服務，業經本院104 年度民暫字第10號裁定認定屬實，並據被上訴人提出104 年週年慶活動照片影本附卷可參，而按商標之主要功能在於表彰商品及服務之來源而具行銷用途，上訴人未經被上訴人同意使用系爭商標販售其非自被上訴人處販入之系爭商標商品，實已侵奪被上訴人為行銷系爭商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率，上訴人所為難認符合我國商標法第1 條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的。」

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然後再來繼續看看我們琪琪法官如何處理權利耗盡原則的最新案件。

故事是這樣的。

Doraemon的被授權廠商在庫存銷售期間屆滿「前」，把產品賣給他的女朋友，然後屆滿之後再買回來在網路上銷售。請問這間廠商有沒有侵害商標權？

「把產品賣給他的女朋友」這件事情雖然聽起來可疑，
但一二審法院都認為 #不是假交易，而是真交易。

如果是假交易的話，就等於這間廠商在庫存銷售期間期經過後還繼續賣，除了違約，還會有侵害商標權的民刑事責任。

如果是真交易的話，廠商在授權期間把產品賣出去，已經發生權利耗盡，後面不管是誰賣（即使他買回來自己賣），也都發生耗盡。

最後法院認為廠商和女朋友之間的交易是真的，因此，這個案子有權利耗盡原則的適用，廠商不構成侵權。

【小叮噹哆啦A 夢DORAEMON 權利耗盡原則】
智慧財產法院108年度刑智上易字第96號刑事判決(2020.02.27)https://ipcase.blogspot.com/2020/03/doraemon.html

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智慧財產法院108年度刑智上易字第96號刑事判決(2020.02.27)

上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 邱O權 

主 文
上訴駁回。

理 由
一、本案經本院審理結果，
認第一審判決對被告邱O權為無罪之諭知，核無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之證據及理由（如附件）。

二、檢察官上訴意旨略以：
商標法第36條第2 項商標權耗盡的前提，必須是「由」商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通的附有註冊商標商品，本案被告邱O權在商標使用授權合約（包括轉授權契約在內）所約定庫存銷售期屆滿後的銷售行為，既然都已經超過了約定的庫存銷售期，其所為的商品交易流通，就不是「由」商標權人或經其同意之人所為，而是被告自己單方面違反約定的銷售行為，自然就沒有商標權利耗盡原則的適用。申言之，被告邱O權雖在約定庫存銷售期屆滿前假託將附有註冊商標商品售予○○○，惟被告自始即明知於約定庫存銷售期屆滿後之商品會喪失商標使用權，就被告而言，該等商品之性質會變成社會交易俗稱之「仿冒品」，且被告與其女友○○○合作之上開脫法行為，顯未得到商標權人或經其同意之人允許，則上開被告擅自流通之喪失商標使用權商品，即不能適用上述權利耗盡原則，被告也非善意第三者，不是商標法第36條第2 項要保護之對象，原審認事用法尚嫌未洽，應予撤銷改判。...

四、經查：
(一)按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36條第2 項前段定有明文。此為「商標權耗盡原則」，亦稱為「第一次銷售原則」，係指商標權人對於其流通於市場或經其同意之人流通於市場之商品，其商標專用權即已耗盡，不得再主張排他權。

本案被告所販售之商品是在授權期限內合法製造之商品，且被告亦是在契約約定之期限內將該商品販售予證人○○○等情，業據經原審於判決理由四（二）中論述明確，則該商品於第一次流通於市場時，也就是被告販售給證人○○○之時，既然是經商標權人同意之人所流通之合法商品，則依上開規定，該商品上之商標權即已耗盡，商標權人不得再對該商品主張商標權，縱使該商品輾轉又回到被告手中，由被告為第二次或第三次銷售，該商品上已經耗盡的商標專用權也不會因此而回復，上訴意旨稱「被告在商標授權合約所約定庫存銷售期屆滿後的銷售行為，既然都已經超過了約定的庫存銷售期，其所為的商品交易流通，就不是『由』商標權人或經其同意之人所為」，顯然忽略了本案商品在合約期間內已經有了第一次銷售行為，當時已經發生了商標權耗盡之效力。

(二)再者，商標專用權要產生耗盡之效果，其商品第一次流通於市場之行為，必須為真實的行為，若被告在合約期間內將商品販售予證人○○○之行為是假交易，則該商品自無第一次銷售行為，當不生商標權耗盡之效果。

然本案並無證據證明被告與證人○○○為假交易等情，業據原審於判決理由四（二）3.中論述甚詳，檢察官上訴意旨稱被告將商品假託售予證人○○○等語，但卻未提出任何證據證明彼等間之交易為假交易，其所述自不足採。

另告訴人稱被告於105 年7 月間賣給○○○的商品為129 箱，106 年6 月25日也就是11個月後被告買回也是129 箱，數量均未減少，與常情不符，且告訴人員工曾於106 年2 月24日在劻漢國際企業有限公司（下稱劻漢國際公司）網路商店購得系爭商標貼紙，時間在被告向○○○購回系爭商品之前，顯見被告並未將系爭商標商品出售予○○○，仍係由被告支配並在網路上持續公開販售云云。

然而，依被告及證人○○○所提的估價單記載，被告販售給○○○的數量為129 箱，被告於106 年6 月25日買回之數量為127 箱，告訴人主張被告賣出與買回之數量均為129 箱、沒有減少等語，容有誤會。

另被告並不否認劻漢國際公司網路商店於106 年2 月24日有販售系爭商標商品之事實，惟辯稱：其將商品販售給證人○○○後，於105 年8 月15日已先向○○○購入少量商品，價金為4,992元，被告所述與估價單之記載相符，顯見告訴人於106 年2 月24日所購得之商品，亦已因第一次銷售原則而耗盡商標權，是告訴人以此指摘被告侵害其商標權，亦不足信。

又親友間並非無真實交易之可能，若認被告與○○○間為假交易，應由檢察官舉證證明之，然檢察官或告訴人上開所指，均為推測之詞，反觀本案有證人○○○之證詞、估價單、不動產買賣契約書、價金履約保證書、土地、建物所有權狀、房地買賣契約書、相關帳戶交易明細等等，顯示被告與證人○○○間確實有金錢之借貸債務關係，亦有實際金流，該等證據相互勾稽，可證明被告之辯解並非毫無所據，而被告並無自證自己無罪之義務，本案依嚴格證明法則，既然無證據可以證明被告與○○○間為假交易，自應為有利被告之認定。

(三)末查，依商標法第36條第2 項規定，只要商品第一次流通時是經商標權人或經其同意之人所流通，則商標權人就不得「就該商品」主張商標權，簡言之，任何人就該商品均可自由交易，不會侵害商標權（除非有商標法第36條第2 項但書之情形），至於被告再次輾轉取得該商品而販售，是否違反告訴人與被告間之約定，純屬民事契約責任問題，難認被告有侵害商標權可言，上訴意旨謂「被告在契約期限以外之銷售行為違反契約約定，被告並非善意第三人，不能適用權利耗盡原則」云云，自不可採。

五、綜上所述，本案有商標法第36條第2 項商標權耗盡原則之適用，被告所為難認侵害告訴人商標權。 

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
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臺灣臺中地方法院108年度智易字第59號刑事判決 (2019.10.2)
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 邱O權

主 文
邱O權無罪。


理 由


一、原起訴意旨略以：
被告邱O權係崴芳國際有限公司（址設臺中市○○區○○路000 號，已於民國106 年8 月30日解散）及劻漢國際企業有限公司（106 年6 月6 日設立登記，原址設臺中市○○區○○路000 號，於106 年11月16日，變更公司所在地為臺中市○○區○○路00號，於107 年4 月27日將負責人變更為邱O權之子即證人邱O祥）之負責人，其明知「小叮噹哆啦A 夢DORAEMON」商標圖樣（註冊號：00000000、00000000，下稱系爭商標）係告訴人日商小學館集英社製作股份有限公司（下稱小學館公司）向主管機關經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請註冊核准登記取得商標權，指定使用於貼紙、吊掛勾、行動電話護套等商品，現仍在商標專用期間內，且使用系爭商標名稱之商品，在國內市場行銷甚廣，為業界及一般消費大眾所共知，未經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品使用近似或相同之註冊商標，或知悉為上開商品仍為販賣、意圖販賣而陳列之行為；而系爭商標先經告訴人小學館公司授權予國際影業有限公司，復經國際影業有限公司將系爭商標授權予告訴代理人國際影視有限公司。

緣自104 年7 月1 日起至105 年6 月30日止，崴芳國際有限公司與告訴代理人國際影視有限公司簽立合約取得系爭商標之使用授權，並約定於105 年6 月30日到期後之2 個月內要將商品售出或銷毀，被告明知崴芳國際有限公司與告訴代理人國際影視有限公司於105 年8 月30日後即無法繼續生產、銷售，詎被告竟為達其繼續生產銷售等行銷之目的，於105 年7 月19日，將上開商標使用於崴芳國際有限公司生產之「貼紙」、「紙膠帶」、「吊掛勾」、「紅包袋」、「白板筆」等（下稱上開仿冒商標商品），佯裝因先前積欠其女友即證人顏O竹金錢，而將之上仿冒商標商品以新臺幣（下同）約60萬元作價出售予其女友即證人顏O竹，而證人顏O竹於105 年8 月間及106 年2 月間再售回上揭仿冒商標商品予崴芳國際有限公司、劻漢國際企業有限公司，並以「臺中貼紙王劻漢國際企業有限公司」之網路商店（網址：http：//www.starsmile.com.tw）對外銷售；嗣經告訴代理人國際影視公司人員於106 年2 月24日、8 月18日，在上揭網路商店以新臺幣（下同）835 元、928 元購得仿冒哆啦A夢商標貼紙、白筆等商品。經指揮內政部警政署保安警察第二總隊於108 年2 月18日至崴芳國際有限公司之臺中市○○區○○路00號，當場扣得仿冒之哆啦A 夢商標靜電貼紙29張、仿冒之哆啦A 夢商標商品百格貼紙15張、仿冒之哆啦A 夢商標商品授權貼紙15690 枚，而悉上情。因認被告邱鉦權涉犯商標法第97條之陳列販賣仿冒商標商品罪嫌等語。

...訊據被告邱鉦權固坦承於劻漢國際企業有限公司有於上開時地販賣、陳列起訴書所載之商品。惟堅詞否認有何違反商標法之犯行，並辯稱：伊是在合約範圍期限範圍內賣給證人顏O竹，後來證人顏O竹再賣給我，權利已經耗盡，伊可以再買回來等語。

四、經查：
... 
（二）本案之爭點即在於，劻漢國際企業有限公司所販賣、陳列之商品是否都是崴芳國際有限公司於授權期限內合法製造之正版商品？本案是否有權利耗盡之情形？
 
2.本案被告邱O權所販賣之商品，無法證明係崴芳國際有限公司於授權期限外非法製造之盜版商品：
(1)卷內除扣案商品未貼雷標外，實無任何資料可以證明，被告所販賣之商品係崴芳國際有限公司於授權期限外非法製造之盜版商品。
(2)證人即告訴代理人許O芸於本院審理時證稱：沒有辦法判斷被告銷售的商品是何時製造的，因為沒有寫製造日期，也不確定是否沒經過公司的審核，是部份商品沒有貼雷標（即授權貼紙），所以才認為是仿品等語。
(3)被告於本院審理時提出經濟部標準檢驗局國內產製商品查驗證明、及產品上印製之製造日期、批號及商品檢查證號等件，並於本院審理時釋明稱：扣案物的M 字號是M53407，批號是0000000 ，核與經濟部標準檢驗局國內產製商品檢查證號相符，可以證明相關產品是經過查驗，再依經濟部標準檢驗局國內產製商品查驗證明得知，生產日期是在104 年4 月份（即在授權期限內生產）等語。
(4)本案之扣案物中有大量的、合法授權的、未貼上商品的授權貼紙（即雷標），有扣案物品目錄表、扣案授權貼紙照片及扣案授權貼紙15690 張在卷足憑。
(5)依上開所揭示之卷內相關跡證，可知原本崴芳國際有限公司所製作之商品，告訴人國際影業有限公司並無法確認製造之時間是否已超過授權之期限，授權貼紙與商品是分開製作再予貼上，告訴人國際影業有限公司也無法確認授權之商品是否確有貼上授權貼紙，亦無法確認貼上授權貼紙者，是否為非授權之商品，亦未嚴格回收、控管未使用的授權貼紙。

而本案中，依商品上相關查驗證明，足以釋明相關商品均是在授權期限內所製造，是此部分依現有卷內證據，應認被告邱鉦權所販賣之相關商品確實均係崴芳國際有限公司於授權期限內合法製造。又相關商品既於授權期限內合法製造，無論有無貼上授權貼紙（即雷標），均非仿冒品，確係正品，至於相關商品有未貼授權貼紙即予販賣之情形，應係民事違約之契約責任，已超出商標法立法目的所設防止仿冒品流入市場混淆商品來源而減損消費者權益之界限，實無法遽以刑事責任相繩於被告。

3.本案有權利耗盡之情形：
按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36條第2 項前段定有明文。又證人之個人意見或推測之詞，除以實際經驗為基礎者外，不得作為證據，刑事訴訟法第160 條亦定有明文。

本案被告主張原崴芳國際有限公司於合法期限內製造之相關商品，均於契約約定之期限內，販售予證人顏O竹，嗣證人顏O竹再售予劻漢國際企業有限公司，並提出(1)相關估價單，釋明有書面上之契約、(2)不動產買賣契約書、價金履約保證書、土地、建物所有權狀、房地買賣契約書，釋明被告邱O權與證人顏O竹間確實有金錢借貸之債權債務關係、(3)相關帳戶交易明細，釋明被告邱O權與證人顏O竹間確實有實際之金流。

經查：商標法並無禁止或否認親屬間之買賣或金錢借貸關係，也未否認此一交易流通並非於國內外市場上之交易流通，是起訴書在此亦是主張上開被告邱O權主張之交易不存在，是佯稱、是假交易。然而對於一個有書面、有金流之交易為何是佯稱是假交易，除了被告邱O權與證人顏O竹是男女朋友外，依想當然爾，認有高度可能是佯稱是假交易外，是否尚有其他證據能證明上開交易確係假交易，對此，證人即告訴代理人許O芸於本院審理時證稱：沒有任何證據能證明被告邱O權與證人顏O竹間是假交易，因為伊等不是當是人等語，是關於上開有文書、有金流之交易，可以證明是佯稱、是假交易之證據，恐怕只有告訴代理人之個人意見或推測之詞，而告訴人及其相關代理人均非交易之當事人，上開個人意見或推測顯非基於實際經驗，是此等個人意見或推測之詞本院無法採為證據，依法不得以此來認定被告邱O權與證人顏O竹間之交易為假交易。況乎，被告確實也有提出相關事證釋明為真實之交易，並非假交易，已如上述。

據此，被告邱O權與證人顏O竹間之上開交易，是否為假交易，並非眾所周知、事實已顯著、或本院審判職務上已知之事，仍應嚴格證明，而在無法嚴格證明，且被告有提出有相關跡證釋明之情況下，依罪疑唯利被告之刑事原則，本院認被告邱O權與證人顏O竹間確實有如被告邱O權所主張之交易經過，本案之相關商品業已由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，告訴人不得再對該商品主張權利。