智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決(2017.12.27)
30I(12)
「原處分關於撤銷第01664264號「維新」商標部分服務之註冊部分
及訴願決定均撤銷。」
「二、按商標法前揭有關防止搶註條款之全文為：相同或近似於他 人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該
他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商
標存在，意圖仿襲而申請註冊者。據此規定，於商標異議乃
至其後爭訟程序，商標註冊違反防止搶註條款之要件有三：
第一，系爭商標相同或近似於據爭商標；第二，據爭商標為
他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商
標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請
註冊；亦即，系爭商標之註冊申請，是否意在搶註。以下即
分別說明本院對於以上三要件於本件之判斷結果及理由。
三、系爭商標是否相同或近似於據爭商標
(一)參加人雖認為據爭商標為「維新法律事務所」（行政聲請參
加訴訟暨參加理由狀第2 頁，本院卷一第204 頁背面），惟
因「法律事務所」僅為服務類別通稱，本件訴訟中，系爭商
標又是註冊在法律服務相關類別，「維新法律事務所」之「
法律事務所」在本件中應不具有區別意義。從而，應認本件
據爭商標即為「維新」。
(二)系爭商標與據爭商標均屬使用「維新」二字，且除此之外，
別無其他足以區別之文字、圖案，可認系爭商標相同於據爭
商標。
四、據爭商標是否為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標
？
(一)據爭商標由參加人先使用於其法律事務所之名稱，此於兩造
及參加人間均無爭執。惟因防止搶註條款所指之「先使用」
，應係指商標之使用，倘僅為個人、法人或是事業主體之名
稱使用，而非商標使用，即非防止搶註條款所之「先使用」
，該「名稱」亦非商標法所定義之「商標」。因此，本件中
兩造與參加人爭執甚烈者即在於：參加人於使用據爭商標於
其法律事務所名稱之同時，可否認為亦構成「商標之使用」
，從而可認為參加人有「先使用」據爭商標於同一或類似服
務？
(二)按所謂「商標之使用」，商標法於第5 條有明確之立法定義
，其中可認與本件所涉提供法律服務相關者，應在於該條第
1 項第3 、4 款，亦即：為行銷之目的，將商標用於與提供
服務有關之物品；或將商標用於與服務有關之商業文書或廣
告，並足以使相關消費者認識其為商標。由此觀之，法律事
務所名稱之使用，是否可認為同時為商標之使用，非可一概
而論，如法律事務所名稱使用之同時，亦有行銷之目的，而
將其名稱用於與提供服務有關之物品、廣告或商業文書，並
足以使相關消費者認識其為商標，即可認定其法律事務所名
稱之使用，同時構成商標之使用。
(三)經查：參加人於異議階段，即已提出多項先使用證據（異議
卷申證4-17），其中申證11一項為參加人所使用之對外招牌
照片，依該照片顯示（異議卷第63頁，右下角照片），該招
牌係懸掛於外牆，招牌全文內容為：「維新法律事務所」，
其中「維新」兩字不僅字體較大，且與「法律事務所」分列
上下兩行，顯然有凸出「維新」兩字以表彰其服務之主觀意
思，以及客觀上作為指示服務來源之效果，可認為確實屬於
商標之使用。
(四)原告雖主張：申證11之照片並未有日期顯示，無從判別其使
用日期，且與歷來參加人使用之字體不符，可見參加人並無
將「維新」兩字作為商標使用之意。惟查：參加人就此已於
異議階段即提出申證11-1之支付招牌製作收據，其上日期即
顯示為98年8 月10日，於訴願階段，訴願機關亦另調取與申
證11照片所攝位置相近之GOOGLE街景照片查照比對（訴願卷
第79頁）。依此調取之街景照片顯示，確實可以辨識有申證
11所示之招牌存在，該街景照片拍攝之時間為2009年12月，
已同時標示於該照片之下方。雖然該照片無法完全明確辨別
其字樣內容，但已可辨識有上下兩行文字，且上行文字之字
體較大，而與申證11所呈現招牌內文字之情形相同。而GOOG
LE街景照片，是與本件訴訟無關之第三人（即GOOGLE營運商
），為建置地圖及其街景資料庫所攝，以本件訴訟而言，即
具有甚強之證明力。結合上開GOOGLE街景照片以及招牌製作
收據，應可認申證11之招牌，確實是在98年間即已存在，加
上該招牌可認為確屬「維新」商標之使用，相較於系爭商標
於101 年12月20日始申請註冊，據爭商標確實為先使用之商
標。
(五)系爭商標指定申請類別為代碼45之服務，其內容包括：法律
服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問，與據爭商標使用於「
法律事務所」可以認為其使用之服務為同一或類似。
(六)據上，據爭商標確為參加人先使用於同一或類似服務之商標
。
五、系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？
(一)相較於前兩個要件，僅在確認是否有他人先使用於同一或類
似服務之相同或近似商標，本要件之判斷涉及到防止搶註條
款之最核心價值取捨，亦即：先使用或先註冊之同一或近似
商標，孰應優先保護？防止搶註條款對此價值衝突，係以先
註冊之商標申請人是否因特定關係知悉先使用之商標存在，
而意圖仿襲來作為判別標準。此一判別標準又包含有以下三
要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存
在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在
，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註
冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商
標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業
務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商
標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之
商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須
是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有
註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用
之商標，亦應優先保護先註冊者。
(二)承上說明可知，防止搶註條款對於先使用者之保護設下重重
關卡，必所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊
備之情況下，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者
，而應否定先使用者之異議。核其立法意旨，乃在於我國商
標法採取商標註冊主義之立法，商標使用者即使是先使用者
，仍須透過註冊，始能取得商標權，保護商標之排他使用，
藉此以公示機制，更有規範地形成商標使用秩序。因此，對
於商標之先使用者，並不是無條件地使其可以阻礙先註冊者
之註冊，如無法符合上開法定所設三要素，則商標先註冊者
即可維繫其商標註冊，先使用者僅能另依商標法之善意先使
用機制沿續其使用，以衡平保障先使用者之權益，並經由善
意先使用機制中附加適當區別標示之方法（商標法第36條第
1 項第3 款但書參照），以避免市場可能造成之混淆誤認。
如此立法設計，可使先註冊者與先使用者進行併存使用，同
時避免市場混淆誤認，相較於無條件保護先使用者，或以較
少之條件限制即保護先使用者，妨礙先註冊者之正當競用（
保護先使用者，否定先註冊者之註冊後，一旦先使用者再行
註冊，原本先註冊者將喪失併存使用可能），應當更可以維
繫競爭效率，當屬合理之立法選擇。
(三)進一步考據防止搶註條款係於101 年7 月1 日修正施行，將
原先商標法第23條第第1 項第14款移列為商標法第30條第1
項第12款，其修正理由指出：「本法除以保障商標權人及消
費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。
於本法八十六年五月七日修正時，即本此意旨，將因與他人
有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿
襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之
事由。」、「原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商
標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至
於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業
務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經
驗法則加以判斷。」以此立法理由正可印證上開所闡釋之立
法意旨：僅是因特定關係知悉先使用者之商標，並不足以排
除先註冊者之商標註冊，必須進一步有「意圖仿襲」之情事
，始能優先保護先使用者。畢竟，先使用者之商標在註冊前
，本不能禁止他人競爭使用，如經他人競用後，再行申請註
冊，其所申請註冊者，乃係自己已經使用之商標，即難認為
「意圖仿襲」，則他人有意競爭使用而先行申請註冊，若有
其選用商標之自身緣由，而非有仿襲之意圖，當亦不在禁止
之列。尤其以既有語詞作為商標之情形，由於寓意良好之既
有語詞本屬有限，先使用者未能先行註冊，卻妨礙他人自主
選用相同或近似商標註冊，反而有害市場之完全競爭（他人
選用申請註冊後，已經進行市場行銷佈局，卻因異議遭阻礙
註冊而不能繼續使用，自然於競爭上趨居劣勢，難以為完全
競爭）。
(四)另對照採取商標使用主義立法之國家，如：美國聯邦商標法
，對於在註冊前即存在競用之相同或近似商標，即容許為併
存註冊（15 U.S.C s.1052(d)：...concurrent
registrations may be issued to such persons when
they have become entitled to use such marks as a
result of their concurrent lawful use in commerce
prior to the earliest of the filing dates of the
applications pending or of any registration issued
under this chapter）。我國既採取商標註冊主義之立法，
容許甚至鼓勵業者先申請再使用商標（先申請再使用，較能
有規範地形成商標使用秩序），卻又不准併存註冊，即不應
無條件或輕易地賦予先使用卻未註冊商標者任意阻礙商標先
申請者取得商標之權利。必也因意圖仿襲而有違公平競爭秩
序之情事，始能犧牲完全競爭之價值，而優先保護商標先使
用者。
(五)經查：原告將系爭商標使用於法律服務相關之類別，並自陳
係以國外著名企業委託專利、商標申請為其主要業務（原告
行政訴訟起訴狀第21頁，本院卷一第26頁），則以其商標申
請專業而言，於申請前會進行必要之既有商標搜尋，且此項
搜尋不限於已註冊商標，還必須包含已經實際使用之未註冊
商標，當屬合理可以認定之事。從而，原告於申請註冊系爭
商標前，應已知悉據爭商標存在，亦可合理推論。且此項知
悉係基於商標所用之服務類別相同或類似，未來將有同業競
爭關係所致，亦可認定符合防止搶註條款所要求之「其他關
係」。惟依前開說明，即使如此，仍須原告意圖仿襲而申請
註冊系爭商標，始符合防止搶註條款所要求之所有要件要素
。
(六)惟查：系爭與據爭商標所使用之「維新」兩字，係屬歷史文
化中之既有語詞，出自【詩經‧大雅‧文王篇】：「周雖舊
邦，其命維新。」近現代史上，很多事件以為維新為名，如
：清朝的戊戌維新變法、日本的明治維新（原證14參照，本
院卷一第90頁）。以維新兩字註冊商標者，在各個商標使用
類別亦所在多有，此有原告提出檢索時間為106 年3 月9 日
21 時46 分8 秒之商標申請列印資料可憑（原證15參照，本
院卷一第96-99 頁），被告與參加人對此並無爭執，從而並
不能排除原告係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意
圖仿襲使然。
(七)原告又主張其曾與日本有相當淵源，此對照參加人於異議階
段所提出原告之學經歷介紹（申證21，異議卷第105 頁），
並經參加人引為攻防之基礎（行政參加理由二狀第2 頁，本
院卷二第72頁背面），當屬可信。則原告進一步主張其於10
1 年12月20日提出系爭商標申請前，適逢日本改革派日本維
新會在眾議院大選中贏得席次甚多，一舉躍升為日本第三大
黨，受此啟發，因而選用系爭商標（準備程序簡報第14頁，
本院卷二第42頁），並提出報導日期為101 年12月17日之自
由時報電子報資料為憑據（本院卷ㄩ二第43頁），自可肯認並
非事後拼湊攀附所致，應認原告選用系爭商標，確有其自身
緣由，而非意圖仿襲據爭商標之結果。
(八)參加人雖另舉最高行政法院105 年度判字第545 號判決，認
為依此判決意旨，防止搶註條款之先使用商標，並不以「高
度獨創性」商標為必要，並以系爭與據爭商標完全相同，將
妨害律師市場競爭秩序，且防止搶註條款係為賦予先使用者
權利救濟之機會等情以為抗辯（行政參加理由二狀第3-5 頁
，本院卷二第73頁及其背面）。惟查：防止搶註條款之先使
用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要，確屬的論，本
判決亦非僅以系爭商標不具高度獨創性為由，即認定原告並
非意圖仿襲。此即為本件事實與最高行政法院105 年度判字
第545 號判決所憑事實不同，而可資區別之處。申言之，並
非任何不具「高度獨創性」之商標，商標先註冊者就必然有
其申請註冊之自身緣由，如選用相同或近似於先使用者之商
標並無可合理解釋之淵源或正當理由，仍可能遭認定為「意
圖仿襲」。是本件判決與上開最高行政法院判決判旨並無扞
格或衝突。又防止搶註條款並非僅具有單純賦予先使用權利
救濟之功能，而係在劃定先使用者與先註冊者保護衝突之界
限，並因此另外有其維繫完全競爭價值，發揮商標註冊主義
之立法政策考量，所以本件並不能僅僅考慮參加人之權利保
障。至於本件選擇保護先註冊者之商標併存結果，另有商標
法上善意先使用者之保護機制，可為配套，並不至於妨害律
師市場競爭秩序。從而，以上參加人所辯，均不足為其有利
之認定。
六、據上說明及判斷之結果，原處分認原告註冊系爭商標，部分
有違防止搶註條款，因而撤銷該部分之註冊，訴願決定予以
維持，均非適法，原告求為撤銷訴願決定及原處分，為有理
由，爰判准如主文所示。又本件事證已明，兩造及參加人其
餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論
述，併此敘明。」
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