(商標 商標移轉 移轉登記) 「老董」商標

智慧財產法院 105 年度民商訴字第4 號民事判決(2018.01.12)

「 一、原告主張：

  (一)被告係系爭商標之商標權人，原告與被告前於民國99年1 月
    7 日簽訂商標移轉合約（下稱系爭合約），依系爭合約第1
    條第a 項規定，被告同意自102 年11月11日起，將系爭合約
    中附件A 所示之商標權移轉登記予原告，惟原告持系爭合約
    向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請包含系爭商標在內
    之多件商標移轉登記時，經智慧局通知就系爭商標之原始註
    冊文件乃由被告法定代理人簽署英文姓名，而系爭合約上被
    告法定代理人乃簽署中文姓名，二者不符，故無法完成移轉
    登記，爰提起本件訴訟，請求被告應將系爭商標之權利人移
    轉變更登記為原告，並應排除、防止侵害系爭商標。
  (二)並聲明：1.被告應將系爭商標之權利人移轉變更登記為原告
    。2.被告不得使用相同或近似於系爭商標之商標於商品包裝
    、廣告文宣、網站、看板及其他媒體。如已使用者，應將該
    商標除去或刪除之。3.訴訟費用由被告負擔。
二、被告方面：
    被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或
    陳述，爰就原告主張之事實及提出之證據判斷。
三、得心證之理由：
  (一)原告上開主張，固有系爭合約可佐，然細究該合約附件A所
    示之商標內容（見本院卷第22至31頁），並未包含系爭商標
    在內，原告自應舉證證明系爭商標亦屬系爭合約之標的範疇
    ，原告就此乃提出下列主張為證：1.依系爭合約第1 條第a
    項規定（見本院卷第18頁），兩造同意移轉之商標範圍包含
    過去、現在及未來之商標權利，且由該合約附件A 亦有記載
    此附件可隨時更新（見本院卷第22頁），故兩造之合意亦包
    含於簽立系爭合約後被告始註冊之系爭商標；2.依兩造於98
    年12月間簽立之終止協議書，第7 頁4c段記明被告應將包含
    已登記及申請中之所有商標所有權均轉讓原告等語（見本院
    卷第250 頁）；3.原告向智慧局提出申請時所檢附之文件上
    已有被告之英文簽名，表示被告同意系爭商標之移轉（見本
    院卷第342 、343 頁）。
  (二)惟查：
  1.系爭合約第1 條第a 項內容為：「．．．移轉方於此移轉、
    讓渡並轉讓予接受方其本商標於全球的權利、所有權及利益
    ，包含任何登記及普通法權利（商標定義見附件A ），及本
    商標所有法律或實體之訴訟基礎，以及提起訴訟、執行之權
    利，包含在全世界任何對於本商標過往、現在以及未來侵權
    或不當行為請求損害賠償之權利。」（見本院卷第18頁），
    僅記載有關對如附件A 所示之商標所為過去、現在及未來之
    侵權或不當行為請求損害賠償之權利均包含在該合約內，並
    非記載該合約範圍亦及於未來新增註冊之商標，是原告主張
    依此條款可證兩造合意移轉登記之範圍包含立約後新註冊之
    系爭商標乙節，容有誤解。
  2.至系爭合約之附件A 雖有記載該附件屬「Subject to updat
    e from time to time 」，而可與時更新，惟仍待原告證明
    被告確已同意將系爭商標亦更新納入上開附件，而依兩造於
    98年12月間簽立之終止協議書，第7 頁4c段雖記載「．．．
    劉氏或台灣公司，應將所有商標的所有權轉讓（包括已登記
    及申請中）給LDPL（按：即原告）」等語（見本院卷第250
    頁），然原告自承該終止協議書之立約當事人為被告之夫劉
    正雄，並非被告本人所簽署（見本院卷第344 頁），卷內亦
    未見被告出具授權劉正雄代為簽署上開終止協議書之委託文
    件，原告雖主張因劉正雄與被告為夫妻關係，故當然互為代
    理人，惟按夫妻於日常家務固得互為代理人，但有關契約之
    訂立並非日常家務，夫非當然有代理其妻之權限（最高法院
    44年台上字第1026號判例意旨參照），是上開終止協議書之
    效力能否當然及於被告已非全然無疑，且系爭商標之登記註
    冊日期均為102 年間，有商標註冊資料在卷可佐（見本院卷
    第11、12頁），是於98年12月間上開終止協議書簽立當時，
    系爭商標並非屬該終止協議書所約定之已登記商標，又經查
    核該終止協議書所附附件D 商標移轉合約內含之附件A （見
    本院卷第278 、284 頁），就案外其餘商標於加拿大、南韓
    、菲律賓、美國、我國等眾多國家之註冊狀態均有標明處於
    「Pending application 」申請中（見本院卷第281 至284
    、286 、287 頁），可知該附件A 亦有納入立約當時處於申
    請中狀態之商標，倘系爭商標當時處於申請註冊中，自亦應
    予記載，惟附件A 並未列出系爭商標（見本院卷第284 至28
    7 頁），足證系爭商標於斯時亦非屬上開終止協議書所約定
    之申請中商標，無法證明系爭商標確經兩造合意轉讓。
  3.另有關原告向智慧局提出申請本件相關商標移轉變更登記時
    所檢附之文件，觀諸智慧局106 年3 月14日（106 ）智商40
    263 字第10680120940 號函文及所附資料（見本院卷第156
    、176 至193 頁），原告當時申請移轉登記之商標明細並未
    包含如本判決附表編號1 至5 所示之商標，至編號6 至16所
    示之商標雖有包含在該文件內，惟斯時此部分申請即因被告
    法定代理人之中英文簽名與智慧局留存之商標所有權人英文
    簽名不符，以致遭退件，自仍不足證明被告已同意將系爭商
    標所有權移轉予原告。
  4.此外，原告並無提出其他證據證明系爭商標亦為系爭合約效
    力所及，尚難認原告主張可採，從而，原告所為如訴之聲明
    所請，為無理由，應予駁回。」

智慧財產法院第三庭
                                法　官　黃珮茹