#Dermaheal
#商標布局 #商標侵害
#商標意識
這個案子另有幾個商標異議和評定案糾纏。
稍微研究了一下，推論事實應該是這樣的（不保證正確）：
1.Dermaheal應該是韓國化妝品牌（這可能要請韓系彩妝達人確認）。
2.韓廠先找了一間代理商A在台灣銷售產品，但代理商A跑去申請並取得註冊Dermaheal台灣商標（在化妝品）。
3.隔了幾年後，韓廠又找了一間代理商B在台灣銷售產品，叫代理商B去評定代理商A的台灣商標（在化妝品），但因為時隔過久評定失敗確定。因此，Dermaheal台灣商標（在化妝品）目前由代理商A擔當商標權人。
4.而這個代理商B也私下在台灣申請並取得註冊Dermaheal台灣商標（在醫療器材），韓廠發現之後以搶註提出異議，成功地打掉代理商B的Dermaheal台灣商標（在醫療器材）。
5.針對代理商B在台灣銷售韓廠Dermaheal的行為，代理商A以商標權人身份對代理商B提出商標侵害訴訟，法院認為代理商B應該要賠償。
從這一系列的案子，站在不同人的角度，就會得出不同的後見之明。
而這個民事案件， #兩造都還有可以主張的地方，繼續期待二審判決。
【Dermaheal民事侵害商標】
智慧財產法院108年度民商訴字第30號民事判決(2020.03.31)
https://ipcase.blogspot.com/2020/04/dermaheal.html
【Dermaheal商標評定】
智慧財產法院106年度行商訴字第149號行政判決
(2018.05.24)
https://ipcase.blogspot.com/2019/06/dermaheal.html
【Dermaheal商標異議】
https://ipcase.blogspot.com/2020/04/dermaheal.html
#恒達法律事務所
#智慧財產權
#商標律師
智慧財產法院108年度民商訴字第30號民事判決(2020.03.31)
原告 富享生物科技股份有限公司（「Dermaheal」台灣商標）
被告 鴻璽生物醫學技術開發股份有限公司
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於109 年
3 月13日言詞辯論終結，判決如下：
主文
被告鴻璽生物醫學技術開發股份有限公司...（被告敗訴，應賠償原告）
事實及理由
一、原告主張：
(一)原告公司於民國94年4 月21日向智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊第01188507號「Dermaheal 」商標，指定使用於第3 類化妝品等類之商品，並向智慧局申請延展，商標專用期限至114 年12月31日。原告公司原委託韓國商Caregen 公司（下稱韓國凱健公司）代工生產保養品，詎韓國凱健公司發現原告公司尚未在韓國申請註冊「Dermaheal 」商標，竟於94年12月7 日在韓國提出申請「Dermaheal 」商標，並於96年8 月24日獲准註冊。之後韓國凱健公司，透過其在臺灣之代理商即被告公司，於104 年12月18日就系爭商標申請評定，經智慧局於106 年3 月1 日予以駁回。
(二)原告公司因上開申請評定之情事，驚覺被告公司恐有侵害系爭商標之商標權之舉，進而發現被告公司網站使用如附圖2之字樣為商標（下稱被告商標），並行銷美妝產品，原告公司人員依據被告公司網站刊登之產品訊息及聯絡方式，向被告公司聯繫訂購標示「Dermaheal 」的產品（COSMECEUTICAL ANTI-WRINKLE CREAM，下稱抗皺乳霜），並以新臺幣（下同）1,943 元購得。原告公司於購得抗皺乳霜後，為確認商標權遭侵害之範圍，遂於106 年4 月14日委請公證人就被告公司網站內容為公證。
(三)被告公司網站以被告商標作為商標使用，而被告商標與系爭商標，均有外文「Dermaheal 」；被告公司經由網站販售之抗皺乳霜，產品外盒有「D e r m a h e a l 」（外盒包裝照片見附圖3 ）。而被告商標及產品外盒之「D e r m a h e a l 」，與系爭商標相較，均以外文「Dermaheal 」為主要識別部分，字母排列完全相同，僅有前置圖形D 圖樣，有些微差異，應屬近似之商標，且近似程度極高，致相關消費者有混淆誤認之虞，被告公司於網站以被告商標作為商標使用，並販售抗皺乳霜，自屬侵害原告公司就系爭商標之商標權。
(四)被告公司先前即對系爭商標申請評定，故其明知系爭商標為原告公司所有，竟於104 年12月15日至106 年6 月某日撤除網頁之日止，於網站使用被告商標，而侵害系爭商標之商標權，顯然具有侵害商標權之故意。被告寇惠連為被告公司之負責人，依據公司法第23條第2 項規定，自應就被告公司上開侵害系爭商標之商標權所造成原告公司之損害，負連帶賠償之責。被告寇惠連因此所涉之刑事責任，更經臺灣臺北地方檢察署檢察官以108 年度調偵續字第20號起訴書提起公訴。...
三、兩造不爭執事項：
(一)原告公司為系爭商標之商標權人，經申請延展，故商標專用期限自95年1 月1 日至114 年12月31日止，指定使用於第3類化妝品等類之商品。
(二)被告公司網站於104 年12月15日至106 年6 月間某日撤除為止，網頁內容如原證16所示(三)原證16所顯示之網頁為被告公司維護管理。
四、得心證之理由：
本件原告公司主張被告公司於104 年12月15日至106 年6 月某日撤除之期間，在被告公司網頁，使用被告商標及「Dermaheal 」行銷產品，侵害系爭商標之商標權及商譽，經被告公司及被告寇惠連所否認，並以前詞置辯...
(一)被告公司是否於104 年12月15日至106 年6 月間某日撤除網站期間，在被告公司網頁行銷產品，而侵害系爭商標之商標權？有無侵害原告公司之商譽？
1.按商標法第5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。所謂「行銷之目的」，指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品／服務而言，並非得以有償無償截然劃分，仍應依具體個案之行為是否屬商業性質加以判斷。又判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其圖案之配置、大小、顏色及設計有無特別顯著性、為相關消費者熟悉程度，並考量其使用性質是否足以使消費者藉以區別所表彰之商品來源進行研判。
2.查被告公司對於104 年12月15日至106 年6 月間某日撤除網站為止，此段期間之網頁內容如原證16公證書檢附之資料所示一事，並無爭執。而被告公司網頁以被告商標置於中央偏上位置，有網頁列印資料附卷可參，為引人注目之焦點，而令人以其識別產品來源。
網站首頁上方橫列依序刊有「關於我們」、「美妝產品」、「醫美儀器」、「產品資訊」、「聯絡我們」，有網頁列印資料可佐，而「美妝產品」項下更有「New Product 」、「Professional Care 」、「Radio-frequency」、「Post Professional 」、「Intensi
ve Care 」、「Home Care」、「Color cosmetics 」，而點閱上開各項內容，即可見相關產品圖片，圖片顯示之產品及包裝盒上即有被告商標或「Dermaheal 」字樣，顯見被告公司網頁客觀上陳列眾多美妝產品圖片。
3.被告公司及被告寇惠連雖辯稱：被告公司網頁內容僅為推廣韓國凱健公司，亦無購物車等設定，並非基於行銷目的，雖韓國凱健公司對被告商標提起異議，但被告公司依法提起訴願及行政訴訟，可見被告公司於此段期間仍係出於有權使用被告商標之主觀認知云云，然被告公司因申請被告商標，經韓國凱健公司提起異議，經智慧局於106 年3月22日撤銷被告商標，經濟部於106 年9 月7 日駁回被告公司所提訴願，被告公司提起行政訴訟，經本院於107 年5 月24日駁回被告公司之訴，有本院106 年度行商訴字第149 號行政判決可參，而該該判決記載韓國凱健公司與被告公司簽立之商品經銷授權書記載：「authorize acompany , Honsy Biotechnologies,to act a non exclusive distributor for the promotion ,selling on Dermaheal Brand . 」等語，兩造對此均無意見，可見依據被告公司與韓國凱健公司簽立之商品經銷授權書，被告公司取得韓國凱健公司授權為品牌推廣、販賣之非專屬授權。故依被告公司及被告寇惠連抗辯之於上開行政訴訟確定前，主觀上始終認為係本於韓國凱健公司授權而推廣，則其等同時自會認知業已取得販賣之授權，既然主觀始終認知業已取得販賣授權，並為架設陳列眾多美妝產品之網頁內容，被告公司及被告寇惠連怎會僅出於「推廣」之主觀認知，而完全不具其認為業已獲授權之「販賣」之認知？
4.再者，原告公司人員於106 年3 月30日前，經由被告公司網站產品訊息及聯繫方式，購得附圖3 所示之抗皺乳霜，有手寫資料、送信確認報表、通訊訊息、託運單照片、抗皺乳霜照片等在卷可參，故被告公司網站確實用以銷售附圖3 所示抗皺乳霜。被告公司及被告寇惠連雖抗辯上開抗皺乳霜之銷售係員工個人行為云云，然所傳訊之證人○○○並未經手上開抗皺乳霜之銷售，業據證人○○○證述在卷，故被告公司及被告寇惠連抗辯僅為被告公司員工個人行為云云，顯不可信。且依據上開通訊訊息，可見被告公司人員係以接受購買方傳送訊息後，以訊息回覆產品價格，接受訂購後安排出貨，故被告公司及被告寇惠連抗辯未設定購物車而不具行銷目的云云，洵屬無據。
5.因此，被告公司網頁令人以被告商標為產品來源之識別，網頁內容呈現眾多美妝產品，產品及包裝盒上有被告商標或「Dermaheal 」字樣，被告公司以訊息接收購買要約，提供產品報價、安排出貨之作為，可見被告公司所刊登之網頁內容，係出於行銷目的，而陳列販賣商品及包裝容器有被告商標及「Dermaheal 」字樣之商品，將被告商標及「Dermaheal 」字樣用於被告公司網頁，足以令相關消費者認識被告商標及「Dermaheal 」字樣為商標，自屬商標使用。...
(3)行為人是否善意：
被告公司前於104 年12月間就系爭商標申請評定，經智慧局評定駁回，被告公司提起訴願，亦經訴願決定駁回，再提起行政訴訟，經本院於106 年11月28日以106 年度行商訴字第126 號裁定駁回原告之訴，有智慧局商標評定書、上開行政裁定存卷可查，故被告公司最遲於104 年12月間即已獲悉系爭商標指定使用之商品。
被告公司係於104 年10月6 日申請被告商標，並指定使用於第10類「按摩器、電器美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，故被告公司網頁於104 年12月15日使用被告商標及「Dermaheal 」於美妝產品時，即已認知被告商標並無指定使用於美妝產品，及在我國就「Dermaheal 」申請註冊，並指定使用於化妝品之商標權人為原告公司，並非韓國凱健公司，被告公司卻執意於網頁為前開商標使用，顯非出於善意。
被告公司雖辯稱其自104 年度以降至上開行政裁定駁回被告公司之訴之前，均為善意云云，然縱使被告公司提起訴願或行政訴訟，均屬其權利行使之一環，然自104 年12月15日至106 年11月28日期間，在我國取得系爭商標註冊登記之商標權人為原告公司，並非韓國凱健公司，被告公司對此知之甚詳，故被告公司於系爭商標之商標權人有所更易之前，均應認知系爭商標之商標權人為原告公司，被告公司於此認知之下，猶擅自為前開商標使用，自不可能為善意，如何能因其有提起訴願或行政訴訟，即謂為善意！被告公司及被告寇惠連此等抗辯，實難採認。
...經審酌上情，本院認為被告公司於網頁使用被告商標及「Dermaheal 」，有使相關消費者誤認與原告公司之系爭商標為同一商標，或雖非為同一商標，二商標之商品係同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。因此，被告公司於網頁將被告商標及「Dermaheal 」於美妝產品作為商標使用，自已侵害原告公司系爭商標之商標權。
7.原告公司另主張被告公司於網頁販售標示「Dermaheal」產品之行為，侵害原告公司之商譽等語。然而，所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。苟加害人之商品並非品質低劣，則其使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等而予以選購，造成被害人銷售量減少等之營業損害，惟不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損。故原告公司即應舉證證明被告公司侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，然原告公司就此並未有進一步舉證證明，僅稱「侵害原告之商譽權，致消費者有混淆誤認之虞，嚴重影響原告之商譽」，自難僅憑原告公司此等空言主張，即認被告公司於網頁販售標示「Dermaheal 」產品之行為，業已侵害原告公司之商譽。...
2.被告公司及被告寇惠連雖抗辯於網站使用被告商標係合法使用被告公司經註冊取得之商標，且堅信系爭商標應為韓國凱健公司所有，故未有侵害商標權之故意或過失云云，然縱被告公司曾申請註冊被告商標，然其指定使用之商品並非保養品、化妝品等美妝產品，且被告公司曾對系爭商標申請評定、提起訴願及行政訴訟等作為，均無法作為被告公司係屬善意之認定，均如前述，被告公司既明知其於網頁使用被告商標及「Dermaheal 」為商標於美妝產品時，系爭商標之商標權人為原告公司，系爭商標指定使用之商品包括化妝品，自難謂不具侵害商標權之主觀故意。被告公司及被告寇惠連所辯，均無可採。
智慧財產法院第三庭
法 官 何若薇
______________________________________
被評定商標：註冊第號「Dermaheal」商標
申請評定人：鴻璽生物醫學技術開發股份有限公司
商標權人：富享生物科技股份有限公司
主文
評定駁回。
商標權人以「Dermaheal」指定使用於修正前商標法施行細則第13條第003類之「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體清潔劑、衣物、浴廁、廚房用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光蠟粉、水、香料、茶浴包」商品申請註冊，經本局核准列為註冊第號商標。申請評定人於104年12月18日以本件商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定，對之申請評定，經本局依法通知商標權人答辯到局。
一、商標法第106條第3項規定，對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。本件系爭註冊第號「Dermaheal」商標係於95年1月1日註冊，係商標法修正施行前註冊之商標，而其所涉之註冊時商標法第23條第1項第12款，業經修正為商標法第30條第1項第11款，於註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由，合先敘明。
二、本案兩造當事人陳述
（一）申請評定人主張略以：申請評定人係韓國知名品牌「Dermaheal」化妝品系列之代理商，專屬授權販售據以評定（以下簡稱）「Dermaheal」商標商品，為商標權人之競爭同業；商標權人於2005年4月間即向韓國Caregen公司購入「Dermaheal」精華液、面霜，早已就知悉據爭商標為國際知名，系爭商標之註冊，自有致相關公眾混淆誤認之虞，並有減損據爭商標識別性或信譽之虞；「Dermaheal」文字有真皮癒合之意，依商標法第18條第2項、第29條第3項規定，使用於第3類有商品，有致商標權範圍產生疑義之虞，應予核駁專用之聲明；又商標權人所提在航空公司行銷之資料，經Caregen公司反應後已停止銷售，再由網路搜尋，得知99%產品來自韓國，1%來自美國，並無商標權人生產及製造之產品，系爭商標註冊迄今，未見商標權人生產或製造「Dermaheal」商品，也未有任何銷售發票可供查詢，有商標法第63條第1項第2款規定之情事，系爭商標之註冊自有註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用。
（二）商標權人答辯略以：系爭商標為自創品牌，2005年4月委託韓國 Caregen公司製造「Dermaheal」保養品，產品外包裝均印有「Isogreen Biotechnology Inc.（富享生技公司）」。系爭商標係2005年4月21日向智慧局提出申請，2006年1月1日獲准註冊，且經核准展延至2025年12月31日；Caregen公司欺瞞商標權人，逕於2005年間於韓國申請「Dermaheal」商標，實為受害者。商標權人自2006年1月起即將系爭商標商品，於長榮、立榮、復興、中華等航空公司機上販售，並在國內網路、醫美等通路銷售；申請評定人所提資料，僅為非專屬授權廠商，商標權人無法同意由其提出爭議，系爭商標之註冊，應無註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用等語。
三、據商標法第57條第1項規定，商標之註冊違反商標法第30條第1項規定之情形者，利害關係人得申請評定其註冊。復依經濟部修正發布之商標法利害關係人認定要點四、五規定，申請評定人是否具利害關係，係就申請評定人檢證之內容進行形式審查。本件據申請評定人之主張及其檢送之授權文件，可知申請評定人於申請評定日前即為韓國 Caregen Co.Ltd(以下簡稱 Caregen公司) 之非專屬經銷商，可促銷、販售「Dermaheal」商標商品。堪認其已符合前揭要點二、（三）之「經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業」，而系爭商標之註冊對其權利或利益應有影響，為適格之申請評定人。本件商標權人稱申請評定人僅為非專屬授權廠商，無法同意由其提出爭議一節，容有誤解，先予敘明。
四、按商標法第58條第1項規定，商標之註冊違反第30條第1項第11款規定(相當於系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款)之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請評定。同法條第2項復規定，商標之註冊違反第30條第1項第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。經查，本件系爭註冊第號商標於95年1月1日公告註冊，申請評定人係於104年12月18日主張系爭商標之註冊違反註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定對之申請評定，距系爭商標註冊公告日已滿5年，得否依上述商標法第58條第2項規定排除同條第1項所定申請評定之5年除斥期間規定，端視系爭商標之註冊是否有「違反第30條第1項第11款(相當於註冊時商標法第23條第1項第12款)規定之情形」及商標權人是否「係屬惡意」而定。
五、系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款本文及商標法第30條第1項第11款本文規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。依前揭法條規定，商標近似及據爭商標為著名商標二項為必須具備要件。又其著名之認定以申請時為準。經查：
（一）據申請評定人104年12月18日附件1之2014年產品型錄，僅可觀出韓國之 Caregen公司成立於西元2001年，於2006年間發展 Dermaheal商品（Dermaheallaunched），無從觀出據爭「Dermaheal」商標商品於系爭商標申請註冊（民國94年4月21日）時，據爭商標使用情形；同年月附件2之韓國註冊證及授權文件，僅得觀出「Dermaheal」商標於2007年間已由 Caregen公司在韓國取得註冊，申請評定人於申請評定日前已取得販售行銷據爭商標商品之授權；同年月附件3之韓國網頁資料、附件5世界參展照片、附件6以「Dermaheal」作為關鍵字，於「Google」尋得之圖片，皆無相關日期，可資認定使用時期；同年月附件4「YouTube」網站上有關「Dermaheal」之影片，其相關資訊顯示「2年前」、「1週前」，皆難認定於系爭商標申請註冊時之民國94年間已存在。
（二）申請評定人105年1月25日附件為商標權人網頁資料，非屬據爭商標使用資料。105年8月19日附件，固可觀出「Dermaheal」商品於亞洲新加坡、馬來西亞等地之「iprice group」網路商店、歐洲拍賣網站有販售，美國、歐洲等地亦有「Dermaheal Online Store」，網路查得有關「Dermaheal」商標商品，多為 Caregen公司所產製等情，惟查上開網路資料，皆無使用日期可稽。
（三）基上，以申請評定人所提事證，尚無從認定據爭商標於系爭商標申請註冊日（94年4月21日）前，已為我國相關公眾周知且已臻著名，從而，自無註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用。
六、本件商標權人固稱「Dermaheal」商標為其自創。惟據商標權人105年6月24日所提附件2之 COMMERCIAL INVOICE、進口報單，僅能觀出商標權人於系爭商標申請註冊日後之2005年4月28日，曾向 Caregen公司訂購、進口「Dermaheal」精華液、面霜商品，尚無從推論出系爭商標係商標權人自創，而係由商標權人委請 Caregen公司製造商品之情事；又商標權人所提附件3商品及其包裝盒照片，固有記載「Made in S.Korea, authorized by Isogreen Biotechnology Inc.」，並提出附件6長榮、遠東等航空公司機上雜誌之行銷資料，惟據申請評定人所述，上開商品非產自韓國，且 Caregen公司反應後，各航空公司已停止銷售，是上開事證，亦不足作為系爭商標係由商標權人自創之證明。以申請評定人未能檢送於系爭商標申請註冊日前，商標權人已與 Caregen公司有往來，且據爭商標已臻著名之具體事證，即難謂商標權人有攀附據爭商標之聲譽，逾越正常競爭領域造成二者混淆，欲獲取不正競爭利益之意圖。
七、綜上，本件申請評定人104年12月18日申請評定時，距系爭商標95年1月1日公告註冊日已逾5年，而依現有事證，尚無從證明據爭商標於系爭商標申請註冊日前於我國已臻著名，系爭商標之註冊，無註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用，從而無商標法第58條第2項排除5年除斥期間例外規定之適用，申請評定人之主張核無理由，所請應予駁回。
八、有關申請評定人主張「Dermaheal」文字有真皮癒合之意，依商標法第18條第2項、第29條第3項規定，使用於第3類有商品，有致商標權範圍產生疑義之虞，應予核駁專用之聲明部分。查「Derma」、「heal」固分別有真皮、癒合之意，然尚非化妝品、燙髮液等商品之直接明顯說明，難謂系爭商標使用於上開商品有不具識別性之情形；再以，所指商標法第29條第3項規定，為101年7月1日修正後之法條，系爭商標註冊時，自無從依上開法條予以核駁，且依商標法第57條第1項規定，商標註冊違反第29條第3項規定，並非得申請評定之情形，併予說明。
九、另所稱系爭商標註冊有商標法第63條第1項第2款規定之情事一節。按商標評定案件係在審查系爭商標註冊時有無商標法所定不得註冊事由，而商標廢止案件，則在審查商標權人於註冊後有無合法使用商標，兩者制度精神、法條規範皆有不同；又商標廢止案件之發動須符合最基本的證據要求情形，本件據申請評定人所送事證，尚無從由客觀事證使本局產生系爭商標已有連續3年未使用之合理懷疑，自無法逕依職權提起商標廢止案，如有廢止系爭商標之需求，應另案提出申請。又本件既經雙方歷次來文陳述意見及答辯，事證業已臻明確，依商標法第62條準用第49條第3項規定，不再將商標權人105年12月28日函(106年1月3日到局)通知申請評定人陳述意見，逕予審理。本件爰依商標法第15條規定處分如主文。
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