智慧財產法院106年度行商訴字第54號行政判決(2017.11.16)
「五、本院得心證之理由：
(一)按「（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字
、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，
或其聯合式所組成」、「（第2 項）前項所稱識別性，指足
以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，
並得與他人之商品或服務相區別者」，商標法第18條定有明
文，亦即商標必須具備使相關消費者能認識、區別其為商標
之識別性。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊
：…三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」、「有前項
第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已
成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，復為同
法第29條第1 項第3款 、第2 項所規定。換言之，未具有先
天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或
服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊，惟
需申請人舉證證明之。
(二)承上，商標法第18條第2 項規定，商標識別性指足以使商品
或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他
人之商品或服務相區別者。而商標「僅由其他不具識別性之
標識所構成者」，不得註冊，復為商標法第29條第1 項第3
款所明定，本款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成
者，應指第1 、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別
性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾
圖案等不具識別性之標識所構成者外，應包括商標由該等不
具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不
具識別性標識所構成之情形。又「標語是用來宣傳服務或商
品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的
經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引
消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需
要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商
品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而
具有識別性。因此除非是高度創意性的標語或含有高度識別
性商標的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源
的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。標語
僅是用以傳達商品或服務的相關資訊，或僅具有自我標榜的
意涵，為商品或服務的說明，應以商標法第29條第1 項第1
款核駁；單純作為宣傳之用的非說明性標語，則應以其不具
識別性，依同條項第3 款之規定予以核駁。當標語中包含具
有識別性的文字商標，通常會有較高的識別力，但若該標語
整體仍為商品或服務的說明，則仍不具識別性。」（商標識
別性審查基準4.11.1參照） 。
(三)經查，本件原告申請註冊之「CHOOSE TRANSFORMATION」商
標圖樣，係由單純未經設計之外文「CHOOSE TRANSFORMATIO
N 」所構成，具有「選擇轉變」之涵義，以之作為商標，指
定使用於「印刷品，尤指有關醫療診斷、醫療條件及治療、
醫療儀器與服務、科學實驗儀器及服務領域之小冊子、手冊
、時事通訊本、培訓手冊及出版品」商品與「包含遠端管理
及遠端追蹤之電腦資料庫管理…藉由電腦遠端追蹤醫療儀器
及實驗室儀器取得數據資訊，以提供健康照護及健康追蹤服
務」服務，予人印象為吸引消費者注意或傳達其經營理念所
為之宣傳性用語或廣告標語，殊難想像如原告所稱係隱喻對
實驗室工作流程需作出改變以提高工作效率及品質，而屬相
關消費者需運用一定程度之想像、推理才能領會其與商品或
服務間關聯性之暗示性標識。是本件商標不足以使相關消費
者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品
或服務相區別，不具識別性，依商標法第29條第1 項第3 款
規定，應不准註冊。
(四)次查，原告主張本件商標係以醒目之藍底白字標示於該網站
下方位置，右上方標示有「TM」，消費者一望即知其為表彰
或指示商品或服務來源之商標，而非單純廣告用語，亦可於
該網站查詢其商品或服務介紹，消費者對之應不陌生云云，
並提出其官方網站資料2 紙為證。惟查，就原告官方網站觀
察，其係另以其他商標圖樣介紹商品或服務，直至頁面最下
方始得見「CHOOSE TRANSFORMATION 」之標示，整體態樣予
相關消費者之印象仍不脫藉以宣傳使用原告之商品／服務即
有「選擇轉變」之可能，又由該網頁「ABOUT US」項下記載
「CHOOSE THE FLEXIBILITY TO ADAPT 」、「Standing sti
ll is not an option in today's environment. Choose a
partner that helps you adapt to change. Abbott
solutions help drive smarter clinical and economic
decision-ma king across the organization, helping
our partners meet today ’sneeds while preparing for
tomorrow. 」、「HOW ABBOTT DRIVES TRANSFORMATION
ACROSS ORGANIZA TIONS ：」等語，可見其係宣傳其經營理
念用語或其商品／服務所創造效益之廣告標語印象，自難認
識其為指示商品或服務來源之識別標識，並得藉此與他人之
商品或服務相區別。又原告復未提出該網站瀏覽人次、商品
或服務之銷售量或營業額等證據佐證其於我國實際行銷情形
。職是，依現有證據資料，尚難認本件商標業經大量廣泛使
用，在交易上已成為原告商品或服務之識別標識，而取得後
天識別性，原告此部分之主張並非可採。
(五)原告復主張被告就商標是否有暗示性先天識別性及商標是否
構成標語認定過於嚴苛，系爭商標指定使用類別涵蓋服務眾
多，被告僅泛稱無先天識別性，根本等於無標準，希望法院
可斟酌，當被告認為無先天識別性時，是否可根本未參酌系
爭商標指定使用類別就逕予核駁云云。然查，被告就本件商
標係廣告標語、不具先天識別性及後天識別性，已敘明理由
，而商標註冊係採全准全駁之審查方式，本件被告已於104
年12月16日以核駁理由先行通知書給予原告補正及陳述意見
之機會，原告經4 次延期申覆（商標核駁卷第58至66頁），
並未回應，被告逕以原告指定使用類別為審查，於原處分敘
明理由，認為本件商標指定使用於「印刷品，尤指有關醫療
診斷、醫療條件及治療、醫療儀器與服務、科學實驗儀器及
服務領域之小冊子、手冊、時事通訊本、培訓手冊及出版品
」商品與「包含遠端管理及遠端追蹤之電腦資料庫管理…藉
由電腦遠端追蹤醫療儀器及實驗室儀器取得數據資訊，以提
供健康照護及健康追蹤服務」服務不具識別性，而駁回註冊
，並無違誤。
(六)原告復主張本件商標除我國外，亦在全球多個國家提出申請
，本件商標既然能在以英語為官方語言或主要語言之菲律賓
、紐西蘭等國取得註冊，足以證明英語系國家均肯認本件商
標用於指定商品等具有識別：又中國、香港、日本同樣為我
國鄰近國家，消費市場極為相近，該等國家既准予本件商標
註冊，亦足證其肯認本件商標用於指定商品具有識別性，且
不致使消費者認為本件商標僅為單純標語或廣告用語，顯見
本件商標具有識別性等語。查本件商標雖於阿根廷、白俄羅
斯、中國、菲律賓、紐西蘭、香港等英語系或非英語系國家
或地區申准註冊，惟在原告之母國美國及歐盟並未取得商標
權，況查各國家或地區國情不同，商標法制及審查基準互有
差異，且商標法採屬地主義，本件商標縱於上述國家或地區
申准註冊，亦難逕執為其於我國亦具識別性而得准予註冊之
論據，併此敘明。」
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