(專利 權利歸屬 實施權) 中國砂輪公司 v. 發明人：原被告間簽有生產製造鑽石工具的JV合資契約，且原告有出資委託被告研發與該JV有關的專利，故原告享有專利實施權。

智慧財產法院 106 年民專上字第 46 號民事判決(2019.06.14)

上　訴　人　中國砂輪企業股份有限公司 被上訴人　　宋O民　　　 主 文 確認上訴人就附表所示C 欄之專利有實施權。

「 四、得心證之理由： (一)兩造於85年10月28日簽訂英文版JV合約、91年8 月21日簽訂 中文版JV合約、97年10月15日簽訂JV增補條款、99年1 月7 日簽訂備忘錄、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、100 年1 月21日簽訂備忘錄（三），以及中砂公司於85年11月1 日起 聘任宋O民執行系爭合作案，並於93年起成立鑽石科技中心 ，由宋O民擔任總經理，99年5 月1 日改任技術顧問，兩造 合約於102 年10月28日已經終止。又宋O民就B 欄專利不爭 執該11件專利均為系爭合作案專利且有使用於中砂公司之「 DG CMP DISK 」鑽石碟產品之事實、C 欄專利編號25、38之 專利有使用於中砂公司之「S-DG DISK 」鑽石碟產品；其餘 專利則未使用於量產產品之事實，有各該合約書等在卷可憑 （見原審卷一第15至23頁、原審卷三第2 至7 、93至96、 149 至150 、290 頁），且為兩造所不爭執，應信為真實。 惟中砂公司主張依JV合約之相關規定，請求確認就C 欄專利 享有實施權，及請求宋健民應將B 、C 欄專利移轉登記予中 砂公司等情，則為宋健民所否認，並以前揭情詞置辯，故本 件主要爭點為：1.中砂公司主張就C 欄專利享有實施權是否 有理由？2.中砂公司就B 、C 欄專利請求宋健民移轉登記是 否有理由？
(二)中砂公司享有C 欄專利之實施權： 1.按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意， 不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上 　　詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文， 　斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切 證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及 經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字 面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96 年度台上字第2631號、100 年度台上字第1837、1950號判決 意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有 爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一 般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表 示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合 公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字 第2395號判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人 為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之 習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客 體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思 （最高法院100 年度台上字第1353號判決意旨參照）。 2.經查兩造於85年10月28日簽訂之英文版JV合約，開宗明義即 敘明系爭合作案係由宋O民提供系爭合作案所需之技術，中 砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的工 具；91年8 月21日所簽之中文版JV合約前言，更明確提及中 砂公司係提供技術以外必要資源，合作生產及銷售鑽石相關 產品。又英文版JV合約第2 條明定系爭合作案之權利2 ／3 由中砂公司所享有，1 ／3 歸宋O民；第5 條則規定系爭合 作案全年營收的的7%歸宋O民。中文版JV合約第2 條則約定 系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的2 ／3 由中砂公 司出資，另1 ／3 則以宋健民的技術價值作為出資；第5 條 則規定系爭合作案亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執 行，此時中砂公司須支付宋健民每年度營業收入淨額之7%作 為使用宋O民專利之授權金。中砂公司於93年設立鑽石科技 中心，顯然係以獨立於公司之單位執行系爭合作案。而由英 文版JV合約第6 點規定，系爭合作案滿10年時，中砂公司有 權購買宋健民之權利，且同意買賣價格為營收總額的1 ／3 ，倘中砂公司未選擇購買，則應依第5 條規定計付權利金； 中文版JV合約第7 條第2 項亦有相同之規定。而系爭合作案 滿10年後，中砂公司並未選擇購買宋O民之出資，兩造遂於 97年10月15日簽訂JV增補條款，作為上開二合約之延續，其 中第3 條第2 項規定，若中砂公司使用系爭合作案之智慧財 產權於產品或技術發展時，中砂公司擁有該智慧財產權2 ／ 3 之權利利益及價值；第4 項又規定，如雙方同意出讓或對 外授權中砂公司已使用之智慧財產權，則所得對價經扣除成 本後，2 ／3 歸中砂公司、1 ／3 歸宋O民；第5 項第2 款 規定，系爭合作案終止後，歸中砂公司之專利權如未來出讓 或對外授權時，則所得對價經扣除成本後，仍應支付宋O民 1 ／3 。綜上，依據兩造間契約之解釋，系爭合作案關於合 資生產及銷售鑽石相關產品部分屬合資契約，係由宋O民以 技術價值作為1 ／3 出資，中砂公司則以技術以外之資源出 資，而各取得系爭合作案1 ／3 、2 ／3 之權利，且無論系 爭合作案之智慧財產權包括專利權係歸屬於宋O民或中砂公 司，倘對外授權或出讓等而自第三人處取得對價時，均應扣 除成本後，由宋O民、中砂公司各取得1 ／3 、2 ／3 之權 益。 3.次查依據英文版JV合約第7 、8 條及中文版JV合約第9 、10 條之規定，除上開合資關係外，宋O民亦同時由中砂公司聘 任為總工程師，且自93年起改為擔任中砂公司為執行系爭合 作案所設立之鑽石科技中心之總經理。又JV增補條款第5 條 第1 、2 項規定，中砂公司並應提供包括提列每年2 千萬元 之專利費用，支持宋O民之技術或產品開發計劃，宋O民並 對系爭合作案所開發產品之技術指導有完全的管理權。另兩 造於99年5 月1 日為因應中砂公司擬與錸鑽公司等採用JV合 約成果所簽訂之備忘錄（二）第2 、3 條規定，自99年5 月 1 日起，宋O民不再擔任鑽石科技中心總經理，改任技術顧 問至JV合約到期日，然中砂公司仍委託宋O民全權管理鑽石 科技中心及所有JV的技術，並擁有管理該中心需要的所有職 權，包括預算編列、人員的任期、核薪及考核權、中心內部 組織調整等，其薪酬、福利及執行業務所需之配備及費用支 出則均比照為轉任顧問前之水準。縱兩造合約即將於102 年 10月28日到期，而於100 年1 月21日所簽備忘錄（三）第2 條之規定，鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結，預 算及專利維護等相關費用均減縮，然該條仍約定宋健民對該 等經費的使用有決定權，且中砂公司仍聘任宋健民為顧問， 月支14萬元顧問費及年終獎金，顯見中砂公司亦出資包括每 月薪資、研發技術及產品之預算、專利申請及維護費用等， 委託宋健民開發屬系爭合作案鑽石相關產品之技術及產品， 自屬一方出資聘請他人從事研究開發。綜上，系爭合作案之 性質，應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。 4.臺灣專利法第7 條第3 項規定，一方出資聘請他人從事研究 開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契 約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人 得實施其發明、新型或設計。如前所述，系爭合作案屬合資 及委任之混合契約，而依英文版及中文版JV合約末段第一句 之記載，JV合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘JV合 約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約 定，即不適用前項後段之規定。且倘系爭C 欄專利屬中砂公 司出資聘請宋健民所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資 之中砂公司依前揭臺灣專利法之規定均可實施。經查中文版 合約第4 條規定，宋健民於執行系爭合作案時，會為其技術 準備特定專利之申請，如申請獲准，宋健民擁有專利權，中 砂公司可以無償使用該專利權。又依據該合約第5 條之規定 ，倘兩造未針對系爭合作案成立新公司，而係以於中砂公司 內設立獨立營運單位執行時，即應依每年度營業收入淨額7% 計算權利金。總之，倘屬系爭合作案之專利，中砂公司均有 實施權。故依據JV合約之相關約定及臺灣專利法第7 條第3 項但書之規定，倘為系爭合作案所生之專利，出資之中砂公 司即有實施權。 5.又查依JV增補條款第3 條第1 項之約定，中砂公司依JV合約 所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為宋健民名義， 中砂公司有優先使用權，而依「JV增補條款」第2 條之約定 ，凡屬有使用中砂公司提供之資源，於合作案期間內所研發 、且以宋健民名義申請之專利，均屬系爭合作案專利，而系 爭C 欄專利均為以宋健民名義於合作案期間內申請之專利， 且有使用中砂公司提供之資源，中砂公司提供之研究經費、 人員、設備、顧問費、年終獎金等研發資源，且僅以93至 101 年間之總金額即已超過5 億元，均已接受簽證會計師之 查核簽證並揭露於歷年公開財報內，且本院102 年度民專訴 字第104 號判決審理時囑託鑑定宋健民於98年4 月至102 年 7 月間所領取之薪資、顧問費，即高達10,683,966元（見原 證70第96、102 頁、原證90至90-4、本院卷一第117 、262 頁），可認C 欄專利屬於系爭合作案專利，出資之中砂公司 即有實施權。至宋O民主張C 欄專利並非合資事業之JV專利 ，且宋O民之職務並不包含為中砂公司研發專利，中砂公司 未證明其提供之資源與系爭專利之產出有因果關係云云，惟 查任何專利技術必定是在先前技術之基礎上才能完成，此所 以系爭合作案由最早之原始4 項專利逐漸發展出數百件專利 ，此等新技術之專利當然也是系爭合作案欲涵蓋之範圍，也 當然至少會間接使用到中砂公司為該等先前技術提供之研發 資源，且兩造均不爭執屬於系爭合作案之鑽石碟產品相關專 利。因此，只要所涉專利所要解決之問題為同一領域，其主 要技術特徵屬系爭合作案所涵蓋之範疇，即足認定屬於系爭 合作案之專利，不以其技術特徵全數一一被揭露為必要，即 僅須其先前技術係源自於系爭合作案為已足，而非以專利侵 權審查之全要件比對方法，逐項且以逐一之技術特徵進行比 對。否則，宋健民只須在系爭合作案之既有研發成果之上， 自行加上任意技術特徵並自費申請專利，即可輕易排除兩造 各自依約定所負之權利及義務，此一結果無疑嚴重違反系爭 合作案之約定，更與合作案之目的相違。 6.再查JV合約之原始4 項專利，係宋健民於91年時所擁有之4 項專利，即臺灣發明專利第115958（下稱958 專利）、1252 49（下稱249 專利）號，及美國專利第0000000 （下稱641 專利）、0000000 （下稱498 專利）號，其內容分別如下： (1)958 專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製 造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄 片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片 ，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特 定圖案圓孔的模板引導（參958 專利發明摘要），其主要係 將超級磨料的分佈降低為易於調整和控制的實質上二維生產 過程，並且能在高精度下重複。尤其在於，磨料顆粒在基體 中所需的分佈是將包含了磨料顆粒的一受控、預設圖案的基 體材料層組裝而完成的。各層是將超級磨料顆粒以預定的圖 案分佈在黏合基體層中而形成的。組裝成超級磨料充滿部的 各層可以有相同的分佈圖案和濃度，或者層與層之間分佈圖 案及╱或濃度也可以不同。各層由設置一基體材料層而組成 ，以便其可以當作一基層來使用。然後超級磨料顆粒以所需 的圖案設置在基體材料層中。在鑽石顆粒以預定圖案植入基 體材料層後，重複該生產過程直至形成所需數量的層。這些 層然後被組裝在一起以形成所需的三維體。隨後，結合該鑽 石工具以製成成品（參958 專利說明書第11頁）。 (2)249 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內 含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化 學結合。該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒 形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參249 專利發明摘 要），其主要以一種新穎方法經特定性之實施形態予以達成 ，即可用於形成硬焊式鑽石工具，該方法包括：形成一片基 體支承材料，爾後將複數粒鑽石顆粒置於該基體支承材料內 。最好係，鑽石顆粒之數量相對基體支承材料以少於50% 為 宜，尤以少於40% 為宜。隨後對該孕含有鑽石之薄片，以一 種可浸潤鑽石之焊料進行滲透，以便與鑽石形成一種化學結 合（參249 專利說明書第12頁）。 (3)641 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內 含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化 學結合，該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒 形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參641 專利發明摘 要）。641 專利之美國申請案號為08/835,117，申請日期為 1997年4 月4 日，該美國申請案係249 專利於臺灣申請專利 時所主張優先權案，由641 專利之說明書所載的技術內容可 知，其與249 專利之技術內容相同。 (4)498 專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製 造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄 片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片 ，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特 定圖案圓孔的模板引導（參498 專利發明摘要）。498 專利 於申請時主張，其為1997年4 月4 日申請之美國08/832,852 申請案之專利連續申請案，該美國專利連續申請案係958 專 利於臺灣申請專利時所主張之優先權案，由498 美國專利之 說明書所載的技術內容可知，其與958 專利所欲解決的技術 問題，所欲達成的主要目的，解決先前問題所使用之技術手 段，以及相較於先前技術所達成的功效實質相近，故498 專 利與958 專利為相近之技術內容。 7.經比對C 欄專利之主要技術內容如下： (1)編號23為美國專利13/797,704（下稱704 專利），於2013年 3 月12日申請，2014年5 月1 日公開，由704 專利之專利說 明書首頁可知，其係以臺灣第101112625 號專利申請案，即 C 欄編號36專利（公告第I537097 號專利）作為優先權之主 張，故704 專利包含編號36專利之技術內容。704 專利係為 解決由於習知鑽石修整器通常是將鑽石顆粒以結合劑固定於 金屬台盤表面，雖適合用於整修拋光墊，但對於更精密的化 學機械平坦化製程，如線寬小於45奈米以下的化學機械平坦 化製程，卻因拋光墊絨毛粗糙，容易造成晶圓的刮傷、局部 的過拋、下陷及厚度的不均勻等問題（參704 專利說明書段 落[0006]）。 (2)編號24為美國專利9,138,862 （下稱862 專利) ，於2013年 3 月13日申請，2015年9 月22日公告，862 專利係為解決習 知所有CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC線路的光滑性、 產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性 能程度等問題（參862 專利說明書第1 欄第21至25行）。 (3)編號25為美國8,974,270 專利（下稱270 專利），於2012年 5 月23日申請，2015年3 月10日公告，270 專利係為解決習 知所有CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC線路的光滑性、 產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性 能程度等問題（參270 專利說明書第1 欄第20至24行）。 (4)編號35為臺灣第M446063 號專利（下稱063 專利），於2012 年8 月8 日申請，2013年2 月1 日公告，063 專利為一種化 學機械研磨修整器，包括：一基板、一結合層、一固定模板 以及複數個磨粒；結合層設置於基板上，固定模板設置於結 合層上，而其具有複數個貫孔，其中，且該些磨粒係對應容 設於該些貫孔並置抵於結合層，該些磨粒分別具有一相對於 固定模板表面凸出之研磨端；其中，基板及固定模板之熱膨 脹係數係高於或低於結合層之熱膨脹係數，藉由控制基板、 固定模板與結合層的熱膨脹係數差異之關係，俾能得到輕薄 化之化學機械研磨整修器，不僅消除基板輕薄化後經過硬焊 法時所產生的變形問題，也消除了鑽石顆粒脫落及異位之問 題，進而降低了製造成本（參063 專利中文新型摘要）。 (5)編號36為臺灣第I537097 號專利（下稱097 專利），於2012 年4 月10日申請，2016年6 月11日公告，097 專利為一種組 合式修整器，包括：一底部基板；複數個研磨單元，係設置 於該底部基板之表面，每一研磨單元包括複數個研磨尖點、 以及一固定該些研磨尖點之結合劑層；以及一厚度可調節之 黏著劑層，係固定該些研磨單元於該底部基板之表面，其中 ，該些研磨尖點中突出一預定平面之第一高點與第二高點之 高度差小於10微米，第一高點與第十高點之高度差小於20微 米，第一高點與第一百高點之高度差小於40微米，且該第一 高點突出該結合劑層之高度大於50微米（參097 專利摘要） 。 (6)編號38為臺灣第I487019 號專利（下稱019 專利），於2012 年5 月23日申請，2015年6 月1 日公告，019 專利為一種具 有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法，例如 ，一種化學機械研磨墊修整器可包括：一基質層；以及一單 層超研磨顆粒，係為複數個嵌入該基質層之超研磨顆粒，其 中每個超研磨顆粒係突出於該基質層。該單層超研磨顆粒之 最高突出尖端與次高突出尖端之突出距離差異小於或等於約 20微米，且在單層超研磨顆粒之最高1%突出尖端間之突出距 離差異係為約80微米或更小（參019 專利摘要）。 (7)編號39為臺灣第M465659 號專利（下稱485 專利），於2013 年5 月23日申請，2016年9 月11日公告，485 專利為一種具 有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法。在本 發明之一態樣中，例如，一方法可包括：下壓一化學機械研 磨墊修整器對著一化學機械研磨墊，該修整器包括一單層超 研磨顆粒，係為複數個超研磨顆粒突出於一基質層。單層超 研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端之突出距離 差異為小於或等於約10微米，以及且單層超研磨顆粒之最高 10個突出尖端之突出距離差異為約20微米或更小。所述方法 可更包括旋轉對著化學機械研磨墊之修整器，使得切割出具 有一最大切割深度約60微米之化學機械研磨墊的粗糙度（參 485 專利摘要）。 (8)編號48為美國9,067,301 專利（下稱301 專利），於2013年 3 月11日申請，2015年6 月30日公告，301 專利為解決習知 所有CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻性、積體電路（IC）電 路系統的平滑性、產率上之移除率、CMP 耗材使用壽命之經 濟性等問題（參301 專利說明書第1 欄第50至54行）。 (9)編號51為美國專利申請案13/846,740（下稱740 專利申請案 ），於2013年3 月18日申請，2014年5 月1 日公開，740 專 利申請案係為解決習知所有CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻 性、積體電路（IC）電路系統的平滑性、產率上之移除率、 CMP 耗材使用壽命之經濟性等問題（參740 專利申請案第1 頁段落[ 0003] ）。 8.且查編號23為編號36專利之優先權案，屬同一發明，編號24 為編號38專利之優先權案，亦屬同一發明，又編號25係編號 39專利說明書所援引優先權之專利申請案，而由上訴人鑽石 科技中心2012年1 月3 日報告第24頁可知（見原審原證52） ，該組合式整修器( BODD) 所有研磨顆粒高度差均在20微米 以內，且至少有相當數量研磨顆粒高度差小於10微米；另由 該報告第8 頁可知，以該組合式整修器( BODD) 在修整拋光 墊時，研磨顆粒可切割拋光墊深度達60微米。再查編號23、 24、25、36、38、39專利之主要技術特徵包括：該研磨尖點 第一高點與第二高點之高度差小於10微米，第一高點與第十 高點之高度差小於20微米，第一高點與第一百高點之高度差 小於40微米，且該研磨尖點第一高點突出結合層大於50微米 ，該單層超研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端 之突出距離差異小於或等於約20微米，且在該單層超研磨顆 粒之最高1%突出尖端間之突出距離差異係小於80微米，該單 層超研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端之突出 距離差異為小於或等於約10微米，最高10個突出尖端之突出 距離差異為約20微米或更小，且該修整器可對拋光墊切割出 之最大切割深度約60微米。該些技術特徵皆在上開上訴人鑽 石科技中心研發成果報告範圍內，故應認編號23、24、25、 36、38、39專利出自於上訴人鑽石科技中心研發成果，應屬 於系爭合作案專利。 9.此外，編號35專利代表圖所揭示之結構與上訴人鑽石科技中 心2008年11月10日CMP 專案報告第14頁所揭示之結構（見原 審原證59），兩者完全相同（參見原審比較表B ），且CMP 專案報告第14頁之結構已揭示編號35專利請求項1 所載基板 （即該CMP 專案報告第14頁所載「EBARA 金屬基材」）、結 合層（即該CMP 專案報告第14頁所載A-A 焊片）、固定模板 （即該CMP 專案報告第14頁所載鋼網（亦即：篩網）及複數 磨粒，故編號35專利應係出自鑽石科技中心之研發成果，屬 系爭合作案專利。系爭合作案係由宋Ｏ民提供所需之技術， 中砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的 工具。系爭合作案之原始4 專利均為具規則性排列之磨料顆 粒的研磨工具或具有鑽石之工具，其研發目的均係為解決同 一領域之相關問題，而C 欄專利所欲解決之問題及所欲達成 之功效，亦均係立基於系爭合作案之精神，且其所憑為中砂 公司為其設立之鑽石科技中心之研究資源，故應認C 欄專利 仍為JV合作關係下所研發之專利，中砂公司應有實施權。」
　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅