「四、本件經依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 準用同 法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡 化爭點如下：（見本院卷第87頁） (一)被上訴人主張系爭生產設備有瑕疵經催告後仍未修復而主張 解除契約有無理由？ (二)因兩造在系爭契約中所約定之我國第I271364 號專利權遭撤 銷，契約主要目的是否無法達成？
五、本院之判斷： (一)系爭生產設備有瑕疵經被上訴人催告後上訴人未補正部分： 1.被上訴人主張系爭生產設備自裝機後常見卡杯、落杯不順及 分杯不順之異常狀況，亦有杯底常常發生破裂、機台漏油， 以及無法二十杯組生產線同時上線連續生產等主要瑕疵，兩 造於103 年12月30日、104 年1 月28日、2 月10日、2 月13 日、3 月3 日分別召開多次驗收檢討會並記錄各項待補正之 瑕疵，被上訴人乃於104 年5 月7 日以台北松江路郵局第72 7 號存證信函，催告上訴人應提出驗收計畫，記載各項瑕疵 之改善方案，完成補正及驗收，以便支付尾款，兩造遂於10 4 年5 月23日舉行會議討論驗收方法，會議中決定就生產設 備之產能之驗收標準，應達到20組模具全開，能連續生產達 3 小時不中斷，上訴人應於104 年6 月2 日交付18萬件半成 品紙片供測試之用，並於104 年6 月3 日派員到場進行驗收 ，生產良率應達百分之九十九。惟上訴人並未能依前述決議 事項，按期交付半成品紙片，亦未派人到場進行驗收之事實 ，有被上訴人提出之原證8 、10之會議紀錄（見原審卷第35 至40頁、第46頁) 及原證9 存證信函（見原審卷第46頁可證 ），上訴人法定代理人於本院準備程序時亦稱對會議紀錄上 簽名之真正不爭執（見本院卷第143 頁），如該會議紀錄內 容不實，代表上訴人方面之人員應不會於會議紀錄簽名，堪 認被上訴人之主張為真實。 2.上訴人雖抗辯稱系爭生產設備已經安裝驗收完畢云云，並提 出被證2 所謂之驗收記錄表為證（見原審卷第99至138 頁） 。惟查，被證2 驗收記錄表中，於每張驗收記錄表「五檢查 結果」之欄位，均以手寫方式記載「以上僅就成型機單機作 業測試」，對照比對上揭被上訴人提出之會議紀錄記載內容 ，當時整部生產機械尚未組裝完成，被證2 驗收記錄所載驗 收日期為103 年12月30日，該日之驗收被上訴人亦做成會議 紀錄由兩造及設備商出席人員簽名（見原證8 第1 頁），該 會議紀錄第5 點即記載「發笑機目前常見異常落杯前會卡 杯分杯不順暢→會分2 杯落杯不順，會傾斜在支桿上 出杯U 型管後，排氣套管易受熱變形」等瑕疵，即後續104 年2 月10日、2 月13日、3 月3 日及105 年1 月28日之驗收 會議紀錄，均有記載多項瑕疵應由上訴人負責修改補正，故 被證2 之驗收記錄表，僅針對「成型機單機」作測試記錄， 並非整體生產設備均已完成驗收，上訴人抗辯應不足採。 3.上訴人再抗辯兩造於103 年12月至104 年2 月間有交易紙片 紀錄，故被上訴人有製造生產之情形，系爭生產設備並無瑕 疵云云，並提出證物2 、4 之客戶交易明細表及統一發票影 本為證（見本院卷第165 至167 頁、第277 至293 頁）。惟 查，上訴人證物2 中記載2014年12月23日之「Z-016 發笑杯 生產設備」交易金額1500萬元部分，被上訴人否認與上訴人 有該筆交易之情形，上訴人亦未證明確有該筆交易，且該筆 交易金額應係指兩造系爭合約約定被上訴人應交付之尾款， 惟依上述系爭生產設備並未完成驗收，被上訴人亦因此未給 付尾款，故該2014年12月23日之「Z-016 發笑杯生產設備」 金額1500萬元發票之交易應非真實。另被上訴人固對於103 年12月至104 年2 月間，有向上訴人採購數款紙片，數量累 積達百萬餘片一事不爭執，惟系爭生產設備係為能自動化高 速大量生產之設備，由契約中約定每分鐘生產速度為60至80 杯（見原證1 ，契約第3 條），月產量應達2000萬杯（見原 證2 ，第2 條第4 項），足資證明。是以，被上訴人為求測 試系爭生產設備是否符合兩造約定之高速、大量生產，當然 必須向上訴人採購紙片以供驗收測試之用，此由被上訴人於 3 個月間僅採購約170 萬件紙片，數量僅佔3 個月總產量60 00萬件之2.8 ％（170 萬÷6000萬＝0.028 ），亦可證明。 上述紙片半成品採購之時間103 年12月至104 年2 月，與兩 造自103 年12月30日至104 年3 月3 日間5 次驗收會議期間 重疊，更足資證明上述紙片採購，係作為生產設備驗收之用 ，而於104 年3 月3 日驗收會議中，生產設備仍有瑕疵仍未 排除解決，此後被上訴人亦未曾再向上訴人採購紙片半成品 。因此上訴人上揭抗辯亦不可採。 4.上訴人又抗辯係因被上訴人公司人員未依約接受教育訓練， 操作系爭設備不當，致系爭設備運作不順，並非設備瑕疵云 云。兩造間授權製造及地區總代理合約書第2 條第4 項雖約 定：「乙方（即被上訴人安捷公司）必須於交機前三個月派 員到甲方（即上訴人晉兆公司）學習生產，甲方並應協助乙 方裝機完成驗收後並派駐技師協助乙方生產三個月。」，惟 依被上訴人提出原證8 之103 年12月30日會議紀錄第6 點記 載「技轉時，請晉兆派員來廠較密集的做教育訓練，以便早 日完成技轉量產（駐廠一個月）」、第11點亦記載「晉兆品 管人員需安排來安捷教育訓練」，104 年2 月13日之會議紀 錄第10點，亦記載「晉兆3/2 開始派員來做教育訓練」，而 該等會議紀錄係由兩造之代表人員當場簽名確認無誤，應係 合意改由上訴人公司派員至被上訴人公司進行教育訓練。況 且兩造最後於104 年5 月23日進行驗收標準協商會議時，被 上訴人稱其主動提出預定6 月3 日驗收時之操作，應由上訴 人指派該公司之員工進行操作，以排除人為操作不當導致瑕 疵之因素，上訴人之代表張勝素支吾其詞，未敢給予明確答 覆，僅拖延表示將於5 月26日前回覆是否由上訴人公司派員 操作，亦有該會議紀錄於三、待確認事項中以手寫記載：「 (四) 6/3 驗收是否改由晉兆公司指派員工擔任，亦於5/26 前回覆。」可證( 見原審卷第46頁），惟最後上訴人並未回 覆，甚且未於6 月3 日到場進行驗收。足證機器設備之瑕疵 ，應非被上訴人公司人員操作不當所致，上訴人上揭抗辯亦 不可採。...
(二)系爭專利經撤銷確定致契約目的無法達成部分： 1.被上訴人主張上訴人轉授權之系爭專利欠缺進步性、新穎性 等專利要件，恐有遭撤銷之虞，乃去函要求上訴人處理，提 議合意解除契約，並向經濟部智慧財產局提出專利舉發，然 未獲上訴人回應，嗣智慧財產局於105 年3 月22日以（105 ）智專三（一）04078 字第10520338270 號舉發審定書，將 系爭專利予以撤銷，雖經專利權人提起訴願，仍由經濟部於 105 年9 月30日以經訴字第10506309880 號駁回訴願而確定 撤銷。... 2.上訴人雖抗辯系爭專利係由被上訴人自行提出舉發，且因修 正超出申請時所揭露之範圍而被撤銷，惟被上訴人仍可依該 專利技術生產製造，並無他人對其主張權利云云。惟依該舉 發適用之103 年3 月24日修正施行之專利法第71條1 項規定 ：發明專利權有下列情事之一，「任何人」得向專利專責機 關提起舉發…」，係採公眾審查制度，規定任何人得就具有 該項規定事由（包括修正超出申請時所揭露之範圍）之專利 提起舉發，且兩造系爭合約並無約定被上訴人不得就系爭授 權專利提起舉發，故被上訴人為確認系爭專利是否合乎有效 要件，依上開規定自可提起舉發。且被上訴人提出舉發之理 由除認系爭專利98年之修正超出申請時所揭露之範圍外，亦 認系爭專利有不具新穎性、進步性之事由（見本院卷第251 至270 頁被上訴人提出之專利舉發申請書影本）。系爭專利 既因違反專利法規定而被撤銷專利權確定，自無專利權可授 予被上訴人使用，不因無人出面向被上訴人主張權利而有異 ，上訴人抗辯無可採。 3.上訴人又抗辯稱縱其轉授權之系爭專利被撤銷，惟其在大陸 及其他國家多國亦有取得專利可供被上訴人使用，得在國外 生產製造銷售產品云云。惟查，被上訴人係依我國公司法規 定設立之本國法人，其主營業所及生產工廠，均設立於我國 境內，系爭專利技術亦必須透過上訴人販售之生產設備始能 運作生產，被上訴人僅於台灣地區購置一套生產設備，顯然 係以於台灣地區作為主要生產基地，於台灣地區製造生產為 主要目的，被上訴人亦稱其主要客戶、銷售對象、生產地點 ，亦均位於我國境內，被上訴人取得系爭專利技術後之生產 、銷售地點，仍係以我國境內為主，並不會因為與上訴人簽 署系爭授權契約後就直接獲得提升和拓展，得以立即向國外 行銷，縱使獲得其他各國之專利授權及經銷權利，銷往國外 其他地區顯亦非系爭契約之主要目的。上訴人提出之證物1 ，固然為被上訴人公司網站內容，惟其中所列各項位於大陸 地區之廠房、生產設備及所取得之各種國際認證等，均為被 上訴人原生產塑膠容器設備所設置及取得，與生產紙製容器 無任何關連，無從用以生產紙製容器，且上訴人之系爭專利 技術，須仰賴其所販售予被上訴人之生產設備及特殊原料半 成品始能製造生產，上訴人縱於大陸地區設有廠房，亦無生 產設備及原料可使用系爭專利技術從事紙杯生產。故上訴人 之抗辯不足採信，被上訴人主張系爭專利經撤銷確定致契約 目的無法達成，應屬可採。... (三)被上訴人主張已合法解除系爭合約請求上訴人返還已付價金 本息為有理由： 1.被上訴人為取得上訴人專利授權，以及採購生產設備，兩造 共簽訂「設備採購合約書」、「授權製造及地區總代理合約 書」及「授權製造及獨家代理合約書」3 份契約（見原審卷 原證1 至3 ），且未區分授權金額及生產設備價金，而係約 定技術授權金及機器設備價金共7500萬元（未稅）。因此， 兩造約定系爭三份契約為聯立契約，任一契約遭解除時，其 餘契約亦自動一併解除（見授權製造及獨家代理合約書第七 條第一項，原證3 第3 頁）。 2.由於上訴人所轉授權之之系爭專利既已經撤銷，並無合法權 利可授權供被上訴人製造生產，且被告所交付之系爭生產設 備亦有諸多瑕疵經催告仍未能完成補正通過驗收，已陷於給 付不能，並可歸責於上訴人，被上訴人乃依民法第226 條、 第227 條、第256 條等規定，於105 年5 月11日以台北信維 第7006號存證信函通知上訴人解除契約，上訴人亦不爭執有 收受該存證信函，兩造間系爭合約應已合法解除，故被上訴 人依同法第259 條第1 款（由他方受領之給付物應返還之） 、第2 款（受領之給付物為金錢者，應附加自受領時起之利 息償還之) 解除契約雙方回復原狀之規定，請求上訴人返還 已付之6,300 萬元價金及自受領時起之利息，即有理由，應 予准許。」
智慧財產法院第一庭 審判長法 官 李維心 法 官 林洲富 法 官 陳忠行
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