2019年6月21日 星期五

(商標 搶註 智慧財產局異議審定書) 張國煒星宇投資公司「星宇航空」 v. 松霖旅行社:松霖旅行社註冊於第39類的「星宇」商標,應予撤銷。

#星宇航空
#商標布局
#品牌行銷商標先行

其實 #星宇航空 就是一個 #忘記先申請商標 、值得放進教科書的案例。

#先申請 才能先取得註冊先受到保護。這是原則。
例外才保護 #先使用但沒申請商標的人

而例外會受到保護其中比較重要的要件是:
 
【要件1】主張先使用的人有 #先使用的客觀事實
 
這個先使用依據最高行 #馬偕醫院 v. #寶龍馬皆一號 的見解必須是 #商標使用。單純的新聞報導和研究成果發表會,沒有結合在客觀的商品和服務上,法院說:不能構成先使用事實。 
所以馬偕醫院要告別人搶註沒告成。
 
「原判決就上訴人(先使用人)#所舉新聞稿或媒體報導等使用證據資料,認定 #上訴人僅能證明上訴人有以馬偕一號一詞為名_公開發表經共同研究成果,發現一種含有牛樟芝成分可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之化合物,且將來極有潛力成為標靶治療藥物等事實,#尚無從證明其曾以馬偕一號文字作為商標使用,而有先使用據以異議商標2之事證,自不符合現行商標法第5條所定要件,不能謂係商標之使用...」
 
「然從原判決其他論述:#上開內容核係馬偕一號之試驗研究結果之公開成果發表會#並非行銷馬偕一號之相關訊息或資料,且 #無傳遞其已有行銷於市場的商品之效果,無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能,尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據,自無作為先使用之證據資料...#客觀上並無結合用於商品或相關之物件,該馬偕一號之名稱使用,並無從使消費者認識其為商標等情,則原判決業已說明上訴人無法證明其所提證據係促銷即將或已投入市場的商品,足以使消費者認識其商標所指示的商品,而不能證明係商標之使用。」
 
【馬偕一號】最高行政法院105年度判字第394號判決(2016.7.28)
https://ipcase.blogspot.com/2016/09/v_20.html?m=1

【要件2】主張先使用的人 #能舉證證明先申請的人主觀上是意圖仿襲
 
這個是先使用人要舉證,不是先申請人要舉證。
理論上負責舉證的那一方應該比較容易敗訴。
 
參考 #維新法律事務所 v. #維新專利 的判決,要證明別人 #腦袋裡 是意圖仿襲,也不是當然那麼容易。
先申請人可以講出一些什麼緣由,有時候就會被接受。
所以維新法律事務所要告別人搶註商標也沒告成。
 
「原告(先申請人)又主張其曾與日本有相當淵源,此對照參加人於異議階段所提出原告之學經歷介紹,並經參加人引為攻防之基礎,當屬可信。則原告進一步主張其於101 年12月20日提出系爭商標申請前,適逢日本改革派日本維新會在眾議院大選中贏得席次甚多,一舉躍升為日本第三大黨,受此啟發,因而選用系爭商標,並提出報導日期為101 年12月17日之自由時報電子報資料為憑據,自可肯認 #並非事後拼湊攀附所致,應認原告選用系爭商標,確有其 #自身緣由,而 #非意圖仿襲據爭商標之結果。」
 
【維新】智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決(2017.12.27)
https://ipcase.blogspot.com/2018/02/v-in.html?m=1

先寫到這裡就好,剩下留給先申請人努力。

這應該要是一堂價值連城的商標經典案例,告訴我們 #提前申請商標#提前商標布局 的重要性(提前很重要!)。
先申請人應該好好打這個案子,調整訴訟方向,成功了再把商標賣給星宇航空XD
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事實是這樣的:

張國煒先生個人在2016.11.30宣布要成立「星宇航空」,被媒體廣為報導。
但2016.12.2松霖旅行社就申請了「星宇」商標。
當時連星宇投資公司都還沒成立,公司直到2017.4.11才成立,難怪異議人是張國煒先生。

商標法30.1.12有規定:
「相同或近似於他人 #先使用 於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。」不得註冊。
 
意思是如果因為某些關係而知道別人已經先使用的商標,意圖仿襲而去申請註冊的話,是不能取得商標註冊的。

但這個前提是:這個別人要有 #先使用 的事實。
「個人」說要成立某個品牌,
連「公司」都還沒有成立,
機票也還沒開賣(「個人」更不可能賣機票),
這樣的「個人」或「公司」有 #先使用星宇航空 嗎?
而且因為是被媒體報導,「個人」或「公司」有主動「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或 #廣告」嗎?
 
智慧財產局說這樣就算數。

智慧財產局引用了 #智慧財產法院97年度行商訴字第88號關於廢止的判決,這可是智慧財產法院成立第一年的案件(在2009年宣判),年代久遠。

關於廢止案件使用證據的認定,#最近不僅是最高行政法院或者是智慧財產法院都有更嚴格的認定
讓我們繼續期待智慧財產法院的判決吧!
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被異議商標:註冊第01858910號「星宇」商標
異議人:張O煒、星宇投資有限公司
代表人:張O煒
商標權人:松霖旅行社有限公司

主文:第01858910號「星宇」商標之註冊應予撤銷。

商標權人以「星宇」指定使用於商標法施行細則第19條第039類之「安排旅遊;安排觀光旅遊;旅遊預約;旅行預約;安排航海旅遊;代辦出入國手續;代售國內外運輸事業之客票;代預訂國內外運輸事業之客票;運輸工具預約;運輸預約;提供旅遊資訊;旅客陪同;為旅遊預訂座位;為旅行目的提供行車指引;觀光旅遊的運輸服務;藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務」服務申請註冊,經本局核准列為註冊第01858910號商標。異議人於106年9月22日以本件商標之註冊有違商標法第30條第1項第11、12款規定,對之提出異議,經本局依法通知商標權人答辯到局。

1. 本件兩造當事人陳述:

(一) 異議人主張略以,異議人張國煒先生為長榮航空公司前董事長,其父親為長榮集團創辦人張榮發先生,張榮發先生過世後,張國煒先生離開長榮航空公司,此事件獲得媒體關注而大量報導,後因張國煒先生於105年11月30日公開宣布籌組「星宇航空」,並於106年4月11日成立「星宇投資有限公司」,其宣布籌組公司消息一出,於短短2天內即有數百篇媒體報導,吸引全國民眾的注意,遂使「星宇」達到著名商標之知名度。系爭商標與據爭商標之中文兩字完全相同,商標權人於媒體得知據爭商標後,竟於宣布記者會後,即迅速以相同之商標指定使用於相同或類似之服務,顯有攀附之惡意,且系爭商標指定使用之安排旅遊等服務,顯屬旅遊及運輸服務,與據爭商標先使用之航空運輸服務類似,有致相關消費者有混淆誤認之虞,亦有減損據爭商標識別性之虞。系爭商標之註冊應有商標法第30條第1項第11、12款規定之適用等語。

(二) 商標權人答辯略以:異議人所提證據中之新聞報導,為異議人於105年11月30日公開宣布將籌組星宇航空公司,然僅當日有新聞報導,且該報導多與長榮航空新聞報導攀附始受矚目,僅憑當日之新聞報導,不能作為據爭商標之使用證據,且舉行記者會之行為應不得視為商標之使用。商標權人之代表人林萬發先生自小在澎湖東吉嶼島長大,於105年5月28日台南安平到澎湖東吉島航線開航後,為配合政府發展離島觀光,故回到澎湖發展南方四島觀光旅程,以其幼時對於浩瀚星空宇宙的想像,籌備設立「星宇企業開發股份有限公司」,規劃以「星宇」商標使用於離島觀光旅遊,該緣由可見於104年末至105年初完成撰稿之「乞丐囝仔林萬發」文稿,林萬發先生並於105年7月至中國大陸蘇州參加友人婚禮,並與當時任職於崑山裕元花園酒店之總經理討論「星宇」商標使用於東吉島旅遊之定位構想及願景,且異議人無提出先使用之事證,相關證據亦無法證明據爭商標為著名之商標。是系爭商標之註冊應無違商標法第30條第1項第11、12款之規定。

1. 商標法第30條第1項第12款本文規定:商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者」,不得註冊。本款規範意旨主要係在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊,故倘能證明有知悉他人商標存在,進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者,即應認有前開條款規定之適用。至於商標權人是否基於仿襲意圖所為,應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據,依據論理法則及經驗法則加以判斷。雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者,亦屬本條款之「其他關係」(最高行政法院98年度判字第321號判決意旨參照)。經查:

(一) 據爭商標是否於系爭商標申請註冊時,已有先使用之事實,及其先使用之服務範圍

本件據異議人檢附之事證可知,異議人張國煒先生曾任長榮集團第二任總裁、長榮航空董事長,為國內第一個擁有波音777飛機正機師及維修專業證照之航空公司董事長,張國煒先生於離開長榮航空公司後,為繼續其航空事業及為消費者提供航空運輸服務之目的,於105年11月17日獲經濟部商業司核准保留「星宇航空股份有限公司」名稱(附件15),其籌備「星宇航空」提供航空運輸服務一事,於105年11月30日廣經非凡新聞、東森財經新聞、TVBS電視台、中視、民視、台視、年代新聞、東森新聞、新唐人亞太台、中天新聞、寰宇新聞、聯合新聞UDNTV、聯合新聞網、八大GTV新聞台、產業財訊、中時電子報、中央社、蘋果日報、三立新聞網、今日大話新聞網、鏡周刊等多家電視、平面、網路媒體密集報導,消費者應得藉由相關報導認識異議人等以「星宇」航空等文字表彰其所欲提供之航空運輸服務(附件1、2、3、11、12),其後並於106年4月11日核准設立登記「星宇投資有限公司」(附件2)。以張國煒先生係長榮集團前總裁,其離開長榮集團後是否籌組新航空公司,如何籌資航空業所需龐大資金,向為市場所密切關注及媒體普遍聚焦之議題訊息,其基於行銷之目的,揭露籌備「星宇航空」提供航空運輸服務,國內相關業者及消費者自得以認識並將其「星宇航空」與其表彰之「航空運輸服務」連結。

至商標權人稱異議人所提之媒體報導等相關資料不足以作為商標使用之認定,

惟所謂商標之使用,依商標法第5條規定,係指以行銷之目的,而有該條所列之使用態樣,且足以使相關消費者認識其為商標。

又按「商標權人倘係為行銷之目的,而以電視廣告或其他方式行銷其商品或服務,並使相關消費者認識其為表彰該等商品或服務之商標,不問其實際行銷結果如何(即是否有實際交易之事實),皆應認屬商標之使用;商標之『使用』與商品或服務實際行銷之結果如何,尚無必然之關聯。」(智慧財產法院97年行商訴字第88號判決意旨參照)。

準此,在實際銷售商品或服務之前,商標所有人就其商品或服務所為之廣告宣傳,難謂非屬商標之使用。

由本案就異議人提出之事證,異議人早於系爭註冊第01858910號「星宇」商標註冊申請日(105年12月2日)前,於105年11月30日已對外證實籌組「星宇航空」,傳達將成立「星宇航空」提供航空運輸服務之訊息,依媒體報導之相關內容資料,可知「星宇航空」予消費者之認知,不僅為航空公司名稱,亦與異議人及其表彰之服務產生特定連結,指向異議人的航空服務品牌,如:2016年11月30日之工商e報「…張國煒已經向經濟部商業司登記設立『星宇航空』,要建立自己的航空品牌」、新頭殼newtalk「張國煒創『星宇航空』 長榮集團表示祝福」、非凡新聞晚間新聞截圖「張國煒復出﹗"星宇航空"圓夢」、中視新聞新聞截圖「張國煒創星宇航空 長榮:祝福他」、2016年12月1日蘋果日報頭條「張國煒…自組『星宇航空』」等,足堪認定於系爭註冊第01858910號「星宇」商標註冊申請日(105年12月2日)前,異議人有先使用據爭「星宇」商標於航空運輸服務之事實。

(二) 商標是否近似暨其近似之程度

系爭註冊第01858910號「星宇」商標,與據爭「星宇」商標相較,二者主要識別部分皆為相同之中文「星宇」,於外觀、讀音、觀念上皆極相仿,若將其標示在相同或類似之商品上,以具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,可能會誤認二者來自同一來源或不相同但有關聯來源,應屬構成近似商標,且其近似程度極高。

(三) 服務是否類似暨其類似之程度

1、 本件系爭註冊第01858910號商標指定使用之「觀光旅遊的運輸服務」部分服務,與據爭商標先使用之航空運輸服務相較,同屬運輸服務,故二者在滿足消費者之需求、服務之提供者、消費族群等因素上具有共同或關聯之處,如標上相同或近似的商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,為類似之服務。

2、 本件系爭註冊第01858910號商標指定使用之「安排旅遊;安排觀光旅遊;旅遊預約;旅行預約;安排航海旅遊;代辦出入國手續;代售國內外運輸事業之客票;代預訂國內外運輸事業之客票;運輸工具預約;運輸預約;提供旅遊資訊;旅客陪同;為旅遊預訂座位;為旅行目的提供行車指引;藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務」部分服務,與據爭商標先使用之航空運輸服務相較,因後者之航空運輸服務與前者之安排旅遊等服務密切相關,二者在滿足消費者之需求、服務之提供者、消費族群等因素上具有共同或關聯之處,如標上相同或近似的商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,為類似之服務。

(四) 商標權人是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人商標存在

本件依異議人檢附之附件3、11之新聞媒體報導等證據資料可知,異議人張國煒先生因前揭自身經歷之緣由,本即為社會新聞所關注之話題,復以於105年11月30日經證實籌組「星宇航空」,更引發新聞媒體大量之報導,而使消費者知悉據爭「星宇」商標,使用於航空運輸服務之事實,而商標權人從事旅行社業務,與異議人所提供之航空運輸服務具有密切關連性,更應可知悉據爭商標先使用之情事。綜上事證,應可認商標權人於系爭商標105年12月2日申請註冊日前,不難因業務或同業等其他關係知悉據爭商標存在及先使用之事實。

1. 本案衡酌異議人早於系爭商標申請註冊日前已有先使用據爭商標於航空運輸服務,且商標權人因業務及同業等關係知悉據爭商標存在,則商標權人嗣後以完全相同之「星宇」二字為系爭商標申請註冊,指定使用於類似之服務,尤其申請日竟僅晚於據爭商標於媒體105年11月30日大量報導後2天,實難諉為巧合,客觀上難謂無意圖仿襲而搶先申請註冊之情事,從而本件系爭商標之註冊,自有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

1. 商標權人雖謂其代表人林O發先生自小在澎湖東吉嶼島長大,於105年5月28日台南安平到澎湖東吉島航線開航後,為配合政府發展離島觀光,故回到澎湖發展南方四島觀光旅程,以其幼時對於浩瀚星空宇宙的想像,籌備設立「星宇企業開發股份有限公司」,規劃以「星宇」商標使用於離島觀光旅遊,該緣由可見於104年末至105年初完成撰稿之「親吻土地,逆風高飛」書中「乞丐囝仔林萬發」文稿,林O發先生並於105年7月至中國大陸蘇州參加友人婚禮,與當時任職於崑山裕元花園酒店之總經理討論「星宇」商標使用於東吉島旅遊之定位構想及願景,並提出「親吻土地,逆風高飛」一書部分內容(附件2)、「親吻土地,逆風高飛」作者之證明文件(附件3)、崑山裕元花園酒店總經理證明文件等證據(附件4),惟查「親吻土地,逆風高飛」一書出版日期為2017年8月,晚於系爭商標之申請日,且該書作者之聲明書中亦表示,其無法記得確定的訪問日期或動筆完成之最後時間,僅能推斷「乞丐囝仔林O發」這篇完成的時間在104年末,最晚在105年初,該作者既然無法記得確定的訪問日期,且該書之出版日期晚於系爭商標申請日,復無其他事證可實其說,自難憑採為有利於商標權人之事證,況於該本書第58頁中,雖提及「因此他再成立星宇企業開發股份有限公司並在澎湖設立服務處,準備推展澎湖的觀光,推展黑水溝之島的故事…」,惟並未提及系爭商標發想之緣由,且經查詢經濟部商工查詢資料,亦查無「星宇企業開發股份有限公司」,故商標權人所言,自難憑採。

又商標權人所提之附件4聲明書中,僅提及聲明人於2016年7月曾跟商標權人之負責人林O發先生討論星宇計劃,惟該聲明書係個人所出具之私文書,證據力薄弱,復無其他證據資料得以相互勾稽商標權人所稱之發想「星宇」二字作為系爭商標有其正當緣由,該聲明書之內容亦難採憑,併予敘明。

1. 本件系爭商標既應依商標法第30條第1項第12款規定撤銷其註冊,則其是否尚有同條項第11款規定之適用,已不影響結果之判斷,自毋庸審究。

異議人於108年1月7日來函所提商標異議陳述意見書I,僅重申據爭商標合於商標法有關商標使用之定義,及商標權人所提出書籍之出版日期遠晚於異議人於105年11月30日宣布成立星宇航空之時點等語,該等論述於前理由書內已提及,所檢附之「星宇航空股份有限公司」公司登記查詢資料亦不影響本案結果之判斷;是以,本案事證已臻明確,依商標法第49條第3項規定,爰不將該陳述書通知商標權人答辯,逕行審理。爰依商標法第15條及第54條規定處分如主文。

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