(著作權 美術著作 雕塑) 朱銘 v. 玄空法寺：玄空法寺銷售、公開陳列持有朱銘雕塑仿冒品，應賠償3810萬元並登載判決。

賣朱銘假太極！台南知名佛寺判賠4800萬

「玄空法寺等主張，玄空法寺受贈之物品多達數萬件，並無鑑定真偽能力與義務，信徒捐贈的藝術品只是單純擺設在園區內；且志工徐商義收下贈品時，表示附有保證書，玄空法寺無從知悉是偽品，也絕無散布或販售。

法院審理時，買家向法院證實確實向玄空法寺購買3件偽品，且陳列13件偽品也是事實，加上其中5件落款竟遭磨除落款及上漆，若持有者確信為真品，自不可能臨訟將落款磨除。

不僅如此，玄空法寺於接受該批雕塑時，根本未要求捐贈者提出作品保證書，直到朱銘提告，全真上人才向徐商義索取作品保證書，顯屬荒腔走板，嚴重違背經驗法則。」

智慧財產法院106年度民著上字第13號民事判決(2018.08.30)

「 　5.上訴人雖辯稱：系爭雕塑乃由信徒捐贈而來，當初係玄空法 　　寺志工徐O義處理收受，徐O義並表示附有作品保證書，上 　　訴人無從知悉系爭雕塑是偽品。上訴人玄空法寺受贈之物品 　　多達數萬件，並無鑑定真偽之專業能力與義務，信徒捐贈之 　　藝術品只是單純擺設在園區內，並無散布或販售之意圖云云 　　。惟查，上訴人玄空法寺多年來收藏各種宗教、藝術類之文 　　物及藝術品數量眾多，甚至須專門興建文物館來擺放並對外 　　展示，且收藏品中不乏大型、精美之雕塑品（見原證13：玄 　　空法寺官方網站「文物館二館開啟『心』視野」網頁，及「 　　00000000週六遊（下）台南楠栖玄空法寺- 文物館、永興吊 　　橋」網頁，原審卷二第46至53頁），足見上訴人玄空法寺寺 　　方對於各種藝術品具有一定之鑑賞能力，並非毫無常識之人 　　，系爭16件雕塑為被上訴人享有盛名之太極系列及鄉土系列 　　雕塑，外觀上的辨識度極高，玄空法寺公開陳列朱銘雕塑， 　　業經編入臺南市政府發行之「樂活健行趣」介紹玄空法寺之 　　內容（見原審卷一第38頁），且被上訴人提出之原證9 參訪 　　民眾撰寫之網路遊記資料（見原審卷一第57、59頁、第62至 　　64頁），至玄空法寺參訪之民眾均可辨認該寺所展示之大型 　　雕塑即為被上訴人之作品，足見一般普羅大眾一眼望見系爭 　　雕塑即知係被上訴人之作品，上訴人玄空法寺長期收藏並展 　　示各類文物藝術品，豈有可能不知之理？又系爭雕塑多達10 　　多件，其中有10件為體積及重量均十分龐大之銅雕（高度約 　　100 多公分至300 多公分，重量由100 多公斤至1000多公斤 　　不等，每件雕塑之尺寸及重量詳見朱銘基金會鑑定報告書） 　　，真品市值高達數億元，縱使為富商巨賈，亦不可能一次將 　　十多件朱銘大型銅雕作品釋出放至市場上，何況係一般信徒 　　將該鉅額之藝術品無償捐贈予寺廟？上訴人玄空法寺對此等 　　價值高昂之藝術品捐贈，竟無法提出任何可供查證之捐贈來 　　源資料（其宣稱之捐贈者○○○已死亡多年，無從查證，且 　　該人有何資力足以購買及持有大量朱銘之雕塑，亦無可考） 　　，且系爭十多件雕塑從未列冊管理，顯與常情有違，又上訴 　　人黃O文於刑事案件偵查時，對於其提出之系爭雕塑作品保 　　證書來源，供稱：「（你怎麼會有這11份作品保證書？）玉 　　井警方在調查時，我問徐O義那些東西警方說是假的，徐O 　　義就拿作品保證書給我，我才再把保證書交給黃高O珠。」 　　（臺南地檢署104 年度偵字第16127 號、104 年度他字36 　　92號案件105 年1 月13日訊問筆錄，見原審卷二第241 頁） 　　，本件原審被告黃高O珠亦於上開刑事案件104 年7 月28日 　　之現場確認鑑定標的狀況摘要，表示保證書係後來此案遭檢 　　警追查時，徐O義提供給玄空法寺（原證11，見原審卷二第 　　22頁），足見上訴人玄空法寺於接受該批系爭雕塑時，根本 　　未要求該名「捐贈者」提出作品保證書，直到被上訴人對上 　　訴人等提出侵權告訴，警方至玄空法寺蒐證之後，上訴人黃 　　全文始向徐商義索取作品保證書，上訴人黃O文所陳述玄空 　　法寺接收系爭雕塑之經過，顯屬荒腔走板，嚴重違背經驗法 　　則，所辯不知系爭雕塑為偽品云云，顯屬卸責之詞，不足採 　　信。」

　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀 　　　　　　　　　　　　　　　　　

(直播主 挖角)

臺灣臺北地方法院 106 年重訴字第 982 號民事判決(2019.04.16)

原　　　告　熱浪新媒體股份有限公司 被　　　告　英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司 　　　　　　（MACHIPOPO,INC.）

「貳、實體部分： 一、原告起訴主張略以：原告從事直播媒體之製作、營運，並於 105年推出UP直播（UP LIVE）APP，當時雖有被告經營之17 直播，但因UP直播之功能及旗下主播均較優秀，迅速取得市 場上直播媒體之領導地位。詎被告不思求良性競爭之方式改 進，竟於106年2月11日向原告之直播主播發出內容為「17春 酒，只要你是Up百大主播，星期六來現場給一萬，開播Up直 播再給一萬，星期日前跟17簽約不用獨家，但最少半年－一 年，提供Up三個月的平均薪資收入，17保障你一樣三個月同 薪資的100％，簽署17獨家調高到120％。Up獨家主播，來17 直播，違約金17幫你付，直接保障120％三個月。」之訊息 。被告公司人員更散布「你應該很清楚Up正在走下坡而17正 值巔峰」、「原來Up的老闆是從17出走的，然後走之前把17 超過一半的強人都拉走」等不實消息，惡意進行挖角。其後 原告有多達21位前百大直播主遭挖角至被告公司，被告並為 其中部分主播代付違約金。被告上開以高價利誘、散布不真 實且不利競爭對手之資訊、鼓勵於17春酒中以UP直播軟體進 行直播，此種妨礙他人員工忠誠履行之義務，或向直播主表 示為其負擔違約金等強化員工跳槽決心之手法挖角，顯悖於 善良風俗，亦違反公平交易法第25條，致使至該等直播主之 個別契約到期日止，原告損失平均收益高達新臺幣（下同） 160,527,185元，原告自得依民法第184條第1項後段、第2項 及公平交易法第25條、第29條、第30條規定，請求被告不得 再為挖角行為，並應賠償原告損害中之一部20,000,000元。 為此，爰提起本件訴訟等語，並聲明：(一)被告不得再向原告 之簽約主播為挖角之行為。(二)被告應給付原告20,000,000元 。(三)願供擔保請准宣告假執行。 二、被告則以：被告從未採取任何不正手段進行挖角，原告須先 說明其有何權利受損，或有何值得保護之利益存在，否則員 工本有選擇企業主及要求更高薪資之自由，原告要求被告不 得提供較優渥之薪資吸引人才，已違反市場自由競爭原則， 並侵害員工之工作權。又原告之主播並未持有任何營業秘密 或智慧財產權，被告亦未有將員工投閒散置之情形，未構成 惡行挖角行為。且直播主播均係透過經紀公司安排工作，與 直播業主間無直接之契約關係，原告自無法律上權利或利益 存在；縱有契約關係，主播亦具有自主性，不受直播業主之 指示，故原告與主播間之法律關係僅為承攬契約，不具從屬 性，無忠誠義務之適用。況依原告提出之主播合約，其對主 播無任何補償措施，主播獲得之報酬係基於自身賺取之U幣 ，則原告要求主播不得從事競業行為之競業禁止條款，因違 反勞動基準法第9之1條規定而屬無效。再者，無論原告指摘 之內容是否真實，均非被告董事或其他有代表權人之故意行 為，原告要求被告負責，顯無理由。另原告未提出單據證明 其受有相關損失，其損害賠償計算期間亦已超過其與主播之 合約有效期間，原告求償金額之計算，顯然浮濫。又原告於 GooglePlay上公然以「17＋，一起直播華人社交平台」，與 被告公司名稱「麻吉一七」、「17Media」及提供之軟體「 一七直播」等名稱近似，誤導消費者下載其直播軟體，違反 公平交易法第22條規定。而截至107年8月27日已累計十萬人 次下載，以每一人平均消費15美元計算，侵害被告之營業利 益共45,000,000元。如認原告之主張有理由，被告以此損害 金額為抵銷等語，資為抗辯。並聲明：(一)原告之訴及假執行 之聲請均駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假 執行。 三、得心證之理由： (一)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任， 民事訴訟法第277條前段定有明文。次按民事訴訟如係由原 告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證 ，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令 不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。 又以侵權行為為原因，請求回復原狀或賠償損害者，應就其 權利被侵害之事實負立證之責。又侵權行為損害賠償責任， 須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備 歸責性、違法性，並不法行為與損害間有相當因果關係，始 能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行 為之成立要件應負舉證責任（最高法院17年上字第917號判 例、19年上字第38號判例、100年度台上字第328號判決意旨 參照）。本件原告主張被告以上開挖角行為致原告受有平均 收益之損失，依侵權行為法律關係，被告應負損害賠償責任 ，且依公平交易法規定，應禁止被告再為挖角行為等語，為 被告所否認，並以前詞置辯，揆諸前揭說明，原告自應就此 利己事實負舉證責任。 (二)原告固主張被告以向直播主播高價利誘、散布不真實且不利 競爭原告之訊息及向直播主表示為其負擔違約金等方式進行 挖角，致原告有21位前百大直播主跳槽至被告公司，因而受 有損失，並提出相關新聞報導影片截圖、被告公司公告、通 訊軟體對話紀錄、新聞報導、原告與直播主播之合作協議書 、合意終止平台合約協議書等件為證（見本院卷(一)第9頁至 第32頁、第125頁至第211頁）。然據證人林信良到庭具結證 稱：「（問：你與原告合作的期間為何？）自106年1月1日 至106年3月31日止。」、「（問：你與原告合作的期間和跟 被告合作的期間，兩者是否有重疊？）我跟原告的合作協議 是可以再跟另外壹個平台合作，我跟原告簽的是非獨家合作 協議書，至於是否有跟被告重疊，要看我跟被告的合作協議 書，我現在不記得了。」、「（問：你跟原告合作的期間， 被告有無向你挖角的行為？）沒有。」等語；證人高鈺涵證 稱：「（問：你與原告合作的期間為何？）我簽兩份合約， 一份是105年9、10月、11月共三個月，之後簽三個月。第二 份合約是勾三個月非獨家。」、「（問：何時開始與被告麻 吉公司合作？）我有先簽第一份合約，是從一月開始，但我 並沒有履行，我沒有重複到，我是3月才正式在被告公司開 始合作。」、「（問：被告公司有到原告公司向你挖角？） 沒有。」等語（見本院卷(一)第273頁反面、第274頁、第275 頁）；並參以證人林信良、高鈺涵與原告簽定之「UP LIVE 」平台非獨家合作協議書第8條約定，除經原告書面同意外 ，林信良、高鈺涵等直播主播不得於原告之直播平台提及其 他直播平台名稱、演出內容、日期，亦不得將於原告直播平 台演出之內容於其他平台重複演出乙節，可知林信良、高鈺 涵均否認被告有原告所指稱之惡意挖角行為；且林信良、高 鈺涵於與原告合約之存續期間，非不得於其他直播平台上表 演，僅係不得於原告之直播平台宣傳其他競業平台，亦不得 將相同演出重覆於其他平台呈現，以確保原告直播平台上演 出內容之獨特性，是林信良、高鈺涵既未限定僅能於原告之 平台上直播，縱渠等嗣後改與被告合作，於被告之直播平台 演出，亦難據此逕認係因被告挖角所致而推斷被告有以不正 方式挖角之行為。 (三)復查證人蘇心甯雖有給付違約金，提前與原告終止合作協議 ，於106年4月1日起於被告公司任職之情，此經證人蘇心甯 到庭證述明確（見本院卷(一)第258頁、第259頁），然蘇心甯 亦證稱其自原告公司離職係為謀求更佳發展，而直播主播乃 係透過表演內容、與觀看者互動等，吸引觀看者關注，使觀 看者得以虛擬禮物或寶物方式贈與直播者，當虛擬禮物（寶 物）達一定數量，直播者即得換取金錢，與直播平台依約定 比例分紅。又觀之現今直播平台眾多，同業間競爭激烈，直 播者挾帶自身累積之人氣、知名度，選擇或轉換直播平台， 藉此牟取更豐潤之收入利益，乃屬常情。況觀諸原告提出之 通訊軟體對話紀錄，受被告人員招徠之直播者是否均係原告 所稱跳槽至被告公司之21位前百大直播主，要非無疑，是尚 無從僅以原告之直播主播轉與被告合作乙情遽認係因被告之 競業所致。 (四)準此，原告既未能舉證據證明其所述被告有惡意挖角之行為 ，致直播主播跳槽之情事為真，自難認被告有何對原告成立 侵權行為或該當公平交易法所定不法行為之情形，則其依民 法第184條第1項後段、公平交易法第30條請求被告賠償直播 主播流失所衍生之收益損害，並依公平交易法第29條請求被 告不得為挖角行為，均屬無據。」

(商標 非商標使用 描述性使用)「五木」拉麵

臺灣臺北地方法院107年度智字第8號民事判決(2018.10.18)　　　　　　　　 原　　　告　興霖食品股份有限公司 被　　　告　太冠國際開發事業有限公司

「四、得心證之理由： 原告主張其為「五木」相關商標之商標權人，被告因侵害該 商標行為而違反系爭和解書之約定，爰依系爭和解書第3 條 約定請求被告給付違約金200 萬元等情，惟為被告所否認， 並以前揭情詞置辯，經查： (一)按系爭和解書第2 條約定：乙方（即被告）保證簽立本和解 書後不再進口、出口、銷售任何侵害甲方（即原告）商標之 商品，或為其他侵害甲方商標之行為。次按未經商標權人同 意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似 於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵 害商標權，商標法第68條第1 項第3 款定有明文，然前開條 文所規範之侵害商標權行為，係指依同法第5 條「為行銷目 的」所稱在交易過程使用商標之行為而言。商標法第5 條所 謂商標之使用，則指為行銷之目的，而有下列情形之一，並 足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其 包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品 。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於 與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數 位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。 是以，在主觀上，使用人須有表彰自己之商品或服務來源之 意圖。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、 數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、 字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質 是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使 用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷 ，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之 文字、圖樣，即當然構成商標之使用。再按下列情形，不受 他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實 信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱 、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或 服務本身之說明，非作為商標使用者。二、為發揮商品或服 務功能所必要者。三、在他人商標註冊申請日前，善意使用 相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使 用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別 標示。商標法第36條亦有明文。 (二)原告主張被告於系爭網站及系爭百貨銷售之商品，有使用「 五木」等字樣，顯屬侵害原告商標權云云，則依前開說明， 本院應審究原告主張被告前開使用「五木」等字樣，是否該 當於商標使用行為。惟觀諸被告在系爭網站販售拉麵商品之 製造商為五木食品株式會社，且該商品左上角所示之商標， 除有一小女孩穿著和服圖示外，尚有日文「」字樣， 而該日文之中文漢字翻譯之一為「五木」，為兩造所不爭執 ，是被告前揭販售拉麵商品時所使用之「五木」字樣，依其 情形，確有可能僅係單純用以說明該商品製造商及產地之描 述性文字，非謂其必屬商標之使用。且參之被告所使用之「 五木」字樣，與被告在銷售時所使用之其他表示商品名稱之 字樣，其字樣大小、字體字形、網頁配置與表徵，均未特別 標示及彰顯，則被告使用「五木」等字樣是否為基於商標使 用之目的，亦非無疑。參合上情，被告於系爭網站及系爭百 貨販售商品時使用之「五木」字樣，非必係作為商標之使用 ，是被告是否屬於商標之使用而侵害原告之商標權，抑或僅 係說明該商品名稱等描述性文字，自應就被告於使用「五木 」之情形，個別為審查，視其是否係用以表彰商品之來源或 出處，以與他人之商品相區別，並足以使消費者對於商品之 來源發生誤認或混淆之情形而定。茲就原告所指被告於系爭 網站及系爭百貨販售拉麵商品時「五木」字樣之使用情形， 逐項析述如下： 1.系爭網站販售之拉麵商品部分：觀諸卷附系爭網站販售拉麵 商品網頁之翻拍照片（見本院卷第8 頁背面至第24、27至30 頁），可知該等網頁上所使用之「五木」字樣，其一係標示 在所販售拉麵旁之產品名稱處及上方之介紹商品處（如「五 木野菜素麵- 菠菜120g」），其二則係標示在所販售拉麵下 方商品規格欄位之品牌（如「商品名稱：五木野菜素麵- 菠 菜【120g】」）、名稱（即「品牌：五木」）處。是依該網 頁整體設計為觀察，網頁上所使用之「五木」字樣，與原告 取得商標權如附件所示「五木」字樣、「五木」外加「WU-M U 」字樣、「五木」外加圖形、「五木」外加「WU-MU 」及 圖形、僅有圖形等商標權，兩者所使用「五木」之字體及樣 式明顯不同，已難認屬對於原告之商標權有何侵害之可言。 況若將前開商標內「五木」字樣單獨提取，即非原告商標「 五木」外加「WU-MU 」字樣、「五木」外加圖形、「五木」 外加「WU-MU 」及圖形、僅有圖形等商標權甚明，亦與原告 該等商標無近似之處。再參之系爭網站上「五木」等字樣之 標示方式，係在介紹商品處緊鄰於其右方「野菜素麵- 菠菜 120g」之字樣旁標示「五木」字樣，且其下方記載「使用九 州產野菜、小麥粉精製而成」、「自然清爽的蔬菜口味」、 「麵Q 好吃、滑順爽口」、「輕鬆料理美味上桌」、「廚房 料理的好幫手～！！」等字樣，並在該等介紹下方始有所販 售拉麵外包裝之照片，則該等標示方式應僅屬作為產品之敘 述及介紹之標題，況其字樣大小、字體字形、網頁配置與表 徵，均未特別標示及彰顯，甚而，觀以被告於系爭網站販售 拉麵商品之製造者為五木食品株式會社，該拉麵正面外包裝 除有日文「」（其中文漢字翻譯之一為「五木」）字 樣外，亦有標示該日本廠商之商標圖樣，而該圖示與原告前 揭商標之圖樣及字型明顯不同，有產品照片在卷可稽（見本 院卷第64至66頁），益徵該網站所記載「五木」字樣等部分 ，乃被告作為系爭網站商品製造者、產地及名稱等導引之標 籤，不足以使消費者對於商品之來源發生誤認或混淆之情形 ，自難認屬於商標之使用。 2.系爭百貨販售之拉麵商品部分：觀諸卷附系爭百貨販售拉麵 商品網頁之翻拍照片（見本院卷第87至88頁），足見原告所 指被告使用之「五木」字樣，其一係標示在所販售拉麵背面 之製造商名稱處（即「製造商：五木食品株式會社」），其 二係標示在系爭百貨販售拉麵之售物架商品名稱處（即「五 木久留米濃厚豚骨拉麵特價52原價70元」）及銷貨明細表單 據內（即「五木久留米濃厚豚骨拉麵701 一般特價52」） 。是由被告所販售拉麵商品背面記載事項連貫以觀，「製造 商：五木食品株式會社」等字樣係與「品名」、「成分」、 「保存期限」、「保存方法」等內容並列，其應屬用以表示 該商品製造商為何人之意，一般消費者亦不致將該「五木」 字樣單獨抽離解讀，誤認該商品為原告前揭「五木」商標之 所屬公司所製造，亦即該「五木食品株式會社」字樣，實係 作為商品製造者之名詞使用，並非用以表彰該商品之商標使 用，且該「製造商：五木食品株式會社」之「五木」字樣， 其字樣大小、字體字形、網頁配置與表徵，均未特別標示及 彰顯，亦與上開所述原告商標毫無近似之處，並無致消費者 誤認該等商品為原告所製造之虞。又系爭百貨販售拉麵之售 物架標示「五木久留米濃厚豚骨拉麵特價52原價70元」及銷 貨明細表之單據內記載「即五木久留米濃厚豚骨拉麵701 一般特價52」等內容，顯為系爭百貨為銷售該等拉麵產品所 製作及印製，難以認定係被告所為，況該標示或明細僅為表 示該等商品之名稱及販售之商品內容，並非用以表彰該商品 之來源或出處，自非屬商標之使用，應無疑義。 (三)從而，本件原告所指被告於系爭網站及系爭百貨使用「五木 」字樣，僅屬被告表示商品本身名稱等事項之說明，非作為 商標使用，業如前述，是原告主張被告之上開行為已違反系 爭和解書而有侵害其商標權云云，自無足採。」

(商標 請求移轉登記 契約解釋) 契約雖約定「授權共同持有」，但依據契約文義及契約目的，並非「移轉為共有」的意思。

臺灣臺北地方法院 108 年智字第 1 號民事判決(2019.03.29)

「(二)查系爭契約第1 條第1 項係約定「甲方（即被告）擁有VING O 、E-TEK 、廚藝家等商標，同意授權雙方（即兩造）共同 持有」等內容（見本院卷第8 頁），而前開約定是否包含被 告應將系爭商標移轉登記為兩造共有乙節，兩造互有爭執。 然細譯前開約定之文句，對於原告所指移轉登記系爭商標之 事及程序等事項隻字未提，且持有與移轉登記之意義尚屬有 間，是依該條前後文意內容以觀，應認該條係兩造約定被告 同意就其所有之系爭商標授權原告使用之意，始較合乎文義 之解釋。復衡以系爭契約之立約目的係兩造為共同於臺灣家 樂福市場做產品合作行銷所為等情，此詳系爭契約之前言可 明（見本院卷第8 頁），且被告依據系爭契約第1 條約定， 負責在家樂福通路推廣使用系爭商標之相關產品、提報新商 品及產品上架後之維護、促銷等事務，原告則依據系爭契約 第1 條第4 項及第2 條約定，就兩造協議在家樂福通路販售 使用系爭商標之相關產品後，負責後續之採購、進口事宜， 並依約給付被告銷貨利潤、相關費用等事務，由此足見系爭 契約僅因兩造為共同在家樂福通路行銷具有系爭商標之商品 所簽立，而原告為履行該契約上開義務時，並無需將系爭商 標移轉登記為兩造共有始得為之，是依系爭契約之主要目的 及履行方式而論，系爭契約第1 條第1 項自未包含被告應將
系爭商標移轉登記為兩造共有之情形。再參諸系爭契約第3 條、第6 條第4 項關於該契約解除、失效及終止等約定內容 （見本院卷第8 頁背面至第9 頁），對於系爭契約失其效力 後系爭商標權之歸屬、移轉等事項均付之闕如，衡情，系爭 商標若依據系爭契約第1 條第1 項約定應移轉登記為兩造共 有，因系爭商標登記事項關係是否有權銷售具有該商標之商 品及商標權之歸屬，與兩造之權益有密切之關連性，豈有不 就此部分特別約定之理，此益徵原告主張依據前開約定被告 應移轉系爭商標權與其共有云云，尚非可取。 (三)從而，本院依憑卷內資料，尚無從認定被告依系爭契約第1 條第1 項約定應將系爭商標移轉登記為兩造共有之事，且原 告復未提出其他證據資料以實其說，是其前開主張，尚非可 採。」

(專利 權利歸屬 實施權) 中國砂輪公司 v. 發明人：原被告間簽有生產製造鑽石工具的JV合資契約，且原告有出資委託被告研發與該JV有關的專利，故原告享有專利實施權。

智慧財產法院 106 年民專上字第 46 號民事判決(2019.06.14)

上　訴　人　中國砂輪企業股份有限公司 被上訴人　　宋O民　　　 主 文 確認上訴人就附表所示C 欄之專利有實施權。

「 四、得心證之理由： (一)兩造於85年10月28日簽訂英文版JV合約、91年8 月21日簽訂 中文版JV合約、97年10月15日簽訂JV增補條款、99年1 月7 日簽訂備忘錄、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、100 年1 月21日簽訂備忘錄（三），以及中砂公司於85年11月1 日起 聘任宋O民執行系爭合作案，並於93年起成立鑽石科技中心 ，由宋O民擔任總經理，99年5 月1 日改任技術顧問，兩造 合約於102 年10月28日已經終止。又宋O民就B 欄專利不爭 執該11件專利均為系爭合作案專利且有使用於中砂公司之「 DG CMP DISK 」鑽石碟產品之事實、C 欄專利編號25、38之 專利有使用於中砂公司之「S-DG DISK 」鑽石碟產品；其餘 專利則未使用於量產產品之事實，有各該合約書等在卷可憑 （見原審卷一第15至23頁、原審卷三第2 至7 、93至96、 149 至150 、290 頁），且為兩造所不爭執，應信為真實。 惟中砂公司主張依JV合約之相關規定，請求確認就C 欄專利 享有實施權，及請求宋健民應將B 、C 欄專利移轉登記予中 砂公司等情，則為宋健民所否認，並以前揭情詞置辯，故本 件主要爭點為：1.中砂公司主張就C 欄專利享有實施權是否 有理由？2.中砂公司就B 、C 欄專利請求宋健民移轉登記是 否有理由？
(二)中砂公司享有C 欄專利之實施權： 1.按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意， 不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上 　　詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文， 　斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切 證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及 經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字 面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96 年度台上字第2631號、100 年度台上字第1837、1950號判決 意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有 爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一 般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表 示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合 公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字 第2395號判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人 為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之 習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客 體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思 （最高法院100 年度台上字第1353號判決意旨參照）。 2.經查兩造於85年10月28日簽訂之英文版JV合約，開宗明義即 敘明系爭合作案係由宋O民提供系爭合作案所需之技術，中 砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的工 具；91年8 月21日所簽之中文版JV合約前言，更明確提及中 砂公司係提供技術以外必要資源，合作生產及銷售鑽石相關 產品。又英文版JV合約第2 條明定系爭合作案之權利2 ／3 由中砂公司所享有，1 ／3 歸宋O民；第5 條則規定系爭合 作案全年營收的的7%歸宋O民。中文版JV合約第2 條則約定 系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的2 ／3 由中砂公 司出資，另1 ／3 則以宋健民的技術價值作為出資；第5 條 則規定系爭合作案亦可在中砂公司內設立獨立之營運單位執 行，此時中砂公司須支付宋健民每年度營業收入淨額之7%作 為使用宋O民專利之授權金。中砂公司於93年設立鑽石科技 中心，顯然係以獨立於公司之單位執行系爭合作案。而由英 文版JV合約第6 點規定，系爭合作案滿10年時，中砂公司有 權購買宋健民之權利，且同意買賣價格為營收總額的1 ／3 ，倘中砂公司未選擇購買，則應依第5 條規定計付權利金； 中文版JV合約第7 條第2 項亦有相同之規定。而系爭合作案 滿10年後，中砂公司並未選擇購買宋O民之出資，兩造遂於 97年10月15日簽訂JV增補條款，作為上開二合約之延續，其 中第3 條第2 項規定，若中砂公司使用系爭合作案之智慧財 產權於產品或技術發展時，中砂公司擁有該智慧財產權2 ／ 3 之權利利益及價值；第4 項又規定，如雙方同意出讓或對 外授權中砂公司已使用之智慧財產權，則所得對價經扣除成 本後，2 ／3 歸中砂公司、1 ／3 歸宋O民；第5 項第2 款 規定，系爭合作案終止後，歸中砂公司之專利權如未來出讓 或對外授權時，則所得對價經扣除成本後，仍應支付宋O民 1 ／3 。綜上，依據兩造間契約之解釋，系爭合作案關於合 資生產及銷售鑽石相關產品部分屬合資契約，係由宋O民以 技術價值作為1 ／3 出資，中砂公司則以技術以外之資源出 資，而各取得系爭合作案1 ／3 、2 ／3 之權利，且無論系 爭合作案之智慧財產權包括專利權係歸屬於宋O民或中砂公 司，倘對外授權或出讓等而自第三人處取得對價時，均應扣 除成本後，由宋O民、中砂公司各取得1 ／3 、2 ／3 之權 益。 3.次查依據英文版JV合約第7 、8 條及中文版JV合約第9 、10 條之規定，除上開合資關係外，宋O民亦同時由中砂公司聘 任為總工程師，且自93年起改為擔任中砂公司為執行系爭合 作案所設立之鑽石科技中心之總經理。又JV增補條款第5 條 第1 、2 項規定，中砂公司並應提供包括提列每年2 千萬元 之專利費用，支持宋O民之技術或產品開發計劃，宋O民並 對系爭合作案所開發產品之技術指導有完全的管理權。另兩 造於99年5 月1 日為因應中砂公司擬與錸鑽公司等採用JV合 約成果所簽訂之備忘錄（二）第2 、3 條規定，自99年5 月 1 日起，宋O民不再擔任鑽石科技中心總經理，改任技術顧 問至JV合約到期日，然中砂公司仍委託宋O民全權管理鑽石 科技中心及所有JV的技術，並擁有管理該中心需要的所有職 權，包括預算編列、人員的任期、核薪及考核權、中心內部 組織調整等，其薪酬、福利及執行業務所需之配備及費用支 出則均比照為轉任顧問前之水準。縱兩造合約即將於102 年 10月28日到期，而於100 年1 月21日所簽備忘錄（三）第2 條之規定，鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結，預 算及專利維護等相關費用均減縮，然該條仍約定宋健民對該 等經費的使用有決定權，且中砂公司仍聘任宋健民為顧問， 月支14萬元顧問費及年終獎金，顯見中砂公司亦出資包括每 月薪資、研發技術及產品之預算、專利申請及維護費用等， 委託宋健民開發屬系爭合作案鑽石相關產品之技術及產品， 自屬一方出資聘請他人從事研究開發。綜上，系爭合作案之 性質，應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。 4.臺灣專利法第7 條第3 項規定，一方出資聘請他人從事研究 開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契 約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人 得實施其發明、新型或設計。如前所述，系爭合作案屬合資 及委任之混合契約，而依英文版及中文版JV合約末段第一句 之記載，JV合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘JV合 約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約 定，即不適用前項後段之規定。且倘系爭C 欄專利屬中砂公 司出資聘請宋健民所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資 之中砂公司依前揭臺灣專利法之規定均可實施。經查中文版 合約第4 條規定，宋健民於執行系爭合作案時，會為其技術 準備特定專利之申請，如申請獲准，宋健民擁有專利權，中 砂公司可以無償使用該專利權。又依據該合約第5 條之規定 ，倘兩造未針對系爭合作案成立新公司，而係以於中砂公司 內設立獨立營運單位執行時，即應依每年度營業收入淨額7% 計算權利金。總之，倘屬系爭合作案之專利，中砂公司均有 實施權。故依據JV合約之相關約定及臺灣專利法第7 條第3 項但書之規定，倘為系爭合作案所生之專利，出資之中砂公 司即有實施權。 5.又查依JV增補條款第3 條第1 項之約定，中砂公司依JV合約 所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為宋健民名義， 中砂公司有優先使用權，而依「JV增補條款」第2 條之約定 ，凡屬有使用中砂公司提供之資源，於合作案期間內所研發 、且以宋健民名義申請之專利，均屬系爭合作案專利，而系 爭C 欄專利均為以宋健民名義於合作案期間內申請之專利， 且有使用中砂公司提供之資源，中砂公司提供之研究經費、 人員、設備、顧問費、年終獎金等研發資源，且僅以93至 101 年間之總金額即已超過5 億元，均已接受簽證會計師之 查核簽證並揭露於歷年公開財報內，且本院102 年度民專訴 字第104 號判決審理時囑託鑑定宋健民於98年4 月至102 年 7 月間所領取之薪資、顧問費，即高達10,683,966元（見原 證70第96、102 頁、原證90至90-4、本院卷一第117 、262 頁），可認C 欄專利屬於系爭合作案專利，出資之中砂公司 即有實施權。至宋O民主張C 欄專利並非合資事業之JV專利 ，且宋O民之職務並不包含為中砂公司研發專利，中砂公司 未證明其提供之資源與系爭專利之產出有因果關係云云，惟 查任何專利技術必定是在先前技術之基礎上才能完成，此所 以系爭合作案由最早之原始4 項專利逐漸發展出數百件專利 ，此等新技術之專利當然也是系爭合作案欲涵蓋之範圍，也 當然至少會間接使用到中砂公司為該等先前技術提供之研發 資源，且兩造均不爭執屬於系爭合作案之鑽石碟產品相關專 利。因此，只要所涉專利所要解決之問題為同一領域，其主 要技術特徵屬系爭合作案所涵蓋之範疇，即足認定屬於系爭 合作案之專利，不以其技術特徵全數一一被揭露為必要，即 僅須其先前技術係源自於系爭合作案為已足，而非以專利侵 權審查之全要件比對方法，逐項且以逐一之技術特徵進行比 對。否則，宋健民只須在系爭合作案之既有研發成果之上， 自行加上任意技術特徵並自費申請專利，即可輕易排除兩造 各自依約定所負之權利及義務，此一結果無疑嚴重違反系爭 合作案之約定，更與合作案之目的相違。 6.再查JV合約之原始4 項專利，係宋健民於91年時所擁有之4 項專利，即臺灣發明專利第115958（下稱958 專利）、1252 49（下稱249 專利）號，及美國專利第0000000 （下稱641 專利）、0000000 （下稱498 專利）號，其內容分別如下： (1)958 專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製 造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄 片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片 ，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特 定圖案圓孔的模板引導（參958 專利發明摘要），其主要係 將超級磨料的分佈降低為易於調整和控制的實質上二維生產 過程，並且能在高精度下重複。尤其在於，磨料顆粒在基體 中所需的分佈是將包含了磨料顆粒的一受控、預設圖案的基 體材料層組裝而完成的。各層是將超級磨料顆粒以預定的圖 案分佈在黏合基體層中而形成的。組裝成超級磨料充滿部的 各層可以有相同的分佈圖案和濃度，或者層與層之間分佈圖 案及╱或濃度也可以不同。各層由設置一基體材料層而組成 ，以便其可以當作一基層來使用。然後超級磨料顆粒以所需 的圖案設置在基體材料層中。在鑽石顆粒以預定圖案植入基 體材料層後，重複該生產過程直至形成所需數量的層。這些 層然後被組裝在一起以形成所需的三維體。隨後，結合該鑽 石工具以製成成品（參958 專利說明書第11頁）。 (2)249 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內 含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化 學結合。該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒 形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參249 專利發明摘 要），其主要以一種新穎方法經特定性之實施形態予以達成 ，即可用於形成硬焊式鑽石工具，該方法包括：形成一片基 體支承材料，爾後將複數粒鑽石顆粒置於該基體支承材料內 。最好係，鑽石顆粒之數量相對基體支承材料以少於50% 為 宜，尤以少於40% 為宜。隨後對該孕含有鑽石之薄片，以一 種可浸潤鑽石之焊料進行滲透，以便與鑽石形成一種化學結 合（參249 專利說明書第12頁）。 (3)641 專利係一種具有鑽石之工具，並且其中之鑽石以一種內 含鉻、錳、矽或鋁，或者其混合物或合金之一的焊料予以化 學結合，該鑽石工具之製造方法係，將焊料滲透進內含細粒 形式或多晶體形式之鑽石的基體金屬內（參641 專利發明摘 要）。641 專利之美國申請案號為08/835,117，申請日期為 1997年4 月4 日，該美國申請案係249 專利於臺灣申請專利 時所主張優先權案，由641 專利之說明書所載的技術內容可 知，其與249 專利之技術內容相同。 (4)498 專利係一種具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製 造方法，磨料顆粒排列首先由一二維薄片製成，並隨後將薄 片組裝成一三維工具，磨料顆粒可以先行置入這些二維薄片 ，或者它們也可以在薄片成形後被植入，植入時可藉具有特 定圖案圓孔的模板引導（參498 專利發明摘要）。498 專利 於申請時主張，其為1997年4 月4 日申請之美國08/832,852 申請案之專利連續申請案，該美國專利連續申請案係958 專 利於臺灣申請專利時所主張之優先權案，由498 美國專利之 說明書所載的技術內容可知，其與958 專利所欲解決的技術 問題，所欲達成的主要目的，解決先前問題所使用之技術手 段，以及相較於先前技術所達成的功效實質相近，故498 專 利與958 專利為相近之技術內容。 7.經比對C 欄專利之主要技術內容如下： (1)編號23為美國專利13/797,704（下稱704 專利），於2013年 3 月12日申請，2014年5 月1 日公開，由704 專利之專利說 明書首頁可知，其係以臺灣第101112625 號專利申請案，即 C 欄編號36專利（公告第I537097 號專利）作為優先權之主 張，故704 專利包含編號36專利之技術內容。704 專利係為 解決由於習知鑽石修整器通常是將鑽石顆粒以結合劑固定於 金屬台盤表面，雖適合用於整修拋光墊，但對於更精密的化 學機械平坦化製程，如線寬小於45奈米以下的化學機械平坦 化製程，卻因拋光墊絨毛粗糙，容易造成晶圓的刮傷、局部 的過拋、下陷及厚度的不均勻等問題（參704 專利說明書段 落[0006]）。 (2)編號24為美國專利9,138,862 （下稱862 專利) ，於2013年 3 月13日申請，2015年9 月22日公告，862 專利係為解決習 知所有CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC線路的光滑性、 產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性 能程度等問題（參862 專利說明書第1 欄第21至25行）。 (3)編號25為美國8,974,270 專利（下稱270 專利），於2012年 5 月23日申請，2015年3 月10日公告，270 專利係為解決習 知所有CMP 製程中於研磨晶圓的均勻度、IC線路的光滑性、 產率之移除速率、CMP 經濟性之消耗品壽命等方面實現高性 能程度等問題（參270 專利說明書第1 欄第20至24行）。 (4)編號35為臺灣第M446063 號專利（下稱063 專利），於2012 年8 月8 日申請，2013年2 月1 日公告，063 專利為一種化 學機械研磨修整器，包括：一基板、一結合層、一固定模板 以及複數個磨粒；結合層設置於基板上，固定模板設置於結 合層上，而其具有複數個貫孔，其中，且該些磨粒係對應容 設於該些貫孔並置抵於結合層，該些磨粒分別具有一相對於 固定模板表面凸出之研磨端；其中，基板及固定模板之熱膨 脹係數係高於或低於結合層之熱膨脹係數，藉由控制基板、 固定模板與結合層的熱膨脹係數差異之關係，俾能得到輕薄 化之化學機械研磨整修器，不僅消除基板輕薄化後經過硬焊 法時所產生的變形問題，也消除了鑽石顆粒脫落及異位之問 題，進而降低了製造成本（參063 專利中文新型摘要）。 (5)編號36為臺灣第I537097 號專利（下稱097 專利），於2012 年4 月10日申請，2016年6 月11日公告，097 專利為一種組 合式修整器，包括：一底部基板；複數個研磨單元，係設置 於該底部基板之表面，每一研磨單元包括複數個研磨尖點、 以及一固定該些研磨尖點之結合劑層；以及一厚度可調節之 黏著劑層，係固定該些研磨單元於該底部基板之表面，其中 ，該些研磨尖點中突出一預定平面之第一高點與第二高點之 高度差小於10微米，第一高點與第十高點之高度差小於20微 米，第一高點與第一百高點之高度差小於40微米，且該第一 高點突出該結合劑層之高度大於50微米（參097 專利摘要） 。 (6)編號38為臺灣第I487019 號專利（下稱019 專利），於2012 年5 月23日申請，2015年6 月1 日公告，019 專利為一種具 有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法，例如 ，一種化學機械研磨墊修整器可包括：一基質層；以及一單 層超研磨顆粒，係為複數個嵌入該基質層之超研磨顆粒，其 中每個超研磨顆粒係突出於該基質層。該單層超研磨顆粒之 最高突出尖端與次高突出尖端之突出距離差異小於或等於約 20微米，且在單層超研磨顆粒之最高1%突出尖端間之突出距 離差異係為約80微米或更小（參019 專利摘要）。 (7)編號39為臺灣第M465659 號專利（下稱485 專利），於2013 年5 月23日申請，2016年9 月11日公告，485 專利為一種具 有平坦化尖端之化學機械研磨墊修整器及其相關方法。在本 發明之一態樣中，例如，一方法可包括：下壓一化學機械研 磨墊修整器對著一化學機械研磨墊，該修整器包括一單層超 研磨顆粒，係為複數個超研磨顆粒突出於一基質層。單層超 研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端之突出距離 差異為小於或等於約10微米，以及且單層超研磨顆粒之最高 10個突出尖端之突出距離差異為約20微米或更小。所述方法 可更包括旋轉對著化學機械研磨墊之修整器，使得切割出具 有一最大切割深度約60微米之化學機械研磨墊的粗糙度（參 485 專利摘要）。 (8)編號48為美國9,067,301 專利（下稱301 專利），於2013年 3 月11日申請，2015年6 月30日公告，301 專利為解決習知 所有CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻性、積體電路（IC）電 路系統的平滑性、產率上之移除率、CMP 耗材使用壽命之經 濟性等問題（參301 專利說明書第1 欄第50至54行）。 (9)編號51為美國專利申請案13/846,740（下稱740 專利申請案 ），於2013年3 月18日申請，2014年5 月1 日公開，740 專 利申請案係為解決習知所有CMP 製程中於拋光後晶圓之均勻 性、積體電路（IC）電路系統的平滑性、產率上之移除率、 CMP 耗材使用壽命之經濟性等問題（參740 專利申請案第1 頁段落[ 0003] ）。 8.且查編號23為編號36專利之優先權案，屬同一發明，編號24 為編號38專利之優先權案，亦屬同一發明，又編號25係編號 39專利說明書所援引優先權之專利申請案，而由上訴人鑽石 科技中心2012年1 月3 日報告第24頁可知（見原審原證52） ，該組合式整修器( BODD) 所有研磨顆粒高度差均在20微米 以內，且至少有相當數量研磨顆粒高度差小於10微米；另由 該報告第8 頁可知，以該組合式整修器( BODD) 在修整拋光 墊時，研磨顆粒可切割拋光墊深度達60微米。再查編號23、 24、25、36、38、39專利之主要技術特徵包括：該研磨尖點 第一高點與第二高點之高度差小於10微米，第一高點與第十 高點之高度差小於20微米，第一高點與第一百高點之高度差 小於40微米，且該研磨尖點第一高點突出結合層大於50微米 ，該單層超研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端 之突出距離差異小於或等於約20微米，且在該單層超研磨顆 粒之最高1%突出尖端間之突出距離差異係小於80微米，該單 層超研磨顆粒之最高突出尖端與第2 個最高突出尖端之突出 距離差異為小於或等於約10微米，最高10個突出尖端之突出 距離差異為約20微米或更小，且該修整器可對拋光墊切割出 之最大切割深度約60微米。該些技術特徵皆在上開上訴人鑽 石科技中心研發成果報告範圍內，故應認編號23、24、25、 36、38、39專利出自於上訴人鑽石科技中心研發成果，應屬 於系爭合作案專利。 9.此外，編號35專利代表圖所揭示之結構與上訴人鑽石科技中 心2008年11月10日CMP 專案報告第14頁所揭示之結構（見原 審原證59），兩者完全相同（參見原審比較表B ），且CMP 專案報告第14頁之結構已揭示編號35專利請求項1 所載基板 （即該CMP 專案報告第14頁所載「EBARA 金屬基材」）、結 合層（即該CMP 專案報告第14頁所載A-A 焊片）、固定模板 （即該CMP 專案報告第14頁所載鋼網（亦即：篩網）及複數 磨粒，故編號35專利應係出自鑽石科技中心之研發成果，屬 系爭合作案專利。系爭合作案係由宋Ｏ民提供所需之技術， 中砂公司提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的 工具。系爭合作案之原始4 專利均為具規則性排列之磨料顆 粒的研磨工具或具有鑽石之工具，其研發目的均係為解決同 一領域之相關問題，而C 欄專利所欲解決之問題及所欲達成 之功效，亦均係立基於系爭合作案之精神，且其所憑為中砂 公司為其設立之鑽石科技中心之研究資源，故應認C 欄專利 仍為JV合作關係下所研發之專利，中砂公司應有實施權。」
　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　熊誦梅 

(商標 搶註 先使用事實 商品服務類似) 「Dermaheal」：代理商搶註韓國原廠商標於類似商品，應予撤銷。

智慧財產法院106年度行商訴字第149號行政判決(2018.05.24)

原告 鴻璽生物醫學技術開發股份有限公司
被告 經濟部智慧財產局 
參加 人 韓商凱健生物科技股份有限公司

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年9 月7 日經訴字第10606310360 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：


主文
原告之訴駁回。

事實及理由
壹、事實概要：
緣原告於民國104 年10月6 日以「Dermaheal 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第10類之「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1777268 號商標（下稱系爭商標）。

嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款、第11款與第12款規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，以106 年3 月22日中台異字第1050597 號商標異議審定書，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服處分，提起訴願，經濟部以106 年9 月7 日經訴字第10606310630號訴願決定駁回，原告不服決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

 

伍、本院得心證之理由：
一、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文，行政訴訟法第132 條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第45至53頁之107 年3月30日準備程序筆錄）。

二、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：... 
(一)據以異議商標有先使用之事實：商標法第23條第1 項第14款前於86年5 月7 日修正公布，87年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。


本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商場秩序，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號行政判決）。原告雖主張參加人未先使用據以異議商標，原告未違反商標法第30條第1 項第12款規定云云。然被告主張參加人於原告申請註冊系爭商標前，已先使用據以異議商標等語。職是，本院自應審酌據以異議商標，有無先系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。

1.商標法第30條第1 項第12款採先使用主義：我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。先使用之商標者，不限為最早使用者，其較被異議或被評定商標，有先使用之事實即可。

2.參加人先使用據以異議商標：
參加人成立於2001年間，主要為產製醫學美容保養品領域商品，而據以異議商標主要用於醫美手術後，修護肌膚之保養品等商品，此有參加人之官方網站可稽（見原處分卷第52至54頁）。自參加人之產品介紹網頁中，可見購物車圖案、「
BUY 」字樣與據以異議商標商品，故據以異議商標商品，有於其公司網站上販售，並非如原告所主張無銷售之情事，此有參加人公司網站之產品介紹網頁可證（見原處分卷第63至66頁）。再者，參諸PChome消費時尚新聞發布「術後保養-雷射美容響噹噹‧術後保濕水噹噹」文章，其上可見據以異議商標之化妝品商品照片與「Dermaheal ‧14天煥膚奇蹟組合」等字樣（見原處分卷第171 至174 頁）。職是，揆諸前揭事證，堪認參加人於系爭商標申請註冊日104 年10月6 日前，有先使用據以異議商標於化妝品等商品之事實。

... 

(三)兩商標指定使用商品同一或類似：
1.判斷商品類似之基準：因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（參照最高行政法院105 年度判字第614 號行政判決）。所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。原告雖主張兩商標指定使用之商品，非屬相類似云云。然被告抗辯稱兩商標指定之商品，屬高度類似商品。職是，本院應審究系爭申請商標與據以異議商標指定之商品，是否類似及其類似之程度。

2.相較兩商標指定商品：據以異議商標使用之化妝品，主要係以醫療美容療程，如雷射手術後可使用為訴求。至系爭商標指定使用於「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，亦屬醫療美容儀器。兩商標指定使用商品於醫美療程中，有相互搭配使用之情形，參酌現行醫美診所，多有販售化妝品及醫美療程後可使用之保養品等因素，兩者仍屬類似之商品。職是，系爭商標與據以異議商標指定使用商品構成同一或類似性。

(四)原告因業務往來知悉據以異議商標為先使用商標：

... 

2.原告與參加人有業務往來關係：

依據103 年11月18日原告與參加人往來之電子郵件，內容記載：「We are very interested in your Dermaheal products.」。其意為原告對參加人「Dermaheal 」商品，表達高度興趣，故原告應知悉據以異議商標存在。

再者，參加人與原告於104 年12月15日系爭商標之商品經銷授權書，內容載有：authorize acompany,HonsyBiotechnologies,to act a non exclusive distributor for the promotion, selling on Dermaheal Brand. 」。其意可知原告為Honsy Biotechnologies ，參加人授權原告取得「Dermaheal 」品牌推廣、販賣之非專屬經銷權，益徵原告應知悉據以異議商標存在。

該授權書之簽訂日期雖略晚於系爭商標申請日2 月餘，然衡諸一般商業交易習慣，當事人於簽訂授權契約前，會於相當期間，前就授權商品及其商標進行調查及瞭解。職是，參加人提出之該等事證合於商標交易習慣，堪認原告於系爭商標申請日前，其與參加人有業務往來關係，並據此知悉據以異議商標之存在。原告於其後，仍以高度近似之據以異議商標「Dermaheal 」，申請註冊於類似「按摩器、電氣美容儀器、醫療器具、醫療儀器」商品，實難諉為巧合，依一般經驗法則判斷，應基於仿襲之意圖，而申請系爭商標之註冊。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富

(商標 搶註 先使用事實) Lucas Meyer

智慧財產法院107年度行商訴字第31號行政判決(2018.08.30)

「(二)主要爭執事項： 　　當事人主張爭執，為系爭商標有無違反商標法第30條第1 項 　　第12款規定，申言之：1.參加人有無先使用據以評定商標之 　　事實？2.系爭商標與據以評定商標間，是否近似？3.兩商標 　　是否使用於同一或類似商品？4.原告是否因契約、地緣、業 　　務往來或其他關係，而知悉據以評定商標之存在？5.原告有 　　無意圖仿襲而申請註冊系爭商標？...

(一)據以評定商標有先使用之事實： 　　商標法第23條第1 項第14款前於86年5 月7 日修正公布，87 　　年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。 　　本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人 　　先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商場秩序 　　，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他人創 　　用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用 　　特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊 　　，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故 　　賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機 　　會（參照最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號行政 　　判決）。原告雖主張參加人未先使用據以評定商標，原告未 　　違反商標法第30條第1 項第12款規定云云。然被告與參加人 　　主張參加人於原告申請註冊系爭商標前，已先使用據以評定 　　諸商標等語。職是，本院自應審酌參加人使用據以評定商標 　　，是否有先於系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭 　　執事項1 ）。 　1.商標法第30條第1 項第12款採先使用主義： 　　我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊 　　之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在 　　之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於 　　未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標 　　註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他 　　商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非 　　商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否 　　為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、 　　地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶 　　註者，均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何，法 　　條除例示規定如契約、地緣、業務往來之關係外，並概括規 　　定其他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契 　　約、地緣、業務往來等類似關係而知悉他人商標，並搶先註 　　冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間 　　，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均 　　屬其他關係之範圍（參照最高行政法院101 年度判字第286 　　號、103 年度判字第710 號行政判決）。 　2.參加人先使用據以評定商標： 　(1)參加人先使用據以評定商標之事實： 　　參加人於系爭商標102 年9 月24日申請註冊前，先以據以評 　　定商標圖樣作為商標，在美國、加拿大、歐盟等獲准註冊使 　　用在第1 、3 、35類之商品及服務。參加人除參與國際性展 　　覽，於專業雜誌刊登廣告外，並透過其在臺灣之經銷商舉辦 　　原料發表暨研討會，參加人在前揭廣告或宣傳文宣，係以「 　　LUCAS MEYER COSMETICS 及圖」商標表彰其所提供之商品及 　　服務等事實，此有參加人提出如後事證附卷可稽：①據以評 　　定商標在美國、加拿大、歐盟之註冊資料；②參加人產品之 　　原料成分及其商標；③參加人於2012年在in-cosmetics歐洲 　　化妝品原料展獲獎證明及相關報導；④參加人參展及公司介 　　紹之相關報導、廣告刊登；⑤參加人2012年及2013年原料發 　　表暨研討會資料；⑥參加人2013年產品樣品包（見卷外證物 　　袋之證據1 、3 、5 至7 、9 至10、18、25）。準此，足堪 　　認定系爭商標於102 年9 月24日申請註冊前，參加人已先使 　　用據以評定商標在化妝品原料等有關之商品與服務。 　(2)參加人於系爭商標申請前先使用據以評定商標： 　　據以評定商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實 　　，僅須相對於系爭商標使用在先之商標即為已足，不以於國 　　內外先為註冊者為限，亦不限於絕對先使用之商標，縱有其 　　他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，據以評定商標非 　　申請評定人所創用或最先使用，在所不問。查據以評定諸商 　　標為參加人於系爭商標申請註冊前，前於101 至102 年間持 　　續使用，據以評定商標雖於我國國內尚未註冊公告，目前仍 　　於申請階段。惟無礙據以評定商標前於系爭商標申請註冊， 　　有持續使用之事實。...

(四)原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標： 　1.先使用人之舉證責任： 　　商標法第30條第1 項第12款之立法目的在於防止投機者，利 　　用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註 　　冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德， 　　故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊（參照 　　最高行政法院105 年度判字第545 號行政判決）。先使用人 　　應舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係， 　　知悉先使用商標之存在等事實。原告雖主張其不知據以評定 　　商標為先使用商標云云。惟被告與參加人抗辯稱依據姍拉娜 　　公司前與參加人間有洽談商標授權事宜，且原告與姍拉娜公 　　司之代表人相同，可知原告知悉據以評定商標存在等語。準 　　此，本院應審酌原告是否因與參加人、姍拉娜公司間具有契 　　約、地緣、業務往來或其他業務，知悉據以評定商標之存在 　　（參照本院整理當事人爭執事項4 ）。 　2.原告知悉據以評定商標之存在： 　(1)原告由業務經營關係知悉據以評定商標： 　　姍拉娜公司之代表人與原告之代表人相同，均為許煌城，姍 　　拉娜公司前於104 年曾透過參加人在我國之代理商，向參加 　　人洽談「LIME PEARL」商標授權事宜，作為其產品在國內購 　　物臺發表時使用，嗣於104 年4 月9 日簽訂授權合約（見卷 　　外證物袋之證據11、12）。姍拉娜公司與參加人往來時間雖 　　在系爭商標申請註冊後，然據以評定商標在系爭商標申請註 　　冊日前，已有先使用於化妝品原料之事實，且原告於購物台 　　銷售之產品外盒，均僅標示外文「LUCAS MEYER 」，而無「 　　珞珂媚」中文（見卷外證物袋之證據21至22）。況原告復於 　　商品明細表，標註「法國Lucas Meyer 」字樣（見卷外證物 　　袋之證據2 ）。職是，揆諸前揭事實，應足認原告經由業務 　　經營關係，而獲得競爭同業性質類似產品之資訊，並藉此知 　　悉據以評定商標之存在。 　(2)原告意圖仿襲據以評定商標而申請註冊： 　　原告雖稱「LUCAS 」、「MEYER 」為人名、姓氏，非參加人 　　所獨創，我國註冊商標中亦有以「LUCAS 」、「MEYER 」為 　　商標一部云云。然查被告商標檢索資料可知，國內註冊商標 　　以「LUCAS 」結合「MEYER 」作為商標一部，僅系爭商標， 　　，且無證據顯示該等文字之結合與所指定使用商品或服務間 　　，有直接或間接之關聯性，整體予人印象深刻且獨特，相關 　　消費者會直接將之視為表彰商品或服務之標識，具相當識別 　　性。原告由業務經營關係，知悉據以評定商標之存在，進而 　　抄襲「LUCAS MEYER 」，剽竊參加人創用之據以評定商標， 　　而搶先於我國註冊，自應賦予參加人提起評定，撤銷系爭商 　　標之註冊登記。」

　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富 　　　　　　　　　　　　　　　　

(商標 搶註)「TauRx」 v. 「台睿生技TaiRX」

最高行政法院 108 年判字第 224 號行政判決(2019.05.02)

上 訴 人　台睿生物科技股份有限公司 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 參 加 人　新加坡商道衛思治療科技有限公司

　　主 文 上訴駁回。

「 一、緣上訴人於民國102年11月29日以「台睿生技及圖TaiRx」商
標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務 分類表第5類之「人體用藥品；中藥；西藥；人體用藥品藥 劑；醫療用生物製劑；化學藥物製劑；臨床試驗用之製劑； 生物試劑；醫療檢驗用製劑；營養補充品；醫療用營養食品 ；酵素營養補充品；醫療用食療品；草本營養補充品；植物 萃取營養補充品；維生素營養補充品；農業用藥劑；環境衛 生用藥劑；敷藥用材料；動物用藥品」商品，向被上訴人申 請註冊，經被上訴人審查，於103年7月1日核准公告為註冊 第1651082號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人於103年9月 29日以其先使用之「TauRx」商標（下稱據以異議商標）主 張系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定， 對之提起異議。案經被上訴人審查，核認系爭商標並無商標 法第30條第1項第11、12款規定之適用，以105年11月30日中 台異字第1030712號商標異議審定書為「異議不成立」之處 分。參加人不服，提起訴願，經經濟部為「原處分關於系爭 註冊第1651082號『台睿生技及圖TaiRx』商標指定使用於『 人體用藥品；中藥；西藥；人體用藥品藥劑；醫療用生物製 劑；化學藥物製劑；臨床試驗用之製劑；生物試劑；醫療檢 驗用製劑』商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」之決定並確定 在案。被上訴人遂依前開訴願決定意旨重行審查，以106年8 月31日中台異字第G01060433號商標異議審定書為系爭商標 指定使用於「人體用藥品；中藥；西藥；人體用藥品藥劑； 醫療用生物製劑；化學藥物製劑；臨床試驗用之製劑；生物 試劑；醫療檢驗用製劑」部分商品之註冊應予撤銷之處分（ 下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經智慧財 產法院（下稱原審）依職權命參加人獨立參加本件被上訴人 之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。...

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)參加人設立 於101年，並以www.taurx.com註冊域名，且自96年起陸續在 英國、WIPO、馬來西亞、泰國、香港、印度、澳洲、瑞士、 古巴、愛爾蘭、冰島、日本、肯亞、南韓、北韓、新加坡、 土耳其、美國、越南等數十個國家／組織取得據以異議商標 指定使用於國際分類第5、9、10、16、35、42、44類之註冊 。參加人於97年在新加坡及英國進行阿茲海默症治療藥劑之 臨床試驗，獲得突破性成果後，引起媒體競相報導。參加人 並於105年7月在加拿大舉辦之「國際阿茲海默症大會」公布 曾於102年在臺灣進行「LMTX」藥品臨床第3期實驗，再度引 起蘋果日報、星島日報及BBC等國內外媒體報導。由台灣失 智症協會於102年4月主辦之「第28屆國際阿茲海默症大會」 會議資料，可見參加人為「銀級贊助者」，內文多處載有據 以異議商標之參加人全版廣告，並介紹阿茲海默症網站供相 關消費者獲取進一步資訊，及會場內設有據以異議商標之攤 位、立牌之照片。綜上，足認參加人於系爭商標申請日前， 已有使用據以異議商標於藥物研發服務之事實。(二)兩商標主 要識別部分，起首外文均為「Ta」，結尾外文均為「Rx」， 僅中間字母「i」及「u」有所不同，且字母「T」、「R」均 為大寫，其餘字母均為小寫，整體外觀予人寓目印象構成近 似，且近似程度不低。「Rx」為處方藥之縮寫且常見於藥品 外包裝，且兩商標在「Tai」、「Tau」部分之發音雖為不同 ，但起首字母均為「T」且均為1個音節，而「Rx」部分無法 連貫發音，讀音差異不大，兩商標之外觀、觀念及讀音均構 成近似，且屬高度近似。(三)系爭商標指定使用之「人體用藥 品；中藥；西藥；人體用藥品藥劑；醫療用生物製劑；化學 藥物製劑；臨床試驗用之製劑；生物試劑；醫療檢驗用製劑 」商品，係已開發完成之各類人體用藥、藥劑或藥品研發製 造、臨床試驗過程中所需要使用之試劑及製劑商品，而據以 異議商標實際先使用服務係提供人體所需藥品之研究與開發 服務，二者均係滿足相關消費者之人體醫療需求，因此等商 品與服務常源於相同商品或服務之提供者，且具有製造與銷 售上之前、後階段之產銷關係，依一般社會通念及相關市場 交易情況，堪認具相當密切關聯性，而構成同一或類似之商 品或服務。(四)上訴人與參加人同為生物科技、醫療試劑研發 領域之相關業者，以前揭據以異議商標在我國業經媒體多所 報導之客觀事實，且上訴人以與據以異議商標構成近似，復 指定使用於與據以異議商標相同或類似之服務，難謂無仿襲 之意圖，系爭商標之註冊自有違商標法第30條第1項第12款 規定等語，駁回上訴人在原審之訴。

六、本院按：... (二)次按，相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之 商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不 得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。從而，適用 本款之要件，包括：(一)相同或近似於他人先使用之商標。 (二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與他人間 具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在 。(四)未經他人同意申請註冊。(五)須基於仿襲之意圖而申 請註冊。 (三)我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標 權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之 申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標 權之保障。惟商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的 外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展 之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由 係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係 ，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其 他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者 ，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他 人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原 則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用 商標者救濟之權利，因之本款所稱「先使用」之商標，並不 限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，復不以 著名為必要。依原判決確定之事實，參加人自96年3月1日起 ，即以「TauRx」商標陸續於英國、馬來西亞、泰國、香港 、印度、澳洲、瑞士、古巴、愛爾蘭、冰島、日本、肯亞、 南韓、北韓、新加坡、土耳其、美國、越南等國註冊，並指 定使用於國際分類第5類（包括治療人類與動物疾病之醫藥 製劑等商品）、第9類（包括醫學診斷研究之電腦軟體等商 品）、第10類（包括醫療器具及儀器等商品）、第16類（包 括生物、醫藥相關之書籍、手冊等商品）、第35類（包括醫 藥製劑、器具及儀器之零售服務）、第42類（包括醫藥及生 物學等研究分析等服務）、第44類（包括醫療資訊及諮詢等 服務），足見參加人自96年3月起即有以「TauRx」作為商標 使用於上開商品及服務之主觀意圖。另依參加人於異議及訴 訟階段所提出之網路媒體報導及相關新聞、雜誌均有記載「 TauRx Therapeutics」或「TauRx」進行阿茲海默症治療藥 劑研發及臨床試驗之報導。而102年4月於我國舉行之「第28 屆國際阿茲海默症大會」手冊及參加人之廣告看板、文宣亦 均有「TauRx」、「TauRx Therapeutics」或「TRx圖」加上 「TauRx Therapeutics」之標示，用以行銷其所提供之阿茲 海默症治療藥物研究服務，故上開「TauRx」標示已足使相 關消費者認識上述服務之來源為參加人，原判決因此認定於 系爭商標102年11月29日申請註冊前，據以異議商標已有先 使用於藥物研發服務等情，於法尚無不合。另公司名稱雖為 營業主體之表示，而與識別商標或服務來源之商標有所不同 ，惟以公司名稱之特取部分作為商標使用，縱未經特殊設計 ，仍可能具有來源識別性，而本件參加人之公司名稱為「Ta uRx Therapeutics Ltd.」，上開證據資料既非標示參加人 之公司名稱全銜，且參加人確有以「TauRx」作為商標使用 之意圖，復於客觀上將之用以行銷其所提供之藥物研究服務 ，自難謂上開證據所為「TauRx」標示非商標使用。至上訴 人主張參加人98年間在美國註冊商標後，並未於美國使用該 商標乙節，核與參加人是否於我國或其他國家先使用據以異 議商標無涉。上訴意旨以：參加人所提出證據資料雖有標示 「TauRx」及「TauRx Therapeutics」，惟均未經特殊設計 ，故其所標示者均為參加人公司名稱，尚難謂為據以異議商 標之使用，且參加人於其向美國專利及商標局審理暨訴願委 員會就系爭商標為異議之案件中，自承並未使用據以異議商 標，參加人並無將據以異議商標作為商標先使用之事實云云 ，核係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不 當，並無可採。 (四)有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體 為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣 加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係 因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注 或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著 部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察 並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務 之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成。 又商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服 務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意 ，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間 有所關聯。經查，依上訴人所呈環球生技月刊報導之照片所 示，上訴人確係將外文「TaiRx」作為系爭商標之主要識別 部分加以使用，原判決復已論明：系爭商標係由藍、灰、黃 設色之設計圖、外文「TaiRx」，及藍色中文「台睿生技」 ，由左至右並列組成。其中外文「TaiRx」為墨色且字體較 中文字體大，置於藍、灰、黃設色之設計圖及藍色中文間， 顯得特別醒目，予人寓目印象深刻，為系爭商標主要識別部 分之一，而據以異議商標係由單純之英文大小寫字母「TauR x」所構成，兩商標均有相同起首「Ta」及結尾「Rx」，僅 中間字母「i」及「u」之些微差異，整體外觀予人寓目印象 相似，觀念及讀音亦構成近似，以具有普通知識經驗之消費 者，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，不易區 辨，自屬構成高度近似之商標等情，其認事用法並無違誤。 此外，「Rx」雖為醫療業界通用的處方標誌，如單獨使用， 並不具有識別性，惟兩商標外文部分分別係以「Tai」、「T au」組合「Rx」，自應予以整體觀察。上訴意旨以：系爭商 標中文「台睿生技」與外文「TaiRx」並無懸殊之大小差異 ，以我國市場及相關消費者亦以使用中文者居多，相關相費 者對於系爭商標第一眼之深刻印象應為中文「台睿生技」， 呼叫亦以中文「台睿生技」為主，據以異議商標之「Rx」為 藥品通用標章，其識別性極薄弱，難使消費者有深刻印象， 兩商標於外觀、觀念及讀音完全不同，大陸地區商標局亦認 定系爭商標與據以異議商標文字構成、呼叫、整體外觀具區 別明顯，不會於市場上造成誤認，原判決僅以「TaiRx」與 「TauRx」為主要識別部分，而認二商標屬構成近似之商標 ，且近似程度極高，與商標識別性之審查應就商標整體觀察 之原則有違云云，均無足採。 (五)商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提 供特定商品之銷售、裝置或修繕，或服務係在提供該特定商 品之產製或開發，或該商品主要係供特定服務業者滿足消費 者需求時所使用，依一般社會通念及市場交易情形，易使商 品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來 源者，則該服務與商品間即存在有類似之關係。關於系爭商 標指定使用之商品與據以異議商標先使用之服務是否類似乙 節，原判決已敘明：系爭商標指定使用之「人體用藥品；中 藥；西藥；人體用藥品藥劑；醫療用生物製劑；化學藥物製 劑；臨床試驗用之製劑；生物試劑；醫療檢驗用製劑」商品 ，係藥品研發製造、臨床試驗過程中所需要使用之試劑及製 劑商品，而據以異議商標實際先使用之藥物研發服務，係提 供人體所需藥品之研究與開發服務，二者均係滿足相關消費 者之人體醫療需求，因此等商品與服務常源於相同商品或服 務之提供者，依一般社會通念及市場交易情形，應構成同一 或類似之商品或服務等情，經核於法尚屬無違。又上訴人與 參加人均從事生技藥物之研發，縱其所研發之目標藥物有所 不同，惟依一般社會通念，仍同屬生技醫藥之研發機構，其 商品或服務均係用以滿足消費者治療疾病之需求，且其提供 商品或服務之對象及場所均為藥商及醫療院所，而有所重疊 ，其等商品或服務自屬同一或類似。上訴意旨以：上訴人雖 與參加人均為製藥相關之生技廠商，然目標客戶群及市場實 完全不同，所研發之藥物類型殊異甚大，上訴人之研發領域 著重於腫瘤科（包含標靶抗癌藥物、敗血症藥物）相關之醫 藥發展，而參加人研發有關阿茲海默症領域之藥品，則屬精 神科之範疇，兩者領域截然不同，實難相互跨足，系爭商標 所指定使用之商品及據以異議商標先使用之服務不具有同一 或類似關係云云，要屬無據。 (六)申請人是否因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知 　　悉先使用商標存在，並基於仿襲意圖而為不法搶註行為，應 　　斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據 （例如：先使用商標是否具獨創性及其行銷市場之事證）， 依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之 商標，而襲以註冊。依原判決確定之事實，參加人進行阿茲 海默症治療藥劑之研發及臨床試驗，業經國內外媒體於97年 至101年廣為報導，復曾於102年間在我國就編號「TRx-237- 015」之阿茲海默症治療藥物進行第3期臨床試驗計畫。另依 上訴人公司網站資料之記載，該公司雖以開發新一代癌症治 療用藥為目標，惟102年起同時引進更多產品線，除了癌症 治療新藥物外，亦將開發領域擴及其他重大疾病的藥物研究 ，而癌症、阿茲海默症等領域之藥品，均為全球各國生技藥 品發展之重點，益徵上訴人及參加人確為生技醫藥研發之同 業。另佐以據以異議商標之「TauRx」為「Tau」（即tau蛋 白）及「Rx」（即處方）之組合，係以隱含譬喻方式暗示參 加人進行研發之藥物具有治療阿茲海默症之功能，故具有相 當之識別性，系爭商標與據以異議商標之英文字母大小排列 設計相同，致外觀高度近似，且讀音亦近似，上訴人縱非直 接知悉據以異議商標之存在，依經驗法則亦足認上訴人於系 爭商標申請註冊前，即已間接知悉據以異議商標之存在，且 基於仿襲意圖而申請系爭商標之註冊。原判決復已敘明：上 訴人提出之系爭商標設計契約、報價單及發票，雖能證明上 訴人於100年9月23日簽訂契約委託他人進行「台睿TaiRx品 牌規劃設計」，並於101年5月2日完成匯款事實，縱上訴人 主張屬實，系爭商標設計完成日亦晚於據以異議商標使用日 ，仍無從為上訴人有利之判斷等語，經核亦無不合。上訴意 旨以：系爭商標係由公司特取名稱「台睿」音譯而來，且上 訴人並未將新加坡視為目標市場，業務範圍亦未涉足新加坡 ，故與參加人並非競爭同業，難認上訴人有知悉據以異議商 標之可能，主觀上亦無仿襲之意圖，原判決以上訴人與參加 人同為生技醫療試劑研發領域之相關之業者，在網路資訊之 廣泛使用與發達下，難謂上訴人不知據以異議商標之存在， 而為不利於上訴人之判斷，顯有不適用法規、適用法規不當 及判決不備理由等違誤云云，均難認有據。 (七)商標異議案之事實基準時，應為系爭商標核准註冊審定時， 而非異議審定時，亦非事實審法院言詞辯論終結時。查系爭 商標係於103年7月1日核准註冊，則系爭商標之註冊有無商 標法第30條第1項第12款之異議事由，其事實狀態之判斷基 準時點應為103年7月1日。抑有進者，兩商標是否實際發生 混淆誤認之情事，以及兩商標是否在市場併存，而均已為相 關消費者所認識等因素，核係判斷兩商標有無混淆誤認之虞 之參考因素，而與商標法第30條第1項第12款之適用無涉。 上訴意旨以：系爭商標註冊至今已近5年，從未發生有消費 者實際混淆誤認兩商標之情事，故應儘量尊重兩商標併存之 事實云云，亦非可採。」 最高行政法院第三庭 審判長法官　吳　明　鴻 法官　胡 方 新 法官　黃　淑　玲 法官　姜　素　娥 法官　林　欣　蓉

(著作權 電影 劇本 指控抄襲) 奇幻同學會(原告) v. 最難忘的同學會(被告)：被告指稱原告抄襲劇本，經法院判決未抄襲，於是原告對被告提起妨害名譽的民刑事訴訟。法院認定：電影是否抄襲屬可受公評事項，而被告是依其經歷的事實提出主觀意見評論，並未侵害原告的名譽權。

臺灣臺北地方法院107年度訴字第4130號判決(2019.1.10)　　　　　　 原　　　告　林O介　 被　　　告　薛O軒　 　　　　　　 　　主　文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 五、原告主張被告薛O軒向週刊記者所為系爭報導之陳述...侵害其名譽， 　　爰依侵權行為法律關係請求賠償及刊登道歉啟示。被告否認 　　有損害原告名譽權，並以前詞置辯。是本件爭點為：被告之 　　行為是否各別構成侵權行為？敘述如下： 　(一)被告薛O軒部分： 　1.按言論自由為人民之基本權利，有個人實現自我、促進民主 　　政治、實現多元意見等多重功能，維護言論自由即所以促進 　　民主多元社會之正常發展，與個人名譽之可能損失，兩相權 　　衡，顯然有較高之價值，國家應給予最大限度之保障。是行 　　為人以善意發表言論，對於可受公評之事而為適當之評論， 　　或行為人雖不能證明言論內容為真實，但所言為真實之舉證 　　責任應有相當程度之減輕（證明強度不必至於客觀之真實） 　　，且不得完全加諸於行為人。倘依行為人所提證據資料，可 　　認有相當理由確信其為真實，或對行為人乃出於明知不實故 　　意捏造或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽等不利之情 　　節未善盡舉證責任者，均不得謂行為人為未盡注意義務而有 　　過失。縱事後證明其言論內容與事實不符，亦不能令負侵權 　　行為之損害賠償責任，庶幾與「真實惡意」（actual malic 　　e）原則所揭櫫之旨趣無悖（最高法院93年度台上字第1979 　　號判決意旨參照）。 　2.系爭報導中內容，自其字面觀之，確實可能使被評論者即原 　　告感到不悅，惟被告薛O軒之行為是否妨害原告之名譽權， 　　判斷時不能單引片面語句、切割論斷，仍應綜觀被告薛少軒 　　於系爭報導內所陳述全部內容，做全面性之審視，並斟酌被 　　告於系爭報導所述言論之心態、當時客觀之情狀、是否基於 　　具體事實之陳述，亦或即便非真實，惟仍非真正惡意之陳述 　　，或對於具體事實或無具體事實之抽象的合理的評論，綜合 　　判斷之。是此部分須審究者厥為系爭報導中內容是否逾越憲 　　法所保障之言論自由範疇，即被告薛少軒是否基於誹謗故意 　　而對於非可受公評之事發表意見、評論。而「奇幻同學會」 　　電影係經公開上映之影視作品，其觀眾族群為社會一般大眾 　　，其拍攝所依據之劇本究係合法原創抑或係違反著作權之抄 　　襲之作，影響廣大消費者之權益，當屬與公眾利益有關之事 　　務，本即應預期或承受外界更多的關注或意見評論，核屬可 　　受公評之事項，先予敘明。 　3.原告自承：被告薛O軒主動請求伊當監製，伊為提攜被告薛 　　O軒當導演，因而改造被告薛O軒之故事，加入愛情主線牽 　　引情節進展，指導被告薛O軒重新佈局新故事，更改故事名 　　稱，指導被告薛少軒打寫「分場大綱」，一邊指導、修改、 　　幫忙重寫，最後完成系爭劇本初稿，以系爭劇本申請電影輔 　　導金時，均掛名為導演及編劇，系爭劇本落選後，伊約被告 　　薛O軒談劇本新方向時，遭被告薛O軒推托，伊只好另尋編 　　劇改作系爭劇本，在新劇本上將被告薛O軒列為聯合編劇導 　　演，復將新劇本初稿傳給被告薛O軒尋求意見等情（見本院 　　卷第17、19頁）無誤，則被告薛O軒就上開與意見表達一併 　　陳述之事實，已堪認為有相當理由確信其為真實，且依原告 　　提出之證據方法，亦無從證明「該事實確屬虛妄，被告薛少 　　軒故意捏造」、「被告薛少軒出於明知其為不實或因重大過 　　失、輕率、疏忽而不知其真偽」等有「真實惡意」之情節， 　　自不影響其評論之阻卻違法性。又觀諸系爭報導全文，除引 　　述被告薛O軒口述內容外，尚有引據被告薛O軒與原告間就 　　系爭劇本之合作、糾葛及前述兩劇本之簡略對照，堪認被告 　　薛O軒於系爭報導中所述內容，係以上開資料為其憑據，難 　　謂所據非真實，自非無的放矢、恣意指摘，堪信被告薛O軒 　　主觀上有相當理由確信散布內容為真實。準此，系爭報導中 　　之文字，當非被告薛O軒主觀上以詆毀或減損原告之人格、 　　信用為其唯一目的或重點所在而指摘以供撰擬、公開，即難 　　認被告薛O軒具毀損原告名譽之真正惡意，既被告薛O軒主 　　觀上欠缺毀損他人名譽之故意，加以被告薛O軒因有前揭遭 　　遇而訴求週刊報導以抒發其主觀上表達之感想及意見，是縱 　　令其之發言內容所述「抄襲」、「剽竊」等用語使原告感到 　　不快，惟其係依其所經歷之具體事實，以其個人認知、價值 　　判斷，提出主觀且與事實有關連之意見或評論，誠屬「意見 　　表達」之範疇，尚非「事實陳述」，而其個人感知如何，自 　　無所謂真實與否可言，不能令其負侵權行為責任。」

(專利 新型專利 修正) 「插座電連接器」新型專利申請案：智慧財產局核准審定，不得再申請修正說明書、申請專利範圍或圖式。

最高行政法院 108 年判字第 276 號行政判決(2019.06.06)

「五、本院按： (一)行政程序法第3條第1項規定：「行政機關為行政行為時，除 法律另有規定外，應依本法規定為之。……」是行政程序法 就相關行政程序事項雖設有規定，於其他法律有特別之規定 時，依特別法優於普通法原則，自應從其規定。專利法第10 9條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申 請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖 式。」第120條準用第43條第3項規定：「專利專責機關依第 46條第2項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。 ……」第120條準用第46條第2項規定：「專利專責機關為前 項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不 予專利之審定。」又專利法第109條於100年12月21日修正刪 除申請人申請修正應於申請日起2個月內提出之限制，其立 法理由為「修正之目的係為使說明書、申請專利範圍及圖式 內容更為完整，而有助於『審查』。原條文限制申請人申請 修正應於申請日起2個月內為之並無必要，爰予刪除。」此 係因新型專利僅就形式要件予以審查，為使申請人提出更完 整之說明書、申請專利範圍或圖式以利審查程序之進行，故 而新型專利申請修正之期限不應限於申請日起2個月內為之 ，惟仍應於審定前為之，如經專利專責機關發給審查意見通 知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專 利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專 利法之規定。此外，專利法第47條第1項規定：「申請專利 之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申 請專利範圍及圖式公告之。」專利專責機關對申請人依據專 利法規定提出專利申請所作成之准駁處分為羈束處分，並無 裁量之餘地，如欲添加附款必須符合行政程序法第93條第1 項後段規定。另依專利法第52條第1、2及4項規定：「（第1 項）申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送 達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告； 屆期未繳費者，不予公告。（第2項）申請專利之發明，自 公告之日起給予發明專利權，並發證書。……（第4項）申 請人非因故意，未於第1項或前條第4項所定期限繳費者，得 於繳費期限屆滿後6個月內，繳納證書費及2倍之第1年專利 年費後，由專利專責機關公告之。」依同法第120條規定， 上開規定於新型專利準用之。是專利申請經核准審定後，未 公告前，尚未發生給予專利權之效力，須經申請人於一定期 限內繳納證書費及第1年專利年費後，專利專責機關始予以 公告，並發生給予專利權之效力，此係直接基於法律規定， 就核准專利權之行政處分，其規制內容所欲發生之法律效果 ，即內部效力予以限制，而非於行政處分附加附款，況專利 法已就新型專利之修正程序為特別規定，業如前述，則不問 核准專利權之行政處分內部效力是否發生，新型專利申請人 之修正申請均應於審定前為之，始符合前揭專利法規定之立 法目的。依原判決確定之事實，被上訴人係於105年12月2日 以核准處分為准予專利之審定，核准處分並已於同年月5日 送達上訴人，上訴人遲至106年1月26日始申請修正系爭專利 說明書及圖式，依上開規定及說明，於法已有未合，原判決 復已論明：被上訴人為新型專利之核准處分後，其審查程序 即告終結，上訴人不得再依專利法第109條申請修正說明書 、申請專利範圍或圖式，是上訴人申請修正系爭專利違反專 利法第109條規定。又系爭專利核准處分並非附停止條件之 行政處分，上訴人主張系爭專利核准處分尚未生效，故其仍 得申請修正，並無可採等情，其適用法規並無違誤，亦無判 決不備理由之情事。上訴意旨主張：原判決有違反行政程序 法第93條及專利法第109條、第120條準用第52條規定，且判 決不備理由之違背法令云云，並不足採。 (二)行政程序法第117條規定：「違法行政處分於法定救濟期間 經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級 機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷︰一 、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無第119條所列信 賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴 利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」因此，行政處分之 撤銷係以行政處分之違法為前提，且違法行政處分是否職權 予以撤銷，原則上係由行政機關依個案情形以裁量決定之。 依原判決確定之事實，原證5、6分別為第101100273號發明 專利申請案、第102306072號設計專利申請案之申請資料， 上開申請案均於核准專利後，經被上訴人撤銷核准處分，始 就專利申請人申請修正圖式重為審查，是被上訴人係認原證 5、6核准專利之行政處分有違法情事始予以撤銷，並於撤銷 核准處分，而回復審查程序時，始就修正申請予以受理。惟 系爭專利為新型專利，其審查對象限於形式要件，而不包括 實體要件，如無專利法第112條規定之不予專利情形，依同 法第113條規定，被上訴人即應核准專利，而與原證5、6之 發明專利及設計專利係採實體審查有所不同，況上訴人始終 均未說明系爭專利有何違法而應予撤銷之情事，自無從援引 原證5、6之情形，而主張被上訴人應撤銷系爭專利之核准處 分，並受理系爭專利之修正申請。至原證3係商標申請案， 縱其係經核准註冊後，復經被上訴人撤銷核准處分，並受理 申請人減縮服務項目之申請，然商標申請案亦係採實體審查 ，如認核准處分為違法，被上訴人自得依職權撤銷，而與系 爭專利是否有違法事由而應撤銷，並不相同，上訴人亦不得 據以主張被上訴人應撤銷系爭專利之核准處分，並受理系爭 專利之修正申請。原判決復已說明：原證5、6業經被上訴人 撤銷核准處分，惟系爭專利核准處分尚未經撤銷，是上訴人 申請修正系爭專利與專利法第109條規定未合，自不得比附 援引作為系爭專利准予申請修正之依據，亦不得比附援引商 標之相關案例，認上訴人仍得於專利核准處分後申請修正等 情，依上開說明，並無不合。上訴意旨主張：被上訴人於原 證3係撤銷核准處分後，始通知申請人減縮服務項目，由此 可證審查並不以核准審定或處分為終結，且原證5、6專利申 請案均係撤銷專利核准處分後受理修正，本件則係不受理修 正申請，顯有違反平等原則，亦有違反行政程序法第4條、 第6條、第7條規定之違背法令云云，亦非可採。 (三)本件修正申請違反專利法第109條規定，而不應准許，已如 前述，核與系爭專利公告後得否申請更正無涉，是上訴人另 主張修正與更正係不同程序，且要件不同，核准率亦不同， 並不因系爭專利公告後仍可申請更正，而不受理修正申請， 原判決違反行政程序法第7條規定之比例原則云云，要屬無 據。又本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項之規定， 應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎。查上訴人於 原審並未依專利法施行細則第21條第3、5項、第35條規定主 張，專利專責機關於核准審定或處分後，仍得依職權訂正說 明書、申請專利範圍或圖式之明顯錯誤、修正摘要、指定或 刪除代表圖等情，原判決自無從據以調查事實並加以論駁， 則上訴人於上訴中始據以主張原判決未審酌上開規定，而有 適用專利法第109條規定不當，且判決不備理由之違背法令 云云，核係於法律審提出新攻擊防禦方法，本院無從予以斟 酌。 (四)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回 。」 最高行政法院第三庭 審判長法官　吳　明　鴻 法官　程 怡 怡 法官　黃　淑　玲 法官　姜　素　娥 法官　林　欣　蓉

(著作權 集管團體) 台灣音樂著作權協會有虛增歌曲、帳務不清等「不能有效執行集管業務」之行為，智慧財產局予以廢止許可，並無違誤。

智慧財產法院 107 年行著訴字第 2 號行政判決(2019.05.29)

原　　　告　社團法人台灣音樂著作權協會 被　　　告　經濟部智慧財產局

「一、本件審理範圍及爭點
(一)本件是被告依集管條例第43條第3 款規定，以原處分廢止對 原告的集管團體許可，因而產生的爭訟。因此，本件的審理 範圍及爭點就是究竟本件原告是否有集管條例第43條第3 款 所定「不能有效執行集管業務」的情事。 (二)集管條例第43條第3 款規定：集管團體不能有效執行集管業 務的，著作權專責機關應廢止其許可。法律條文既然規定是 「應廢止其許可」，這表示著作權專責機關在集管團體不能 有效執行集管業務時，就應該廢止其許可。此時的廢止許可 處分在學理上稱為羈束處分，也就是行政機關在此並不享有 裁量權，依法就必須做成此項處分。這是因為集管團體的設 立目的就是在執行集管業務，如果集管團體已經不能有效執 行集管業務，那就失去了其設立目的，就沒有繼續存在的必 要與價值，自然就應該廢止其設立許可，而沒有必要再授予 著作權專責機關裁量空間及權限。所以原告主張原處分違反 比例原則應採取較輕微手段，但只要原告確有不能有效執行 集管業務情形，是依法沒有裁量空間選擇的，這一點應該先 予釐清說明。 (三)但什麼是「不能有效執行集管業務」？這就牽涉到不確定法 律概念，而必須為合目的性的解釋。而所謂的集管業務，根 據集管條例第3 條第1 款規定是指：「為多數著作財產權人 管理著作財產權，訂定統一之使用報酬率及使用報酬分配方 法，據以收取及分配使用報酬，並以管理人之名義與利用人 訂定授權契約之業務。」因此，集管業務的核心在於為多數 著作權人「收取及分配使用報酬」，其使用報酬的收取及分 配就必須要健全合規、有跡可循而可供第三方稽核。此外， 為有效公平收取及分配著作使用報酬，集管團體也應該對於 管理的著作財產權清楚明瞭並確保其實際存在，以供與利用 人訂定授權契約，提供利用人使用。倘有管理的著作財產權 數量不實、所經管的財務缺失難以稽核，且情況嚴重的，都 應該認為已經不能有效執行集管業務。 (四)原處分認定原告已不能有效執行集管業務，其所憑理由主要 有二：一是認為原告有不實虛增管理歌曲情事，情節嚴重； 另一是經財務查核，認為有嚴重缺失，未能改正。原告則對 於這些理由均有爭執。以下我們就說明對於兩造爭執的判斷 結果及理由，最後則綜合判斷說明原告是否已有不能有效執 行集管業務的情事。

二、原告確有不實虛增管理歌曲的情事 (一)原處分認定原告所管理的歌曲中有高達29,600首應屬不實虛 增，扣除後原告管理的歌曲僅剩6000餘首，市場規模極小， 難以建立概括授權的市場機制，無法執行集管業務（原處分 第三頁第四點參照，本院卷一第77頁）。原告則爭執其絕無 不實虛增管理歌曲，並主張被告未依職權調查證據，且未注 意對原告有利事項，違反行政程序法第36條規定。 (二)著作權專責機關可以隨時檢查集管團體的業務及財務狀況， 集管條例第41條第1 項有明文規定。被告據此對於原告進行 105 年度業務及財務查核，並於106 年2 月17日以智著字第 10616001390 號函就該次查核案，通知原告指出：「查五母 科技有限公司、○○○等20會員，計29,600首（約占總曲目 80％以上）為『北京公司』專屬授權之大陸歌曲，惟查核時 發現該等歌曲歌詞內容與其歌名無關連之比例極高，且查無 相關發行紀錄，歌曲之真實性不無疑義」，並已表明「為釐 清上開疑義，請貴會提供所有大陸歌曲授權歌曲之著作內容 （歌詞檔及音檔）到局」（原證10第2-3 頁參照，本院卷一 第144-145 頁）。 (三)面對被告對於原告管理歌曲真實性的質疑，最好的澄清方式 當然就是按照被告要求提供各該歌曲內容供查核，集管條例 第41條第2 、3 項也分別明文規定：著作權專責機關為查核 集管團體，可以命令集管團體提出有關資料，並於收受後一 個月查閱發還；對於著作權專責機關所為之查核、檢查或命 令，集管團體不得規避、妨礙或拒絕。然而，原告對此卻是 於106 年3 月17日回函表示：「相關著作由○○○先生交付 本會之歌詞及歌曲電子檔案，因該電子檔案所有權係○○○ 先生所有，並非本會所有，據○○○先生說明：僅同意本會 人員陪同貴局至本會查詢相關內容，但不同意本會將電子檔 案交付貴局。」（原證11說明欄貳、三、(五)項下參照，本院 卷一第154 頁）從這樣的回函內容，對照前述的法律規定， 原告顯然是藉口○○○不同意來拒絕被告的查核命令（依法 被告可以命令原告提出有關資料，並在收受後一個月內查閱 發還，而不是被告必須配合原告要求到原告處所查詢相關內 容）。又原告所憑○○○不同意的藉口，根本也不成立。這 是因為著作權集管業務本來就是在為會員管理著作權，將管 理的著作權內容根據被告的命令，交給被告查核，解釋上本 應是符合契約目的的管理作為，在法律上應該沒有必要還要 通知會員並得到會員同意。就算從情理上來講，只要這些歌 曲的真實性沒有問題，○○○又為何會不同意原告提供被告 查核？或者說，又有什麼正當原因，○○○會反於原先授權 管理的契約目的，反對原告提供這些歌曲給被告查核？因此 ，原告當時拒絕配合提供查核，甚至直到原處分作成之前， 始終沒有配合該項查核命令，恰恰證實了這些歌曲的真實性 疑義。 (四)原告在上述回函中同時也表明：「因貴局本次查核，本會始 發現就已上架管理之部分著作確實有歌詞或歌曲資料缺漏或 有部分著作未即時下架之作業疏失。故本會已特別針對相關 著作著手重新逐一檢視，並就歌詞或歌曲資料缺漏之部分要 求會員補正，於該部分著作詞曲資料尚未補正前，本會將先 強制暫時下架（預定於三月底前完成下架作業），直至確實 補正後再重新上架。」（原證11說明欄貳、三、(六)項下參照 ，本院卷一第154 頁）為此，被告又於106 年4 月5 日發函 追問到底原告重新檢視下架的結果如何？（原證12說明欄三 、(三)、2.項下參照，本院卷一第162 頁）原告就此即於 106 年4 月24日回函說明歌詞或歌曲資料有缺漏部分約達15,060 首之多，已暫時自網路下架（原證13說明欄肆、二項下說明 參照，本院卷一第167 頁）。如果這些歌曲的真實性沒有問 題，其實原告並沒有必要直接下架處理，畢竟將管理的歌曲 下架，同時影響了權利人的使用報酬與利用人的利用範圍。 如果不是真實性有問題，原告任意下架這些管理歌曲，也同 樣有管理能力欠缺、不能有效執行集管業務的問題。更重要 的是，這些原告自己承認下架處理的歌曲，就有15,060首之 多。以被告原先所指出29,600首占原告總管理曲目80％（原 告對此並無爭執）來推算，等於真實性有問題的歌曲至少也 占了原告總管理曲目的40％之多。由此已可認為原告不實虛 增管理歌曲，且情況嚴重。 (五)原告在本件訴訟中，將被告追問原告重新檢視下架結果如何 的前述函文，自行解釋為被告已認同原告暫先下架的改正方 式（原告行政訴訟言詞辯論意旨狀第14頁第12-13 行，本院 卷二第538 頁），這純粹是一廂情願的想法，根本無法從該 函文內容中得到這樣的結論。此外，證人○○○於公證人趙 原孫面前所作成陳述書狀（依行政訴訟法第176 條準用民事 訴訟法第305 條規定進行）的證詞雖然指出：北京公司授權 的歌曲都是由他洽談取得，被告是以莫須有的名義廢止協會 等情（原告行政訴訟補充理由五狀附件參照，本院卷二第13 5-136 頁），但如果這些北京公司授權的歌曲真實存在，○ ○○在被告當初發出查核命令要求原告提供這些歌曲供查核 時，就不應該有不同意的情形，甚至遲至被告作成原處分前 ，也都沒辦法讓原告提供被告查核。○○○的上述證詞也沒 有說明到底當時為何會不同意原告將這些歌曲提供被告查核 。凡此，都應該認為○○○的證詞雖然有利於於原告，但其 可信度有值得懷疑之處，我們並無法採信他的證詞。 (六)為了讓當事人能夠盡力攻防，以發現真實，受命法官也在準 備程序中指示原告將這些北京公司提供由原告管理的歌曲存 入行動硬碟，由被告以有效方式再次進行查核（107 年10月 29日受命法官庭諭事項第二項，本院卷一第491 頁）。經此 調查結果，被告仍表明：經查核其中200 首歌曲，逐一檢視 聆聽，發現有部分歌曲同一首歌有兩個以上不同音檔，其作 詞作曲人不同，且多數歌曲仍有曲風或意境不符的問題，經 與先前曾於105 年11月16日實地查核紀錄比對，也有多首歌 曲前後內容根本完全不同。被告並製表一一列舉出這些不同 之處（被告行政訴訟補充答辯二狀第4-7 頁，本院卷二第22 -25 頁）。原告對此的回應雖質疑被告自承先前查核時沒有 留存著作內容檔案，如何能夠進行前後查核的內容比對？（ 原告行政訴訟補充理由四狀第4 頁，本院卷二第118 頁）然 而，經檢視我們向被告調取的本件行政檔案卷宗，其中確實 有於105 年11月16日實地查核時的電腦呈現歌詞檔（被告00 000000/001第155 宗TMCS業務暨財務查核案卷宗標頁第62-6 9 頁；此項證據被告也在第一次提出答辯狀時，就附隨以被 證10提出，本院卷一第339-346 頁），並非憑空而生。由此 顯見，在被告作成原處分前，這些歌曲的真實存在性，確實 充滿疑問。經此調查還是沒有辦法為有利於原告的認定。 (七)據上，原告確有不實虛增管理歌曲情事，且其比例至少已達 其管理總曲目的40％。

三、原告確有財務缺失嚴重，未能改正 (一)原告從103 年開始至原處分作成的106 年，年年經財務查核 ，都有缺失事項須要改正，其中103 年應改進事項有6 項， 104 年應改進事項有5 項、105 年應改進事項高達14項、10 6 年應改進事項更一舉達到23項。以上均有被告所發送的函 文與所檢附的財務事項查核表可憑（訴願卷第202-244 頁） 。其中在106 年部分，除了應改進事項外，被告並指出：(1) 涉嫌規避查核及委託代辦商代辦集管業務、(2)疑涉挪用或掏 空會員分配款、(3)分配恐涉人為操控等缺失（被告106 年8 月25日智著字第10616006500 號函，訴願卷第234-236 頁） 。以上(1)～(3)部分內容並引為原處分所指原告有財務嚴重缺 失，未能改正的理由。原處分所指原告有財務嚴重缺失的第 4 點則為「帳務處理違反一般會計原則」，多已出現於上述 被告函文所指的106 年財務應改進事項中（訴願卷第237-24 4 頁）。 (二)原告對於原處分所指上述(1)部分，雖多有爭執，但其中原處 分所指：「從104 年存證信函檔案中，仍發現貴會的存證信 函寄發需求單，係由各地機台主詳列各店家名單與是否申辦 公演授權，且每頁均有機台主之簽章及日期，而貴會實際上 係依據機台主所填寫之存證信函寄發需求單，發出存證信函 」、「貴會105 年度由各地機台主大量申辦電腦伴唱機授權 之總台數約高達8,772 台，顯示授權業務係以機台主大量申 辦授權為大宗，……○○○105 年度可申辦台數為3,800 台 ，且每台授權費僅912 元，差價達1,188 元，其授權價格遠 低於自行申辦授權店家之每台2,100 元」（原處分第4 、 5 頁，本院卷一第78-79 頁），原告並沒有爭執其真實性，僅 主張是「提供大量申辦的優惠方案」、「實際上均有相關業 界人員代替伴唱機業者向集管團體申請公播證，且因此有金 錢往來，甚至以其他集管團體為例，有直接給付服務費之情 ，卻未受被告處分」（行政訴訟言詞辯論意旨狀第29頁，本 院卷二第553 頁）。然而： 1.存證信函的寄發是採取法律訴訟的前置作業，而法律訴訟是 集管團體執行集管業務的重要核心權利（集管條例第39條參 照），存證信函的寄發通常也會對於相對人產生心理制約的 效果，從而影響市場運作。因此，存證信函的寄發應由集管 團體依其實際對於利用人的查核結果判斷是否發出，而不應 依第三人的需求發送存證信函。由機台主填寫存證信函寄發 需求單，發出存證信函，應認為並不是合於集管條例立法目 的的集管業務執行方式，而有委託他人代辦集管業務的情事 。 2.如果只是因為大量申辦而有優惠方案，這本是市場機制，無 須被告加以干涉並要求改正，但不是利用人自己有大量授權 需求，而是由第三人居於集管團體與利用人之間，由第三人 集客招攬利用人向原告辦理授權，第三人並從中牟利，這已 經超過大量申辦而有優惠的範圍，而等同將部分集管業務批 發由第三人辦理，再由第三人進行授權零售（縱使最終授權 仍由原告自行辦理）。這樣的集管業務經營模式，已經超越 集管條例原先的設定，造成對於集管團體特許機制的破壞， 進而侵蝕授權獲利，影響集管效能，顯然已經違反集管條例 的立法目的。其他集管團體如有相同情形，自仍然應該命其 改正，於其情況嚴重，以致不能有效執行集管業務時，也應 該廢止其集管團體的許可。但原告並不能主張不法的平等， 也就是如有其他集管團體尚未因此遭廢止許可時，原告不能 要求比照辦理；同時，縱使其他集管團體有委託他人代辦集 管業務之情形，如其嚴重程度及改正情形不同時，也無從要 求為相同的處理。 3.原告自103 年開始，幾乎每年遭財務查核的缺失中，都有涉 及違法委託第三人執行集管業務（103 年部分，涉及委託松 喜企業有限公司；104 年部分，涉及委託欣視聽有限公司、 ○○○、群哥實業社等人；105 年部分；涉及委託○○○、 東泉多媒體、○○○等人；106 年部分涉及委託龍豪、○○ ○、○○○等人，分別可見訴願卷第202 、212 、218 、23 4 頁）可見已經連年均有此缺失而未能改正。另外，由前述 原處分認定原告沒有爭執真實性的事實：原告於105 年度由 各地機台主大量申辦電腦伴唱機授權之總台數約高達 8,772 台，○○○105 年度可申辦台數為3,800 台，且每台授權費 僅912 元，差價達1,188 元，則可見其委託他人執行集管業 務的業務量龐大，情形確實十分嚴重。 (三)原告對於原處分所指上述(2)部分，也多有爭執，其中有關將 104 年遊覽車授權金收入中之500 萬元匯給「瑀揚公司」； 280 萬元款項經多次轉匯後，轉至前董事長○○○帳戶，復 以105 年遊覽車收入沖銷前一年度（104 年）任意匯出的款 項，而沒有補足或追回作為；以及於105 年9 月將600 萬元 匯入○○○帳戶，註記為「社團法人中華音樂著作權協會年 度款」的部分，原告分別聲明證人○○○、○○○加以說明 ，兩人也都依法於公證人趙原孫面前作成陳述書狀（依行政 訴訟法第176 條準用民事訴訟法第305 條規定進行）。其中 雖然○○○的證詞指出：原告於104 年間匯給瑀揚公司500 萬元、於105 年匯給○○○600 萬元，都是在遊覽車民間版 三合一授權的模式下（由○○○受原告請託，分配遊覽車授 權收入）進行，遊覽車授權收入並非全部都屬於原告（原告 行政訴訟補充理由五狀附件，本院卷二第131-133 頁）；○ ○○的證詞指出：104 年5 月時，原告辦理遊覽車三合一授 權收款未如預期，而專戶裡的款項還要保留下半年度專案薪 資及要分配給MCAT的款項，故暫無法從專戶匯款給○○○與 MUST協商事宜；當時就由○○○墊付280 萬元給○○○，在 6 月份等協會收到後續款項後，再由協會將280 萬元匯還（ 原告10702-1 行政訴訟陳報狀附件，本院卷一第571 頁）。 然而： 1.依照○○○的證詞說明，原告之所以委託○○○分配遊覽車 授權收入，是因為MUST只願與○○○談，不願與原告談，加 上原告對於遊覽車業及民間版三合一授權較不熟悉（本院卷 二第132 頁第10-11 行），但授權既然是集管團體的核心業 務，原告卻因為不熟悉而須假手他人，這表示原告在此部分 也確有執行集管業務能力不足的問題。而且就是因為如此， 以致於原告對於○○○的指示都無從查核其必要性，就必須 依指示出款，甚至於在104 年5 月時，在明明授權收款不如 預期的情況下，還須要周轉借貸，才能夠處理相關事宜（○ ○○的上述證詞參照）。 2.集管團體的授權收入都是為會員而管理，並因此依集管條例 可以收取管理費用，從而集管團體執行集管業務，應以善良 管理人之注意履行其職責（集管條例第36條參照）。即使按 照遊覽車民間版三合一授權、收取及分配報酬方式，在執行 上也應該依照一般可以進行財務稽核的方式進行，而不應該 任意為之。也因此，既然是委託○○○進行遊覽車授權收入 ，就不應該在104 年卻將款項匯給瑀揚公司，也不應該在需 要借款周轉的情形下，卻直接以墊付方式進行，以致事後無 法確定是否為借款歸還。畢竟集管團體的財務運作及監管， 都應該有會計憑證可為依據，才能有效地運作進行，而不能 事事最後都要證人作證才能辨其真偽。 3.有關280 萬元由○○○墊付部分，除了有前面所說的問題外 ，也顯示出原告對於現金流量的控管能力不足，且必須透過 私人借貸墊付的方式解決現金流量不足的問題，同時也凸顯 其對於集管業務執行上存有不確定風險。畢竟私人借貸墊付 並不是正常金融管道，有極高的屬人性風險，未必都能成功 借貸。一旦未能成功借貸，將發生集管業務無從維繫的嚴重 後果。 4.據上，即使此部分原告主張為真，仍可認為原告確有財務缺 失。

(三)至於原處分所指原告對於授權收入分配涉及人為操控、帳務 處理違反一般會計原則，雖然原告也加以否認爭執，並認為 非屬重大缺失，但依照本判決前面的說明，原告既有不實虛 增管理歌曲的情事，其涉及人為操控分配收入也可以認定（ 因為收入分配本應依管理歌曲受利用的狀況而來，管理的歌 曲不實，必然導致分配收入不實，另原告所提原證32之使用 清單，僅為清單列表，並無製作人署名，也無從認定確有利 用各該著作之情形【本院卷二第155-212 頁】），且原處分 所認定自北京公司所取得歌曲專屬授權的會員中（北京公司 專屬授權歌曲無從核實，已經本判決認定如前），五母公司 及數碼方舟於105 年的分配金額已占原告105 年總收入的 44.68 ％，也足以認為情節嚴重。另外，在帳務處理違反一 般會計原則的部分，由於連年都有財務應改進事項（本判決 理由參、三、(一)參照），加上前述其他財務缺失，也應該認 為財務缺失已經達到嚴重的程度。 四、至於原告援引被告處理MCAT的案例，認為原處分違反平等原 則，我們審視原告所提出來被告在對MCAT為廢止許可處分前 的相關紀錄或函文（原證5 、6 ），都沒有像原告虛增不實 歌曲且達相當比例的情形。畢竟集管團體的業務核心就在能 夠提供達到市場規模數量的會員著作以供利用，MCAT與原告 在此部分的關鍵差異，以致被告有所區別處理，並不能認為 是不正當的差別待遇，一併在此敘明。 五、根據以上說明及判斷的結果，本件原告確有集管條例第43條 第3 款所定不能有效執行集管業務的情形，原處分廢止對於 原告的許可，理由雖然不完全相同，但結果都一樣，訴願決 定予以維持，也都沒有錯誤，原告請求撤銷訴願決定及原處 分，並沒有理由，應該予以駁回。本件事證已經十分明確， 兩造其餘攻擊防禦方法，經我們審核後，認為對於判決結果 都沒有影響，所以不再一一加以論述說明，一併在此敘明。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　蔡惠如 　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　黃珮茹 　　　　　　　　　　　　　　 　法　官　蔡志宏