智慧財產法院104年度民商上字第18號民事判決(2016.5.12)
上訴人
訴訟代理人 林佳瑩律師
「(三)被上訴人不得使用系爭商標為其營業主體之特取部分：
按事業不得以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交
易相對人與自己交易之行為，致有限制競爭或妨礙公平競爭
之虞者。事業不得以低價利誘或其他不正當方法，阻礙競爭
者參與或從事競爭之行為，致有限制競爭之虞者。除本法另
有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或
顯失公平之行為。修正前公平交易法第19條第3 款、第24條
與現行公平交易法第20條第3 款、第25條分別定有明文。上
訴人主張被上訴人明知系爭商標為上訴人所有，竟於100 年
7 月自謙慧公公司離職後，立即搬至同址6 樓，並以「五姊
妹翻譯社」從事翻譯服務，被上訴人之行為係為混淆相關消
費者與搶奪上訴人之客戶，致減少上訴人之交易機會，為違
反修正前公平交易法第19條第3 款、第24條之行為，並依同
法第30條之規定，請求被上訴人不得使用相同或近似系爭商
標之文字作為其經營主體名稱之特取部分，並應向臺北市商
業處辦理變更登記等語。經查：
1.應適用公平交易法第25條規定：
公平交易法於104 年2 月4 日修正公布，修正前第19條第3
款規定，修正後移列為第30條第3 款規定。其修正立法理由
係參考德國限制競爭防止法第20條禁止不公平阻礙競爭之規
範意旨，就具有相當市場地位之事業從事不當低價競爭或其
他阻礙競爭之行為，雖未構成掠奪性訂價，然對市場造成限
制競爭效果者，予以明文規定，以維市場競爭秩序。而修正
前第24條規定於修正後移列為第25條，僅條次變更，內容並
未修正。查上訴人主張被上訴人所為違反公平交易法，起訴
請求排除侵害，係自判決確定後，向後發生效力，應以其提
出請求當時之法律規範所許可者為限。依現行公平交易法第
20條第3 款規定及其立法意旨，該條規定係限制競爭行為之
規範，並非不公平競爭行為之規範，上訴人援引修正前第19
條第3 款規定，主張就被上訴人不公平競爭之行為行使排除
侵害請求權，容有未合。至於修正前第24條規定，雖於修正
後僅條次變更，然內容並未修正，本院仍得審酌被上訴人之
行為，是否符合該規定之構成要件。
2.被上訴人有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為：
公平交易法第25條本條為不正競爭或不公平競爭行為之概括
規定，應符合補充原則。判斷行為是否構成不正競爭？可從
行為人與交易相對人之交易行為，暨市場上之效能競爭是否
受到侵害加以判斷（參照最高法院101 年度台上字第993 條
民事判決）。申言之，所謂欺罔者，係指事業以欺騙或隱瞞
重要事實等引人錯誤之方法，致使交易相對人與其交易或使
競爭者喪失交易機會。所謂顯失公平，係指以顯失公平之方
法從事競爭或商業交易者。其中榨取他人努力成果之判斷。
是法院應考量如後因素：(1)遭攀附或高度抄襲之標的，應係
該事業已投入相當程度之努力，其於市場上擁有一定之經濟
利益，而已被系爭行為所榨取；(2)其攀附或抄襲之結果，應
有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係
企業之效果等。其常見行為態樣有攀附他人商譽、高度抄襲
或利用他人努力，推展自己商品或服務之行為（參照公平交
易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則）。經查：
(1)被上訴人攀附上訴人之努力：
上訴人自92年起即開始使用「五姊妹」經營翻譯業務，已投
入相當程度之努力，其於市場上擁有一定之經濟利益。被上
訴人前為上訴人或謙慧公司之員工，明知「五姊妹」為上訴
人所有，竟先於98年9 月8 日辦理五姊妹翻譯社之商業登記
，嗣於100 年7 月離職後旋即在上訴人或謙慧公司同址樓上
，經營五姊妹翻譯社，並成立多筆「五姊妹」網站，高度抄
襲近似於上訴人之網域名稱與網頁，自會造成相關消費者之
混淆誤認兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業，不僅對
於上訴人造成不公平競爭外，亦影響相關消費者之權利。就
翻譯市場效能競爭而言，被上訴人從事競爭或商業交易行為
，提供不實資訊或有榨取上訴人努力成果之手段，致妨礙公
平競爭，或使交易相對人不能為正確之交易決定，屬欺罔或
顯失公平之類型。準此，被上訴人積極攀附上訴人商標之努
力成果，從事交易之行為，依整體交易秩序之考量，有妨害
市場之效能競爭或影響交易秩序者，可認為不正競爭。故被
上訴人所為，成立足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行
為，堪予認定。
(2)被上訴人應辦理商業名稱變更登記：
商標係表彰商品或服務來源之識別標誌，藉以與其他之商品
或服務來源之提供者相互區別。商號係表示商業主體，為營
利為目的之獨資或合夥方式經營之事業之名稱，商號代表商
業主體，並作為與其他商業主體間相互區別的標識，相當於
自然人姓名。從固有定義以觀，商標與商號所代表之定義及
功能，各有不同，每個商業主體雖僅有單一名稱，然其提供
之商品或服務可能多樣化，故同一個商業主體可能有多個不
同商標，且商業主體之名稱與其所使用之商標亦未必相同。
由於商標及商號均具有提供識別標誌，並引導相關消費者進
行選擇之功能，商業活動將商號標示於提供商品或服務有關
之物品時，相關消費者常難以區辨該標誌，僅係表示商業主
體名稱，或係表示商品或服務之來源。準此，商號雖係表示
商業主體之名稱，然實際使用於商業活動時，可能使相關消
費者認為亦為商品或來源之標誌，並作為選擇商品或服務之
依據，其與商標使用，已難以截然畫分。商號與商標之相似
性，在服務之領域尤為明顯，因服務之提供並未附著於一個
物質性之載體，標示於提供服務有關之物品之服務商標，其
與標示於提供服務有關之物品之商號，常結合而為一，提供
服務之商業主體亦常會不斷加深、強化其商業名稱，在相關
消費者心中之印象，使其具有標示服務來源之功能。故商號
使用於商業活動中，可能成立商標之使用，其判別之標準在
於一般商業交易習慣及相關消費者之角度，其表示之方式，
是否足以使相關消費者認知係表示商品或服務之來源之標識
，並藉以與其他商品或服務之來源相區別，而不應逕認商號
之使用與商標之使用，係全然無關，否則可能與商標法所欲
保障商標具有識別商品服務來源之功能及相關消費者之利益
、維護市場公平競爭之立法目的相違。...
(四)被上訴人不得以附件所示之網址作為其網域名稱：
所謂網域名稱，係指網路世界身分證或網路世界之地址(IP
Address)，每部電腦主機有其唯一之網域名稱，無法複製。
國際上對於網域名稱之處理採先申請先使用或先到先選原則
。其與我國商標法採先申請先註冊主義，具有相同之意旨，
使得網域名稱與電子商務結合，成為企業之重要資產。參諸
數位化時代之來臨，網路廣告依相關消費者搜尋特定產品或
關鍵字之習性，將廣告主網址或廣告連結至相關消費者之搜
尋結果頁面，相較於電視與平面廣告等傳統行銷模式，網路
廣告具有成本較低與投資報酬易於掌握等優勢，益使網域名
稱成為競相搶先註冊之...商業利益。上訴人主張近似於系爭商
標字樣之名稱。被上訴人不得使用如附件所示之網址作為其
網域名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷如附
件所示之網域名稱登記等語。經查：
1.網域名稱為事業資產而具有商業利益：
被上訴人明知上訴人擔任負責人之謙慧公司早已使用系爭商
標於翻譯服務，並於93年11月23日註冊「www.5sisters.com
.tw 」網域名稱，並在網頁上使用「五姊妹翻譯」招攬業務
，竟自謙慧公司離職後，註冊大量近似於系爭商標之網域名
稱及在網頁使用「五姊妹」，包括如www.5sisters.tw 、ww
w.5sister.com.tw、www.5sisterS.tw 、5sisters.org、ww
w.5sisters.url.tw 、www.5sister.tw、五姊妹翻譯.tw 等
，高度抄襲近似於上訴人之網域名稱與網頁，自會造成相關
消費者之混淆誤認兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業
，不僅對於上訴人造成不公平競爭外，亦影響相關消費者之
權利，構成公平交易法第25條規定之足以影響交易秩序之欺
罔或顯失公平之行為。
2.被上訴人行為影響交易秩序而顯失公平：
在電子商務之發展下，網域名稱係網際網路交易架構中之重
要一環，其得使網路使用人經由網址而得知該網站所提供之
服務或資訊，此發展對商標權人有重大影響。查被上訴人上
開之行為阻礙上訴人進入網際網路市場爭取交易機會，違反
競爭效能，影響交易秩序而顯失公平，其違反公平交易法第
25條規定。準此，上訴人依修正前公平交易法第30條與現行
公平交易法第29條規定之排除侵害請求權，主張被上訴人不
得使用如附件所示之網址作為其網域名稱，並應向財團法人
臺灣網路資訊中心辦理註銷如附件所示之網域名稱登記，為
有理由。」
「(三)前案行政判決具有爭點效：
爭點效之適用，除理由之判斷具備於同一當事人間、非顯然
違背法令及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等條件
外，必須該重要爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結
果之主要爭點，經兩造各為充分之舉證，就訴訟標的極盡其
攻擊、防禦之能事，並使當事人適當而完全之辯論，由法院
為實質上之審理判斷，前後兩訴之標的利益大致相同者，始
應由當事人就該事實之最終判斷，對與該重要爭點有關之他
訴訟負結果責任，以符民事訴訟上之誠信原則（參照最高法
院96年度台上字第307 號、第2745號、97年度台上字第2688
號、98年度台上字第1090號、99年度台上字第781 號、100
年度台上字第1627號、104 年度台上字第137 號民事判決）
。經查：
1.被上訴人前受僱於謙慧公司為重要爭點：
前案行政判決審酌公平會101 年5 月8 日公處字第101050號
處分書內容，可知原告（本件被上訴人）曾至公平會陳述指
五姊妹翻譯社對外招攬翻譯、打字、公證等業務，客戶所給
付翻譯、打字、公證之款項係直接匯款給被處分人謙慧公司
，並以被處分人之名義開立發票。故被處分人係以五姊妹翻
譯社作為招攬業務之管道，實際與客戶簽約、提供翻譯、打
字及公證服務，並向客戶收取款項均為被處分人。原告於94
或95年間即開始於被處分人謙慧公司任職，擔任公司經理職
務，原告之父於98年9 月入股被處分人並擔任董事職務，原
告負責被處分人之日常業務，倘公司有重要之決策，必須再
向參加人陳謙中（本件上訴人）請示。渠等合作模式是何人
在國內，就由何人處理被處分人之業務，故被處分人於99年
收到其他翻譯同業以電子郵件抗議系爭關鍵字廣告時，均由
原告（本件被上訴人）回信處理等情（見本院卷第83至96頁
）。職是，前案行政判決以被上訴人前受僱於謙慧公司之事
實，此為判斷被上訴人非系爭商標先使用人之重要爭點。
2.被上訴人應受其拘束不得於本件為相反主張：
按訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之
人，行政訴訟法第23條定有明文。前案行政判決之原告為被
上訴人，參加人為上訴人，均屬行政訴訟法第23條規定之訴
訟當事人範圍，該案當事人與本件當事人同一。前開判決已
審酌相關證據，且經雙方充分攻擊防禦，認定被上訴人確上
訴人之員工，雙方間並非合作關係。被上訴人前受僱於謙慧
公司之事實，為判斷被上訴人非系爭商標善意先使用人之重
要爭點。參諸前案就重要爭點之判斷，除無顯然違背法令外
，被上訴人於本院提出新訴訟資料，亦不足以推翻原判斷。
揆諸前揭說明，該重要爭點於本件自具有爭點效，被上訴人
應受其拘束，不得於本件再為相反之主張。職是，本院應以
既判事項為基礎處理本訴，以防當事人就法院據以為判斷訴
訟標的權利或法律關係存否之基礎資料，反覆請求法院另行
確定或重新評價，徒增當事人訟累與消耗有限之司法資源。」
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
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