智慧財產法院106年度行商訴字第155號行政判決(2018.7.5)
原告 維渥特科技股份有限公司
被告 經濟部智慧財產局
參加人 大陸地區步步高通信科技有限公司
主文
訴願決定及原處分均撤銷。
事實及理由
...
伍、本院得心證之理由：
(一)不爭執事項：
原告前於95年10月4 日以「Vivo及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類「通訊器材、晶片、半導體、積體電路」商品、第35類「郵購、網路郵購」服務、第36類「貨幣兌換、款項代收、保證、電子資金轉帳」服務、第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務、第40類「影像合成處理、晶圓蝕刻處理、半導體封裝處理、積體電路蝕刻處理、晶圓代工」服務、第41類「由網路提供影片、音樂欣賞下載之服務」及第42類「電腦動畫設計及製作、電腦繪圖、積體電路之設計」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為系爭商標。嗣參加人於105年12月19日以系爭商標指定使用於第38類服務之註冊，違反商標法第63條第1 項第2 款規定，申請廢止其註冊。案經被告審查，其於106 年6 月16日為系爭商標指定使用於第38類服務之註冊，應予廢止之處分。原告不服處分，提起訴願，經濟部嗣於106 年9 月14日以訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。
(二)主要爭執事項：當事人主張爭執，為系爭商標有無違反商標法第63條第1項第2款規定。申言之，原告是否在系爭商標廢止申請日105年12月19日之前3年內，就指定使用第38類服務有使用系爭商標之行為，原告應舉證證明有維權使用商標。
二、系爭商標未違反商標法第63條第1項第2款：
按商標註冊後，商標權人無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者，原則上商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。例外情形，係被授權人有使用者，其不成立廢止事由。商標法第63條第1項第2款定有明文。可知我國商標法採註冊主義，商標雖不必先經使用，即得申請註冊，惟商標權人或被授權人無正當事由，迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，則構成廢止之原因。所謂正當事由者，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標。故商標使用為維持商標權之要件，而維權使用必需符合真實使用，是商標權人應於商標註冊指定使用之商品或服務上使用，使相關消費者在交易市場，認為該商標為識別商品或區分服務之來源。原告起訴主張其於原處分及訴願階段所提出證據，均足證系爭商標之使用情形等語。被告抗辯稱原告未於系爭商標廢止申請日之前3 年內，指定使用於第38類服務云云。職是，本院首應說明商標使用之維權要件；繼而探討原告於參加人申請廢止日前3 年內，是否有使用系爭商標於其指定使用第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務；最後論斷系爭商標有無應廢止之事由。
(一)商標維權使用之要件：
1.商標維權使用之範圍：按商標註冊後無正當事由，迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第2款定有明文。準此，註冊商標應有使用之事實，始得保有其商標權，此能繼續維護其商標權利，稱為商標之維權使用。商標法第63條第1項第2款為商標權人為維護其權利而使用之典型，輔以使用主義，係註冊主義之補充制度，故必需商標權人自己真正使用，始不違反本款規定。揆諸前揭說明，原告有使用系爭商標於指定第38類「網際網路之電信連結、電信通訊服務，始符合系爭商標維權使用之範圍，而不成立本款之廢止事由。
2.商標維權使用之考慮因素：商標之維權使用，應使相關消費者識別標識與商品或服務，以表彰商標來源或信譽。如何判斷商標權人自己真正使用，除應考量商標法第5條商標使用規定外，客觀判斷商標之維權使用，應對其指定商品或服務範圍內為之。倘商標權人所行銷之商品或服務，不在商標所指定之商品或服務範圍，則不足以使相關消費者識別標識與商品或服務，以表彰商標來源或信譽，無法認定商標權人有真正使用註冊商標。
準此，本院審究原告是否有使用系爭商標於其指定之第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務？有無符合商標維權使用之要件？本院應綜合考慮因素如後：(1)原告之主觀意思，係以行銷為目的。(2)原告在客觀將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。(3)原告應使用整體系爭商標，不得任意分割。(4)原告不得隨意變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。(5)系爭商標應使用於註冊時指定第38類「網際網路之電信連結、電信通商品」服務。(6)系爭商標註冊後未使用之期間，不得逾3 年，否則系爭商標註冊應予廢止。
(二)原告提出之事證可證明其有維權使用系爭商標：
1.原告應證明於參加人申請廢止日之3年內有使用系爭商標：
按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，即提出相關證據證明商標於申請廢止日前3年內，有使用商標於指定商品或服務之事實，其使用應符合商業交易習慣，並足以使相關消費者識別標識與商品、服務表彰商標權人之來源或信譽，始符合為商標權人自己註冊商標之真正使用（參照最高行政法院98年度判字第356號、101年度判字第597號行政判決）。準此，原告為系爭商標之商標權人，其應提申請廢止日105年12月19日前之3年內，有使用系爭商標於指定第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之事實，其使用符合商業交易習慣，證明原告並無未使用商標之消極事實。
2.原告有維權使用系爭商標於其指定之第38類服務範圍：
(1)類似商品或服務之認定：
按類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制，商標法第19條第6 項定有明文。是商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時行政之便利而規定，其與商品或服務是否類似，不盡一致，不受其限制。不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以二以上商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務亦可能是類似商品或服務。因商標法第19條第6 項之文義，並非證據排除規定，基於自由心證主義或證據自由評價原則，倘以類似商品或服務分類作為證據，雖無不可，然就類似商品或服務之認定，商品或服務分類不具拘束力，其僅供參考，證明程度不高之證據（參照最高行政法院105 年度判字第614 號行政判決）。
準此，所謂服務類似者，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素，具有共同或關聯之處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源者。
(2)第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務：
第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務，包括提供一方可與另一方通訊之方式。此類服務包括直接通訊服務，諸如通話、訊息傳輸、或藉由電腦或其他電子設備通訊及運用電腦或其他系統提供聲音或影像通訊。例如，透過電視或無線電等媒介。第38類之服務在於提供通訊方式，而非提供通訊活動，可能涵蓋之內容或主題。
系爭商標由字型外觀經過設計之彩色外文「VIVO」所構成，前於96年8月16日獲准註冊，有指定使用第38類服務為「網際網路之電信連結、電信通訊」服務。
(3)原告之客戶參訪邀請函與電子信件可證系爭商標維權使用：
原告於原處分與本院所提之客戶參訪邀請函，可知邀請函之前言部分，有標註系爭商標圖樣，狀末部分有原告公司與原告公司代表人之用印，其中記載「We are pleased to extend our invitation to you to visit our company at Taipei ,Taiwan to discus
s mutual business cooperation in the line of bar-code scanner and IP camera products during the Month of Dec 2014. 」。
其意為原告邀請客戶於103 年之12月間，參訪原告生產之條碼掃描器與網路監控攝影機產品。再者，原告為邀請客戶於2014年12月21日起至27日至臺灣參訪原告，其與客戶有email 往來之事實，此有原告提出之email 紙本附卷可稽（見本院卷17至21頁）。本院審視原告之客戶參訪邀請函與商業往來電子信件之日期，均在2014年12月間，其期間在參加人申請廢止日105 年12月19日前之3 年內。
(4)網路監控攝影機為網際網路之電信連結、電信通訊服務：
條碼掃描器( Bar-code scanner) ，廣泛用於便利商店、商場等，用以掃描商品條碼，顯示金額或其他資料。所謂網路監控攝影機( IP camera)，係為新一代之監控攝影機，可即時攝影，並轉換成可在網路上傳遞之視訊串流，使用者即使不在監控系統現場，亦能藉由連網裝置，如電腦、手機、平板電腦觀看視訊。申言之，網路監控攝影機為需要網路信號為傳遞之產品，並非如傳統監視器以影像訊號作即時監控，並以顯示器表現監視畫面，其有利用網際網路傳輸聲音或影像通訊等訊息。準此，網路監控攝影機在滿足相關消費者「網際網路之電信連結、電信通訊」服務需求，兩者具有共同或關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者認為類似服務或具有關聯性。
(5)原告行為符合維權使用系爭商標：
本院勾稽原告之參訪邀請函與電子信件之內容可知：原告發函之主觀意思，係以行銷為目的。原告在客觀將系爭商標用於第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之有關物件，足以使相關客戶或消費者認識「Vivo及圖」，為原告之系爭商標。原告使用整體系爭商標，並無分割使用之情事。原告未變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。系爭商標使用於註冊時指定第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務。系爭商標註冊後，嗣於103 年12月間有使用系爭商標於「網際網路之電信連結、電信通訊」服務。
準此，堪認原告於申請廢止日105 年12月19日前之3年內，有將系爭商標使用於「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之事實。再者，被告雖抗辯稱經其審視原告所提出之所有事證，均無法證明原告於申請廢止日105 年12月19日前之3 年內，有將系爭商標使用於第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之事實云云。然本院審究原告所提之客戶參訪邀請函與往來電子郵件，可認定原告在參加人於105 年12月19日申請廢止日前3 年內，有使用系爭商標於指定之第38類「網際網路之電信連結、電信通訊」服務之事實，足徵被告答辯，不足為憑。系爭商標自無繼續停止使用已滿3 年之情事，系爭商標未違反商標法第63條第1 項第2 款規定。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 林洲富
書記官 蔡文揚
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