智慧財產法院108年度民商上字第8號民事判決(2020.5.14)
上訴人 邑饌餐飲管理顧問股份有限公司（原告）
被上訴人 興凱生化股份有限公司（被告）
主文
被上訴人興凱生化股份有限公司、施O義應連帶給付邑饌餐飲管理顧問股份有限公司新臺幣726,000元。
事實及理由
...
肆、兩造不爭執事項：
一、訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，後於97年間約定將榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案授權被上訴人施O義（被告），得於被上訴人興凱公司（被告）產製之速食調理包包裝上使用。
二、被上訴人（被告）興凱公司製造之冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅燒肉與東坡肉速食調理包商品之外包裝，有標示「浙寧榮榮園」、黃○○及李○○夫婦肖像及榮榮園餐廳資訊。
三、黃呈榮、李○○夫婦後與上訴人合作，以上訴人（原告）為商標權人，於第43類服務取得系爭商標，權利期間自105 年2 月1 日至115 年1 月31日止。
四、被上訴人（被告）施Ｏ義曾於104 年12月2 日以「園榮榮」向智慧局申請商標註冊，指定使用於第29類、第30類、第43類，其中第43類核駁不准註冊，第29類、第30類都有准許註冊，第30類於105 年6 月3 日有收到核駁先行通知書，第43類於105年7 月4 日收到核駁先行通知書，第29類並未發核駁先行通知書，第29類於105 年6 月6 日核准審定，註冊號為00000000，第30類於105 年6 月30日核准審定，註冊號為00000000。
五、上訴人（原告）於106 年1 月26日就上開第29類、第30類「園榮榮」商標提出商標評定，第29類智慧局於106 年2 月14日發通知答辯函給被上訴人施O義，第30類智慧局於106 年2 月7 日發通知答辯函給被上訴人施O義。第29類，智慧局於107 年4 月2 日核發評定書，第30類，智慧局於107 年4 月17日核發評定書，撤銷上開第29類、第30類園榮榮商標。
六、被上訴人（被告）興凱公司於106 年9 月16日收受上訴人（原告）原審原證9之106 年9 月11日（106 ）邑饌字第001 號侵害行為制止函，並以原審被證1 之106 年10月2 日明沂律師事務所函予以回覆。
七、被上訴人施O義為興凱公司之法定代理人，被上訴人施O敏為興凱公司之監察人。
伍、本件主要爭點：
一、本件訴外人黃○○、李○○有無授權被上訴人施睿義（原名施明毅）、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案？若有授權施睿義（原名施明毅）或興凱公司，該授權關係何時終止？
二、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案，有無構成商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用？
三、被上訴人施睿義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，有無故意或過失？
四、上訴人主張損害賠償權是否已罹於消滅時效？若無，其得請求的損害賠償金額為何？
五、如被上訴人興凱公司構成侵權，被上訴人施睿義與施淑敏是否應負連帶賠償責任？
陸、得心證之理由：
一、黃○○、李○○雖於97年間有授權被上訴人（被告）施O義、興凱公司使用尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，惟黃○○、李○○嗣後已將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人，且上訴人（原告）已申請註冊取得商標權，被上訴人（被告）並無使用系爭商標之合法權源：
(一)訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，後於97年間約定將榮榮園餐廳之「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」商號名稱及圖案授權被上訴人施O義，得於被上訴人興凱公司產製之速食調理包包裝上使用之事實，為兩造所不爭執，惟上訴人主張，黃○○、李○○夫婦與被上訴人施O義訂有書面契約，約定授權期間為二年，被上訴人則否認雙方有訂立書面契約，並主張並未約定授權期間。
經查，證人李○○於另案違反商標權刑事案件107 年1 月16日偵訊時證稱：「（你、黃○○與施O義就前揭烤排骨技術指導，及妳和黃○○可從每塊售出的烤排骨取得多少錢這約定，有無書面契約？）第一年有打合約書，合約書約定一年一約，但合約書已經沒有留存。接著就沒有再約定合約書，因為施O義表示生意不好，我和黃○○想說年輕人創業，反正技術也教給施睿義了，所以以後就算了。（第一年合約結束後，你有無明確向施O義表示可以繼續賣烤排骨或是不能繼續販售？）都沒有說。我和黃○○的心態是年輕人創業辛苦，且技術施O義已經學會，所以施O義往後是否要繼續賣，就隨便他。（你與施O義訂第一年合約時，施O義有沒有給你應得的報酬？）第一年合約快到期，農曆年前，施O義有到店裡拿個紅包給我們，金額不大，印象中約3 萬多元，我和黃○○也沒有刻意追問施O義到底賣了幾塊烤排骨，於第二年，也是農曆年前，施O義也是有拿個紅包來，但金額更少，所以我和黃○○就想說以後就算了。接著後續施O義也就再也沒有拿紅包來。（你和黃○○只有教導施O義烤排骨的技術，還是有教導其他榮榮園菜餚的技術？）第一年是教烤排骨，第二年教紅燒牛尾、紅燒肘子。（榮榮園餐廳是否已易主經營？）是，於102 年4 月1日讓給別人，但我和黃○○還是有在餐廳內」。
另於107 年8 月2日偵訊時證稱：「從你與施O義合作有簽1 到2 年的契約，一直到新的榮榮園餐廳經營者詢問你有無跟施O義繼續合作，你因而打電話通知施O義外，在此之間，你還有無跟施O義接觸過？）在榮榮園餐廳讓給新的經營者後，還有一次黃○○有教導施O義作菜，除此之外，施O義有時也是會來餐廳吃飯。（你的意思是，就算已經沒有再跟施O義訂約，且榮榮園餐廳已經易主，黃○○還是教過施O義做菜，且也沒有在計算調理包販售後施O義應該提供多少利潤？）是。確實沒有在考慮要收多少利潤。（為什麼會這樣做？）因為施O義會來吃飯，且黃○○說要教導年輕人（除了前揭你打電話通知施O義以外，在榮榮園餐廳易主時，你有無通知過施O義？）好像沒有，我沒有很在意這件事情」。
另於臺灣臺北地方法院109 年3 月4 日審判期日證稱：「在施O義沒有付錢之後，我有繼續看過這樣的調理包，但是我跟我先生都沒有向施O義表示反對的意思」。
由證人李○○上開刑事案件之證述可知，黃○○、李○○夫婦於97年間授權予被上訴人施O義時，雖有約定授權期間，惟二年之期限屆滿之後，雙方未再另訂新約，黃○○、李○○夫婦知悉施O義繼續販售使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RES TAURANT」名稱及圖案於調理包產品，惟並未表示反對或禁止其使用，並仍有指導施O義作菜之行為，足認黃○○、李○○夫婦於99年之後仍有默示授權被上訴人施O義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於調理包產品。
(二)上訴人雖主張，李○○於104 年初已致電被上訴人興凱公司，當時施O義不在，由被上訴人施O敏接聽，李○○已表示禁止被上訴人等繼續使用李○○或黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包，故黃○○、李○○夫婦與施睿義間之授權關係業已終止云云。惟為被上訴人所否認，
經查，證人李○○於違反商標法之刑事案件107 年8 月2 日偵訊時證稱：「在104 或105 年間，我有打電話去施O義的公司，當時是施O義的姊姊接的電話，在電話中，我先詢問對方的身分，並表示我要找施先生（即施O義），對方表示他是施O義的姊姊，…接著我就表示榮榮園餐廳讓給別人，所以請不要再繼續使用我或黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包」。
惟其於107 年1月16日偵訊證稱，打電話之時間為「103 、104 年左右」，另其於臺灣臺北地方法院109 年3 月4 日審判期日證稱：「在你簽立第一年書面契約之後，後來你有沒有打電話給被告或是他們那邊的人？）有，但我忘記在什麼時候，我記得是我把餐廳賣給人家之後…」，足見證人李○○對於其何時打電話通知被上訴人不得使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之時間，並不確定。再查，被上訴人施O敏於上開刑事案件中供稱：「我沒有接過李○○所述的電話」。
本院審酌證人李○○所述終止授權時間有前後不一致之情形，且與施O敏上開所述互不相符，又證人李○○係以電話連絡，並非當面溝通，亦未見到與其對話之人，接聽電話之人是否確為施O敏本人，非無疑義，僅憑證人李○○之證言，尚難使本院產生確定之心證，無從認定證人李○○終止授權關係之意思表示，已於104 年間到達被上訴人施O義、興凱公司。
(三)惟查，訴外人黃○○、李○○夫婦於97年間授權被上訴人施O義、興凱公司將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案使用於調理包產品，當時該名稱及圖案尚未註冊商標，嗣黃○○、李○○夫婦於102 年4 月1 日將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人（原告），並由上訴人（原告）為商標權人，向智慧局聲請註冊使用於第43類「餐廳」等服務，經核准註冊並公告在案，被上訴人（被告）縱使先前獲得黃○○、李○○授權使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，惟「榮榮園」餐廳之經營權已易主，黃○○、李○○對於「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案已無自由處分權，況且上訴人（原告）已註冊取得系爭商標權，系爭商標權與先前尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，並非同一權利標的，被上訴人尚不得以其與黃○○、李○○間之授權關係對抗上訴人。被上訴人以其與黃○○、李○○間之授權關係並未終止為由，主張其有使用上訴人所有之系爭商標之權利，顯屬無據。
二、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案，不成立商標法第36條第1 項第3款之善意先使用：
(一)按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又商標最主要之功能在表彰自己之商品或服務來源，藉以與他人之商品或服務來源相區辨，故主張善意先使用之人，須於交易過程中，以「行銷自己之商品或服務」為目的，而使用商標，若先使用之人係出於他人授權而使用，其使用該商標之行為即係為「他人行銷他人商品或服務」，並非表彰自己之商品或服務來源，即無主張商標法第36條第1 項第3 款善意先使用之餘地。
(二)訴外人黃○○、李○○夫婦於54年即創立榮榮園餐廳，後於97年間出於幫助施O義創業，並幫「榮榮園」餐廳打響名氣之用意，教導施O義作菜，並授權施O義使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案於系爭產品，系爭產品上均印有「浙寧榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」字樣，及「榮榮園」餐廳位於安和路或信義路之地址及位置圖，並有黃○○或李○○之照片，被上訴人興凱公司則載明為總代理，自係標榜系爭產品係來自黃○○、李○○夫婦所創立之「榮榮園」餐廳，以吸引相關消費者的注意並加以購買，故被上訴人並非將「榮榮園」用於以行銷自己商品或服務，而係用於指向他人（「榮榮園」餐廳）之商品或服務，依上開說明，被上訴人並非將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」用於行銷自己之商品或服務，自無依商標法第36條第1 項第3 款主張善意先使用之餘地。
三、被上訴人施睿義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，已侵害系爭商標權，且主觀上具有故意或過失：
(一)被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於系爭產品上，已侵害系爭商標權：
1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：…二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，商標法第68條第2 款、第3 款定有明文。
2.系爭商標係由中文「榮榮園」及外文「RONG RONG YUANRESTAURANT」所組成（如附圖一所示），被上訴人之「榮榮園冰糖牛尾」、「榮榮園紅燒肘子」、「榮榮園毛式紅燒肉」產品之商標圖樣，係由中文「浙寧榮榮園」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」，或中文「浙寧榮榮園」所組成（「浙寧」係白色字體置於橢圓形紅色框體內，如附圖三編號1.2.3.所示），由於外文「RONG RONG YUANRESTAURANT」即為「榮榮園」之音譯，故其引人注意之主要識別部分仍為「榮榮園」，附圖三編號1.2.3.與系爭商標整體觀之，應屬同一或高度近似之商標。系爭產品「小山東東坡肉」使用之商標圖樣，係由中文「浙寧小山東」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」所組成（「浙寧」係白色字體置於橢圓形紅色框體內，如附圖三編號4.所示），由於外文「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」為「榮榮園」之音譯，此部分文字與上訴人系爭商標之外文部分相同，且該產品上有「榮榮園」餐廳創辦人李○○（綽號「小山東」）之照片，故相關消費者仍會與黃○○、李○○夫婦創立之「榮榮園」餐廳及系爭商標產生聯想，附圖三編號4.與系爭商標二者相較，應屬中度近似。又系爭商標指定使用於「餐廳」等服務，系爭產品為可供即食之肉類調理包，而餐廳所供應之肉類餐點與肉類調理包產品，材料並無不同，功能上均為滿足消費者之飲食需求，且現今有許多餐廳為開拓市場及客源，多有提供外帶餐點或銷售即食調理包，以便消費者購買回家後簡易加熱即可享用，系爭商標指定使用之服務與被上訴人銷售之系爭產品在功能、材料、產製業者方面，有共同或關聯之處，應屬類似之商品及服務。被上訴人未經商標權人同意，於類似之商品或服務，使用同一或近似之商標，足以使相關消費者誤認系爭產品與系爭商標提供之服務係來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有造成相關消費者混淆誤認之虞，構成侵害系爭商標權之行為。
3.被上訴人雖辯稱，系爭產品屬於商品及服務分類第29類之肉類速食調理包，與系爭商標指定使用之第43類餐廳等服務為不同類別，又被上訴人將「園榮榮」商標註冊使用之第29類、第30類商品，與系爭商標指定之43類無關，並未侵害系爭商標權云云。惟按，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，不受商品及服務分類之限制（商標法第19條第6 項規定），本件系爭產品與系爭商標提供之服務，在功能、材料、產製業者上具有關聯性，被上訴人辯稱系爭商標之商品及服務分類與系爭產品不相同，二者並非類似，不足採信。又被上訴人之行為是否侵害系爭商標權，應以其實際使用於產品之態樣與系爭商標相較，是否足以造成相關消費者混淆誤認之虞為斷，並非以被上訴人申請註冊之商標與系爭商標所指定之商品及服務是否同類為斷，被上訴人所辯，顯有誤會，不足採信。
(二)被上訴人主觀上具有故意或過失：
1.經查，被上訴人施O義係經黃○○、李○○夫婦之授權而使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於調理包產品，故「榮榮園」並非其自創之品牌，而係源自黃○○、李○○夫婦於54年創立之「榮榮園」餐廳，惟其（被告）於104 年12月2 日卻以相同中文僅排列順序不同之「園榮榮」圖樣（如附圖二所示），向智慧局申請註冊商標，指定使用於第29類、第30類、第43類商品或服務，足見已有仿襲之意圖，並非善意，又其申請之第43類之「園榮榮」商標，經智慧局於105 年7 月4 日發出核駁理由先行通知書，核駁理由先行通知書明確記載，被上訴人施睿義申請註冊之「園榮榮」商標與註冊第01753940號「榮榮園RONG RONG YUANRESTAURANT」商標（即系爭商標）之圖樣近似，且均指定使用於第43類之餐廳等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1 項第1 款規定，應認被上訴人施O義至少於收受上開核駁理由先行通知書時，已明確知悉系爭商標存在，且由商標登記之公示資料可得知系爭商標之商標權人為上訴人，並非黃○○、李○○夫婦，竟仍繼續使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖樣於系爭產品上，堪認被上訴人主觀上具有侵害系爭商標權之故意甚明。
2.被上訴人雖辯稱，其係經黃○○、李○○夫婦授權使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案，且從未接獲黃○○、李○○夫婦通知終止授權，其無從知悉上訴人與黃○○、李○○夫婦之間的合作關係，上訴人遲於106 年9 月29日始提出李○○106 年9 月28日書立之聲明書，證明其有獲得李○○授權，自不容上訴人以被上訴人曾收受智慧局核駁理由先行通知書或評定答辯通知函之日期，推論被上訴人當時已知悉商標權主體變更而有侵權之惡意云云。
惟查，黃○○、李○○夫婦於97年授權被上訴人使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN
RESTAURANT 」之名稱及圖案時，該名稱及圖案尚未申請商標註冊，惟其後上訴人已於105 年2 月1 日註冊取得系爭商標權，得排除他人未經其同意之使用，系爭商標權與先前證人李○○授權使用之「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，並非同一權利標的，被上訴人施O義不得以其與黃○○、李○○夫婦間之授權關係對抗上訴人。
又查，黃○○、李○○夫婦已於102年4 月1 日將「榮榮園」餐廳經營權頂讓予他人，並同意由上訴人公司向智慧局申請商標註冊，有李○○與上訴人共同出具之聲明書可稽，並據李○○於違反商標法刑事案件109 年3 月4 日審判期日證稱：「（餐廳換新老闆後，新老闆有無說要申請商標？）有，但時間我不記得，我也不知道新老闆後來什麼時候去申請的。（所以新老闆申請商標時沒有事先詢問你是否同意？）我同不同意跟我無關，我也沒有被問。（在你印象中你是否有同意過新老闆以「榮榮園」申請商標？）我已經把餐廳讓給新老闆，他們要不要申請跟我無關，也不需要告知我，我也沒有權利知道。（你跟新老闆之間就餐廳的頂讓，有無訂立合約？）有。（合約的內容，就是你同意給施O毅的權力，是指有經營權，還是有包含其他權力？）我就把整個餐廳讓給新老闆。（有沒有約定餐廳的名稱的商標權？）整個都讓給新老闆了」，由證人李○○上開證述可知，黃○○、李○○夫婦於102 年將「榮榮園」餐廳經營權轉讓他人之後，對於「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案，已無繼續授權他人使用之權限。被上訴人施睿義於收受105 年7 月4 日核駁理由先行通知書時，已知悉系爭商標存在，且由商標註冊之公示資訊，可查知上訴人為系爭商標之商標權人。
又「榮榮園」餐廳為知名餐廳並持續營運中，被上訴人施O義大可向上訴人或原授權人黃○○、李○○夫婦連繫查明系爭商標之來源，並無任何困難，惟被上訴人施O義竟捨此而不為，明知未得上訴人之同意，仍繼續使用相同或近似於系爭商標之圖樣於系爭產品上，並空言辯稱其不了解上訴人與黃○○、李○○夫婦間的關係，其係善意信賴有權使用系爭商標云云，應認其對於侵害系爭商標權的行為，主觀上有預見其發生，而其發生不違背其本意之「未必故意」存在，退步言之，縱認其並非故意，惟其未盡善良管理人之注意義務，對其是否有繼續使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之權利進行必要之查證確認，而貿然使用系爭商標，主觀上應具有過失，被上訴人所辯，不足採信。...
(二)上訴人得請求的損害賠償金額為何？
1.按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額，商標法第71條第1 項第3 款定有明文。
2.被上訴人自收受智慧局105 年7 月4 日核駁理由先行通知書起至106 年9 月16日收受上訴人原審原證9 之侵害行為制止函將系爭產品下架為止，未經上訴人同意擅自使用系爭商標於系爭產品上，構成侵害系爭商標權之行為。本院審酌系爭產品在遠企購物中心、太平洋SOGO超市等通路販售，該等賣場皆位於臺北市都會核心區，商品曝光率與來客人潮均極高，且都會區消費者多有購買已料理完成僅須簡易加熱即可食用之速食調理包的需求，系爭產品有4 項，其零售單價分別為榮榮園冰糖牛尾499 元、榮榮園紅燒肘子569 元、榮榮園毛式紅燒肉299 元、小山東東坡肉56
9 元，平均零售單價為484 元，上訴人請求以系爭產品平均零售單價，乘以1,500 倍之金額計算損害賠償，約相當於每個通路每天銷售不到2 件產品（1,500 ÷14個月÷2通路÷30天＝1.79），本院認為上訴人請求之計算方式，並無過高，依此計算，上訴人得請求之財產上損害賠償，為726,000 元〔計算式：（499 元+569元+299元+569元）÷4 ×1,500=726,000 元〕。
3.上訴人雖主張，被上訴人惡意侵害其商標權，生產標示顯有不實之冷凍調理食品，於臺北市都會核心區之知名百貨商場銷售，損害上訴人之商譽及營業信用，情節重大，爰依民法第195 條第1 項規定，按月請求非財產上損害賠償10萬元，以1 年7 個月計算，共計190 萬元云云。惟查，侵害商標權之行為雖足以造成相關消費者混淆誤認之虞，使商標權人受有財產上損失，惟未必會造成商標權人商譽及營業信用受損，上訴人並未提出確實之證據，證明被上訴人銷售之系爭產品，有何品質不良或重大瑕疵，致上訴人之商譽或營業上信用，在相關消費者心中受到貶抑或減損，上訴人依民法第195 條第1 項規定，請求被上訴人按月給付非財產上之損害賠償10萬元，並無理由。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英
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