2020年5月19日 星期二

(商標 廢止)「東亞tonya」:商標權人有提出用於「防火鞋」的使用證據,但該使用證據不得作為「防事故和防輻射和防火用鞋」的使用證據。



智慧財產法院108年度行商訴字第114號行政判決(2020.5.7)

原告 得裕盛業股份有限公司
被告 經濟部智慧財產局
參加人 中國電器股份有限公司 

主文
原處分關於廢止註冊第01405060號「東亞TONYA 及圖」商標指定使用於第9 類「防火鞋」商品部分之處分,及該部分訴願決定均撤銷。

事實及理由
一、事實概要:原告前於民國98年9月16日以「東亞TONYA及圖」商標,指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防X 光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋」商品,向被告申請註冊,經被告審查,核准列為註冊第1405060 號商標(下稱系爭商標,如附圖一所示) 。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之情形,於106 年10月18日向被告申請廢止其註冊。經被告審查,以108 年3 月29日中台廢字第1060520 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部108 年7 月25日經訴字第10806307750 號決定駁回,原告就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服,向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果,倘認訴願決定及原處分應予撤銷,參加人之權利或法律上利益將受損害,乃裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、本院得心證之理由:

(二)原告僅就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服,是本件之爭點在於:原告於本件106 年10月18日商標權申請廢止日前3 年內,有無將系爭商標使用於指定「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」商品之事實。經查:

1.「防火鞋」商品部分:
(1)依原告所提104 年2 月16日及105 年5 月20日之發貨單,其上記載產品名稱「620 銀色防火耐熱鞋」數量各為3 、6 雙,購買金額為分別為新臺幣(下同)6,900 元(未稅)、13,800元(未稅),客戶名稱:勤美公司,與買受人為勤美公司之統一發票上記載之品名、數量、價錢相符。而本院於109 年2 月5 日準備程序傳喚證人即勤美公司之總務人員○○○,證人並當庭提出108 年間向原告採購之防火耐熱鞋實物,經本院拍照附卷,且為兩造確認無誤,由上述「防火耐熱鞋」實物可看出外包裝盒及鞋底上有東亞球形圖樣 ,證人○○○並證稱:勤美公司以前到現在都是向原告購買防火鞋等語,本院再依上開104 年、105 年發貨單客戶簽收欄記載「勤美謝」,而傳喚證人即勤美公司人員○○○到庭作證,其證稱:104年及105 年發貨單上的客戶簽收欄簽名為其所簽,勤美公司確實有在104 、105 年間向原告採購防火鞋,當時所採購之產品與○○○庭呈法院的實物相同,在鞋盒與鞋底均有相同的東亞球形圖樣,雖採購日期距今已有4 、5 年前,但因為勤美公司向原告訂貨之防火鞋特殊,只有高溫業務人員使用,鞋子價格很貴,所以比較有印象等語,故由前開發貨單、發票、商品實物、證人證述相互勾稽,堪認原告確實有在本件申請廢止之日106 年10月18日前3 年內,在其所產製之防火鞋上(鞋盒及鞋底) 使用附圖二所示圖樣。

(2)按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標,商標法第64條定有明文。所謂同一性,是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同,但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵,依社會一般通念及消費者的認知,有使消費者產生與原註冊商標相同之印象,認為二者是同一商標,即是具同一性(最高行政法院108 年判字第133 號判決意旨參照)。查系爭商標是由經以紅色為底色設計之球形圖內置中文「東亞」二字及較小外文「Tonya 」上下排列所組成(如附圖一所示),而原告實際使用態樣,在鞋盒是將東亞球形圖樣置於鞋盒左上方,右下方置斗大且經設計之粗體Tonya字樣,在鞋底則是將東亞球形圖樣下置「Safety Shoes」字樣(如附圖二所示) ,雖鞋盒的東亞球形圖樣是將經緯線全部覆蓋於球形面積,與系爭商標球形圖樣的經緯線只分布在球形的上下半部不同,且鞋盒與鞋底均未在東亞球形圖樣下方置較小外文「Tonya 」,然依圖樣整體觀察,系爭商標予人寓目印象較為深刻者,應為該略經設計之東亞球形圖樣,因為其內置有國人習見之中文字彙「東亞」,且以經設計的球形圖樣呈現,消費者當會以之作為系爭商標主要識別性特徵,而足使消費者認識該東亞球形圖樣即為原告所使用之商標,而附圖二防火鞋所使用之商標圖樣亦有極為相似的東亞球形圖,其實際使用之態樣並未變更前揭系爭商標主要識別的特徵,依一般社會通念,與系爭商標圖樣仍不失其同一性,可認仍屬系爭商標之使用。準此,堪認系爭商標於本件申請廢止之日106 年10月18日前3 年內,有使用於「防火鞋」商品上。

(3)參加人雖辯稱:原告實際使用態樣乃將球形設計圖與TONYA割裂使用,且由工業繪圖軟體還原可知二者球形圖樣不同,故不具商標同一性等語。然系爭商標是以球形圖樣作為主要識別特徵,已如前述,又商標是否具備同一性,是以一般社會通念及消費者之認知為判斷標準,不是以工程繪圖軟體之細微參數差異作為判斷標準,故縱使原告實際使用方式並未在東亞球形圖樣下置較小的TONYA 字樣,或在工程繪圖軟體還原製圖方式發現兩球形圖樣構圖方式、參數等繪圖規則不同,但仍無礙於在社會通念之下,兩者主要識別特徵相同而不失同一性之認定,是參加人上開主張,並不足採。

2.「防事故和防輻射和防火用鞋」商品部分:
(1)系爭商標所註冊之商品為「防事故和防輻射和防火用鞋」,由其文義可知乃「防事故和防輻射和防火」用鞋,為兼具3種功能之鞋子商品,且我國商品及服務分類標準,係參照尼斯國際分類表而來,由尼斯國際分類表所列第9 類商品之原文「shoes for protection against accidents ,irradiation and fire」(見本院卷第81頁),其譯文為「防事故和防輻射和防火用鞋商品」,依其文義亦指具有防事故、防輻射及防火等複合功能之鞋子商品。

再者,系爭商標所指定之商品除「防事故和防輻射和防火用鞋」商品外,亦有「防火鞋」商品,可見原告於申請註冊時即可辨別「防事故和防輻射和防火用鞋」商品係指單一商品且具有複合功能,否則原告即屬重複申請註冊「防火鞋」商品。因此,原告主張系爭商標註冊的「防事故和防輻射和防火用鞋」商品,應解釋為「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同鞋類商品,自不足採。

(2)觀諸原告所提之證據,廢止答辯附件3 、4 之106 年9 月18日大潤發商品訂購單(訂購號碼:13.0000000)、西元2017年9 月19日電子發票證明聯(於備註欄載有前述訂購號碼),及「貨號:232297;牛皮耐踩安全鞋#042R」鞋子商品實物之吊牌及鞋盒側面之貼紙,有使用東亞球形圖;另廢止答辯附件7 、9 之106 年10月16日大潤發商品訂購單(訂購號碼:06.0000000)、2017年10月17日電子發票證明聯(於備註欄載有前述訂購號碼),及「貨號:204672;品名:牛皮鋼頭安全鞋#242R」、「貨號:204721;品名:牛皮安全鞋#322R」之鞋子及鞋盒,於鞋盒上標示有略經設計之外文「Tonya 」、左上角之「東亞」球形圖,以上可相互勾稽,證明原告於本件申請廢止前3 年內有使用該等圖樣於「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品上;另由原告所提PChome Online 商店街販售資料,在商品照片下方有使用系爭商標圖樣,且由商品介紹可知原告販售之品名「Tonya 防穿刺安全鞋P042黑(工作鞋. 鋼頭安全鞋. 得裕. 特品Toping .東亞Tonya . 安全工作鞋)」,此產品於工地、電機業、玻璃煉鋼、紡織機械、化學化工、石油化工、鋼鐵鑄造等產業廣泛採用,且產品之鋼頭為進口歐規;鞋底則以高密度橡膠製作,可耐電壓3300V 達一分鐘以上、可耐壓15 kN 以上,耐衝擊200 焦耳,其餘Tonya Y 世代超寬楦安全鞋、Tonya Y 世代超寬楦防穿刺安全鞋、Tonya 魔帶自黏式安全鞋、Tonya 中統安全鞋其特性亦相同;另Tony a休閒運動安全鞋之產品特性為超輕玻纖鋼頭,耐壓15kN,將上開產品與消費者回覆之評價分數、訂單明細互相勾稽,確有部分銷售紀錄屬於本件申請廢止日前3 年內者,亦可證明原告於本件申請廢止前3 年內有使用系爭商標於PChome Online 商店街網頁上用以銷售安全鞋產品。然而,以上所示商品均為「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品,其雖具備鋼製前襯(俗稱鋼頭),有保護腳趾、耐衝擊之保護功能,但由前開商品介紹可知,無法證明該安全鞋同時具有防火、防輻射功能,故上揭證據並不足以作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。

(3)至原告所提其他證據,部分無日期可稽、或日期早、晚於本件申請廢止之日前3 年、或無法勾稽出實際使用日期外(如廢止答辯附件5 至6 、8 、10),且所有證據均顯示商品為「安全鞋」或「防火鞋」商品,而無法證明該等商品「同時具有防輻射」之功能,是上揭證據均無法作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。

(4)原告雖稱:由被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」可知,是以每一個商品描述來計算個數,因此「防事故和防輻射和防火用鞋」乃指「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同之鞋類商品云云,然被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」,只是被告為計算註冊申請費,指定使用之商品或服務個數所為之計算原則及例示,與廢止案須使用於實際商品上無涉,是原告上開主張,自不足採。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪

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