智慧財產法院107年度民商訴字第39號民事判決(中間判決)(2019.03.25)
主 文
原告關於被告雷歐工具有限公司因過失侵害原告商標權的主張成
立。
「二、判決緣由：
(一)本案在書狀先行程序中，原告聲請命被告提出本案中相關銷
售文書（原告代碼10739-3 書狀，本院卷三第215-218 頁）
。我先是命被告依法開示（本院卷三第225 頁），被告表示
拒絕（被告答辯四狀第2-3 頁，本院卷三第240-241 頁），
我又命兩造就被告應否因此受抗拒制裁，進行書狀先行程序
（本院卷三第285 頁），被告即具狀表明：原告還沒有就其
所主張被告侵害原告商標權的要件完整舉證，貿然開示相關
銷售文書，將造成被告不可逆的財產損害（被告答辯五狀第
5 頁，本院卷三第321 頁）。
(二)根據上述被告的疑慮，我認為有以中間判決確認原告有關被
告侵害商標權的主張，以提升後續證據開示正當性的必要。」
「 (二)商標法第5 條第1 項第1 、2 款已明文規定：為行銷之目的
，將商標用於商品之包裝容器，足以使相關消費者認識其為
商標，而「輸出」該商品的，屬於商標之使用（引號為本判
決所加，用以強調「輸出」也屬於商標使用的一種形態）。
這表示即使只有將使用相同於註冊商標的商品銷往境外，也
構成商標的使用。如果這樣的使用，沒有經過商標權人的同
意，還是構成對商標權的侵害。雖然以上規定將對商標權的
保護擴大到境外市場，並因此可能限縮境內代工業者接取境
外訂單的空間，但既然其規範對象是在境內代工而後往境外
輸出的行為，則受規範行為發生地仍在境內，此項規定並沒
有違反智慧財產權法律的屬地主義原則。此外，對於商標權
人及境內代工業者之間的保護衝突，這屬於立法政策問題，
當法律將「輸出」也列為商標使用形態之一時，其實已經對
此問題做出價值抉擇，法院在具體個案中，就應該尊重此立
法決定而依法判決。
(三)被告抗辯：雷歐工具產製系爭產品只是接受白俄羅斯商委託
製造的代工行為，生產後全數運往約定國家或其他受指定地
區，這樣的抗辯等於是自認原告所主張被告輸出系爭產品的
事實。雖然被告又引用我院100 年度民商訴字第27號判決、
102 年度民商上字第18號判決以及其他參考資料，進一步抗
辯：受外國商標權利人委託代工而回銷代工產品，因為是受
指示而為商標之附加標示，並不是基於行銷之目的，應不構
成商標之使用；然而：
1.接受他人委託代工，至少有將代工商品銷售給委託人的目的
，不能說銷售給委託人就不算是為行銷之目的。
2.就算銷售給代工委託人不算有行銷目的，但商標法第5 條所
規定的「為行銷之目的」，並沒有規定要為誰的行銷之目的
，無論是為自己行銷，或為他人行銷，解釋上都包括在內。
否則，接受他人委託而代工產製持有仿冒商品，即可因沒有
為自己行銷的目的，而不構成商標之使用，這很明顯地並不
合理。
3.被告所引用的兩則我院判決，其判決所憑事實，都是代工委
託人為外國商標的合法註冊人。但在本案中，經我命被告提
出委託其代工的白俄羅商之外國商標註冊資料，被告提出的
註冊資料，都是於2016年9 月2 日才提出申請（被證二至被
證六，本院卷二第11-133頁），這已經是在警方搜索雷歐工
具之後（原證21所示警方搜索照片，其上有標示日期為2016
年7 月26日，本院卷一第555-557 頁），可見雷歐工具接受
代工委託時，委託的白俄羅斯商根本沒有在外國有何註冊商
標，跟被告所引判決的基礎事實顯然並不相同。
(四)被告另又抗辯：因為信賴白俄羅斯商在我國也有ROCK FORCE
的註冊商標，才接受委託為其代工，已經善盡注意義務，而
沒有故意過失。然而，商標獲得註冊並不是絕對的權利，註
冊後可能因異議、評定而遭到撤銷，這是因為商標註冊的審
查沒有辦法百分之百地考慮到所有情形，商標註冊申請人本
身必須擔保並不存在有法定不得註冊的情形，並要接受法定
異議、評定的事後檢驗與挑戰，無法僅憑註冊本身就獲得絕
對的權利保障。商標註冊人本人尚且如此，其他受商標註冊
人委託代工的第三人就更是如此。本件中被告抗辯所憑的「
ROCK FORCE」註冊商標，事後已經智慧財產局撤銷其註冊，
此有原告所提出的商標評定書可證（原證13，本院卷一第12
3-130 頁），可見「ROCK FORCE」商標原本就存有法定不得
註冊事由，本身無法作為被告的正當信賴基礎。更重要的是
，根據本判決前面所認定，雷歐工具受託產製系爭產品時，
其商標的實際使用態樣，已可認為是使用於相同「FORCE 」
商標，而「FORCE 」商標為早已註冊商標，可於公開資料中
查得，所以可以認定雷歐工具至少存有過失。」
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