上 訴 人 榮光機械股份有限公司（原告）
被 上訴 人 HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH（被告）
上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國105年2月1日本院103年度民專訴字第105號第一審判決提起上訴後，經最高法院第二次發回更審，本院於112年12月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。( 原告敗訴)
上訴駁回。( 原告敗訴)
事實及理由
...
四、本件爭點：
(一)上訴人以被上訴人未交付系爭授權文件，於103年1月30日以書面通知被上訴人終止系爭契約，有無理由？
(二)被上訴人以上訴人有前揭違約事由，於102年12月9日以書面通知上訴人終止系爭契約，有無理由？
(三)上訴人是否依系爭契約第18.6條取得第4.1條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權？
五、本院判斷：
(一)兩造分別於100年8月1日、100年7月29日簽訂系爭契約，依系爭契約第18.1條約定，有效期間自100年8月1日起至115年12月31日止，此為兩造所不爭執，並有系爭契約原文及其中譯本在卷可稽。觀諸系爭契約性質為「合作及授權」契約（原文：Cooperation and Licence Agreement ），及依
系爭契約之序言：「1.被上訴人是附件6所列專利和本協議所述相應專有技術的所有者，並有權對其進行許可，被上訴人願意授權上訴人許可產品的生產權及其備件，被上訴人將向上訴人移交其現有的生產檔和技術訣竅，及其技術訣竅轉讓給上訴人。2.被上訴人公司願意授予上訴人公司在『授權市場』上以上訴人公司的名義/品牌向最終使用者銷售授權產品和備件的權利。上訴人願意在『授權市場』銷售產品並承擔售後責任。被上訴人公司願意為上訴人公司提供本協議中規定的技術支援。3.上訴人公司願意並有創意地在短時間內為其公司開發工具磨床這一新的業務領域。上訴人能夠滿足『授權市場』對授權產品的技術和物流要求。」；
第4.1條約定：「在上訴人承擔本契約第17條所定應付之頭期款給付義務及權利金給付義務之前提下，被上訴人謹此授與上訴人於本契約期間在『授權市場』範圍內，有製造、使用、銷售『授權產品』（包括任何修改、進階或類似產品，以及使用或落入被上訴人專利之產品）之專屬權利。被上訴人目前能提供的機械產品：H2001 NUM-Power、H3000 NUM-Power、H2001 PRAZISA GRANIT NUM-Power」；
第16.1條約定：「頭期款：本契約所授予之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權文件。上訴人必須支付被上訴人總計250,000歐元作為頭期款。」；
第16.2.1條約定：「本契約約定上訴人必須支付被上訴人權利金作為上訴人生產及銷售授權產品之對價，上訴人應給付被上訴人之授權金如下：每一台如系爭契約第4.1條所列之每一授權機器以及第4.2條所列之機型予約定市場客戶，每台機器之權利金為6,000歐元。第一台至第十台機器免付權利金。」；
第18.1條約定：「本契約自簽署日起生效，並至西元2026年12月31日屆滿。」
可知，兩造簽訂系爭契約之目的，在於被上訴人將其專利技術授權上訴人用以生產授權產品，並提供授權文件讓上訴人取得於一定期間在授權市場內製造及銷售授權產品之專屬權利，惟上訴人同時負有給付被上訴人頭期款及權利金，以作為生產及銷售授權產品之對價義務。
(二)又系爭契約第18.5條約定：「在符合下述第18.6條情況下，若被上訴人未善盡系爭合約之規範義務，上訴人得在三次通知後終止系爭合約」；
第18.6條約定：「若上訴人依第18.5條約定以被上訴人未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，上訴人有權取得下列救濟：⑴於第18.5條之情況，上訴人依前開第4.1條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以被上訴人故意未盡其系爭契約所定義務為限。就非故意且可治癒之情況，於被上訴人回歸系爭契約履行後，上訴人仍應給付授權金。」
基此，上訴人得合法終止系爭契約及取得第4.1條專屬授權之前提，應以被上訴人故意不履行系爭契約所負義務，且因該瑕疵屬於無法補救，導致影響上訴人無法繼續履約即無法生產銷售授權產品為限。
(三)上訴人主張被上訴人未依系爭契約第9.1、9.4條，於100年10月1日之前將系爭授權文件全部送達予上訴人，且已提供之部分文件有遲延或錯誤情形(詳如附件1至7所示)，經上訴人於102年12月31日、103年1月21日、同年月25日發函三次限期要求補正，被上訴人迄未補正，故意違反給付系爭授權文件之義務，上訴人於同年1月30日發函被上訴人終止系爭契約，依系爭契約第18.6條約定取得第4.1條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，業據提出違約情事整理表及雙方往來之電子郵件、通知信函為證。惟為被上訴人否認，並以前詞置辯。經查：
⒈系爭契約第9.1條約定：「被上訴人將會交付上訴人其可提供的相關『授權文件』，該『授權文件』與被上訴人得利用且與被上訴人本身所使用作為製造、組裝及測試、銷售、售後服務、品質保證及零件購買之文件相同，即如附件四所示。交付給上訴人的文件語言會是英文。」（原文：HAWEMA will deliver to PARAGON the relevant License Documentation available at HAWEMA and identical to that used by HAWEMA for manufacturing, assembly and test, sales, after sale service, quality assurance and purchasing of parts as per attachment 4. Preferred for delivery to PARAGON will be the documentation which is available in English language.）；
第9.2條約定：「『授權文件』之圖面應以SOLID WORKS品牌的繪圖軟體CAD繪製，並以光碟片為載體之方式為送達。其它文件應以電子檔載入光碟片之方式，或紙本方式送達。」；
第9.4條約定：「『授權文件』之送達：文件之交付將會在系爭契約簽署後30至60天內依附件四之內容備妥。」（原文：Delivery of License Documentation : The documentation will be prepared for delivery in accordance to attachment 4 within 30-60 days after signing the Agreement.」（上訴人自行就原文翻譯有誤之部分，應以上開中譯文為準）。
⒉又依系爭契約第9.1條所示附件四共分三部分，附件四之1、2（即attachment 4 ⑴及⑵）將被上訴人可提供之授權文件範圍分成七種類型：⑴零件清單(Parts Lists)；⑵組裝及測試文件(Assembly+Test Documentation)；⑶零件製造(Parts Manufacturing)；⑷品質保證文件(Quality Assurance Documentation)；⑸售後服務文件(After Sales Service Documentation)；⑹銷售文件(Sales Service Documentation)；⑺採購文件(Purchasing Documentation)。附件四之3（即attachment 4 ⑶）則以表格方式將被上訴人目前「可提供(available for transfer)」或「稍後提供(will be transferred later)」項目個別呈現。
觀諸上開文件之性質及用途，可分為雙方合作前期之採購、製造、組裝、測試、銷售階段，與合作後期之品質保證及售後服務階段，對照兩造簽訂系爭契約之目的在於製造銷售授權產品以各獲取利益或權利金，及授權產品製造及銷售時程長達15年，參酌系爭契約第9.4條僅約定系爭授權文件之交付將會在系爭契約簽署後之30至60日內備妥，堪認系爭契約係要求在被上訴人能力所及且可得提供之範圍內，應將系爭授權文件交給上訴人，並未要求被上訴人在訂約後30至60日之內即負有全數提供之義務，而是應配合雙方合作授權之進度，由被上訴人提供製造及銷售授權產品所必要之授權文件予上訴人。是以，上訴人主張被上訴人依系爭契約第9.1、9.4條，應於100年10月1日之前負有將系爭授權文件全部送達予上訴人之義務，即非有據。
⒊兩造就系爭契約所定授權產品僅為附件四之3（attachment 4 ⑶）編號2、3、4之「H2001」、「H3000」、「H2001 GRANIT」3種型號，並不爭執（更二審卷一第424頁，至於編號1、5至9之產品ECO、PLS7、LS122、OC20、OC30、FC-250W，並不在兩造約定之授權產品範圍）。上訴人雖提出附件1表示被上訴人就授權產品「H2001」與「H3000」型號之組裝表、工廠驗收測試表、測試檔案夾及備品零件清單，與授權產品「H2001 GRANIT」型號之組裝表、工廠驗收測試表、測試檔案夾、備品零件清單、電路圖、操作手冊均未提供，違反系爭契約第9.1條約定等等。然查：
⑴3種型號（H2001、H3000、H2001 GRANIT）之組裝表：
依前揭附件四之1之⑷品質保證文件(Quality Assurance Documentation)之9m已明載：「Assembly inspection sheets integrated into assembly process sheets(中譯：組裝檢驗表整合進組裝表交付)」，意指兩者將以同一份文件形式交付，而依上訴人所提附件1之「組裝檢驗表（Assembly inspection sheets）」欄位既標記為「ok」（即已交付），顯然上訴人於收到組裝檢驗表之同時，應已收到該3個型號產品之組裝表無誤，並無上訴人所指有未交付之違約情形。
⑵3種型號（H2001、H3000、H2001 GRANIT）之工廠驗收測試表：
核其性質為附件四之1之⑵組裝及測試文件(Assembly+Test Documentation)之5m所列項目之一，依前所述，上訴人既已收到組裝檢驗表及組裝表，其內容應已被涵蓋，此文件亦無上訴人所指有未交付之情形。況此文件非屬於製造或組裝授權產品之必備文件，業經上訴人陳明在卷（更二審卷一第470、471頁），上訴人既已依被上訴人所提供之專利技術製造出四台授權產品（型號為GT-520、GT-530，照片見本院更二審卷一第339、341頁），此為上訴人所不爭執（同上卷第470頁），縱被上訴人未交付該文件亦不影響其製造授權產品，難認有故意不交付授權文件而違反系爭契約之情事。
⑶3種型號（H2001、H3000、H2001 GRANIT）之測試檔案夾及備品零件清單：
核其性質分別為附件四之1之⑷品質保證文件(Quality Assurance Documentation)之10m、⑸售後服務文件(After Sales Service Documentation)之13m所列項目，被上訴人雖不否認未交付予上訴人，然由於上訴人自承製造出授權產品四台（照片見更二審卷一第339、341頁）後迄今均未售出，且未曾給付被上訴人權利金，此為兩造不爭執（更二審卷一第426頁），亦即雙方並未進入合作後期之品質保證及售後服務階段，被上訴人尚無提出之義務。況此非屬於製造或組裝授權產品之必備文件，業經上訴人陳明在卷（同上卷第470頁），且上訴人既已依被上訴人所提供之專利技術製造出四台授權產品，縱被上訴人未交付該文件亦不影響其製造授權產品，難認有故意不交付授權文件而違反系爭契約之情事。
⑷「H2001 GRANIT」型號之電路圖、操作手冊：
依證人謝O勳於原審之證述：伊並非被上訴人公司員工，伊的工作是負責翻譯及技術，在圖面部分已把製作授權產品之全部授權文件陸續提供予上訴人，是被上訴人以電子郵件的附件及郵寄光碟方式給伊，伊再全部轉給上訴人負責技術的人員等語（原審卷二第14、15、17頁），核與證人即上訴人法定代理人於原審證述：被上訴人於交付設計圖時，因自己的設計圖沒有齊全，告訴我們設計圖在其供應商那裡，有些版本不吻合，所以花很多力氣去修改等語（同上卷第47頁），兩人關於被上訴人有交付設計圖面乙事之證述相符，足證被上訴人應已透過證人謝O勳以電子郵件及光碟轉交生產製造所需圖面（電路圖）予上訴人，並無上訴人所指有未交付之情形。又兩造對於製造或組裝授權產品之必備文件，並不包括操作手冊，此為兩造所不爭執（更二審卷一第459、471頁），縱被上訴人未交付該文件亦不影響其製造授權產品，難認有故意不交付授權文件而違反系爭契約之情事。
⒋依上訴人所提附件1所示「零件清單」項目之「A2」、「A3」、「A4」及「材料規格」項目之「I2」、「I3」、「I4」，雖記載被上訴人就系爭授權文件有提供錯誤或遲延之情形（內容詳如附件2至7）。然而，其中「I2」所載「未提供：101年1月11日:C軸渦桿與渦輪的規格：Re:圖面問題」部分，觀諸證人謝念勳回覆上訴人研發部員工楊秀禎之電子郵件內容（原審卷一第113頁、更二審卷一第271頁），可知證人謝O勳先前已有提供圖面，並說明關於此零件沒有進一步的資料，此或無法達到上訴人預期獲得更詳細的規格之要求，然參諸兩造既未事先就系爭授權文件內容之詳細程度予以具體特定，自不能以被上訴人所交付之文件不如上訴人原先認知或預期，即認其未提供而有違約之情形。又關於上訴人主張附件1其他所載提供錯誤或提供遲延之部分，觀諸上訴人所提證人謝念勳與上訴人員工往來之電子郵件內容，被上訴人雖有透過證人謝念勳就提供錯誤之部分更正新的圖面或資料（更二審卷一第243頁），或依上訴人之要求持續修正或補充圖面資料及提出技術上之解決說明，然依前述，系爭契約並未要求被上訴人在訂約後30至60日之內立即應全數提供所有資料，且雙方於履約過程中透過修正錯誤以解決製造授權產品所面臨的困難，實屬常見，難認有何違反系爭契約。況且，上訴人事後亦已於102年7月間左右依被上訴人提供之專利技術及協助下完成四台授權產品成品，並未因被上訴人之遲延交付而受有影響，自不能事後再主張被上訴人應負遲延責任而有違反系爭契約之違約情事。
⒌至依上訴人於102年12月31日、103年1月25日寄給被上訴人之通知信函所附Non-performance List即違約清單（原審卷一第121、123頁背面，更二審卷一第441、447頁），雖另載有被上訴人未提供的項目（即4.HAWEMA未提供的項目第二部分，其餘遲延或未提供的項目部分理由同前）：A.LS20圖檔、B.PLS2電路圖、C.PLS7圖檔和電路圖、D.PLS8圖檔和電路圖、E.LS122圖檔和電路圖等。然而，觀諸上開型號與授權產品型號（H2001、H3000、H2001 GRANIT）不同，均非屬兩造約定之授權產品，被上訴人縱未提供該等文件，亦不構成違反系爭契約第9.1條所負義務，附此敘明。
⒍再參酌上訴人於102年7月間有能力完成四台授權產品之製造，係因被上訴人提供系爭授權文件，此經證人謝O勳證述在卷（原審卷一第15頁），且上訴人於104年3月曾在台北國際工具機展覽會以其依系爭契約所生產之授權產品參展，此有被上訴人提出之台北國際工具機展覽會網頁及授權產品照片可參（原審卷一第255至259頁）。倘被上訴人未交付系爭契約所必要之系爭授權文件，上訴人應無獨自完成製造授權產品並以授權產品參展之可能。
⒎綜上，本件依上訴人所提證據無法證明被上訴人有故意違反依系爭契約第9.1、9.4條約定給付系爭授權文件之義務，且該違約屬無法補救之情事，則其以先後三次發函要求補正，以被上訴人迄未補正為由，終止系爭契約，並不合於系爭契約第18.5條約定，故其主張依系爭契約第18.6條約定取得第4.1條所定之專屬授權，核屬無據。
(四)被上訴人就上訴人主張終止系爭契約抗辯為不合法，並以上訴人有未依約繳納全部頭期款、未提供市場銷售報告及售出授權產品、未經允許更改授權產品零件、未支付技術訓練費用等違約事由，主張已先於102年12月9日合法終止系爭契約（即爭點二），上訴人即無從於103年1月30日終止系爭契約及依系爭契約第18.6條約定取得第4.1條所定之專屬授權等等。關於被上訴人所執前揭違約事由之辯解均為上訴人所否認，並以前揭理由為辯，惟因上訴人就其所為合法終止系爭契約之主張既未盡舉證責任，縱認被上訴人之抗辯尚有疵累即被上訴人並無前揭違約行為，亦無法作為有利上訴人認定之依據，即無就前揭違約事由（如上訴人是否已全數支付25萬歐元之頭期款等）再予判斷之必要，附此敘明。
六、綜上所述，本件上訴人主張被上訴人因未交付系爭授權文件，已依系爭契約第18.5條合法終止契約，並依第18.6條約定取得系爭契約第4.1條所定專屬授權，並非有據，故其請求確認上訴人就兩造間100年8月1日簽署之系爭契約取得第4.1條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，所持理由雖與本院不同，惟結論並無二致，應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
智慧財產第一庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳端宜
法 官 吳俊龍
沒有留言:
張貼留言