專利(專屬授權) 綠茵生技v.中研院、生技中心：法院認為，中研院與綠茵生技公司簽署的合約是針對「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途」專屬授權，不包含昭和草相關發明。中研院將不同的專利授權給生技中心，授權合約有效，也沒有違反與綠茵公司間的合約。

智慧財產及商業法院111年度民專訴字第48號民事判決（2023.2.7）

原 告 綠茵生技股份有限公司

被 告 財團法人生物技術開發中心

被 告 中央研究院

上列當事人間確認授權關係不存在事件，經臺灣士林地方法院以110年度智字第8號裁定移送前來，本院於民國112年1月10日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由

四、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項：　

㈠兩造不爭執事項：
⒈原告與被告中研院於103年4月16日簽立授權契約甲，契約期間為103年5月10日起至123年5月9日止，系爭專利甲之授權期間為105年11月21日起至122年6月3日。
⒉被告生技中心與被告中研院於103年9月1日簽立授權契約乙。

㈡兩造爭執事項：
⒈本件原告提起訴訟有無確認利益？
⒉被告中研院將「昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技術內容及系爭專利乙，專屬授權予被告生技中心，是否違反原告與被告中研院間就授權契約甲之專屬授權（專利法第62條第3項）而為無效？

五、得心證之理由：

㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文；又民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為他人間之法律關係，亦非不得提起（最高法院42年台上字第1031號裁判要旨參照）。

本件原告主張被告中研院已依授權契約甲將「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途（中研院覽號：14A-0000000）」研發成果及系爭專利甲，亦即昭和草之萃取物及其萃取方法、功效均專屬授權予原告，則被告中研院再行以授權契約乙將昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技術內容及系爭專利乙專屬授權予被告生技中心，屬重複授權而為無效等情，為被告2人所否認，並以前詞置辯，可知兩造間就授權契約乙是否有效一節確有爭執，造成原告依授權契約甲所取得專利技術內容此私法上地位有不安之狀態存在，而此不安狀態能以確認判決除去之，依上開說明，原告即有受本件確認判決之法律上利益，自得提起本件確認訴訟。

㈡原告主張被告中研院將「昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技術內容及系爭專利乙，專屬授權予被告生技中心，違反授權契約甲之專屬授權約定，是被告2人間簽署授權契約乙關於上述專利及技術，屬無權處分，且依專利法第62條第3項、民法第71條規定而為無效云云。

按專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂「對抗」，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題。

查本件被告中研院與被告生技中心所為專利授權法律行為應分為授權合意之債權行為、授權處分行為之準物權行為，且依前述，專利法第62條第1項規定專利登記應為對抗要件，並非生效要件，而被告2人間所簽立之授權契約乙乃屬債權契約，僅使其等依約負擔契約約定之權利義務，該法律行為核屬前述授權合意之債權行為，則無論被告中研院對於授權契約乙之專屬授權標的或範圍有無處分權限，基於債權契約相對性原則，被告2人間簽署授權契約乙仍然有效，是原告主張被告2人間簽署授權契約乙屬無權處分，而認無效等情，已有誤會。

又按法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效，民法第71條定有明文，而所謂強制規定，係指法律命令為一定行為之規定，禁止規定則指法律命令不得為一定行為之規定。再按專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明，專利法第62條第3項定有明文。併參酌專利法第62條第3項立法意旨謂「原條文第84條第2項規定專屬被授權人於專利權受侵害時，得行使損害賠償、侵害排除及防止請求權，惟未明定專屬授權之實體法律效果。爰參考英國專利法第130條第1項、日本特許法第68條及第77條第2項、韓國專利法第94條及第100條第2項規定訂定專屬授權之效果，以利適用。專利權人如本身仍有實施發明之需求，應取得專屬被授權人之授權後，始能實施。」等語，可知專利法第62條第3項規定係為專利權之授權法律行為成立生效後之法律效果，亦即專屬被授權人在專屬授權範圍內，取得專利權之排他權能與實施權能，與該授權契約乙是否成立或生效實屬無涉，又被告2人間簽署授權契約乙實屬私法自治契約自由之範疇，上開條文亦未禁止或限制專利權人與他人再成立相關授權內容之債權契約，是原告主張授權契約乙違反專利法第62條第3項、民法第71條規定而為無效云云，難認可採。

㈢況觀諸授權契約甲、乙內容，可知授權契約甲、乙之專屬授權範圍分別為授權契約甲附件一「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途，系爭專利甲」、授權契約乙附件一授權專利所示系爭專利乙、美國專利US7547455號及US8048455號，兩者所授權之專利實為不同。再經比對系爭專利甲、乙後（各請求項詳如附表一、二），系爭專利乙請求項1至6、8至12為物之請求項，系爭專利甲則均為用途請求項，該部分已難認屬於相同之發明；又系爭專利乙請求項7、13所揭示之昭和草萃取物，包含所列舉之1,2-二-O-α-次亞麻油醯基-3-O-β-半乳糖吡喃糖基-sn-甘油(dLGG)(18：3/18：3)等共五種化合物，並未限定進行萃取之操作方式，而系爭專利甲請求項1至4所揭示之富含半乳糖脂之植物萃取物，其為包含1,2-二-O-α-次亞麻油醯基-3-O-β-半乳糖吡喃糖基-sn-甘油(1,2,di-O-α-linolenoyl-3-O-β-galactopyranosyl-sn-glycerol,dLGG)等六種化合物或其組合之溶份，且係將昭和草等植物樣品以特定萃取方式而獲得，由於萃取方式（如液態萃取、超臨界流體萃取等）、操作條件（如萃取液類別、順序等）等差異會導致萃取所得物成分組成有所不同，上述專利既無揭示相同之萃取方式及操作條件，則無從據以認定系爭專利乙請求項7、13之昭和草萃取物，與系爭專利甲請求項1至4所界定（須採特定萃取方式而獲得之）富含半乳糖脂之植物萃取物相同；另系爭專利乙請求項7、13所述昭和草萃取物，分別用於製備「預防及/或治療黑色素瘤」、「抗發炎」之藥物，系爭專利甲則揭示用於「預防或治療猛爆性肝炎」、「預防或治療敗血症」、「美白」及「預防或治療急性腎、肝或肺損傷及其相關適應症」，亦見兩者功效、用途均有差異。綜上，系爭專利甲、乙並非屬相同之發明。

㈣原告雖主張：授權契約甲之授權範圍尚包含中研院覽號14A-1020222號內研究成果資料，即非專利之昭和草技術內容云云，然觀諸系爭專利甲公告本所載，系爭專利甲名稱即為「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途」，復對照授權契約甲所載內容，其中第1條第1項特定技術、第3條第1項授權內容分別記載「甲方（即中研院）同意將其農業生技研究中心徐Ｏ芬研究員等創作人之研發成果富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途（本院覽號14A-1020222），（以下簡稱本資料，如附件一，視為本契約之部分），依本契約第2條第1款授權乙方（即原告）使用」、「本資料為構成本契約之一部分，但本資料不包含本院有關昭和草之相關發明，本院有關昭和草相關研究係包含但不限於甲方其農業生物科技研究中心徐Ｏ芬研究員等之研究成果『利用昭和草之純化物或活性萃取物作為癌症化學預防物質』（本院覽號14A-950305）」等語，而附件一則為本資料「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途，系爭專利甲」，足見被告中研院依授權契約甲授權原告之標的即契約所稱本資料（中研院覽號14A-1020222號研究成果）確為系爭專利甲，且不包含中研院有關昭和草之相關發明，又原告就除系爭專利甲以外「非專利之昭和草技術內容」具體為何並未說明，亦無提出相關證據以實其說，則此部分主張，洵屬無據，應無可採。

六、從而，原告訴請確認授權契約乙有關「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途（中研院覽號：14A-0000000）」與系爭專利甲申請專利範圍相同之昭和草技術、方法、材料、製程、配方無效，為無理由，應予駁回。

智慧財產第三庭
法 官　潘曉玫