智慧財產法院 107 年民商上字第 5 號民事判決(2019.04.25)
上訴人 麥奇數位股份有限公司
訴訟代理人 張志朋律師
林佳瑩律師
被上訴人 乂迪生科技股份有限公司
主文：
「原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執
行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人乂迪生科技股份有限公司、丙○○應連
帶給付上訴人新臺幣肆佰萬元，及自民國一百零六年一月十一日
起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用「HiTutor」 名稱、
「http ://www .hitutor .com .tw 」網域名稱及附圖二所示「
HiTutor 」商標。」
理由：
「四、本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷四第373 至374
頁）
(一)不爭執事項：
1.上訴人成立於93年3 月18日，為線上英語教學之企業，已成
立TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup等品牌
網站（見原審卷一第14至25頁）。
2.上訴人為TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup
等商標商標權人或專屬被授權人，並在世界各國，包括中國
、日本、韓國、美國亦均取得上開系列商標之註冊（見原審
卷一第62至107頁、第110至133頁）。
3.本院102 年度民商上字第3 號民事判決認定上訴人之TutorA
BC、TutorABCjr為著名商標（見原審卷一第141 至163 頁）
。
4.被上訴人公司設立於97年3 月5 日，設立當時之資本額為1
千萬元，目前登記資本額3 億元整，目前實收資本額1 億2
千9 百多萬元（見本院卷四第203 頁）。
5.上訴人www .tutorabc .com網域名稱於89年4 月3 日登記註
冊（見原審卷二第127 頁），被上訴人公司網域名稱www .h
itutor . com .tw於98年7 月24日登記註冊（見原審卷二第
195 頁）。
6.被上訴人公司於103 年12月1 日取得附圖二「HiTutor 」商
標，註冊於第41類「家教」，其中「Say Hi to The World
」聲明不專用。...
五、本院之判斷： ...
(二)附圖一編號1 至4 「TutorABC」商標（下稱系爭「TutorABC
」商標）在線上英語教學領域為著名商標...
2.上訴人於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，
上訴人成立之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英
語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、Tu
torMing （線上華語教學網站）等品牌，於103 年獲得國際
級投資機構投資33億元、於104 年獲得投資66億元，公司市
值超越330 億元，表現深獲市場肯定。iTutorGroup 於101
年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創新10
0 強企業；於103 年獲中國最大電子商務集團阿里巴巴、新
加坡淡馬錫及啟明創投投資33億元；創辦人於104 年被高盛
集團選為當年全球百大魅力企業家（亞洲唯一入選企業）；
於104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資
本投資66億元，在全球60個國家、80個城市擁有4,500 多位
外籍顧問，近年已提供超過1,000 萬堂線上教育課程等情，
有上訴人公司登記資料影本、TutorABC、TutorABCjr及Tuto
rMing 網頁影本、iTutorGroup 集團網站網頁、相關新聞報
導附卷可參（見原審卷一第14至61頁），其以姚明、李昌鈺作為品牌代言人（見本院卷二第175 至183 頁），聘請黃舒
駿、趙心屏出任公司副總裁、公關副總（見本院卷二第215
至232 背頁），增加其曝光度及能見度。上訴人陸續自96年
起在我國取得包括本件系爭「TutorABC」商標在內之Tutor
系列註冊商標，均仍在權利期間內，且在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國，均取得Tutor 系列商標之註冊，上
訴人之關係企業香港麥奇集團公司亦持續向經濟部智慧財產
局（下稱智慧局）申請Tutor 系列商標等情，有國內外商標
註冊證、申請中商標列表可按（見原審卷一第62至107 頁、
第109 至140 頁），另本院102 年9 月26日102 年度民商上
字第3 號民事判決肯認本件系爭「TutorABC」商標為著名商
標（見原審一第141 至164 頁），智慧局編製著名商標名錄
亦將「TutorABC」列為著名商標（見原審卷三第61頁），上訴人長期、不間斷地於我國投資龐大廣告費用，透過諸多平
面、電子媒體行銷，自堪認本件系爭「TutorABC」商標，至
遲於98年間，早已為「線上英語教學領域」之「相關」消費
者所熟知而已成為著名商標，且至今仍因其持續大量使用而保持其著名性，然其著名性只在「線上英語教學領域」，尚未到達「一般」消費者均普遍認知之著名程度。
3.至於附圖一編號5 擬人化耳麥商標，雖為附圖一編號2 、4
「TutorABC」著名商標中之圖案一部分（即英文字母「o 」
），然「TutorABC」商標整體並未特別強調或放大「o 」部
分，相關消費者見「TutorABC」商標仍係以該整排英文字母
作為商品服務來源之識別，而非僅以「o」圖樣為識別，自
難認附圖一編號5之擬人化耳麥商標為著名商標。
4.被上訴人雖辯稱：系爭「TutorABC」商標是在本院102 年度
民商上字第3 號判決於102 年9 月26日作成時才被認定為著
名商標，智慧局也是在000000-000000 著名商標總彙編才將
之列入著名商標，故其並非在98年間即著名云云。然查，依
本院102 年度民商上字第3 號判決所載事實可知，該案所涉
之侵權時間為99年4 月間（參該判決書第4 頁，見原審卷一
第142背頁），則「TutorABC」商標是否著名之時點，自應以該案侵權時是否已成為著名商標，始有探討之意義，故被
上訴人稱：「TutorABC」商標是在102 年9 月26日該案判決
作成時才是著名商標云云，顯不足採。再者，依本院102 年
度民商上字第3 號判決記載，上訴人自公司設立起，每年均
投入大量資金於商品廣告，於全國各大知名媒體今周刊、遠
見雜誌、天下雜誌、商業周刊及萬寶周刊等平面媒體雜誌，
以及雅虎奇摩網站刊登廣告，亦於台中及彰化地區設置巨幅
看板，或於廣播節目中穿插廣告，或於節目中接受主持人之
專訪、散發DM等，服務客戶數，已逾500 萬人次，曾獲經濟
部工業局數位學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「
學習網最佳案例優良獎」、經濟部第八屆e-21大金網優質獎
，參酌創市際公司於98年之網路橫幅廣告投放狀況報告可知
，線上學習網域類型係網路橫幅廣告曝光量最高之產業，曝
光率約96.72%，其中上訴人名列98年網路廣告主排名第4 名
，曝光量高達87.07%，依據創市際公司於99年「線上學習網
站使用狀況」報告可知，上訴人於99年在線上學習網站排名
名列第2 名，亦僅次於學承電腦等語（見原審卷一第26頁）
，本院認依上開事實，實足堪認系爭「TutorABC」商標，至遲於98年間，在線上英語教學領域，已成為著名商標，是被
上訴人上開主張，並不足採。...
(三)侵害商標權部分：
1.按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一或類似之商品或
服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤
認之虞者，為侵害商標權，修正前商標法第61條第2 項、第
29條第2 項第3 款、現行商標法第68條第3 款定有明文。構
成該款侵害商標權，指兩商標近似，並使用於同一或類似之
商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之虞者。又所謂「
有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相
關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之
虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構
成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩
商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同
一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關
係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷
二商標有無混淆誤認之虞，得參酌：商標識別性之強弱；
商標是否近似暨其近似之程度；商品、服務是否類似暨
其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆
誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；被控侵
權商標之使用人是否善意；其他混淆誤認之因素等，綜合
認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
2.茲依上開因素審酌如下：
(1)商標識別性之強弱：
①識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服
務相區別的特性，故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為
之。商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標，至於不具先天識別性的描
述性標識，指對於商品或服務之品質、功用或其他有關的
成分、產地的特性，作直接、明顯描述的標識，例如「牛肉麵」使用於餐廳服務，從競爭角度觀之，若其他競爭同
業於交易過程中需要使用此等標識的可能性相當高，若賦
予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，不
應給予註冊。又以文字作為指示及區別商品或服務來源的
標識，是否具有識別性，取決於文字的意義及其與指定商
品或服務之間的關係，如「SCREENWIPE」為「SCREEN（螢
幕）」及「WIPE（擦拭物）」的組合字，整體而言，並未
產生「螢幕擦拭物」以外的其他意義，使用於電視或電腦
螢幕擦拭布商品，仍為商品的直接說明。然而，依智慧局
商標識別性審查基準2.2.1 所載，若該描述性標識有證據
證明取得後天識別性時，仍可取得註冊。
②「Tutor 」為「家教」、「家庭教師」、「私人教師」之意
，故系爭「TutorABC」商標依其字面意義雖有「家庭教師教
ABC 」、「英文家教」的意思，但與其所註冊指定之第35、
41、42類之廣告企劃、網路購物、各種書刊雜誌發行、代辦
遊學服務、唱片之製作、網站規劃建置、電腦硬體設備設計
等等（詳其註冊證所示），並無直接關聯性，又其指定使用
在第41類補習班、語文補習班、才藝補習班等教學服務領域
，所謂的「補習班」無法直接理解為「家教」，另系爭「Tu
torABC」商標使用在其所著名之線上英語教學領域，亦非直
接服務之描述，因為「Tutor 」（家教）依吾人通常之理解
，指的是私人老師與學生在特定場所（老師到府，或學生至
老師家中），以1 對1 或1 對2 之方式進行教學，然麥奇公司之線上英語教學服務，係以網路串聯教師與學員，使兩者可在不同處所（甚至不同國家）即時互動學習，而「TutorABC」提供之課程不只有1 對1 課程，還有1 對多之小團體班
，及大講堂課程，此種學習方式與吾人所理解之「家教」不
同，尤其是小團體班及大講堂課程，無法稱之為「家教」，
此外，「TutorABC」課程不是只有「真人教學服務」，其線
上學習平台還有提供許多英語資源可以自行進行線上學習，
此更無法稱之為「家教」。因此，系爭「TutorABC」商標使用於其所著名之「線上英語教學」服務，仍必須運用一定程
度的想像、思考，才能領會到若是選擇「1 對1 方式」課程
學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文，由此可知，「TutorABC」並非對線上英語教學服務之服務內容、提供方式、
提供態樣的「直接描述說明」，而必須再稍微的運用一下想
像力才能領會，自堪認系爭「TutorABC」商標應為暗示性商
標，具有先天識別性，但先天識別性不像獨創性標識這麼強
。再者，系爭「TutorABC」商標經過麥奇公司長期、大量、
廣泛使用，已經在相關消費者間建立高度的知名度，而成為著名商標，業如前述，因此其原本先天不強的識別性，也因
為後天行銷而建立起後天高度識別性。準此，系爭「TutorABC」商標識別性極高，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。
(2)「HiTutor 」商標與系爭「TutorABC」商標構成近似且近似程度不低：
①按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商
標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂
為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係
認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者
關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分
，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整
體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品
/ 服務之消費者的整體印象。 ...
③系爭「TutorABC」商標（見附圖一），是由略經設計之橫書
英文「TutorABC」所構成，其中，附圖一編號1 「TutorABC
」之「Tutor 」設計為紅色，「ABC 」設計為深藍色；附圖
一編號2 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側
掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，英文字母「C 」設計為右
側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色；附圖一
編號3 為未經設計的墨色英文字串「TutorABC」；附圖一編
號4 「TutorABC」商標之英文字母「O 」設計為一右側掛置
單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，另在「TutorABC」下方置一極
小的英文字串「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE 」。由上可知
，系爭「TutorABC」商標彼此間雖有細部設計之差異，但在
字母「O 」、「C 」所為之上開圖形設計，予人印象仍未逸
脫字母「O 」、「C 」之表示態樣，至於極小的「ENGLISH@
NYTIME , ANYWHERE 」英文字串因為字體過小，紅色、藍色
的設色差異也只是微小變化，都無法在消費者心中留下深刻
印象，因此系爭「TutorABC」商標，整體呈現在外予人之寓目印象，應該都是可清晰辨認之「TutorABC」，又麥奇公司
以「Tutor 」為商標一部分申請了大量「Tutor 」系列商標
，而形成「Tutor 」系列商標指向麥奇公司之印象，故相關消費者見到系爭「TutorABC」商標，自然會以「Tutor 」作
為主要識別部分。
④附圖二「HiTutor 」商標，是由橫書淺藍色英文「HiTutor
」，其中「Hi」置於藍色圓形底圖上，且「i 」字上方的點
以一個雙邊耳機圖樣呈現之，另下方置較小字體「Say Hi
to the World」所構成，但因為「Say Hi to the World 」
英文字串字體過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此
附圖二商標應以「HiTutor 」為事後留在消費者心目中之印
象。又「HiTutor 」商標並不是把「HiTutor 」以一樣大小
的文字商標方式呈現，而是將「Hi」設計置於藍色圓形底圖
上，該圓形圖有一尾巴指向「Tutor 」，類似一個對話框，
形成是「Tutor 」說了「Hi」的意象，被上訴人亦自承：系
爭商標的設計是以Hi的對話框造型為主（見原審卷四第162
-1頁），因此由「HiTutor 」商標外觀設計意匠，會使人感
受到「Hi」圖形與「Tutor 」英文字是分開的印象。
⑤系爭「TutorABC」商標與「HiTutor 」商標相較，在外觀上
，均有「Tutor 」字樣，且該「Tutor 」佔「TutorABC」及
「HiTutor 」之比例均高達三分之二，僅「ABC 」與「Hi」
之差異，而系爭「TutorABC」商標既以「Tutor 」作為主要
識別部分，「HiTutor 」予人印象也因為「Tutor 」與「Hi
」分開而可一眼即見「Tutor 」字樣，則兩者在外觀上予人
視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tuto
r 」，僅有字首附加「Hi」或字尾附加「ABC 」之不同，然
整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；就觀念而言，兩商標均有
引人印象深刻的「Tutor 」，系爭「TutorABC」商標傳達的
觀念為「家庭教師教ABC 」、「英文家教」的意思，而「Hi
Tutor 」商標則傳達「向家教說Hi」的意思，亦傳達該家教
與英文有關，因此，兩商標給予消費者之觀念，亦屬近似。
據上，整體觀之，兩商標無論在外觀、讀音、觀念均有相彷
之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易
區辨，若標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經
驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買時施以普通之注
意，可能會誤認二者來自同一來源之系列服務，應屬構成近
似之商標，且近似程度不低。
⑥被上訴人又稱：單獨「Tutor 」指家教之意，其為一般字彙
不具識別性，不可能成為系爭「TutorABC」商標之主要識別
部分，自不應由上訴人獨佔「Tutor 」之使用權利云云。然
查：
1.任何文字商標除非是獨創性商標，否則均係以既有字彙所構成，所謂的任意性商標與暗示性商標，即是以既有字彙
，依其所指定使用之商品或服務本身或其品質、功用、特
性等關聯性高低，而取得任意性商標或暗示性商標之保護
，此類商標均具有先天識別性，更何況即使是不具先天識
別性之商標，也可以透過後天大量使用取得後天識別性，
此與該文字是否為既有字彙無關，因此，若以「Tutor 」
為一般字彙即謂不具識別性、不可能成為系爭「TutorABC
」商標主要識別部分，顯過於速斷，且與商標識別性之判
斷標準有違。
2.再者，系爭「TutorABC」商標雖有「英文家教」之意，然
使用在系爭「TutorABC」商標所指定之商品服務類別，或
其所著名之線上英語教學領域，應為具有先天識別性之暗
示性商標，理由業經本院詳為論述如前，兩造公司所營均
為線上英語教學服務，若要描述此服務，應使用「Live
Online Interactive English/Language Instruction 」
而非「Tutor 」，且依上訴人所提「線上( 即時真人互動
) 英語教學業者」名單可知（見本院卷一第345 至348 頁
），縱扣除被上訴人所稱重複、網頁無法載入、非線上語
言教學者（見原審卷二第269 至277 頁），仍有許多從事
線上語言教學服務業者沒有使用Tutor 這個字作為商標，
另若干在系爭「TutorABC」商標申請前使用「Tutor 」作
為商標一部分者（見原審卷一第323 至328 頁），有的或
因註冊類別與本件不同，有的後天識別性取得註冊，且上
開註冊資料極少，無法認為在系爭「TutorABC」商標申請
註冊前，「Tutor 」已被廣泛使用在類似領域，由此可知
，「Tutor 」並不是上訴人競爭同業所必須要使用到的標識。
3.著名商標之形成，須要投入大量的金錢、精力與時間，因
此商標法對著名商標之保護，較一般註冊商標為大，當商標已成為著名商標時，因為相關消費者對著名商標印象太
深，他人只要稍微攀附著名商標圖樣一部分，就容易使消
費者產生混淆誤認之虞。本件系爭「TutorABC」商標因上訴人長期投入大量的行銷而成為著名商標，上訴人競爭對
手及相關消費者會以Tutor 稱呼TutorABC（見原審卷一第
192 至204 頁），如以「tutor 」為字串進行商標資料檢
索，姑且不論其所申請或註冊類別是否與線上英文語言相
關，可以發現在所有含有Tutor 之註冊商標當中，屬上訴
人所有者即佔一半以上，另在含有Tutor 之商標申請案當
中，有79% 為麥奇公司所申請（見本院卷一第417 至420
頁），上訴人至今不僅在我國之商標布局已經形成Tutor
系列商標，即使以本件被上訴人公司開始侵權之時點98、
99年來看，上訴人當時亦已註冊系爭「TutorABC」4 個系
列商標，且也是98年以前唯一一個以「Tutor 」作為系列
商標之業者，商標權人投入大量金錢、時間建立其商標知
名度及識別性，本就應受商標法排他權之保護，若在此情
形下，任由競爭對手使用近似「TutorABC」之商標，不僅
將使上訴人長期以來為了建立著名商標所投注之心血被侵蝕，影響市場公平競爭秩序，相關消費者也會對商標所表
彰之服務來源產生混淆誤認，影響交易安全，與商標法第
1 條立法精神不符，是被上訴人上開所稱，並不可採。
(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度：
附圖一商標指定使用於第35、41、42類服務，附圖二系爭商
標則使用於第41類服務，且兩造均自述實際從事線上英語教
學服務，及卷內諸多事證亦顯示兩商標確實經使用於線上英
語教學服務。故兩商標所指定使用之服務間，應屬構成同一
或高度類似之服務。
(4)實際混淆誤認之情事：
依上訴人所提事證，本件有多起實際混淆誤認證據如下：
①107 年1 月31日之whoscall頁面顯示，HiTutor 之電話號碼
0000000000在Whoscall上被消費者標示為TutorABC，有公證
書附卷可參（見本院卷二第31至34頁），而whoscall的功能
在協助使用者辨識陌生來電，其運作方式是透過應用程式使
用者回報電話號碼資訊，經一定之電腦運算使其他使用者得
以知悉來電對象之資訊，基本原理是透過龐大的使用者社群
來回報，有數位時代報導可佐（見本院卷三440 至444 頁）
，由此可證明，至少在107 年1 月31日時，曾有消費者收到
HiTutor 以這支電話行銷時，認知來電者為TutorABC而加以
回報，而有混淆誤認之情事。
②TecahME 網站中標題為「使用HITUTOR 三個月心得評比分享
」文中，有網友分享：「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTO
R 開頭的他家線上英文搞混，但是透過親友的介紹，我找到
了HITUTOR 這個品牌。」（見原審卷二第105 背頁）可證明
確實有網友認為「HiTutor 」容易與「Tutor 」品牌的線上
英文產生混淆。
③上訴人提出其自行委由中華徵信所企業有限公司（下稱中華
徵信所）製作之市場調查報告（見原審卷二第10至62頁）。
按市場調查報告係藉由資料之蒐集、整合及量化之分析方法
，以某種實驗設計，以統計結果驗證其假設學說，統計分析
資料，提供判斷之依據，應屬鑑定之一種。當事人在程序外
私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實
之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定
者，所以非民事訴訟法上證據調查章之鑑定（民事訴訟法第
324 條以下），但其既為當事人所提出作為應證事實之證據
，即為證據方法之一種，法院自應就該市場調查報告內容，
依全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真
偽。再者，市場調查報告是否可採，法院應審查之事項，包
含市調公司是否具公信力，該市場調查之調查期間、方法、
地區範圍、對象、抽樣方法、母體及樣本數、問卷種類、題
目類型、題目區分、基本原則、結構安排、因果關係等事項
綜合審認之。查，上開市調報告係由中華徵信所所製作，而
中華徵信所成立於55年，資本額為3 億4000萬元，所從事業
務包括智慧財產權業、市場研究及民意調查類，此有公司及
分公司基本資料查詢附卷可參（見原審卷第63頁），依臺北
高等行政法院91年度訴字第2273號判決及本院104 年度行商
訴字第54號行政判決所載，其曾受許多政府機構，如交通部
郵政總局、外交部、交通部觀光局、行政院大陸委員會及人
事行政局等機構或民間企業之委託，進行各種意見調查及市
場調查，自102 年至今由政府機關與產業等委託調查者計18
6 件，公司人員150 人、線上資料80萬筆等（見原審卷二第
8 頁），堪認中華徵信所為具有公信力之徵信機構；又依該
市場調查報告所示，該市場調查之期間為105 年10月11日至
106 年1 月2 日，方法採CLT 中央/ 街頭定點訪問法，調查
地區及對象為台北市、台中市、高雄市之20至59歲民眾，按
母體之「性別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣
本數，分別為台北市、台中市、高雄市各400 份，使調查縣
市的抽樣誤差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每
隔5 人抽1 人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額
，使樣本得符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近一年
內有關注教育補教訊息，若受訪者在一年內沒有幫自己或親
友尋找教育補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，
不得接受訪問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之
不同而影響作答結果，因此問卷設計為50% 優先出現「TutorABC」商標圖樣，50% 優先出現「HiTutor 」商標圖樣，之
後再顯示另一個商標圖樣。此外，上開市場調查報告之調查
方法與結果，已由統計專家國立政治大學商學院統計學系系
主任鄭天澤教授確認調查方法符合調查原則、分析方法符合
統計理論（見原審卷二第57至58背頁），問卷內容亦由法律
專家資策會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、
題目、題項描述及選項無誘導受訪者的疑慮（見本院卷二第
59至61背頁）。依上開內容，本院認上開市場調查報告，不
僅進行調查之市調公司具公信力及專業能力，且其調查方式
符合異時異地整體觀察原則，又整體調查原則、採樣方式、
分析方法、問卷設計等亦符合市場調查準則，該市場調查報
告自有參考價值。
依該市場調查報告結果，顯示有70.5% 的
消費者認為「HiTutor 」商標與「TutorABC」商標構成近似
（見原審卷二第43背頁），有85.4% 的消費者認為兩商標為
同一家公司或具有授權或合作關係（見原審卷二第41背頁）
，準此，其比例均已超過50% ，自堪認「HiTutor 」確實有
致相關消費者與系爭「TutorABC」商標產生混淆誤認。
④被上訴人雖辯稱：其107 年9 月28日到whoscall查詢，顯示
「這個號碼還沒有被回報」，故上訴人所提之whoscall資料
有疑義等語。然被上訴人查詢時間與上訴人查詢時間已相隔
8 個月，可能因為資料更新而致所查詢之結果不同，仍無法推翻上訴人公證書所公證之內容。又被上訴人另辯稱其107
年3 月22日至google搜尋發現有「使用者」回報0000000000
為HiTutor 電話云云，姑不論該網頁出處不明、使用者亦不明，且亦無法否認有消費者確實曾誤認而錯誤回報whoscall
之事實，是被上訴人上開置辯，均無從為有利於其之認定。
⑤被上訴人又辯稱：著名商標所規範混淆誤認之對象為「相關
」公眾而非「一般」公眾，然上訴人所提的市場調查報告調
查對象是「一般」公眾，其所得之結論自不可採，又被上訴
人公司開始使用「HiTutor 」是在98年間，註冊該商標是在
103 年12月1 日，距離106 年3 月7 日該份調查報告作成時
間均已有數年之久，根本無法反映被上訴人公司開始使用及
註冊取得「HiTutor 」商標當時的情形，以及之後數年內至
調查報告作成前之情形云云。然而，首先，該市場調查報告已經記載「為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，倘
若受訪者在近一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關
產品或服務時，則非合格受訪者，不得接受訪問。」（見原
審卷二第15頁）由此可知，其調查對象已篩選為近一年內有尋找補教類產品或服務者，並非任何「一般」公眾。再者，
上訴人所提之市場調查報告作成時間雖是在106 年間，然仍
可以反映當時兩商標在消費者間之認知狀況，而被上訴人公
司既然主張其在98年間就開始使用「HiTutor 」商標，但直
到106 年間進行市場調查時，還會有消費者混淆誤認其與「
TutorABC」商標有關，這正好可以證明被上訴人所稱「HiTutor 」與「TutorABC」併存已久相關消費者不會混淆誤認云云，並不可採。因此，被上訴人上開所辯，委無足採。 據上，依上訴人所提證據，可證明確實有相關消費者有實際
混淆誤認情事。
(5)相關消費者對各商標熟悉之程度：
①系爭「TutorABC」商標使用及註冊日期早於「HiTutor 」商標，若單純以使用時間長短而言，依常情相關消費者自應對
使用在先的「TutorABC」商標較為熟悉，更何況依上訴人所
提證據，其98、99年之營收與廣告費用（此部分數據為上訴人營業秘密，詳卷）遠高於「HiTutor 」；根據101 年間經
理人品牌調查，「TutorABC」在不分產業類別排名為113 名
，超越SEIKO 精工錶、CLINIQUE倩碧、KOSE高絲、Gucci 古
馳、Burberry、Rolex 勞力士、長榮航空、復興航空、大同
、信義房屋、永慶房屋、必勝客等，然「HiTutor 」不在其
列（見本院卷四第141 至145 頁）；根據103 年i-buzzRese
arch對英文學習產業前15大品牌調查，顯示「TutorABC」為
第一名，遠高於「HiTutor 」（見原審卷四第365 至368 頁
）；依上訴人所提前開市場調查報告顯示，有58.8% 受訪者
看過「TutorABC」商標圖樣，有83.3% 受訪者沒有看過「Hi
Tutor 」商標圖樣（見原審卷二第30背頁、第35頁），此外
，依本院前開所述，系爭「TutorABC」商標為著名商標，因
此依上開證據，可證明相關消費者對系爭「TutorABC」商標
應有相當大之熟悉程度。
②反觀依被上訴人所提證據，其中「波仕特線上市調網」（見
本院卷四第407 至411 頁）顯示，有33 .9%線上受訪者知悉
「HiTutor 」屬於多國語言學習平台，有10.1% 線上受訪者
同時聽過「TutorABC」及「HiTutor 」，然知悉「HiTutor
」不代表熟悉程度較系爭「TutorABC」商標為高；又依被上
訴人所提兩公司登記資料，雖顯示被上訴人公司之實收資本
額為上訴人3.3 倍之多（見原審卷一第14頁、卷四第165-1
頁），然公司之實收資本額實與商標被消費者熟悉之程度無
關，無法以此證明相關消費者對「HiTutor 」商標較為熟悉
；又TeachMe 網站有關「使用HITUTOR 三個月心得評比分享
」文雖有網友分享：「HITUTOR 這個品牌，雖然師資多為菲
律賓籍的，但是HITUTOR 的揀選機制應該還是不錯的」、「
HITUTOR 主打的是一個語言教學中心，不只英文還有其他語
系的語文」（見原審卷二第105 背頁至106 頁），另被上訴
人所提相關媒體報導資料、被上訴人公司粉絲團網頁、消費
者經驗分享、被上訴人公司於107 年獲得國家品牌玉山獎等
證據（見原審卷一第286 至320 頁、本院卷四第187 至201
頁、本院卷三第244 至246 頁），雖可證明被上訴人公司有
行銷「HiTutor 」商標，但上開行銷或獲獎資料仍不多、時
間不長，無法證明「HiTutor 」業經被上訴人公司廣泛行銷
而為相關消費者所熟悉並得以區辨與「TutorABC」不同，況
依被上訴人所提上開「波仕特線上市調網」所示，其中一問
題為「請問您是否聽過『TutorABC』與『HiTutor 』呢？」
調查結果，聽過「TutorABC」者為64.9% ，聽過「HiTutor
」者為10.1% （見本院卷四第411 頁），反而可證明相關消費者對「TutorABC」之熟悉程度遠高於「HiTutor 」。
③被上訴人雖稱：「HiTutor 」品牌自98年以來已近10年之久
，主打一對一多國語言學習，與上訴人之客戶層少有重疊，
兩商標在市場上併存之事實為相關消費者所熟知，不會產生
混淆誤認之虞云云。然而，「HiTutor 」所提供之線上語言
學習雖不只限於英文，但英文也是其所提供之語言教學服務
之一，且由兩造所提之「HiTutor 」相關網路資料可知，被
上訴人公司不斷標榜其菲律賓籍老師口音與英語系國家老師
口音相同，可見英語教學業務乃其多國語言教學中主打之商品，是其主張兩造客戶層少有重疊云云，顯不足採。又縱使
「HiTutor 」品牌至今已將近有10年之久，但依被上訴人所
提「波仕特線上市調網」調查結果，其中有關「請問您『TutorABC』與『HiTutor 』分別屬『英語學習平台』還是『多國語言學習平台』呢？」仍有高達38.6% 回答「兩者皆屬於
『英語學習平台』」，高於33.9 %能區辨「TutorABC」屬於
「英語學習平台」、「HiTutor 」屬於多國語言學習平台（
見本院卷四第407 至411 頁），顯見被上訴人所標榜之「不同經營模式」，縱使在「HiTutor 」品牌已經營10年，仍無法在相關消費者中產生區辨之印象，是被上訴人以其提供多
國語言學習而主張相關消費者並無混淆誤認之虞云云，並不可採。
④據上，本院審酌兩造所提事證，認為被上訴人無法證明相關
消費者對於「HiTutor 」商標較系爭「TutorABC」商標較為
熟悉，而得區辨其不同，準此，仍應認相關消費者對系爭「
TutorABC」商標較為熟悉，而應給予較大之保護。
(6)被上訴人公司是否善意：
上訴人「www .tutorabc .com」網域名稱於89年4 月3 日即
已登記註冊（見原審卷二第127 頁），另TutorABCjr網域名
稱「www .tutorjr .com 」於97年設立，TutorMing 網域名
稱「www .tutorming .com 」在96年設立（見本院卷一第52
7 至533 頁），且系爭「TutorABC」商標在98年起即因大量
行銷使用而已成為著名商標。而被上訴人公司網域名稱「www .hitutor .com .tw 」係於98年7 月24日登記註冊（見原
審卷二第195 頁），晚於上訴人上開tutor 系列網域名稱登
記及系爭「TutorABC」商標註冊日，此外，被上訴人公司於
98年才進入線上語言教學領域，亦晚於上訴人，被上訴人公
司稱：「我們決定在98年開始做線上教學的時候，就是要做
一間線上家教，因此取名叫Hi家教…後來有人說我們教外語
的使用有中文名字的品牌很不搭，才一致改用HiTutor …」
（見原審卷四第162-1 頁），再依被上訴人所提99年9 月9
日被上訴人公司「Hi家教」促銷文章（見本院卷四第175 頁
）、99年12月29日及100 年4 月22日被上訴人公司學員在部
落格上分享文以「Hi家教」稱呼被上訴人公司提供之服務（
見本院卷四第179 頁），而上訴人所提Google圖片搜尋截圖
、杜威公司官方網站98年文字及圖示截圖（見本院卷四第163 、165 、167 、169 頁），多顯示「Hi！家教」商標及ww
w .hitutor .com .tw 網域名稱，但在杜威公司官網中間有
顯示「www .hitutor .com .tw ，HiTutor1對1 線上外籍家
教」字樣，以上可知，被上訴人公司在98年間主要仍以「Hi
家教」作為商標行銷其服務，99年才開始改用「HiTutor 」
商標行銷其線上語言教學服務（見原審卷二第196 至197 背
頁），然而在98年前，上訴人早已使用「Tutor 」註冊在其
相關網域名稱上，且98年間，系爭「TutorABC」商標不僅經註冊，且因為上訴人大量行銷使用，而已經達到著名程度
，被上訴人公司與上訴人為競爭同業，對此自知之甚詳，然
被上訴人公司在98年註冊之網域名稱不僅使用「tutor 」，
且之後又將其「Hi！家教」改為「HiTutor 」，又於103 年
間向智慧局申請為註冊商標，顯見其有攀附上訴人商譽之意
，難謂其使用「HiTutor」商標是出於善意。
(7)先權利人多角化經營之情形：
上訴人除了經營線上英語教學外，其領域亦擴及線上漢語教
學及數學教學，有上訴人官方網頁資料附卷可參（見原審卷
一第19至20頁、本院卷一第305 至311 頁），足見上訴人有
多角化經營情事。
3.綜上，衡酌系爭「TutorABC」商標因上訴人長期、廣泛行銷
使用，在線上英語教學領域已成為著名商標，識別性極強，
系爭「TutorABC」商標與「HiTutor 」商標相較，兩者應屬
構成近似之商標且近似程度不低，兩商標所指定使用之服務
構成同一或高度類似，相關消費者對於系爭「TutorABC」商
標較為熟悉應給予較大之保護，被上訴人公司使用「HiTuto
r 」商標並非出於善意，且依上訴人所提事證可證明有實際
混淆誤認情事，上訴人公司並有多角化經營情形，經綜合審
酌後，本院認為，被上訴人公司使用「HiTutor 」商標，有
致相關消費者誤認為與系爭「TutorABC」商標為同一商標，
或極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品
／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係
、加盟關係或其他類似關係，自有使相關消費者產生混淆誤
認之虞，而構成修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項
第3 款、現行商標法第68條第3 款侵害商標權。...
(五)損害賠償之計算：
...按「商標權人請求損害賠償時，得就
下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利
益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷
售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商
品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超
過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」修正前商標法第
63條第1 項第2 、3 款定有明文，現行商標法僅將之移列至
第71條第1 項第2 、3 款，並將第3 款之500 倍下限刪除。
上訴人主張依上開兩款規定擇一計算損害，本院即依上訴人
之主張審酌如後。
2.有關第2 款部分，上訴人主張，被上訴人公司自99年7 月至
至107 年8 月之銷售額/ 全部收入為674,246,510 元，無論
乘以同業利潤標準的毛利率62% ，或同業利潤標準的淨利率
23% ，均已超過本件上訴人所一部請求之1,000 萬元等語。
然查，損害賠償之債，旨在填補損害，上訴人計算方式，無
論是採毛利率或淨利率，均是將被上訴人公司所有營運收入
都當作是「侵害商標權」所得利益，只不過是用毛利率或淨
利率來作為成本或必要費用之扣除標準而已，然而這樣的計
算方式有違上開損害填補原則。首先，上訴人雖證明因為被
上訴人公司使用「HiTutor 」商標而有部分實際混淆誤認之
事實發生，惟上訴人並未證明其所舉的實際混淆誤認情事對
上訴人所造成的損害為多少，又系爭「HiTutor 」會使相關
消費者產生混淆誤認之虞，這樣的「混淆誤認之虞」固然也
會對上訴人造成損害，但也未見上訴人對此種「侵害之虞」
的損害額提出證明，是其以被上訴人公司所有營業收入均當
作是其侵害商標權所得利益，尚嫌速斷。再者，被上訴人公
司所使用之商標僅與上訴人商標構成近似，而非完全相同，
依卷內證據所示，被上訴人公司之經營模式亦從未標榜是上
訴人「Tutor 」集團一員，是被上訴人公司學員因為「HiTu
tor 」與系爭「TutorABC」商標構成相同或近似，進而產生
混淆誤認而使得本應向上訴人購買課程者轉而向被上訴人公
司購買課程，這樣的情形有多少，顯屬有疑。此外，本件所
涉之服務性質與一般仿冒商標商品性質不同，就一般商品而
言，因為商標代表品質，所以消費者會以商標決定是否購買
商品，因此若因混淆誤認而購買到仿冒商標商品或近似商標
商品，通常是在買回來使用後因為品質不佳才發現誤購，因
此，將仿冒商品之銷售額作為是商標權人之損害額，這是合
理的。然而，在本件線上語言教學服務而言，其經營模式與
一般商品消費模式不同，兩造及其他線上語言教學課程之業
者多會先提供試聽服務（見原審卷二第106 頁），而且在提
供試聽機會之前或之後，各家業者之業務人員均會盡可能詳
細地說明自家業者所提供服務之特色及優勢，以爭取消費者
之認同，各家業務人員此段行銷期間所需花費之時間與精力
，有長有短，而於此段行銷期間內，消費者即有充分之時間
去了解該業者之特色，進而更可比較區別該業者與他家業者
之不同優缺點，經過比較後，才會決定是否向該業者購買，
依上開模式觀之，縱使相關消費者因為對商標之混淆誤認而
增加接觸被上訴人公司產品之機會，然在申請試聽、與業務
人員接觸、洽談課程規劃階段，應可了解其所表彰之商品服
務並非來自於上訴人，又縱使確實有消費者第一次購買課程
是因為誤認為被上訴人公司所提供之服務是來自於「TutorA
BC」，但此線上語言教學課程多會提供退費機制，消費者發
現品質不若其對「TutorABC」商標品質之認知時，就會退費
，又消費者在課程屆滿後是否會繼續購買，更是取決於消費
者對服務過程的滿意度，此時商標品牌所占之因素又更微乎
其微。此外，被上訴人公司就其線上語言教學業務，須建置
其線上教學系統、設計課程、臨聘教師、客服人員、教育訓
練等等，以完善之服務來吸引消費者購買及繼續購買課程，
實並非單純僅靠其商標與系爭「TutorABC」商標近似，即可
獲得其營業收入。基於上開理由，本院認為，上訴人無法證
明被上訴人公司所取得之所有營業收入，都是因為其「HiTu
tor 」商標與系爭「TutorABC」商標相似而來，上訴人上開
計算方式，顯然認為「商標」在被上訴人公司營業收入之貢
獻度為百分之百，此與本件所涉線上語言教學服務之性質不
符，自不可採。
3.有關第3 款規定，上訴人主張，如以被上訴人公司銷售額除
以銷售課程費用5 萬元計算，已超過1,500 件，故得以被上
訴人公司銷售總額計算損害賠償等語。然，本件「HiTutor
」商標是使用在線上語言教學服務上，其表彰之客體並非特
定商品之零售單價，與本款冒用他人商標商品之態樣不同，
上訴人以本款計算損害賠償，亦不可採。
4.據上，本院認為，上訴人已證明受有損害，但無法證明其損
害額，是本院自應依民事訴訟法第222 條第2 項規定酌定其
賠償額。爰審酌被上訴人公司本件侵權行為，將可能導致有
相關消費者因商標混淆誤認而產生誤購課程；相關消費者誤
認為「HiTutor 」與「TutorABC」有關，而增加相關消費者
向被上訴人公司接洽課程之機會，使得上訴人之潛在客戶流
失成為被上訴人公司客戶；至於尚未向兩造公司購買課程之
潛在相關消費者，也會因為對商標有混淆誤認之虞而使得上
訴人著名商標造成損害，被上訴人公司亦因攀附上訴人商標
而獲得利益，然本件兩造所提供之服務性質為線上語言教學
服務，依該產業之經營模式，商標所占消費者最終是否決定
購買課程之因素不高，且被上訴人公司係正當經營業務，並
無以故意標榜為上訴人Tutor 集團方式欺騙消費者，復參酌本院所調得之稅務資料顯示，被上訴人公司99年7 月至107
年8 月之銷售額，全部總收入為674,246,510 元，若以財政
部所公布之「其他未分類教育服務」同業利潤標準之平均淨
利率為23% （見原審卷四第203 至209 頁）計算，為155,07
6,697 元，但上開分類不限於線上英語教學，尚包含其他實
體、線上各類教學等服務，且財政部公佈之同業利潤標準，
僅為其課稅之參考，其所訂利潤通常均偏高（最高法院107
年度台上字第1038號判決意旨參照），並衡酌被上訴人所提
供之服務不只有英語教學，還有法、日、西語等共17國語言
，及被上訴人公司財務報表暨會計師查核報告、報稅資料所
顯示之各項營收、成本及費用等盈虧，與上訴人與被上訴人
公司之營業規模、營業收入、系爭「TutorABC」商標在線上
語言教學領域之著名程度、被上訴人公司侵權時間、侵害態
樣，以及商標占本件損害賠償額之貢獻等等，經依上開因素
綜合考量後，本院認本件被上訴人公司侵害上訴人商標權之
損害賠償金額，以400 萬元為適當，上訴人逾此範圍之請求
為無理由，應予駁回。 ...
6.被上訴人雖稱：被上訴人公司至今仍在虧損中，如應賠償請求將賠償金酌減為0 元云云，然依被上訴人公司資產負債表
所示，其105 年底資產尚有9,384 萬元（見原審卷四第217
頁），其並非無資力賠償，況商標法第71條第2 項係在商標
權人所受損害或侵權人所得利益，與賠償金額顯不相當時，
才有酌減之餘地，與被上訴人公司實際營運結果是否有獲利
無關，若認為侵權人因侵害商標權確實受有利益、也致商標
權人受有損害，僅因為侵權人整體經營不善而最終無法保有
其侵害商標權之獲利，即謂其賠償額應酌減至0 ，顯對商標
權人不公平，亦有違商標法保護商標權人之目的。本院已考
量兩造營業情形、上訴人所受損害及被上訴人公司所得利益
等一切情狀，酌定上開賠償額，本件並無再適用商標法第71
條第2 項酌減之必要，被上訴人上開主張，顯屬無據。」
智慧財產法院第一庭 審判長法官李維心 法官陳忠行
法官蔡如琪
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