智慧財產法院107年度民專訴字第21號民事判決(2019.04.29)
原 告 雀王科技有限公司
被 告 廖榮源即國士無雙社
主 文
「一、被告應給付原告新台幣100 萬元，及自106 年10月13日起至
清償日止，按週年利率百分之五計算的利息。
二、被告不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、
販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M53278
5 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權的物品，如已製
造、販賣、使用的，都應立即回收銷毀。
三、被告不得自行或使他人直接或間接刊登、陳列或散布侵害中
華民國新型第M532785 號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專
利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其他具
有促銷宣傳性質之文書，也不得於報章雜誌、網頁或其他任
何傳播媒體為廣告之行為，已刊登、陳列或散布之文書及任
何廣告之行為，應立即下架、撤銷。」
事實及理由
「 二、原告的損害賠償請求（除鑑定費用外）全部可以支持
(一)【10】有關系爭物品已侵害系爭專利的原告主張，被告並沒
有爭執，且原告已經提出財團法人臺灣經濟科技發展研究院
的專利權鑑定研究報告書（原證7 ，外放）可為佐證，應該
可以認定是事實。也因此，被告確實應負侵害系爭專利的損
害賠償責任。
(二)【11】有關本案損害賠償的計算，經在審理中依原告聲請命
被告提出自105 年11月1 日起的銷售統一發票，被告已配合
全數提出，經原告彙整統計結果，詳如附件（也就是原證10
）。原告根據這些發票，主張被告販售系爭物品的數量為21
2 台，並據此推算被告因侵害行為所得利益為1,871,536 元
（原告以其自己提出的系爭物品購買發票金額為21,800元，
並自行估算被告販售系爭物品的每台成本為12,972元，得出
每台銷售獲利為8,828 （21,800-12,972=8,828 ）元，乘上
212 台，即為1,871,536 元，原告10721-7 民事表示意見狀
、原證10、原證9 參照，本院卷第218 、219-221 、203 頁
）。
(三)【12】被告雖然質疑原告的計算方式，是將有侵權的系爭物
品，與沒有侵權的其他產品混為一談（被告10721-8 民事表
示意見狀，本院卷第226 頁），但只是這樣抗辯並無法從中
區別這些提出的發票中有哪一些沒有侵權商品，卻被混入計
算其中，於是我闡明被告應該進一步詳為表明其所稱「混為
一談」詳情為何？如何影響損害賠償的計算？（本院卷第22
7 頁）被告就此回應時，並沒有進一步指出到底應該將哪些
銷售發票從中扣除，卻表明：「我方重申關於賠償細節，此
時討論是不必要，且我方一定會提起上訴並爭取勝訴」（被
告10721-9 民事表示意見狀，本院卷第231 頁）。這樣的情
形，我認為已經符合民事訴訟法第196 條第2 項所規定：攻
擊或防禦方法的意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要的敘明
，而可以駁回該項攻防方法。經駁回該項攻防方法後，應認
為被告對於原告該部分的主張，已經沒有爭執，除了根據發
票的記載內容本身就可以明確排除為系爭物品的銷售外（本
判決附件註4 部分參照），其餘都可以認定就是系爭物品的
銷售。以此標準將附件發票的銷售金額累加結果，其金額為
2,556,874 元（詳細計算方式另如本判決附件中的說明），
就可以認定是被告銷售系爭物品侵害系爭專利的所得銷售額
。
(四)【13】原告雖然有自行估算被告銷售系爭物品的每台成本為
12,972元，但這一點被告並沒有提出抗辯，基於辯論主義，
不應該作為認定事實的一部分（被告已表明賠償細節沒有討
論必要，而不是有難以或無法舉證問題）。因此，前述所認
定被告銷售系爭物品所得金額，就可以全數認定為被告因侵
害行為所得利益，而為本案損害賠償數額。另外，被告提出
來的銷售發票明明都有銷售金額，原告不以此為計算基礎，
卻另外以自己購買價格21,800元來估算損害，我認為並不正
確，基於法定的證據裁判原則（民事訴訟法第222 條第1 項
參照），還是應該以前述累加發票銷售金額為正確損害數額
，在此一併敘明。
(五)【14】至於原告於訴訟前先委請第三方鑑定機構進行侵權鑑
定，這是屬於維權所生費用，在進行訴訟之必要範圍內，應
列為訴訟費用的一部分（另詳訴訟費用項下所述），並不屬
於侵害專利權所生的損害，這部分原告的請求，無法以損害
賠償予以支持。...
伍、訴訟費用
一、【19】雖然原告請求的金額沒有全部判准，但這是因為我認
為其所請求的鑑定費用35,000元，應該列入訴訟費用，不應
該列為損害賠償的一部分，所以實質上原告已經接近全部勝
訴，從而依民事訴訟法第79條，仍判命由被告負擔全部訴訟
費用。
二、有關我認為鑑定費用35,000元，應該列入訴訟費用，理由說
明如下：
(一)【20】訴訟文書之影印費、攝影費、抄錄費、翻譯費、證人
、鑑定人之日費、旅費及其他進行訴訟之必要費用，其項目
及標準由司法院定之，民事訟訟法第77條之23第1 項有明文
規定。這表示訴訟費用，除了訴訟文書之影印費、攝影費、
抄錄費、翻譯費、證人、鑑定人之日費、旅費外，還包括了
：「其他進行訴訟之必要費用」。不過，司法院目前應該只
依此規定訂定「法院辦理民事事件證人鑑定人日費旅費及鑑
定費支給標準」、「法院辦理民事事件訴訟文書之影印攝影
抄錄及翻譯費徵收標準」，似乎還沒有針對「其他進行訴訟
之必要費用」訂定其標準。但既然法律已經明文肯定了訴訟
費用還有「其他進行訴訟之必要費用」，在司法院還沒有訂
定標準前，就應該由法院在個案中予以認定（可在訴訟案件
中，也可在確定訴訟費用額程序），以符合立法本意，貫徹
依法裁判原則。
(二)【21】由於現代民事訴訟的攻防多樣性，可能衍生多種必要
費用，其中有法律明文規定其費用支出的，例如：民事訴訟
法第351 條規定有第三人提出文書費用的請求；也有法律明
文規定其程序進行的，例如：民事訴訟法第305 條規定有兩
造會同證人於公證人作成陳述書狀（必然伴隨公證費用支出
）。這些費用支出，只要是發生在訴訟程序進行中，並經法
院指揮進行的，即使沒有「其他進行訴訟之必要費用」標準
訂定，還是應該納入訴訟費用，否則就顯然地違反「其他進
行訴訟之必要費用」也是訴訟費用的前述立法規定。
(三)【22】比較會有爭議的是像本案的情形，畢竟原告在本案提
出的鑑定報告，是在起訴前就自行委請鑑定，沒有經過法院
的指揮進行，而且在專利訴訟改由智慧財產法院集中優先管
轄之後，很多案件都沒有經過第三方鑑定，就可以直接辯論
攻防，這樣子還能夠認為起訴前自行委請第三方鑑定的鑑定
費用是「其他進行訴訟之必要費用」嗎？我認為這個問題，
不應該事後僅從法院的觀點來判斷鑑定有無必要，而是要以
起訴前的時點，並從當事人判斷是否起訴的角度來加以審視
。這樣判斷標準的法理可以參考民事訴訟法第81條第2 款：
按當時之訴訟程度，為伸張或防衛權利所必要的訴訟費用，
即使最後敗訴，也可以判命由勝訴對造負擔。據此推論，在
專利侵權訴訟中最後勝訴的原告，在起訴前先經第三方鑑定
，以審慎確認評估其訴訟必要性，也應該肯認為「其他進行
訴訟之必要費用」。這樣也有利於無辜的被告只因為原告自
己片面主觀認定侵權就要被迫應訴，對於司法資源的有效運
用，也將發揮正面的作用。
(四)【23】因為專利權的範圍雖然是文字載明於申請專利範圍，
但實際上一項具體的物品是否落入專利權範圍，還是涉及到
許多技術與法律上的專業能力判斷。雖然不能完全否認原告
自己可能有判斷是否侵權的能力，但以一般社會理性謹慎之
人的立場，在打民事官司之前，先尋求專利侵害專業鑑定機
構進行鑑定以確定訴訟必要性，應是正當合理的需求。另一
方面，本來就不應該因為原告自己有判斷及主張侵權的能力
，就完全排除適度地由公正第三方鑑定為必要訴訟費用，畢
竟當事人在民事訴訟中必須自己承擔攻防的權責，如果舉證
不力，就有可能要負擔不利後果。如果在訴訟中肯認原告可
以為自己的侵權主張適度地再聲請鑑定以為舉證攻防（因而
可以將鑑定費用納入訴訟費用），那又何以不能准許原告在
起訴前就委請公正第三方鑑定，並將鑑定費用納入訴訟費用
之一部？在訴訟前就已有第三方鑑定報告，不是正可以讓訴
訟在一開始就可以盡速地聚焦形成爭點，從而保障兩造的適
時裁判請求權？而適時裁判請求權的保障，不正是憲法保障
訴訟權的重要內涵？一項能夠落實保障訴訟權的費用支出，
卻又為什麼要僵化地認為不是「其他進行訴訟之必要費用」
？
(五)【24】以本案而言，經審閱原告提出的鑑定報告，其所分析
的專利技術特徵從分析項Ａ～Ｊ有10項之多，涉及許多技術
判斷事項，以權利人必須判斷是否起訴的角度觀察，應該肯
定其先進行第三方鑑定之費用支出必要性，其鑑定費用為35
,000元也有原證8 的收據可證（本院卷第34頁），數額也可
以認為合理，所以應該將此費用列為訴訟費用，將來於確定
訴訟費用金額時，一併加以確定。」
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
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