最高法院104年度台上字第2016號民事判決（104.10.22）
「上訴人起訴主張：兩造於民國九十八年一月十五日簽立技
術轉移及授權契約（下稱系爭契約），約定伊將授權標的即「Ma
gnetic Positioning Pointing Stick （磁性位置指向桿）具有
之我國新型證書號碼 M三二八○三四號（下稱系爭我國專利）與
中國大陸新型證書號碼一○九二○三一號（下稱系爭大陸專利）
之專利權（合稱系爭專利）及專利技術移轉，或是以磁場及磁場
感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」，授予被上訴人使
用。被上訴人除於九十九年三月三十一日展示包含使用系爭專利
的產品外，並表示利用系爭專利之觸控棒（Touch Stick ）產品
已進入最後開發階段，可見伊已依系爭契約內容履行，被上訴人
亦為使用，竟未支付任何權利金，亦未依約按月提供銷售報表，
致伊無從得知其每月銷售數量，經伊催告亦置之不理等情，爰依
系爭契約第3.1 條約定，聲明求為命被上訴人給付美金（下同）
九十七萬五千元並加計法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：兩造簽約後，上訴人未交付系爭契約附件Ａ之相
關物品、資料（下稱Ａ資料），並無技術移轉事實，且其技術無
法實施，伊投入相當經費及人力開發，亦無法達到「鼠標」應有
之功能。另系爭專利缺乏新穎性及進步性，不符合專利之要件，
無從作為授權標的，足認系爭契約係以不能之給付為標的，應屬
無效。縱認有效，亦經伊先後於九十八年二月三日、一○○年五
月六日或於訴訟進行中為解除、終止之意思表示，上訴人自不得
請求授權金等語，資為抗辯。
原審審理結果，以：一上訴人主張兩造於九十八年一月十五日簽
立系爭契約，約定由其將系爭授權標的授予被上訴人使用，被上
訴人迄今未曾給付授權金等情，為被上訴人所不爭執，堪信為真
實。系爭我國專利及大陸專利之申請人雖分別為訴外人正欣科技
有限公司及張永欣，惟彼等於九十七年十一月二十七日將之讓與
予上訴人之法定代理人湯沛霖，湯沛霖再於同年十二月二十九日
讓予上訴人，可認兩造於九十八年一月十五日訂立系爭契約時，
上訴人就系爭專利有授權權限。惟其依系爭契約第1.2 條約定，
負有交付A資料之義務，而依其提出之附件A所示，其於九十八年
一月十九日尚有同附件編號4、5、11、17、23及24所示項目未交
付，編號19雖勾選已交付，然於備註欄註明「待商議」，足徵尚
未全部交付。上訴人雖抗辯已於簽約後一個月內交付全部資料，
另兩造約定編號19無須交付云云，惟所舉證人楊博雄、穆衍東、
湯沛霖之證詞，均無從採為有利之證明，難認其已履行給付義務
。二被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍第一至十二項不具進步
性，有應撤銷之原因，業據提出舉發證據１至３為證，雖於原審
始提出該證據，但其於第一審即主張系爭專利有撤銷之原因，依
卷內證據資料，尚難認其係意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始
提出新證據，上訴人援引智慧財產案件審理細則第三十三條規定
，認法院不得審酌上開證據，尚無可採。三茲就系爭我國專利有
無應撤銷之事由，說明如下：(一)系爭專利申請專利範圍：係一種
方向選擇裝置 (1)，包括一基座 (11) ，其係具有一中空之容置
部 (11a)的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容置部 (11a)的
一開口 (11b)；一彈性構件 (13 )，其係一彈性結構體，且該彈
性構件 (13)係周圍固設於該基座 (11)對應該容置部 (11a)的內
表面；一移動件 (14)，其係設置於該彈性構件 (13)上的一柱狀
體，該移動件 (14)頂端係貫穿該開口 (11b)；一磁性元件 (15)
，其係設置於該移動件 (14) 底部且具有磁力場的元件；以及一
磁力感測器 (16)，其係設置於對應該磁性元件 (15)底部的一磁
力場分佈感測裝置，主要圖面如原判決附圖（下稱附圖）1 所示
。共計十二項，其中第一項為獨立項（下稱第一項），其餘項次
（以下均僅以項次稱之）為附屬項。(二)舉發證據1 係西元二○○
四年六月二十四日公開之美國第US2004/0000000A1號專利案，舉
發證據2 係西元二○○四年七月一日公開之我國第二○○四一一
五三○號專利，其公開日均早於系爭專利申請日，可為系爭專利
相關之先前技術。以之比對系爭專利：1.證據1 證明第一項不具
新穎性：證據1圖式第7圖之「front surface of cabinet」、「
the rubber sheet 3」、「the center key 1」、「the magnet
2」、「the Hall element7」已依序揭露第一項之「一基座，其
係具有一中空之容置部的殼體結構，且頂端具有一垂直貫通該容
置部的一開口」、「一彈性構件，其係一彈性結構體，且該彈性
構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面」、「一移動件
，其係設置於該彈性構件上的一柱狀體，該移動件頂端係貫穿該
開口」、「一磁性元件，其係設置於該移動件底部且具有磁力場
的元件」、「以及一磁力感測器，其係設置於對應該磁性元件底
部的一磁力場分佈感測裝置」之技術特徵（比對如附圖2 所示）
。證據1 既已揭示第一項之所有技術特徵，足證該項不具新穎性
。又第一項未限定「容置部」係用以容納其他構件之空間，亦未
限定「彈性構件」的外環具有彎折結構，上訴人執以爭執二者不
同，尚無可採。2.舉發證據1 證明第二項不具新穎性：第二項係
依附於第一項，就第一項再進一步界定，其技術特徵自包含所依
附之第一項所有技術特徵，而證據1 可證明第一項不具新穎性，
證據1圖式第7圖之「the second PCB 9」復已揭示第二項之「其
中進一步包括一電路板，該電路板係設置於該基座底部並對應該
移動件」技術特徵（如附圖2所示），舉發證據1既已揭示第二項
之所有技術特徵，足證該項亦不具新穎性。又第二項未限定僅具
有一電路板，上訴人辯稱第二項僅有一電路板，證據1 有二個電
路板，二者不同云云，亦無足取。3.舉發證據1 證明第三項不具
新穎性：第三項係依附於第二項，就第二項之技術特徵再進一步
界定，自包含第二項所有技術特徵，舉發證據1 既可證明第二項
不具新穎性，且該證據圖式第7 圖「the Hall element 7」已揭
示第三項之「其中該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件，
該些霍爾元件係佈置於該電路板中」技術特徵（如附圖2 所示）
，可認舉發證據1 已揭示第三項之所有技術特徵，自不具新穎性
。上訴人雖稱第三項之「霍爾元件」係設置於連接有「開關裝置
」之電路板上，而舉發證據1 之「霍爾元件」與「開關裝置」設
置於不同電路板，二者不同云云。但第三項未界定「開關裝置」
，僅限定「霍爾元件」設置於電路板上，所辯尚無可採。4.舉發
證據1 不能證明第四項不具新穎性，但可證明不具進步性：第四
項技術特徵為「如第二項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括
一磁力訊號處理裝置，且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係
設置於該電路板中，該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝
置，該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分
佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料」。即「磁力感測
器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中，而舉發
證據1 並未明確指出其計算區101及移動命令產生區102之「磁力
訊號處理裝置」設置何處，僅以圖3(b)流程圖表示計算區101 及
移動命令產生區102，且舉發證據1具有二個電路板，故計算區10
1及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」自有可能與「磁
力裝置」設置於不同電路板，故未能以之證明第四項不具新穎性
。但舉發證據1 之3(b)圖已揭示與磁力感測器之「複數個霍爾元
件 (7a,7b,7c,7d) 」電氣連接至「計算區 (101）」再電氣連接
至「移動命令產生區 (102）」，段落[0066] 已揭示「移動命令
產生區（102）」產生並輸出一對應「磁性元件（2）」之移動方
向與移動量的移動控制訊號，是舉發證據1 之「計算區」、「移
動命令產生區」所揭示其與霍爾元件之磁力感測器電氣連接且轉
換該霍爾元件所感測之磁力資料轉換輸出一對應移動方向與移動
量的電氣資料，即已揭示第四項「磁力訊號處理裝置」技術特徵
。又第四項之「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同
一「電路板」中，舉發證據1 雖未明確指出其計算區及移動命令
產生區之「磁力訊號處理裝置」設置何處，且具有二個電路板，
惟「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」均為電子
裝置業界的通常知識，且舉發證據1第4圖另一實施例亦揭示採用
「單層電路板」，則系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常
知識者，參考舉發證據1 所揭露二個電路板之技術，應能將之轉
換應用於「單層電路板」中，顯能輕易完成第四項之「磁力感測
器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中之技術，
堪認第四項不具進步性。上訴人雖主張第四項僅使用一個電路板
，無舉發證據1 使用二個電路板所產生電路板間電連接的相關問
題云云，但證據一第4 圖既揭示另一採用「單層電路板」之實施
例，上訴人所辯即非可採。5.舉發證據1 證明第八項不具新穎性
：第八項係依附於第一項，包含第一項所有技術特徵；另舉發證
據1段落[0058]揭示：輸入裝置具有一金屬彈片（5）其係為一對
應滑動鍵（1）設置且可偵測滑動鍵（1）朝向殼體內部路徑方向
進行按壓的開關，段落[0060] 揭示：上述金屬彈片（5）具有彈
片狀導電板及線路圖案，並且當滑動鍵（1 ）被按壓，按壓元件
(4)會在向第一印刷電路板(8) 之方向施予一力至彈片狀導電板（
5a），該導電板會變形，且其中央則會接觸線路圖案（5b），如
此金屬彈片（5）具有兩種不同狀態，以偵測滑動鍵（1）的按壓
。可見已揭示第八項「如第一項所述之方向選擇裝置，進一步包
括一開關裝置，該開關裝置係一按壓式的觸發訊號產生裝置，且
該開關裝置係可設置於對應該移動件的位移路徑處，並由該移動
件選擇該開關裝置為觸發狀態或非觸發狀態」之技術特徵。上訴
人雖稱第八項之「壓摯部」係設置於「開關裝置」，舉發證據 1
之壓摯部4 係設置於橡膠片材，二者並不相同云云。惟第八項未
界定「壓摯部」僅限定「開關裝置」設置於對應「移動件」的位
移路徑處，尚難以之指二者有異。6.舉發證據1 不能證明第九項
不具新穎性，但可證明不具進步性：第九項係依附於第八項，其
內容為「如第八項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一電路
板，該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件；該磁力感測
器係進一步包括複數個霍爾元件，該些霍爾元件係佈置於該電路
板中；以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移
路徑，且該彈性構件垂直方向的容許性變形量係足以讓該方向選
擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置」。其「磁力
感測元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上，舉發證據
1 之「磁力感測元件」與「開關裝置」則係設置於不同電路板，
二者不同，難謂不具新穎性。但如前述，「單層電路板」、「雙
層電路板」或「多層電路板」均為電子裝置業界的通常知識，且
證據1第4圖已揭示另一採用「單層電路板」之實施例，則系爭專
利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者，參考舉發證據1 所
揭露「磁力感測元件」與「開關裝置」設置於不同電路板之技術
，必能將之轉換應用於「單層電路板」中，顯能輕易完成第九項
之技術特徵，堪認不具進步性。上訴人以舉發證據1 較系爭專利
多一塊電路板及樹脂片，成本較高，且第九項使用一個電路板，
亦不產生電路板間電連接的相關問題等語為辯，均無可取。7.舉
發證據1 足以證明第十、十一項不具新穎性：第十項係依附於第
一項，就第一項之技術特徵再進一步界定，自包含第一項所有技
術特徵；第十一項則依附於第十項，舉發證據1 可證明第一項不
具新穎性，舉發證據1圖式第7圖「the rubber sheet 3」、段落
[0056]揭露：「橡膠片材 (3)，其係為一薄片形狀的元件，並以
高彈性材料製成，例如：矽膠。業已揭示第十項之彈性構件係一
橡膠材質所構成的彈性結構、第十一項彈性構件係一薄膜體結構
之技術特徵（比對如附圖2 所示），足以證明第十、十一項不具
新穎性。8.舉發證據1 不能證明第十二項不具新穎性，但可證明
不具進步性：第十二項內容為「如第一項所述之方向選擇裝置，
其彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體，且該彈性
構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構，該彈性構
件的周邊係固設於該基座之容置部中」。係就第一項之「彈性構
件」進一步界定為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」，舉發
證據1 之「彈性構件」則為「橡膠片材」，可見二者不同，難謂
第十二項不具新穎性。但舉發證據1圖式9、10圖所示之「橡膠片
材」（rubber sheet 3）具有水平以及垂直彈性作用，已教示利
用彈性材料以達成水平垂直彈性作用之功效，則系爭專利所屬技
術領域中具有通常知識者，參考舉發證據1 之揭露，當有動機利
用各種形狀的彈性材料達成水平垂直之彈性作用，顯能輕易完成
第十二項所稱之「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」之技術特
徵，足以證明本項不具進步性。上訴人雖主張舉發證據1 為片狀
橡膠片材，而系爭專利彈性構件為桿狀彈性結構體，成本花費較
小云云。惟系爭專利說明書僅提及彈性構件可為「彈性構件 (13
)係由一彈性膜水平設置於該基座 (11)之容置部 (11a)下方」亦
或「彈性構件 (13')係由數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」，
完全未說明「彈性膜 (13)」與「桿狀彈性結構 (13') 」之間的
差異，可知「彈性膜」與「桿狀彈性結構」間的置換為系爭專利
所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，所辯難以憑採。
9.舉發證據1 及通常知識之組合證明第五項不具進步性：第五項
為「如第四項所述之方向選擇裝置，其中進一步包括一介面裝置
，該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面
，並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣
資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」。而系爭專利
說明書第五頁先前技術第一段記載「習知方向選擇裝置係使用於
電腦、手機、PDA 等電子裝置中，用以作為於游標控制的輸入器
或是作為選單式操作介面控制的輸入器。通常這類方向選擇裝置
一般的產品型態是滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵，且其
係透過許多『機械構造』達到方向的選擇與控制，以至於這樣的
方向選擇裝置體積較大，不利於目前電子產品可攜性以及小型化
的需求」等語，可知習知之方向選擇器必然包含「一介面裝置，
該介面裝置係電氣連接該『機械構造』訊號處理裝置的一資料傳
輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該『機械構造』訊號處理裝
置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料
」，否則滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵將無法將其控制
訊號輸出。另先前技術第二段記戴「另外，也有使用力回饋的方
向選擇裝置，這類技術是透過使用者施加『壓力』的方向，作為
辨別輸入方向的判斷依據。然而，由於使用者必須非常靈敏地施
加壓力，才能靈活地操作方向控制，導致一般使用者不一定能適
應這樣的操作方式」，可知習知之方向選擇器必然包含「一介面
裝置，該介面裝置係電氣連接該『壓力』訊號處理裝置的一資料
傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該『壓力』訊號處理裝置
所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」
，否則力回饋的方向選擇裝置將無法將其控制訊號輸出。再者，
第五項係依附於第四項，就第四項之技術特徵再進一步界定，而
舉發證據1 足以證明第四項不具進步性，已如前述，且系爭專利
所屬技術領域中，「一介面裝置，該介面裝置係電氣連接該訊號
處理裝置的一資料傳輸介面，並依據一資料傳輸協定轉換該訊號
處理裝置所輸出的電氣資料，且輸出以該資料傳輸協定定義的電
氣資料」係屬通常知識，準此，系爭專利所屬技術領域中具有通
常知識者，基於舉發證據1 及通常知識之組合，顯可輕易完成第
五項之技術特徵，故第五項不具進步性。10.舉發證據1 及舉發證
據2 之組合可證明第六、七項不具進步性：第六項為「如第五項
所述之方向選擇裝置，其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之
訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」。第七項為「如第六項所述之
方向選擇裝置，其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面
，並進一步包括一連接器，該連接器係通用串列傳輸協定所定義
的連接器結構」。依系爭專利說明書第五頁之新型所屬之技術領
域所載，系爭專利係方向選擇裝置之技術領域，因此，不論滑鼠
、軌跡球或電子裝置上的鍵盤等方向選擇裝置，該裝置本體以及
該裝置與電子裝置訊號傳輸介面之相關技術皆屬於系爭專利之技
術領域，是舉發證據1 之「input device and mobile terminal
」、舉發證據2 之「具儲存資料功能的滑鼠」等關於方向選擇裝
置本體之相關先前技術，皆屬系爭專利之技術領域，故系爭專利
所屬技術領域中具有通常知識者，皆有動機參考該二證據所揭示
之技術，以解決系爭專利申請前習知技術所遭遇之問題，足徵該
二證據之組合對於通常知識者而言應屬明顯。又舉發證據2 第七
頁記載：「處理器222利用其內的USB連接埠…」，而USB 傳輸介
面即具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面，且
USB 傳輸介面即包含一通用串列傳輸協定所定義的連接器結構，
此為系爭專利所屬技術領域中之通常知識，是系爭專利技術領域
具有通常知識者，依該證據2 之揭露，顯可輕易完成第六項、第
七項之技術特徵，足認不具進步性。承上，上訴人未依約交付Ａ
資料，被上訴人於一○○年五月六日為解除契約之意思表示，已
非無據，況系爭專利不具進步性，有應撤銷之事由，被上訴人亦
得依民法第三百四十七條準用同法第三百五十條、第三百五十三
條權利瑕疵擔保之規定，依債務不履行之規定解除契約。被上訴
人已於一○二年十二月十一日當庭以此事由為解除系爭契約之表
示，應認系爭契約已溯及消滅。則上訴人依系爭契約約定，請求
被上訴人給付自九十九年四月起至一○○年二月止之授權金九十
七萬五千元及其遲延利息，即有未合，不應准許。爰廢棄第一審
所為上訴人勝訴之判決，改判駁回上訴人之訴，經核於法並無違
誤。
按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院
應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。法院認有撤銷、廢止之原
因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。此
觀智慧財產案件審理法第十六條規定自明。系爭我國專利雖未經
專責機關即經濟部智慧財產局撤銷確定，但被上訴人就該專利之
有效性為爭執，原審亦合法認定該專利不具新穎性、進步性，有
應撤銷之原因，則於兩造間，被上訴人自得主張該專利權不存在
，構成給付不能，而本於民法第三百四十七條準用同法第三百五
十條、第三百五十三條規定，依關於債務不履行之規定，行使其
權利。又不具新穎性、進步性之專利，即為社會公眾得使用之屬
於公共領域之技術，自應許被授權人就其有效性為抗辯。原審認
被上訴人得以系爭專利有應撤銷之原因為由，解除系爭契約，合
於民法第三百五十三條、第二百五十六條之規定，自無違背法令
可言。上訴人謂該專利未經撤銷確定，仍具排他效力，權利未有
瑕疵，被上訴人不得據以解除契約云云，尚非可採。至於被上訴
人前有無利用系爭專利內容，獲有利益，則屬雙方如何依民法第
二百五十九條規定回復原狀之問題，尚不影響被上訴人解除權之
行使。再被上訴人以上開事由解除系爭契約，既屬有據，則原審
謂上訴人未交付Ａ資料，被上訴人得據以解除契約云云，其認事
用法有無不當，即與判決結果無涉。上訴論旨，復執陳詞，就原
審取捨證據、認定系爭專利不具新穎性、進步性等情之職權行使
暨與判決結果無涉之理由，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，非
有理由。」
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