智慧財產及商業法院110年度民商上更(一)字第4號民事判決(2022.12.15)
上 訴 人 The Hershey Company（美商華氏食品工廠）
被 上訴 人 甘百世食品工業股份有限公司等
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106年9月22日本院105年度民公訴字第5號第一審判決提起上訴，並為訴之擴張，本院106年度民公上字第5號事件為中間及 終局判決後，經最高法院110年度台上字第1049號判決發回更審，本院於111年11月3日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決（除減縮部分外）關於駁回上訴人後開第二、三項之訴暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司等（上五人應在繼承黃O源之遺產範圍內），應連帶給付上訴人新臺幣166萬元，及自民國105年8月16日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
三、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之要約或販賣侵害如本判決附表一所示商標權商品或為任何侵害如本判決附表一所示商標權之行為。
四、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司等（上五人應在繼承黃Ｏ源之遺產範圍內）應另連帶給付上訴人新臺幣10,054,869元及自民國109年1月16日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
五、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司應另給付上訴人新臺幣10,263,441元及自民國109年1月16日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
六、上訴人其餘上訴駁回。...
事實及理由
...
二、本院審理範圍：
㈠上訴人主張被上訴人違反公平交易法第22條第1項第1款、第25條之規定，依公平交易法第29條、第30條、第31條規定請求除去及防止侵害、損害賠償，及依公平交易法第33條、民法第195條規定請求將判決書刊登報紙部分，經原審判決、本院前審判決（106年度民公上字第5號），認為被上訴人之行為並未違反公平交易法及民法第195條之規定，上訴人依上開規定請求被上訴人除去及防止侵害、損害賠償及將判決書刊登報紙部分，均無理由，此外，上訴人依商標法第69條第1項規定請求蘇春美等5人排除及防止侵害部分，亦經本院前審終局判決駁回其請求，上訴人就本院前審判決上開不利於其之部分，並未提起第三審上訴，上開部分業已敗訴確定，並非本院審理範圍。
㈡上訴人第一審起訴原係主張被上訴人製造、販賣之巧克力產品侵害其所有註冊第1699648號、第1433055號、第257009號、第1594461號、第18715號、第202127號、第1643419號、第1643420號商標權。嗣於提起上訴後，於前審審理中減縮其主張之商標權為第1643419號、第1643420號及第1433055號商標權（即原證3、4、6商標權），依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款規定，應予准許。上訴人於第一審終局判決後，減縮其應受判決事項之聲明，實質上與訴之撤回無異，該減縮部分不在本院審理範圍內。...
四、上訴人在第二審所為擴張聲明及訴之追加，應予准許：
按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾符訴訟經濟者，均屬之（最高法院103年度台抗字第888號民事裁定參見）。
查上訴人於起訴時原請求之損害賠償金額為新臺幣（下同）166萬元本息，嗣於前審審理時109年1月14日擴張聲明為請求2,500萬元本息，核屬擴張應受判決事項之聲明；又上訴人於原審僅主張依商標法之規定請求，嗣於本院審理中就起訴前超過2年部分，追加民法第179條不當得利、第177條第2項不法無因管理之請求權基礎，應屬訴之追加，惟其主張之基礎事實，仍為甘百世公司生產之巧克力商品所標示之商標圖案侵害上訴人之原證3、原證4、原證6商標權，應將其不法所得返還予上訴人，其請求之基礎事實與原主張之侵害商標權之事實及證據高度相關，得予以互相援用，依上開規定，上訴人在第二審所為擴張聲明及訴之追加，合於上開規定，應予准許。
乙、實體方面：
壹、上訴人主張：
上訴人係原證3、原證4、原證6商標（以下合稱系爭商標，商標圖樣如附件一所示）之商標權人，系爭商標均指定使用於巧克力、糖果等商品，且均在商標權期間內。詎甘百世公司未經伊同意，生產及販售如附表二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72％黑巧克力（以下分別稱原證12、13、14、15、16商品，合稱系爭商品）之外包裝上使用與系爭商標近似之商標圖樣，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，已侵害系爭商標權，上訴人得依商標法第69條第1項規定請求甘百世公司排除及防止侵害，並依商標法第69條第3項及第71條第1項第2款、公司法第23條第2項、民法第1148條規定，請求甘百世公司及其法定代理人黃鴻源連帶負賠償損害責任；黃鴻源業已死亡，其繼承人即蘇春美等5人應於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司負連帶賠償責任。上訴人於105年4月19日對被上訴人寄發律師函，往前推算2年即103年4月20日作為基於商標法計算甘百世公司銷售收入之始點，算至甘百世公司停止侵權日（系爭產品105年11月22日更改包裝日起加計10個月商品有效期限）止，請求原證12至14商品之全部銷售收入，作為侵權行為之損害賠償。超過2年部分，上訴人追加依民法第179條不當得利、第177條第2項不法無因管理之法律關係，請求被上訴人返還自99年10月1日起銷售原證12至14商品之銷售收入，請求法院擇一從優為有利之判決。原證15、16商品之銷售收入則自103年5月16日起（原證3、4商標註冊公告日），計算至原證15於106年6月15日停產，及原證16商品於108年7月9日更改包裝日為止，作為侵權行為之損害賠償。上訴人得請求之金額高達6,422萬餘元，遠逾上訴人請求被上訴人等連帶給付之2,500萬元，上訴人之請求，應予准許。
貳、被上訴人抗辯：
一、甘百世公司就水滴狀巧克力形狀之商標早於66年間註冊在案（被證2、被證4、更被上證5），不僅早於上訴人註冊系爭商標之前30年，且主管機關並未因甘百世公司註冊水滴狀圖形而不許上訴人公司註冊如原證6之水滴狀商標，可見水滴狀圖形為巧克力商品本身形狀，並無識別性。甘百世公司在原證12至14商品上使用之商標圖樣與被證2、被證4商標，不失其同一性，自屬使用被證2、4之註冊商標。原證12至14商品所使用之商標，與上訴人之原證6商標之「KISSES」，無論在外觀、讀音或意義上，均非近似商標。又「KAISER」一詞，源於歐洲歷史的征服者姓氏而被後人引為皇帝之意，為甘百世公司英文名稱之特取部分，且甘百世公司於65年已申請註冊包含「KAISER」字樣之商標，並自67年以來即以「TAIWAN KAISER FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.」之英文名稱，辦理進出口廠商登記。原證15、16商品所使用之商標字體設色為深咖啡局部反白，而上訴人之原證3、4「HERSHEY'S」商標字體均設為黑色，二者於外觀、讀音、意義，均不相同，並非近似商標。甘百世公司於約65至70年間公司車輛已有標示水滴圖型中間有KAISER字樣的圖示，至遲於75年間即有販售原證12號商品，甘百世公司除侵害他人商標權之認知，自不因上訴人於99年10月1日註冊原證6商標，甘百世公司就突然轉變為構成故意侵害商標權的主觀要件。甘百世公司深耕國內市場多年，已投入相當成本經營國內巧克力事業，相關產品可於相當通路取得，上訴人對於甘百世公司有侵害其商標權之情事應早已知情，卻遲至於105年8月4日始提起本件訴訟，其請求權顯已罹於兩年時效。
二、對於上訴人追加依不當得利及無因管理之請求，被上訴人均不同意，甘百世公司主觀上係銷售自己的商品，並無管理他人事務之意思，自無成立無因管理之餘地，上訴人於103至105年間在台灣根本並未販售使用原證6商標商品，則甘百世公司販售原證12至14號商品，如何致使上訴人受有損害，及甘百世公司所受利益與上訴人所受損害間，有何相當因果關係，上訴人均未負舉證之責任，其請求自無理由。
三、甘百世公司於105年11月22日已更改原證12、13、14 商品之外包裝，近期出貨並未使用原證12、13、14、16之包裝，於106年6月15日起停產原證15商品，於108年7月9日變更原證16商品之包裝，系爭商品更改包裝後之銷售額應予扣除，並應依同業利潤標準淨利率8％計算，方屬合理，上訴人請求被上訴人連帶賠償2,500萬元實屬過高，請求予以酌減。又原證12至14、原證16商品既已更改包裝，原證15商品已停產，上訴人系爭商標權之圓滿行使並未受到妨礙或遭到侵害之虞，上訴人請求被上訴人不得為製造、販賣之要約或販賣原證12至16商品及任何侵害系爭商標之行為，並無理由。
參、原審判決結果及兩造之聲明：
原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴，上訴聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人等應連帶給付上訴人2,500萬元，及其中166萬元自105年8月16日起至清償日止按年息百分之5計算之利息，及其餘2,334萬元，自109年1月16日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。⒊被上訴人等不得為製造、販賣之要約或販賣原證12所示「凱莎粒巧克力」、原證13所示「凱撒巧克力」、原證14所示「凱撒白牛奶巧克力」、原證15所示「金凱莎巧克力」、原證16所示「甘百世72％黑巧克力」商品及任何侵害上訴人中華民國第1643419號、第1643420號及第1433055號商標之商品（包括但不限於巧克力及糖果商品），或為任何其他侵害上開商標權之行為。被上訴人等答辯聲明：⒈上訴均駁回。⒉歷審訴訟費用均由上訴人負擔。
肆、得心證之理由：
一、本件上訴人主張原證12、原證13、原證14 商品侵害原證6商標權，原證15、16 商品侵害原證3、4商標權，本院依上訴人上開主張予以審究，合先敘明。
二、按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：…三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商標法第68條第3款定有明文。...
三、玆就本件系爭商品是否侵害系爭商標權之相關審酌因素分論如下：
㈠商標識別性之強弱：
⒈按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者（商標法第18條）。
原證3、4商標圖樣為單純未經設計之大寫外文字「HERSHEY'S」組成，「HERSHEY'S」並非沿用既有的詞彙或事物，且與其所使用之巧克力商品之品質、用途、原料、產地等特性無關，並非商品之說明。
原證6商標圖樣為一深色水滴型圖樣，圖樣內置白色大寫外文「KISSES」，並於「KISSES」上方置一長方型白框，內有較小白色外文「HERSHEY'S」，另該水滴型圖樣底部有一深色緞帶圖樣環繞，緞帶內有白色外文「An American Icon」，緞帶下方有更小較難辨識之外文「-Since1907-」。原證6商標圖樣主要由水滴型內置「KISSES」、等外文及緞帶圖樣所組成，予人鮮明之寓目印象，與其所使用之巧克力商品之品質、用途、原料、產地等特性無關，原證3、4、6圖樣標示於商品上，足以使相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，原證3、4、6商標均具有識別性。
⒉被上訴人雖辯稱：原證6商標中水滴狀圖形，實為液態巧克力經過擠壓後自然成形之形狀，係巧克力的慣用包裝或展示方式，原證6商標中水滴狀圖形，實為巧克力商品本身的商品形狀，其餘文字敘述、周邊裝飾外觀及設計亦皆欠缺識別性，甘百世公司早於66年間就已將水滴狀巧克力形狀之商標註冊在案，故水滴狀圖形不具有區別商品來源的作用云云。
惟查，吾人日常所見市售巧克力商品有各式各樣琳瑯滿目之外觀造型，被上訴人所稱水滴狀為巧克力商品之固有形狀，尚不可採，甘百世公司申請註冊之其他含有水滴狀圖形之商標，均另結合其他的文字或圖樣所組成，商標主管機關認為該等圖樣整體觀之具有識別性，而准許其註冊，惟不能反面推論商標圖樣含有水滴狀圖形不具有識別性。況且，原證6商標圖樣係以水滴狀圖形內置「KISSES」等外文及緞帶圖樣所組成，其整體圖樣之設計及給予相關消費者之視覺印象十分鮮明，相關消費者會將該圖樣認為係指示商品或服務來源之標識，具有相當之識別性，被上訴人所辯，不足採信。
㈡商標是否近似暨其近似之程度：
⒈按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。判斷商標是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，商品的性質不同，會影響其消費者的注意程度，就普通日常消費品而言，消費者的普通注意程度較低，對二商標間差異之注意力較弱，容易產生近似之印象。專業性或價位較高之商品／服務，其相關消費者在選購時，通常會施以較高之注意力，對二商標間之差異較能區辨。
⒉原證12、原證13、原證14商品之商標與原證6商標構成近似：
⑴原證12至14商品使用之商標圖樣係由一深色水滴型圖樣作為底圖，圖樣內中間置白色大寫外文「KAISER'S」，上方雖另有甘百世公司註冊之被證3商標圖樣（如附表三編號2），惟與「KAISER'S」相較，其圖樣顯然較小，視覺上不明顯，故主要引起相關消費者注意之部分為深色水滴型內置白色大寫外文「KAISER'S」；原證6商標亦係以深色水滴型圖樣作為底圖，內置外文「KISSES」，「KISSES」上方雖有較小長方型白框內置外文「HERSHEY'S」，惟與「KISSES」相較，其圖樣顯然較小，視覺上不明顯，故主要引起相關消費者注意之部分為深色水滴型內置白色大寫外文「KISSES」，二者商標圖樣整體觀之，均係由一深色水滴型圖樣作為底圖，圖樣內中間置白色大寫外文，且二者外文均以「K」為起首，以「S」為結尾，字串中間均有I、S、E，二者發音及字串長度相似，而拼音性之外文在外觀及讀音上對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，在判斷近似時應賦予比重較重的考量，原證12至14商品之商標與原證6商標，二者圖樣之設計意匠及排列方式給予消費者之視覺印象，不論就外觀或讀音而言，均甚相彷。
且原證6商標係使用於巧克力、糖果商品，系爭商品亦為巧克力商品，乃日常生活中常見之零食，其單價不高，自數十元至一、兩百元不等，銷售通路為販售日常用品之便利商店或大賣場，消費者年齡層涵蓋甚廣，從國小學童至年長者均為可能之消費者，智識程度也有高低不等之差別，判斷商標是否構成近似，應以該等相關消費者之角度來觀察。由於巧克力並非專業性或高單價之商品，相關消費者在選購時，通常會施以較低之注意，一般採購日常零食之消費者在購買時施以較少之注意力，異時異地隔離觀察，會認為原證12至14商品之商標與原證6商標予人整體印象，有極為相近之處，兩者應構成高度近似。
⑵被上訴人雖辯稱，原證12至14商品之商標外文「KAISER'S」源於歐洲歷史的征服者姓氏而被後人引為皇帝之意，上訴人之原證6商標之外文「KISSES」為親吻之意，二者觀念上顯有差異，外觀及讀音亦不相同，故不構成近似云云。
惟查，巧克力為常見之零食，消費者在購買時，通常不會施以高度注意，且消費者年齡層涵蓋甚廣，智識程度各有不同，再者，商標近似之判斷係採異時異地、隔離觀察為原則，相關消費者是在不同的時間或地點，憑藉一個對於商標圖樣未必清晰的印象，作成重複的購買之決定，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以商標圖樣中細微的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，衡諸常情，一般購買日常零食之消費者不會在購買時，站在貨架之前仔細辨識商標外文拼字及其讀音是否相同，再決定是否購買，被上訴人辯稱原證12至14商標與原證6商標之意義、外觀、讀音不相同，故不構成近似云云，不足採信。
⒊原證15商品之商標與原證3、4商標構成近似：
⑴原證15商品之商標圖樣為外文粗體大寫「KAISER'S」，原證3、4商標為外文大寫「HERSHEY'S」（原證4商標亦為粗體），二者相較均為未經設計的英文大寫（或粗體），長度相近，第二音節均以「S」開頭並以「'S」結尾，二者之發音及字串長度相似，其外觀及讀音均有相彷之處，且二者均為純文字商標，並無結合其他足資區辨之圖形，本院認為以一般採購巧克力零食之消費者在購買時施以較低之注意力，異時異地隔離觀察，會認為原證15商品之圖樣與原證3、4商標予相關消費者之整體印象構成近似，且近似程度為中度。
⑵被上訴人雖辯稱，「KAISER'S」，字體設色為深咖啡局部反白，原證3、4商標為「HERSHEY'S」，字體均設為黑色，二者於外觀、讀音、觀念，均不相同，二者並非近似商標云云。
惟按，商標圖樣外觀之比對主要在比對其構圖意匠，若構圖意匠近似，縱使設色稍有不同或方向相反，亦不影響其近似之判斷（參見110年10月27日修正之「混淆誤認之虞審查基準」5.2.7）：又註冊商標圖樣為墨色，實際使用其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如只是形式略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可認為有使用註冊商標。惟註冊商標圖樣如為墨色除外的顏色，且顏色是該圖樣主要識別的特徵，則實際使用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如已實質改變其圖樣主要識別的特徵，就不具同一性（參見108年8月23日修正之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.1.）。
依上開說明可知，商標註冊時未指定顏色而以「墨色」申請註冊，代表並非以「顏色」作為主要的識別特徵，其他商標之構圖意匠若與該註冊商標相似，即有可能與該註冊商標構成混淆誤認，他人不得主張其使用之商標顏色並非墨色，藉以脫免侵權責任。本件原證3、4為「墨色」商標，並非以顏色作為主要識別特徵，原證15商品之商標圖樣與原證3、4商標整體而言已構成近似，且近似程度不低，業經認定如前，被上訴人抗辯二者顏色有差異，故不構成近似，不足採信。
⒋原證16商品與原證3、4商標近似程度低：
⑴原證16商品右上方有一長方形白色區塊之底圖，內置外文「KAISER」商標，字體設色為銀白色，原證3、4商標為外文「HERSHEY'S」，原證16商品之商標字尾為「R」，與原證3、4商標字尾為「'S」，尚有不同，且甘百世公司自66年間起已申請註冊包含「KAISER」字樣之商標，指定使用於巧克力、糖果等商品上，原證16商品上之商標圖樣應屬甘百世公司使用其自有之商標。由於原證16商品之商標與原證3、4商標於外觀、讀音上尚有差異，整體觀之，二者近似程度甚低。
⑵上訴人雖主張，原證16商品之商標為外文「KAISER」，其字首之「K」故意印成近似外文「H」，二者整體觀之構成近似云云。惟查，商標圖樣是否近似，應就外觀、觀念、讀音等綜合判斷，原證16商標外文「KAISER」字首之「K」，因美術字體設計之不同，確有可能類似外文「H」（例如附表三之被證5），惟縱使將起首字母更換為「H」，成為「HAISER」，惟第二音節之字尾以「R」結尾與原證3、4「HERSHEY'S」字尾為「'S」相較，其外觀及讀音仍顯有不同，整體觀之，二者近似程度低，上訴人上開主張，尚不足採。
㈢商品是否類似暨其類似之程度：
原證3、原證4、原證6商標指定使用於巧克力、糖果等商品，系爭商品為巧克力商品，二者屬於同一商品。
㈣實際混淆誤認之情事：
依上訴人所提相關網頁資料，有網友於網路留言稱：「這是我小時候的童年，現在很少見了吧？…前幾樓的好像有點誤會，這個巧克力是新的牌子喔，你們的童年的三角巧克力上會有條長長的紙，那個好吃很多阿~，有一條紙的是hersheys，這是平價的kaiser…這是甘百氏的牌子，不好吃，故意做的跟hersheys一樣騙人…原來我一直被他騙是好時巧克力（難過）…」、「KAISER牌KAISER'S???怎麼長的和HERSHEY'S KISSES這麼像呢？」、「當我很高興地從全聯買了它回家之後…期待的打開他的嘴裡後，才覺得好失望，不是我記得的味道!!!!!…後來才發現似乎是買錯牌子了，可Kaiser's是仿台灣已經沒有代理進口的Hershey's牛奶巧克力，在知道這個真相時的我鬆了口氣，原來我只是買錯，而不是它變了味…」、「希望不要只有山寨版HERSHEY'S甘百世巧克力…」、「…看到冰箱上似乎是我填的Hershey's巧克力…不料拿近一看，其實是Kaiser甘百世巧克力…」、「…全聯賣的是冒牌貨，上次我發現有在賣本來想買，看保存期限的時候才發現是台灣的甘百世冒充的…全聯賣的是山寨版」，足認甘百世公司之「KAISER'S」巧克力所標示之商標圖樣確實極為近似上訴人「HERSHEY'S」巧克力，並有消費者發生誤認，以為甘百世公司之「KAISER'S」巧克力為上訴人「HERSHEY'S」巧克力，而誤予購買之情形。
㈤甘百世公司於原證12至15商品使用商標是否善意：
⒈經查，上訴人創立於1894年，創立以來即於以「Hershey's」商標行銷其商品，且至遲於1956年起即以如原證6或與原證6不失同一性之水滴型商標行銷商品，另上訴人於1971年起，即於菲律賓、美國、香港、澳洲、中國、韓國、新加坡、印尼、越南、埃及、沙烏地阿拉伯及我國等地，就附表一所示系爭商標圖樣進行註冊登記等情，有媒體報導、網頁資料、各國商標註冊登記資料等附卷可按，上訴人歷年來在全球使用如原證6商標圖樣雖有部分略有不同，然其差異處僅水滴型圖樣下方有無緞帶之差異，整體觀之，與原證6商標圖樣不失其同一性。上訴人自從1907年即開始製作並販售「KISSES」巧克力，有相關報章雜誌報導可稽，並至遲於1977年便陸續在電視播放使用原證6商標之商品廣告，又我國報紙於63年起即有刊載介紹上訴人之赫希巧克力商品，該報導之商品照片即標示原證3、4「HERSHEY'S」外文商標，且上訴人商品之外觀與甘百世公司之原證15商品極為相似，另由原證61至原證72我國報紙之新聞報導，可知自從58年間上訴人之巧克力產品已進口至我國販售，由當時台灣總經銷商供應至全省各大百貨公司、超級市場和食品公司、軍公教福利中心等處銷售（當時稱為「赫希巧克力」或「荷西巧克力」、「美國名牌HERSHEY'S花西施巧克力」、「HERSHEY'S好時巧克力」、「賀喜士巧克力」等），並在報紙刊登上訴人巧克力商品聖誕節促銷之訊息。
由上可知，上訴人公司自創立起，即已於全球使用如原證3、4、6之商標圖樣行銷商品，並至少自63年起即已在我國行銷系爭商標商品。而被上訴人公司係設立於65年，且66年間才註冊被證2、被證5商標，依其所述最早銷售原證12商品之時間為75年，是其使用原證12至16包裝上之商標行銷商品之時間，明顯晚於上訴人，且巧克力係西方國家傳入我國之食品，其原料、配方、製造流程無一不須參考外國知名品牌，被上訴人公司身為巧克力製造業者，理應比一般消費者更能充分掌握國外知名巧克力競爭同業之品牌資訊，以上訴人在全球之行銷時間及情形，以及我國媒體早在50、60年間已有報導上訴人公司巧克力商品之情形觀之，甘百世公司對於上訴人早就使用原證3、原證4、原證6商標行銷巧克力商品之事實，並無諉為不知之理，甘百世公司自己雖有註冊包含「KAISER」外文之商標，惟其實際使用於原證12至15商品時，竟然在「KAISER」字尾自行加上「'S」而與原證3、原證4、原證6商標構成近似，自難謂出於善意。
⒉被上訴人雖辯稱，上訴人係99年10月1日始註冊原證6商標，惟甘百世公司早在69年間即已將水滴型中間有「KAISER'S」字樣的圖示放在巧克力商品包裝上並註冊商標（註冊00141979號商標，下稱更被上證5商標，商標圖樣如附表三編號6所示），早於上訴人註冊原證6商標30年前，並於約65至70年間將水滴型中間有「KAISER'S」字樣的圖示印於公司車輛上（更被上證7）。甘百世公司於75、93年間即有販售原證12商品（更被上證8、9），足見其主觀上係善意使用已註冊之商標云云。
惟查，更被上證5商標係指定使用於「包裝容器」而非「巧克力」商品，且其商標圖樣除了水滴型內置「KAISER'S」外文之外，其上方、下方尚結合各式複雜圖文組合商標，顯與原證12、13、14商品上所使用之商標圖樣不同，被上訴人尚難以其曾申請註冊更被上證5商標為由，作為有利之抗辯。又甘百世公司註冊之被證5商標（見附表三）其外文雖為「KAISER'S」，惟另結合中文「甘百世」組成商標圖樣，惟甘百世公司在原證12至15商品僅剩外文「KAISER'S」而無中文「甘百世」。由於甘百世公司申請註冊更被上證5商標及附表三所示商標之時間，均晚於上訴人在各國行銷使用原證3、4、6商標之時間，且甘百世公司在實際使用時均未依照其註冊公告之商標圖樣，而是將原註冊商標圖樣中其他足資區辨之中文字或圖形予以省略，或在字尾附加「'S」，致其實際使用之商標圖樣與上訴人之原證3、4、6商標構成近似，甘百世公司不依照其申請註冊之圖樣及指定之商品類別使用商標，無異使商標註冊及公示之制度形同虛設，所辯其在原證12至15商品使用之商標係出於善意，實不足採信。
⒊甘百世公司原證12商品及原證15商品之外包裝，高度近似於上訴人自58年以來所銷售之水滴型內置「KISSES」巧克力及「HERSHEY'S」巧克力外包裝之設計圖案，例如上訴人之水滴狀巧克力圖案之左右兩側分別有兩個方塊狀之圖案，右側的方塊為空白，左邊的方塊具有內容，甘百世公司原證12商品之外包裝設計，亦如出一轍。甘百世公司之原證15商品上「KAISER'S」之外文字體與上訴人「HERSHEY'S」字體完全相同，但與甘百世公司自己註冊之被證3、被證6「KAISER」商標之字體顯有不同，應係出於攀附上訴人系爭商標之商譽的惡意。
⒋至於原證16商品所使用之商標圖樣為「KAISER」，字尾並未加「'S」，與原證3、4「HERSHEY'S」商標近似程度低，已如前述，上訴人雖主張原證16商標之「K」故意印成近似「H」，顯有攀附上訴人原證3、4商標之意，惟查，「K」因為美術字體設計的關係，「K」右側之「ㄑ」有可能呈現不同之角度（見附表三被證3、被證5），且甘百世公司自66年間起已申請註冊包含「KAISER」字樣之商標（如附表三之被證3、5、6），指定使用於巧克力、糖果等商品上，則其使用自己之「KAISER」商標於指定之商品，難認非為善意，上訴人上開主張，不足採信。
㈥相關消費者對各商標熟悉之程度：
上訴人自西元1894年創立後，即於全球以「HERSHEY'S」品牌行銷產品，依上訴人所提證據可證明，其中原證3、4商標行銷已長達百年時間，原證6商標行銷已至少長達60多年時間，上訴人至遲於63年起即於我國以系爭商標行銷商品，此由我國新聞媒體63年報載「美國赫希牌巧克力糖商品名稱盡人皆知，該公司所在之美國賓州荷西城正是美國最著名的巧克力糖出產地」；於65年報載「美國名牌賀喜士（Hershey's）巧克力糖臺灣總經銷的家里福食品罐頭百貨日用品企業有限公司，特別供應一系列的Hershey's食品，在全省各大百貨公司、超級市場和食品公司均有出售…Hershey's食品，包括有可可亞、Hershey's Instant巧克力粉及數十種不同製法、形狀的巧克力糖…」（見原審卷三第30至32頁）、76年報載：「以在軍公教福利中心銷售最佳之一的好時牌（HERSHEY）巧克力糖果售價，平均跌幅即達百分之二十五之多，與國產巧克力糖果售價拉近不少…」（見原審卷三第33頁）、92年報載「知名的美國品牌巧克力好時（Hershey's），今年也推出很適合當作聖誕節禮物的『愛就動口』巧克力禮盒…」、95年報載「HERSHEY'S好時巧克力特別舉辦傳愛計劃…」、97年報載「受台灣民眾喜愛的舶來品，還包括知名度頗高的Hershey's巧克力」，再依上訴人所提106年1月24日Costco賣場照片、106年2月21日Costco網站銷售網頁、家樂福網站銷售網頁、大潤發網站銷售網頁，均可見產品上標示有「Hershey's」商標，以上可證明，上訴人不僅於國外以系爭商標行銷商品已有60多年以上之時間，且於60年代在我國行銷系爭商標起，至今仍持續在我國行銷系爭商標商品，堪認我國相關消費者對上訴人系爭商標應有相當程度之熟悉。甘百世公司之原證12至15商品，行銷之時間顯然晚於上訴人，應認為相關消費者對於系爭商標較為熟悉，應給予較大之保護。
㈦綜上所述，原證3、原證4、原證6商標具有相當之識別性，甘百世公司之原證12、原證13、原證14商品之商標圖樣與原證6商標構成高度近似，原證15商品之商標圖樣與原證3、4商標構成中度近似，原證3、原證4、原證6商標所指定之商品與原證12、13、14、15商品為同一類商品，相關消費者有實際混淆誤認之情事，甘百世公司在原證12至15商品上使用近似於原證3、4、6之商標圖樣並非出於善意，相關消費者對於系爭商標較為熟悉，本院綜合上開審酌因素，認為原證12、原證13、原證14商品之商標有致相關消費者誤認與原證6商標為同一商標；或誤認兩商標之商品係來自同一來源之系列商品；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，原證15商品之商標圖樣有致相關消費者與原證3、原證4商標產生混淆誤認之虞，原證12至15商品已侵害上訴人所有之原證3、原證4、原證6商標權。至於原證16商品之商標圖樣，與原證3、原證4商標圖樣近似程度低，雖使用於同一類商品，惟其欠缺「商標近似」此重要之混淆誤認參考因素，應認不致造成相關消費者與原證3、原證4商標產生混淆誤認之虞，原證16商品並未侵害原證3、原證4商標權。
四、原證12、13、14商品已於105年11月22日更改包裝，原證15商品已於106年6月15日停產：
㈠上訴人主張甘百世公司於105年間為配合食安法規巧克力品名之標示，於該年9月間著手進行原證12至14商品變更包裝事宜，變更後之包裝如附表四所示，並先後於105年10月28日、同年11月15日致函各通路商自105年11月22日起將原證12至14號商品改為新的包裝（下稱第一次變更包裝），業據被上訴人提出於105年10月28日、同年11月15日通知通路更改原證13至14更改包裝電子郵件（陳證5）、原證12至14產品送驗之檢驗報告（陳證6）、衛福部巧克力品名及標示規定於106年1月1日生效之函文（陳證7）、垃圾焚化廠同意甘百世公司於105年11月、106年1月間申請焚化舊包材之函文與照片（陳證8）為證（本院卷一第491-493頁、本院卷二第257-273頁），此外，上訴人提出其自行拍攝之兩造巧克力商品在賣場陳列銷售之照片（拍攝時間為106年4月9日、106年7月1日，本院卷一第415頁），亦顯示原證12產品於上開日期已更換為新的包裝，本院綜合上開證據，認為被上訴人上開主張，堪信屬實。又原證15商品已於106年6月15日停產，有被上訴人提出之被上證19通知家樂福該商品已停產之電子郵件可稽（前審卷二第336頁），此部分之事實亦堪信為真。又觀諸原證12至14商品更改後之包裝，係使用甘百世公司註冊第708162號商標圖樣（如附表三被證3所示），該商標指定使用於巧克力、糖果等商品，甘百世公司使用該商標於巧克力商品上，應無侵害系爭商標權可言。
㈡原證12、13、14商品於105年11月22日更改包裝後已不侵害原證6商標權，甘百世公司雖於108年8月9日第二次更改原證12至14商品包裝，將商標圖樣改為「甘百世」中文（見本院卷二第397-400頁所載），不再使用「KAISER」外文，更無侵害原證3、原證4、原證6商標之疑慮，本院就第二次更改包裝部分，即毋庸審究。
五、甘百世公司就侵害商標權之行為主觀上具有故意：
上訴人自1894年創立以來即以原證3、4之「Hershey's」商標行銷其商品，且自1956年起即以水滴型商標圖樣行銷其巧克力商品，並於世界各國申請註冊，早在63年、66年起即於我國行銷使用「Hershey's」、水滴型內置 「KISSES」之商標圖樣於巧克力商品，甘百世公司與上訴人均為競爭同業，明知上訴人之系爭商標，竟為攀附系爭商標之商譽，將其註冊之商標圖樣予以變換使用於原證12至15商品上，致與系爭商標產生混淆誤認之虞，其就侵害系爭商標權之行為，主觀上具有故意，堪予認定。
六、上訴人得請求甘百世公司不得為侵害系爭商標權之行為：
㈠按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標法第69條第1項定有明文。排除侵害請求權旨在排除現實已發生之侵害；防止侵害請求權旨在對現實尚未發生之侵害，就現有既存危險狀況加以判斷後，認權利人在客觀上有被侵害之高度可能，而有事先加以防範之必要。除去侵害及防止侵害請求權，並不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。
㈡本件甘百世公司所製造、販賣之原證12至14商品侵害上訴人之原證6商標權，原證15商品侵害上訴人之原證3、4商標權，惟甘百世公司已於105年11月22日更改原證12、13、14商品之包裝，原證15商品已於106年6月15日停產，更改包裝或停產之後已無侵害系爭商標權之行為，上訴人基於排除侵害請求權，請求被上訴人等不得為製造、販賣之要約或販賣原證12所示「凱莎粒巧克力」、原證13所示「凱撒巧克力」、原證14所示「凱撒白牛奶巧克力」、原證15所示「金凱莎巧克力」、原證16所示「甘百世72％黑巧克力」商品，已失其依據，不應准許。惟甘百世公司確有侵害系爭商標權之行為，且其自承至少自75年間已開始產銷原證12至14商品，該公司70年間商品型錄亦包括原證12商品及與原證15商品高度雷同商品，則其使用近似於系爭商標之圖樣於巧克力商品之時間甚久，銷售之侵權商品數量龐大，且主觀上具有侵權之故意，該公司目前仍持續從事製造、銷售巧克力商品之業務，就本件侵害態樣及既存之危險狀況觀之，甘百世公司未來非無侵害系爭商標權之可能，上訴人本於防止侵害請求權，請求甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣任何侵害系爭商標權之商品或為任何侵害系爭商標權之行為，應屬正當。至於上訴人聲明內容「包括但不限於巧克力及糖果商品」部分，其內容未臻明確尚難准許。
七、上訴人得向被上訴人等請求侵害商標權之損害賠償：
...
㈢損害賠償之計算：
⒈商標法第71條第1項第2款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」。侵權人主張應扣除成本或必要費用者，應就成本及費用之金額負擔舉證之責任，其提出之證據方法，須足使法院產生堅強心證，確信其主張為真實。又所謂之成本或必要費用，應指製造、銷售侵權產品而直接發生者為限，如不能證明該成本及必要費用與侵權產品之間的關聯性，自不能主張扣除。
⒉被上訴人雖主張應扣除巧克力商品之成本及必要費用，惟查，被上訴人主張之成本及必要費用，並非按照原證12至15之侵權商品各別支出之費用列計，而是其向稅捐機關調閱甘百世公司各年度整體稅務結算申報書與系爭商品原證12至15發票金額，計算各商品品項與整體營收之佔比（原證12商品欠缺99年10月至100年8月之發票，係以他年度的品項佔比12.2655%，分別乘以99年度10月至12月之營收、100年度1月至8月之營收統整計算），再自行按各商品品項與整體營收之佔比，及不同品項之產品的價格、重量及成分，來計算原證12至15商品之原料費用。直接人工費用則是將各年度的營利事業所得稅簽證申報查核報告書乘以各商品的品項佔比得出。製造費用為將各年度的製造費用乘以各商品的品項佔比得出。通路費用係以105年家樂福與大潤發兩間主要通路所收取之各項費用取其平均值列為每年度通路費，並與品項收入相乘得出（見限制閱覽卷宗民事陳報暨答辯三狀之說明及附表二至附表五，及被上訴人民事綜合辯論意旨二狀-賠償範圍第6-9頁所載），被上訴人提出之上開成本及必要費用，既無法對應至系爭各項侵權產品，而是由被上訴人自行分攤估算，然而甘百世公司除了原證12至15巧克力商品外，尚生產眾多品項之巧克力商品，由商品名稱（例如白牛奶巧克力、72％黑巧克力等）即可知各品項巧克力商品之原料配方比重均不相同，上訴人主張巧克力商品之原料大致相同，並依此推估原料費用，尚不可採。
再者，人工費用、製造費用、通路費係甘百世公司為全部商品所支出，並非因製造、銷售原證12至15商品所直接支出之成本及必要費用，被上訴人雖提出附件12會計師說明書（見限制閱覽卷宗第47-49頁），主張被上訴人所列之費用確實為成本與必要費用，惟查會計師說明書係針對會計上列計必要費用之原則為說明，與依商標法第71條第1項第2款計算損害賠償得扣除之成本及必要費用之概念有別，上開會計師說明書尚不得採為有利被上訴人之論據。
⒊被上訴人主張應扣除原證12至15商品之成本及必要費用金額，雖不可採，惟甘百世公司製造巧克力須購入糖、可可粉、奶粉、卵磷脂等原料，此原料成本屬製造巧克力商品之必要成本，並無違反經驗法則，自不應遽將甘百世公司所有銷售額列入損害賠償數額，本院認為應以甘百世公司自行陳報原證12至15商品之毛利計算其所得之利益為適當。
查被上訴人111年9月26日民事綜合言詞辯論意旨二狀已列載原證12至14商品自103年4月20日至106年9月22日止，及原證15商品103年5月16日至106年6月15日止之毛利，原證12至14商品毛利係依限制閱覽卷宗附表2、3、4中103/04/20-106/9/22間各年度品項收入乘以該年度毛利率再為加總，原證15商品毛利係依限制閱覽卷宗附表5中103/05/20-106/6/15間各年度品項收入乘以該年度毛利率再為加總。
查甘百世公司自行陳報之該公司毛利率高於財政部公告之營利事業各業所得額暨同業利潤標準「其他糖果製造業」毛利率20％，而同業利潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅負使用，若在具體個案計算損害賠償時，當事人之實際利潤與同業利潤標準表不同者，自應以當事人實際之利潤計算其所得之利益，被上訴人主張應依同業利潤標準表之淨利率8％計算（扣除費用率12％），不足採信。
⒋上訴人（原告）雖主張，損害賠償部分，因被上訴人不能證明成本及必要費用，應將其銷售額全部列入侵害行為所得之利益，至於不當得利部分，巧克力製造業普遍毛利率均可達到40％，故請求依30％計算，並提出上證24、25、26、28為證。
惟按，依商標法第71條第1項第1至4款計算損害賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第71條第2項定有明文。
被上訴人主張其製造巧克力商品需購買糖、可可粉、奶粉、卵磷脂等原料成本，係符合經驗法則，雖其無法證明成本之具體金額，惟如將其成本視為零，而將銷售收入全數計入損害賠償，顯屬過苛，且與上訴人就不當得利部分之所得利益應以毛利計算之主張相互矛盾，上訴人主張侵害商標權損害賠償部分，應將銷售系爭商品之收入全部列計，尚不可採。
又上訴人提出之上證24為天下雜誌對於某一巧克力品牌之報導、上證25為國外某知名巧克力公司過去5年平均毛利率資料、上證26為荷蘭巧克力商歷年毛利率資料、上證28為上訴人公司105至107年之毛利率資料，上開證據並非針對被上訴人甘百世公司或國內巧克力製造業者進行調查而取得之普遍性具公信力之客觀資料，本院認為上證24、25、26、28尚不足作為認定被上訴人毛利率之依據。
⒌被上訴人陳報甘百世公司原證12、原證13、原證14商品自103年4月20日起至106年9月22日止（原證12、13商品係自102年10月18日才開始銷售），及原證15商品自103年5月16日起至106年6月15日止之銷售金額，上訴人同意不爭執，惟本院認為原證12至14商品於105年11月22日更改包裝之後已無侵害商標權，故原證12至14商品之銷售金額應扣除105年11月23日起至106年9月22日止共10個月之金額，被上訴人陳報上開期間之毛利金額亦應按比例扣減，扣除之後銷售額及毛利如下表。
損害賠償計算表：（新臺幣：元，元以下四捨五入）
⒍被上訴人雖辯稱，甘百世公司僅係中小型企業，且早在69年間已取得如附表三所示之商標註冊，係善意使用本身之商標圖樣，並無侵權之故意，上訴人主張之損害賠償金額過高，請求依商標法第71條第2項之規定予以酌減損害賠償金額云云。
惟查，本件甘百世公司侵害系爭商標權之期間甚長，銷售侵權商品之數量龐大，甘百世公司對於侵害商標權之行為主觀上具有故意，本院就損害賠償之計算已充分考慮有利於被上訴人之因素等，審酌本件侵害情節與損害賠償之金額，並無顯不相當之情形，被上訴人請求酌減損害賠償金額，尚不足採。
八、上訴人得向甘百世公司請求返還不當得利：
㈠按商標法第69條第4項規定：商標權人之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。又按，民法第179條前段規定：無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；第197條第2項規定：損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。
㈡上訴人主張甘百世公司銷售原證12至14商品所得利益，超過發警告函（105年4月19日）前2年之期間，業已罹於消滅時效，上訴人依上開規定，請求被上訴人返還不當得利，應屬正當，故上訴人得請求自99年10月1日（原證6商標註冊公告日）起至103年4月19日止銷售原證12至14商品所得之毛利）。...
㈢被上訴人雖辯稱，上訴人在臺灣根本並未販售使用原證6商標商品，自不因甘百世公司販售原證12至14號商品造成其營業額下降而受有損害，且損害與利益之間並無直接因果關係存在云云。
惟查，上訴人為系爭商標之商標權人，本具有排他專用權，得自行使用或授權他人使用其商標，被上訴人未得上訴人之同意，擅自在系爭商品上使用近似之商標圖案，藉攀附上訴人系爭商標之商譽，而獲取財產上的利益，使相關消費者產生混淆誤認之虞，當然對於商標權人造成損害，且依國內媒體之報導，上訴人至少自63年起有在我國行銷系爭商標並授權代理商在國內行銷販售其巧克力商品，甘百世公司之行為業已侵蝕上訴人之市場利益及商標權之價值，且被上訴人之所受利益與上訴人之損害間，具有相當因果關係，被上訴人所辯，不足採信。
㈣原證12、原證13、原證14商品之銷售金額及銷售期間依兩造不爭執之金額列計，就不當得利金額計算如下表。
不當得利計算表：
智慧財產第二庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿
法 官 曾啓謀
