(商標 中文譯名)美國原廠「WAHL」v. 「華爾」商標：「華爾」商標與註冊在前的「WAHL」近似，應予撤銷。

#商標 #中文譯名商標 #WHAL #華爾

👉本件的事實是這樣的：

美國原廠雖然在台灣有註冊「WAHL」英文商標，

但沒有將其「中文譯名」「華爾」註冊為商標。

因此，「華爾」順利被台灣A廠商註冊，

A廠商並拿著這個中文「華爾」註冊商標對美國原廠在台經銷商提起侵害商標的刑事告訴。

(我們也處理過類似案件，因此這個判決讀起來很有既視感～)

👉結局是：

1.A廠商告在台灣經銷商沒有成功(檢察官給出不起訴處分)。

2.法院認為，A廠商的「華爾」商標應該要撤銷。

【華爾】智慧財產法院109年度行商訴字第94號行政判決(2021.02.04)

https://ipcase.blogspot.com/2021/02/wahlv-wahl.html

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智慧財產法院109年度行商訴字第94號行政判決(2021.02.04)

原 告 愛茉詩國際有限公司

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 美商華爾理髮股份有限公司(美國原廠WAHL)

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國109 年
7 月9 日經訴字第10906305940 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

 
事實及理由

一、事實概要：原告於民國106 年11月17日以「華爾」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第8 類之「電髮剪、人用電刮毛器、…、電熱髮器（電加熱燙髮手工具）」商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第1922889 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人美商華爾理髮股份有限公司於108 年10月1 日以據以評定第819272號商標（下稱據以評定商標，如附圖二所示），主張系爭商標之註冊有商標法第30條第1 項第10款規定之情形，對之申請評定。案經被告審查，以109 年3 月20日中台評字第1080138 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部109 年7 月9 日經訴字第10906305940 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。
 
㈢按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第30條第1 項第10款本文所規定。因此「商標相同或近似」、「商品同一或類似」、「有致相關消費者混淆誤認之虞」為該款成立之要件，至於其他混淆誤認之虞審酌因素為輔助參考因素。以下就本案存在之相關因素審酌如下：

⒈兩商標近似程度不低：

系爭商標係由未經設計之橫書中文「華爾」所構成，據以評定商標則由未經設計之外文「WAHL」所構成，兩商標引人注意之「華爾」、「WAHL」固一為中文，一為外文，然二者讀音極相彷彿，且由評定附件9 之「wahl」搜尋結果，顯示「wahl」英文維基百科中譯文資料載有「華爾推剪」，評定附件4 之蝦皮、momo、樂天、Yahoo 奇摩拍賣等購物網站網頁可見「美國華爾WAHL」、「USA WAHL華爾」、「＃電剪＃美髮＃華爾全球限量發售WAHL 1919 百年…」、Yahoo 奇摩拍賣網「2019新年免運WAHL 1919 限量電剪WAHL 100週年限定WAHL 100 YEAR 」等，另華儂公司臉書貼文記載「美國WAHL華爾電剪」、「華爾小電剪」、「華爾五星電剪系列」等，顯見該領域之相關事業或消費者已普遍將據以評定商標「WAHL」譯為「華爾」且併用稱之，因此系爭商標雖為中文「華爾」，仍會使人與據以評定商標「WAHL」產生聯想，而可能會有所混淆而誤認兩者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，是系爭商標應與據以評定商標構成近似之商標，且近似程度不低。

⒉兩商標商品類似程度甚高：

系爭商標指定使用之「電髮剪、…、電熱髮器（電加熱燙髮手工具）」等商品（詳如附圖一所載），與據以評定商標指定使用之「理容用髮剪；…；剪髮器之剪頭護蓋」等商品（詳如附圖二所載）相較，均為手動或電動剪髮、理容之器材或其刀片等零件，在功能、用途、產製者、消費族群、銷售場所等因素上具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似程度甚高之商品。

⒊審酌兩商標近似程度不低、指定使用之商品同一或類似程度甚高，已足以認定相關消費者有可能會誤認兩商標來自同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，且原告並未舉證證明系爭商標已因原告長期使用而使消費者得以與據以評定商標區辨不會產生混淆誤認，是系爭商標指定使用於系爭商品之註冊，自有商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

㈣原告雖稱：參加人未經我國認許，於我國無設立分公司，顯不可能「自己」於我國使用據以評定商標；參加人所提拍賣網頁之商品倘為平行輸入或未經合法報關輸入，何以認定參加人有使用據以評定商標之情云云。惟參加人(美國原廠)是委由台灣經銷商華儂公司在我國販售標有據以評定商標商品，本院已詳述如前，堪認參加人在我國是透過其經銷商將據以評定商標使用於指定使用之商品，原告此部分主張，委無可採。

㈤原告又稱：參加人有無確實在我國使用「WAHL」商標，並將其連結音譯「華爾」，已非無疑，且參加人亦未舉證證明「華爾」確實是「WAHL」商標在我國使用多年、廣為人知之中譯名稱，另系爭商標係訴求剪髮過程中剪刀有如在髮上跳「華爾滋」而來，而據以評定商標係源自其創辦人之姓氏「WAHL」而來，兩者觀念不同云云。

惟參加人所提之相關證據已可證明該領域相關事業或消費者已普遍將據以評定商標「WAHL」譯為「華爾」併用稱之，已如前述，此外，原告代表人吳O秀於108 年底對華儂公司負責人(美國原廠在台經銷商)提起違反商標法告訴，其自承參加人(美國原廠)品牌商品在使用中文區域之銷售商均使用「華爾」二字銷售販賣等情，有臺灣士林地方法院檢察署檢察官109 年度偵字第13361 號不起訴處分書附卷可參，原告卻於本件否認據以評定商標「WAHL」可與「華爾」產生連結，顯不足採。 

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

(商標 搶註)商標權人為物流業的競爭同業，應知悉中國「德邦物流」商標的存在，而於台灣搶註商標，應予撤銷。

#搶註中國商標

搶註中國商標的狀況在台灣有越來越多的趨勢。

雖然沒有精確的統計，但是看判決就可以感覺這樣的趨勢，

剛好我們也有處理到類似案件，也算是活在浪潮當中。

在這個 #網路 時代，如果是 #競爭同業 的話，很難不被認為是搶註，

這也是法院所說的「哪有這麼剛好的事情哩！」。

來看看法院怎麼說：

「大陸商德邦公司雖非我國企業，亦未於臺灣申請註冊，然據被告原處分卷附韻達國際運通股份有限公司基本資料及海空聯運提單所示（證物11、12），該公司係從事兩岸航空貨運承攬及海運承攬運送之業者，且原告為該公司監察人，顯與德邦公司屬競爭同業關係，輒因業務經營關係，原告對於貨物運送、快遞等服務之市場資訊及其他同業之經營訊息，應較一般人更為熟悉且關注，且鑒於2008年兩岸海運直航、空運直航、直接通郵等項協議正式實施後，我國與大陸地區直接通航，兩岸貨物運輸更形密切，原告不難藉由報章雜誌報導或相關網站資訊等各類資訊傳遞或蒐集管道，得知據以核駁諸商標之存在。」

「以Google、Yahoo 奇摩搜尋引擎鍵入「德邦」搜尋，搜尋結果 #第一筆即可見德邦快遞官方網站物流快遞一站式服務（經查德邦物流已於2018年7 月更名為德邦快遞），並有百度百科、MBA 智庫百科對於該公司之介紹」

「原告以高度近似之「德邦物流及圖」申請商標註冊，並指定使用於同一或高度類似之貨物運送、快遞等相關服務， #實難諉為巧合，顯有因知悉據以核駁商標之存在，意圖仿襲而以不正當競爭行為搶註之情事。」

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智慧財產法院109年度行商訴字第109號行政判決(2021.02.04)

原 告 謝O志

被 告 經濟部智慧財產局

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109 年9 月10日經訴字第10906308560 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。
 
事實及理由

一、事實概要：原告前於民國104 年3 月31日以「德邦物流及圖」商標（下稱本件商標，圖樣如本判決附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第39類之「書信快遞；郵件之投遞快遞；商品快遞；包裹之投遞快遞；書信遞送；物品遞送；郵購物品遞送；貨物配送；為快遞業者提供物件代收服務；貨物遞送；貨物運送；包裹遞送；快遞；鮮花遞送；郵件的郵資蓋印服務」服務，向被告申請註冊。

經被告審查，認本件商標有商標法第30條第1 項第12款規定之情形，檢具「德邦物流DEEPON及D 設計圖」、「德邦」、「德邦及圖」等商標（下稱據以核駁商標，圖樣如本判決附圖2 所示），應不准註冊，以108 年5 月13日商標核駁第397095號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經被告以108 年8 月2 日（108 ）智商40106 字第10880458250號函自行撤銷原處分並副知經濟部，經濟部乃以108 年8 月20日經訴字第10806311120 號訴願決定書為訴願不受理之決定。案經被告重為審查，仍認本件商標有商標法第30條第1項第12款規定之情形，應不准註冊，以109 年4 月21日商標核駁第405363號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以經訴字第10906308560 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。...

四、本件爭點為：本件商標申請註冊是否有商標法第30條第1 項第12款規定之適用？

五、得心證之理由：

㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限」，為商標法第30條第1 項第12款所明定。本款之規範意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創用之商標申請註冊，而判斷商標權人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在，意圖仿襲而搶先註冊者，即應認有本款之適用。

㈡原告雖辯稱將本件商標圖樣中「德邦物流」的部分，直接設計為橢圓外框圍繞起來並置於商標圖樣正中心，強烈留存於消費者心中者實屬「德邦物流」4 字，係屬識別功能特別顯著的部分，與據以核駁商標並不近似云云。

但查，本件商標圖樣係由中文「德邦物流」置於橢圓形線框所構成，與大陸商德邦公司在中國大陸先使用之據以核駁商標相較，均有相同引人注意識別之「德邦」、「德邦物流」，於外觀、讀音、觀念極為雷同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一或有關聯之來源，且屬高度近似之商標。

㈢次查，本件商標指定使用之「書信快遞；郵件之投遞快遞；商品快遞；包裹之投遞快遞；書信遞送；物品遞送；郵購物品遞送；貨物配送；為快遞業者提供物件代收服務；貨物遞送；貨物運送；包裹遞送；快遞；鮮花遞送；郵件的郵資蓋印服務」等服務，與據以核駁商標先使用之「貨運、貨物轉運、商品打包」等服務相較，二者均為提供貨物運送相關服務，其於性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之服務。

㈣又查，依原處分卷附德邦公司提出之西元2009年5 月5 日上海商報、同年7 月2 日成都日報、西元2010年3 月6 日21世紀經濟報導、同年4 月14日新華網、同年8 月31日中國商報等（證物8 ）新聞報導「德邦物流」為物流快遞之佼佼者，已成為大陸地區物流或公路貨運三強，並為阿里巴巴業務推薦物流商；另依大陸地區商標局核准商標轉讓證明（證物5），據以核駁「德邦物流DEEPON及D 設計圖」商標，於2010年10月20日即經大陸地區商標局核准轉讓予德邦公司，於2012年1 月間經大陸地區上海市工商行政管理局發給大陸地區上海市著名商標證書（證物9 ）上載「德邦物流DEEPON及D設計圖」商標使用於貨運、運輸服務為大陸地區上海市著名商標（有效期自2012年1 月1 日起至2014年12月31日止），堪認於本件商標104 年3 月31日申請註冊前，據以核駁之「德邦物流DEEPON及D 設計圖」、「德邦物流」等商標已有先使用於貨物運送、快遞服務。

㈤原告復辯稱據以核駁商標未於臺灣註冊使用，加上中國快遞業者眾多，原告無從於臺灣得知其中之商標，亦未與引證商標權人有任何往來，並無契約、地緣、業務往來等類似關係，大陸商德邦公司意見書中檢附之資料無法證明兩造雙方存在任何相關聯性；據以核駁商標僅係在中國大陸地區使用，未於臺灣註冊使用，其在中國大陸地區得到許多物流運輸業者獎項，均無法證明據以核駁商標於我國為著名商標，本件並無仿襲意圖云云。惟查:

⒈按，至於知悉他人商標存在的原因為何，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」。所謂「其他關係」，應指商標權人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，或雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院101 年度判字第286 號、103 年度判字第710 號判決及智慧財產法院105 年度行商訴字第30號行政判決參照）。

⒉查大陸商德邦公司雖非我國企業，亦未於臺灣申請註冊，然據被告原處分卷附韻達國際運通股份有限公司基本資料及海空聯運提單所示（證物11、12），該公司係從事兩岸航空貨運承攬及海運承攬運送之業者，且原告為該公司監察人，顯與德邦公司屬競爭同業關係，輒因業務經營關係，原告對於貨物運送、快遞等服務之市場資訊及其他同業之經營訊息，應較一般人更為熟悉且關注，且鑒於2008年兩岸海運直航、空運直航、直接通郵等項協議正式實施後，我國與大陸地區直接通航，兩岸貨物運輸更形密切，原告不難藉由報章雜誌報導或相關網站資訊等各類資訊傳遞或蒐集管道，得知據以核駁諸商標之存在。

又以Google、Yahoo 奇摩搜尋引擎鍵入「德邦」搜尋，搜尋結果第一筆即可見「德邦快遞官方網站物流快遞一站式服務」（經查德邦物流已於2018年7 月更名為德邦快遞），並有百度百科、MBA 智庫百科對於該公司之介紹，如：德邦快遞創建于1996年，總部位於上海市青浦區。德邦快遞致力成為以客戶為中心，以大件快遞為核心業務，業務涉及快運、整車、倉儲與供應鏈等多元業務的綜合性快遞、物流供應商，為跨行業的客戶提供綜合性的快遞、物流選擇，公司先後獲得「守合同重信用企業」、「十佳電子商務服務商」、「中國物流傑出企業」等榮譽。足認大陸商德邦公司之營業相關資訊於網路查詢即可得知，從而原告以高度近似之「德邦物流及圖」申請商標註冊，並指定使用於同一或高度類似之貨物運送、快遞等相關服務，實難諉為巧合，顯有因知悉據以核駁商標之存在，意圖仿襲而以不正當競爭行為搶註之情事。

⒊再者，商標法第30條第1 項第12款規定之適用，並不以據以核駁商標在我國已是著名商標為要件，原告顯有誤解，況且原告亦有另案搶註經核駁在案（核駁第0374675 號「遞四方」、第0374676 號「4PX 」），尚難謂本件商標註冊之申請為善意。

㈥承上，本院審酌本件商標申請註冊日前，德邦公司已有先使用據以核駁諸商標於貨物運送、快遞等服務，且原告與德邦公司屬競爭同業關係，不難藉由報章雜誌報導或相關網站資訊等各類資訊傳遞或蒐集管道，得知據以核駁諸商標之存在，則原告以高度近似之「德邦物流及圖」申請本件商標註冊，並指定使用在同一或高度類似之貨物運送、快遞等服務，實難謂為偶合，顯然知悉據以核駁諸商標之存在，本件商標註冊之申請難謂為為善意，實有意圖仿襲而以不正競爭行為搶冊之情事。
 
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

(營業秘密 保密條款)信義房屋客戶資料：員工將客戶資料轉寄至私人信箱並至新的不動產仲介公司上班，違反員工本即應負的忠誠義務，依據所簽署的承諾書，應賠償懲罰性賠償金。

#信義房屋 #客戶資料 

信義房屋針對未經同意取走客戶資料的前員工主張權利，

以(1)營業秘密法、(2)民法侵權行為、(3)員工簽署的承諾書做為法律上的基礎，

最後以員工違反承諾書的約定取得勝訴判決。

顯見 #公司和員工要簽合約 的重要性。

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臺灣高等法院高雄分院109年度勞上易字第48號民事判決(2021.2.3)

上 訴 人 信義房屋股份有限公司

上 訴 人 狄O

上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於民國109 年3 月19日臺灣高雄地方法院108 年度勞訴字第99號第一審判決各自提起上訴，本院於110 年1 月13日言詞辯論終結，判決如下：

主 文 
上訴人狄O應再給付上訴人信義房屋股份有限公司新臺幣30萬元(應給付50萬元) ...

事實及理由...

四、協商整理兩造不爭執事項及本件爭點：

（一）兩造不爭執之事項：

1、狄O自104年3月17日任職信義房屋公司河堤店，擔任不動產營業員，並簽立員工保證書及系爭承諾書。
2、狄O於107 年5 月6 日以照顧家人為由，向信義房屋公司辦理留職停薪。
3、狄O於107 年4 月22日在信義房屋公司河堤店將原證7 所示系爭資訊建檔重製，並將檔案以附件名稱為「狄O的寶貝」寄送至狄O所有外部私人信箱。
4、狄O自106年5月6日起至107年5月6日止，薪資所得共計為1,014,191元。
5、信義房屋公司訂有網路使用管理辦法、網路使用同意書、個人資料保護法作業要點。

（二）

本件爭點：信義房屋公司以狄O重製及郵寄系爭資訊之行為，依營業秘密法第12條第1 項、民法第184 條第1 項前段、第2 項，以及員工保證書第6 條及系爭承諾書第壹部分第5 條，擇一請求狄O賠償損害1,500,000 元，有無理由？

五、本院之判斷：

（一）按依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為加重他方當事人責任之約定，或其他於他方當事人有重大不利益，按其情形顯失公平者，該部分約定無效，為民法247條之1第2、4款所明定。定型化契約即附合契約之內容既由當事人一方預先擬定，自應防止其所訂條款有偏袒自己之考量而顯失公平，需要訂約之他方因未及詳慮，或因商業資訊不足，或因居於經濟上弱勢地位，即依照該預訂條款而簽訂，致受重大之不利益，對此「按其情形顯失公平者」，有必要從立法或司法方面加以監督，宣告其為無效。所謂按其情形顯失公平，係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷而有顯失公平之情形，其判斷之具體依據應為法益權衡。經查，狄O所簽訂之系爭承諾書係以打字方式為之，為信義房屋公司針對不同之受僱人適用相同之條件，預先擬定契約條文使用，非信義房屋公司與狄威個別磋商之條款，狄威僅能於承諾書上填寫自己之姓名，並無磋商變更之餘地，足見系爭承諾書為附合契約。

（二）依狄O所簽立之系爭承諾書有關第壹部分「資料保護與遵守個人資料保護法」之約定：「一、本人鄭重聲明確已知悉，並承諾對於下列3 類資訊負有保密義務（下稱應保密之資訊）：1.公司內部一切未對外公開之各類業務資訊（例如委託物件銷售資料、要斡定狀況、特殊屋況資訊、會議紀錄）。…3.一切公司內外部客戶之個人資料。二、本人承諾對前條各項應保密之資訊，絕對不會有下列行為，但如因正當業務行為，且符合公司規範或經上級主管同意，不在此限：1.私下複製、備份、拍攝等行為。前項承諾內容，於本人離職後亦仍須遵守。另本人承諾離職後，絕不使用於任職期間持有之客戶個資與公司營業秘密。」等語。

審酌我國為保障營業秘密，維護產業倫理及競爭秩序，本立有營業秘密法加以規範，另就公司內部未對外公開之業務資訊及客戶個人資料，員工本有保密之忠誠義務，故員工以非正當方法取得營業秘密或應保密之資訊，或為不當使用、洩漏者，均有民、刑事責任，是即令勞雇雙方未就應保密資訊之保護另以契約特別約定之，員工就因職務上取得或知悉之資訊仍負有保密義務，上揭保密條款並未增加狄O法律以外之責任。且社會上之產業種類繁多，何種資訊對該產業之經營最為重要，事業主乃最為清楚，若雇主將其認為重要之營業資訊，設為機密等級或與員工約定為保密事項，此種約定將有助於員工知悉何種營業資訊該特別予以保護，只要其限制不逾越合理範圍，其約定當為有效。

查系爭承諾書上載明狄O負有保密義務者，乃公司內部未對外公開之各類業務資訊（例如委託物件銷售資料、要斡定狀況、特殊屋況資訊、會議紀錄）及公司內外部客戶之個人資料，該等資料並非無營業或經濟價值，且產業經營之過程中，常取得大量之個人資料，其中包括客戶及員工之個人資料，若該等資料遭不法蒐集、處理及利用，事業主將依法負損害賠償之責，此見個人資料保護法第29條之規定自明，是若雇主針對個人資料之保管，與員工定有保密條款，乃其法律所應盡之義務，不以該資料具備經濟價值為前提。

是以，本件信義房屋公司為避免其內部業務資訊及客戶資料遭員工以不當方式揭露在外，造成利益受損，而與之約定不得不當取得、洩漏其職務上所知悉之上開資訊，以達保障營業上正當利益，基於私法自治及契約自由原則，應屬合理正當。

況系爭承諾書第壹部分第2 條但書亦約定如狄O有正當業務行為，且符合公司規範或經上級主管同意，得私下複製、備份或拍攝，足見上開保密約款，並無加重狄威之責任或對狄O有重大不利益之情形，狄O抗辯該保密約款無效，自無可採。

（三）狄O重製寄送之系爭資訊內容包括信義房屋公司未對外公開之委託物件銷售資料、要斡定狀況，以及包含客戶之姓名、地址、行動電話等個人資料，為公司內部未對外公開之業務資訊及客戶之個人資料，應屬上開系爭承諾書第壹部分第1 條第1 、3 款所約定應保密之資訊，狄O非因正當業務行為，並符合公司規範或經上級主管同意，不得私下複製、備份及拍攝。狄O固不否認將系爭資訊建檔重製並傳送至其私人信箱，惟辯稱係為兼顧工作及照顧罹癌之配偶，始重製傳送系爭資訊至其私人信箱，以便就該逾期案源資料進行後續拜訪等工作云云。

然狄O果係作為業務上之正當使用，非不得依承諾書之約定，於徵詢上級主管同意後為之，狄O捨此不為，且事後即偕同配偶吳○珠共同前往同業正禾公司任職，其空言辯稱係為兼顧家庭及工作云云，自難信採。

則狄O非因正當業務行為，並符合公司規範或經上級主管同意，不得私下複製、備份及拍攝，然狄O違反上開約定，擅自重製系爭資訊並傳送至其私人信箱，信義房屋公司以狄O違反系爭承諾書第壹部分第2 條之約定，依系爭承諾書第壹部分第5 條請求狄威給付懲罰性賠償，尚無不合。

...審酌本件懲罰性違約金條款之目的，乃為促使公司員工對公司內部未對外公開之各類業務資訊及客戶之個人資料負保密義務，而買賣物件及客戶之基本資料對不動產仲介業之經營最為重要，又涉及公司應負保護個人資訊之責任，狄威亦自承系爭資訊是要供進行後續拜訪等工作，足認系爭資訊具有經營價值，以及狄威於信義房屋公司任職4 年餘，事後即至同業正禾公司任職，復衡酌狄威重製之系爭資訊達1,455 筆、在信義房屋公司前一年薪資1,014,191 元，及兩造社會、經濟及其他一切情狀，認信義房屋公司請求狄威賠償懲罰性違約金150 萬元，實屬過高，應以50萬元為適當。

（五）上訴人依營業秘密法第12條第1 項、民法第184 條第1 項前段、第2 項，及員工保證書第6 條、系爭承諾書第壹部分第5 條規定，以單一聲明請求法院擇一訴訟標的，為其勝訴之判決，即所謂選擇訴之合併。信義公司因狄O擅自重製系爭資訊並傳送至其私人信箱之行為，所得請求之金額為50萬元，信義房屋公司依系爭承諾書第壹部分第5 條約定所為請求，已獲得勝訴之判決，本院審酌信義房屋公司主張其餘之訴訟標的，並無從對其更有利之認定，即無庸再審酌信義房屋公司依營業秘密法第12條第1 項、民法第184 條第1 項前段、第2 項及員工保證書第6 條為同一請求是否有理由，故不再論述。
 
勞動法庭
 

娛樂法(著作權 布袋戲 戲偶 角色 出場詩)「史豔文」「二齒」：法院認為，金光多媒體公司未證明黃O雄為「史豔文」角色的著作權人，但已證明黃O雄是史豔文出場詩「回憶迷惘殺戮多...」語文著作的著作權人，也是「二齒」角色美術著作的著作權人，被告未經同意使用「史豔文出場詩」，並操持「二齒」戲偶演出，是侵害著作權的行為。

#布袋戲 #史艷文 #二齒 #著作權

史艷文和二齒都是赫赫有名風雲數十載在台灣家喻戶曉的人物，

沒想到他們也面臨了著作權糾紛。

這個案子裡面有三個爭議的主角：

✅1.史艷文戲偶角色：

(1)法院認為，史艷文角色是黃俊雄改編黃海岱創作的史炎文角色而來，黃俊雄是否為創作人，不明。

(2)法院認為，被告的父親黃俊卿也演了史豔文很長一段時間，但沒有人出面主張侵害著作權，因此，被告延續父親繼續演出，主觀上沒有侵權故意。

✅2.史艷文出場詩：

法院認為，此「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」出場詩是黃俊雄所創作。

✅3.二齒戲偶角色：

法院認為，此二齒角色是黃俊雄所創作。

法院認為，黃俊雄將2.3轉讓給兒子，再轉讓給告訴人金光多媒體公司，告訴人具有告訴權。

一審法院認為：黃俊雄沒有證明他擁有史艷文的著作權。

不過，改編的角色屬於 #衍生著作，衍生著作應該可能會有獨立的著作權而受到保護。

這場布袋戲的法律戰爭，讓我們繼續關注下去。

【史艷文、二齒】臺灣臺中地方法院109年度智易字第53號刑事判決(2021.2.4)

https://ipcase.blogspot.com/2021/02/oo.html

#恒達法律事務所

#智慧財產權

#著作權律師

#娛樂法

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臺灣臺中地方法院109年度智易字第53號刑事判決(2021.2.4)

公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 高O標(黃O郎)

上列被告因違反著作權法案件，經檢察官提起公訴(109年度偵字第17136號)，本院判決如下：

主 文

高O標犯著作權法第九十二條之擅自以公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實

一、高O標(藝名「黃O郎」)為五洲園今日掌中劇團之負責人，其父親黃O卿與叔叔黃O雄均為黃O岱之子，高O標明知哈麥二齒之布袋戲偶本身及史艷文布袋戲偶之晚期出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，分別係黃O雄所創作之美術著作與語文著作，黃O雄前於民國98年間某日，在不詳地點，將前開著作財產權讓與其子黃O綱，黃O綱再於其後某時，將相關著作財產權專屬授權與金光多媒體國際有限公司，高O標竟基於以公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權之接續犯意，前於不詳時、地，擅自重製哈麥二齒布袋戲偶之美術著作，而於如附表編號㈣所示時、地，操持哈麥二齒布袋戲偶公開演出，並於如附表編號㈤所示時、地，於史艷文布袋戲偶出場之際，公開口述該戲偶之前開背景詩詞【起訴書如附表編號㈠至㈤所載重製史艷文布袋戲偶並公開演出該戲偶與如附表編號㈠至㈣所載公開口述該戲偶之背景詩詞等方法侵害他人之著作財產權罪嫌部分，詳下「參、不另為無罪諭知部分」欄所述】，以此方式侵害金光多媒體國際有限公司之著作財產權。嗣因金光多媒體國際有限公司發覺前開演出，始悉上情。

二、案經金光多媒體國際有限公司訴由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由...

貳、實體部分：

一、認定犯罪事實根據之證據及理由：

訊據被告高O標矢口否認有何擅自以重製、公開口述、公開演出之方法侵害他人著作財產權之犯行，辯稱：史艷文布袋戲偶之背景詩詞係黃O岱傳給伊父親黃O卿，伊從小係受父親教導，自60幾年間就朗朗上口；布袋戲偶與衣服係伊向廠商購買，係從久以前購買云云，辯護人則為被告辯護稱：黃O雄並非哈麥二齒布袋戲偶及前揭背景詩詞之創作者，哈麥二齒布袋戲偶外觀係依照黃O岱、黃O卿創作角色之性格想像而成，並無模仿或重製，黃O岱時期已有構想，在黃O卿戲臺時期已經有演出，金光多媒體國際有限公司並無告訴權云云。惟查：

㈠被告確有於如附表編號㈣所示時、地，操持哈麥二齒布袋戲偶公開演出，並於如附表編號㈤所示時、地，於史艷文布袋戲偶出場之際，公開口述該戲偶之背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語等情，業為被告所自承，且哈麥二齒布袋戲偶比對照片1紙在卷可稽，復經本院勘驗現場錄影光碟屬實，此有本院勘驗筆錄2份在卷可稽，足認此部分事實，應堪認定。

㈡被告及辯護人雖均辯稱：哈麥二齒布袋戲偶本身及史艷文布袋戲偶之背景詩詞均係黃O岱所傳承云云，惟查，黃O雄曾於59年間，在臺灣電視臺(簡稱臺視)以「雲州大儒俠」劇本演出期間，創作哈麥二齒布袋戲偶與史艷文布袋戲偶晚期出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語等情，業據證人即黃O雄之徒弟丁O仙於本院審理時具結後證稱：伊從小就認識在庭被告，伊已故胞兄丁O煌係被告父親黃O卿之徒弟，伊自58年初某日起，從小跟隨師父黃O雄，當時伊約13、14歲，伊擔任學徒，黃O雄劇團係在戲院演出，當時演出劇幕係「六合三俠傳」，主角係六合禪師，當時並沒有演出「雲州大儒俠」，後來黃O雄到電視臺演出時，伊也繼續跟著黃O雄參與，於58年底，在臺視試演通過，試演內容係「雲州大儒俠」，主角係史艷文，當時臺視同意要讓黃O雄試演，看能否上電視，當時黃O雄就獨自編寫「雲州大儒俠」劇本，故事內容就是雲州大儒俠帶著徒弟去杭州西湖參拜岳飛帝君，在劉三客棧認識劉三，試過約30分鐘就結束，臺視上級幹部同意演出；被告父親黃O卿係大師伯，黃O雄在臺視演出後，外面聘請出去都是演出史艷文，哈麥二齒也是在「雲州大儒俠」劇中出現，應該係59年在臺視時出場，伊係擔任配樂師，伊認識黃O郎，係伊師父黃O雄之胞弟，黃O郎有自己獨立劇團，伊等很少見面，以前在戲院時，黃O郎與黃O雄工作有互相配合，直到後面就沒有再參與黃O雄演出，伊知道史艷文出場時有出場詩，內容係「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，有很多首，但大部分出場詩都用這首，第一次出現這首出場詩係於59年底，一開始出場不是這首，以前大部分沒有吟詩，都是講文言文句；參與演出之劇本都是黃O雄獨立創作，係寫成手稿，哈麥二齒係全新雕刻，「雲州大儒俠」一開始並沒有哈麥二齒，係後面劇情一直發展，發展到哈麥二齒之劇情，詳細第幾集伊不記得，此劇演出約500多集，哈麥二齒出場係演山賊，躲在洞穴，裝鬼嚇路過行人，嚇暈後再搶其身上財物，後來被史艷文感化，哈麥二齒始回歸正途；當時還有其他配角，如怪老子、沙玉琳、藏鏡人、劉三、劉三姑等都是伊等上臺視時全新創作，過去在劇團時沒有這些角色，劇本係黃O雄獨自編寫，黃O雄創作出手稿交給伊等，伊等就要做，諸如開始挑音樂，挑好後就開始錄；伊知道72年間中國電視臺(簡稱中視)有播出「雲州大儒俠」，片頭演出黃O郎係掛名，伊不知道什麼原因，但當時臺視與中視係分開，所以就會找一個人掛名，臺視與中視不能都由黃O雄同一人演出，伊曾聽聞黃O雄表示那就找老四黃O郎掛名，黃O雄劇團曾於64年間，劇團解散，且於72年間，再度登上中視，又一起演出，伊等係於71年6月14日開始在中視演出，當時黃O卿係演出「劍王子」，不是「雲州大儒俠」；伊已於92年離職等語，

又證人黃O綱於本院審理時具結後證稱：因為伊祖父那時候所傳承戲碼係使用清朝章回小說「野叟曝言」加以改編，改編成「忠勇孝義傳」內之主角為雲州玉聖人，伊父親黃O雄改編後始變成「史艷文」，1970年在臺視電視公司推出，然後就成為臺灣家喻戶曉之儒俠角色；因為1970年之前，並無「哈麥二齒」角色，阿公黃O岱之「野叟曝言」與「忠勇孝義傳」劇本中並無該角色，直至1970年後，父親黃O雄就加入這些詼諧角色進去。當時「哈麥二齒」有兄弟妹妹，「哈麥二齒」大哥稱「一齒」，二哥稱「二齒」，三妹是「無齒」，其實是以一個悲慘故事去塑造此形象，因為父親黃O雄劇本都是醒世與寓教育樂之意義，當時其等就是因為家裡很困苦三兄妹是小偷，為了要偷食物讓年邁母親可以治好病，其等都是去偷玉米、地瓜，就是窮人可食用食物，當時不好生活，其等都啃食這些生地瓜與玉米，所以牙齒都掉光，從而產生「二齒」概念，這個角色係由黃O雄獨立創作，父親將整個想法講出，委託雕刻師徐O桓刻製木頭，伊等製作流程較不相同，係由雕刻師刻完木頭後，再交回公司，公司造型組再將人偶造型起來，將衣服、頭髮黏起來，買回之偶頭並沒有化妝、沒有頭髮，由公司幫偶頭做造型；另外史艷文有很多首出場詩，本案出場詩係後面加入，因為「史艷文」有一段劇情係遭奸臣所害，遭發派到遼東充軍3年，在前往遼東路上，奸臣安排8千名死士要殺「史艷文」，然後「史艷文」為了押送其至遼東之小將軍王進而開殺，「史艷文」殺了很多人後，回過神後覺得相當懊悔，「史艷文」內心很痛苦，所以就吟出這首詩，詩詞內容係「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，以前「史炎雲」屬於武將，「史炎雲」出場詩與現在「史艷文」不一樣，以前武將是「廣讀兵書經史通，練成飛行似騰空，文武雙才天下少，兩軍陣前誰敢當」，這是以前「史炎雲」出場詩，比較武將系列一直到父親始改為儒生等語甚詳，

互核前揭證人丁O仙及黃O綱之證述，就哈麥二齒布袋戲偶之創作過程，係黃O雄在臺視演出「雲州大儒俠」500餘集期間，因應劇情需求考量，委由徐O桓刻製人偶造型偶頭，經劇團負責人員負責髮飾、衣服等外觀造型而成，證人亦均證述哈麥二齒布袋戲偶之角色發想緣由，其原係竊賊，因生活困窘，啃食生地瓜與玉米造成缺牙，嗣為史艷文感化重生等情；又就史艷文布袋戲偶之前揭背景詩詞創造本身，亦係因其經歷殺戮餘後，懊悔中吟誦而成等節相為契合，足認前開證人證述內容，並非虛構，應屬事實。

㈢再經本院當庭勘驗相關影片，勘驗結果略以：檔案名稱：「被證11_臺灣60年年代尚界轟動布袋戲雲州大儒俠史艷文第1集-360p」部分，字幕顯示「雲州大儒俠」、「史艷文」、「第一集」等語，口述旁白：「馬蹄揚起風沙塵。壯士志高凌雲霄。忠勇孝悌的雲州大儒俠史艷文帶著家僮龍兒離開故鄉雲南雲州。欲往杭州西湖參拜萬古精忠的岳飛」等語，史艷文布袋戲偶出場，直至錄影時間46分50秒許止，自始未見哈麥二齒布袋戲偶曾於該集影片中出場；另就檔案名稱：「被證11-臺灣60年年代尚界轟動布袋戲雲州大儒俠史艷文第13集完結篇_360p」部分，錄影時間2分11秒許，史艷文布袋戲偶出場，口述旁白：「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，並同步於畫面中顯示該背景詩詞，而於錄影時間9分18秒許，哈麥二齒布袋戲偶出場，不詳男子口述旁白：「二齒，我們又不是演歌仔戲的」等語等情屬實，此有本院勘驗筆錄2份、錄影畫面截圖照片12張在卷可稽，可見黃O郎前於72年間，在中視演出「雲州大儒俠-史艷文」，該劇第1集播出內容，關於史艷文布袋戲偶出場之際，口述旁白並非「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語之背景詩詞，迄於該集錄影結束止，亦無引用前開背景詩詞作為口述旁白內容，更未見哈麥二齒布袋戲偶出場等情；另就該劇第13集播出內容，始見史艷文布袋戲偶出場之際，以前開背景詩詞作為其口述旁白，且見哈麥二齒布袋戲偶於該集出場等情明確，核與前揭證人丁O仙及黃O綱證述因應劇情演出需求，始而創作哈麥二齒布袋戲偶與該背景詩詞等情相合，適見前開哈麥二齒布袋戲美術著作本身與前開背景詩詞語文著作應係黃O雄演出「雲州大儒俠-史艷文」過程中，因應劇情需求而為創作甚明。

㈣佐之黃O雄確有於59年3月2日起，以史艷文布袋戲偶為主角，在臺視演出「雲州大儒俠」木偶連續劇，其後更於內臺戲接連演出等情，此有新聞翻拍照片、內臺戲門票翻拍照片各1張、臺灣文獻節本5紙、臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本3紙、臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本2紙在卷可稽，依卷附臺視電視周刊內容所載，前於59年3月23日及同年3月27日等各日出刊文物，初期劇情簡介僅係以史艷文為中心簡述故事內容，未曾敘及哈麥二齒之角色，而於59年10月12日當日劇情簡介，始而就哈麥二齒登場乙事加以著墨，此有臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本3紙、臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本2紙附卷可考，而於59年12月10日民聲日報上關於「雲州大儒俠」報載，始見哈麥二齒角色作為該演出介紹等情，亦有民聲日報影本1紙在卷可稽，則依前開報章文物刊載各該角色時間先後觀之，確與前開證人丁O仙及黃O綱證述內容相合，益徵黃O雄確為哈麥二齒之布袋戲偶美術著作與史艷文布袋戲偶之晚期出場背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語語文著作之創作人無疑，是被告及辯護人此部分所辯，當無可採。

㈤此外，黃O雄確有於98年3月2日將附件所有創作(含「雲州大儒俠」、「新雲州大儒俠」等著作在內)之著作財產權讓與黃立綱，復經黃O綱於102年7月30日再為授權金光多媒體國際有限公司等情，此有著作財產權與損害賠償債權讓與等契約書、專屬授權暨債權讓與契約書各1份在卷可稽，足認黃O雄確已將前開創作所屬著作權讓與黃O綱，再經黃O綱專屬授權與金光多媒體國際有限公司，前開著作相關著作財產權均歸由金光多媒體國際有限公司所有，是該公司就被告前開侵權行為進行追訴，自屬合法告訴無訛，是辯護人以金光多媒體國際有限公司並無告訴權云云置辯，尚難採信。

...本案被告未經告訴人同意，擅自操持黃O雄所創作之哈麥二齒布袋戲偶而公開演出，並於史艷文布袋戲偶出場之際，公開口述黃O雄所創作該戲偶之背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」語文著作，已如前述，是核被告高O標所為，係犯著作權法第92條之擅自以公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪，被告前階段擅自重製行為，侵害著作人格權，應為後階段較重之擅自公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪所吸收，不另論罪。...

參、不另為無罪諭知部分：

一、公訴意旨略以：

被告為五洲園今日掌中劇團之負責人，其父親為黃O卿，而黃O卿為黃O岱之長子，被告明知布袋戲偶「史艷文」係黃O岱之次子黃O雄所創作之美術著作與語文著作，並於98年間，將相關著作財產權讓與其子黃立綱，黃立綱再將相關著作財產權專屬授權與金光多媒體國際有限公司，被告竟基於以重製之方法侵害他人著作財產權以及擅自以公開演出之方法侵害著作財產權之犯意，接續擅自重製使用如附表編號㈠至㈤所示史艷文布袋戲偶美術著作，並公開演出，且於如附表編號㈠至㈣所示時間，在布袋戲偶「史艷文」出場時，使用背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」之語文著作，並公開演出，以此方式侵害金光多媒體國際有限公司之著作財產權，因認被告此部分被訴事實亦涉犯著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權與著作權法第92條擅自以公開演出之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌等語。...

四、訊據被告高世標堅詞否認有何違反著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權及著作權法第92條擅自以公開演出之方法侵害他人之著作財產權等犯行，辯稱：史艷文係伊祖父黃O岱所傳下來，不是黃O雄所原創等語，辯護人復為被告辯護稱：黃O雄並非史O文布袋戲之創作者，在黃海岱時期就有構想等語。經查：...

㈢公訴意旨雖認黃O雄為史艷文布袋戲偶之創作人，然查，黃O雄確有於59年3月2日起，以史艷文布袋戲偶為主角，在臺視演出「雲州大儒俠」木偶連續劇，其後更於內臺戲接連演出等情，此有新聞翻拍照片、內臺戲門票翻拍照片各1張、臺灣文獻節本5紙、臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本3紙、臺視電視周刊翻拍照片1張、臺視電視周刊影本2紙在卷可稽，惟黃O雄曾於過去展覽期間，將「史炎雲」與「史艷文」布袋戲偶依年代始末併列展覽，且均稱之「史艷文」等情，業據證人黃O綱於本院審理時具結後證稱：戲劇角色區別為生、旦、淨、末及丑等角色，史艷文與史炎雲均係屬於「生」之角色；照片資料全部都是「史艷文」，因為當時拿去展覽，拿了1個不是「史艷文」，左邊第一位係阿公時代之「史炎雲」，第二位則係父親黃俊雄於59年所拿那尊史艷文等語甚詳，此有鏡新聞網頁列印資料8紙附卷供參；

又綜據證人丁O仙於本院審理時證稱：黃O岱係伊師公，黃O岱沒有在黃O雄劇團參與演出，但老人家常常會來玩，住個兩天就回去，伊聽過黃O雄說過史炎雲，那是伊小時候，後來於90幾年，始有聽黃O雄告知史炎雲係黃O岱以前演出之角色，以前黃O岱演過一齣戲，係「忠孝節義傳」，其內角色為史炎雲等語，及證人黃O綱於本院審理時具結後證稱：因為伊祖父那時候所傳承戲碼係使用清朝章回小說「野叟曝言」加以改編，改編成「忠勇孝義傳」內之主角為雲州玉聖人，所以不是雲州大儒俠，該主角姓名為「史炎雲」，也不是「史艷文」，另一個稱號為「史艷雲」，也不是稱為「史艷文」，係伊父親黃O雄改編後始變成「史艷文」，1970年在臺視電視公司推出，然後就成為臺灣家喻戶曉之儒俠角色等語，均為證述渠等認知黃海岱過去演出之「忠孝節義傳」，該劇主角係「史炎雲」，經由沿襲該劇中主角改編為「史艷文」等情甚詳；而史艷文布袋戲偶隨時代更迭，除於名稱上，由「史炎雲」更名為「史艷文」外，其外觀造型亦隨時代演進修改，此有史艷文造型版本1紙在卷可稽；更甚之，依「忠勇孝義傳」之劇情起源係由黃海岱以「野叟曝言」改編之布袋戲演出本，故事背景源起於明朝、嘉靖年間，雲南雲州府昆明縣水夫人教子有方、昔古孟母之比、倍養兒子姓史名艷雲為主角之掌中戲曲，此有臺灣省政府教育廳戲劇上演登記證教劇字第183號申請劇團五洲園劇團准演翻拍文獻1張、臺灣大百科全書節本1紙在卷供參，亦同敘及「史艷雲」係黃O岱演出「忠勇孝義傳」劇中主角明確，佐之傳統布袋戲劇多以臺語演出，而就「史炎雲」、「史艷雲」與「史艷文」發音上極為相似，足認史艷文布袋戲偶是否為黃O雄創作之美術著作，實屬有疑。

㈣再經本院當庭勘驗檔案名稱：「被證10-文化部國家文化資料庫黃O岱影片」，勘驗結果略以：字幕顯示「國立傳統藝術中心民間技藝保存傳習計劃」、「經典劇目。忠勇孝義傳」、「布袋戲一代宗師黃O岱」、「五洲園掌中劇團。黃O岱主演」、「西元1925年。他成立五洲園」，錄影時間1分25秒許，字幕顯示：「劇情簡介。史艷文因事獲罪，由項成仁、徐懷、吳魄等人押解往遼東充軍三年。國師喇嘛乾山是左丞相安奇謀的黨羽，與史艷文素有仇隙，派出大隊人馬，欲在途中收拾史艷文性命…，…。」等語，錄影時間2分25秒許，戲臺標示「五洲園」、「園主黃海岱」，史炎雲布袋戲偶出場，陳稱：「我艷文是煩惱雲州老母白髮如霜」等語，迄於該集錄影結束止，並無口述旁白背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」等語，亦未見及哈麥二齒布袋戲偶出場，而於錄時間1時26分41秒許起，字幕顯示：「錄音時間：八十七年四月五日」、「錄音地點。彰化縣員林鎮新樂園掌中劇團」、「錄影時間。八十七年四月二十九日」、「錄影地點。雲林縣虎尾鎮霹靂衛星電視台」…，「錄影。大霹靂錄製有限公司」等語等情，此有本院勘驗筆錄1份、錄影畫面翻拍照片3紙、文化部國家文化資料庫影片截圖照片5張、錄影畫面翻拍照片1張在卷可稽，亦可見諸黃O岱曾操持史炎雲布袋戲偶，自述為「史艷文」角色加以演出等情無疑；又黃O岱曾於87年9月10日訪談時陳述內容略以：「『史艷文』是我創造出來的，當時我只編十集，後來我的兒子黃O雄將劇情改編，劇本一百年也演不完。他的劇本內容和我不大一樣，我偏重成語、詞句的口白」等語，此有雲林縣布袋戲發展史暨布袋戲宗師黃海岱傳奇節本5紙附卷供參，同為陳明史艷文布袋戲偶係經黃O雄沿襲黃O岱創作之史炎雲布袋戲偶版本改編演進而成，自難遽認黃O雄為該戲偶之創作人。

㈤此外，被告父親黃O卿曾有於53年3月某日，應鈴鈴唱片之邀，錄製以史艷文布袋戲偶為故事背景之「忠勇孝義傳(雲州玉聖人)」唱片，其錄音帶上確有「史艷文①A進京遊西湖B大破昭慶寺」等文字標註，復於100年12月20日，再依雲林縣政府文化處主辦，發行由「黃O卿主演」、「黃O岱編劇」署名之「忠勇孝義傳雲州玉聖人」，該商品封面亦載有「民國53年3月灌錄發行黑膠唱片□民國100年12月20日復刻CD」等文字標註等情，此有文化部國家文化資料庫列印資料1紙、臺灣地方藝術(布袋戲)錄音帶封面翻拍照片1張、鈴鈴、美樂與遠東唱片目錄彙編節本6紙、商品封面翻拍照片1張附卷供參，則被告見聞父親黃O卿以史艷文布袋戲偶為故事背景錄製由其祖父黃O岱演出之「忠勇孝義傳」唱片，且再經翻錄發行，數十年未見其餘關係人主張擁有該史艷文布袋戲偶之著作財產權，足認被告主觀上僅能認知其自幼習得操持史艷文布袋戲偶演出之謀生工具，係由祖父黃O岱遺留承繼而得之文化財產明確，亦徵被告主觀上並無侵害他人之著作財產權之犯意無訛。從而，被告辯以史艷文係其祖父黃O岱所傳承等語，應屬真實。

五、綜上所述，本院認此部分起訴意旨所憑積極證據之強度，尚未達於通常一般人均不致有所懷疑，使本院確信被告確有於如附表編號㈠至㈣所示時、地，公開口述前開背景詩詞，又無證據證明史艷文布袋戲偶係黃俊雄所創作，揆諸前揭法條及說明，被告此部分被訴犯行尚難認定，此部分犯罪既不能證明，本院本應為被告無罪判決之諭知...

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臺灣臺北地方法院110年度智字第9號民事裁定(2021.05.10)

原      告  元尊投資股份有限公司
被      告  金光多媒體國際有限公司

上列當事人間確認著作財產權存在等事件，本院裁定如下：

    主  文
本件移送智慧財產法院。
    理  由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第28條第1項定有明文。另依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件，均由智慧財產法院管轄，為智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款、智慧財產案件審理法第7條所明定。又智慧財產案件審理細則第9條雖規定智慧財產民事訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，然參酌智慧財產法院組織法第1條立法意旨，為使智慧財產之民事訴訟事件能集中由智慧財產法院依智慧財產案件審理法所定程序審理，除民事訴訟法第24條、第25條規定之情形外，普通法院就智慧財產法院成立後之前開智慧財產民事事件應將之裁定移送智慧財產法院（最高法院103年度台抗字第443號裁定意旨參照）。

二、本件原告以黃O雄、黃O綱（下稱黃O雄2人）及金光多媒體國際有限公司（下稱金光公司）為被告（黃O雄2人部分另由本院審理），主張黃O雄2人於民國88年3月12日與原告簽訂著作權讓與合約書，將「六合三俠傳」、「雲州大儒俠」等2部布袋戲所含全部內容及88年3月12日為止一切衍生作品之語文、音樂、戲劇、美術、視聽、錄音及其他著作之全部著作財產權（下稱系爭著作財產權），均永久讓與原告擁有。詎109年間訴外人黃文郎帶領「五洲園掌中劇團」演出「史艷文布袋戲」後，被告金光公司竟以該布袋戲中「史艷文」、「哈麥二齒」等角色及史艷文出場時使用之背景詩詞屬其經黃立綱專屬授權之著作財產權為由，提出刑事告訴，爰對被告金光公司請求確認原告之系爭著作財產權存在等語。

經查，原告對被告金光公司請求確認之法律關係為著作財產權，屬智慧財產法院組織法第3條第1款所定依著作權法所保護之智慧財產權益所生民事訴訟事件，應由智慧財產法院管轄。至原告與黃O雄2人簽訂之著作權讓與合約書，雖於第10條約定「因本合約發生爭議時，甲乙雙方應本誠信原則協商解決，如協商不成而涉訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院」等語，然該合意管轄約定之拘束力僅在原告與黃O雄2人間，並不及於契約外之第三人，原告對被告金光公司請求確認系爭著作財產權存在部分，自無上開合意管轄約定之適用。此部分訴訟為依著作權法所保護之智慧財產權益所生民事訴訟事件，應由智慧財產法院管轄，已如前述，原告向無管轄權之本院起訴，乃係違誤，爰依職權將此部分訴訟移送於該管轄法院。　　
 

(商標 搶註 商標使用)台灣亞洲植牙醫學會(申請異議人) v. 台灣亞太植牙醫學會(APAID商標權人)：商標使用所謂「行銷之目的」，係指「交易過程」(in the course of trade)，不以「營利性商業交易」為限，應以「客觀」交易狀態判斷，而非「主觀」交易意圖判斷。非營利機構而得註冊為商標使用如「台灣大學」。

#商標使用 #最高行政法院再釐清

這是一個有關「商標使用」的重要判決，必定會收錄在台灣商標法的歷史當中。

我的書 #商標訴訟贏的策略 日後有改版機會的話，也會放進去XD

一般人可能會覺得對方把我的商標拿來「使用」這還要定義嗎？

殊不知光是「商標使用」這個概念就可以出一本專書討論～

商標法法條規定「商標使用」規定必須是「以行銷為目的」。而這個案子涉及到醫學會使用(非營利機構)把APAID使用在舉辦研討會(非營利活動)上，算不算是「以行銷為目的」而構成商標法上的「商標使用」？ 

👉智慧財產法院說：「以行銷為目的」必須要「以營利為目的」，所以商標法上的「商標使用」一定要是「營利使用」。因此「非營利機構」基於「非營利目的」的使用，並非「商標使用」。

👉最高行政法院則說：商標法上的商標使用「不以營利為目的」，所謂的「以行銷為目的」，參考TRIPS的規定，是指「交易過程」(in the course of trade)而已，並「不以營利為目的」。像 #台灣大學 是非營利機構但是人家有在使用商標。(我的母校是一定要支持der！)

寫完summary發現有一種法律人最愛的繞口令感，因此我個人負責任的翻譯一下：

簡單來說就是 #台灣的法條翻譯錯誤，把外國「商標使用」定義中提到的「in the course of trade」翻譯成「以行銷為目的」，然後中文又把「行銷」理解成「營利」，最後台灣的「商標使用」概念就被理解成以「以營利為目的」。可以說是「商標使用」概念在本土化轉譯過程當中發生誤差而產生的結果。

不僅是實務界，學術界也是一直再強調「商標使用」的概念要慢慢導正回來，不要對「商標使用」概念添加許多不必要的限制。這也是最高行政法院說的：

「商標法第5條第1項關於商標之使用，於條文內僅規定應有「行銷之目的」而已，然 #並未規範「行銷」行為應以「營利性商業交易」為限...不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。所以，所謂商標使用之認定應重在交易過程， #並非以有償無償截然劃分， #更不以營利性行為為限，在實務上非營利機構而得註冊為商標之使用，如哈佛大學、 #台灣大學、慈濟功德會等等，均為明確之例證。」

「原判決(認為)「如非以營利為目的而提供商品或服務，則係非營利性行為，其基於非營利目的使用標識，即與商標法界定於商標使用須於『商業交易過程而使用』之要件不合。」之解釋自係 #對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，而有違誤...」

【APAID商標】最高行政法院109年度判字第670號判決(2020.12.30)       https://ipcase.blogspot.com/2021/02/v-in-course-of-trade.html

#恒達法律事務所 

#智慧財產權律師

#商標律師

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最高行政法院109年度判字第670號判決(2020.12.30)                                     

上  訴  人　台灣亞洲植牙醫學會(申請異議人，主張商標權人搶註)                         

上  訴  人　經濟部智慧財產局  

被 上訴 人　台灣亞太植牙醫學會(商標權人)                         
         
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國108年4月30日智慧財產法院107年度行商更(一)字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

    主  文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。

    理  由

壹、緣被上訴人(台灣亞太植牙醫學會前於民國101年10月12日以「台灣亞太植牙醫學會APAID及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯……」等服務（詳如附圖1所示），向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經上訴人智慧局核准列為註冊第01597817號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。

嗣上訴人台灣亞洲植牙醫學會（下稱亞洲醫學會）以系爭商標違反商標法第30條第1項第5款、第11款、第12款及第14款規定，對之提起異議。

案經上訴人智慧局審查，認據以異議「APAID及地圖及Asia Pacific Academy of Implant Dentistry」圖樣（下稱據爭圖樣，如附圖2所示）使用在先，系爭商標指定使用於「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣告稿除外）、除廣告以外之版面設計、書法服務、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯、籌辦教育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、運動會競賽計時、選美競賽安排、各種動物競技比賽、舉辦賽車、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、舉辦娛樂活動、舉辦運動活動、舉辦文化活動」部分服務（下稱系爭服務）之註冊，有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以104年5月25日中台異字第G01020673號商標異議審定書為「系爭商標指定使用於系爭服務之註冊應予撤銷。系爭商標指定使用於其餘部分服務之註冊，異議不成立」之處分。

被上訴人(台灣亞太植牙醫學會)就異議成立部分不服，提起訴願，經經濟部以同年12月8日經訴字第10406317040號決定駁回，被上訴人不服，再向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分不利被上訴人部分。

經原審(智慧財產法院)依職權裁定命上訴人亞洲醫學會獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，並以105年度行商訴字第30號行政判決駁回被上訴人(台灣亞太植牙醫學會)之訴(異議成立)，被上訴人不服，提起上訴，經本院(最高行政法院)107年度判字第301號判決廢棄原判決，發回原審更為審理，經原審(智慧財產法院)判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於系爭服務部分之註冊應予撤銷之審定(即異議不成立)，上訴人不服，提起上訴。...

參、原判決(智慧財產法院)撤銷訴願決定及原處分關於系爭商標指定使用於系爭服務部分之註冊應予撤銷之審定，係以：

APAID是商標法第30條第1項第12款保護之無權利能力之其他團體：

㈠依上訴人亞洲醫學會檢具之西元2009年8月6日至同年月9日於菲律賓馬尼拉舉辦之第1屆APAID會議資料，APAID主席DR.JOSEPH D.LIM表示APAID於2008年7月25日成立，目標是改進及推廣口腔植體學的相關教育、研究、訓練並提供國際學術交流，及會議資料顯示APAID設有召集人，並由亞洲地區不同國家醫生代表組成董事會，又為舉辦第1屆APAID會議成立籌備委員會，為參與APAID會議之不特定牙醫師提供植牙知識相關會議之服務。

㈡次依上訴人亞洲醫學會檢具之2010年12月1日至同年月3日於泰國曼谷舉辦植牙研討會（BiS）之會議資料，可知參與研討會之人員並非限於牙醫師；另依DR.JOSEPH D.LIM以APAID創會主席及理事長身分之致詞，益證APAID並非只是會議名稱，亦是為科學家、專業人員、牙醫師安排舉行植牙醫學知識學術交流服務的團體。

㈢復依上訴人亞洲醫學會檢具之2013年3月8日至同年月10日於臺北國際會議中心舉辦之第三屆亞太植牙醫學會APAID國際年會資料，其表達APAID之前分別舉辦第1、2屆年會，與前揭所述APAID提供植牙醫學學術交流服務，有創會主席及組織成員之內容相呼應。

㈣準此，APAID有團體名稱、成立宗旨、代表人及內部董事會，並實際以APAID名稱從事團體目的之事務活動，在所屬領域有相關人士知其存在，其雖未於國內設立登記，惟依司法院釋字第486號解釋意旨，APAID團體亦得屬商標法第30條第1項第12款所保護之權利人。

系爭商標與據爭圖樣近似：

系爭商標由外文「APAiD」，其中字母「i」以圍繞之螺旋圖加以設計，置於繪有亞洲地圖及經緯線之同心圓上方，並於同心圓外圈上下分別置有較小字體中外文「Asia Pacific Association of Implant Dentistry」、「台灣亞太植牙醫學會」；而據爭圖樣則由略經設計之外文「APAiD」置於橢圓形之地球經緯圖中央，下方並寫上外文「Asia Pacific Academy of Implant Dentistry」。兩者圖樣相較，均有相同之較大字體置於商標圖樣中央位置之外文「APAiD」，為引起相關消費者注意之主要識別部分，且該外文背景均結合有地圖及經緯線，另外文部分僅有「Association」與「Academy」之些微差異，而該等外文均有學會或協會之涵義。職是，兩者圖樣不論自整體或主要部分之外觀、觀念及讀音，均有相仿處，而於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，不易區辨，構成近似之商標。

APAID使用據爭圖樣非屬商標法之商標使用：

APAID於2008年7月25日成立，設有召集人，且由亞洲地區不同國家醫生代表組成董事會，對口腔植體國際學術交流提供籌備研討會之服務，對象包括牙醫師以外之科學家或其他專業人員，並非限於特定會員，又第1屆APAID會議議題是「口腔植體學的新挑戰」、第2屆APAID會議議題是「未來植牙醫學：以科學為基礎」、第3屆會議議題是「植牙醫學的革新趨勢」，其歷屆年會議題均有不同，是其所舉辦研討會顯非針對特定會員所舉辦之封閉式例行事務年會。

APAID在第1、2屆APAID會議相關資料使用據爭圖樣用以表彰其是籌辦會議之特定團體，固有以據爭圖樣表彰其所提供服務來源，使相關與會人員認知其是APAID組織的標識，惟據爭圖樣使用於前開學術會議之服務，是否基於「商業交易過程而使用」，則有探究必要。

然依第1、2屆APAID會議主辦單位主席或APAID創會主席及理事長之致詞及相關會議資料所載，APAID以改進及推廣口腔植體學的相關教育、研究、訓練並提供國際學術交流為目的而籌辦會議，上訴人亞洲醫學會亦自陳APAID是著名之「公益性機構」；

此外，由卷證資料無從得知APAID以提供前開服務作為營利之目的，是APAID組織雖於提供舉辦植牙醫學學術研討會之服務時有使用據爭圖樣，但無法證明係屬於營利性之商業交易過程使用，依商標法於100年修正第5條立法理由意旨，即難認其就據爭圖樣之使用係商標法界定之商標使用。

據爭圖樣非商標法第30條第1項第12款先使用之商標：

APAID分別在98年8月6日至同年月9日及99年12月1日至同年月3日舉辦第1、2屆APAID會議時使用據爭圖樣，已見前述，並於100年2月在臉書開設「ApAid」帳號使用據爭圖樣張貼第1屆、第2屆APAID會議活動照片及據爭圖樣截圖。

而被上訴人於100年7月30日設立登記，並於101年10月12日申請系爭商標註冊，均在前述據爭圖樣使用之後，惟因據爭圖樣之使用「非」作為營利之商業交易使用，與商標法第5條「商標之使用」有別，與同法第30條第1項第12款維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能並無關聯，是據爭圖樣縱較系爭商標先使用，亦非屬同法第30條第1項第12款規定之「先使用」商標。爰不另贅論被上訴人是否與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭圖樣存在，及是否有仿襲意圖，併予敘明。綜上所述，系爭商標並無商標法第30條第1項第12款規定不得註冊之情形，從而上訴人智慧局所為系爭商標指定使用於系爭服務之註冊應予撤銷之處分，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合等語，為其判斷之基礎。...

伍、本院查(最高行政法院見解)：

...按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。...

查：

㈠本院105年度判字第394號判決曾就商標法第5條關於商標之使用，指出：「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程 (in the course of trade)之概念類似。

因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。

商標法第5條第1項關於商標之使用，於條文內僅規定應有「行銷之目的」而已，然並未規範「行銷」行為應以「營利性商業交易」為限，此觀前揭立法理由明確指出「本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為」，若以「商業交易過程而使用」文句解釋之，「商業」僅係例示說明商標使用之型態之一而已，不能拘泥於「商業」文字，限制應以營利行為，始得認定為商標之使用。所以，所謂商標使用之認定應重在交易過程，並非以有償無償截然劃分，更不以營利性行為為限，在實務上非營利機構而得註冊為商標之使用，如哈佛大學、台灣大學、慈濟功德會等等，均為明確之例證。

㈡惟查，原判決為不利上訴人之認定，係就商標法第5條所稱「商標使用」為「商業行為多數係以營利為目的，雙方於法規範目的下，基於契約自由原則，進行商品或服務交易行為，如非以營利為目的而提供商品或服務，則係非營利性行為，其基於非營利目的使用標識，即與商標法界定於商標使用須於『商業交易過程而使用』之要件不合。」之解釋；並以因據爭圖樣之使用「非」作為營利之商業交易使用，與商標法第5條「商標之使用」有別，非屬同法第30條第1項第12款規定之「先使用」商標等等之認定，自係對商標之使用為特殊要求而造成不合理之妨礙，而有違誤...

最高行政法院第四庭
審判長法官　鄭　小　康　
法官　帥　嘉　寶　
法官　林　玫　君　
法官　李　玉　卿　
法官　劉　介　中　

(競業禁止 禁止挖角 民事訴訟)Gogoro v. 林O慶、涂O傑(湛積公司)：法院認為，未約定補償金的「競業禁止條款」無效，也不因公司嗣後提存補償金而使約款成為有效。「禁止挖角條款」雖然有效，但是原告未證明被告有挖角行為。

#gogoro v. #湛積

#營業秘密 #競業禁止 #禁止挖角

從這個案件，不論是公司方或員工方/新創公司都可以學習到一些事情。

背景事實是：

被告原來是gogoro動力系統部門的主管，他在2019.6離職，2019.7即任職湛積公司擔任執行長。2019.10-12間，gogoro動力系統部門有更多員工離職，到湛積公司公司上班。

gogoro在2020.10取得定暫裁定，可以禁止被告不得去湛積公司上班、禁止被告進行挖角行為。

2021.1 民事法院判決gogoro敗訴。

2021.8 新北地檢署起訴被告。

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原告和被告之間進行了三種訴訟：

定暫時狀態處分：gogoro一審敗訴，二審逆轉為勝訴(2020.10.14)(已定讞)。法院禁止被告在2021.6前去湛積公司上班、禁止被告進行挖角行為。

民事訴訟：gogoro一審敗訴(2021.1)。法院認為「競業禁止約款」沒有約定補償金，所以無效。「禁止挖角條款」雖然有效，但gogoro沒有證明被告有挖角行為。比較特別的是，gogoro在民事程序撤回侵害營業秘密的主張(2020.4)，因此民事程序只剩下競業禁止條款和禁止挖角條款的爭議。

刑事訴訟：新北地檢署以被告涉嫌違反營業秘密法起訴被告(2021.8)。

相關新聞

gogoro叛將遭起訴 湛積回應了 (2021.08.20)

叛將反擊陸學森 內鬼案遭起訴... (2021.08.25)(鏡週刊今天有一系列湛積說法)

https://www.mirrormedia.mg/story/20210824fin001/

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法律面可以思考的點有很多：

我們先假設站在gogoro的立場來進行一個頭腦體操，當然你也可以站在被告的立場反過來練習當初如何可以避免現在的狀況。

gogoro為什麼在定暫程序不主張禁止洩密？

gogoro為什麼在民事程序撤回侵害營業秘密的主張？

gogoro提起相關訴訟的目的是什麼？它達到目的了嗎？

可能涉及營業秘密的案件為什麼是普通法院勞動法庭而不是智慧財產法院審理？

沒有補償金的競業禁止條款(為什麼)可以順利聲請到定暫嗎？

然後接下來還可以繼續思考，那未來應該要怎麼做？

最後，如果我們知道事實證據的細節，如果我們知道電動車競爭市場的最新狀況，這樣可能可以有一個適當的評論。but最知道以上內容的該案承辦律師，應該只能去法院講，而不能講給大家聽。所以我們就當作法律面的思考練習XD

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民事一審判決：

👉競業禁止條款

台北地院(勞動法庭)認為，沒有約定補償金的競業禁止條款無效，

縱使公司嗣後提存補償金也不會讓原本就無效的條款復活成為有效。

「原告依上揭約定，在 #無庸支付被告林O慶任何補償金之情況下，即可令被告林松慶在離職後長達2年之時間中，拋棄依其自身專業，在相同或近似領域創業或任職賺取工資，以維自身生計之權利，確已顯失公平。職是，被告林O慶抗辯上揭約款顯失公平，依民法第247條之1第3款規定，應為 #無效 等語，自屬可採。」

「原告在雙方無任何約定之情況下，#逕自向新北地院提存所為被告林O慶辦理清償提存，難認係依據雙方間之競業禁止約定所為之給付，則被告林松慶自無受領之義務。況無效係自始、終局無效，無得因原告事後單方之自願性提存行為而使上述無效之競業禁止條款成為有效，並據以拘束他方當事人。

👉禁止挖角條款

禁止挖角條款雖然有效，但是gogoro沒有證明被告有挖角行為。

「被告林O慶離職後，原告之員工固有前述人員陸續自原告公司離職之情形，然 #員工離職之原因所在多有，公司制度、薪資、職涯、家庭、人際關係...等等均可能成為其考量因素。而原告所提出之上揭各項證據，均無足證明被告2人有何以不當手段唆使原告之上揭員工離職之事實，且原告迄無法具體指明被告2人究曾以何種方式唆使原告之何員工離職，或有何種破壞該員工與原告間之正當職務行為促使其等自原告離職，自難徒以上述員工陸續離職後至湛積公司任職之事實，推論其等離職係遭被告2人不當唆使所致。」

【Gogoro v.林O慶(湛積) 民事一審判決】

臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第85號民事判決(2021.1.7)

https://ipcase.blogspot.com/2021/02/gogoro-v-oo.html

【Gogoro v. 林O慶(湛積) 民事定暫時狀態處分】

臺灣高等法院109年度勞抗字第39號民事裁定(2020.10.14)

https://ipcase.blogspot.com/2021/01/gogoro-v-o-gogorogogoro19.html

#恒達法律事務所 

#營業秘密訴訟贏的策略

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臺灣臺北地方法院109年度勞訴字第85號民事判決(2021.1.7)

原      告  睿能創意股份有限公司(gogoro)
被      告  林O慶 
              凃O傑 

上列當事人間請求履行競業禁止義務等事件，本院於民國109年12月7日言詞辯論終結，判決如下：
    

主      文

原告(gogoro)之訴及假執行之聲請均駁回。

事實及理由

壹、程序部分：　　

一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限，民事訴訟法第24條定有明文。查原告與被告林松慶簽訂之僱傭契約（下稱林O慶契約）第15條約定，如有涉訟，雙方同意以本院為第一審管轄法院，故本院就本件訴訟自有管轄權。... 

㈢原告於109年4月23日言詞辯論期日當庭提出民事撤回部分起訴狀，撤回有關依被告林松慶僱傭契約第8條之保密義務、侵害原告公司營業秘密部分之請求...原告原主張之營業秘密法第11條第1項、第12條第1項、第13條等請求權基礎部分，即非本院審理範圍。...

貳、實體部分：
 
三、兩造不爭執事項：

㈠被告林O慶自102年5月24起任職於原告動力系統設計研發部門，先後擔任動力系統副理、動力系統資深經理、動力系統協理等職務，迄至108年6月1日離職時任該部門之最高主管資深協理（Senior Director），主要工作內容包括控管電動機車馬達之設計、研發與製造。

㈡被告凃O傑曾任原告人力資源部門最高主管，嗣改任人力資源部門內之人才招募職能（Function）之最高主管（職稱為Director），被告凃志傑於108年6月10日向原告申請留職停薪，留職停薪期間自108年7月1日起至同年9月30日止，其後於同年9月3日提出自願離職。　

㈢被告林O慶於102年4月12日與原告簽署林O慶僱傭契約，該契約第9.1(a)條約定：被告林O慶於終止僱傭契約後的24個月內，不得直接或間接從事與原告或其關係企業競爭之業務；第9.1(c)條約定：被告林松慶於終止僱傭契約後的24個月內，不得唆使或意圖唆使任何原告或其關係企業之員工離職。

㈣被告凃O傑於104年6月15日與原告簽署凃O傑僱傭契約，該契約第7.1(c)條約定：被告凃O傑於終止僱傭契約後的24個月內，不得唆使或意圖唆使任何原告或其關係企業之員工離職。

㈤被告林O慶、凃O傑離職後至湛積公司任職，被告林O慶擔任湛積公司執行長、被告凃O傑則擔任湛積公司營運長。

㈥原告員工江O萱......等人，於離職後均至湛積公司任職。

㈦原告已於108年6月28日向新北地院提存所為被告林O慶辦理清償提存2,850,205元。

四、本院判斷：
...　  
㈠原告依林松慶僱傭契約第9.1(a)條請求被告林松慶於110年6月1日前，不得直接或間接任職於湛積公司或提供服務、或以任何方式從事、經營或提供與原告競爭之服務或協助，有無理由?

此部分首應審究者為：林松慶僱傭契約第9.1(a)條競業禁止條款是否有效? 經查：

⒈按競業禁止約款，乃事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，要求特定人與其約定於在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受僱或經營與其相同或類似之業務工作。基於契約自由原則，此項約款倘具必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度而非過當，當事人即應受該約定之拘束（最高法院103年度台上字第1984號民事判決要旨參照）。

又，競業禁止之要義既係為免受僱人因知悉前僱用人之營業資料作不公平之競爭，而不許受僱人離職後從事與僱用人相同或類似之行業（工作），則競業禁止約款是否具備合理性，應就當事人間之利害關係及社會的利害關係作總合的利益衡量而為判斷。至於具體之判斷標準，在勞基法於104年12月16日增訂第9條之1前，法並無明文，惟依過往實務案例（如臺灣高等法院101年度勞上字第14號判決、同院101年度勞上字第45號判決、同院95年度勞上字第32號判決參照），一般合理性之審查標準計有：一、雇主需有依競業禁止特約而受保護之正當利益存在，諸如雇主之固有知識或營業祕密。二、受僱人在前雇主處之職務及地位，如係主要營業幹部，非處於較低職務技能，而能知悉上開正當利益，如無特別技能、技術且職位較低，非企業之主要營業幹部、處於弱勢之勞工，縱離職後至相同或類似業務之企業任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此時之競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由，乃違反公序良俗而無效。三、限制受僱人轉業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需未超逾合理之範疇。四、需有填補勞工因競業禁止損害之代償措施存在，使受僱人之生活不致陷於困境中等各項因素，與104年12月16日增訂之勞基法第9條之1所定：「未符合下列規定者，雇主不得與勞工為離職後競業禁止之約定：一、雇主有應受保護之正當營業利益。二、勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密。三、競業禁止之期間、區域、職業活動之範圍及就業對象，未逾合理範疇。四、雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償。前項第四款所定合理補償，不包括勞工於工作期間所受領之給付。違反第一項各款規定之一者，其約定無效。」相當，是勞基法第9條之1規定，毋寧是將歷來審判實務見解予之明文化，故新增之規定雖無得溯及適用，但於司法實務仍得參酌上開判決先例之見解，以上開4要件作為法理判斷林松慶僱傭契約第9.1(a)條所定離職後競業禁止約款是否合理，自不因林松慶僱傭契約第9.1(a)條競業禁止條款係於增訂勞基法第9條之1第1項規定前所簽訂，而異其應適用之事理與規範。

⒉按「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」，民法第247條之1亦有明定。職是，在勞基法第9之1條增訂前，如競業禁止條款未具備上開合理性要件，且屬雇主單方所預定用於同類契約之條款而訂定之契約，應認該約款係使受僱人拋棄權利或限制其行使權利，並已有顯失公平情形，依民法第247條之1第3款規定該部分約定無效。

⒊經查，林松慶僱傭契約第9.1(a)條係由原告單方擬定，並預定用於同類契約，為定型化契約條款，當無疑義。又，上開約款約定：被告林松慶於終止僱傭契約後的24個月內，不得直接或間接從事與原告或其關係企業競爭之業務，業如不爭執事項㈢所載，條款中並無任何給予受僱人補償措施之約定，亦為原告所不爭執。準此，原告依上揭約定，在無庸支付被告林O慶任何補償金之情況下，即可令被告林松慶在離職後長達2年之時間中，拋棄依其自身專業，在相同或近似領域創業或任職賺取工資，以維自身生計之權利，確已顯失公平。職是，被告林O慶抗辯上揭約款顯失公平，依民法第247條之1第3款規定，應為無效等語，自屬可採。

⒋原告雖稱上揭約款固沒有約定補償金，但之後兩造已有補償金約定，其並已於108年6月28日向新北地院提存所提存補償金2,850,205元給予補償等語，並提出新北地院提存所提存書影本、國庫存款收款書影本、原告與被告林松慶間之對話紀錄等件為證；但被告林松慶除執上詞置辯外，並否認兩造間事後已另有離職後競業禁止補償金約定，原告提出之前揭對話紀錄順序有誤等語。經查：

⑴原告與被告林松慶間對話紀錄之正確順序應為本院卷一第185、184、183頁等節，業為原告所是認。而依據更正後之對話順序，雙方間之正確對話過程如下：

原告：「Mort早安，可以麻煩你再給我一個帳號，可以把五月的薪資會（應為匯）給你嗎?謝謝你」、「之後，每個月要付給你的補償薪資也可以轉帳給你，謝謝你。」（第185頁）。

被告：「Hi Maria,目前我其他的帳戶不適合使用。可以下次見面時現金給我即可，非常感謝。」（第185頁）。

原告：「那可否麻煩你再去開一個帳戶，這樣可以專用從這個月起要付給你的補償薪資，五月的薪資等你給我帳戶時再一起支付，這樣好嗎?」（第184頁）。

被告：「好的，等之後就一併處理即可，非常感謝。」（第184頁）。

原告：「好的，如果你對需要簽署的聲明文件有問題，我可以約Boris一起備詢，請讓我知道，謝謝你。如果方便，我們在六月20日前可以完成這個程序嗎?」（第183頁）。

被告：「好，我再看看，實在有點難，我也再思考，時間我們儘量快，非常感謝。」（第183頁）。

原告：「你是不是不想簽聲明書的文件並收受補償薪資，我們可以討論一下?」（第183頁）。

被告：「應該說，到底怎麼做是對大家都好的方式，我還在想。畢竟我覺得實在不應該拿你的任何錢。在下次見面的確可以討論一下。」（第183頁）

從上述對話內容可知，原告在與被告林O慶終止契約後，雖有要與被告林O慶討論離職後競業禁止補償金之意，過程亦曾提出某份不詳內容之文件要求被告林O慶簽署，但被告林O慶當時並未同意，而係以前述軟性言詞拒絕被告重新合意之提議，此從被告林O慶在最後之對話內容中回以：「在下次見面的確可以討論一下。」等語益顯其意，是原告執此主張雙方間已有事後合意離職後競業禁止之補償金為2,850,205元云云，難認可採。

⑵依據提存書及國庫存款收款書所載，原告固有於108年6月28日向新北地院提存所為被告林O慶提存2,850,205元之情，然，林O慶僱傭契約第9.1(a)條因無任何補償措施約定，而有顯失公平情形，應為無效；以及雙方事後亦未曾另行合意補償金等情，業經審認如前，原告在雙方無任何約定之情況下，逕自向新北地院提存所為被告林O慶辦理清償提存，難認係依據雙方間之競業禁止約定所為之給付，則被告林松慶自無受領之義務。況無效係自始、終局無效，無得因原告事後單方之自願性提存行為而使上述無效之競業禁止條款成為有效，並據以拘束他方當事人。

⒌綜上，林O慶僱傭契約第9.1(a)條無效，則不論湛積公司與原告間究有無存在競爭關係，原告無得依據此條款請求令被告林O慶於110年6月1日前不得直接或間接任職於湛積公司或提供服務、或以任何方式從事、經營或提供與原告競爭之服務或協助。

㈡原告依林O慶僱傭契約第9.1(c)條、凃志傑僱傭契約第7.1(c)條請求被告林O慶於110年6月1日前，被告凃O傑於110年10月1日前，均不得唆使或利誘原告之員工離職，是否有理?

原告主張原告之動力系統研發部門有員工江O萱等15人、人力資源部門有員工1人、動力系統製造部門有員工4人、動力系統採購相關業務有員工1人，於被告林松慶離職後，亦申請離職，嗣並均轉至湛積公司任職等情，被告並無爭執，堪信為實。惟原告主張被告2人係利用其等原擔任高階主管職務所知悉、取得之原告員工名單、聯絡資訊、薪資狀態及薪資結構等機會，唆使原告之上述員工離職，並至湛積公司任職，已違反林O慶僱傭契約第9.1(c)條、凃O傑僱傭契約第7.1(c)條之約定等語，則為被告2人否認，原告自應就被告2人有違反林O慶僱傭契約第9.1(c)條、凃志傑僱傭契約第7.1(c)條行為之事實，負舉證之責任。原告固提出自被告林O慶離職後至提出追加被告狀之日止提出離職申請之員工名單及其等之離職申請單等件為證，並請求傳喚證人徐O君......等人到庭作證。惟查：

⒈依據原告所提出之離職申請單，其等所載之離職原因有：回家休養、因身體休養、個人職場生涯規劃、希望進行工業自動化/IOT相關產業的工作內容、家庭因素、因身體健康因素與個人職涯規劃、僅勾選個人方面未說明具體理由、回家幫忙、通勤距離太遠、就近照顧家庭、個人因素、調整個人生活步調與重建生活工作關係、回南部、身體健康因素等，難認其等離職與被告2人有何相關。職是，上開離職申請書均尚無從證明原告之前揭員工之離職係遭到被告2人之唆使所致。

⒉證人徐O君於本院固作證稱：108年10月-12月期間的離職率，以動力系統部門離職比例大約占動力系統部門2/3左右。我統計過去5年離職率，每年最多兩位，某些年度1位都沒有。以前沒有發生過這樣的大規模離職。這些人離職時，我有作離職面談，起初一兩個個案並沒覺得異常，直到後來發現上述案件幾乎都不願簽名離職手續中的離職聲明書，並表達抗拒的態度。離職程序裡的聲明書是說明機密義務的提醒，幾乎都沒有簽名。在我在職到現在，大批人不簽聲明書的狀況過去是沒有的。且大部分個案都說自己有家庭照顧及身體健康狀況問題，如果只有零星一兩個覺得是偶發，但前後很短時間裡大量的案件以相同原因重複發生，所以我覺得異常。在與楊O傑面談其接下來的職涯計畫，他提到過去一同在動力系統部門的同事去到湛積公司後曾詢問他是否有意願加入湛積公司。另曾有還在職同仁( 動力系統部門、其他部門都有) 反應過被接觸等語，惟證人徐O君同時亦證述：離職時面談，他們並沒有說是因為被告林O慶、凃O傑找他們去湛積公司，所以離職；亦未看到或聽到被告林O慶、凃O傑唆使前開人員離職。楊O傑亦未提出哪個特定人士邀約，只說是之前動力系統部門的同事；我沒有問，因當時離職面談主要是了解他的未來方向等語。是證人徐O君之證詞亦無足證明原告之前揭員工之離職係遭到被告2人之唆使所致。

⒊證人鄭O泰於本院作證稱：到原告公司任職的上一份工作是在台達電子，當初因為原告有立即的人力需求，且原告公司的發展願景似乎與我想像中符合，所以離開台達電加入原告公司。在加入3個月期間，因動力系統部門研發環境不如個人預期，且公司品質要求不如我預期，因此在3個月時決定要離開。但因知悉原告公司在當時無人可以取代我的工作內容，因此我願意留下來幫忙。但是在這3個月到我最後離職的時間，我一直在思考我要轉換我的工作跑道。當初以為原告公司是摩托車公司，但事實上其為能源公司，因此重點會在電池的發展，與我熟悉的動力系統技術不符。約莫108年4-6月左右知道被告林O慶要創辦新公司，我自己跟林O慶私底下見面時決定要加入湛積公司，沒有所謂應聘過程。我離職時，原告公司有提出兩年合約期間給予我3年年薪的一次性給付作為我留在原告公司的條件，我沒有接受。我離開台達公司加入原告公司時，也是自願降薪，由原本160萬降為120萬年薪，對我而言，錢不是很重要的選擇工作的條件。離職時我放棄在原告公司的所有股票配發，那時約200-300萬估值。加入湛積公司是因為我跟林O慶有共同目標，可以服務更多所有移動式載具的客戶，及他跟我的生涯規畫符合。（被告林O慶是否有叫你離開睿能公司？）沒有。（被告林O慶是否有用比睿能公司更好的薪資條件或其他誘因，例如股票，利誘你離開並加入湛積公司？）錢不是我最重要的。（被告林O慶除了曾說要去創業外，是否有主動叫大家離開睿能公司，去他即將成立的公司任職？）沒有等語。是證人鄭O泰之證詞亦無足證明其自己以及原告之前揭其他員工之離職係遭到被告2人之唆使所致。

⒋證人江O萱於本院作證稱：是我自己找林O慶加入湛積公司，時間在自原告公司離職前壹個月。我在應聘前有跟林O慶面談，我找他應徵。沒有跟凃O傑面談過。（被告林O慶在離職前部門會議有無邀請大家加入新公司？）沒有邀請大家加入。（會議中被告林O慶當時有無叫大家找他瞭解詳情？）他沒有特別說。（自原告公司離職後轉赴湛積公司任職的員工名單，是否知悉以上人員是透過何種招募管道加入湛積公司？）不清楚。（被告林O慶是否有叫你離開睿能公司？）沒有。（被告林O慶是否有用比睿能公司更好的薪資條件或其他誘因，例如股票，利誘你離開並加入湛積公司？）沒有。（加入湛積公司的原因為何？）主要是個人因素。我想要跟隨林O慶加入他成立的新公司。因為林O慶對待下面的員工都蠻好的，給予蠻大的發展空間，對待我這個低層的助理也能站在我的角度去著想。（是基於甚麼原因讓你萌生想離開睿能公司的想法？）主要是個人生涯規畫。想要跟隨林O慶等語。是證人江O萱之證詞亦無足證明其自己及原告之前揭其他員工之離職係遭到被告2人之唆使所致。

⒌被告林O慶離職後，原告之員工固有前述人員陸續自原告公司離職之情形，然員工離職之原因所在多有，公司制度、薪資、職涯、家庭、人際關係...等等均可能成為其考量因素。而原告所提出之上揭各項證據，均無足證明被告2人有何以不當手段唆使原告之上揭員工離職之事實，且原告迄無法具體指明被告2人究曾以何種方式唆使原告之何員工離職，或有何種破壞該員工與原告間之正當職務行為促使其等自原告離職，自難徒以上述員工陸續離職後至湛積公司任職之事實，推論其等離職係遭被告2人不當唆使所致。準此，原告主張被告2人有違反林O慶僱傭契約第9.1(c)條、凃O傑僱傭契約第7.1(c)條之行為等語，即無可取。從而，原告依林O慶僱傭契約第9.1(c)條、凃O傑僱傭契約第7.1(c)條而為本件請求，核屬無據。

勞動法庭    法　官　李桂英

(商標 立體商標) 養樂多瓶身，在2010年申請立體商標時，已為坊間習見用於乳酸菌飲料的瓶子，在台灣不得註冊。

 

申請日期：2010.12.6

#養樂多瓶身 #在台灣不是註冊商標 #非立體商標 養樂多瓶身在世界許多國家(包括日本)都是得到註冊的立體商標，但是在台灣卻不是立體商標(說好的台日友好呢XD)。 養樂多公司在2010年企圖將養樂多瓶身在台灣註冊為立體商標，但智慧局認為，當時坊間已經有很多乳酸菌飲料使用相同瓶身，所以不准註冊為立體商標。 應該有不少人看到瓶身會認為是養樂多。 但應該也有不少人看到瓶身之後還要看中文寫哪一牌才能辨認出到底是不是養樂多。 應該也有人的經驗是： 以為是養樂多，但喝下去才發現不是養樂多。 希望便當附贈的是養樂多。 覺得養樂多越來越貴(小時候一瓶5元，現在一瓶10元)。 無論如何，這是一個值得著眼未來繼續思考的法律問題。 【養樂多瓶身】 https://ipcase.blogspot.com/2021/02/blog-post_15.html #恒達法律事務所 #申請商標找律師

#商標律師

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智慧財產局核駁第T0338189號處分書(2012.4.20)

主旨：本件商標依商標法第24條第1項規定不得註冊，應予核駁。

說明：

一、 本案核駁審定事項如下：

（一） 申請案號：099060789

（二） 商標名稱：Container Bottle Device

（三） 申請人：養樂多股份有限公司

（四） 商品類別：商標法施行細則第13條第029類

二、 按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」、「商標不符合第5條規定者，不得註冊」，為商標法第5條第2項及第23條第1項第1款所明定，因商標之功能即在使消費者認識其商品或服務之來源，若無法使消費者辨別其商品或服務之來源，即失商標之功能，自不得核准其註冊，而審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。查本件商標圖樣上之立體瓶子圖形，為坊間習見用於乳酸菌飲料的瓶子，以之作為商標，指定使用於「乳酸菌飲料」商品，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有前揭法條規定之適用。

三、 至申請人主張本件立體商標業經廣泛長久使用及於日本已獲得後天識別性核准註冊而主張本件商標亦應有商標法第23條第4項規定之適用一節，查本件立體商標雖於日本已獲得後天識別性核准註冊，惟考量台灣現行市場上另有味全之「亞當」、「夏娃」，國信之「健健美」及其他使用相同或近似之PS塑膠瓶，作為乳酸菌飲料包裝容器之情形存在，本件立體商標給予消費者之印象，皆為乳酸菌飲料商品常用之包裝容器，客觀上尚難因其使用，已為我國內一般消費大眾認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標識，而符合商標法第23條第4項規定之適用。

至申請人稱已於安道爾、奧地利、貝里斯、比荷盧、巴西、捷克、厄瓜多爾、薩爾瓦多、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、匈牙利、愛爾蘭、日本、列支敦士登、澳門、馬爾他、墨西哥、摩納哥、阿曼、巴拉圭、菲律賓、波蘭、卡達、俄羅斯、斯洛維尼亞、西班牙、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國、美國、越南等各國分別取得註冊證一節，姑不論各國國情不同，法制互異，且如前述本件立體商標給予國內消費者之印象，皆為乳酸菌飲料商品常用之包裝容器，不具識別性，自不得以彼例此執為本件商標應准註冊之論據，併予敘明。爰依商標法第23條第1項第1款及第24條第1項之規定，應予核駁。

(商標 動態商標 識別性) 臉書按讚註冊商標

#按讚商標 #動態商標

再來看看非傳統商標，臉書拿到的按讚商標。

每天我們都在幫臉書製造使用證據XD

註冊號：01991234

註冊日期：2019年6月1日

商標圖樣描述：本件為 #動態商標，動態影像係由藍色的圓圈內含一白色具有袖口之手腕舉起大拇指按讚之圖形所構成。自第1個圖像一隻手握拳並舉起大姆指按讚，後手腕逐漸向上舉起且大姆指同時逐漸挺直，至第6個圖像，手腕及大拇指又逐漸回歸原處及原動作。

【臉書按讚註冊商標】

https://www.blogger.com/blog/posts/1714156200698805189

#恒達法律事務所

#申請商標找律師

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智慧財產局(107)慧商20821字第10790230060號核駁理由先行通知書(2018.3.9)

...

二、 本案核駁理由說明如下：

（一） 商標法第18 條第2 項規定，商標識別性指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。而商標「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，不得註冊，復為商標法第29 條第1 項第3 款所明定。本款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，應指第1、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形，合先敘明。

（二） 又在「動態商標」等非傳統商標的情形，相關消費者通常會將其視為裝飾顏色、商品本身或其包裝、提供商品實用的功能或裝飾形狀、防偽標籤或其他商品或服務的行銷手法等，較不會在一開始接觸時立即將之視為指示商品或服務來源的標識。因此「動態商標」要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該動態商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。而動態商標或為電子產品開機、開啟特定軟體或功能時填補等待時間的動態畫面，或為利用多媒體的動態廣告，消費者通常不會直接將該等動態影像視為指示商品或服務來源的標識，故原則上不具先天識別性，須透過使用，消費者才可能將該動態影像與特定商品或服務來源作連結，此時該動態影像始產生商標指示來源的功能，而取得後天識別性。(參照非傳統商標審查基準6.動態商標6.2.3 識別性)

（三） 本件「THUMB IN CIRCLE Logo (motion)」商標圖樣係僅由藍色的圓圈內含一白色具有袖口之手腕舉起大拇指按讚之圖形所構成。自第1個圖像一隻手握拳並舉起大姆指按讚，後手腕逐漸向上舉起且大姆指同時逐漸挺直，至第5個圖像，手腕及大拇指又逐漸回歸原處及原動作所構成。指定使用於「照片分享及視訊分享服務，即網際網路使用者彼此間數位照片檔案、視訊及影音內容之電子傳輸；提供電腦、電子及線上資料庫之存取；提供線上論壇供一般興趣話題之交流；提供將行動裝置及網際網路使用者轉接至其他區域及全球線上位置之線上通訊連結；提供單一登入方式以利於第三方網站或其他電子第三方內容之存取；提供線上聊天室、電子郵件與即時傳訊服務及電子佈告欄；在電腦或其他通訊網路上提供音訊、文字及視訊播放服務，亦即資料、資訊、音訊及視訊之上傳、張貼、顯示、修改、貼標籤及電子傳輸；網際網路語音協定（ＶｏＩＰ）通訊服務；電話語音通訊服務；提供交友介紹、網路交友及約會服務之電腦資料庫存取；照片分享及視訊分享傳輸服務；透過廣泛登入的方式，提供在多重網站與應用軟體間個人身份資料之傳輸。」及「電腦硬體、軟體之設計及開發；電腦服務，即提供註冊使用者組織團體及活動、參與討論及從事社交、商業及社群網路用之虛擬社群網站之建置；電腦服務，亦即為他人代管電腦設施，該設施係用於透過通訊網路籌辦及舉行會議、活動及互動式討論；客製化網頁之電腦服務，網頁主要內容為使用者定義或指定之資訊、個人檔案、音訊、視訊、照片影像、文字、圖形及資料；電腦服務，亦即提供搜尋引擎以在全球電腦網路上取得資料；提供具有讓線上使用者能夠建立社群及商業網路資訊個人檔案並在多個網站間轉移及共享該等資訊之技術之網路伺服空間出租；提供不可下載軟體應用程式之暫時使用，以供連結社交網路、建立虛擬社群及傳輸音訊、視訊、照片影像、文字、圖形及資料；應用服務供應商（ＡＳＰ）服務，亦即代管他人電腦軟體應用程式；應用服務供應商（ＡＳＰ）服務，即以讓電子媒體或資訊得以或便於在電腦及通訊網路上創作、編輯、上傳、下載、存取、瀏覽、張貼、顯示、貼標籤、在部落格發表、串流、連結、評注、對其表明情緒、評論、嵌入、傳輸、分享或以其他方式提供線上不可下載之軟體暫時使用服務；藉由電腦和通訊網路，提供網路搜尋引擎；藉由電腦和通訊網路，提供廣泛領域之資訊；提供不可下載之電子商務軟體暫時使用，讓使用者得以透過全球電腦及通訊網路進行電子商業交易；電腦服務，亦即以提供讓使用者得以透過全球電腦網路進行電子商業交易之應用程式設計介面（ＡＰＩ）軟體為主之軟體設計；軟體即服務（ＳＡＡＳ）之服務，該服務以發送電子訊息警示、傳輸訂單及收發電子訊息，以及讓使用者得以透過全球電腦網路進行電子商業交易之軟體為特色；提供用於管理、測定及投放他人廣告之線上不可下載電腦軟體之暫時使用；以提供管理、追蹤、回報及測定他人媒體規劃、媒體購買與廣告之應用程式設計介面（ＡＰＩ）軟體為主之軟體設計；前述服務均不含主要目的為遠距控制或導航電視節目內容之存取或傳送之應用服務供應商（ＡＳＰ）服務；於電子商務交易提供使用者認證服務；透過全球電腦網路於電子資金轉帳、信用卡、扣帳卡及電子支票交易提供使用者認證服務。」等服務，依一般社會通念，對於消費者之寓目印象而言，通常僅會將其視為前開服務的行銷手法或動態廣告，較不會在一開始接觸時立即將之視為指示服務來源的標識，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，有前揭法條規定之情事。

（四） 另商標圖樣必須與指定商品或服務相結合後，始足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。本案指定使用於「電腦硬體；社群網路用電腦軟體；開發工具電腦軟體；作為應用程式設計介面（ＡＰＩ）使用之電腦軟體；用於建構軟體應用程式之應用程式設計介面（ＡＰＩ）；便於社交網路連結、建立社交網路連結應用程式，及允許資料之檢索、上傳、下載、存取及管理等線上服務之電腦軟體之應用程式設計介面軟體（ＡＰＩ）；用於建立、管理線上社群及與線上社群互動之電腦軟體；籌辦活動用電腦軟體；使電子媒體或資訊得以透過電腦及通訊網路創作、編輯、上傳、下載、存取、瀏覽、張貼、顯示、貼標籤、在部落格發表、串流、連結、評注、對其表明情緒、評論、嵌入、傳輸、分享或以其他方式提供之電腦軟體；用於修改及傳輸影像、視聽及視訊內容之電腦軟體；用於蒐集、管理、編輯、組織、修改、傳送、分享及儲存資料及資訊之電腦軟體；允許使用者透過全球電腦及通訊網路進行電子商業交易之可下載電子商務用電腦軟體；傳送電子訊息警示、通知及提醒用軟體；訂單傳輸用軟體；收發電子訊息用軟體；電腦搜尋引擎軟體；經磁性編碼之禮品卡；用於創作、管理、測定及傳播他人廣告之電腦軟體；廣告伺服器，尤其是用於儲存廣告及將廣告傳送至網站之電腦伺服器；遠端通訊用電腦軟體；前述所有商品均不含主要用於遠距控制或導航電視節目內容之存取或傳送之電腦軟體。」、「印刷品；刊物；雜誌；書籍；小冊子；手冊；印刷指南；目錄；照片；膠水；迴紋針；大頭針；訂書機；圖畫；日記本；行事曆；相簿；印刷物；書寫用具；個人記事簿；通訊錄；筆記本；修正帶；自黏性標籤；海報；名片及未經磁性編碼之識別卡。」、「包袋，即多用途運動袋、多用途手提袋、裝運動服用大型包袋、托特包、書包、大型手提包、旅行袋、行李袋、背包、海灘袋、腰包、手拿包、空化妝袋、健身運動包；皮革及人造皮革；動物皮及獸皮；旅行箱；遮陽傘；手杖；錢包；手提包；皮夾；信用卡匣；皮製束口袋、合成皮製束口袋；公事包；雨傘；公文夾式公事包。」、「畫框、相框；塑膠製桶；瓶架。」、「食物及飲料用保溫容器；可攜式塑膠冰桶；可攜式金屬冰桶；非紙製及非紡織品製杯墊；開瓶器；冷水壺；塑膠杯；非金屬製托盤；馬克杯；杯子；泡棉製杯架；食物貯存罐；玻璃及瓷製禮品，即花瓶、擺飾品、盤、杯、罐及裝飾盒；玻璃、瓷、陶、土或陶瓷製小雕像；飲料用玻璃器皿。」、「男裝、女裝及童裝；男裝、女裝及童裝，即襯衫、Ｔ恤、夾克、上衣、汗衫、非皮革製腰帶、外套、背心、女用襯衫、針織衫、下身服裝、短褲、褲子、長褲、平口短褲、洋裝、裙子、領帶、圍巾、大圍巾、褲裝睡衣、家居服、襪子、毛衣、運動褲、圍裙、遮陽帽舌；拖鞋、冠帽、有邊帽、無邊帽；靴鞋。」等商品及「市場行銷、廣告及推廣服務；提供市場調查及資訊服務；透過電腦及通訊網路促銷他人商品及服務；業務及廣告服務，即為他人進行媒體規劃及媒體購買；業務及廣告服務，即追踪廣告效果、管理、經銷與投放廣告、分析廣告資料、回報廣告資料及優化廣告效果之廣告服務；廣告相關諮詢顧問服務，即客製化他人之促銷活動；商業資訊服務，即提供電子儲存廣告之報告、廣告目標鎖定及管理以在全球電腦網路上使用之廣告管理；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；企業資訊；關於禮物或禮物零售之電腦資料庫資訊編輯；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；他人消費性商品、禮品卡、數位媒體傳送、虛擬實境頭戴顯示器、虛擬實境內容與資料之網路購物；為商品及服務之銷售者提供線上市集；透過提供內容為禮品建議之線上設施促銷他人商品及服務；商業社交網路服務，即企業與專業人才間之業務合作及業務合作之諮詢與建議；聘僱及招募服務；廣告及資訊傳播服務，即透過全球電腦網路提供分類廣告空間；提供分類廣告相關之線上電腦資料庫及線上可搜尋資料庫；儲值禮品卡服務，亦即藉由發行得用以兌換商品或服務之禮品卡／禮券提供促銷商品活動；籌備商業性或廣告目的性之軟體及硬體開發相關展示會及活動；電腦資料庫管理。」、「娛樂服務；藉由電腦、電子及線上資料庫提供與娛樂、教育相關之資訊；為他人之電子出版服務；教育服務；提供培訓；運動及文化活動；提供由使用者自行定義內容之線上網誌；安排及舉行教育會議；籌備教育目的之軟體開發相關展示會及活動；籌辦表揚、回報、鼓勵從事自我成長、自我實現、慈善、汎愛、志工、公共和社區服務、人道活動，以及分享創意工作產出之個人與團體之競賽。」、「旅館、餐廳及酒吧服務。」、「社交介紹、社交網路及約會服務；提供線上社交網路服務及資訊於個人發展領域，即自我成長、自我實現、慈善、汎愛、志工、公共和社區服務，以及人道活動。」等服務，殊難想像本案商標圖樣如何使用於前開商品及服務，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，亦有前揭法條規定之情事。...

時尚法(商標 三條線商標) Jump v. Adidas：Adidas在2002年更新註冊(舊法)本案的三條線商標(in25類)，經Jump於2011年提出評定。法院認為，Jump已逾評定五年除斥期間，且adidas早在1949年已經使用三條線商標，由窄至寬的三條線商標在1970年代成形並為著名商標，Adidas延續早已使用的三條線商標在2002年註冊本案商標，主觀上為善意。雖然Jump在1982年即已註冊三條線商標，於2002年時也是著名商標，但由於兩造商標已經倂存註冊及使用，並分別配合有中文或英文，客觀上無實際混淆誤認情事，消費者無混淆誤認之虞。Adidas的三條線商標無撤銷事由。

#Adidas #JUMP #三條線

纏訟愛迪達近40年　「將門」三斜槓商標之爭再掀波瀾

智慧財產法院104年度行商訴字第82號行政判決(2017.1.11)

原 告 旅東股份有限公司（原名：旅東貿易股份有限公司）

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 德商‧阿迪達斯公司

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由

貳、實體事項：...

參加人於85年12月17日以「adidas＆3-stripe device 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋，圍巾，冠帽，襪子，服飾用手套，禦寒用手套」商品，向被告（原「中央標準局」，於88年1月26日改制為「智慧財產局」）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第798026號聯合商標（下稱系爭商標，系爭商標依92年11月28日修正施行之商標法第86條規定，已視為獨立之商標），權利期間至91年10月31日止。

嗣系爭商標經2 次申准延展註冊（仍指定使用於前揭商品），權利期間至111 年10月31日止。其後，原告於101 年6 月29日以系爭商標之註冊，有違延展註冊時商標法（86年5 月7 日修正公布，87年11月1 日施行，下稱87年商標法）第37條第7 款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款之規定，對之申請評定。

被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款規定。案經被告審查，以系爭商標申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，原告復未能證明系爭商標有現行商標法第30條第1 項第11款規定之情形及係屬惡意等情事，以103 年11月17日中台評字第1010206 號商標評定書為「評定駁回」之處分。

原告不服，提起訴願，案經經濟部以104 年5 月11日經訴字第10406305570 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件課予義務訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，因認參加人有參加本件訴訟之必要，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...

五、按「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」現行商標法第106 條第1 項定有明文。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。

又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地；而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院105 年度判字第489 號判決意旨參照）。

查系爭商標之申請日為85年12月17日，核准公告日為87年4 月1 日，嗣參加人於91年8 月29日、101 年7 月3 日先後申請延展註冊，經被告實質審查後，分別於91年12月16日、101 年8 月16日公告核准延展註冊（見審定卷第92、138 頁）。其後，原告於101 年6 月29日申請評定，被告於103 年11月17日作成評定駁回之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，依上開規定，本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，其法規基準時應依商標延展註冊時之86年5 月7日修正公布，87年11月1 日施行（即87年商標法），及100年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法（下稱現行商標法）併為判斷，故本件應以系爭商標延展註冊時之87年商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定之違法事由作為判斷基準。

六、次按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款所規定。87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9 月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定商標是否著名，應以系爭商標「延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。職是，本件據以評定商標是否為著名商標之認定時點，應為系爭商標申請延展註冊時（即91年8 月29日），參加人執詞認為應以系爭商標申請時（即85年12月17日）為判斷基準時，即非可採。

七、又「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定，其中所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「延展註冊時」（最高行政法院103 年度判字第252 號判決意旨參照）。

查系爭商標之註冊公告日為87年4 月1 日，嗣於91年12月16日經公告延展註冊，原告於101 年6 月29日始對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1 項所定申請評定之5 年除斥期間，則原告得否提起本件評定，端視系爭商標之延展註冊是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，以及系爭商標之延展註冊是否有惡意。

此外，原告於本院訴訟階段，原告同意減縮不再主張註冊第198250、1333607 、1316713 、1344392 號作為據以評定商標，惟增加據以評定商標為其使用之「三斜線加上圓點」商標、「三斜線加上圓點及JUMP」商標（商標圖樣如附圖7 、8 ，使用於『衣服、靴鞋、帽子、襪子、眼鏡、籃球』等商品，見本院卷㈥第7 頁、第15頁反面），依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院自應併予審酌。

職是，本件爭點為：

㈠原告(jump)之註冊第203597、203482、309238、438897、741627號商標（即附圖2 至6 商標）及附圖7 「三斜線加上圓點」商標、附圖8 「三斜線加上圓點及JUMP」商標，於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，是否為著名商標？

㈡系爭商標(adidas)核准延展註冊，是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定？

㈢系爭商標(adidas)於91年8 月29日申請延展商標權時，有無仿襲原告著名商標以獲取不正競爭利益之惡意？

八、據以評定商標(jump)於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時為著名商標：

㈠按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。而是否失其同一性，應以商標權人實際上，有就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用，並以社會一般通念觀之，足以產生兩者屬同一商標之認知者為其商標使用之判斷標準。職是，原告實際使用之商標與據以評定諸商標，如未失其同一性，應認為有使用據以評定諸商標。依原告所檢送之證據資料，雖部分使用商標之態樣係「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」之右側，經與附圖8 之據以評定商標相較，僅外文之位置不同，其主要設計相同，依社會一般通念，應認與附圖8據以評定商標具有同一性。

㈡查原告於71年3 月4 日即以「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」及外文「JUMP」申請指定使用於靴鞋商品，而取得註冊第191460號「強普及圖JUMP」商標，嗣於71年7 月至84年間復陸續以「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」，申請註冊取得附圖2 、3、5 至6 所示之據以評定商標。依原告於本案所檢送之行銷廣告及相關新聞媒體報導資料可知，可知原告與其前手弘崧公司屬同一企業集團，為臺灣第1 家以自創品牌鞋類專業公司，原告之前手弘崧公司確有於72年至93年間在我國及世界各地透過報紙及雜誌持續廣告宣傳使用「三斜線與圓點圖」或上開圖樣結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於鞋類商品，堪認於系爭商標91年8 月29日申請延展註冊時，附圖5 、6 、7 、8 等據以評定商標表彰使用於靴鞋商品之識別性與信譽已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。

㈢原告雖另提出「三斜線與圓點圖」結合中文「將門」或外文「JUMP」之商標於衣服、襪子類商品之照片，惟上開照片或未標示使用日期，或其使用日期係於91年8 月29日後，且使用數量不多，尚無從佐證附圖2 、3 所示據以評定商標於91年8 月29日是否為著名商標。

又原告並未提出附圖4 所示據以評定商標（即「三斜線與圓點圖」結合中文「將盟」以及外文「JUMP」之圖樣）於鞋類商品之使用證據，亦無從認定附圖4 據以評定商標於91年8 月29日為著名商標，附此敘明。

九、系爭商標核准延展註冊並未違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定：

㈠系爭商標圖樣係由右至左長度遞減的3 條斜線（左上斜至右下）之圖形及其下方小寫外文「adidas」所構成（如附圖1所示）。附圖5 至8 之據以評定商標圖樣則由右至左長度遞減之3 條斜線（右上斜至左下）、最左方一實心圓點之圖形，及其上方或下方附加中文「將門」、大寫外文「JUMP」，或外環星狀內置上開圖形、大寫外文「JUMP」所組合而成。就商標圖樣相較，主要構圖均係三斜線圖（系爭商標）、三斜線與圓點圖（據以評定商標），再輔以中文或外文文字，均具較高之識別性，其整體圖樣以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察及購買時施以普通之注意，應構成近似商標。

㈡系爭商標指定使用於「靴鞋、圍巾、冠帽、襪子......」等商品；而附圖5 至8 之據以評定商標分別指定或實際使用於「靴鞋」、「男鞋、女鞋、休閒鞋、運動鞋、童鞋、涼鞋」、「帽冠」商品，依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與上開據以評定商標指定使用之商品，其原料、用途、功能、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標之指定使用商品與據以評定商標之指定使用商品同一、類似，且類似程度高。

㈢按商標之使用並未限於已經註冊登記公告之商標，亦即考量系爭商標與據爭商標併存使用情形，用以判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞時，須以系爭商標實際使用之日期為據（最高行政法院99年度判字第189 號行政判決意旨參照）。參加人雖係於85年12月17日始申請註冊系爭商標，並經被告於87年4 月1 日核准公告註冊，復於91年12月16日公告延展註冊，業如前述。惟依參加人所提出之商品型錄、電視廣告、電視新聞報導、報紙及雜誌報導及照片影本所示，參加人(adidas)確有於80年至92年間持續廣告及大量使用系爭商標於「靴鞋、衣服」等商品，足堪認定系爭商標核准延展註冊時，其表彰使用於靴鞋及衣服商品之識別性與信譽亦已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度。

抑且，原告前曾以附圖5 、6 之據以評定商標於92年1 月24日主張系爭商標之註冊違反82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第12款（即現行商標法第30條第1 項第10款）規定，對之申請評定，亦經法院認定系爭商標於核准審定（即86年11月28日）時並無致相關消費者混淆誤認之虞，此有本院99年度行商更㈡字第4 號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決可參。

職是，系爭商標(adidas)於91年12月16日核准延展註冊公告時，客觀上與附圖5 至8 之據以評定商標已在國內市場併存註冊及使用多年，且系爭商標與據以評定商標除「三斜線與圓點圖」外，分別配合有「adidas」與「JUMP」、「將門」等中文或外文，相關消費者已認識系爭商標與據以評定商標，並可區辨二者商品之來源，復無任何證據佐證有何消費者混淆二商標之情事，客觀上系爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款本文規定。

十、系爭商標於91年8 月29日申請延展商標權時並非惡意：

㈠現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2 (3) 評釋(l) 之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之（最高行政法院102 年度判字第130 號、105 年度判字第489 號判決意旨參照）。又商標之註冊係惡意取得乙節，應由對公告已逾5 年之註冊商標申請評定之人負舉證責任。

㈡原告雖主張參加人早於73年間即以其所有之商標對原告所有之註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，顯見參加人早已知悉系爭商標存在。況原告於78年3 月2 日即在德國申請註冊據以評定商標圖樣，惟參加人係遲至79年5 月12日始在德國首次申請註冊系爭商標圖樣，復係於87年12月17日始在我國申請註冊系爭商標，惟原告與參加人間已就商標爭議訴訟，足見參加人申請註冊系爭商標顯非善意等語。

經查，參加人(adidas)確曾於73年2 月28日以附圖10所示之商標對於原告所屬集團之華呈企業股份有限公司所有註冊第237719號商標（商標圖樣為「三斜線與圓點圖」結合中文「強普」）提出異議，惟經被告為異議不成立之審定，此有異議聲明書及異議審定書公文稿影本附卷可按，是依上開事證僅足以證明參加人於73年間即知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」，且經被告認定與參加人之「三條線」、「三斜線」之商標圖樣不構成近似之事實。

次查，參加人(adidas)自59年4 月起即陸續以「三條線圖」、「三斜線圖」向被告申請多件商標之註冊（如註冊第44653 、44792 、44815 、45241 、46167 、47115 、54482 、54562 、54422 、54532 、54533 、70924 、71526 、72937 、95399 號等），其商標圖樣係由各式長短、斜度、曲度等不同排列組合方式之3 條線設計圖，其中60年1 月1 日、60年2 月1 日核准註冊之第44653 、45241 號商標（如附圖9 所示），以及62年2 月1 日、62年9 月1 日核准註冊之第54482 、54562 號商標（如附圖9 所示），其商標圖樣即係由右至左長度遞減的3條斜線（左上斜至右下）之圖形，或係將之標示於運動鞋之鞋幫兩側呈現，足證參加人早於59、60年間即有「三斜線圖」商標圖樣之設計，並早於參加人知悉據以評定商標圖樣中之「三斜線與圓點圖」。

況參加人(adidas)申請商標註冊之三條（斜）線設計圖未必合併使用外文「adidas」，如參加人確有以系爭商標之註冊或使用，使消費者與據以評定商標產生混淆，藉以獲取不正競爭利益之意圖，衡諸常情，系爭商標圖樣自應力求與據以評定商標之「三斜線與圓點圖」近似，方為合理。

然而，系爭商標係以「三斜線」加上小寫外文「adidas」組合而成，而使消費者可藉由外文「adidas」與據以評定商標之中文「將門」或外文「JUMP」以資區辨，益徵參加人於申請註冊系爭商標之初，即無仿襲附圖5 至8 之據以評定商標之「惡意」可言。

況系爭商標經91年12月16日延展註冊公告後，與附圖5 、6 所示據以評定商標相較，並無構成混淆誤認之虞，業如前述，亦經本院99年度行商更㈡字第4號判決及最高行政法院100 年度判字第2262號判決認定在案，則本案既無其他具體事證可資佐證，原告猶執前詞主張系爭商標之延展註冊申請係意圖造成公眾混淆誤認，進而獲取不正競爭利益，而有現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，即非可採。

㈢證人陳○○雖於本院證稱：關係人（即參加人）在西元1989年10月25日第一次在德國異議據爭商標（編號12，按即「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」，惟外文「JUMP」係置於「三斜線加上圓點」右側之圖樣）不成以後，又在西元1992年6 月據爭商標（編號12）在德國發證的同一天，參加人第二次到德國法院用編號7 的商標對我們提起訴訟，要假扣押我們的產品，所以我認為他們是主張我們的商標與參加人的商標構成近似，因此他來臺灣申請註冊系爭商標應為惡意等語。

然查，原告(jump)於德國申請註冊「三斜線加上圓點」及外文「JUMP」商標後，雖經參加人(adidas)於西元1989年10月25日向德國專利局提出異議，此固有異議狀譯文附卷可參，惟原告上開商標嗣經德國專利局於西元1992年6 月3 日核准註冊，且參加人(adidas)亦於西元1990年9 月13日間以系爭商標圖樣在德國核准公告註冊等情，為原告所自陳，顯見德國專利局亦認二商標並無致消費者或公眾混淆誤認之虞，而分別核准註冊二商標。

是以參加人(adidas)雖曾於世界各國對於原告申請註冊之「三斜線加上圓點」或加上外文「JUMP」系列商標提起行政或民事救濟，然各國商標專責機關或司法機關未必均肯認二商標有致消費者或公眾混淆誤認之虞，且依參加人所提出之鞋樣所示，亦徵原告與參加人間之司法爭訟，尚非全然係因二商標有無混淆誤認之虞所致，而另涉及鞋子外觀設計之抄襲，則參加人縱依法採取行政或民事救濟措施，核其所為無非係防護其所註冊之三條（斜）線系列商標之權益，自為行使商標權之正當行為，尚難憑此推斷參加人延展註冊系爭商標係屬惡意。

綜上所述，系爭商標之註冊並無違反現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，且據原告所提證據，無法證明參加人延展註冊系爭商標係出於意圖仿襲原告著名商標而獲取不正競爭利益之惡意存在，而無商標法第58條第2 項排除5 年除斥期間例外規定之適用，是本件申請評定自應受同法第58條第1 項之5年 除斥期間之限制，然原告申請評定系爭商標已逾5 年除斥期間，自應予以駁回。從而，被告就系爭商標為「評定駁回」之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
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智慧財產法院第三庭
審判長法 官 林欣蓉
法 官 杜惠錦
法 官 蕭文學